Hof Den Haag 12 augustus 2014, IEF 14118; ECLI:NL:GHDHA:2014:4569 (Kruidvat tegen Bakker Partijenhandel)
Uitspraak ingezonden door Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht en Martin Hemmer, AKD. Contract. Merkenrecht. Invoer. Zie eerder (tussen- en eindvonnis). Kruidvat koopt van Bakker een partij Tommy Hilfiger-overhemden, wordt gewezen op een aanmerkelijke kans dat er merkinbreuk wordt gepleegd, ontbindt de koopovereenkomst met Bakker en vordert met succes de terugbetaling van het aankoopbedrag 6:271 BW. Op Bakker rust de stelplicht en bewijslast dat de overhemden met toestemming binnen de EER zijn gebracht. Bakker heeft in strijd met de harde garanties opgenomen in de algemene inkoopvoorwaarde gehandeld en ex 7:15 BW (overdracht vrij van lasten en beperkingen).

3.8 Het vooroverwogene brengt het hof tot het oordeel dat Bakker, door in strijd met artikel 6 van de algemene inkoopvoorwaarden en artikel 7:15 lid 1 BW een partij overhemden te leveren die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van Tommy Hilfiger, is tekortgeschoten in nakoming van haar verplichtingen uit de koopovereenkomst. Daaruh volgt dat Kruidvat het recht had om de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 6:265 lid 1 BW te ontbinden. Gesteld noch gebleken is dat de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Bakker heeft niet weersproken dat de e-mail van Kruidvat van 7 februari 2011 moet worden beschouwd als een ontbindingsverklaring, zodat die datum geldt als datum van de ontbinding. Als gevolg van de ontbinding zijn er voor Bakker en Kruidvat ongedaanmakingsverbintenissen ontstaan als bedoeld in artikel 6:271 BW. Kort gezegd dient Bakker de koopprijs aan Kruidvat terug te betalen en Kruidvat dient de partij overhemden aan Bakker terug te leveren. De overhemden zijn in de loop van de procedure op last van Tommy Hilfiger vernietigd, zodat Kruidvat haar ongedaanmakingsverbintenis niet kan nakomen. Bakker stelt dat Kruidvat niet gehouden was de overhemden te vernietigen, nu zij deze niet in voorraad had met het oog om deze in de handel te brengen en derhalve geen sprake was van gebruik van het merk in de zin van artikel 2.20 lid 2 BVIE, zodat Bakker geen merkinbreuk pleegde jegens Tommy Hilfiger. Onder die omstandigheden, waarbij Kruidvat zichzelf onnodig in de positie heeft gebracht dat zij de overhemden niet meer kan terugleveren, is het volgens Bakker naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat Kruidvat terugbetaling van de koopprijs en schadevergoeding vordert. Het hof overweegt dienaangaande als volgt. Anders dan Bakker betoogt, heeft Kruidvat de overhemden wel degelijk in voorraad genomen met de intentie om deze in de handel te brengen, zodat sprake is van gebruik van het merk in de zin van artikel 2.20 lid 2 BVIE.

Daaraan doet niet af dat Kruidvat op enig moment van die intentie heeft afgezien nadat haar duidelijk werd dat de overhemden niet met toestemming van de merkhouder bmnen de EER in het verkeer waren gebracht. Kruidvat was daarom gehouden mee te werken aan de vemietiging van de partij overhemden. Aangezien Bakker verder geen omstandigheden heeft gesteld op grond waarvan het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn dat &uidvat aanspraak maakt op terugbetaling van de koopprijs, gaat ook dh verweer van Bakker niet op. Voor zover Bakker betoogt dat Kruidvat jegens haar schadeplichting is vanwege de onmogelijkheid om de partij overhemden terug te leveren,gaat zij eraan voorbij dat Kruidvat zich te dien aanzien - gelet op de hiervoor besproken omstandigheden naar het oordeel van het hof terecht - op overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW beroept (zie proces-verbaal comparitie, p. 4). Een eventueel beroep van Bakker op verrekening van de door hem gestelde schade gaat al om die reden niet op.

3.9 Een en ander leidt tot de conclusie dat het bestreden eindvonnis, voor zover in conventie tussen partijen gewezen, dient te worden vernietigd en dat de vordering tot terugbetaling van de koopprijs alsnog zal worden toegewezen. Op grond van het bepaalde in artikel 6 (iii) van de algemene inkoopvoorwaarden is Bakker bovendien aansprakelijk voor de schade die Kruidvat lijdt als gevolg van de niet-nakoming van de in dat artikel opgenomen garanties.

Lees de uitspraak (pdf/html)

P.G.F.A. Geerts en A.M.E. Verschuur, Noot onder HvJ EU 14 november 2013, IER 2014/38, p. 251-259 (Environmental Manufacturing/OHIM, Wolf), IEF 14117.
Bijdrage ingezonden door Paul Geerts, RUG en Anne Marie Verschuur, Nauta Dutilh. Merkenrecht. Eind 2013 wees het Hof van Justitie een arrest in een conflict tussen Environmental Manufacturing en Société Elmar Wolf [IEF 13223D] . Gezien de in de litigieuze merken prominent figurerende wolfskoppen wordt het arrest ook wel het "Wolf-arrest" genoemd. Dit arrest is van belang, omdat het duidelijk maakt dat het zogenaamde "Intel-criterium" serieus genomen moet worden.

(Lees de volledige bijdrage) 21. Al met al denken wij dat het met het Wolf-arrest wat lastiger is geworden voor de merkhouder, nu de rechters waarschijnlijk minder snel dan voorheen zullen aannemen dat bij het leggen van een link al vrij snel sprake is van verwatering en het bovendien met name nog maar de vraag is hoe zal worden omgegaan met gevallen waar geen sprake is van verwarring (vgl. r.o. 37 van het Wolf-arrest). Echter, door de voorgestelde ruime uitleg is het naar wij menen ook weer niet zo lastig geworden als sommigen denken.

22. Tot slot merken wij op dat het HvJ 'de wijziging van het economisch gedrag-voorwaarde' tot nu toe alleen nog maar heeft toegepast bij de actie tegen verwatering. In het Red Bull/Grupo Osborne-arrest heeft het Hof Den Haag beslist dat deze voorwaarde ook geldt voor het criterium afbreuk doen aan de reputatie. In een recente Engelse zaak heeft de rechter zelfs beslist dat 'de wijziging van het economisch gedrag-voorwaarde' ook geldt voor het criterium ongerechtvaardigd voordeel trekken uit. Het is afwachten of het HvJ ook zo ver zal gaan. Mocht dat het geval blijken te zijn, dan zouden wij voor dezelfde ruime interpretatie van 'de wijziging van het economisch gedrag-voorwaarde' willen pleiten, zodat wordt voorkomen dat (ook) die vorderingen uit het arsenaal van de merkhouder moeten worden geschrapt.

Paul Geerts en Anne Marie Verschuur

pdf-versie

Bijdrage ingezonden door Brigitte Spiegeler en Lena Kröger, Spiegeler Advocaten. Merkenrecht. Duitsland. Volgens het persbericht van de Rechtbank München kan zij niet oordelen of de merkinschrijving van de afbeelding met de Duitse adelaar van de Duitse Voetbalbond DFB nietig is. Zij verwijst voor een inhoudelijke beoordeling naar het Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) en het OHIM.

Hiermee blijft het vonnis van de voorzieningenrechter [IEF 14067] in ieder geval voorlopig in stand en mag Supermarktketen Real het logo – althans een cirkel met daarin afgebeeld de bundesadler – vooralsnog niet gebruiken op haar producten. Real dat volgens de DFB inbreuk maakte op haar merk heeft inmiddels nietigheidsverzoeken ingediend bij het DPMA en het OHIM.

Wordt vervolgd…

Brigitte Spiegeler & Lena Kröger

Bas Kist, 'Blauwe pilletje' blijft beschermd, ook zonder patent, NRC 14 augustus 2014
Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Volgens de website fortune.com is de omzet van de erectiepil Viagra buiten de Verenigde Staten in hettweede kwartaal van 2014 met 28 procent gedaald. Als oorzaak wordt vermeld datin 2013 het patent op sildenafil, het chemische stofje dat Viagra zijn heilzame werking geeft, in een groot aantal Europese landen is vervallen. Vaak betekent het einde van een patent dat het marktaandeel van de voormalige patenthouder volledig instort.

De concurrentie stort zich op dat moment op de vrijgevallen markt. Ondanks de eerste klap die Viagra nu krijgt, is hette verwachten dat Viagra ook zonder patent zijn stevige positie zal houden. Pfizer, de farmaceut achter Viagra, is zo verstandig geweest een sterk merk te bouwen rondom zijn erectiepil, zowel de merknaam Viagra als het ruitvormige blauwe pilletje is wereldberoemd. Dat komt nu goed uit: de concurrentie mag dan vrijelijk dat opwindende stofje gebruiken, van de naam Viagra en het blauwe pilletje moeten ze afblijven. Die zijn beide als merk geregistreerd. Anders dan een patent, dat maximaal 20 jaar geldt, is een merkrecht in principe eeuwigdurend. Veel merkentrouwe gebruikers zullen zonder twijfel blijven vragen naar het oude, vertrouwde blauwe pilletje. [red. zie IEF 12188]

Bas Kist

Hof Amsterdam 5 augustus 2014, IEF 14111 (Parool tegen Waterfront c.s.)
Uitspraak ingezonden door Jens van den Brink, Kennedy Van der Laan. Hoger beroep. Mediarecht. De voorzieningenrechter [IEF 13566] had Het Parool in kort geding geboden de openbaarmaking van een artikel op te schorten, of in tweeën te knippen en deels op te schorten. Het Parool had terecht aangenomen dat zij verplicht was gelegenheid voor wederhoor te bieden. Hoewel de reactietermijn van 24 uur in de regel voldoende is, bood het in dit geval geen reële mogelijkheid om te reageren. Het Parool heeft onvoldoende belang, omdat het hoger beroep geen verandering kan brengen in de bestaande feitelijke situatie (dat het artikel al gepubliceerd is). Het Parool heeft Waterfront c.s. wel voldoende gelegenheid geboden tot het geven van weerwoord.

3.8. Het voorgaande brengt mee- hoezeer het hof ook van oordeel is dat Het Parool op het tijdstip van de behandeling van het geding in eerste aanleg aan Waterfront c.s. reeds voldoende gelegenheid had geboden tot het geven van weerwoord - dat het door Het Parool ingestelde hoger beroep wegens gebrek aan belang moet worden verworpen (niet - zoals Waterfront c.s. vorderen - : dat het beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard). Nu de genoemde bereidheid aan de zijde van Waterfront c.s. tot vergoeding van de proceskosten in eerste aanleg van het Parool eerst ter zitting in hoger beroep is uitgesproken, bestaat aanleiding Waterfront c.s. te verwijzen in de kosten van het hoger beroep.

Rechtbank Den Haag 13 augustus 2014, IEF 14112 (Groep Educatieve Uitgeverijen tegen Stichting Snappet c.s.)
Uitspraak ingezonden door Christiaan Alberdink Thijm en Douwe Linders, bureau Brandeis en Fulco Blokhuis, Boekx advocaten. Auteursrecht. Digitaal leermateriaal. Incident inzage en afgifte. Snappet biedt basisschoolleerlingen tegen betaling van een licentievergoeding een draagbare tabletcomputer in bruikleen aan. De daarop geplaatste oefenopgaven sluiten aan bij uitgaven van uitgeverijen die GEU collectief vertegenwoordigt. De auteursrechten zijn overgedragen aan de uitgeverij op grond van art. 7 Aw. GEU geeft echter geen aanvullend bewijs dat de overeenkomsten zie op de werken waar GEU c.s. een beroep doet. De gelegde bewijsbeslagen worden opgeheven, omdat GEU niet op grond van 3:305a BW gerechtigd was tot het leggen van beslag. Stichting Snappet en Snappet worden veroordeeld tot inzage en afschrift verstrekken van huidige en oude software met de oefenopgaven, de voorbereidende materialen die aansluiten op uitgaven Rekenrijk en Spelling in Beeld.

Vordering
3.2. GEU c.s. vordert in conventie — samengevat — om Snappet c.s. bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen:
1) om gedurende de looptijd van de procedure te staken en gestaakt te houden elk aanprijzen van haar diensten op zodanige wijze dat daarbij aan de leerroutes van GEU c.s. wordt gerefereerd;
(11) om te gedogen dat GEU c.s. binnen 48 uur na betekening van dit vonnis door tussenkomst van de gerechtelijk bewaarder een kopie verkrijgt van alle bewijsmiddelen waarop door (uitsluitend) GEU op 15 augustus 2013 en 19 september 2013 conservatoir bewijsbeslag is gelegd;
(III) inzage en afschrift te verstrekken van:
a) de volledige inhoud van de huidige versie van de Snappet software en van oude versies daarvan, bestaand uit de daarin opgenomen oefenopgaven, onderverdeeld per leerroute en alle ondersteunende middelen zoals de inhoud van het voor leerkrachten bedoelde dashboard’;
b) voorbereidende materialen en oefenopgaven die nog niet zijn opgenomen in de huidige versie van de Snappet software applicatie, maar die wel door Snappet c.s. zijn ontwikkeld;
c) Richtlijnen voor de auteurs die Snappet c.s. inschakelt;
d) (digitale) correspondentie en overige (digitale) bescheiden en materialen zoals e-mails, brieven, notulen, presentaties, facturen, orders, orderbevestigingen, betalingsgegevens, klantgegevens en overeenkomsten tussen Snappet en de basisscholen,
(...)
4.2. In de conclusie van antwoord in reconventie stelt GEU dat zij aan alle vereisten van artikel 3:305a BW voldoet en biedt zij daarvan bewijs aan, maar zij geeft geen, in het licht van deze betwisting vereiste, nadere motivering waarom zij haar bevoegdheid om de auteursrechten van de uitgeverijen te handhaven aan artikel 3:305a BW kan ontlenen. In dit incident kan er daarom bij gebreke van een voldoende motivering niet van worden uitgegaan dat GEU op grond van artikel 3:305a BW bevoegd is de onderhavige auteursrechten te handhaven. Voor zover de incidentele vorderingen zijn ingesteld door GEU dienen zij te worden afgewezen. Vordering II behoeft niet verder te worden onderzocht omdat de bewijsbeslagen uitsluitend door GEU zijn gelegd en vordering II dus uitsluitend aan GEU kan worden toegewezen.

4.4. Snappet c.s. betwist dat de overgelegde overeenkomsten zien op de werken waarop GEU c.s. een beroep doet en zij wijzen erop dat geen overeenkomsten van Thieme en Malmberg zijn overgelegd. In reactie hierop heeft GEU c.s. herhaald dat alle rechten aan de uitgeverijen zijn overgedragen en dat ook Malmberg en Thieme rechthebbenden zijn op hun leerroutes. GEU c.s. heeft hiervan bewijs aangeboden door het overleggen van de relevante overeenkomsten en, zo nodig, volmachten. Zij heeft hiervan echter geen (aanvullend) bewijs overgelegd ofschoon zij daar gelegenheid toe had. In dit incident kan daarom ook niet worden aangenomen dat de auteursrechten op andere uitgaven dan Rekenrijk en Spelling in beeld bij GEU c.s. berusten.

De vordering tot inzage en afgifte
4.12. Te beoordelen is gezien het voorgaande nog slechts of aan Noordhoff en Zwijsen jegens Stichting Snappet en Snappet inzage en afschrift als gevorderd moet worden toegestaan voor zover dit nodig zou zijn voor het bewijs van de gestelde inbreuk op de uitgaven Rekenrijk en Spelling in beeld.

4.16. In het kader van dit incident hoeft niet te worden vastgesteld dat sprake is van inbreuk op een auteursrechtelijk beschermd werk, maar slechts of voldoende aannemelijk is dat van inbreuk op een dergelijk werk sprake is om toewijzing van een op artikel 843a jo. 1019a Rv gebaseerde vordering gerechtvaardigd te achten.

4. 17. De hiervoor afgebeelde voorbeelden maken voldoende aannemelijk dat Snappet c.s. elementen van de opgaven van Noordhoff en Zwijsen heeft overgenomen die niet zijn terug te voeren op overheidsvoorschriften of materiaal van SLO. In zoverre is telkens het ‘werk en de inbreuk, anders dan Snappet c.s. stelt, voldoende concreet aangegeven om het Snappet c.s. mogelijk te maken zich te verweren.

4.18. Betwijfeld kan worden of de betreffende elementen deel uitmaken van een auteursrechtelijk beschermd werk, maar het kan bepaald niet worden uitgesloten dat in de hoofdprocedure wordt geoordeeld dat zulks het geval is. Voorts heeft Snappet c.s. erkend dat zij in het kader van een pilotproject in 2012 op een - naar zij stelt – 15-tal scholen opgaven uit uitgaven van twee van de uitgeverijen heeft gebruikt. Onder deze omstandigheden is de gestelde inbreuk voldoende aannemelijk om toewijzing van vordering III gerechtvaardigd te achten. Daaraan doet niet af dat, zoals Snappet c.s. stelt, een aantal van de opgaven inmiddels zou zijn gewijzigd omdat dit een inbreuk in het verleden niet ongedaan maakt.

4.20. Naar het oordeel van de rechtbank hebben Noordhoff en Zwijsen rechtmatig belang bij overlegging van het materiaal genoemd onder Illa, omdat zij aan de hand van dit materiaal mogelijk kunnen aantonen dat Stichting Snappet en Snappet inbreuk maken op hun auteursrechten. Ofschoon zij menen dat de inbreuk al volgt uit de als productie 22 overgelegde vergelijking, zou mogelijk in de hoofprocedure geoordeeld kunnen worden dat daaruit geen inbreuk op een auteursrechtelijk beschermd werk is af te leiden terwijl dit wel zou kunnen blijken uit het onder Illa genoemde materiaal. Ook is het materiaal naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende bepaald en wordt niet betwist dat het zich bevindt in de macht van Stichting Snappet en Snappet. Snappet c.s. voert aan dat zij bereid is delen van het platform aan GEU c.s. te tonen. Aan het belang doet dit niet af omdat Noordhoff en Zwijsen geen genoegen hoeven te nemen met een door Snappet c.s. gemaakte selectie van het materiaal.

5.1. Uit hetgeen hiervoor onder 4.1 en 4.2 is overwogen volgt dat niet kan worden aangenomen dat GEU, zoals zij in haar verzoekschrift tot het verkrijgen van verlof voor beslaglegging heeft gesteld, op grond van artikel 3:305a BW gerechtigd was de conservatoire bewijsbeslagen te leggen ter bescherming van de auteursrechten van de
uitgeverijen, zodat de beslagen al om die reden dienen te worden opgeheven. Daarvoor lijkt overigens ook alle aanleiding te bestaan nu niet tegen alle gerekwestreerden, ten laste van wie de beslagen zijn gelegd, een eis in de hoofdzaak is ingesteld1 en verlof voor het  repeterende beslag op 19 september 2013 ontbreekt. De eis in de hoofdzaak is bovendien naar zich laat aanzien niet ingesteld binnen de op grond van artikel 700 Rv gestelde termijn van 28 dagen na het leggen van de beslagen. Gesteld noch gebleken is dat de termijn is verlengd. Een en ander leidt tot verval van de beslagen. GEU heeft zich over dit bezwaar nog niet uitgelaten. Er is echter geen reden haar daartoe gelegenheid te geven nu de beslagen al moeten worden opgeheven omdat niet blijkt van haar bevoegdheid handhavend op te treden.

Bas Kist, 'Merkrecht - Claim op skyline New York', NRC 12 augustus 2014.
Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Van wie is de skyline van New York? Dat is de vraag die voorligt in een conflict tussen de Port Authority van New York en Fishs Eddy, een bekende winkel in servies en keukenspullen op Broadway. Eind juli heeft de Port Authority, de organisatie die verantwoordelijk is voor exploitatie van een groot aantal gebouwen, bruggen en tunnels in New York, de winkel verzocht een deel van zijn collectie te vernietigen. Het gaat om borden, kopjes, glazen en placemats waarop delen van de skyline van New York te zien zijn.

De advocaat van de Port Authority stelt dat de afgebeelde gebouwen en bruggen bezittingen van zijn klant zijn en dat Fishs Eddy op oneerlijke wijze profiteert van de bekendheid hiervan. Daarnaast maakt de Port Authority, die ook het beheer van het WTC doet, bezwaar tegen het afbeelden van de Twin Towers.

De zaak lijkt niet erg kansrijk. het is onduidelijk op welk recht de organisatie zich eigenlijk beroept en waarop zij überhaupt meent rechten op afbeeldingen van de Twin Towers te bezitten. In The New York Times liet Julie Gaines, de eigenaresse van Fishs Eddy, weten dat ze er in ieder geval niet over piekert om aan de eisen tegemoet te komen.

Bas Kist

Vzr. Rechtbank Gelderland 11 augustus 2014, IEF 14109 (Clafis tegen Sport Navigator)
Sponsorovereenkomst. Sport Navigator houdt zich bezig met sportmarketing en sportmanagement, waarbij zij professionele schaatsers uit verschillende landen commercieel ondersteunen door sponsors te werven. Tegen betaling voeren de schaatsers het sponsorlogo op hun schaatspak tijdens (internationale) wedstrijden. Partijen hebben een sponsorovereenkomst gesloten. Clafis start een eigen schaatsploeg en vordert met succes dat Sport Navigator de verzochte informatie levert over schaatsers die met het logo van Clafis hebben gereden in de sponsorperiode (tijdens EK’s Allround en de WK’s Sprint) en de exposurepercentages die daarbij werden gehaald.

4.1. Sport Navigator heeft gesteld dat er sprake is van rechtsverwerking en ter onderbouwing aangevoerd dat Clafis gedurende de overeenkomst door Sport Navigator in ruime mate is voorzien van alle gevraagde en ongevraagde informatie. Sport Navigator heeft steeds gefactureerd overeenkomstig de aan Clafis verstrekte overzichten en die facturen zijn zonder protest behouden en betaald door Clafis, aldus Sport Navigator.
Dit verweer treft geen doel. Desgevraagd heeft Sport Navigator verklaard dat de specificatie in de facturen bestond uit de vermelding “logo-overeenkomst”. Clafis heeft daarnaast onweersproken verklaard dat het jaartarief conform de overeenkomst in vier gelijke termijnen werd voldaan waarbij alle facturen aan het begin van het jaar werden verstuurd om vervolgens in de loop van het jaar betaald te worden. Clafis kon dan ook niet aan de hand van de facturen nagaan welke schaatsers op welke wedstrijden met haar logo op het linker- of rechterbeen hadden gereden. Sport Navigator heeft e-mails met lijsten van schaatsers overgelegd ter onderbouwing van haar stelling dat zij Clafis steeds in ruime mate van informatie heeft voorzien. Sport Navigator heeft echter geen stukken in het geding gebracht waaruit blijkt dat zij Clafis steeds heeft meegedeeld welke schaatsers bij de van belang zijnde wedstrijden hebben gereden met het Clafis logo. Aldus heeft zij haar stelling onvoldoende onderbouwd. Dat Sport Navigator Clafis deze informatie al heeft verschaft is derhalve niet aannemelijk geworden. Het enkele tijdsverloop is onvoldoende om te oordelen dat Clafis haar recht om geïnformeerd te worden over de wijze waarop Sport Navigator haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen heeft verwerkt.

4.2. Ook aan het verweer van Sport Navigator dat zij geen informatie meer behoeft te verstrekken omdat de overeenkomst inmiddels is beëindigd, wordt voorbijgegaan. De overeenkomst kan worden aangemerkt als een overeenkomst van opdracht. Bij een dergelijke overeenkomst dient de opdrachtnemer aan de opdrachtgever verantwoording af te leggen over de wijze waarop hij zich van de opdracht heeft gekweten. Die verantwoordingsplicht eindigt niet bij het einde van de overeenkomst. Maar zou over de aard van de overeenkomst tussen partijen anders gedacht worden, dan geldt toch dat partijen niet alleen gedurende de looptijd van de overeenkomst zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid dienen te gedragen, maar ook daarna. Het enkele feit dat de overeenkomst is beëindigd ontslaat Sport Navigator derhalve niet van haar informatieverplichting.

Hof Den Haag 5 augustus 2014, IEF 14108 (Truvo tegen Yellow Telecom; inzake Yellow) en (Yellow Mobile)
Merkenrecht. Woordmerk. Truvo heeft als houder van het woordmerk YELLOW PAGES oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het woordmerk YELLOW [oppositie] en YELLOW MOBILE [oppositie]. Er moet niet uitsluitend worden gekeken naar de vraag of sprake was van overeenstemming tussen de merken, maar ook naar de vergelijking van waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en het onderscheidend vermogen van het merk. Nu (soort)gelijkheid een cumulatieve voorwaarde is voor het aannemen van verwarringsgevaar en het slagen van de oppositie, is de oppositie terecht afgewezen. Het hof wijst het verzoek van Truvo af.

18. (…) Het hof is van oordeel dat van gebruik voor alle waren in klasse 9 en van gebruik voor telecommunicatiediensten in klasse 38 niet blijkt; noch uit de stellingen van Truvo, noch uit de door haar overgelegde stukken valt dit af te leiden. Het hof merkt op dat onder telecommunicatie dient te worden verstaan het overbrengen van informatie van de ene plek naar een andere (met name over grotere afstanden) zonder dat iets of iemand zich fysiek daar naartoe verplaatst, bijvoorbeeld via telefoon, of internet. Een aanbieder van telecommunicatiediensten biedt diensten, faciliteiten en/of apparatuur aan waardoor gebruik kan worden gemaakt van (elektronische) communicatie netwerken; het gaat daarbij bijvoorbeeld om providers; het is niet zo dat ieder die informatie verschaft via internet (van de slager tot alle grote bedrijven en de overheid) telecommunicatiediensten aanbiedt. Zij gebruiken telecommunicatie slechts als vehikel om hun informatie over te brengen, maar bieden zelf dit vehikel niet aan Dit brengt mee dat bij de vergelijking van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en het teken is gedeponeerd, de inschrijving van het merk voor alle waren in klasse 9 en voor diensten op het gebied van telecommunicatie in klasse 38 buiten beschouwing moeten worden gelaten.

20. Gelet op hetgeen in rechtsoverweging 18 is overwogen over het ontbreken van bewijzen van normaal gebruik van het merk voor waren en diensten in klasse 9 en 38, gaat het hof voorbij aan hetgeen Truvo stelt over de soortgelijkheid van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven in klasse 9 en diensten op het gebied van telecommunicatie in klasse 38. Het hof zal hierna dus slechts ingaan op de stellingen van Truvo dat de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd soortgelijk zijn aan de waren in klasse 16, de diensten in klasse 35 en de “niet-telecommunicatiediensten” in klasse 38, waarvoor het merk is ingeschreven.
Truvo stelt dat de dienst telecommunicatie, waarvoor het teken is gedeponeerd soortgelijk is aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven in klasse 16 omdat (adres)boeken en publicaties ondersteunend zijn aan de dienst telecommunicatie en deze “klasse 16 waren” ook door telecommunicatiedienstverleners worden aangeboden en ook contactgegevens bevatten. Dat telecommunicatiedienstverleners bij het aanbieden van hun diensten gebruik maken van publicaties (zoals vrijwel alle aanbieders van diensten en waren), maakt niet dat het publiek aan telecommunicatiediensten en boeken en publicaties in het algemeen dezelfde herkomst zal toekennen. Naar het oordeel van het hof gaat het bij telecommunicatiediensten in voormelde betekenis niet om contactgegevens. Er is dan ook in zoverre geen sprake van soortgelijke waren/diensten.
Voorts heeft Truvo gesteld dat diensten op het gebied van (zakelijke) administratie en reclame in klasse 35, waarvoor het merk is ingeschreven en diensten op het gebied van verzekeringen en financiële diensten, waarvoor het teken is gedeponeerd in klasse 36 soortgelijk zijn. Het hof is van oordeel dat het publiek in het algemeen hieraan niet dezelfde herkomst zal toekennen. Als verzekeringen en financiële diensten al onder administratieve diensten zouden vallen, gaat het bovendien om een algemeen gebruikelijke subcategorie. Ook in zoverre is derhalve geen sprake van soortgelijke diensten.
Tenslotte heeft Truvo nog gesteld dat de dienst software in klasse 38 waarvoor het teken is gedeponeerd gelijk is aan software in klasse 38 waarvoor het merk is ingeschreven. In klasse 38 is het teken niet gedeponeerd voor software. Het is wel in klasse 42 gedeponeerd voor het ontwerpen en ontwikkelen van software. Het merk is daarvoor echter niet ingeschreven. Dat is, voor zover relevant, ingeschreven voor communicatie(diensten) via het internet en het overbrengen van informatie of gegevens via de computer. Daargelaten of deze diensten in klasse 38 thuishoren, is het hof van oordeel dat het publiek ook hieraan niet dezelfde herkomst zal toekennen als aan diensten op het gebied van ontwerpen en ontwikkelen van software. Ook in zoverre is derhalve geen sprake van soortgelijke diensten.

21. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en het merk (voor zover nog relevant) is ingeschreven niet (soort)gelijk zijn. Nu (soort)gelijkheid een cumulatieve voorwaarde is voor het aannemen van verwarringsgevaar (zie rechtsoverweging 6 hiervoor) en het slagen van de oppositie, is de oppositie terecht afgewezen. De grieven kunnen derhalve niet tot vernietiging leiden.

Op andere blogs: DomJur