Dossiers

Uit de VOI©E-nieuwsbrief: Organisaties van erfgoedinstellingen en collectieve organisaties van rechthebbenden zijn de afgelopen maanden met elkaar om de tafel gaan zitten om oplossingen te zoeken voor een aantal knelpunten op het gebied van auteursrecht. Dit heeft geleid tot de opstelling van een uitgangspuntendocument dat door beide partijen kan worden gebruikt bij licentieonderhandelingen, en een brief aan de Ministeries van OCW en Veiligheid en Justitie waarin zij aandacht vragen voor een wettelijke verankering van Extended Collective Licensing.

Nederland is één van de koplopers op het gebied van digitalisering van erfgoedcollecties, maar als het gaat om de online beschikbaarstelling ervan, lopen bibliotheken, musea en archieven tegen een auteursrechtelijk knelpunt aan. De Auteurswet eist namelijk dat voorafgaand aan vermenigvuldiging en publicatie van een werk toestemming wordt gevraagd aan de rechthebbende(n). Bij massadigitalisering gaat het vaak om het regelen van rechten van duizenden rechthebbenden. Als de rechthebbende niet bekend is, maakt de Europese Richtlijn voor Verweesde werken mogelijk dat deze verweesde werken beschikbaar worden gesteld mits een zorgvuldig en gedocumenteerde zoektocht heeft plaatsgevonden naar de onbekende rechthebbende, die echter bij zulke grote aantallen moeilijk is uit te voeren.

Uitgangspuntendocument
Rechthebbenden zijn voor een deel vertegenwoordigd in collectieve beheersorganisaties (CBO’s). CBO’s bieden erfgoedinstellingen de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid voor de rechtenafhandeling tegen een vergoeding aan de CBO’s over te laten, niet alleen voor de door hen vertegenwoordigde rechthebbenden, maar indien gewenst ook voor de (nog) niet door hen vertegenwoordigde of nog onbekende rechthebbenden. De erfgoedinstellingen kunnen daarbij deels gevrijwaard worden voor aanspraken van deze (nog) niet door de CBO vertegenwoordigde rechthebbenden.
In het verleden is gebleken dat er nog wel eens onduidelijkheid bestaat over de rechten en plichten van zowel CBO’s als erfgoedinstellingen. Daarom hebben organisaties van Nederlandse erfgoedinstellingen (vertegenwoordigd in de werkgroep Auteursrecht) en een aantal CBO’s besloten om samen uitgangspunten op te stellen die kunnen helpen bij onderhandelingen over licenties voor digitaliseren en online beschikbaar stellen van erfgoed. De uitgangspunten zijn hier te lezen.

Rechtszekerheid
Als een erfgoedinstelling een overeenkomst met een CBO afsluit voor (nog) onbekende of niet door de CBO vertegenwoordigde rechthebbenden, kan de instelling nog steeds aansprakelijk worden gesteld voor het overtreden van de Auteurswet. Er is immers geen toestemming van de rechthebbende verkregen voorafgaand aan publicatie. In een aantal Europese landen is dit probleem opgelost via een wettelijke regeling van “extended collective licensing” (ECL). Via ECL is de CBO namelijk gerechtigd om de overeenkomst aan te gaan voor niet vertegenwoordigde rechthebbenden. In Nederland bestaat nog geen wettelijke basis voor ECL. Erfgoedinstellingen achten dit een onwenselijke situatie. Een wettelijke verankering van ECL zou de (aansprakelijkheid voor) inbreuken opheffen en erfgoedinstellingen de gewenste rechtszekerheid bieden.

Wettelijke basis voor Extended Collective Licensing
Organisaties van Nederlandse erfgoedinstellingen en de Federatie Auteursrechtbelangen hebben de Ministeries OCW en Veiligheid en Justitie gevraagd om de mogelijkheid te bekijken om Extended Collective Licensing (ECL), tegelijk met de implementatie van de Europese Richtlijn voor Verweesde werken, een wettelijke basis te geven.
De organisaties van erfgoedinstellingen zien hierin een belangrijk instrument voor de online toegankelijkheid van 20e-eeuws cultureel erfgoed.

De Federatie Auteursrechtbelangen is voorstander als ECL het voor erfgoedinstellingen gemakkelijker maakt collectieve licenties te sluiten, zolang de belangen van individuele rechthebbenden voldoende worden gewaarborgd.
Daarnaast zien partijen ECL als een invulling van het voornemen uit het regeerakkoord om het auteursrecht te moderniseren.

De brief is hier te lezen.

Conclusie A-G HR 13 september 2013, zaaknr. 10/00642 (Mag tegen Edco c.s.)
Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram, Vivien Rörsch, De Brauw Blackstone Westbroek en Alexander Odle, A.R.T. Intellectual Property.
Zie eerder BenGH [IEF 12376] en [IEF 11495]. De kritiek van Huydecoper op het arrest van het BenGH kan Advocaat-Generaal Verkade niet overtuigen. Zijn conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest voor zover de Hoge Raad dat al heeft aangekondigd in rov 5.2.7 [IEF 10420] ten aanzien van de auteursrechtelijke grondslag en verwerping van het incidentele beroep ex rov 5.2.8.

Het BenGH heeft anders beslist in de richting van de zogenaamde eerbiedigende werking: art. 14 lid 1 BTMW is niét van toepassing op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór inwerkingtreding van het protocol van 2003 was begonnen, indien de houder zich vóórdien niet kon verzetten tegen deze handelingen krachtens art. 14 lid 8 BTMW (oud).

3.8. (...) Voor zover in het Benelux-recht gesproken kan worden van een 'hoofdregel van onmiddellijke werking' is een door de schriftelijke toelichting van MAG gepostuleerde regel van (Benelux-)recht dat een uitzondering op die hoofdregel 'beperkt moet worden uitgelegd' mij niet bekend.

3.12.1 Aan mijn bevindingen (...) kan m.i. ook niet afdoen hetgeen J.L.R.A. Huydecoper in zijn annotatie onder het arrest van het BenGH in BIE 2013, nr. 55, p. 176 [log in](kritisch) heeft opgemerkt. (...)

3.12.3 Voor zo'n redenering is uit een oogpunt van klassieke dogmatiek (en uit een oogpunt van welsprekendheid) iets te zeggen. Er is echter ook nogal wat tégen te zeggen.

Het effect van de bescherming tegen slaafse nabootsing wijkt, niettegenstaande de afwijkende dogmatische grondslag, in wezen niet af van bescherming door een IE-recht.

Omgekeerd is (mogelijke) 'verwarring bij het publiek' in wezen een doorslaggevend criterium bij beoordeling van ontoelaatbare gelijkenis als het gaat om wettelijke IE-rechten waarop Huydecoper het oog heeft: zoals auteursrecht, modellenrecht en (vorm-)merkenrecht. Daarin kan de andere terminologie in deze specifieke IE-wetten niet afdoen.

Door die bril bezien, is de 'verwarring bij het publiek', zoals door de Hoge Raad in zijn slaafse-nabootsingsjurisprudentie als deelcriterium gehanteerd - zij speelt géén rol indien de verwarringwekkende gelijkenis betrekking heeft op elementen die bijdragen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product - juist niét een rechtsgrond voor de bescherming, maar een (technisch-juridische) maatstaf of er sprake is van een zodanige gelijkenis, dat die de concurrent überhaupt een reden tot klagen kan geven. De rechtsgrond is veeleer: onbetamelijk profiteren, en die rechtsgrond ligt weer in het verlengde van de rechtsgrond voor de boven bedoelde IE-rechten.

De kritiek van Huydecoper op het arrest van het BenGH kan mij dus niet overtuigen.

Hof Arnhem-Leeuwarden 10 september 2013 zaaknummer 200.078.460 (Fox tegen Spectranetics)
Uitspraak ingezonden door Klaas de Vries, Brinkhof NV.
Zie eerder IEF 8906. Rechtsverwerking naar buitenlands recht. Erkenning van buitenlands vonnis. Octrooirecht, althans royaltygeschil. Eiser is mede-uitvinder van een aantal octrooien (verwijderen van blokkades van (slag)aderen). In een geheel van (gestelde) overdrachten, overeenkomsten en Amerikaanse vonnissen, stelt eiser dat gedaagde niet voldoet aan de licentieverplichtingen, nu 25% van alle uit de octrooien voortvloeiende rechten aan eiser zouden zijn overgedragen, waardoor de royaltyverplichtingen ook zouden zijn gewijzigd.

De rechtbank oordeelt echter dat niet aannemelijk is dat de overdracht waarop de vorderingen zijn gebaseerd heeft plaatsgevonden en wijst de vorderingen af. Ook de reconventionele vorderingen (erkenning van Amerikaanse beslissingen) worden afgewezen. Het hof bekrachtigt het bovenstaande vonnis waarvan beroep.

Rechtsverwerkingsverweer

4.26. Volledigheidshalve merkt het hof dan nog op dat het Amerikaanse recht, waaronder dat van de Staat Virginia, wel degelijk figuren kent die zich verzetten tegen honorering van door Fox gevolgde strategie. Ten eerste geeft de doctrine van de "unclean hands" de rechter een ruime bevoegdheid om, juist (maar zeker niet uitsluitend) in zaken waarin intellectuele eigendomsrechten een rol spelen, oneerlijk gedrag van de (vermeende) rechthebbende buiten de procedure af te straffen door hem (zeker tegenover de door dat gedrag benadeelde partij) de gevraagde rechtsbescherming te ontzeggen. Ten tweede zijn de diverse varianten van de figuur "estoppel", in het bijzonder de "judicial estoppel" die - evenals de Nederlandse rechtsverwerking - voorkomen dat iemand in rechte aanspraken geldend maakt, wanneer hij zich eerder (in een eerdere procedure) contrair heeft gedragen een wijze die met het nadien (alsnog) geldend maken van dat recht niet is te verenigen.

Overige leestips:
Overdracht: 4.17
Bevrijdende betaling: 4.18 e.v.
Erkenning buitenlands vonnis: 4.30-4.31

Verslag Forum/ExCo van AIPPI International, Helsinki, 5-10 september 2013.
Octrooien, bekende merken, duur van het auteursrecht, schadevergoeding, plain packaging, Unified Patent Court.
Van 5-10 september vond het Forum/ExCo van AIPPI plaats in Helsinki. Ongeveer 15 leden van de VIE, de Nederlandse groep van AIPPI, waren daarbij aanwezig. Tijdens het ExCo zijn er vier nieuwe resoluties aangenomen naar aanleiding van de zgn. working questions:
Q233: Grace period for patents
Q234: Relevant public for determining the degree of recognition of famous marks, well-known marks and marks with reputation
Q235: Term of copyright protection
Q236: Relief in IP proceedings other than injunctions or damages

De teksten van deze resoluties zijn tot stand gekomen op basis van de rapporten die door de diverse nationale groepen zijn opgesteld en op basis van de debatten die in Helsinki hebben plaatsgevonden.

Verder is er in Helsinki gedebatteerd over een resolutie over ‘plain packaging’ naar aanleiding van nieuwe wetgeving in Australië en voorgestelde wetgeving in de EU die fabrikanten van rookwaren beperkingen opleggen over de wijze waarop zij hun merk mogen voeren op verpakkingen van tabaksproducten. In Helsinki werd nog geen consensus bereikt. Er ligt een concepttekst voor een resolutie waarover binnen enkele dagen elektronisch alsnog door het Executive Committee zal worden gestemd in de hoop dat er op tijd voor de stemming door het Europees parlement een resolutie zal zijn aangenomen.

Ook is er wederom gedebatteerd over het Unified Patent Court. Het Executive Committee heeft een Position Paper aangenomen dat ingestuurd zal worden in het kader van de public consultation over de Draft Rules of Procedure.

In 2014 zal er weer een World Congress zijn. Dit zal plaatsvinden in Toronto van 14 – 18 september. Daar zullen wederom delegates van alle nationale groepen discussiëren over vier nieuwe vragen met de bedoeling daarvoor resoluties aan te nemen. De vragen die in Toronto aan de orde zullen komen zijn:
Q238: Second medical use or indication claims
Q239: The basic mark requirement under the Madrid system
Q240: Exhaustion issues in copyright law
Q241: IP licensing and insolvency

Leden van de VIE kunnen zich nu vast bij het secretariaat aanmelden voor deelname aan een werkgroep voor één of meer van de vragen. Zodra de working guidelines door het Bureau van AIPPI in Zwitserland zijn opgesteld, zullen de werkgroepen aan het werk kunnen.

Zie voorgaande verslag AIPPI World Congres Seoul: IEF 11939

Hieronder een selectie van de hoofdartikelen en jurisprudentie uit de bladen, voor de sites dient u in te loggen:

Berichten IE 2013-7/8

Speciale editie ter afscheid van redactieleden Paul Steinhauser en Toon Huydecoper I Theo Blomme, Inventiviteit in het octrooirecht, p. 190. II Tobias Cohen Jehoram, Nieuw en verbeterd! Het Europees merkenrecht, p. 198. III Titia Deurvorst, De onvoorspelbaarheid van de rechterlijke beslissing, p. 206. IV Jeroen den Hartog, Equivalentiedoctrine; een beetje levend? p. 212. V Paul van der Kooij, Bescherming van door kruising en selectie verkregen planten via het octrooirecht?, p. 218. VI Constant van Nispen, Executieperikelen in IE-zaken, p. 226. VII Antoon Quaedvlieg, De techniek, het Hof en de duivel – De technische uitsluiting bij merken, modellen en de slaafse nabootsingsleer, p. 231. VIII Martin Senftleben en Lotte Anemaet, Windsurfing Chiemsee revisited – Op weg naar een normatieve toets bij inburgering?, p. 245. IX Alexander Tsoutsanis, Trade mark applications in bad faith: righting wrong in Denmark and why the Benelux is next, p. 254.

IER 2013 - 4

Nr. 36 M. de Cock Buning en Stefan Kulk, Vizier: 3D printen: Attack of the Clones of a New Hope. Nr. 37 J.B. Spth, Derdenbescherming en derdenwerking: Bescherming van een verkrijger volgens BW en IE bij overdracht van industriële eigendom.

IER 2013 - 4

Nr. 38 Rb. 's-Gravenhage 19 december 2012, Buma/Stemra/X) m.nt. AMEV Nr. 39 Hof Amsterdam 15 januari 2013 (X/Noordhoff c.s.) m.nt. JMBS Nr. 40 HR 29 maart 2013 (Broeren/Duijsens), m.nt. FE Nr. 41 Hof Den Haag 15 januari 2013 (Porsche/Porsche specialist). m.nt. Ch.Gielen Nr. 42 Rb. Den Haag 20 maart 2013 (Tommy Hilfiger/Dion Trading) m.nt. AMEV Nr. 43 Hof Den Haag 29 januari 2013 (Wilkinson/Gillette), m.nt. EHH en FE Nr. 44 Codecie. CGR 15 februari 2013 (Pharmacosmos) m.nt. Sylvie Wertwijn Nr. 45 Rb. Den Haag 20 maart 2013 (Scallywags), m.nt. AFK Nr. 46 Rb. Midden-Nederland 29 mei 2013 (Sandoz/Luncbeck), m.nt. AFK

Vorige editie van deze rubriek: juli/augustus 2013.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Beeldmerk dat een tampon weergeeft, mist onderscheidend vermogen
B) Over het ambtshalve onderzoek van feiten door het OHIM

Gerecht EU 12 september 2013, zaak T-492/11 (Rauscher/OHIM) - dossier
A) Gemeenschapsmerk. Vernietiging van beslissing R 2168/2010-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt( BHIM) van 20 juli 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om een beeldmerk dat een tampon weergeeft in te schrijven voor waren van de klassen 3 en 5. Het beroep wordt afgewezen, het aangevraagde beeldmerk mist onderscheidend vermogen.

28 Demnach kann die angemeldete Form, da sie sich nicht wesentlich von der üblichen Form der fraglichen Waren unterscheidet, nicht die Hauptfunktion der Marke erfüllen, nämlich auf die Herkunft der Ware hinzuweisen. Die Beschwerdekammer war daher zu Recht der Meinung, dass der angemeldeten Marke von Haus aus jegliche Unterscheidungskraft fehle.

Gerecht EU 12 september 2013, zaak T-320/10 (Fürstlich Castell'sches Domänenamt / OHMI - Castel Frères (CASTEL)) - dossier
B) Gemeenschapsmerk. Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter. Ambtshalve onderzoek van feiten. Beroep tot vernietiging van beslissing R 962/20092 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 4 mei 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de nietigheidsafdeling van de door verzoekster ingediende vordering tot nietigverklaring van het woordmerk „CASTEL” voor waren van klasse 33. Het beroep wordt toegewezen, de beslissing wordt vernietigd.

Volgens artikel 76 lid 1 moeten de onderzoekers en de kamers van beroep van het BHIM bij het onderzoek naar absolute weigeringsgronden de feiten ambtshalve onderzoeken om uit te maken of het aan hun voorgelegde merk valt onder een absolute weigeringsgrond. In een nietigheidsprocedure kan het BHIM niet ertoe worden verplicht om het door de onderzoeker verrichte ambtshalve onderzoek van de relevante feiten op basis waarvan het de absolute weigeringsgronden kan toepassen, nogmaals uit te voeren. Uit de artt. 52 en 55 volgt dat er een vermoeden van geldigheid is als logische gevolg van de controle door het BHIM. Dit vermoeden beperkt de onderzoeksplicht van het BHIM op absolute weigeringsgronden (art. 76). In een nietigheidsprocedure dient de persoon die de nietigverklaring vordert de concrete elementen aan te voeren voor het BHIM, immers het ingeschreven gemeenschapsmerk wordt geldig geacht.

25 Anders dan verzoeker stelt, moest deze absolute weigeringsgrond hoe dan ook niet ambtshalve worden onderzocht door de kamer van beroep in het kader van een nietigheidsprocedure.

26 Volgens artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 moeten de onderzoekers van het BHIM en, op beroep, de kamers van beroep van het BHIM bij het onderzoek naar absolute weigeringsgronden de feiten ambtshalve onderzoeken teneinde uit te maken of het ter inschrijving voorgedragen merk onder één van de weigeringsgronden van artikel 7 van deze verordening valt. Hieruit volgt dat de bevoegde instanties van het BHIM hun beslissingen kunnen baseren op feiten die door de aanvrager niet zijn aangevoerd. Het BHIM moet de relevante feiten op basis waarvan het een absolute weigeringsgrond kan toepassen, ambtshalve onderzoeken [arrest Hof van 22 juni 2006, Storck/BHIM, C‑25/05 P, Jurispr. blz. I‑5719, punt 50; arresten Gerecht van 15 maart 2006, Develey/BHIM (Vorm van plastic fles), T‑129/04, Jurispr. blz. II‑811, punt 16, en 12 april 2011, Fuller & Thaler Asset Management/BHIM (BEHAVIOURAL INDEXING en BEHAVIOURAL INDEX), T‑310/09 en T‑383/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 29].

27 In het kader van een nietigheidsprocedure kan het BHIM evenwel niet ertoe worden verplicht om het door de onderzoeker verrichte ambtshalve onderzoek van de relevante feiten op basis waarvan het de absolute weigeringsgronden kan toepassen, nogmaals uit te voeren. Uit de artikelen 52 en 55 van verordening nr. 207/2009 blijkt dat het gemeenschapsmerk als geldig wordt beschouwd totdat het door het BHIM na een nietigheidsprocedure nietig wordt verklaard. Het geniet dus een vermoeden van geldigheid, dat het logische gevolg is van de controle door het BHIM in het kader van het onderzoek van een aanvraag tot inschrijving.

28 Dit vermoeden van geldigheid beperkt de in artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 neergelegde verplichting van het BHIM om de relevante feiten op basis waarvan het de absolute weigeringsgronden zou kunnen toepassen ambtshalve te onderzoeken, tot het onderzoek van de gemeenschapsmerkaanvraag dat door de onderzoekers van het BHIM en, op beroep, de kamers van beroep wordt verricht in het kader van de inschrijvingsprocedure van dat merk. In een nietigheidsprocedure staat het, aangezien het ingeschreven gemeenschapsmerk geldig wordt geacht, evenwel aan de persoon die de vordering tot nietigverklaring heeft ingediend om de concrete elementen die afdoen aan de geldigheid ervan aan te voeren voor het BHIM.

29 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep in het kader van een nietigheidsprocedure niet ertoe was gehouden de relevante feiten op basis waarvan zij de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 207/2009 had kunnen toepassen, ambtshalve te onderzoeken.

30 Het onderhavige middel dient dus niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Gerechtshof Amsterdam 10 september 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3471 (Cassina tegen Dimensione)
Uitspraak ingezonden door Ruby Nefkens en Anouschka van de Graaf, Van der Steenhoven advocaten N.V.
Zie eerder IEF 9110. Auteursrecht, merkenrecht. Dimensione heeft beroep ingesteld tegen de uitspraak van 14 juli 2010. Zij vordert dat het vonnis vernietigd wordt en de vorderingen van Cassina afgewezen. Dimensione stelt dat Cassina niet gemachtigd is om in eigen naam op te treden tegen Dimensione. Ook heeft Cassina volgens haar geen redelijk belang meer om verklaring van recht en inbreukverboden te vorderen. Beide grieven falen. Het hof bevestigt dat Dimensione inbreuk heeft gemaakt op de auteurs- en de merkenrechten van Cassina. De grief van Dimensione die ingaat op de schadeberekening slaagt. De omvang hiervan kan niet nauwkeurig worden vastgesteld. Gelet op het grote prijsverschil acht het hof het eerder geschatte percentage van klanten van Dimensione, die dezelfde modellen bij Cassina zouden hebben gekocht (50%), te hoog. Het hof zal bij de schadeberekening uitgaan van 33,33% ofwel een verhouding van 3:1 tussen door Dimensione gerealiseerde en door Cassina gemiste verkopen. De vorderingen in incidenteel beroep van Cassina worden afgewezen.

De beoordeling
3.2 Met grief 1 in het principaal appel bestrijdt Dimensione dat Cassina van La Fondation de exclusieve licentie heeft verkregen om het merk LE CORBUSIER te gebruiken alsook dat aan Cassina een volmacht is verleend om in eigen naam op te treden tegenn inbreuken op rechten van La Fondation, zoals de rechtbank onder 2.2 heeft overwogen. Volgens Dimensione heeft de licentieovereenkomst waarop Cassina zich heeft beroepen enkel betrekking op auteursrechten en niet op merkrecht.
3.3 Deze grief faalt. In de door Cassina c.s. als productie 3a overlegde licentieovereenkomst, zoals deze volgens Cassina c.s. moet worden gelezen en welke lezing door Dimensione vervolgens niet is bestreden, is door La Fondation en andere rechthebbenden aan Cassina het exclusieve recht verleend de onderhavige meubelmodellen onder de merknaam "I maestri le Corbusier" te fabriceren en te verkopen en is haar een volmacht verleend om in eigen naam, zonder tussenkomst van de rechthebbenden, op te treden tegen inbreuk op voornoemde auteurs- en merkrechten.

3.4 Grief 2 in het principaal appel strekt ten betoge dat Cassina c.s. geen redelijk belang (meer) hebben bij de gevorderde verklaring voor recht en de gevorderde inbreukverboden. Dimensione wijst erop dat op grond van het tussen partijen gewezen kortgedingvonnis van 12 februari 2009 haar website is geblokkeerd voor het Nederlandse internetpubliek en sindsdien niet meer toegankelijk is geweest voor in Nederland gelokaliseerde IP-adressen, en dat zij in elk geval sinds februari 2009 geen auteursrechtelijk of merkenrechtelijk relevant aanbiedingshandelingen via internet of anderszins heeft verricht op de Nederlandse markt. Volgens Dimensione heet de rechtbank ten onrechte nagelaten een en ander ni de feitenvaststelling te vermelden.

3.5 Ook deze grief treft geen doel. Uit de eigen stellingen van Dimensione vloeit voort dat zij de haar verweten handelingen heeft gestaakt op grond van de veroordelingen bij genoemd kortgedingvonnis, dat door dit hof bij arret van 22 september2009 is bekrachtigd. De daarbij getroffen voorlopige voorziening zou ingevolge art. 1019i Rv haar kracht verliezen wanneer niet binnen de in het vonnis gestelde termijn van zes maanden een eis in de hoofdzaak was gesteld. Het belang van Cassina c.s. bij het instellen van de onderhavige vorderingen is hiermee gegeven. (...)

Auteursrecht
3.11 (...) Daarbij is verder geoordeeld dat  het aanbod van Dimensione, ook indien dit inhoudt dat juridische levering en eigendomsoverdracht in Italië plaatsvindt, ertoe strekt de meubels op de Nederlandse markt ter beschikking te stellen en dat het gaat om een aanbod tot het feitelijk in het verkeer brengen in Nederland van de meubels, hetgeen moet worden aangemerkt als distributie in de zin van art. 4 ARI.
3.12 Dimensione bestrijd die beoordeling met haar grieven 4,5 en 6. (...)
3.13 Dit betoog houdt geen stand.

Merkenrecht
3.15 Met grief 7 bestrijdt Dimensione dat haar website, mailing en catalogus op Nederland zijn gericht. Zoals hierboven is overwogen gaat dit verweer niet op.
3.16 Voorts voert Dimensione tegen de haar verweten merkinbreuk het verweer dat zij op haar website en in haar mailing en catalogus de aanduidingen Le Corbusier en (Gerrit) Rietveld uitsluitend in beschrijvende zin gebruikt, te weten als verwijzing naar de ontwerpers van de door haar aangeboden meubelmodellen. Het gaat bij deze aanduidingen volgens Dimensione om de artistieke herkomst en niet om de commerciële herkomst van de meubels. (...) Zij gebruikt deze namen, die gelijk zijn aan dan wel overeenstemmen met de door Cassina c.s. ingeroepen merken, voor dezelfde waren als die waarvoor de merken zijn ingeschreven, en wel op zodanige wijze dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek omdat het publiek denkt dat het originele modellen betreft. Dimensione handelt aldus in strijd met art. 2.20 lid 1 sub b BVIE. (...)

Misleidende reclame
3.17 Zoals het hof hiervoor heeft overwogen is de handelwijze van Dimensione en het door haar gebezigde verkoopmodel aan te merken als distributie in de zin van art. 4 ARI en als auteursrechtinbreuk in Nederland. (...)
3.18 (...) De rechtbank heeft dit handelen terecht als onrechtmatig jegens Cassina c.s. aangemerkt.

Schade
3.23 De omvang van de schade kan niet nauwkeurig worden vastgesteld en het hof zal de schade daarom schatten op de wijze als bedoeld in artikel 6:97 BW. Evenals de rechtbank zoekt het hof daarbij aansluiting bij de opstelling die door Cassina c.s. is overlegd. De daarin gehanteerde winstmarges per meubelmodel bestaan uit een percentage van de 'ricavi netti', dat is het netto resultaat. (...) Gelet op het grote prijsverschil - de prijzen zijn bij Cassina ca. 2,5 á 4 keer hoger dan bij Dimensione - is het onwaarschijnlijk dat het om dezelfde doelgroepen gaat en dat 50% van de klanten van Dimensione dezelfde modellen bij Cassina zouden hebben gekocht wanneer deze niet door Dimensione waren (geïmiteerd en) aangeboden. Het hof acht daarom dit percentage te hoog geschat en zal bij de schadeberekening uitgaan van 33.33% ofwel een verhouding 3:1 tussen door Dimensione gerealiseerde en door Cassina gemiste verkopen.

Slotsom
4.1 In het principaal appel slagen de grieven 13 t/m 16. het ho zal het dictum sub 5.5 inzake de schadevergoeding opnieuw formuleren als hierna te melden en zal het vonnis in zoverre vernietigen. De overige grieven falen n het vonnis zal voor het overige worden bekrachtigd, zulks met aanpassing van het dictum sub 5.2.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
Afschrift HA ZA 09-33194 (pdf)

Bijdrage ingezonden door Sylvia Brandsteder, VEVAM.
In onze serie commentaren op kabeldoorgifte-uitspraak.
Regisseurs hebben recht op een vergoeding voor de openbaarmaking van hun filmwerken via de kabel, maar nu (even?) niet.
Dat is de onbevredigende strekking van de uitspraak die de Amsterdamse rechter op 4 september jl. heeft gedaan in het kort geding tussen regisseurs vereniging VEVAM en kabelexploitanten Ziggo en UPC [IEF 13006].

Al in de jaren ’80 van de vorige eeuw is erkend dat kabelexploitanten de toestemming van makers nodig hebben om hun filmwerken via de kabel door te kunnen geven. In de Auteurswet (artikel 26a) heeft de wetgever vastgelegd dat die rechten alleen door collectieve beheersorganisaties zoals VEVAM kunnen worden uitgeoefend.

Op basis van zogeheten kabelovereenkomsten hebben de kabelexploitanten de afgelopen 30 jaar toestemming van VEVAM verworven voor televisie-uitzendingen via de kabel, tegen betaling van een vergoeding die VEVAM uitkeerde aan de regisseurs.

In oktober 2012 hebben kabelexploitanten zoals Ziggo en UPC die overeenkomsten opgezegd. Ziggo en UPC betalen sindsdien geen vergoeding meer voor regisseurs. Onderhandelingen over nieuwe overeenkomsten zijn stukgelopen omdat de kabelaars de aanspraken van VEVAM niet meer erkennen. Daardoor werd VEVAM gedwongen om naar de rechter te stappen. Op 14 augustus jl. diende een kort geding. Een bodemprocedure is in voorbereiding.

De rechter heeft de vorderingen van VEVAM afgewezen en daarmee de regisseurs vooralsnog de vergoeding ontzegd die zij al dertig jaar ontvangen. De rechter verwijst simpelweg naar een eerdere uitspraak van het Hof Den Haag in de zaak "NORMA/NLKabel" [IEF 7522], en oordeelt dat kabelexploitanten geen vergoeding meer verschuldigd zijn omdat zij hun uitzendsignalen rechtstreeks van de omroepen zouden ontvangen. Daarom zou artikel 26a Auteurswet niet meer van toepassing zijn.

VEVAM bestrijdt de juistheid van deze uitspraak. In "NORMA/NL Kabel" was de kabelvergoeding voor uitvoerend kunstenaars aan de orde; dat is geregeld in een andere wet en het Haagse arrest ging dan ook niet over artikel 26a Aw. Die zaak ligt nu bij de Hoge Raad. Daarnaast miskent de rechter dat VEVAM haar aanspraken niet alleen kan ontlenen aan art. 26a Aw, maar ook aan de auteursrechten die alle bij haar aangesloten regisseurs contractueel aan haar hebben overgedragen.
VEVAM heeft veel aangevoerd en ook overigens onderbouwd waarom – in ieder geval - voor de regisseurs een andere beslissing gerechtvaardigd is dan in de NORMA/NLKabel zaak is gegeven. In het vonnis wordt echter aan die argumenten voorbij gegaan. Samengevat:
• In het vonnis wordt geen aandacht besteed aan de geschiedenis van de kabeldoorgifte in Nederland en artikel 26a Aw. Hier een link naar de argumenten van VEVAM op dit punt (productie 24 in de procedure [De geschiedenis van het kabeldoorgifterecht]);
• De Hoge Raad heeft in zijn arrest inzake de Amstelveense kabel in de jaren ’80 (NJ 1982, 435) geoordeeld dat kabelexploitanten dienen te betalen voor gelijktijdige doorgifte via de kabel van programma’s van de omroep door een ander organisme dan de omroep. De Hoge Raad beoogde daarmee uitdrukkelijk een techniek onafhankelijke oplossing, die niet telkens wijzigt wanneer een verandering optreedt in de manier waarop programmasignalen worden aangeleverd;
• De Hoge Raad heeft het begrip “secundaire openbaarmaking “ niet gehanteerd laat staan dat het college heeft geoordeeld dat daarvan alleen sprake kan zijn als deze voortvloeit uit een eerdere, “primaire openbaarmaking” van hetzelfde signaal. Het gaat er om of er sprake is van hetzelfde programma dat door een ander organisme via de kabel wordt doorgegeven;
• De Nederlandse wetgever heeft de uitspraak van de HR verankerd in artikel 26a Aw, dat bepaalt dat toestemming voor gelijktijdige, ongewijzigde en onverkorte uitzending van een in een radio- of televisieprogramma opgenomen werk alleen door een collectieve beheersorganisatie gegeven kan worden;
• Daarvan is nog steeds sprake. VEVAM betwist dat de kabeldoorgifte van binnen- en buitenlandse televisiezenders is veranderd en Ziggo en UPC hebben ook niet onderbouwd dat en hoe dat het geval is. Volgens de rechter moet VEVAM bewijzen dat de stelling van de kabelexploitanten, dat er iets in de doorgifte is veranderd, onjuist is. Net als vroeger worden de omroepprogramma’s nog steeds onverkort en ongewijzigd doorgegeven via de kabel, gelijktijdig aan de uitzending van dezelfde programma’s via de satelliet en de ether.
• Kabelexploitanten bieden hun abonnees pakketten die zij zelf hebben samengesteld. Zij hebben overeenkomsten met hun abonnees en brengen die abonnees daarvoor een vergoeding in rekening. Zij zijn dus een “ander organisme” dan de omroepen en niet louter een “doorgeefluik” van de omroepen, zoals Nozema dat destijds was. Nozema stelde geen pakketten samen en had geen abonnees, laat staan dat zij daar overeenkomsten mee had of hen een vergoeding in rekening bracht.
• De uitspraak is ook in tegenspraak met die van de rechtbank Amsterdam in de zaak van het Rechtencollectief tegen KPN/Digitenne (Vrz. Rb. Amsterdam, 25 november 2010, “Cedar/Digitenne”, [IEF 9244]): daarin werd geoordeeld dat KPN/Digitenne ook een “ander organisme” is dan de omroepen en toestemming van de Collectieve Beheersorganisaties namens de rechthebbenden nodig heeft voor de doorgifte van omroepprogramma’s aan de Digitenne-abonnees.
• Tot 2012 hebben overeenkomsten tussen kabelexploitanten en organisaties van rechthebbenden gegolden waarin ook door de exploitanten zelf wordt erkend dat ook voor de huidige vorm van kabeldoorgifte met de Collectieve Beheersorganisaties moet worden afgerekend.
• Voor regisseurs is de kabelvergoeding een onmisbaar onderdeel van hun inkomen geworden, waar zij 30 jaar op hebben kunnen rekenen. Dat deel van hun inkomen dreigt hen nu ontnomen te worden ter bevrediging van de behoefte aan steeds groeiende inkomsten van de aandeelhouders van multinationals Ziggo en UPC.
• VEVAM vertegenwoordigt niet alleen ongeveer 2000 Nederlandse regisseurs maar ook nog eens tienduizenden buitenlandse regisseurs in Nederland op basis van exclusieve contracten met zusterorganisaties. Ten onrechte heeft de rechter in dit kort geding niet onderzocht waarom de kabelexploitanten geen rekening hoeven te houden met de rechten van die buitenlandse regisseurs.
• Ook is de kort geding rechter geheel voorbij gegaan het zgn. Nemo Plus beginsel: rechten die de regisseur eenmaal heeft overgedragen (aan VEVAM) kunnen niet nogmaals aan een derde (omroep of producent) worden overgedragen. Daarmee negeert de rechter onder andere het oordeel van het Hof Amsterdam inzake VEVAM/NLFilm [IEF 10537]) en de bevindingen van de Adviescommissie Auteursrecht (die de regering adviseert).
• VEVAM heeft uitgebreid aan de hand van de wetsgeschiedenis, de literatuur en de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Luksan/Van der Let [IEF 10887], uiteengezet dat artikel 45d Aw, waarop Ziggo en UPC zich beroepen, niet in de weg staat aan de vrijheid van de regisseur zijn auteursrechten over te dragen aan VEVAM. Ook daarover is in het vonnis niets terug te vinden.

VEVAM betreurt dat de rechten en belangen van de regisseurs zo weinig weerklank hebben gevonden en overweegt appel in te stellen. Ter volledige informatie verwijs ik graag naar de pleitnota (link) van de advocaten van VEVAM.

Sylvia Brandsteder
Directeur VEVAM

D.J.G. Visser, Hoofdstukken Intellectuele Eigendom, Amsterdam: deLex 2013, hoofdstuk 1, p 1-14.
Hoofdstukken Intellectuele Eigendom is geïnspireerd op en bedoeld als aanvulling op Hoofdstukken Vermogensrecht van J.H. Nieuwenhuis, waarvan dit jaar de tiende druk verscheen. Het is primair bedoeld voor studenten die in Leiden het vak Inleiding Burgerlijk Recht volgen. Er worden waar mogelijk verbanden gelegd met het algemene vermogensrecht. De opzet en de wijze waarop het boek gebruikt kan worden is dezelfde als die van het voorbeeld van Nieuwenhuis.

De antwoorden op de vragen in de tekst staan achterin. Het boek kan uiteraard ook door anderen als eerste inleiding in het recht van de intellectuele eigendom worden gebruikt. Inherent aan de opzet is dat veel wordt weggelaten en dat er weinig ruimte is voor twijfelgevallen. Voor suggesties en correcties bij eerdere versies van de tekst van dit boek is de auteur dank verschuldigd aan mr P.A.C.E. van der Kooij, mw. mr M.C.I.M Duynstee en vooral aan mr G.J.H.M. Mom (voor zijn ‘mommificaties’).

De uitgave van dit boek voor Leidse eerstejaars rechtenstudenten is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Leidse IE-alumni die achter in het boek staan vermeld.

De auteur houdt zich aanbevolen voor suggesties ter verbetering (d.j.g.visser@law.leidenuniv.nl).

Leiden/Amsterdam, juli 2013
D.J.G. Visser
Te bestellen hier

Conclusie A-G HvJ EU 12 september 2013, zaak C-409/12 (Backaldrin Österreich) - dossier
Verzoek om een prejudiciële beslissing  van het Oberster Patent- und Markensenat.
Uitlegging van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25) – Gronden voor vervallenverklaring. Ingeschreven woordmerk 'Kornspitz' dat voor de consument de gebruikelijke benaming is geworden voor de betrokken waar omdat de tussenpersonen niet meedelen dat het een merk betreft. Afwezigheid van alternatieve benamingen om de betrokken waar aan te duiden. Nalaten van de merkhouder.

Conclusie A-G:
1. Artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG moet aldus worden uitgelegd dat het relevante publiek voor de beoordeling van de vraag of een merk tot de in de handel gebruikelijke benaming van de waar is geworden waarvoor het is ingeschreven, in de eerste plaats de verbruikers en de eindverbruikers zijn (...)

Naargelang van de kenmerken van de markt moeten eveneens de bij de afzet van de waar betrokken ondernemers in aanmerking worden genomen. Van kenmerken die pleiten voor een dergelijke inaanmerkingneming is met name sprake wanneer de desbetreffende ondernemers een bepaalde mate van invloed op de aankoopbeslissing van de eindverbruiker uitoefenen. Voor zover dat niet het geval is, is een merk tot gebruikelijke benaming geworden van de waar waarvoor het is ingeschreven, wanneer het door de eindverbruikers als zodanig wordt opgevat, hoewel de handelaren die de waar zelf uit een halffabricaat van de merkhouder vervaardigen en de waar met toestemming van de merkhouder onder de merknaam verkopen, zich ervan bewust zijn dat het om een herkomstaanduiding gaat en de eindverbruiker doorgaans niet op deze omstandigheid attenderen.

2. Voor de beoordeling van de vervallenverklaring van een merk is het niet van belang of de eindverbruikers wegens het ontbreken van equivalente alternatieven op de desbetreffende benaming zijn aangewezen.

3. Er is sprake van een nalaten als bedoeld in artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn wanneer de merkhouder niet de voor hem redelijke maatregelen treft om zijn merk te beschermen tegen een ontwikkeling tot soortnaam. Daartoe behoort eveneens een passende beïnvloeding van zijn licentiehouders.

Gestelde prejudiciële vragen
1. Is een merk "de gebruikelijke benaming van een waar of dienst" geworden in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG (merkenrichtlijn) wanneer
a.    de handelaars zich er weliswaar van bewust zijn dat dit een aanduiding van herkomst betreft, maar dit niet laten blijken tegenover de eindverbruikers, en
b.    de eindverbruikers het merk (ook) daarom niet meer als een herkomstaanduiding opvatten, maar als een gebruikelijke benaming van waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.
2. Is reeds sprake van "nalaten" in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG wanneer de merkhouder niet optreedt, ofschoon de handelaars hun klanten er niet op attent maken dat het een ingeschreven merk betreft?
3. Moet een merk dat door het toedoen of nalaten van de houder ervan voor eindverbruikers, maar niet in het handelsverkeer een gebruikelijke benaming is geworden, enkel vervallen worden verklaard wanneer de eindverbruikers op deze benaming zijn aangewezen omdat er geen equivalente alternatieve benamingen bestaan?