Dossiers

Vzr. Rechtbank Amsterdam 27 september 2011, KG A 11-1349 MvW/JWR (Amsterdam Tennis Academy tegen Laurense Tennis Academy BV)

Met dank aan Tommy van 't Hul en Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD.

In't kort: Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Nieuwe naam en website voor de Academy: Laurense Tennis Academy Amsterdam, verwarringsgevaar met Amsterdam Tennis Academy. Domeinnamen ouder dan de handelsnaam, maar doorlinken is geen handelsnaamgebruik ex art. 5 Hnw. Handelnaaminbreukvordering wordt toegewezen. Maar geen overdracht of doorhaling, linken is geen handelsnaamgebruik. ATA vordert 1019h Rv, echter betwist dus IE-indicatietarief €6.000. en €90,81 dagvaaardingskosten en €260 griffierecht.

4.11 De vordering gericht op overdracht dan wel doorhaling van de domeinnamen <tennisacademyamsterdam.com> en <tennisacademyamsterdam.nl> zal worden afgewezen. Deze waren reeds voordat Amsterdam Tennis Academy met haar activiteiten van start ging op naam van LTA gesteld. Tot december 2010 heeft LTA daarvan alleen gebruik gemmaakt om door te linken naar een andere website. Dit gebruiken is niet onrechtmatig jegens Amsterdam Tennis Academy, en het is geen gebruik als handelsnaam. Nu de vordering van Amsterdam Tennis Academny ter zake het gebruik van de handelsnaam zal worden toegewezen mag LTA de domeinnamen niet meer als handelsnaam gebruiken. Zij mag de domeinnamen wel gebruiken om door te linken naar een website met rechtmatige (handels)naam. Overdracht of doorhaling van de domeinnamen is daarom niet aan de orde.

Hof 's-Gravenhage 27 september 2011, LJN BT6897 (Elli Lilly and Company Ltd tegen Ratiopharm GmbH)
Met dank aan Bert Oosting en Wenda Oudejans, Hogan Lovells.
In navolging van IEF 8698 waarin het Nederlandse deel van het octrooi en ABC van Eli Lilly wordt vernietigd vanwege eerdere publicatie. Die publicatie, vermeld als `Schauzu´, is foutief en voor de vakman is het kenbaar hoe dat kan worden rechtgezet.

Voor het Hof heeft Lilly betoogd dat "de gemiddelde vakman onmiddellijk en zonder twijfel zal concluderen dat Schauzu fouten bevat. In het geval dat de vakman wel tot de conclusie zou komen dat Schauzu fouten bevat, beschrijft Lilly zes mogelijkheden voor interpretatie en/of correctie van de publicatie." (8.2.) Het Hof oordeelt dat Schauzu ´manifestly erroneus´ is en de gevolgtrekking dat Schauzu olanzapine evenmin openbaart, grief 1 slaagt. Nieuwheid staat vast.

Inventiviteit (r.o. 10.4): Van speciale regels blijkt niet. Overigens is het hof van oordeel dat ook bij het bepalen van de inventiviteit van selectie-uitvindingen (bij voorkeur) de 'problem-solution-approach' wordt gevolgd. (...)Ook in de voorbeelden van selectie-uitvindingen die in de Guidelines (...) zijn besproken, zijn geen speciale regels te vinden.

Welk experimenteel materiaal in (de aanvrage voor) het octrooi aanwezig diende te zijn ter onderbouwing van de gestelde gunstige combinatie van eigenschappen ('technical effect') van olanzpine. In het algemeen zijn 'in vitro' experimenten daarvoor voldoende. (12.2), uiteindelijk beslist het hof tot vernietiging van het vonnis, zoals rechtbank afwijking van eerdere beslissingen ook al realiseerde:

13. De van conclusie 1 afhankelijke 4 - 20 worden ook inventief geacht. Ook de conclusies 21 en 22, welke zijn gericht op tussenproducten die bij de werkwijzeconclusie 20 voor het bereiden van olanzapine worden toegepast, voldoen aan de vereisten van nieuwsheid en inventiviteit.

14. Partijen hebben ieder bewijs aangeboden. Hieraan gaat het hof gezien het vorenstaande voorbij, nu dit niet ter zake dienend is dan wel niet voldoende gesubstantieerd of gespecificeerd.

15. Uit het vorenstaande vloeit voort dat ook grief 3 en grief 4 voor het overige slagen en dat het vonnis niet in stand kan blijven. Ratiopharm zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden verwezen. (...) Lilly betoogd dat Ratiopharm zelf ervoor heeft gekozen stukken betreffende  de Canadese procedure in het geding te brengen en dat zij (Lilly) in verband hiermee extra onderzoek heeft moeten doen hetgeen tijd en geld heeft gekost. (...) Het hof acht gelet hierop met name de kosten van reizen en deskundigen gezien de aard, omvang en zwaarte van de zaak aan de hoge kant en acht na te melden bedrag aan proceskosten redelijk en evenredig, terwijl niet gebleken is dat de billijkheid zich daartegen verzet. [red. in eerste aanleg: € 125.000 en in hoger beroep aan de zijde van Lilly €375.000 en €314 aan griffierecht]

Lees het vonnis hier (grosse / LJN / opgeschoonde pdf)

Hof Amsterdam 20 september 2011, LJN BT2727 (appelant tegen LOS B.V.)

Als randvermelding: Wat begonnen is als een geldleningsovereenkomst en handelsvordering bij de Rechtbank, mondt nu uit in een (nog niet afgeronde) uitspraak over artiestenmanagement.

Uitleg van overeenkomst omtrent de aanspraak op percentage van gelden voortvloeiende sponsorcontracten, en die na beëindiging van de overeenkomst. Naar de kern genomen wordt met de grieven betoogd dat Los B.V. aan [appellant] commissie verschuldigd is zolang inkomsten worden genoten uit sponsorcontracten die in juli 2008, bij de beëindiging van de samenwerking, reeds liepen. Het verweer spitst zich toe op dat die aanspraken zijn vereffend dan wel verrekend. Hof: eerst een comparitie van partijen alvorens te beslissen over wederzijds gedaan bewijsaanbod.

3.5  Tot dusverre heeft [appellant] evenwel niet het bewijs geleverd dat hij nog opeisbare vorderingen op Los B.V. heeft. Tussen partijen staat vast dat tot medio juli 2008 een contractuele relatie tussen hen heeft bestaan die te maken had met het te gelde maken van de door sportieve prestaties bekend geworden naam van [G.], de bestuurder / aandeelhouder van Los B.V. (hierna [G.]). Uit hoofde van die contractuele relatie heeft [appellant] werkzaamheden verricht die in de gedingstukken ook wel worden aangeduid als “artiestenmanagement”, maar wat dit management precies inhield, met name met betrekking tot sponsorcontracten die [G.] en/of Los BV hebben gesloten, is tussen partijen in geschil en valt uit de gedingstukken ook niet af te leiden. Dit geldt ook voor de wijze waarop [appellant] voor zijn werkzaamheden zou worden beloond.

3.9  Tegelijkertijd impliceren de wederzijds aangevoerde feiten, waaronder de zojuist aangehaalde e-mailberichten, dat Los B.V. haar stellingen evenmin voldoende heeft onderbouwd. Als het hof moet aannemen dat [G.] er in oktober 2008 van uitging dat [appellant] nog het een en ander kon factureren, is onzeker wat er nu precies onder de in juli 2008 bereikte regeling viel. In dit verband merkt het hof op dat de overzichten die [appellant] in eerste aanleg als producties 28 en 31 in het geding heeft gebracht - nog daargelaten dat Los B.V. de juistheid ervan betwist – geen duidelijk inzicht verschaffen in de bedragen die met de in juli 2008 getroffen regeling vereffend zijn. Overigens is het beroep van Los B.V. op de in juli 2008 overeengekomen verrekening een bevrijdend verweer, zodat de bewijslast ten aanzien van de inhoud van die regeling op haar rust.

3.10  Over en weer is bewijs aangeboden, maar het hof wenst eerst met partijen te bespreken welke mogelijkheden zij zien om hun stellingen te onderbouwen en hoe de procedure verder moet verlopen. De daartoe te houden comparitie van partijen zal nadrukkelijk ook bestemd zijn om te bezien of een onderlinge regeling kan worden bereikt. In verband daarmee merkt het hof nog het volgende op. Bij de pleidooien bleek [G.], de bestuurder van Los B.V., niet verschenen te zijn. Het hof heeft er bij die gelegenheid al op gewezen dat [G.] volgens (art. 4.3 van) het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven ter zitting aanwezig had behoren te zijn. Een verplichting om te verschijnen hebben partijen ([G.] als bestuurder van Los B.V.) ook bij de hierna te bepalen comparitie van partijen. 

Lees het arrest hier (LJN / pdf); eerdere vonnis hier (LJN / pdf).

Gerecht EU 27 september 2011, zaak T-403/10 (Brighton Collectibles tegenn OHIM/Felmar (BRIGHTON)

Merkenrecht. Gemeenschapsrecht. Oppositieprocedure. Aanvrage gemeenschapswoordmerk BRIGHTON. Nationale woord- en beeldmerken en ander ouder teken (Geschäftsabzeichen = handelsnaam) BRIGHTON (25, kleding), BRIGHTON COLLECTIBLES (9, 25, 35, brillen, kleding, business show rooms), relatieve weigeringsgrond. Beroep op heel oude handelsnaam / bekend merk is niet aangetoond.

Curia samenvatting: Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de niet-ingeschreven woord- en beeldmerken "BRIGHTON" en "Brighton" voor kleding en accessoires, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 408/20094 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 juni 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de door verzoekster ingestelde oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk "BRIGHTON" voor waren van klasse 25.

54      Quant au rejet de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009, il tient à la constatation que la requérante n’avait pas établi l’existence dans son chef d’une « marque antérieure », faute pour elle de prouver le caractère « notoirement connu » des marques opposées.

55      Par suite, la chambre de recours n’a été amenée à examiner, dans la décision attaquée, ni les autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, ni les conditions déterminant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

56      Il découle des considérations qui précèdent que les demandes faites au Tribunal de constater l’existence des droits opposés dans le chef de la requérante ainsi que l’existence d’un risque de confusion et, partant, de constater que l’opposition est fondée, doivent être rejetées comme irrecevables.

Gerecht EU 27 september 2011, zaak T-207/09 (El Jirari Bouzekri tegenn OHIM/Nike International (NC NICKOL)

Merkenrecht. Gemeenschapsrecht. Oppositieprocedure. Aanvrage Gemeenschapsbeeldmerk NC NICKOL (08, 25), NC NICKOL (9), eerder gemeenschapsbeeldmerk NIKE. Relatieve weigeringsgrond: geen verwarringsgevaar, geen overeenstemming van tekens. Board of Appeal heeft art. 8(5) verkeerd toegepast in de beoordeling (assessed the similarity in a contradictory manner). Vernietiging van beslissing van Board of Appeal.

28. The applicant claims that the Board of Appeal erred in law by ignoring, for the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94, the lack of similarity that it found in the context of its assessment of the application of Article 8(1)(b) of No Regulation 40/94.

29      In that regard, it should be recalled that the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94 is subject to three conditions, namely, first, the identity of or similarity between the marks at issue if the mark applied for is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, secondly, the existence of a reputation of the earlier trade mark relied on in support of the opposition and, thirdly, the risk that use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark. Those conditions are cumulative and failure to satisfy one of them is sufficient to render the provision inapplicable (see, to that effect, Case T‑67/04 Spa Monopole v OHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA‑FINDERS) [2005] ECR II‑1825, paragraph 30, and judgment of 27 November 2007 in Case T‑434/05 Gateway v OHIM – Fijitsu Siemens Computers (ACTIVITY Media Gateway), not published in the ECR, paragraph 57).

30      Accordingly, in order for the registration of the mark applied for to be refused for damage to the reputation of an earlier mark under Article 8(5) of Regulation No 40/94, the similarity between or identity of the two marks at issue is an essential condition. According to the case-law, when, in view of the application of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, there is a lack of similarity between the mark applied for and the earlier mark, that lack of similarity also precludes the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94 (see, to the effect, judgment of 11 December 2008 in Case C‑57/08 P Gateway v OHIM, not published in the ECR, paragraphs 62 to 64, and ACTIVITY Media Gateway, paragraphs 58 to 61). It follows that for the application of both Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94 and for Article 8(5) of Regulation No 40/94, similarity between the earlier mark and the mark applied for is a necessary condition.31      The concept of similarity between the marks at issue is the same in the case of a refusal to register a mark applied for because of a likelihood of confusion, pursuant to Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, and of refusal because of damage to the reputation of an earlier mark, pursuant to Article 8(5) of Regulation No 40/94. Indeed, it follows from the case-law that in these two situations allowing registration to be refused for the mark applied for, the condition of similarity between the mark and the sign requires the existence, in particular, of elements of visual, aural or conceptual similarity, so that, from the point of view of the relevant public, they are at least partially identical as regards one or more relevant aspects (see ACTIVITY Media Gateway, paragraph 35, and the case-law cited, and see, by analogy, Case C‑408/01 Adidas-Salomon and Adidas Benelux [2003] ECR I‑12537, paragraph 28, and the case-law cited).

31      The concept of similarity between the marks at issue is the same in the case of a refusal to register a mark applied for because of a likelihood of confusion, pursuant to Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, and of refusal because of damage to the reputation of an earlier mark, pursuant to Article 8(5) of Regulation No 40/94. Indeed, it follows from the case-law that in these two situations allowing registration to be refused for the mark applied for, the condition of similarity between the mark and the sign requires the existence, in particular, of elements of visual, aural or conceptual similarity, so that, from the point of view of the relevant public, they are at least partially identical as regards one or more relevant aspects (see ACTIVITY Media Gateway, paragraph 35, and the case-law cited, and see, by analogy, Case C‑408/01 Adidas-Salomon and Adidas Benelux [2003] ECR I‑12537, paragraph 28, and the case-law cited).

32      In the light of that case-law, it must be concluded that the Board of Appeal assessed the similarity of the marks in a contradictory manner, by finding, at paragraph 23 of the contested decision, a lack of similarity between the mark applied for and the earlier mark when examining the conditions for the application of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, and, at paragraph 36 of the contested decision, a sufficient degree of similarity between the same signs for the application of Article 8(5) of the same regulation, that last finding necessarily implying that there is similarity between the marks at issue. It therefore committed an error of law. [red. arcering toegevoegd]

Gerecht EU 27 september 2011, zaak T-581/08 (Perusahaan Otomobil Nasional tegen OHIM /  Proton Motor Fuel Cell (PM PROTON MOTOR))

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanvrage gemeenschapsbeeldmerk PM PROTON MOTOR, eerder nationaal, Benelux en gemeenschapswoord- en beeldmerk PROTON. Relatieve weigeringsgrond, geen overeenstemmende goederen of diensten. Board of Appeal heeft slechts art 8(5) geciteerd inzake bewijsvoering van de schade aan reputatie van oudere merknamen, en nu (bij toetsing) volgt dat aan de cumulatieve eisen van art. 8(5) niet werd voldaan. Afwijzing van de klacht volgt.

34      Under Article 8(5) of Regulation No 40/94, upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark within the meaning of Article 8(2), the trade mark applied for may also not be registered where it is identical with, or similar to, the earlier trade mark and is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where, in the case of an earlier Community trade mark, the trade mark has a reputation in the Community and, in the case of an earlier national trade mark, that mark has a reputation in the Member State concerned and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

35      Therefore, in order for an earlier trade mark to be afforded the broader protection of Article 8(5) of Regulation No 40/94, a number of conditions must be met. First, the earlier mark which is claimed to have a reputation must be registered. Second, that mark and the mark applied for must be identical or similar. Third, it must have a reputation in the Community, in the case of an earlier Community trade mark, or in the Member State concerned, in the case of an earlier national trade mark. Fourth, the use without due cause of the mark applied for must lead to the risk that unfair advantage might be taken of the distinctive character or the repute of the earlier trade mark or that it might be detrimental to the distinctive character or the repute of the earlier trade mark. As those conditions are cumulative, a failure to satisfy one of them will be sufficient to render that provision inapplicable (see judgment of 30 January 2008 in Case T‑128/06 Japan Tobacco v OHIM – Torrefacção Camelo (CAMELO), not published in the ECR, paragraph 46 and the case-law cited).

36      The Board of Appeal expressed the view, in paragraph 32 of the contested decision, that the applicant had not adduced evidence of the existence, in the present case, of one of the risks referred to by the fourth condition for the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94, but had merely quoted that provision.

37      It must be stated that the applicant’s argument that the goods and services covered by the marks in question are in competition and that the target public includes professionals in the automotive sector, such as to establish a link between those marks, was not submitted before the departments of OHIM. In that regard, it must be borne in mind that, according to settled case-law, the purpose of actions before the Court is to review the legality of the decisions of the Boards of Appeal of OHIM within the meaning of Article 63 of Regulation No 40/94. It follows from that provision that facts which were not invoked by the parties before the departments of OHIM cannot be invoked at the stage of the appeal brought before the Court. It also follows from that provision that the Court cannot re-evaluate the factual circumstances in the light of evidence which has been adduced for the first time before it. The legality of a decision of a Board of Appeal of OHIM must be assessed in the light of the information available to it when it adopted that decision (judgment of 9 February 2010 in Case T‑113/09 PromoCell bioscience alive v OHIM (SupplementPack), not published in the ECR, paragraphs 11 and 12). That argument must therefore be rejected as being inadmissible.

38      Consequently, it must be held – as the Board of Appeal did – that the applicant did not submit before the departments of OHIM evidence likely to be taken into consideration in the assessment of the risk associated with the damage done to the reputation of the earlier marks. Given that one of the cumulative conditions for the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94 has not been met, it is not necessary to examine the other conditions governing the application of that article.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 26 september 2011, KG ZA 11-914 (Multi tasking, M.T. beheer en X tegen Informa, Y, Z)

In navolging van IEF 9719 en 9554. Auteursrecht, distributieovereenkomst, cumulatieve vorderingen afgewezen. Uitvoerbaar bij voorraad-vonnis.

Informa heeft de distributieovereenkomst met Multi Tasking Beheer ontbonden. Hiervoor voerde Informa onder meer als grond aan de door Multi Tasking Beheer verleende “piraatlicenties”, het niet tijdig upgraden van bij afnemers geïnstalleerde software en “ernstige wanprestatie en inbreuken op de essentiële voorwaarden van het contract”. Informa krijgt verlof tot het leggen van conservatoir beslag.

Informa c.s. heeft een kort geding aangespannen tegen Multi Tasking c.s. en op 30 mei 2011 heeft de voorzieningenrechter vonnis gewezen. In de onderhavige procedure vordert Multi Tasking c.s. onder meer het opheffen van de conservatoire bewijsbeslagen. Daarnaast vordert Muti Tasking Informa te verbieden onjuiste en of ongeoorloofde mededelingen en/of mededelingen van kwetsende aard te doen over Multi Tasking, M.T. Holding B.V. en/of X. Informa vordert te verbieden inbreuk op intellectuele eigendomsrechten berusten te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

De voorzieningenrechter oordeelt dat Multi Tasking c.s. niet ontvankelijk moet worden verklaard in haar vordering tot uitvoer bij voorraad verklaring van de opheffing van de beslagen.Tevens is het betoog van Multi Tasking c.s. dat Informa c.s. klanten heeft misleid na voorlopig oordeel ongegrond. Daarnaast oordeelt de voorzieningenrechter dat Informa c.s. met de verhandeling van de (…..) Software geen inbreuk maakt op de rechten van Multi Tasking c.s.

Uitvoerbaar bij voorraad 4.1. Multi Tasking c.s. moet niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vordering tot uitvoerbaar bij voorraad en verklaringen van de opheffing van de beslagen. Informa c.s. heeft terecht aangevoerd dat het instellen van een vordering in een kort geding die in een eerder kort geding al op dezelfde juridische en feitelijke grondslagen naar voren is gebracht, in strijd is met de goede procesorde, althans misbruik van procesrecht oplevert (VGL HR 27 mei 1983, LJN AG4601). Daarvan is in dit geval sprake. Multi Tasking c.s. heeft immers ook in het eerste kort geding gevorderd dat de opheffing van de beslagen uitvoerbaar bij voorraad zou worden verklaard. Die vordering is, zonder motivering, niet toegewezen.

4.2. Het in deze procedure opnieuw beslissen op de vordering zou ook gespannen voet staan met het gesloten stelsel aan rechtsmiddelen dat het Nederlands Burgerlijk Procesrecht kent en dat meebrengt dat een geschil moet worden geacht definitief te zijn beslecht als een partij besluit niet het voorgeschreven rechtsmiddel in te stellen. Als de vordering niet is toegewezen, omdat de voorzieningenrechter de vordering over het hoofd heeft gezien, zoals Multi Tasking c.s. suggereert, dient de in art. 32 Rv beschreven procedure tot aanvulling van het vonnis te worden gevolgd, zodat de rechter die het vonnis heeft gewezen kan beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een omissie. Als de vordering is afgewezen, zoals Informa c.s. suggereert, dient Multi Tasking c.s. die beslissing in hoger beroep aan te vechten, eventueel met gebruikmaking van de incidentele procedure van art. 234 Rv en/of de regeling van het spoedappèl. Y. ontwikkelt software voor advocatenkantoren onder de naam "Cicero". Informa exploiteert deze software, er is een distributieovereenkomst met Multi Tasking Beheer. Multi Tasking meent dat zij mede-auteursrechthebbende is omdat zij de ontwikkeling van belangrijke delen van de software voor haar rekening heeft genomen, echter niet (voldoende) inzichtelijk welke delen dit betreft en zou bovendien in tegenspraak met de in de Distributieoverkomst opgenomen bepaling dat het auteursrecht bij Y berust.

4.23. Informa c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld in de zaak in reconventie tegen MT Holding en [X]. Multi Tasking c.s. vordert voor de gehele procedure een bedrag van € 48.745,00. Informa c.s. heeft de redelijkheid en evenredigheid van dat bedrag niet weersproken. Omdat partijen met betrekking tot deze kosten geen onderverdeling hebben aangebracht tussen (i) de onder 1019h Rv vallende werkzaamheden en overige werkzaamheden, (ii) de werkzaamheden in conventie en de werkzaamheden in reconventie, en (iii) de werkzaamheden ten behoeve van MT Holding en [X] en de werkzaamheden ten behoeve van Multi Tasking Beheer, zal de voorzieningenrechter dezelfde verdeling hanteren als met betrekking tot de kosten van Informa c.s. De voor vergoeding in aanmerking komende kosten van MT Holding en [X] worden daarom begroot op € 2.924,70 (2/3 van 10% van 90% van € 48.745,00)

Hof 's-Hertogenbosch 13 september 2011, LJN BT2496 (curatoren [B] B.V.B.A. tegen [Y] en Telstart B.V.)

Voortzetting van de tussenuitspraken van LJN BT2489 en LJN BT2492. Naburige rechten. Muziekrechten. Lastgeving. Onrechtmatige daad. Royalty vergoedingen en SENA-vergoedingen binnen een concern.

Telstar BV was eigenaar van een bestand muziekwerken en tot 1 april 1990 gerealiseerde geluidsopnamen daarvan, vastgelegd op banden met daarop ongeveer 25.000 titels van diverse artiesten, waaronder de Zangeres zonder naam (verder aangeduid als: de Oude Catalogus). Deze Oude Catalogus is enkele malen doorverkocht en [X] B.V. heeft de juridische eigendom heeft verkregen.

Gezien het bepaalde in artikel 3:83 lid 3 BW is [B.] BVBA eigenaar van de Oude Catalogus. [Y.] c.s. stelt rechthebbende te zijn op de economische eigendom van de catalogus, en vordert levering van de catalogus. Ter onderbouwing van haar aanspraak heeft [Y.] c.s. twee gronden aangevoerd: primair lastgeving en subsidiair onrechtmatige daad. Een constructie is beoogd die de eigendom van de Oude Catalogus moest splitsen in formeel juridische eigendom en economische eigendom, voor contractuele aanspraken is uiteindelijk te weinig steekhoudends gesteld.

Inzake de lastgeving dient te worden bewezen dat [Y.] BV opdracht heeft gegeven aan [X.] B.V. en dat [X.] B.V. de opdracht heeft aanvaard, om op eigen naam, maar ten behoeve van [Y.] BV de Oude Catalogus van CNR te kopen, althans dat het de bedoeling van beide genoemde partijen was een situatie te doen ontstaan die meebracht dat [X.] B.V. de catalogus desgevraagd in eigendom aan [Y.] BV moest overdragen.

Onrechtmatige daad Er is - afgezien van brieven, het feit dat de koop door een daartoe opgerichte vennootschap was gesloten en aan geen boekhoudkundige verwerking waaraan het Hof geen conclusies verbindt - geen sprake van een lastgevingsconstructie. Betreft de onrechtmatige daad is er geen schending aan te wijzen van hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Eerder toegewezen royaltyvergoeding is juist, niet valt in te zien dat op grond van de overeenkomst royalty’s die vervallen na 2001 niet meer zouden toekomen. Tot slot betreft de betaalde SENA-vergoedingen kan, "gezien echter de onduidelijkheden binnen de [K.]-groep – zo zijn de SENA-rechten jarenlang aan [Y.] BV betaald – kan [X.] BVBA, naar het oordeel van het hof, er thans geen beroep op doen dat mogelijk Telstar BV de rechthebbende is." [B] zal het bedrag aan [Y] moeten voldoen en Telstar kan haar niet meer voor dat bedrag aanspreken.

Lastgeving 11.6.5.6. Ook het feit dat [G.] de koop liet sluiten door de daartoe opgerichte vennootschap [X.] B.V. geeft geen aanwijzing voor de stelling dat sprake is van lastgeving. De door [G.] opgegeven reden voor het oprichten van een aparte vennootschap is begrijpelijk. [Y.] c.s. hebben gesteld dat in 1990 de Oude Catalogus is verkocht omdat de [K.]-groep in financiële problemen verkeerde en dat, om de Oude Catalogus veilig te stellen, de koop in 1994 door een aparte vennootschap moest geschieden. Niet is echter gebleken, noch uit de hiervoor vermelde brieven, noch overigens, dat deze constructie vanuit [Y.] BV is opgedragen en nog minder dat de door [Y.] c.s. aangevoerde reden daarvoor de aanleiding is geweest. Het hof ziet het niet anders dan dat [G.], om haar moverende redenen, de koop door een aparte vennootschap heeft laten geschieden. Het hof tekent hierbij aan dat de klacht in grief 1 dat door de rechtbank ten onrechte bij de feiten is opgenomen dat de Oude Catalogus wegens financiële problemen binnen de [K.]-groep in 1990 is verkocht, derhalve geen belang meer heeft.

11.6.5.9. Ook als juist zou zijn dat kosten met betrekking tot de koop en exploitatie van de Oude Catalogus voor rekening van [Y.] c.s. zijn gekomen is dat geen reden tot een lastgeving te concluderen. Uit hetgeen partijen hebben gesteld, maakt het hof op dat [G.] tijdens haar leven grotendeels vrij kon opereren binnen de [K.]-groep. Indien zij kosten ten laste van [Y.] c.s. heeft gebracht die daar niet horen, zullen die kosten desgevraagd vergoed moeten worden.

11.6.5.10. Gesteld en niet weersproken is dat de Oude Catalogus niet op de balans van [X.] BVBA voorkomt. Hetzelfde geldt voor de stelling dat de Oude Catalogus niet op de balans van [Y.] BV voorkomt. Aan de boekhoudkundige verwerking verbindt het hof geen conclusies.

11.6.5.11. Hetgeen hiervoor in 11.6.5.5. tot en met 11.6.5.10 is overwogen, kan ook in samenhang bezien, niet tot de conclusie leiden dat bij aankoop van de Oude Catalogus in 1994 door [X.] B.V. en [Y.] BV een constructie is beoogd die de eigendom van de Oude Catalogus moest splitsen in formeel juridische eigendom en economische eigendom en waarbij de economische eigendom bij [Y.] BV moest liggen. Voor contractuele aanspraken van [Y.] BV in die zin is uiteindelijk te weinig steekhoudends gesteld.

Onrechtmatige daad11.6.6. [Y.] c.s. heeft haar aanspraak op de Oude Catalogus voorts gestoeld op onrechtmatige daad van [X.] BVBA. [Y.] c.s. stelt ter toelichting dat [X.] BVBA de catalogus op onrechtmatige wijze heeft verkregen. [G.] zou onrechtmatig gehandeld hebben jegens [Y.] BV door de catalogus onder te brengen in haar eigen vennootschap [X.] B.V. [G.], zo begrijpt het hof, had het belang van de [K.]-groep moeten laten prevaleren en had ervoor moeten zorgen dat de Nieuwe en de Oude Catalogus weer in een hand kwamen. Het nalaten van deze zorgplicht acht het hof niet een onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6: 162 BW. Met name is op dit punt geen schending aan te wijzen van hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

11.6.10.3. Het hof oordeelt als volgt. Partijen zijn overeengekomen de beslissingen van de voorzieningenrechter in het kort geding zaaknr. 60411 te aanvaarden en geen hoger beroep daartegen in te stellen. Uit de dagvaarding tot het kort geding was duidelijk op te maken wat gevorderd werd en op welke grond. Dit brengt mee dat partijen gebonden zijn aan de beslissing dat de royalty’s van de Zangeres Zonder Naam door haar zijn overgedragen aan Telstar BV, en aan de beslissing dat Telstar BV over de periode 1998 tot en met 2001 € 81.310,75 verschuldigd is. Derhalve is de vordering tot betaling van € 6.310,75 terecht toegewezen. Anders dan de rechtbank heeft geoordeeld acht het hof echter de over het bedrag gevorderde rente niet toewijsbaar. Het hof acht het bedrag van € 6.310,75 verschuldigd op grond van de overeenkomst van 22 maart 2004 en de daarop gegeven beslissingen van de voorzieningenrechter in de zaak 60411. In dat kort geding is geen rente gevorderd. Grief 4 slaagt in zoverre.

De royalty’s van de Zangeres Zonder Naam 11.6.10.4. Het hof volgt niet het standpunt van [X.] BVBA dat voor de royalty’s die zijn opgekomen ná 2001 niet meer geldt dat moet worden aangenomen dat Telstar BV gerechtigd is tot de royalty’s. Het doel van de overeenkomst van 22 maart 2004 was in ieder geval de vorderingen over en weer en het debat daarover af te bakenen. Partijen hebben in de overeenkomst op belangrijke punten de beslissing aan de voorzieningenrechter overgelaten. De vraag of Telstar BV al dan niet gerechtigd was tot de royalty’s is zo een punt. Het debat daarover nu weer openen, zou, naar het oordeel van het hof, aan de overeenkomst haar zin ontnemen. Het hof neemt dan ook aan dat de bedoeling van partijen is geweest over de al dan niet gerechtigdheid van Telstar BV tot de artiestenroyalty’s van de Zangeres Zonder Naam een bindende beslissing te krijgen.

door [X.] BVBA van SENA ontvangen vergoeding van € 9.144,35 voor naburige rechten 11.6.11.2 (...) Wel merkt het hof op dat in het vonnis van de voorzieningenrechter te Amsterdam van 8 april 2004 is bepaald dat de SENA-rechten toekomen aan Telstar BV. Op grond van dat vonnis moet er tussen partijen van worden uitgegaan dat alle naburige rechten in verband met de Oude Catalogus toekomen aan Telstar BV. In de akte vermeerdering van eis van 13 december 2006 is gevorderd dat [B.] BVBA wordt veroordeeld tot betaling aan [Y.] BV. [Y.] c.s. heeft zich beroepen op een rekeningafschrift van SENA van 1 oktober 2001. Dit rekening afschrift ontbreekt bij de stukken die bij het pleidooi aan het hof zijn overgelegd. Nu [X.] BVBA niet heeft ontkend het bedrag te hebben ontvangen, en uit de stellingen van partijen en de stukken van het geding moet worden afgeleid dat [B.] BVBA geen andere activiteiten heeft bedreven of bedrijft dan exploitatie van de Oude Catalogus, moet worden aangenomen dat het bedrag van € 9.144,35 ten onrechte door SENA aan [B.] BVBA is betaald. [X.] BVBA stelt - op zichzelf genomen terecht - dat geen reden is opgegeven waarom [Y.] BV gerechtigd zou zijn en dat het bedrag hoogstens aan Telstar zou moeten toekomen. Gezien echter de onduidelijkheden binnen de [K.]-groep – zo zijn de SENA-rechten jarenlang aan [Y.] BV betaald – kan [X.] BVBA, naar het oordeel van het hof, er thans geen beroep op doen dat mogelijk Telstar BV de rechthebbende is. [B.] BVBA zal het bedrag aan [Y.] BV dienen te voldoen. Uiteraard kan Telstar BV haar dan niet meer voor het bedrag aanspreken.

Lees het arrest hier (LJN / pdf)

RCC 1 september 2011, Dossiernr. 2011/00585 (Old Amsterdam)

Parallelle publicatie RB 1128. Reclamerecht. Misleiding. 'herkomstaanduiding'. Vertrouwen. Televisiecommercial en website van Old Amsterdam met Amsterdamse beelden uit 1910-1930 waarin naam van het kaasmerk is gemonteerd. Klager acht uitingen misleidend want product wordt neergezet als 'heritage brand' maar bestaat pas sinds 1985 en komt niet uit Amsterdam. Commissie wijst de klacht af: consument zal beelden opvatten als sfeertekening. Verwijzing naar Amsterdam, zonder dat de kaas daar wordt gemaakt, maakt de uiting niet ontoelaatbaar. 

Het standpunt van adverteerder is nader toegelicht. Daarbij is een ‘moodboard’ getoond dat voorafgaand aan de commercial, die al tien jaar (met wisselende muziek) wordt uitgezonden, is gemaakt, waaruit blijkt dat de bedoeling van de commercial is geweest een nostalgisch beeld op te roepen van verlangen en ‘die goede oude tijd’.

Commissie: Vast staat dat de bestreden commercial filmbeelden bevat van Amsterdam uit (ongeveer) de jaren ’20 of ’30 van de vorige eeuw, waarin de naam van het kaasmerk Old Amsterdam is gemonteerd. Naar het oordeel van de Commissie wordt hierdoor niet de onjuiste indruk gewekt dat Old Amsterdam kaas in die periode reeds bestond. De gemiddelde consument zal de nostalgische beelden, die vergezeld gaan van het lied “In de armen van de stad” (Amsterdam), opvatten als romantische sfeertekening die de naam, de smaak en het karakter van de oude kaas Old Amsterdam verbeeldt en onderstreept.

Dat in de bestreden uitingen wordt verwezen naar de stad Amsterdam, zonder dat de kaas in Amsterdam wordt gemaakt, betekent niet dat de uitingen daardoor ontoelaatbaar zijn. Deze verwijzing geschiedt kennelijk in verband met de naam “Old Amsterdam”, en in geen van de uitingen ligt de suggestie besloten dat de kaas ook in Amsterdam gemaakt wordt.

Gelet op het vorenstaande acht de Commissie de commercial en de bestreden uitingen op de website niet in strijd met de waarheid en/of misleidend in de zin van de (door klager aangehaalde) artikelen 8.2 en 10 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Evenmin is sprake van het schaden van vertrouwen in reclame in de zin van artikel 5 NRC.

De Commissie wijst de klacht af.

Lees de uitspraak hier (link / pdf)

Vzr. rechtbank Rotterdam 23 september 2011, LJN BV8876, KG ZA 11-639 (Halfords Nederland B.V. tegen Ado Bike B.V.)

Met dank aan Jerry Considine, Considine advocaten.

Halfords exploiteert een winkelketen met 160 winkels en is houder van Beneluxwoordmerk LIMIT (rijwielen en onderdelen daarvoor). Ado Bike heeft 2 winkels en is franchisegever aan 40 winkels, zij voert de naam UMIT voor de Ado Bike-fietsen, de directeur heeft een onthoudingsverklaring gedaan.

Ado Bike heeft haar franchisenemers geïnformeerd, meer is niet verantwoordelijk te houden voor het verkoopgedrag van haar franchisenemers. Door aangeleverd materiaal staat onthoudingsverklaring op losse schroeven en gezien de visuele en auditieve (waarover wordt gesteld dat het Turkse uitspraak behoeft) overeenstemming wordt een voorziening obv 2.20 lid 1 sub b BVIE getroffen. Terugroepen van inbreukmakende producten zal, als disproportioneel, worden afgewezen. Eveneens vanwege onvoldoende spoedeisend afgewezen is de gevorderde afgifte van inbreukmakende producten. Ado Bike wordt in de proceskosten ex 1019h Rv veroordeeld. 

 

4.3 Ado Bike betwist dat Halfords een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen en voert daartoe aan dat Halfords een jaar heeft laten passeren tussen de beweerdelijk geconstateerde (maar betwiste) merkinbreuk en het instellen van de vorderingen. Voorts voert Ado Bike aan dat zij onder meer in de onder 2.6 geciteerde mail, maar ook later heeft aangegeven haar handel in UMIT fietsen te staken en gestaakt te houden, van welke toezegging zij zich slechts bevrijd zou achtten als Halfords desondanks een procedure zou voeren en daarbij definitief in het ongelijk zou worden gesteld. it is aan te merken als een deugdelijke onthoudingsverklaring. Ado Bike heeft al eerder aangegeven dat zij geen UMIT fietsen meer in voorraad had en niet opnieuw fietsen van het merk zou/zal inkopen, maar dat zij niet kon instaan voor het gedrag van een aantal franchisenemer die misschien nog beschikken over enige voorraad. Ado Bike is niet verantwoordellijk te houden voor het verkoopgedrag van haar franchisenemers, zij heeft hen wel ingelicht.

4.4. (...) Ado Bike is echter niet bereid geweest om in der minne eveneens aan de nevenvorderingen van Halfords te voldoen zodat reeds om die reden geen algehele minnnelijke regling tot stand is gekomen.

Daarnaast heeft Halfords (...) naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk gemaakt dat een reële dreiging bestaat dat Ado Bike UMIT-fietsen verkoopt en blijft verkopen. Hoewel, naar tussen partijen vaststaat, Ado Bike niet (zeker niet zonder meer) is aan te spreken op inbreukmakende gedragingen van haar franchisenemers, acht de voorzieningenrechter het verweer dat de UMIT fietsen louter bij franchisenemers zijn aangetroffen, weerlegd door voormeld materiaal. Dat betekent dat Halford terecht kan vrezen dat Ado Bike inbreuk zal maken op de merkenrechten van Halfords, ondanks toezegging van Ado Bike dit niet meer te zullen doen. Voorzieningenrechter acht het spoedeisend belang ten aanzien van in elke geval een deel van de vorderingen van Halfords dan ook aanwezig.

4.6 Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter is er sprake van visuele overeenstemming tussen het woordmerk LIMIT en het teken UMIT. (...)

4.7 Ook auditief stemmen LIMT en UMIT overeen aangezien beide woorden de lettergreep MIT op het einde van het woord hebben en op deze lettergreep bij beide woorden de klemtoon ligt. Ado Bike stelt dat UMIT fietsen afkomstig zijn uit Turkije, UMIT een Turks woord is dat door de door Ado Bike gestelde Turkse doelgroep als zodanig herkend zal worden, waardoor deze groep dit woord direct als "OEmit" zal uitspreken. Anders dan Ado Bike aanvoert, is de voorzieningenrechter van oordeel dat zelfs met de Turkse uitspraak de fonetische klant van het woorde UMIT niet zodanig verandert dat van een auditieve gelijkenis geen sprake meer is. Daarbij komt dat het gaat om fietsen, een in Nederland algemeen gangbaar gebruiksartikel dat in Nederlandse winkels aan het Nederlandse publiek wordt aangeboden, zodat de mogelijke klankassociatie van een Turkstalig onderdeel van de bevolking niet van belang is.

4.9 De vordering van Halfords ten aanzien van het staken van het gebruik zal dan ook worden toegewezen, met dien verstande dat de reikwijdte van het te staken gebruik zal worden beperkt tot de Benelux en tot de aanduiding UMIT. De voorzieningenrechter acht voort aannemelijk dat Halfords de verkoop van UMIT fietsen slechts kan bestrijden indien zij over informatie over de bronnen beschikt en daarbij behorende handdelskanalen. De door Halfords gevorderde opgave van deze bronnen door Ado Bike is derhalve toewijsbaar. Ado Bike heeft zich overigens bereid verklaard haar fabrikant te noemen.
Uitgaande van de inbreuk op het merkenrecht van Halfords is het onrechtmatige karakter van het verhandelen van Ado Bike voldoende aannemelijk geworden en is er in beginsel voldoende grond om ten laste van Addo Bike  de voor dergelijke gevallen gebruikelijke voorzieningen op te leggen, teneinde Halfords in de gelegenheid te stellen de door haar geleden schade vast te stellen. Spoedeisend belang daarbij ontbreekt echter, terwijl de betrokken gegevens commercieel vertrouwelijk zijn. Dit deel van de vordering wordt dus afgewezen.
De door Halfords gevorderde terugroep van de inbreukmakende producten bij alle kopers van de doro Ado Bike veerkochte producten onder het merk UMIT zal, als disproportioneel, worden afgewezen. De uiteindelijke kopers zijn, zeker voor het merendeel, consumenten. Voor zover het gaat om de franchisenemers is Halfords met de gegevens bekend. De hiermee samenhangende vordering tot overhandiging van de afschriften van de aangete-kende brieven met een gedateerd bewijs van postbezorging zal eveneens worden afgewezen. De gevorderde afgifte van de inbreukmakende producten  die nog in bezit van Ado Bike zijn, zal als naast het verbod op verhandeling onvoldoende spoedeisend worden afgewezen, mede om executieproblemen te voorkomen.

Lees het vonnis hier (LJN BV8876, schone pdf, grosse KG ZA 11-639)