Slaafse nabootsing  

Vzr. Rechtbank Den Haag 22 oktober 2014, IEF 14307; ECLI:NL:RBDHA:2014:13292(Koelstra c.s. tegen Van Asten c.s.)
Auteursrecht. Merkenrecht. Onthoudingsverklaring. Misleidende reclame. Keywords. Koelstra is een onderneming die o.a. buggy’s (waaronder de ‘Limbo’) produceert en verkoopt. Van Asten exploiteert een winkel die babyartikelen verkoopt. Koelstra constateert een Techno Limbo buggy, waarop de Koelstra merken zijn aangebracht, wordt aangeboden via winkel en webshop. De voorzieningenrechter beveelt de misleidende mededelingen te staken, gebiedt tot rectificatie. De nog bestaande voorraad Techno buggy´s moet worden vernietigd op grond van de onthoudingsverklaring. Het woordmerk Koelstra als keyword, anders dan in combinatie met het aanbieden van de Techno buggy, vormt geen merkinbreuk.

4. De beoordeling
A. De Techno
4.4. Tussen partijen is niet in geschil dat het aanbieden en verhandelen van de Techno een inbreuk vormde op de Koelstra merken en op de auteursrechten van Koelstra. De voorzieningenrechter neem dat dan ook tot uitgangspunt. Ook is niet in geschil dat zowel Van Asten als Babysupershop de Techno hebben verhandeld. Uit de in 2.14. weergegeven onthoudingsverklaring volgt dat zij op 20 juni 2014 al hadden toegezegd, op verbeurte van een contractuele boete, dat zij die inbreuk gestaakt zouden houden. Gesteld noch gebleken is dat zij zich niet aan die toezegging hebben gehouden. Koelstra c.s. heeft in dit kort geding ook niet duidelijk gemaakt welk (spoedeisend) belang zij nog heeft bij het gevorderde inbreukverbod, naast de verkregen onthoudingsverklaring. Gelet daarop vormt de inbreuk die met de Techno is gemaakt onvoldoende grond voor toewijzing van het door Koelstra c.s. gevorderde inbreukverbod jegens Van Asten en Babysupershop.

4.5. In de onthoudingsverklaring is ook toegezegd dat Van Asten en Babysupershop opgave zouden doen van hun leverancier, inkoop- en verkoopgegevens en winstgegevens. Blijkens de door Van Asten c.s. als productie 21 overgelegde correspondentie zijn Van Asten en Babysupershop die toezegging nagekomen. Koelstra c.s. heeft in dit kort geding ook niet duidelijk gemaakt welk spoedeisend belang zij op dit moment nog heeft bij het door haar gevorderde bevel tot opgave. Die vordering zal derhalve worden afgewezen.

4.6. Tijdens de zitting bleek dat de overeengekomen afgifte ter vernietiging van de beslagen en voorradige Techno buggy’s nog niet heeft plaatsgevonden. Koelstra c.s. heeft derhalve nog wel spoedeisend belang bij haar vordering tot (afgifte ter) vernietiging. Vast staat dat deze buggy’s inbreuk maken op de auteursrechten van Koelstra en de merkrechten van Tonqa en Simki. Op grond van zowel de onthoudingsverklaring van Van Asten c.s., als op grond van artikel 28 Auteurswet en/of de artikelen 14 en 102 GMVo jo. 2.22 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) heeft Koelstra c.s. recht op (afgifte ter) vernietiging van de Techno buggy’s. Dat geldt niet alleen voor de Techno buggy’s die Van Asten thans in voorraad heeft, maar ook voor de hieronder te bespreken te retourneren buggy’s. De vordering tot vernietiging zal dan ook worden toegewezen, zoals in het dictum bepaald.

4.10. Met de hiervoor besproken rectificatie wordt in wezen deels voldaan aan de vordering tot het gelasten van een recall. Ter zitting heeft Koelstra c.s. erkend dat een volledige recall van de Techno buggy’s ondoenlijk is voor Van Asten en Babysupershop, omdat een groot deel van de Techno buggy’s over de toonbank is verkocht zodat de kopers niet bekend zijn. Gelet daarop en op de toewijzing van de rectificatie, is er naast de rectificatie onvoldoende grond voor toewijzing van een afzonderlijke recall.

B. De reclames van Van Asten c.s.

De gestelde misleidende reclames
4.14. Koelstra c.s. heeft onbetwist gesteld dat Van Asten c.s. dit type buggy van Koelstra, dat onderdeel uitmaakt van de nieuwste collectie, nimmer in haar assortiment heeft gehad, zodat zij deze evenmin in voorraad kan hebben gehad. Met de aanbieding van dit type buggy, voorzien van een afbeelding ervan en de tekst “beschikbaarheid: niet in voorraad”, wordt voorshands oordelend evenwel de suggestie gewekt dat Van Asten c.s. deze buggy wel in voorraad heeft gehad, dan wel dat deze buggy gekocht kan worden en geleverd kan worden zodra zij weer op voorraad is. Dit geldt temeer voor de advertentie op www.beslist.nl. Met Koelstra c.s. is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat deze uitingen om die reden misleidend zijn en derhalve in strijd zijn met artikel 6:194 sub c BW. Het argument van Van Asten c.s., dat zij wel een ouder model van de Simba Twin buggy in haar assortiment heeft gevoerd, doet aan het voorgaande niet af.

4.16. Met deze advertentie wordt naar voorlopig oordeel de suggestie gewekt dat buggyshop.eu het gehele assortiment aan Koelstra buggy’s aanbiedt, dat deze alle in voorraad en direct leverbaar zijn met bovendien een laagste prijsgarantie. Nu Van Asten c.s. heeft erkend dat zij thans geen enkele buggy van Koelstra in voorraad heeft, is deze advertentie voorshands oordelend misleidend op grond van artikel 6:194 sub c BW. Het element van de laagste prijsgarantie is op grond van artikel 6:194 sub d eveneens misleidend omdat het in samenhang met het voorgaande geen betrekking kan hebben op enig product van Koelstra.

4.20. De Koelstra buggy’s die voorkomen in de misleidende reclames worden op de markt gebracht door Koelstra. Daardoor zijn deze misleidende reclames onrechtmatig jegens Koelstra. Koelstra c.s. hebben niet gesteld dat en waarom deze reclames tevens onrechtmatig zijn jegens Tonqa en Simki. Dit is ook niet voorshands aannemelijk, omdat deze vennootschappen slechts houdstermaatschappijen zijn. Jegens hen is het gevorderde verbod om misleidende reclame te maken derhalve niet toewijsbaar.

Merkgebruik in reclame

4.25. De wijze waarop Babysupershop gebruik maakt van keyword advertising tast de herkomstaanduidingsfunctie van het woordmerk Koelstra niet aan. De gemiddelde internetgebruiker die na het intoetsen van het woordmerk Koelstra in een zoekmachine, een advertentie van Babysupershop bij de advertenties aantreft en daarop klikt, komt op een website waarop duidelijk is vermeld van welke producenten de daarop aangeboden producten afkomstig zijn. Alleen bij de producten die daadwerkelijk van Koelstra afkomstig zijn is dat vermeld, bij andere producten zijn andere merknamen vermeld. Daarmee weet de internetconsument onmiddellijk dat het hier niet gaat om de website van Koelstra of een onderneming waarmee zij een economische band heeft. Dat geldt ook als er geen Koelstra producten op die websites te koop worden aangeboden. Alle andere producten vermelden immers andere merken. De herkomstaanduidingsfunctie van het woordmerk Koelstra is daarom niet in het geding.

4.27. Van een aantasting van de investeringsfunctie is slechts sprake als het gebruik door Koelstra c.s. van het woordmerk ter verwerving of behoud van een reputatie, aanzienlijk wordt verstoord door het keyword adverteren van Babysupershop. Dat daarvan sprake zou zijn, is in dit kort geding onvoldoende aannemelijk gemaakt door Koelstra c.s. Koelstra c.s. hebben daarover concreet gesteld dat de verkoop van haar buggy’s in de afgelopen maanden sterk is teruggelopen en dat haar handelsrelatie met Prénatal is verstoord. Dat die gestelde gebeurtenissen het gevolg zijn van het keyword adverteren door Babysupershop, is echter geenszins aannemelijk gemaakt door Koelstra c.s. Het gebruik van keywords met het woordmerk Koelstra door Babysupershop is in zijn algemeenheid derhalve geen inbreuk op de merkrechten van Koelstra c.s. op grond van artikel 9 lid 1 sub a GMVo.

4.29. Een en ander leidt tot de conclusie dat het gebruik van het woordmerk Koelstra als keyword, anders dan in combinatie met het aanbieden van de Techno buggy, geen merkinbreuk vormt. Nu Van Asten c.s. al hebben verklaard de Techno buggy niet meer aan te zullen bieden, heeft Koelstra c.s. geen spoedeisend belang meer bij een verbod op gebruik van het woordmerk Koelstra als keyword in combinatie met het aanbieden van de Techno buggy, zodat de vordering tot het staken van merkinbreuk door keyword advertising in zijn geheel zal worden afgewezen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Babysupershop binnen 2 (twee) werkdagen na betekening van dit vonnis ieder onrechtmatig handelen jegens Koelstra, bestaande uit het doen van misleidende mededelingen in internetadvertenties op de wijze als beschreven in 4.12 en 4.15, te staken en gestaakt te houden;

5.2. beveelt Van Asten en Babysupershop tot het geven van opdracht tot het plaatsen van een rectificatie in de eerst mogelijke editie van het maandblad Ouders Van Nu en het maandblad Wij Jonge Ouders binnen 30 (dertig) dagen na betekening van dit vonnis, met daarin de navolgende tekst in een duidelijk leesbaar lettertype: (...)

5.3. beveelt Van Asten en Babysupershop binnen 90 (negentig) dagen na betekening van dit vonnis de bij hen bestaande voorraad Techno’s alsmede de naar aanleiding van de in 5.2 bevolen publicatie geretourneerde exemplaren, ter keuze van Koelstra hetzij op eigen kosten en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Koelstra te doen vernietigen, hetzij deze aan Koelstra c.s. af te geven ter vernietiging op een door Koelstra c.s. nader te bepalen plaats en tijdstip;

5.4. veroordeelt Van Asten en Babysupershop om aan Koelstra c.s. een dwangsom te betalen van € 2.500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de betreffende gedaagde in gebreke blijft om tijdig en volledig te voldoen aan (één of meerdere van) de in 5.1 tot en met 5.3 bedoelde bevelen, tot een maximum van € 100.000,- voor iedere gedaagde is bereikt;

5.5. compenseert de proceskosten;

5.6. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv, voor zover het de in 5.2 en 5.3 gegeven voorzieningen betreft, op 6 (zes) maanden na dagtekening van dit vonnis;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Rechtbank Den Haag 8 oktober 2014, IEF 14264; ECLI:NL:RBDHA:2014:12947 (Nickelson tegen Cool Cat)
Uitspraak ingezonden door Jacqueline Schaap en Jasper Klopper, Klos Morel Vos & Schaap. Wim Maas en Charlotte Garnitsch, Deterink. Slaafse nabootsing. Nickelson vordert met succes de staking van onrechtmatig handelen op basis van slaafse nabootsing van het witte 'Model Selene'. Zelfs een bovengemiddeld kritisch publiek kan de modellen met elkaar verwarren. Het verwarringsgevaar wordt niet weggenomen door het feit dat de Coolcat winkels geen producten van andere merken verkopen. Andere jassen met een gewatteerde en getailleerde donsjack met bontkraag en blinde ritssluiting zijn op zich weinig onderscheidend in de markt bij de introductie ervan.

4.13. Gelet op de hiervoor overwogen omstandigheden is er in juli 2013 naar het oordeel van de rechtbank geen sprake geweest van gevaar voor verwarring tussen model Moena en model KPom. Voor het kritische relevante publiek zijn de in 4.8 opgesomde verschillen, met name de verschillen in het rugpand, daarvoor te groot en in het oog springend. Bij deze stand van zaken behoeft het verweer van Cool Cat dat model Moena de eigen plaats in de markt inmiddels heeft verloren geen verdere bespreking.

4.17. Model KPom Quilt heeft net als model Sylvie een voorpand met quiltstructuur terwijl de rest van de jas geen quiltstructuur heeft. Het achterpand bezit echter niet het voor model Sylvie kenmerkende decoratieve logo en heeft veel dikkere doorgestikte banen. Het rugpand van model KPom Quitt heeft daardoor een horizontale vlakverdeling, terwijl het rugpand van model Sylvie meer als één vlak oogt doordat er minder stiknaden zijn toegepast en de vulling minder volumineus is. Ook het model wijkt af: KPom Quilt is korter met een brede boord in de taille, terwijl model Sylvie langer doorloopt en geen aparte boord heeft. Tot slot heeft model KPom Quilt, evenals model KPom, bontballetjes aan de uiteinden van koorden.

4.23. Model Krebel bezit eveneens de (namaak-)leren riempjes op de zakken van het voorpand in een contrasterende kleur, ritsen in een contrasterende kleur en contrasterende biezen op de capuchon. De op het achterpand gestikte kroon van model Selene ontbreekt in model Krebel. Een ander verschil tussen beide modellen is, dat model Krebel geen brede contrasterende bies midden op de capuchon heeft en een hogere boord onderaan de jas. Desalniettemin is de totaalindruk van beide jassen zo gelijk, dat zelfs het bovengemiddeld kritisch publiek dat in dit geval in aanmerking moet worden genomen, model Krebel kan verwarren met model Selene. Anders dan bij de hiervoor beoordeelde Nickelson jassen, is het stiksel op het rugpand niet bijzonder opvallend omdat er geen afwijkende kleuren bij zijn gebruikt en omdat het een enkele stiknaad betreft. Dit element neemt het verwarringsgevaar dus ook niet weg. Het verwarringsgevaar wordt evenmin weggenomen door het feit dat de Coolcat winkels, waar de Cool Cat jassen met name worden verkocht, geen producten van andere merken verkopen. Cool Cat heeft onvoldoende onderbouwd dat het relevante publiek daarvan op de hoogte is.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Report on EU customs enforcement of intellectual property rights: Results at the EU border 2013, 31 juli 2014
Uit het persbericht. Uit het jaarrapport van de Commissie over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane blijkt dat de douanediensten in de Unie in 2013 bijna 36 miljoen stuks hebben tegengehouden waarvan werd vermoed dat ze inbreuk maakten op intellectuele-eigendomsrechten (IER). Hoewel dit aantal lager is dan de voorgaande jaren, vertegenwoordigden de onderschepte goederen toch nog altijd een waarde van 760 miljoen euro. Het vandaag verschenen rapport bevat eveneens statistieken over het soort, de herkomst en de vervoerswijze van de namaakgoederen die aan de EU-buitengrenzen zijn tegengehouden.

Kledingstukken (12 % van alle tegengehouden goederen) en medicijnen (10 %) behoren tot de belangrijkste categorieën van goederen die worden tegengehouden. In 2013 ging het in zo'n 70 % van de douane-interventies om post- en koerierszendingen en in 19 % van de tegengehouden postzendingen betrof het medicijnen. Zo'n 90 % van alle tegengehouden goederen is vernietigd of er werd een rechtszaak aangespannen om de inbreuk vast te stellen. China is nog altijd het belangrijkste land van herkomst van namaakgoederen: 66 % van alle tegengehouden goederen komt uit China en 13 % uit Hongkong. Andere landen domineren dan weer als het gaat om specifieke productcategorieën, zoals Turkije voor parfum en cosmetica en Egypte voor levensmiddelen.

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 8 juli 2014, IEF 14032 (ACS Systems tegen Terwa)
Uitspraak ingezonden door Lars Bakers, Bingh advocaten. Zie eerder IEF 12009, IEF 10957, IEF 5062. Slaafse nabootsing. Auteursrecht afneembare trekhaaksystemen. Know how. Rechtbank heeft in de bodemprocedure ACS' vorderingen grotendeels afgewezen. Verwarringsgevaar onder het relevante publiek staat niet vast. Voor auteursrechtelijke bescherming is vereist dat het (beweerde) werk oorspronkelijk is en niet ontleend aan een ander werk. Vaststaat dat de er eerdere trekhaken van Bosal bestonden op het moment waarop door ACS trekhaken werden ontworpen; bij vergelijking van de trekhaken levert een onvoldoende blijk van oorspronkelijkheid op ten opzichte van bestaande systemen. Van onrechtmatig handelen door gebruik te maken van know how is geen sprake, omdat medewerker reeds eerder bij Bosal know how hadden opgedaan. Behoudens een incidentele grief inzake kostenveroordeling, falen de overige grieven.

Leestips: 4.9, 4.10, 4.15, 4.16, 4.20

Recent heeft Dirk Visser tien kennisclips intellectuele eigendom gemaakt. Het zijn korte filmpjes van tussen de acht en de tien minuten. Ze zijn bedoeld als inleiding en aanvulling op het onderwijs voor de eerstejaars rechtenstudenten in Leiden. Deze ‘kennisclips IE’ kunnen ook dienen als eerste kennismaking met de verschillende deelgebieden van het recht van de intellectuele eigendom voor studenten aan andere universiteiten of hbo-instellingen en voor andere belangstellenden. Voorkennis is niet nodig. De kennisclips zijn hieronder te vinden: Het is - zoals bekend uit het Svensson-arrest [IEF 13540] - toegestaan naar deze kennisclips te linken of deze te embedden, bij voorkeur met bron- en naamsvermelding:

De kennisclips IE hebben de volgende onderwerpen:
1. Handelsnaamrecht, ‘Uit een beeldscherm komt geen bier’.
2. Merkinschrijving, ‘Have a break’.
3. Merkinbreuk, ‘Een borrel met een zeepsmaak’.
4. Modellenrecht, ‘Not as cool’.
5. Auteursrechtelijk werk, ‘Ze heeft de zwarte band winkelen’.
6. Muziekauteursrecht, ‘De Turijnse tandarts’.
7. Octrooiinschrijving, ‘Pingpongballetjes in de Donald Duck’.
8. Uitleg van een octrooi, ‘De kromlijnige beweging’.
9. Onstoffelijkheid, ‘Het best bewaarde geheim’.
10. Slaafse nabootsing, ‘Imitation is the life blood of competition’.
De kennisclips hoeven niet in deze volgorde te worden bekeken en kunnen eventueel gebruikt worden in combinatie met het boekje ‘Hoofdstukken intellectuele eigendom’.

Sommige verwijzingen zijn mogelijk al weer iets verouderd, zoals die naar het Marco del Corso-arrest [IEF 11045] (dat sinds het OSA-arrest [IEF 13584] mogelijk niet meer voor auteursrechtrecht geldt) en het Apple/Samsung-arrest [IEF 12714] (dat sinds het Karen Millen-arrest [IEF 13959] mogelijk deels is achterhaald, maar voor een eerste kennismaking met het rechtsgebied lijkt dit geen al te groot probleem).

De kennisclips zijn gemaakt bij het Centre for Innovation van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden door Thomas Hurkxkens met hulp van Leidse studenten voor wie dit onderdeel uitmaakte van het Honours College Law programma, te weten Anne-Marie Beens, Nesli Cubukcu, Joanne van Eenennaam, Mesut Korkmaz, Anna Nijmeijer en Kumar Roepnarain.

Rechtbank Gelderland 4 juni 2014, IEF 13915 (All Round Company tegen Simstars)
Uitspraak ingezonden door Nanda Ruyters, BRight advocaten. Geen slaafse nabootsing. Bewijsopdracht actieve bijdrage aan ongeoorloofde uiting. All Round heeft de sieradenlijn met hangers voor verwisselbare munten onder de naam Mi Moneda, Simstart handelt onder de merknaam Nikki Lissoni. De aanwezigheid van een omvangrijk maar ongedateerd Umfeld die een vergelijkbare totaalindruk hebben als de Mi Moneda hanger beperken het onderscheidend vermogen en de Mi Moneda hanger neemt geen eigen plaats op de markt in. De verwijzing naar Hof Den Haag All Round/Dutch Designz [IEF 11041] is een onvoldoende motivering, omdat dat een eerder beoordelingsmoment betrof en tegen de achtergrond van een beperkter Umfeld was geplaatst. In een trainingsmanual uit Engeland zou een ongeoorloofde uiting staan: "suffers from the colour fading" en "falling apart", All Round wordt opgedragen bewijs te leveren dat Simstars actief is geweest bij het maken en verspreiden van de Training Manual.

4.9. Deze vergelijking laat zien dat de combinatie van de zes elementen van de Mi Moneda hanger die All Round onderscheidend noemt in het uiterlijk van de Mi Moneda hanger en die dus de totaalindruk van de Mi Moneda hanger bepaalt, terug te vinden is in de hangers van My iMenso en Innerpower. Ook deze hangers zijn cirkelvormige hangers voor een verwisselbare muntsieraad, uitgevoerd in de kleuren zilver, goud of rosé, met aan de voorzijde een relatief brede rand en versiering van deze rand met bedruk van de merknaam (erin gestanst) in een strak lettertype, een sluiting met drie relatief grote oogjes aan de bovenzijde van de hanger die functioneren als oog voor de ketting en een klein scharniertje aan de onderzijde van de hanger. Dit betekent dat voor het relevante publiek, de vrouwelijke consument met een gemiddeld aandachtsniveau, de hangers van My iMenso en Innerpower qua uiterlijke verschijningsvorm een vergelijkbare totaalindruk hebben als de Mi Moneda hanger. (...)

4.10. Nu op All Round met betrekking tot de eis van het onderscheidend vermogen de stelplicht en bewijslast rust, had het, gelet op de gemotiveerde betwisting daarvan door Simstars en mede gelet op de aanwezigheid van een omvangrijk maar ongedateerd Umfeld naast de hangers van My iMenso en Innerpower die een vergelijkbare totaalindruk hebben als de Mi Moneda hanger, op de weg van All Round gelegen om handen en voeten te geven aan haar stelling dat de Mi Moneda hanger onderscheidend vermogen heeft en daardoor een eigen plaats op de markt inneemt. Dat heeft All Round niet gedaan. Evenmin heeft zij een specifiek bewijsaanbod ter zake gedaan.

P.G.F.A. Geerts, Noot onder Hof Arnhem-Leeuwarden 26 november 2013 (Blackstone/Brainwave), publicatie volgt in IER 2014.
Bijdrage ingezonden door Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen. 1. Eiser (Blackstone) meent dat gedaagde (Brainwave [IEF 13287]) inbreuk maakt op zijn auteursrechten en/of zich schuldig maakt aan onrechtmatig handelen (slaafse nabootsing). Voor de vraag of de schoen van Blackstone auteursrechtelijk beschermd is moet beoordeeld worden of die schoen op het moment dat de schoen is ontworpen aan de werktoets voldoet. Of de schoen in aanmerking komt voor slaafse nabootsingsbescherming is beslissend of ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk van Brainwave, de schoen van Blackstone een eigen plaats in de markt heeft.

Lees verder

Vzr. Rechtbank Gelderland 17 april 2014, IEF 13772 (IMS tegen Rofra)
Uitspraak ingezonden door Marjolein Driessen, Legal Tree. Slaafse nabootsing. Banken. Een van de afnemers van de banken van IMS is Rofra. Rofra is een internationaal opererende groothandel in meubelen. De kasteelbanken (Cleopatra vs Sacramento James) hebben mede door de verschillende texturen die een groot deel van het uiterlijk bepalen een andere aanblik, er is geen verwarring. Bij de kubistische banken (Westminster vs Edmonton en Dante) is de totaalindruk van de Dante bank hetzelfde, omdat er sprake is van een één-op-één kopie. Rofra had evengoed een andere stof of afmeting kunnen kiezen.

Leestips: 4.6, 4.7. 4.12, 4.14.

Rechtbank Gelderland 11 december 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:6478 (Filmop en Tecno Trolley Systems tegen Exive)
Geen slaafse nabootsing. Internationaal geschil. Modelrecht. Bewijsopdracht. Filmop produceert Morgan-serie professionele schoonmaakwagens, waarvoor modelrechten (op onderdelen) zijn gedeponeerd. Exive betreft een soortgelijke wagen en een latere variant. Ook al zijn er talloze punten van overeenstemming, in de ogen van een professioneel koperspubliek zal het geen verwarring veroorzaken. De rechtbank draagt Filmop c.s. op te bewijzen dat Exive "de Mike" en een zakdragerdeksel heeft verkocht, geproduceerd, ten verkoop aangeboden en/of afgebeeld.

Rechtsmacht en toepasselijk recht.
4.3. Voor zover de vorderingen in conventie zijn gebaseerd op inbreuk op de geregistreerde modelrechten van Filmop en de daaruit voortvloeiende handhavingsrechten, beroepen Filmop c.s. zich op het BVIE. De rechtbank zal de bepalingen van dit verdrag toepassen, voor zoveel nodig aangevuld met de bepalingen van andere internationale verdragen waaraan het BVIE niet derogeert (artikel 4.8 BVIE). Hetzelfde geldt voor het geschil in reconventie. Hier is immers de tegenvordering met de eisvermindering beperkt tot de geldigheid van de registraties voor zover deze betrekking hebben op de Benelux.

Slaafse nabootsing?
4.8. Concreet betekent dit dat van de Reiniging Extra, die door Exive op de comparitie is getoond, ook al zijn er talloze punten van overeenstemming, niet kan worden aangenomen dat deze schoonmaakwagen in de ogen van het voldoende oplettende, professionele koperspubliek zoveel gelijkenis vertoont met de Morgan en/of de Green-150 dat gevaar voor verwarring wordt veroorzaakt. Dit publiek zal immers aandacht besteden aan de onderlinge afwijkingen en dit zijn onder meer de volgende:
1) De kleurstelling is anders. Bij de Reiniging Extra zijn, even zoals bij de Mike, de dragende buizen matzwart, terwijl deze buizen bij de Morgan lichtgrijs en bij de Green-150 donkerblauw zijn. De onderwagen en de vaste bakken zijn bij de Reiniging Extra licht grijs en bij de Morgan (en de Mike) middelgrijs, terwijl deze onderdelen bij de Green-150 groen zijn. De loopvlakken van de wieltjes zijn bij de Reiniging Extra (en ook bij de Mike) middelgrijs en bij de Morgan en de Green-150 donkergrijs, tegen het zwart aan. De hengsels van de emmers zijn bij de Reiniging Extra (en de Mike) lichtgrijs en bij de Morgan zwart. Bij de Green-150 zijn zij middelgrijs. Het draagstel en het handvat van de zakdrager (waaraan de wagen wordt voortbewogen) zijn bij de Reiniging Extra (en de Mike) zwart, terwijl deze onderdelen bij de Morgan middelgrijs en bij de Green-150 groen zijn.
2) De wieltjes van de Reiniging Extra (en ook de wieltjes van de Mike) ogen anders dan die van de Morgan en de Green-150. Het betreft de wieltjes zelf, die dikkere ‘bandjes’ hebben, en ook de ronde kapjes van de houders, die veel kleiner zijn.
3)    Anders dan bij de afgebeelde Mike, ontbreekt bij de Reiniging Extra de wringer boven de (rechter) onderemmer waarvan de Morgan en de Green-150 zijn voorzien. Daartegenover is de onderwagen van de Reiniging Extra, anders dan bij de andere wagens, aan de rechterzijde voorzien van een bezemdrager. Verder heeft de Reiniging Extra standaard een felgele buitenzak die ontbreekt bij de Morgan, waarbij blijkbaar gebruik wordt gemaakt van aan de drager op te hangen wegwerpzakken. Dit laatste lijkt echter niet zo’n sterk punt, omdat Filmop c.s. producties hebben overgelegd waaruit volgt dat de Green-150 ook een dergelijke buitenzak heeft (Filmop c.s. hebben hier niet op gewezen in hun dagvaarding, maar dit volgt dus wel uit hun producties).
4)    De Reiniging Extra is, anders dan de afgebeelde Mike, niet voorzien van een aan de opstaande buis bevestigde bezemklem die sterke gelijkenis vertoont met die van het modeldepot van Filmop (zie 2.5 afbeeldingen 2.1 e.v.). De bezemklem van de Reiniging Extra vertoont feitelijk geen enkele gelijkenis (zie 2.12).
5)    Ook het deksel van de zakdrager van de Reiniging Extra ziet er heel anders uit dan dat van de Morgan en de Green-150 (en dat van de afgebeelde Mike). Het betreft niet het door Filmop gedeponeerde model (zie 2.6), maar het deksel, dat hierboven is afgebeeld onder 2.10. Hoewel dit op die ingescande afbeelding misschien niet zo goed zichtbaar is, zijn er kenmerkende uiterlijke verschillen met het door Filmop gedeponeerde model, dat door haar wordt toegepast bij de Morgan en door TTS bij de Green-150. Niet alleen heeft het deksel van de Reiniging Extra een heel andere kleur/tint dan dat van de Morgan (en de Mike), maar bovendien geldt wat betreft de vormgeving dat het deksel van de Reiniging Extra de randen van de houder overkapt, terwijl dat van de Morgan en de Green-150 (even zoals dat van de Mike) daarbinnen valt, en dat de verdieping in het midden veel breder is en uit drie in hoogte verschillende vlakken bestaat, terwijl de verdieping midden in het deksel van de Morgan en de Green-150 (en de Mike) slechts uit één tamelijk smalle strook bestaat. Bij de Reiniging Extra beslaat de verdieping ongeveer de helft van het hele vlak, bij de Morgan en de Green-150 (en de Mike) ongeveer een kwart. Voorts heeft het deksel van de Reiniging Extra één enkel greepje om het op te lichten, terwijl dat van de Morgan en de Green-150 (en de Mike) er twee heeft. Verder ontbreekt bij de Reiniging Extra het naar voren uitstekende en gewelfde middenstuk met sluitknoppen van de Morgan en de Green-150 (en de Mike).
6)    Voorts zijn de handgrepen aan het deksel, waaraan de wagen wordt voortbewogen, heel anders. Bij de Morgan en de Green-150 betreft het een handvat met drie gaten, dat aan de zijkanten van het deksel uitstulpt. Bij de Reiniging Extra (en ook bij de Mike) stulpt het handvat niet uit, heeft het slechts twee gaten en vertoont het handvat aan de voorzijde ter plaatse van de aanvatting kenmerkende overdwarse ribbels (hetgeen niet goed zichtbaar is op de ingescande foto), welke ribbels ontbreken bij de Morgan en de Green-150.
7)    Ten slotte is een kenmerkend verschil dat bij de Morgan en Green 150 de twee grote emmers aan de voorzijde over de rand van de onderwagen uitsteken. Daartoe zijn die emmers aan de onderzijde voorzien van een inkeping. Dit is niet het geval bij de Reiniging Extra en evenmin bij de Mike, noch bij alle andere wagens waarvan afbeeldingen zijn overgelegd. Daar staan de emmers geheel binnen de opstaande randen van de onderwagen (welke opstaande randen bestemd zijn om de emmers binnenboord te houden en ook om gemorst water op te vangen). In het bijzonder deze constructie met overstekende emmers maakt de Morgan en de Green 150 in de ogen van de rechtbank tamelijk uniek. Dit is niet nagebootst.

Inbreuk modelrechten?
4.14. De tussenconclusie is dat het modeldepot inzake de klemmen niet nietig is, ook al is dit tamelijk zwak en komt het slechts geringe beschermingsomvang toe. Het modeldepot inzake de zakhouder met deksel is sterker en evenmin nietig.
Dan is nu nog de vraag of Exive inbreuk maakt of heeft gemaakt op de modelrechten van Filmop.

4.17. Ten aanzien van het deksel van de inklapbare zakhouder van Filmop overweegt de rechtbank dat dit deksel niet staat afgebeeld in de catalogus Basis Assortiment 2012 van Exive en dat de afbeelding op pagina 75 van de Floorpul catalogus van 2008 om dezelfde reden vooralsnog geen inbreuk oplevert. Dit (groene) deksel was, naar de rechtbank aanneemt, een deksel van TTS.

4.18. Verder heeft Exive gemotiveerd betwist dat zij ooit (in de Benelux) de Mike met een inbreukmakende steelklem en deksel heeft verhandeld. De door Filmop c.s. ter zitting meegebrachte Mike levert te dien aanzien nog geen sluitend bewijs op, evenmin als de door Exive betwiste schriftelijke verklaringen en belegstukken met betrekking tot de inkoop en doorverkoop van een of meer Mike’s door Koala Products in Utrecht, laat staan de stukken met betrekking tot de verhandeling van die wagen in Duitsland.

De rechtbank
in conventie en in reconventie
5.1.
draagt Filmop c.s. op te bewijzen dat Exive vanaf 1 januari 2007 in de Benelux de Mike, voorzien van een steelklem met snelsluiting zoals afgebeeld onder 2.11 en een zakdragerdeksel zoals afgebeeld onder 2.8 (op hoofdpunten overeenstemmend met de afbeeldingen onder 2.5 en 2.6), heeft verkocht en/of geproduceerd en/of ten verkoop aangeboden en/of afgebeeld (in catalogi en/of andere media),

Lees de uitspraak:
ECLI:NL:RBGEL:2013:6478 (link)
ECLI:NL:RBGEL:2013:6478 (pdf)

Hof Arnhem-Leeuwarden 18 maart 2014, zaaknr. 200.135.499/01 (Nieko Beheer c.s. tegen Weiwerd Vastgoed B.V.)
Zie eerder Vzr. Rechtbank Noord-Nederland. Spoedappel waarin de vraag wordt voorgelegd aan wie de intellectuele eigendomsrechten toekomen op de door Kremer en Akkerman ontworpen scheepsmodellen en de naam Waarschip. Op de overdracht van een Benelux-merk is naar analogie van artikel 16 van de Verordening (EG) nr. 207/2009 Nederlands recht van toepassing. De ingeschreven merkhouder wordt vermoed rechthebbende te zijn. De ontbrekende beschikkingsbevoegdheid is door bekrachtiging niet geheeld (3:58 lid 1 BW). Vanwege het ontbreken van een schriftelijke akte kan niet worden aangenomen dat de auteursrechten van Kremer en Akkerman aan appellante zijn overgedragen. Op grond van artikel 8 lid 1 van de Verordening (EG) nr. 864/2007 dient het vermeend inbreukmakend handelen in Duitsland te worden beoordeeld naar Duits recht.

3.1.1 Nieko Beheer c.s. en Weiwerd Vastgoed c.s. houden zich bezig met de bouw en verkoop van schepen onder de naam Waarschip.

3.1.2 Kremer en Akkerman zijnde oorspronkelijke ontwerpers van deze schepen. In 1963 zijn zij onder de naam Waarschip een scheepswerf in ‘t Waar gestart. De werf heeft sindsdien Waarschepen geproduceerd en verkocht.

Rechthebbende Benelux-merk nr. 0578711
3.16 Naar het voorlopig oordeel van het hof kan niet worden aangenomen dat er een rechtsgeldige levering van het Benelux-merk 0578711 van Waarschip Holding B.V. aan Waarschip International Yachtservices B.V. heeft plaatsgevonden. Waarschip Internationaal Yachtservices B.V. heeft het merk dus ook niet rechtsgeldig kunnen leveren aan ’t Waar Beleggingen B.V. Daarmee is het in de eerste stap van de keten reeds misgegaan. De overige in de grieven 1 tot en V opgenomen klachten ter zake de rechtsgeldigheid van de gestelde keten van overdrachten behoeven daarom geen verdere bespreking.

Overige Benelux-merkregistraties
3.23 Door Weiwerd Vastgoed c.s. is onweersproken gesteld dat een verbod op het gebruik van het merk WAARSCHIP leidt tot sluiting van hun bedrijf, terwijl de noodzakelijkheid van de gevraagde voorzieningen in 2013/2014 door Nieko Beheer c.s. niet nader is onderbouwd. Gelet op het lange stilzitten van Nieko Beheer en het ontbreken van duidelijke antwoorden van Nieko Beheer c.s. op de in het verweer opgeroepen rechtsvragen, wijst het hof de vorderingen op basis van de overige door Nieko Beheer c.s. genoemde Beneluxmerken af.

Handelsnaaminbreuk?
3.24 Nu onduidelijk is wat partijen in 2001 met betrekking tot het gebruik van de handelsnaam zijn overeengekomen, moet de vordering op basis van de Handelsnaamwet eveneens worden afgewezen.

Auteursrechtinbreuk?
3.26 Niet in geschil is dat het hier gaat om de scheepsmodellen die destijds in 1963 door Kremer en Akkerman zijn ontworpen. Evenmin is in geschil dat die scheepsmodellen moeten worden beschouwd als werken in de zin van de Auteurswet. Ingevolge artikel 2 lid 2 van de Auteurswet vereist de levering voor overdracht van de auteursrechten op bedoelde scheepsmodellen een (onderhandse) akte die door Kremer en Akkerman is ondertekend.

Door Nieko Beheer c.s. is geen stuk overgelegd dat kwalificeert als een (onderhandse) akte in vorenbedoelde zin. Bij het ontbreken van een dergelijke stuk moet het ervoor worden gehouden dat de auteursrechten op de betreffende Waarschip modellen thans nog steeds bij Kremer en Akkerman (en/of hun erfgenamen) berusten. De overige keten van overdrachten behoeft dus geen verdere bespreking.

Misleidende mededelingen?
3.27 Grief XIII klaagt erover dat de voorzieningenrechter niet is ingegaan op de gestelde misleiding ex artikel 6:194 BW. Volgens Nieko Beheer c.s. zijn de uitingen van Weiwerd Vastgoed c.s. op hcin website waarschip.com (prod. 5 Nieko Beheer c.s.) onjuist en derhalve misleidend. Het hof kan Nieko Beheer c.s. hierin niet volgen. Nu onduidelijk is wat partijen bij het uiteengaan in 2000 zijn overeengekomen, terwijl vaststaat dat H en N als onderdeel van de schikking Waarschip Werf B.V. hebben mogen voortzetten, kan niet worden aangenomen dat de door Nieko Beheer c.s. in hun inleidende dagvaarding onder sub 53 opgenomen citaten onjuist en misleidend zijn. Anders dan Weiwerd Vastgoed c.s. aanvoeren, wordt niet de suggestie gewekt dat er nog maar één onderneming over is die Waarschepen maakt. De uitingen maken voldoende duidelijk dat het om Waarschip Werf B.V. gaat. De grief faalt evenzeer.

Slaafse nabootsing?
3.28 Vanwege de hiervoor genoemde onduidelijkheid, kan evenmin worden aangenomen dat Weiwerd Vastgoed c.s. door de verhandeling van de Waarschepen onrechtmatig jegens Nieko Beheer c.s. handelen, zoals zij in de inleiding van de memorie van de grieven stellen. De Waarschepen van Weiwerd Vastgoed c.s. kunnen, anders dan Nieko Beheer c.s. betogen, niet beschouwd worden als ongeoorloofde nabootsingen van de Waarschepen die door Nieko Beheer c.s. op de markt worden gebracht. De Waarschepen van Weiwerd Vastgoed c.s. zijn immers ontleend aan de oorspronkelijke modellen van Kremer en Akkerman, terwijl niet is gebleken dat de rechten daarop exclusief aan Nieko Beheer c.s. toekomen.