Overig

IEF 15593

Noot onder HR Simba tegen Hasbro

P.G.F.A. Geerts, Noot onder HR 17 april 2015, IEF 14876; ECLI:NL:HR:2015:1063 (Simba/Hasbro), eerder verschenen IER 2015/57, p. 408-415.
1. De onderhavige zaak is een typische vormgevingszaak [IEF 14876] waarin Hasbro concurrent Simba beticht van het nabootsen van haar My Little Pony. Een succesnummer waarvan wereldwijd miljoenen exemplaren zijn verkocht.
2. In het in cassatie bestreden arrest van het Hof Den Haag heeft het hof geoordeeld dat Simba met haar Simba Pony II inbreuk pleegt op het aan Hasbro toekomende auteursrecht en ex art. 6:162 BW onrechtmatig handelt door nodeloos verwarring te stichten. Tegen beide beslissingen wordt door Simba in cassatie bezwaar gemaakt.

 (... lees gehele bijdrage hier...)
16. Het zal dus duidelijk zijn dat ik het niet eens ben met de beslissing van de Hoge Raad dat de regels voor de slaafse nabootsing niet Unierechtelijk zijn geharmoniseerd. Ik meen dat van een acte clair (zie r.o. 3.8.5)  geen sprake is en het boek nog lang niet dicht kan. Dat boek kan pas dicht wanneer het HvJ EU heeft gesproken. Zo lang die richtinggevende jurisprudentie van het HvJ EU er niet is, is er nog alle aanleiding om (in een (bodem)procedure) prejudiciële vragen te stellen. Tal van vragen dringen zich op.  De belangrijkste vraag is voorlopig echter of het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct als een oneerlijke handelspraktijk gezien kan worden.
17. Zolang die richtinggevende jurisprudentie van het HvJ EU er echter niet is, kan na het Simba/Hasbro-arrest in Nederland wat mij betreft nog steeds een beroep worden gedaan op de op art. 6:162 BW gebaseerde slaafse nabootsingsleer van de Hoge Raad. Ook na afloop van bijvoorbeeld de driejarige bescherming van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Anders dan het Hof Den Haag in zijn Burgers/Basil-arrest lijkt te suggereren,  meen ik dat er van de GModVo op dit punt geen negatieve reflexwerking uitgaat.
18. Dit interessante en belangrijke thema gaat echter, zoals Verkade in zijn NJ-noot opmerkt, het bestek van een noot onder het hier besproken arrest van de Hoge Raad te buiten. Verkade eindigt zijn NJ-annotatie echter met de geruststellende woorden dat hij in een andere publicatie op dit thema nog wel eens terug zal komen. Evenals Gielen blijkt ook Verkade over een glazen bol te beschikken, want die publicatie is inmiddels (al) verschenen. Het is zijn bijdrage aan de Gielen-bundel.  Daarin pleit hij opnieuw voor een in tijd beperkte toepassing van de slaafse nabootsingsleer. In diezelfde bundel heb ik gepleit voor een in de tijd onbegrensde bescherming tegen het wekken van (nodeloze) verwarring. Meer verklap ik hier niet. Kopen die prachtige bundel!

P.G.F.A. Geerts

IEF 14092

Report customs enforcement of IP - Results at the EU border 2013

Report on EU customs enforcement of intellectual property rights: Results at the EU border 2013, 31 juli 2014
Uit het persbericht. Uit het jaarrapport van de Commissie over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane blijkt dat de douanediensten in de Unie in 2013 bijna 36 miljoen stuks hebben tegengehouden waarvan werd vermoed dat ze inbreuk maakten op intellectuele-eigendomsrechten (IER). Hoewel dit aantal lager is dan de voorgaande jaren, vertegenwoordigden de onderschepte goederen toch nog altijd een waarde van 760 miljoen euro. Het vandaag verschenen rapport bevat eveneens statistieken over het soort, de herkomst en de vervoerswijze van de namaakgoederen die aan de EU-buitengrenzen zijn tegengehouden.

Kledingstukken (12 % van alle tegengehouden goederen) en medicijnen (10 %) behoren tot de belangrijkste categorieën van goederen die worden tegengehouden. In 2013 ging het in zo'n 70 % van de douane-interventies om post- en koerierszendingen en in 19 % van de tegengehouden postzendingen betrof het medicijnen. Zo'n 90 % van alle tegengehouden goederen is vernietigd of er werd een rechtszaak aangespannen om de inbreuk vast te stellen. China is nog altijd het belangrijkste land van herkomst van namaakgoederen: 66 % van alle tegengehouden goederen komt uit China en 13 % uit Hongkong. Andere landen domineren dan weer als het gaat om specifieke productcategorieën, zoals Turkije voor parfum en cosmetica en Egypte voor levensmiddelen.

Lees verder

IEF 14017

Tien kennisclips IE

Recent heeft Dirk Visser tien kennisclips intellectuele eigendom gemaakt. Het zijn korte filmpjes van tussen de acht en de tien minuten. Ze zijn bedoeld als inleiding en aanvulling op het onderwijs voor de eerstejaars rechtenstudenten in Leiden. Deze ‘kennisclips IE’ kunnen ook dienen als eerste kennismaking met de verschillende deelgebieden van het recht van de intellectuele eigendom voor studenten aan andere universiteiten of hbo-instellingen en voor andere belangstellenden. Voorkennis is niet nodig. De kennisclips zijn hieronder te vinden: Het is - zoals bekend uit het Svensson-arrest [IEF 13540] - toegestaan naar deze kennisclips te linken of deze te embedden, bij voorkeur met bron- en naamsvermelding:

De kennisclips IE hebben de volgende onderwerpen:
1. Handelsnaamrecht, ‘Uit een beeldscherm komt geen bier’.
2. Merkinschrijving, ‘Have a break’.
3. Merkinbreuk, ‘Een borrel met een zeepsmaak’.
4. Modellenrecht, ‘Not as cool’.
5. Auteursrechtelijk werk, ‘Ze heeft de zwarte band winkelen’.
6. Muziekauteursrecht, ‘De Turijnse tandarts’.
7. Octrooiinschrijving, ‘Pingpongballetjes in de Donald Duck’.
8. Uitleg van een octrooi, ‘De kromlijnige beweging’.
9. Onstoffelijkheid, ‘Het best bewaarde geheim’.
10. Slaafse nabootsing, ‘Imitation is the life blood of competition’.
De kennisclips hoeven niet in deze volgorde te worden bekeken en kunnen eventueel gebruikt worden in combinatie met het boekje ‘Hoofdstukken intellectuele eigendom’.

Sommige verwijzingen zijn mogelijk al weer iets verouderd, zoals die naar het Marco del Corso-arrest [IEF 11045] (dat sinds het OSA-arrest [IEF 13584] mogelijk niet meer voor auteursrechtrecht geldt) en het Apple/Samsung-arrest [IEF 12714] (dat sinds het Karen Millen-arrest [IEF 13959] mogelijk deels is achterhaald, maar voor een eerste kennismaking met het rechtsgebied lijkt dit geen al te groot probleem).

De kennisclips zijn gemaakt bij het Centre for Innovation van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden door Thomas Hurkxkens met hulp van Leidse studenten voor wie dit onderdeel uitmaakte van het Honours College Law programma, te weten Anne-Marie Beens, Nesli Cubukcu, Joanne van Eenennaam, Mesut Korkmaz, Anna Nijmeijer en Kumar Roepnarain.

IEF 13814

Noot onder Blackstone v. Brainwave

P.G.F.A. Geerts, Noot onder Hof Arnhem-Leeuwarden 26 november 2013 (Blackstone/Brainwave), publicatie volgt in IER 2014.
Bijdrage ingezonden door Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen. 1. Eiser (Blackstone) meent dat gedaagde (Brainwave [IEF 13287]) inbreuk maakt op zijn auteursrechten en/of zich schuldig maakt aan onrechtmatig handelen (slaafse nabootsing). Voor de vraag of de schoen van Blackstone auteursrechtelijk beschermd is moet beoordeeld worden of die schoen op het moment dat de schoen is ontworpen aan de werktoets voldoet. Of de schoen in aanmerking komt voor slaafse nabootsingsbescherming is beslissend of ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk van Brainwave, de schoen van Blackstone een eigen plaats in de markt heeft.

Lees verder

IEF 12899

Noot Melano sieraden van Paul Geerts

P.G.F.A. Geerts, Noot onder Hof ’s-Hertogenbosch 29 januari 2013 (Melano / Quiges Fashion Jewels) IER 2013/25, p. 222-228.
Bijdrage ingezonden door Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen.

1. In deze korte noot zal ik (alleen) aandacht besteden aan het oordeel van het hof over de slaafse nabootsing (de derde grief) [IEF 12294].
2. Volgens het hof kan de op slaafse nabootsing gebaseerde vordering niet worden toegewezen (r.o. 7.6.4): “reeds omdat niet is komen vast te staan dat geïntimeerde de Melano sieraden heeft nagebootst. Geïntimeerde heeft reeds in eerste aanleg – door Melano onweersproken – gesteld dat hij de Eligo sieraden in november 2009 als gereed product heeft gekocht van een met name genoemde leverancier. Uit niets blijkt dat geïntimeerde zelf heeft nagebootst of heeft laten nabootsen”.
3. Het hof neemt tot uitgangspunt dat de slaafse nabootsingsjurisprudentie van de Hoge Raad alleen bescherming biedt tegen degene die zelf nabootst, dan wel daartoe opdracht geeft. Over dit oordeel van het hof kan ik kort zijn: het is een misvatting.

4. In de Spoorbundel heeft Gielen over deze kwestie het volgende geschreven. Ik citeer:

“Maar eerst iets over de terminologie. De kreet slaafse navolging of nabootsing wordt ook door de Hoge Raad gebruikt, maar kan naar mijn mening tot misverstanden aanleiding geven, met name over de vraag of de bescherming alleen wordt gegeven bij identieke producten (‘slaafs’) en/of alleen bij ontlening. Verder suggereert de kreet ‘navolging’ of ‘nabootsing’ voor de hier bedoelde vorm van onrechtmatig handelen veel teveel dat de onrechtmatigheid zit in de navolgingshandeling, maar dat is onjuist. Het is niet de navolgingshandeling die onrechtmatig is, maar het veroorzaken van verwarringsgevaar. Zoals de Hoge Raad zelf terecht aangeeft in het Borsumij/Stenman-arrest gaat het immers bij de in de rechtspraak ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing om ‘het verbod verwarring te stichten door na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product niet nodig is’”.

5. In het onderhavige arrest is sprake van het misverstand waarvoor Gielen heeft gewaarschuwd. Het kan dus geen kwaad die waarschuwing hier nog eens te herhalen, met name ook omdat de redenering van het hof wel vaker wordt gevolgd. Gelukkig niet heel vaak, maar wel eens. Ik heb in ieder geval nog de volgende twee uitspraken gevonden: Vzr. Rb. Utrecht 27 april 2007, IEF 3893 (Heering/Milin) en Rb. Arnhem 29 september 2010, IEF 9126 (Zijlstra/Rolf Benz).

 

6. Kortom: de hier besproken beslissing van het hof moeten wij maar snel vergeten. Zij verdient in ieder geval geen navolging.

7. Ik laat hier verder onbesproken de vraag of door de implementatie van de Richtlijn OHP het slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct Europees is geharmoniseerd en indien dat het geval is, welke gevolgen dat heeft voor de toepasbaarheid van de door de Hoge Raad ontwikkelde slaafse nabootsingsjurisprudentie. Die kwestie is onlangs in dit tijdschrift uitgebreid besproken en ik volsta hier gemakshalve met een verwijzing.


P.G.F.A. Geerts

IEF 12709

Jurisprudentielunch Merken-, Modellen- en Auteursrecht

De Balie, Amsterdam, woensdag 19 juni van 12.00 tot 15.15 uur. 

Op woensdag 19 juni 2013 organiseert eduLex, onderdeel van deLex, wederom een intensieve jurisprudentielunch. Tijdens deze bijeenkomst zullen Ilja Morée, Charles Gielen en Joris van Manen de belangrijkste uitspraken op het gebied van het merken-, modellen- en auteursrecht behandelen. Van iedere uitspraak zal de essentie en het belang voor de praktijk worden besproken, zodat u in slechts drie uur volledig op de hoogte bent van de actuele ontwikkelingen in de rechtspraak.
Hier aanmelden

Programma
11.45 – 12.00 uur Ontvangst en intekenen
12.00 – 12.55 uur Merkenrecht, Ilja Morée, De Brauw Blackstone Westbroek
13.00 – 13.55 uur Modellenrecht, Charles Gielen, NautaDutilh / RUG
14.15 – 15.15 uur Auteursrecht, Joris van Manen, Hoyng Monegier LLP
15.15 uur Einde programma

Er zijn 3 PO-punten toegekend door de Orde van Advocaten

Locatie
De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam
Klik hier voor een routebeschrijving, onze parkeersuggestie.

Kosten deelname
€ 335,00 Per persoon
€ 285,00 Sponsors IE-Forum
€ 100,00 Rechterlijke macht/wetenschappelijk personeel (full time)
Genoemde prijzen zijn incl. lunch, koffie, thee, documentatie en borrel, excl. BTW.
Kortingen kunt u via de vernieuwde webshop zelf aangeven.

Hier aanmelden

IEF 12753

Munt slaan uit slaafse nabootsing

Een bijdrage van Charlotte Meindersma, Charlotte's law & fine prints.

Al eerder (IEF 11712) schreef ik over verwisselbare elementen en onder meer slaafse nabootsing. Uit eerdere uitspraken bleek dat een beroep op slaafse nabootsing vooral slaagt wanneer er sprake is van slaafse nabootsing van een serie of productlijn. Nabootsen mag, maar met de verplichting af te wijken waar mogelijk zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid of deugdelijkheid van het product. De Mi Moneda en Quoins sieraden bestaan telkens uit twee onderdelen: hangers en munten. Slaafse nabootsing van de hangers werd wel aangenomen. Slaafse nabootsing van de munten en de combinatie hangers en munten niet. Hoe staat dit in verhouding tot eerdere uitspraken?

Op 28 mei wees Hof Den Haag arrest in een geschil over hangers en munten (IEF 12704). De vraag was of er sprake was van slaafse nabootsing op de (a) afzonderlijke hangers, (b) de afzonderlijke munten en (c) de combinatie van munten en hangers. Nabootsing van een product waar geen absoluut recht van intellectuele eigendom op rust, is in beginsel toegestaan, zolang hierdoor geen verwarring bij het (relevante) publiek ontstaat. De concurrent moet er dan ook alles aan ‘doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat.’ Ook technische elementen of andere in de branche gebruikelijke elementen die op zichzelf geen bescherming verdienen en ook niet bijdragen aan de aan de eigen plaats in de markt van het product, kunnen in combinatie met elkaar wel zorgen dat zij een eigen gezicht in de markt innemen.

De hangers van Mi Moneda hadden volgens het Hof een eigen gezicht in de markt, ondanks dat de gebruikte scharnieren een veel gebruikt element zijn in de branche. Ook was het volgens het Hof mogelijk de technische elementen van sluiting en scharnier anders vorm te geven. Ondanks afwijkingen in de rand van de hangers en de achterkant van de hangers was er volgens het Hof sprake van verwarringsgevaar. Het Hof achtte met name de voorkant van de hangers hierbij van belang, omdat de sierraden op die wijze gedragen worden. Dutch Designz had met de Quoins hangers dan ook af kunnen wijken van de Mi Moneda hangers in de vormgeving zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid ervan. Volgens het Hof is er sprake van slaafse nabootsing door Dutch Designz.

Wat betreft de munten is er juist geen sprake van slaafse nabootsing. Immers is er geen sprake van bescherming van stijl. Bescherming tegen slaafse nabootsing is alleen mogelijk voor een afgebakend concreet product. Ronde munten, die bovendien dezelfde maat hebben als voormalig Nederlandse betaalmiddelen, zijn niet een voldoende afgebakend concreet product om voor deze bescherming in aanmerking te komen.

Slaafse nabootsing van combinaties zou veroorzaakt kunnen worden door de hangers, niet door de munten. De vordering met betrekking tot de combinatie werd dan ook niet toegewezen.

Opvallend is dat het Hof enerzijds aangeeft dat standaardelementen, zoals een scharnier en de hier gebruikte sluiting, op zich niet kunnen zorgen voor een eigen gezicht in de markt, maar dat anderzijds de concurrent niet voor deze standaardoplossing mag kiezen, als een andere vormgeving mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product. Het Hof houdt daarmee vast aan de regel dat afgeweken moet worden waar dat kan. De vraag is, m.i. of dit ook nog steeds ‘redelijkerwijs’ mogelijk is. Behoudens de zeven munten die inmiddels niet meer door Dutch Designz verkocht worden, zijn er geen concrete munten besproken. Ronde munten op zich zijn te banaal en triviaal om voor bescherming in aanmerking te komen. Afwijkingen zullen daarom plaats moeten vinden in het uiterlijk van de munten.

Kennelijk waren de afwijkingen in de hangers voor het Hof niet voldoende, terwijl er wel in onder meer breedte van de rand en achterkant andere keuzes in vormgeving zijn gemaakt. Rest de vraag wanneer deze afwijking wel voldoende is, om wel het standaardformaat munten in vast te kunnen zetten. Wat betreft de munten volgt het Hof eerdere uitspraken van de voorzieningenrechter en de rechtbank en is dit arrest vergelijkbaar met de uitspraak met betrekking tot de Noosa chunks (IEF 11678).

Charlotte Meindersma

IEF 12707

Reacties van bijna-naamgenoten op Broeren/Duijsens

Een bijdrage van Sil Kingma, SOLV Samen op de reactie van Sikke Kingma, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.Dat voor mij bestemde complimenten bij mijn bijna-naamgenoot terecht komen [zie IEF 12691], zegt wel iets over de bekendheid van het merk ”Sikke Kingma” en geeft mij reden te twijfelen aan mijn eigen gezicht in de markt. Die bekendheid zal hij onder meer te danken hebben aan de kundige wijze waarop hij zaken in cassatie bepleit. Ook zijn reactie op mijn commentaar op het arrest Broeren/Duijsens getuigt hiervan.

Zijn standpunt dat de Hoge Raad in r.o. 3.6 – waarin de bescherming van stijlkenmerken onder het leerstuk van de slaafse nabootsing wordt afgewezen met de motivering dat anders "alsnog het resultaat zou worden bereikt dat de hiervoor in 3.5 vermelde rechtspraak beoogt te voorkomen" – doelt op de "rem op de culturele ontwikkelingen", is verdedigbaar. De betreffende overweging van de Hoge Raad zou inderdaad zo kunnen worden uitgelegd dat dit door het auteursrecht beschermde resultaat – de culturele ontwikkeling - niet via de achterdeur van de prestatiebescherming mag worden gedwarsboomd.

Mijn voornaamste punt van kritiek op het arrest van de Hoge Raad is echter dat het enkele feit dat het auteursrecht een bepaald resultaat wenst te beschermen en hiertoe de bescherming van stijlelementen uitsluit, nog niet (automatisch) inhoudt dat dit ook binnen het leerstuk van de slaafse nabootsing moet gelden. Hetgeen een grammaticale interpretatie van arrest lijkt te suggereren. Bovendien valt het niet uit te sluiten dat bescherming van stijl onder het leerstuk van de slaafse nabootsing juist een positieve bijdrage aan de culturele ontwikkeling oplevert. Dit zal met name gelden waar het zogenoemde “eigenstijlelementen” betreft. Maar ook overigens valt er wel wat voor te zeggen om in ieder geval nodeloos verwarringstichtende stijlnabootsingen via de weg van prestatiebescherming te verbieden.

Wat hier ook van zij, het was zuiverder geweest om te oordelen dat binnen het leerstuk van de slaafse nabootsing, evenals binnen het auteursrecht, een rem op de culturele ontwikkeling moet worden voorkomen. Verder had de Hoge Raad er goed aan gedaan om toe te lichten waarom bescherming van dit resultaat ook binnen het leerstuk van de slaafse nabootsing noodzakelijk is en had hij moeten uitleggen waarom hiertoe de bescherming van stijlkenmerken onder het leerstuk van de slaafse nabootsing moet worden afgewezen. Vooral dit laatste is wat mij betreft van belang.

Naar mijn idee is het dus niet zozeer mijn noot, maar het arrest van de Hoge Raad dat ter zake “onnodig verwarring” sticht, althans onvolledig is.