Merkenrecht  

IEF 1069

Grievenstelsel

Hoge Raad, 14 oktober 2005, LJN:AT/830, nr. C04/166/HR Eurol B.V. tegen Eurochemie Beheer B.V. en Eurochemie B.V.

Opnieuw een lezenswaardige IE-arrest van de Hoge Raad waarin ook procesrechtelijke interessante aspecten aan bod komen. Eurol is een bedrijf dat sinds 1977 onder de handelsnaam EUROL smeermiddelen produceert en verkoopt. Eurol is rechthebbende van het Benelux woordmerk Eurol, daarnaast gebruikt zij het teken EUROL LUBRICANTS als onderscheidingsteken. Daarnaast heeft zij op 23 september 1997 de domeinnaam www.eurol.nl en op 15 september 2003  de domeinnaam www.eurollubricants.com aangevraagd.

Op basis van haar handelsnaam- en merkrechten is Eurol in kortgeding opgekomen tegen het gebruik van de naam EURO LUBRICANTS voor smeermiddelen en het gebruik van de domeinnaam www.eurolubricants.com door Eurochemie.

Eurol wint het kort geding in eerste aanleg. Tegen dit vonnis heeft Eurochemie met succes hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Arnhem. Het Hof heeft bij arrest van 23 maart 2004 in appel en in het incidenteel appel het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd en de vorderingen van Eurol alsnog afgewezen. Het Hof heeft geoordeeld dat Eurol onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt, dat zij de aanduiding EUROL LUBRICANTS al gebruikte voordat Eurochemie in december 2000 met het gebruik van teken EURO LUBRICANTS begon. Bovendien heeft het Hof geoordeeld dat er geen sprake is van verwarringsgevaar tussen het merk Eurol en het teken EURO LUBRICANTS.

Eurochemie heeft in hoger beroep een onderzoeksrapport overgelegd, dat aantoonde dat de foto’s die Eurol in eerste aanleg had overgelegd, waren bewerkt. Met deze foto’s trachtte Eurol aan te tonen dat zij eerder het teken EUROL LUBRICANTS gebruikte dan Eurochemie. In hoger beroep heeft Eurol nieuwe producties in het geding gebracht die zouden moeten aantonen dat zij het teken EUROL LUBRICANTS al gebruikte sedert 1998. Het Hof is aan deze laatste producties voorbijgegaan omdat Eurol deze pas bij memorie van antwoord in het geding had gebracht. Eurol heeft tegen dit oordeel van het Hof verschillende cassatiemiddelen opgeworpen.

Deze komen kort gezegd er op neer dat het Hof ten onrechte heeft vastgesteld dat “nu die producties pas bij memorie van antwoord waren overgelegd en Eurochemie daarop niet meer behoefde te reageren en zij dat ook niet gedaan had, het Hof in dit geding niet kon uitgaan van de juistheid van die producties”. De Hoge Raad maakt korte metten met dit standpunt: “bij deze stand van zaken heeft het Hof, nu het hier om een kort geding ging, niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het niet kon uitgaan van de juistheid van deze producties en dat Eurol daarom voorshands onvoldoende aannemelijk had gemaakt, dat zij EUROL LUBRICANTS al gebruikte voordat Eurochemie in december 2000 een aanvang maakte met het gebruik van het teken EURO LUBRICANTS”.

Ook de cassatiemiddelen, die gericht zijn tegen de vaststelling van het Hof dat niet is komen vast te staan dat Eurol de aanduiding EUROL LUBRICANTS gebruikte voor december 2000, falen.

Wel behaalt Eurol succes met haar cassatiemiddel tegen de verwerping van het Hof van de stelling van Eurol dat het hoger beroep van Eurochemie beperkt was tot de merkenrechtelijke grondslag. Het Hof heeft deze stelling verworpen op de grond dat Eurochemie met haar laatste grief het geschil in volle omvang aan het Hof ter beoordeling had voorgelegd.

De Hoge Raad oordeelt: “ bij de beoordeling van de klachten moet worden vooropgesteld dat aan grieven als eis wordt gesteld dat daarin de gronden die de appellant aanvoert ten betoge dat de besteden uitspraak behoort te worden vernietigd, behoorlijk in het geding naar voren worden gebracht, zodat zij voor de appelrechter en de wederpartij, die immers moet weten waartegen zij zich heeft te verweren, voldoende kenbaar zijn (HR 5 december 2003, nr. C03/124, NJ 2004, 76). Een algemene grief om het geschil in volle omvang aan de appelrechter voor te leggen, is daartoe niet voldoende, aldus de Hoge Raad. 

De Hoge Raad oordeelt: “Dit oordeel (van het Hof) is onbegrijpelijk in het licht van de omstandigheden dat: (a) de veroordeling in eerste aanleg is uitgesproken op zowel de merkenrechtelijke als de handelsnaamrechtelijke grondslag; (b) geen van de grieven van Eurochemie in hoger beroep is gewijd aan de handelsnaamrechtelijke grondslag van de vordering; (c) Eurol in haar memorie van antwoord, onder het opschrift “Omvang hoger beroep” heeft gewezen op het ontbreken van grieven tegen het bestreden vonnis voorzover het op de handelsnaamrechtelijke grondslag berustte (…); (d) de maatstaven aan de hand waarvan inbreuken op merkrechten en handelsnaamrechten moeten worden vastgesteld deels uiteenlopen (...).

De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Gerechtshof te Arnhem en verwijst het naar het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch ter verdere behandeling van de beslissing. Lees het arrest hier.

IEF 1068

Dealerovereenkomsten

Vznr. Rb Almelo, 14 oktober 2005, rolnr. KG ZA 05-229, M.F. Design B.V. tegen eastborn Slaapsystemen B.V.

MF Design verkoopt slaapkamermeubelen, matrassen e.d. via haar winkel en via een website. Eastborn produceert en verkoopt matrassen e.d. tussen beide partijen bestaat een handelsrelatie van 11 jaar. MF Design krijgt 50% dealerkorting en verkoopt de Eastborn producten 20% onder de door Eastborn gehanteerde consumentenprijzen. Op 19 april 2005 heeft Eastborn de contractuele relatie met MF Design opgezegd met ingang van 1 november 2005. Deze opzegging is ook het onderwerp van een inmiddels lopende bodemprocedure.

In dit kort geding vordert MF Design om Eastborn te gebieden om ook na 1 november 2005 het volledige aanbod van Eastborn producten te blijven leveren conform de condities zoals deze door partijen zijn overeengekomen. De opzegging is naar het oordeel van MF Design in strijd met de redelijkheid en billijkheid en levert een onrechtmatige daad op.

Eastborn stelt dat de door MF Design verleende kortingen die MF Design via haar website geeft tot grote onrust hebben geleid onder de overige Eastborndealers. Consumenten komen wel in de winkel voor advies, maar kopen de producten uiteindelijk via de website. Tevens maakt MF Design inbreuk op de aan Eastborn toekomende merk-en auteursrechten door het logo/beeldwerk van Eastborn af te beelden op de website.

Met betrekking tot het laatste punt, stelt MF Design dat de dealerovereenkomst mede het gebruik van de naam, het logo en eventuele auteursrechten die op de producten van Eastborn zouden rusten, omvat.

De rechter oordeelt met betrekking tot de opzegging van de dealer overeenkomst als volgt (rov 6):

Of de overeenkosmt geldig is opgezegd door Eastborn kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter in het licht van de door partijen geschetste omstandigheden niet in kort geding worden beantwoord. Daarvoor is de reeds gestarte bodemprocedure de aangewezen weg.
De over en weer gebezigde argumenten maken dat in dit kort geding niet geconcludeerd kan worden dat de bodemrechter naar alle waarschijnlijkheid de opzegging nietig, onrechtmatig of in strijd met de redelijkheid en billijkheid zal oordelen. Hoewel om de opzegging de geur van prijsbeleid hangt, zijn er ook feiten en omstandigheden gesteld die kunnen leiden tot de conclusie dat de opzegging wel door de beugel kan.

Met betrekking tot het gebruik van de merk en beeldrechten (rov 7):

Eastborn erkent dat MF Design in het kader van reclame voor haar onderneming en handel in Eastbornproducten een zeker gebruik mag maken van de merk-en beeldrechten van Eastborn. Indien zij wegens (on)rechtmatigheid een of meer van die gebruiken verboden wenst te zien zal Eastborn in haar vordering toch tenminste duidelijk dienen aan te geven welke vormen van gebruik zij toegelaten acht en welke verboden dienen te worden. Dat doet Eastborn niet en een dusdanig onbepaalde vordering is niet toewijsbaar.

Lees vonnis

IEF 1067

Dure klokjes

Vznr. Rb. 's-Gravenhage, 18 oktober 2005, rolnr. KG 05/1216, Cartier c.s. tegen Prins c.s. Smeuïg, doch juridisch weinig opzienbarend vonnis in piraterijzaak.

Prins en Borgers bieden via 2dehands.nl replica's van dure horloges aan (o.a. Cartier, Panerai en het onder advocaten populaire Piaget). Zij trachten dit op anonieme wijze te doen, door onder meer gebruik te maken van nicknames en niet-traceerbare e-mail adressen en telefoonnummers. Op de sommatie van Cartier c.s. (via 2dehands.nl) om de advertenties te verwijderen en het aanbieden te staken, geven de aanbieders geen gehoor. Integendeel, zij voegen aan hun advertenties (schunnige) boodschappen aan het adres van Cartier c.s. en hun raadsman toe en gaan zelfs zo ver door de advertenties te plaatsen onder de naam van de raadsman van Cartier c.s, Mr. Armand Killan.

De inbreukmakers worden uiteindelijk toch opgespoord en voor het schavot gesleept. Daar blijkt dat met name hun handelswijze na het ontvangen van de sommatie niet in  hun voordeel heeft gepleit.

Het inbreukverbod wordt uiteraard toegewezen. Interessanter is de behandeling van de nevenvorderingen. Wederom blijkt dat advocaten hun pleidooien voor Mr. Du Pon goed dienen voor te bereiden (zie ook hier):

"Zoals bekend zijn voorzieningenrechters in deze rechtbank terughoudend met het toewijzen van -niet zelden kennelijk bij wege van automatisch geformuleerde - nevenvorderingen in zaken betreffende Intellectuele Eigendom. De veelal aan degelijke (sic!) nevenvorderingen meegegeven (enige) grondslag, inhoudende dat die vorderingen 'gebruikelijk' zijn is, zonder bijkomende omstandigheden, ongenoegzaam."

Na dit lesje wijst de Voorzieningenrechter wel praktisch alle vorderingen toe, inclusief een fors voorschot op de schadevergoeding, zonder opvallend genoeg over de spoedeisendheid van deze vordering te spreken.

Lees hier het vonnis. (Met dank aan Armand Killan ( Bird&Bird) voor het aanleveren van het vonnis, )

IEF 1065

Eerst even voor jezelf lezen

HvJ, 18 oktober 2005, in zaak C-405/03, Class International BV tegen Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc en Beecham Group plc, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Gerechtshof te ’s-Gravenhage .

"de merkhouder kan zich niet verzetten tegen de enkele binnenkomst in de Gemeenschap – onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot – van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door deze houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. " Lees arrest hier. (met dank aan AG).

IEF 1059

Lastenverlichting

Alles wordt ieder jaar maar duurder, behalve het deponeren van Gemeenschapsmerken: het OHIM gaat zijn officiële taksen voor Gemeenschapsmerken flink verlagen. Zo wordt een aanvraag €75,- goedkoper en zelfs €225,- goedkoper wanneer deze online wordt ingediend. Verder gaan de registratietaksen met €250,- omlaag, waardoor een CTM-aanvrage in het gunstigste geval dus €475,- goedkoper wordt. Deze taksenverlaging is te danken aan de gunstige financiële resultaten van het OHIM en de substantiële inkomstenstijging die het Bureau verwacht in verband met de stroom van vernieuwingen die vanaf 1 november 2005 gaan plaatsvinden. Overigens wordt ook de vernieuwing €1.000,- goedkoper dan vastgesteld. De nieuwe tarieven zullen naar verwachting binnen enkele weken gaan gelden. Zie het volledig taksenoverzicht hier.

IEF 1047

Merkenrechten van de Mens

Kappen nou met dat merkhouder! De wereldtournee van het reizende circus Budweiser-Budvar heeft dinsdag Straatsburg aangedaan, in een geslaagde poging om zelfs het Hof voor de Rechten van de Mens tot een uitspraak te verleiden in de Amerikaans-Tsjechische Herkomstaanduidingenoorlog. Gevolgen voor Nederland zijn terminologisch interessant, maar verder is de uitspraak eigenlijk weinig opzienbarend. Wellicht dat een handige advocaat of fiscalist er nog iets interessant mee kan doen.

Anheuser-Busch Inc.(Budweiser) beriep zich voor het hof op artikel 1, Protocol 1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (Bescherming van eigendom Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom), teneinde een Portugese weigering om het  merk in te schrijven ongedaan te maken. De weigering geschiedde op grond van de een bilateraal verdrag dat pas na het verrichten van het depot in werking was getreden.

Het hof oordeelt echter dat een aanvraag voor een merkregistratie slechts een voorwaardelijk recht is en alleen een geregistreerd merk als 'eigendom' in de zin van dit artikel kan worden aangemerkt, mits het geen inbreuk op de rechten van derden maakt. Van eigendom i.c. dan ook geen sprake.

Tegenstanders van het woord 'merkhouder' kunnen de uitspraak wellicht gebruiken om de discussie in hun voordeel te beslechten en er voor te zorgen dat bij geregistreerde merken voortaan wordt gesproken van de 'eigenaar van het merk' en niet van de 'merkhouder'. Dat dat een aanpassing van de BMW en de BVIE vereist, is vanzelfsprekend niet meer dan een detail. Lees persbericht over uitspraak hier.

IEF 1035

15 miljoen merken

In mooie sameloop met dit artikel in de Telegraaf van vandaag over de recente inbeslagname in Rotterdam van 15 Miljoen merkartikelen, bericht de EU vandaag dat de statistieken er niet om liegen en dat ze er nog harder tegenaan gaan. 

"The European Commission has presented a package of measures to strengthen protection for the EU and its citizens against counterfeiting and piracy. Naast "A new business-customs working group,  a new Task Force of Member States' Customs experts, the completion of an anti-counterfeiting risk management guide, a new electronic system of secure, real-time transmission of information en the promotion of  the signature of memoranda of understanding with major trade representatives", zal de Commissie zich ook gaan buigen over "possible amendments to the World Trade Organisation Intellectual Property Rights ("TRIPS") Agreement so that countries apply anti-counterfeiting controls not only on imports but also on exports, transit and transhipment movements. Above all, efforts will be made to fully implement, strengthen or develop bilateral customs-co-operation agreements with China, the USA, Japan and other trading partners.

Statistics showing the amount of counterfeit and pirated articles seized at the EU's external borders in 2004 demonstrate that counterfeiting is a growing and increasingly dangerous phenomenon. The 103 million counterfeited and pirated goods seized in 2004 represent an increase of more than 12% compared to 2003 and 1000% compared to 1998. Fake foodstuffs, medicines, household items and car parts, that can damage the health and safety of consumers, are continuing to grow in number and the higher quality of fakes is making detection more difficult. Leer hier en hier meer.

IEF 1027

Super Champion

Gerechtshof 's-Gravenhage, 22 september 2005, rekestnummer 05/519 (vandaag gepubliceerd). Aristocrat Technologies Australia tegen Benelux-Merkenbureau.

Alles behalve verrassende beschikking van het Hof. Eiser Aristocrat Technologies Australia PTY Limited heeft het woordmerk SUPER CHAMPION voor de Benelux gedeponeerd voor (computer)spellen. Het BMB weigert de inschrijving omdat het teken over onvoldoende onderscheidend vermogen beschikt. De weinig creatieve argumenten van de eiser kunnen het tij niet keren. Het Hof wijst het verzoek van Aristocrat af en het teken SUPER CHAMPION blijft daar waar het hoort: in het publieke domein.

7. Het als woordmerk gedeponeerde teken bestaat uit het woord ‘super’, gevolgd door het woord ‘champion’. De betekenis van die woorden is van belang voor de wijze waarop het gehele teken zal worden begrepen. ‘Super’ betekent over, boven, zeer (Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, 13e druk). Het is een veelgebruikte kwalificatie, vergelijkbaar met ‘geweldig’, ‘top’, ‘eerste-klas’, etc. ‘Champion’ is het Engelse en Franse woord voor kampioen. Een gangbare betekenis van dat woord is de beste of winnaar. Het teken verkrijgt daarmee de letterlijke betekenis eerste-klaskampioen en wekt de indruk van een opeenstapeling van superlatieven. Bij gebruik in verband met waren, waaronder de waren waarvoor inschrijving van het teken wordt gevraagd, zal het in aanmerking komende publiek SUPER CHAMPION opvatten als een louter aanprijzende en niet onderscheidende mededeling: de/het allerbeste.

8. Anders dan Aristocrat aanvoert zal het Benelux-publiek in het teken niet méér zien. Het teken is samengesteld volgens de normale taalregels. Het Benelux-Merkenbureau heeft voorts met producties aannemelijk gemaakt dat de combinatie van de woorden super en champion veel samen voorkomen. Het hof volgt Aristocrat niet in haar betoog dat sprake is van een semantische dubbele bodem. Niet aannemelijk is dat - zoals zij stelt - het teken door het in aanmerking komend publiek vanuit meerdere invalshoeken zal worden begrepen, bijvoorbeeld als verwijzing naar ‘super kampioen onder de speelmachines’ en naar degene die – succesvol – de speelmachine bedient.

SUPER CHAMPION mist derhalve naar het oordeel van het hof (van huis uit) elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6bis lid 1, onder b, nu het niet het vermogen heeft om waren, waaronder de betrokken waren, naar herkomst te onderscheiden. Aan dit oordeel kan niet afdoen, dat - naar Aristocrat aanvoert - het teken niet verwijst naar specifieke kenmerken van de betrokken waar.

Lees de beschikking hier.

IEF 1026

zodanig raadselachtig

Beschikking Gerechtshof 's-Gravenhage, 1 september 2005,  Rekestnummer: R04/403, LJN: AU3976. PM-International AG tegen Benelux-Merkenbureau. Beroep tegen weigering inschrijving FITLINE voor kleding.

Verzoeker wijst tevergeefs op de inschrijving van het teken als merk voor de betrokken waren in onder meer het Verenigd Koninkrijk ent Gemeenschapsmerkenregister.  Naar het oordeel van het Haagse Hof bestaat het teken uitsluitend uit beschrijvende aanduidingen. "Niet valt in te zien dat, zoals PM aanvoert, het begrip ‘fit(heid)’ niet een aanduiding van een kenmerk van waren kan zijn, of dat ‘line’ zodanig raadselachtig is, dat het niet, althans niet in de betrokken marktbranche, in de betekenis van productassortiment zal worden begrepen."

Gesteld noch gebleken is verder dat het teken een eigen betekenis heeft (gekregen) die los staat van de bestanddelen. Het teken vormt – integendeel – een onmiddellijk begrijpelijke aanduiding voor waren behorend tot een productenlijn of assortiment van gezonde waren, of waren die betrekking hebben op de bevordering van de gezondheid/conditie van mensen. Het depot omvat dergelijke waren. Het verzoek van PM tot inschrijving van het teken voor die waren of een deel van die waren, kan derhalve niet op deze grond worden toegewezen.

Omdat PM beroep doet op inburgering in een gedeelte van de Benelux, besluit  het hof echter zijn beslissing aan te houden totdat een antwoord is verkregen op eerdere prejudiciële vragen aan het HvJ en het BenGH (Bovemij Verzekeringen) Lees beschikking hier.

IEF 1021

Prägetheorie genegeerd

Arrest HvJ , 6 oktober 2005, zaak C-120/04.  Medion AG tegen Thomson (Eerder bericht hier).

De Duitse "Prägetheorie" (theorie van de kenmerkende indruk) wordt door het Hof van Justitie van tafel geveegd, althans volledig genegeerd. Volgens deze theorie moet "bij de beoordeling van de overeenstemming van het bestreden teken worden uitgegaan van de totaalindruk die elk van de twee tekens oproept, en worden onderzocht of het identieke deel voor het samengestelde teken zodanig kenmerkend is dat de overige elementen in de gewekte totaalindruk grotendeels naar de achtergrond verdwijnen. Er is geen sprake van verwarringsgevaar wanneer het identieke element slechts medebepalend is voor de totaalindruk die het teken oproept. Of het merk dat in de samengestelde teken wordt overgenomen, daarin een zelfstandige onderscheidende plaats ("kennzeichende Stellung") heeft behouden, speelt geen rol."

Medion die op basis van het merk LIFE ingeschreven voor consumentenelektronica opkwam tegen het merk THOMSON LIFE ving bot bij het Landgericht Dusseldorf. Volgens de Prägetheorie zal er sprake zijn van verwarringsgevaar, aangezien het merk LIFE een zelfstandige onderscheidende plaats in het teken THOMSON LIFE behoudt. Het Oberlandesgericht Dusseldorf vraagt het Hof van Justitie hierover om uitleg. Het Hof oordeelt: "Voor de constatering dat er sprake is van verwarringsgevaar kan niet als voorwaarde worden gesteld dat het deel van het samengestelde teken dat uit oudere merk bestaat, de door dat teken opgeroepen totaalindruk domineert.

Hof blijft trouw aan haar eigen theorie die zij voor alle duidleijkheid nog even kort samenvat: "Artikel 5, lid 1, sub b Merkenrichtlijn dient aldus te worden uitgelegd dat er bij het publiek verwarring tussen dezelfde waren en diensten kan bestaan, wanneer het bestreden teken wordt gevormd door samenvoeging van de firmanaam van een derde met het ingeschreven merk, dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt." Lees arrest hier.