Merkenrecht  

I) Het OHIM is van mening dat het beroep niet ontvankelijk is, omdat Cargo Partner AG niet vertegenwoordigd zou zijn door een advocaat die bevoegd is proceshandelingen voor het Gerecht te verrichten. Het GvEA oordeelt dat uit de processtukken blijkt dat de naam Michael Wolner voorkomt op de lijst van vennoten van Gassauer-Fleissner Rechtsanwalte en dat hij als advocaat is ingeschreven bij de balie van Wenen. Na controle door het GvEA of de handtekening op de ingediende stukken afkomstig was van Michael Wolner verwerpt zij deze exceptie.

II) Volgens het OHIM heeft Cargo Partner AG onvoldoende haar stellingen onderbouwd met feitelijke of juridische argumenten. Ook deze exceptie faalt. Hoewel het GvEA in haar arrest bevestigt dat de uiteenzetting beknopt is, acht zij zich in staat uit te maken op welke feitelijke en juridische argumenten het beroep is gebaseerd. Ook geldt dat "wanneer een verzoeker de uitlegging of de toepassing van het gemeenschapsrecht door het OHIM betwist, kunnen de door het OHIM onderzochte rechtspunten in een beroepsprocedure voor het Gerecht opnieuw worden behandeld."

III) De laatste exceptie lijkt flauw maar begrijpelijk gelet op exceptie I. Cargo Partner AG vraagt het GvEA tot herziening van de bestreden beslissing en tot inschrijving van het teken CARGO PARTNER. Volgens het OHIM is verzoekster niet-ontvankelijk, omdat het GvEA niet bevoegd is om een aangevraagd merk in te schrijven. Het GvEA verwerpt ook deze exceptie. "Gelet op de inhoud van de argumenten die verzoekster ter ondersteuning van haar conclusies aanvoert, strekken deze in casu in feite tot vernietiging van de bestreden beslissing."

Lees arrest hier.

Ter onderbouwing van haar eerste middel voert Alcon aan dat het merk van Biofarma weliswaar heeft aangetoond dat het merk kan worden gebruikt voor oogheelkundige behandelingen (Biofarma had bewijs overgelegd dat het middel deel uitmaakte van de door Italiaanse medische autoriteiten erkende therapeutische indicaties en dat het middel werd verkocht), maar niet dat het middel ook daadwerkelijk door patiënten gebruikt werd. Het Gerecht oordeelt dat bewijs van het laatste niet kan worden geëist en dat voldoende is dat aangetoond wordt dat het teken met name werd gebruikt om een verband te leggen tussen de door het merk aangeduide waren en diensten en de persoon of vennootschap die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen ervan, te weten als aanduiding van de herkomst. Alcon heeft niet betwist dat de overgelegde documenten aantonen dat het oudere merk werd gebruikt als een handelsmerk ter aanduiding van een product dat in het kader van een oogheelkundige behandeling kan worden voorgeschreven.

Met betrekking tot het tweede middel voert Alcon nog aan dat het BHIM niet naar behoren rekening heeft gehouden met de aanbiedingsvorm van de waren. Het product van Biofarma is immers een oraal in te nemen tablet, terwijl het product van Alcon wordt aangeboden in de vorm van oogdruppels. Het Gerecht gaat hier niet in mee:

57. Zoals het BHIM terecht heeft aangevoerd, hebben de waren in casu dezelfde aard (farmaceutische producten) en dezelfde doelstelling of bestemming (behandeling van oogaandoeningen van vasculaire of andere oorsprong), zijn zij bestemd voor dezelfde consumenten (vaklieden, artsen en apothekers daaronder begrepen, en de werkelijke eindgebruikers, te weten patiënten met oogaandoeningen), worden zij langs dezelfde distributiekanalen afgezet (over het algemeen in apotheken) en zijn zij mogelijkerwijs complementair. Het lijdt dus geen twijfel dat de waren door dezelfde marktdeelnemers kunnen worden geproduceerd of in de handel kunnen worden gebracht.

58. Verzoeksters argument dat de waren niet soortgelijk zijn, omdat het product van interveniënte een oraal in te nemen tablet is, terwijl het product van verzoekster wordt aangeboden in de vorm van oogdruppels, faalt. Dit verschil in toedieningswijze van het geneesmiddel moet in casu immers wijken voor de gemeenschappelijke aard en bestemming van de twee producten.

Voorts worden TRAVATAN en TRIVASTAN overeenstemmend geacht, zowel visueel als fonetisch. Over dat laatste punt oordeelt het Gerecht:

68. Dienaangaande heeft de kamer van beroep vastgesteld dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en moet aanhaken bij het onvolmaakte fonetische beeld dat bij hem is achtergebleven. Wegens de sterk op elkaar lijkende klanken van de eerste twee lettergrepen en de identieke klank van de laatste lettergreep, zullen de conflicterende tekens bij de gemiddelde consument dus een overeenstemmende fonetische totaalindruk oproepen.

Tot slot stelt het Gerecht wel vast dat beide merken in de ogen van de Italiaanse consument niets betekenen, en dus niet begripsmatig overeenstemmen; de visuele en fonetische overeenstemming, alsmede het feit dat beide merken voor soortgelijke waren worden gebruikt, leidt tot gevaar voor verwarring. Overigens doet (uiteraard) niet merkenrechtelijk ter zake dat Alcon wel reeds een vergunning voor het in de handel brengen van haar product had verkregen.

Lees hier arrest.

Opvallend is dat de zaak niet op merkenrechtelijke grondslag is beslist, maar op grond van "onrechtmatige naamskeuze":

"4.1.1 Het tot tweemaal toe in korte tijd en daarom kennelijk bewust kiezen voor een naam die VNU zojuist had gekozen voor de groeiplanwedstrijd, kan bezwaarlijk anders worden gezien dan als een bewuste pogiing van ForwardMedia c.s. om mee te profiteren van de met die wedstrijd beoogde promotie van het tijdschrift Sprout. Ook wil ForwardMedia c.s. kennelijk aanhaken bij en profiteren van de met de groeiplanwedstrijd gegenereerde naamsbekendheid van de namen 'Business Boost' of 'Boost' in de wereld van de zakentijdschriften."

ForwardMedia wordt verboden nog langer tijdschriften op de markt te brengen onder een naam waarin het woord Boost in voorkomt. Lees hier het vonnis.

En lees hier het persbericht van ForwardMedia, die het tijdschrift voorlopig maar X Magazine noemen: "Smits en Fiselier zijn ondanks de teleurstelling overtuigd van eigen kracht. “Het recht heeft gesproken, wij respecteren de uitspraak. Maar wij laten ons niet uit het veld slaan door de grote uitgevers. Het eerste nummer verschijnt zoals afgesproken op 30 september. Begin oktober onthullen we onze nieuwe naam.” Lees hier ook nog wat achtergronden.

"In the present case, as the Board of Appeal points out, the relevant public will, in the context of financial and monetary services, effectively perceive that sign primarly as a promotional formula and not as an indication of the commerical origin of the services in question. There is nothing about the sign LIVE RICHLY that might, beyond its obvious promotional meaning, enable the relevant public to memorise the sign easily and instantly as a distinctive trade mark for the services designated. Even if the sign were used alone, without any other sign or trade mark, the relevant public could not, in the absence of prior knowledge, oerceive it other than its promotional sense (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS (...)

As regards the paradoxical nature of that argument in relation to OHIM’s acceptance of the LIVE RICHLY mark for insurance and real estate services, it must be emphasised that the Court’s jurisdiction is limited to the application of Regulation No 40/94 to the dispute before it. Whilst it is indeed necessary, so far as possible, to maintain consistency in accepting trade marks, it is not for the Court to rule on trade marks beyond the confines of the dispute before the Court."

Lees hier het arrest.