Merkenrecht  

Gerecht EU 7 december 2022; IEF 21140, IEFbe 3593; T‑487/21, ECLI:EU:T:2022:780 (Neoperl tegen EUIPO) Op 1 september 2016 heeft Neoperl bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend voor een "tactiel positiemerk". De aanvraag is op formele gronden afgewezen, Neoperl gaat hiertegen in beroep. De kamer van beroep van het EUIPO heeft geoordeeld dat het teken waarvan inschrijving als Uniemerk was aangevraagd elk onderscheidend vermogen miste, en heeft het beroep verworpen. Het Gerecht oordeelt dat bescherming wordt gevraagd voor zowel een onderdeel van de structuur van de straalregelaars als het tactiele aspect van het betrokken teken. Hieruit volgt dat de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van dit teken niet kon onderzoeken op basis van hypotheses waarin zij selectief rekening zou hebben gehouden met bepaalde aspecten van het teken, waarbij met name het tactiele aspect wordt uitgesloten. Bijgevolg moet het middel inzake schending van de werkingssfeer van de wet ambtshalve worden onderzocht. 

HvJ EU Conclusie A-G 8 december 2022, IEF 21136, IEFbe 3592; ECLI:EU:C:2022:977 (Legia) De Corte suprema di cassazione (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Italië) moet zich uitspreken in een geding over een merk waarvan meerdere personen, allen lid van dezelfde familie, medehouder zijn met betrekking tot het merk 'Legia' voor sportartikelen. De gezamenlijke merkhouders hebben op een bepaald moment besloten een licentie voor het gebruik van dat merk te verlenen aan een vennootschap, maar een van de merkhouders heeft later te kennen gegeven dat hij de licentie niet wenst te laten voortduren. De vragen van de verwijzende rechter hebben betrekking op de regels inzake de verlening van een gebruikslicentie voor een merk door de houders ervan in geval van gezamenlijk merkhouderschap. Om zijn twijfels weg te nemen verzoekt de verwijzende rechter het Hof om uitlegging van artikel 10 van richtlijn (EU) 2015/2436(2) en van artikel 9 van verordening (EU) 2017/1001(3). Concreet wenst de Corte suprema di cassazione te vernemen of het Unierecht voorziet in een stelsel voor de totstandkoming van gezamenlijke toestemming voor zowel de verlening van een licentie voor het gebruik van het merk aan een derde als de intrekking van die licentie.

Gerecht EU 30 november 2022; IEF 21133, IEFbe 3590; T‑678/21, ECLI:EU:T:2022:738 (Mendes tegen EUIPO) Op 20 juni 2017 heeft interveniënte, Actial Farmaceutica, bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring ingesteld van het EU-merk dat was ingeschreven ingevolge een door Mendes op 29 maart 2013 ingediende aanvraag voor het woordteken VSL3TOTAL. Actial Farmaceutica heeft namelijk eerder het EU-merk VSL#3 ingeschreven. Op 26 mei 2020 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring toegewezen. De kamer van beroep oordeelt dat er gevaar is voor verwarring. Het Gerecht oordeelt dat de betrokken tekens visueel en fonetisch bovengemiddeld overeenstemmen, begripsmatig stemmen de tekens weinig overeen. De kamer van beroep heeft geen beoordelingsfout gemaakt door te concluderen dat er bij het relevante publiek gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken bestaat.

HvJ EU 17 november 2022; IEF 21128, LS&R 2138, IEFbe 3588; C‑253/20 en C‑254/20, ECLI:EU:C:2022:894 (Impexeco en PI Pharma tegen Novartis) In deze samengevoegde zaak willen Impexeco en PI Pharma beide een geneesmiddel op de markt brengen, maar dit wordt belet door Novartis omdat zij gebruik maakt van verschillende verpakkingen en verschillende merken voor hetzelfde product. Impexeco en PI Pharma betogen dat het verzet van een merkhouder tegen het opnieuw aanbrengen van een merk door een parallelimporteur een belemmering van de handel tussen de lidstaten vormt die leidt tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten, wanneer het opnieuw aanbrengen van een merk noodzakelijk is voor deze importeur om de betrokken producten in de lidstaat van invoer te kunnen verhandelen. Deze rechtspraak kan worden toegepast op de situatie waarin een generiek geneesmiddel wordt hermerkt door het aanbrengen van het merk van het referentiegeneesmiddel, wanneer deze geneesmiddelen door economisch verbonden ondernemingen in de EER in de handel zijn gebracht. Novartis meent dat de betreffende rechtspraak niet kan worden toegepast wanneer een parallelimporteur overgaat tot hermerking van de betrokken waren.

Rechtbank Overijssel 30 november 2022, IEF 21126; ECLI:NL:RBOVE:2022:3632 (Yam Yam tegen gedaagde) Yam Yam exploiteert sinds 2005 onder die handelsnaam een eetcafé in Hengelo en heeft recent haar naam laten inschrijven in het merkenregister. Gedaagde heeft in maart 2021 een eetcafé geopend in Rijssen met de naam Yam Yam Rijssen en Yam Yam Italian kitchen & grill. Yam Yam vindt dat gedaagde daarmee inbreuk maakt op haar handelsnaamrecht en merkenrecht en wil verboden op het gebruik van de naam en schadevergoedingen van gedaagde. De rechtbank oordeelt dat gedaagde met de handelsnamen Yam Yam Rijssen, Italian kitchen Yam Yam grill en Yam Yam italian kitchen & grill Rijssen inbreuk maakt op zowel het handelsnaamrecht als het merkrecht van Yam Yam. De vorderingen tot schadevergoeding worden afgewezen omdat Yam Yam onvoldoende heeft gemotiveerd dat zij schade heeft geleden en nog steeds lijdt als gevolg van de inbreuken die gedaagde heeft gemaakt.

Rechtbank Den Haag 30 november 2022, IEF 21123; C/09/625476 / HA ZA 22-185 (M&V tegen EGL) M&V is een financier van horecaondernemingen en heeft in 2012 een keten van Argentijnse steakhouserestaurants met de naam 'Gauchos' overgenomen. M&V is houder van een vijftal Beneluxmerken met betrekking tot Gauchos; drie woordmerken en twee beeldmerken. In 2018 is de B.V. EGL opgericht door David. Davids, inmiddels, eenmanszaak El Gaucho is ingebracht in EGL. David maakt sinds 1984 gebruikt van de naam 'El Gaucho' en een bijbehorend logo. Er is geen akte opgemaakt om de handelsnaam van de eenmanszaak aan de B.V. over te dragen. M&V meent dat EGL inbreuk maakt op haar merkenrechten. EGL meent dat haar handelsnaamrechten ouder zijn dan de merkenrechten van M&V. M&V vordert EGL ieder gebruik van 'El Gaucho' en het bijbehorend logo te staken. EGL vordert in reconventie de twee beeldmerkregistraties van M&V vervallen te verklaren. De rechtbank oordeelt dat van de twee beeldmerken gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, de beide beeldmerken worden vervallen verklaard.

Gerecht EU 23 november 2022, IEF 21113; ECLI:EU:T:2022:721 (General Wire Springs tegen EUIPO) Op 21 augustus 2020 heeft General Wire Springs een verzoek tot inschrijving van het EU-woordmerk 'General Pipe Cleaners' ingediend. De inschrijving wordt geweigerd, General Wire Springs gaat tegen deze beslissing in beroep. De kamer van beroep verwerpt het beroep omdat het teken beschrijvend is en geen onderscheidend vermogen heeft. Het Gerecht oordeelt het teken inderdaad beschrijvend is omdat er rechtstreeks en concreet verband bestond tussen de uitdrukking "Gerneral Pipe Cleaners" en de soort, het type en de bestemming van de waren waarvoor het merk zou worden ingeschreven. Aangezien dit een absolute weigeringsgrond is, komt het Gerecht niet aan de inhoudelijke beoordeling van het onderscheidend vermogen toe. Tot slot meent General Wire Springs dat de kamer van beroep onvoldoende rekening heeft gehouden met de verlening van inschrijving van het aangevraagde teken voor dezelfde waren in de Verenigde Staten. Hierover zegt het Gerecht dat voor het EUIPO niet de verplichting bestaat om in derde landen genomen beslissingen inzake de inschrijving van een internationaal merk te erkennen. Het verzoek wordt afgewezen.

HvJ EU 17 november 2022, IEF 21100, IEFbe 3579; C‑175/21, ECLI:EU:C:2022:895 (Harman International Industries) Zie [IEF 20826]. Harman produceert audiovisuele apparatuur, waaronder luidsprekers, hoofdtelefoons en audiosystemen. Zij heeft met een distributeur een overeenkomst gesloten voor de verkoop op het Poolse grondgebied van haar waren die zijn voorzien van de Uniemerken JBL en HARMAN, waarvan zij houder is. AB verkoopt op de Poolse markt waren van Harman die zij kocht van een andere leverancier dan de door Harman voor die markt erkende distributeur. Harman heeft bij de Sąd Okręgowy w Warszawie (rechter in eerste aanleg Warschau, Polen), de verwijzende rechter, een vordering ingesteld tot staking van de inbreuk op de rechten die zij aan haar merken ontleende. Volgens de verwijzende rechter bestaat het risico dat de rechterlijke bescherming van het vrije verkeer van goederen wordt beperkt als gevolg van de Poolse rechterlijke praktijk inzake de formulering van het dictum van beslissingen waarbij een inbreuk wordt vastgesteld. 

HvJ EU 17 november 2022, IEF 21098, LS&R 2130, IEFbe 3577; C-224/20, ECLI:EU:C:2022:893 (Merck Sharp & Dohme e.a.) Via MinBuza: In deze verwijzingsbeschikking worden zeven zaken beschreven die hebben geleid tot de prejudiciële vragen. Deze zaken hebben betrekking op parallelimport/-distributie en herverpakking van geneesmiddelen. Verzoeksters zijn geneesmiddelenfabrikanten en merkhouders voor de geneesmiddelen die elk van hen vervaardigt en verkoopt. Verweersters voeren geneesmiddelen die door verzoeksters in andere landen van de EU in de handel zijn gebracht, parallel in Denemarken in. De verwerende parallelimporteurs herverpakken de geneesmiddelen in nieuwe buitenverpakkingen. Verzoekers stellen dat het merkenrecht een merkhouder het recht geeft om zich in omstandigheden als die van het hoofdgeding te verzetten tegen herverpakking in nieuwe buitenverpakkingen. De verwerende parallelimporteurs betogen dat de herverpakking noodzakelijk en dus rechtmatig is. De vraag rijst of de geneesmiddelenfabrikanten zich kunnen verzetten tegen die herverpakking.

HvJ EU 17 november 2022; IEF 21097, LS&R 2129, IEFbe 3576; C-147/20,ECLI:EU:C:2022:891 (Novartis tegen Abacus Medicine) Via MinBuza. Het verzoek om een prejudiciële beslissing is ingediend in het kader van een geding tussen Novartis Pharma GmbH, die in Duitsland is gevestigd en in deze lidstaat houder is van de exclusieve rechten op de woordmerken Novartis en Votrient, en Abacus Medicine A/S, die is gevestigd in Denemarken, betreffende de verhandeling in Duitsland door laatstgenoemde vennootschap van geneesmiddelen van het merk Votrient die uit andere lidstaten parallel zijn ingevoerd.
Verweerster wil nieuwe verpakkingen gebruiken in plaats van de oorspronkelijke verpakkingen van verzoekster om aan de voorwaarden voor parallelimport te voldoen. Verweerster verwijst hierbij naar artikel 5.3 van verordening 2016/161 “De fabrikanten drukken de streepjescode op de verpakking af op een glad, gelijkmatig en laag reflecterend oppervlak”. Aangezien het etiket vanwege de siliconenlaag op de verpakking van Vorient makkelijk kan worden verwijderd, meent verweerster dat zij als parallelimporteur geen andere keuze heeft dan een eigen verpakking voor de distributie in Duitsland te gebruiken. Verzoekster verzoekt om verweerster te verbieden Votrient in nieuwe verpakkingen in de handel te brengen op grond van artikel 9(2) van verordening 2017/1001.

Beantwoording van de prejudiciële vragen: