Merkenrecht  

Conclusie A-G HvJ EU 21 maart 2013, zaak C-65/12 (Leidseplein Beheer en de Vries tegen Red Bull) - dossier

Conclusie mede ingezonden door Tobias Cohen Jehoram, Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek en Lars Bakers, Bingh advocaten.

Prejudiciële vraag gesteld door de Hoge Raad, Nederland.

Gemeenschapsmerkenrecht. Bekend merk. Uitlegging van artikel 5, lid 2, van de eerste merkenrechtrichtlijn 89/104/EEG. Zie eerder IEF 10862.

Moet artikel 5, lid 2, van [...] richtlijn [nr. 89/104/EEG] aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd?

De A-G concludeert:

„Bij de afweging of een derde bij het gebruik, zonder geldige reden, van een met een bekend merk overeenstemmend teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat bekende merk, in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet er te zijnen voordele mee rekening worden gehouden dat hij het teken reeds voordat het bekende merk werd ingeschreven of bekendheid verwierf, te goeder trouw voor andere waren en diensten gebruikte.”

41. Bij deze beoordeling kan de omstandigheid dat het teken „The Bulldog” al sinds 1983 voor alcoholvrije dranken is ingeschreven, van groot belang zijn. Hoewel het merk „Red Bull” enkele dagen ouder is, valt te betwijfelen of het op dat moment al bekend was. De Vries kan zich derhalve met betrekking tot dit merk in principe beroepen op het in het Unierecht erkende beginsel van bescherming van verworven rechten(19), om het gebruik voor een alcoholvrije energiedrank te rechtvaardigen. Wanneer voordeel uit een bestaand recht wordt getrokken, kan dit derhalve in principe niet ongerechtvaardigd en ongeoorloofd zijn op grond dat een ander merk later een grote mate van bekendheid verkrijgt en de beschermingsomvang van dat merk daardoor botst met de beschermingsomvang van bestaande merken.

42. Anderzijds moet worden erkend dat zelfs De Vries niet aanvoert dat hij dit merk vóór 1997 heeft gebruikt voor energiedranken. Ook de Hoge Raad heeft in zijn verzoek om een prejudiciële beslissing niet duidelijk de gevolgen van dit merk in overweging genomen. Zijn uitgangspunt was veeleer dat het merk wordt gebruikt voor andere economische activiteiten in de horeca.

43. Bij de belangenafweging moet echter ook met een dergelijk gebruik rekening worden gehouden. Dit gebruik is namelijk het resultaat van een eigen inspanning van de derde, tegen wie in geen geval meer kan worden opgeworpen dat hij zonder eigen inspanningen aanhaakt. Het teken kan door het eerdere gebruik juist ook aantrekkingskracht, reputatie en aanzien hebben verworven, waarmee als legitiem belang van de derde rekening moet worden gehouden. Dit geldt in mindere mate ook wanneer het teken is gebruikt nadat het merk is gedeponeerd, maar voordat dit bekend werd. In casu hoeft niet te worden geantwoord op de vraag welk gewicht moet worden toegekend aan het gebruik van tekens nadat een merk bekend is geworden.

44. Omdat uit het eerdere gebruik van een teken aantrekkingskracht, reputatie en aanzien kunnen voortvloeien, kan het huidige gebruik overigens ook geschikt zijn om de herkomstaanduidende functie van het merk te vervullen en dus bij te dragen tot een betere voorlichting van de consument. Zo is het in het onderhavige geval mogelijk dat althans de consumenten in Amsterdam het teken „The Bulldog” eerder associëren met een bepaalde onderneming dan de namen „De Vries” en „Leidseplein Beheer” of een geheel nieuwe aanduiding.

45. Dit legitieme belang bij het gebruik van een eerder gebruikt teken gaat evenmin teniet door de omstandigheid dat De Vries mogelijk pas met de verhandeling van energiedranken is begonnen nadat Red Bull veel succes kreeg met dit product. Het merkenrecht dient er niet toe bepaalde ondernemingen te verhinderen deel te nemen aan de mededinging op bepaalde markten. Zoals blijkt uit het arrest Interflora, is deze vorm van mededinging op de interne markt eerder gewenst.(20) In het kader van deze mededinging moeten ondernemingen in beginsel – tenzij sprake is van verwarringsgevaar – ook het recht hebben de tekens te gebruiken waarmee zij op de markt bekendstaan.

Max Planck Institute - As a follow-up contribution to the Study the Max Planck Institute has produced synopses of the Trade Mark Directive (Synopsis TMD) and the Community Trade Mark Regulation (Synopsis CTMR). These synopses of the current legal texts and the proposed amendments present the implementation of the Study proposals. They are published here for the first time. A summary of the Study with the most important results and proposals refers to amendments laid down in the synopses.

World Trademark Review - Drilling down, the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending the Community Trademark Regulation (207/2009) outlines five specific aims:

• adapting terminology to the Lisbon Treaty and provisions to the Common Approach on decentralised agencies;
• streamlining procedures to apply for and register a Community trademark;
• increasing legal security by clarifying provisions and removing ambiguities;
• establishing an appropriate framework for cooperation between OHIM and national offices for the promoting of convergence of practices and developing common; and
• aligning the framework to Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

De Brauw Legal Alert; Overhaul of EU Trademark System imminent: draft legislation leaked
Draft legislation by the European Commission ('Commission') concerning the European Trademark System was recently leaked. The available version of this draft legislation is unofficial and the final amendments may differ. Marques has reported on these documents, and since the potential impact is quite significant, we deem it useful to highlight a few of the expected changes.

Leeswijzer:

Community Trademarks and OHIM
Terminology
CTM filing practice
Graphical representation dropped, non-traditional trademarks welcomed
Customs procedure, shifting the burden of proof to the importer
Preventive action – labels and packaging in itself will be infringing
Bad faith
Use of class headings in older registrations
Foreign descriptive terms banned

National Law
Extension of territories where absolute grounds apply
Revocation and invalidity in administrative procedures
Third party observations allowed
Genuine use period defined

Robbert Sjoerdsma, 'Meten is weten', BMM Bulletin 2012-1, p.15-21.

Een bijdrage van Robbert Sjoerdsma, met deze bijdrage in BMM Bulletin (gedeelde) winnaar VIE-Prijs 2013.

Op de kop af elf jaar geleden heeft de BMM een themanummer besteed aan marktonderzoeken. Nu is het weer zover. Waarom deze aandacht voor dit onderwerp kan men zich afvragen. Het antwoord ligt voor de hand; bij beslissingen die de rechter op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht moet nemen, figureert het publiek dikwijls als voorname en onmisbare toetssteen. De belangrijkste rol voor publieksopvattingen is weggelegd in het merkenrecht [IEF 7370]. Alhoewel er in de literatuur verschillend wordt gedacht over de vraag of die publieksopvattingen beter door middel van een normatieve beoordeling door de rechter of beter door middel van empirisch (d.w.z. markt- of opinie-)onderzoek kunnen worden vastgesteld, is men het er wel over eens dat marktonderzoeken nuttig kunnen zijn.

In de praktijk wordt er in merkenzaken voor de Nederlandse rechterlijke colleges in ieder geval steeds vaker gebruik gemaakt van marktonderzoeken, en hetzelfde geldt voor merkenzaken voor het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (Merken, Tekeningen en Modellen) te Alicante (BHIM). Over de waarde die het BHIM hecht aan marktonderzoeken in merkenzaken en de kansen en uitdagingen die op dat gebied spelen, is in de Nederlandse literatuur nog niet veel geschreven. Ziedaar de reden voor deze bescheiden bijdrage. Maar eerst iets over wat voor merkenzaken bij het BHIM terecht kunnen komen en een korte schets van het juridisch kader.

Leeswijzer:
Merkenzaken voor het BHIM
Juridisch kader
Waarde van marktonderzoeken en kansen en valkuilen bij het gebruik daarvan
- Verkregen onderscheidend vermogen (inburgering)
- Bekendheid & voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan
- Verwarringsgevaar
De eisen die het BHIM aan marktonderzoeken stelt en de (on)zin daarvan
- Representativiteit
- Gesloten vragen ≠ leidende vragen
Marktonderzoeken in de praktijk
Conclusie

Boerman e.a., Nationaal dreigingsbeeld 2012 georganiseerde criminaliteit, KLPD-IPOL Zoetermeer, bijlage bij Kamerstukken II 2012/13, 29 991, nr. 17.

Onderdeel 2.2 Acquisitiefraude; onderdeel 2.8 merkfraude; 2.9 Telecomfraude.

2.8.2 Empirie - gevolgen
Er kan een viertal soorten gevolgen van merkfraude onderscheiden worden. In de eerste plaats is dat het verlies van afzetmarkt. Het bedrijf of concern waarvan de producten nagemaakt worden, verliest afzetmogelijkheden. Nu kan niet beweerd worden dat voor elk gekocht namaakproduct het echte op de plank blijft liggen. Het is evident dat in ieder geval een deel van de namaakartikelen niet in plaats van echte merkartikelen wordt gekocht. De namaakproducten zijn immers zo populair omdat ze vele malen goedkoper zijn. De precieze omvang van dit omzetverlies is niet bekend en wellicht ook helemaal niet te berekenen.
Ten tweede wordt afbreuk gedaan aan het originele merk. Doordat de kwaliteit van de namaakartikelen vaak beduidend slechter is dan van de echte, kan grootschalige verkoop ervan afbreuk doen aan de kracht en het imago van het merk. Tegelijkertijd zorgt de verkoop van namaakproducten gratis voor een bredere naamsbekendheid, een van de belangrijkste doelstellingen van reclame.

Ook ontstaan risico's voor de consument. Namaakproducten worden niet onderworpen aan de strenge eisen en tests waaraan de merkproducten wel moeten voldoen. De consument is vooral slachtoffer omdat het aangekochte namaakproduct van inferieure kwaliteit kan zijn.
Ten slotte zijn er gederfde belastinginkomsten. Zoals hierboven beschreven werd, is eigenlijk alleen van de in beslag genomen valse merksigaretten bekend dat er tientallen miljoenen euro's mee gemoeid zijn.

2.8.3 Verwachtingen en kwalificatie
Er is een aantal factoren dat invloed heeft op de toekomstige ontwikkeling van merkfraude. De ene factor werkt bevorderend en de andere remmend. Wat het overblijvende saldo zal zijn, valt niet te voorspellen.

Vrijdagmiddagbericht, uit't persbericht: Sinds 1992 zijn de politiestriping en het politielogo onderdelen van de politiehuisstijl, waarmee de Nederlandse politie optimale herkenbaarheid creeert. Gelet op de bijzondere taken en bevoegdheden van de politie is het van groot belang dat het publiek in een oogopslag weet dat het  met een uiting van de politie van doen heeft. Net als bij andere, door de overheid aangewezen hulpdiensten zoals brandweer en ambulance, zijn het logo en de striping van de politie auteursrechtelijk beschermd en als merk gedeponeerd [red. zie bijvoorbeeld IEF 11032]. Dit is met de komst van de nationale politie niet veranderd.

Handhaving door Instituut Fysieke veiligheid
Het is voor het werk van de politie van groot belang dat de politie direct herkend. Daarom kan het politielogo en de politiestriping niet voor elk doeleinde gebruikt worden en moet eerst toestemming gevraagd worden. Het handhaven van het auteurs- en merkenrecht op de logo's en striping van de hulpverleningsdiensten is door de Staat neergelegd bij de afdeling Materieel en Logistiek van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Eerst lag dit auteursrecht bij de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding, dat nu onderdeel is van het IFV.

Alle logo- en stripingverzoeken getoetst
Jaarlijks krijgt de politie via het IFV veel verzoeken om het politielogo en/of de striping te mogen gebruiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om borden die gebruikt worden bij bouwplaatsen, om folders, congressen, documentaires, theaterproducties of tv- en filmproducties. In sommige gevallen betreft het puur het gebruik van het logo, in andere gevallen werkt de politie mee aan de betreffende productie. De meeste verzoeken worden goedgekeurd.

Toestemming aanvragen
Om toestemming te krijgen voor het gebruik van het politielogo en/of de politiestriping kunt u terecht bij het IFV. Het IFV vraagt vervolgens aan de Directie Communicatie van de politie advies over het wel of niet instemmen met het verzoek. Hierbij kijkt de politie naar drie aspecten:
* worden haar taak en bevoegdheden waarheidsgetrouw in beeld gebracht?
* draagt de productie bij aan het imago van de politie?
* bestaat er risico voor de veiligheid van de burger?

De politie geeft advies, het IFV geeft de toestemming.
(...red. dit bericht is ingekort ...)

WIPO 20 februari 2013, zaaknr. DNL2012-0073 (Lululemon Athletica Canada, Inc. tegen A. Bronkhorst)

Uitspraak ingezonden door Anne Voerman, DLA Piper.

Domeinnaam. Woordmerk. Legitiem belang. Registratie te kwader trouw. Wijziging van de domeinnaamhouder. Eiser is een onderneming die zich toelegt op de vervaardiging van sportkleding. Verweerder is de heer Bronkhorst, houder van de Domeinnaam <lululemon.nl>. Eiser baseert zich in deze procedure succesvol op de identieke Gemeenschap- en Internationale registraties van het woordmerk LULULEMON.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend.
Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter heeft Eiser voldoende aangetoond dat Eiser rechthebbende is op een naar Nederlands recht beschermd merk. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling mag het toplevel domein “.nl” bij de beoordeling ten aanzien van verwarringwekkende overeenstemming buiten beschouwing worden gelaten. (...)

B. Recht of Legitiem Belang
Overeenkomstig de stellingen van Eiser heeft de Geschillenbeslechter geconstateerd dat Verweerder, ten tijde van het indienen van de Eis, op de aan de Domeinnaam gekoppelde website geen waren of diensten aanbood.(...) De Geschillenbeslechter concludeert dat niet is gebleken van enig recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder. Daarmee is aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Uit de door Eiser overgelegde correspondentie (...) blijkt naar het oordeel van de Geschillenbeslechter dat (i) de Domeinnaam tot op heden niet is gebruikt voor het aanbieden van goederen of diensten en (ii) dat Verweerder heeft aangegeven de Domeinnaam – onder verwijzing naar een website met daarop informatie over domeinnamen die voor zeer hoge bedragen zijn verkocht – te willen verkopen. Daarbij komt dat, in tegenstelling tot wat Verweerder stelt, het Gemeenschapsmerk LULULEMON eerder is geregistreerd dan de Domeinnaam. Dat Eiser ten tijde van registratie van de Domeinnaam niet actief was in Nederland of de EU en dat het merendeel van de mensen in Nederland en de EU Eiser niet kent, is irrelevant. Verweerder heeft de Domeinnaam willen verkopen aan. Eiser voor een zeer hoog bedrag terwijl deze over een ouder merkrecht beschikt. Dit leidt in de omstandigheden van deze zaak tot kwade trouw aan de kant van Verweerder.

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Op andere blogs:
DomJur 2013-944

Rechtbank Oost-Nederland 13 maart 2013, zaaknr. C/05/235068 / HA ZA 12-728 (Hogeschool wageningen B.V. tegen Stichting Aeres Groep)

Uitspraak ingezonden door Hemke de Weijs, Nysingh.

Hogeschool Wageningen is sinds 2002 actief onder deze handelsnaam. HSW holding is houdster van de Benelux woordmerkregistratie HOGESCHOOL WAGENINGEN. Aeres is een in 1995 opgerichte stichting waaronder scholen ressorteren. Het betreft een hogeschool die in 1981 Stoas APH heette en na een fusie 'Stoas Wageningen | Christelijke Agrarische Hogeschool' heette. Met de Hogeschool Wageningen heeft overleg plaatsgevonden. De aannemer van Aeres heeft een bord geplaatst op de nieuwbouwlocatie waarop stond "Nieuwbouw Stoas Hogeschool Wageningen" en ook op verschillende websites van derden werd "Stoas Hogeschool Wageningen" genoemd.

Op grond van artikel 6 Hnw hadden de vorderingen gebaseerd op 5 Hnw bij de kantonrechter aangebracht kunnen worden. De rechter zal niet verwijzen omdat dit de procedure nodeloos zou vertragen en partijen nodeloos op kosten zou jagen (zie r.o. 4.2).

Omdat het ingeschreven woordmerk elk onderscheidend vermogen mist, kan de nietigheid worden ingeroepen door in dit geval Aeres. Hogeschool beschrijft de soort instelling en Wageningen is de aardrijkskundige plaats waar de instelling is gevestigd. Van inburgering ex 2.28 lid 2 BVIE is geen sprake. De Hogeschool Wageningen c.s. beroept zich op het gebruik in 1918 toen een derde partij, waarmee zij geen enkele rechtsband heeft, te weten de Rijks Landbouw Hooge School werd opgericht en daarna in de volksmond Landbouw Hogeschool Wageningen werd genoemd. Dit beroep faalt (zie r.o. 4.5).

Vanwege het uitsluitend beschrijvende karakter van de handelsnaam (soort onderneming met plaats van vestiging) komt daaraan slechts zeer geringe bescherming toe. Volgens vaste rechtspraak kunnen soortnamen en beschrijvende aanduidingen immers niet via de HNW worden gemonopoliseerd.

De vorderingen worden afgewezen en het Benelux woordmerk wordt nietig verklaard.

4.2. De rechter zal dit doen en zal de zaak op dit onderdeel niet op grond van artikel 71 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) verwijzen naar de kantonrol, locatie Wageningen, omdat dit de procedure nodeloos zou vertragen en partijen nodeloos op kosten zou jagen. Hierbij laat de rechter wegen dat inmiddels bij de rechtbank Oost- Nederland geen sprake meer is van verschillende kamers voor de behandeling en beslissing van kantonzaken en gewone rechtbankzaken. Beide soorten zaken worden behandeld binnen een aantal teams en de rechters van die teams treden afhankelijk van het soort zaak op als gewone rechter of als kantonrechter.

Verwijzing is zinloos, omdat de zaak naar alle waarschijnlijkheid toch bij dezelfde rechter terecht zou komen, terwijl het in deze zaak ook voor de proceskosten geen verschil maakt. Het op een rechtbankzaak afgestemde griffierecht is reeds betaald en wordt niet teruggestort bij partiële verwijzing en de overige kosten worden zowel bij kanton als bij handel op grond van de aard van de zaken begroot en afgehandeld op de voet van artikel 1019h Rv, dit wil zeggen op basis van de werkelijke kosten met eventueel een billijkheidscorrectie. Inhoudelijk overweegt de rechtbank als volgt.

4.3. De vraag of het gebruik van de aanduiding `Stoas Hogeschool Wageningen' op het bord van de aannemer en op de verschillende websites van derden aan Aeres kan worden toegerekend, hetgeen Aeres betwist, hoeft niet beantwoord te worden, omdat de vordering tot nietig verklaring van de woordmerkregistratie van HSW Holding kan worden toegewezen en Hogeschool Wageningen c.s. derhalve aan die registratie geen rechten kan ontlenen en Aeres geen inbreuk op een merkrecht kan verwijten, terwijl Hogeschool Wageningen ook geen inbreukactie kan baseren op haar handelsnaamrecht.

4.5. Hogeschool Wageningen c.s. beroept zich nog op de zogenaamde inburgering van lid 2 van artikel 2.28 BV IE. Hogeschool Wageningen c.s. beroept zich op het gebruik van het teken 'Hogeschool Wageningen' door het instituut dat in 1918 werd gesticht als de Rijks Landbouw Hooge School en daarna een aantal jaren in de volksmond de Landbouw Hogeschool Wageningen werd genoemd, totdat het in 1986 de Landbouw Universiteit Wageningen ging heten en in 2000 Wageningen Universiteit. Dit beroep op inburgering faalt, omdat: (i) het gaat om gebruik vóór de inschrijving van HSW Holding, (ii) door een instituut waarmee Hogeschool Wageningen c.s. geen enkele rechtsband heeft en (iii) waaraan de onderscheidende aanduiding 'Landbouw' was toegevoegd.

Gerecht EU 13 maart 2013, zaak T-553/10 (Biodes / OHMI - Manasul Internacional (FARMASUL))

Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement „FARMASUL” voor waren van de klassen 5, 30 en 31, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1034/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 3 september 2010 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door de houder van de nationale beeldmerken met de woordelementen „MANASUL” en „MANASUL ORO” voor waren van de klassen 5, 30 en 31.

Het Gerecht EU wijst het beroep af. Gezien de auditieve en visuele gelijkenis, de overeenstemming in waren en diensten en het onderscheidend vermogen kan er verwarringsgevaar worden vastgesteld. Het woordelement "Farma" van het merk FARMASUL is beschrijvend voor de waar, het betreft echter het dominante woordelement "sul". Het achtervoegsel "sul" is in beide merken „FARMASUL” en „MANASUL” aanwezig. Niet de term "Farma", maar het achtervoegsel "sul" domineert het aangevraagde merk en leidt tot de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar met het oudere beeldmerk.

79. Dans la décision attaquée, la chambre de recours, au vu de l’identité ou de la similitude des produits couverts par les signes en conflit, des similitudes visuelles et phonétiques entre ceux-ci, de l’absence de possibilité de comparaison conceptuelle entre ceux-ci et du caractère distinctif élevé acquis par la renommée de la marque antérieure, a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit (point 51 de la décision attaquée). En particulier, la chambre de recours a conclu que les éléments verbaux primeraient sur les éléments figuratifs et seraient donc les éléments dominants desdits signes. Les signes seraient perçus et mémorisés par le public pertinent par leurs éléments verbaux. En outre, le suffixe « sul » de la marque demandée serait son élément dominant, son préfixe « farma » étant descriptif des produits désignés (point 34 de la décision attaquée).

81. L’OHMI estime qu’il existe un risque de confusion entre les signes en conflit, les produits couverts par lesdits signes étant identiques ou très similaires, les signes étant similaires visuellement et phonétiquement et la marque antérieure ayant acquis un caractère distinctif élevé en Espagne. Le suffixe « sul » serait l’élément dominant et distinctif de la marque demandée. Concernant le caractère distinctif du suffixe « sul », l’OHMI fait valoir que la requérante n’aurait pas établi l’utilisation généralisée de marques contenant ce suffixe sur le marché pertinent, à savoir en Espagne. L’intervenante allègue également l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

83. Il en résulte que ce n'est pas le terme « farma », mais le suffixe « sul », non descriptif et distinctif, qui domine l'élément verbal de la marque demandée, qui, à son tour, domine la marque demandée.

Op andere blogs:
MARQUES (General Court: Farmasul v. Manasul)

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 maart 2013, zaaknr. C/09/436173 / KG ZA 13-102 (Advance Magazine Publishers en Condé Nast Publications tegen Remark en Booking The Stars B.V.)

Merkenrecht. Contractenrecht. Celebrity endorsement en merkgebruik. Toerekenbaarheid van uitingen.

Advance Magazine is een uitgeverij met dochter Condé die sinds 1892 VOGUE uitgeeft. Advance is houdster van verschillende woord- en beeldmerken. Remark drijft een groothandel in lichamelijke verzorging. Eén van haar merken / handelsnaam is VOGUE (COSMETICS) Exclusive. Booking the Stars is een boekingsbureau voor onder meer presentatoren en artiesten voor uiteenlopende evenementen en biedt ook zogeheten celebrity endorsement, waarbij een bekend persoon wordt gekoppeld aan een merk of product teneinde promotie te maken voor het merk of product.

“Vogue is voor mij, eh .. , dat is begonnen voor mij als een magazine. Zo ken ik Vogue. Ik hou gewoon heel erg veel van fashion, van mode, ik lees Vogue van voor naar achter van achter naar voor en daarnaast straalt dat echt uit wat ik eigenlijk ook een beetje probeer te zijn. En dat komt met het merk Vogue Exclusive heel erg naar voren ook. Het is gewoon een heel mooi en heel... het is gewoon een heel mooi merk.”

In maart 2012 heeft Advance geconstateerd dat Remark X als celebrity endorser heeft ingeschakeld voor de promotie van haar lijn VOGUE Exclusive. Advance heeft Remark gemeld dat zij artikel 2 van de overeenkomst schendt doordat de celebrity endorser van VOGUE Exclusive verwijst naar het tijdschrift van VOGUE Magazine, zie onder meer bovenstaand citaat.

Advance legt aan haar vordering tot een verbod op schending van de overeenkomst ten grondslag dat Remark handelt in strijd met de verplichtingen voortvloeiend uit artikel 2 van de overeenkomst en dat de uitingen van Booking the Stars en
X zijn verricht in het kader van hun celebrity endorsement overeenkomst met Remark, zodat deze uitingen aan Remark zijn toe te rekenen op grond van artikel 6:172 BW. Uitingen die Booking the Stars in opdracht van Remark heeft verricht zijn daarom op grond van de overeenkomst aan Remark toerekenbaar.

Remark dient schending van overkomst te staken, door het persbericht rondom Vogue Exclusive en de promotiefilm niet te gebruiken. Remark dient tevens inbreuk op het merk VOGUE (PROMOTIONS) te staken en gestaakt te houden.

 

Wanprestatie / Promotiefilm
5.8. Het verweer van Remark dat uit de promotiefilm duidelijk blijkt dat er reclame wordt gemaakt voor producten van Remark, omdat de directeur van Remark in de promotiefilm in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van Remark vertelt over de cosmeticaproducten van het merk VOGUE, slaagt evenmin. Naar voorlopig oordeel brengt die omstandigheid niet mee dat Remark refereert aan het tijdschrift VOGUE op een wijze die toegestaan is op grond van artikel 2 van de overeenkomst. Dat artikel bepaalt dat Remark niet mag refereren aan het tijdschrift VOGUE en een redelijke uitleg van de overeenkomst brengt mee dat die bepaling ook uitingen omvat waarin het merk VOGUE van Remark en haar producten worden genoemd of getoond.

Wanprestatie / Advertentie Grazia, Radiocommercial
5.10. Advance heeft ter onderbouwing van deze stelling aangevoerd dat het onderwerp mode sinds jaar en dag centraal staat in het tijdschrift VOGUE en dat het tijdschrift VOGUE zeer invloedrijk is in de mode wereld, zodat door gebruik van het merk VOGUE op een manier dat het relevante publiek een verband legt met mode, indirect wordt verwezen naar het tijdschrift VOGUE. Naar voorlopig oordeel is dit onjuist. Uit de tekst van de overeenkomst volgt dat het Remark niet is toegestaan direct of indirect te verwijzen naar het tijdschrift VOGUE en andere publicaties van Advance. Het is voorshands niet aannemelijk geworden dat het de bedoeling van de bij de totstandkoming van de overeenkomst betrokken partijen is geweest dat Henkel (en daarmee nu Remark) zich ook verplichtte niet te verwijzen naar de belangrijkste onderwerpen die in die publicaties aan bod komen of dat Advance artikel 2 van de overeenkomst in redelijkheid zo ruim mocht begrijpen. Had Advance dit bedoeld, dan had het op haar weg gelegen dit expliciet op te nemen in de overeenkomst. Daarbij is van belang dat huidverzorgings- en parfumproducten enerzijds en mode anderzijds dicht tegen elkaar gelegen markten zijn. Het voorgaande betekent dat, anders dan Advance meent, het Remark in beginsel vrijstaat het woord ‘mode’, ‘fashion’, of mode-gerelateerde termen te gebruiken, te refereren aan het onderwerp mode en te verwijzen naar een mode- of stijlicoon ten behoeve van de marketing van haar producten, zolang zij daarbij niet verwijst naar Advance of haar publicaties.

I.a Wanprestie Remark door uitingen Booking the Stars?
5.11. Naar voorlopig oordeel brengt een redelijke uitleg van de overeenkomst mee dat uitingen van derden die in opdracht van Remark promotie maken voor de producten van Remark ook onder de verplichtingen van Remark op grond van de overeenkomst vallen. Immers, de overeenkomst zou een dode letter worden als de verplichtingen van Remark geen schendingen van de overeenkomst zouden omvatten, uitgevoerd door derden in haar opdracht. Uitingen die Booking the Stars in opdracht van Remark heeft verricht zijn daarom op grond van de overeenkomst aan Remark toerekenbaar. De voorzieningenrechter zal daarom nagaan in hoeverre de uitingen van Booking the Stars in opdracht van Remark zijn verricht en, zo ja, of die uitingen in strijd zijn met de overeenkomst. Het beroep van Advance op artikel 6:172 BW is hierbij niet van toepassing, alleen al omdat dat ziet op aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van vertegenwoordigers, niet op wanprestatie.

I.b Wanprestatie Remark door uitingen X?
5.16 (...) Daarvoor is echter voorshands oordelend wel vereist dat het om uitingen gaat waarbij het voor het publiek duidelijk is dat X die in haar hoedanigheid van het gezicht van VOGUE Exclusive naar buiten brengt, of dat het publiek haar uitsluitend of in de eerste plaats ziet als het gezicht van VOGUE Exclusive en niet meer in de eerste plaats als actrice, presentatrice, model of ontwerpster. In de bewuste uitingen wordt er niet op gewezen dat X ‘het gezicht van’ VOGUE Exclusive is. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het publiekX bij al haar uitingen in de eerste plaats als het gezicht van VOGUE Exclusive beschouwt. Onder deze omstandigheden kan niet gezegd worden dat Remark - bij monde van X - heeft verwezen naar het tijdschrift VOGUE en kunnen deze uitingen van X op sociale media niet aan Remark worden toegerekend.

I.c Tussenconclusie wanprestatie Remark
II. Onrechtmatige daad Booking the Stars en X
5.21. Advance heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat Booking the Stars en X onrechtmatig jegens haar handelen, door zich niet te houden aan de overeenkomst. Booking the Stars en X zijn echter niet aan de overeenkomst gebonden. Van onrechtmatig handelen door bewust mee te werken aan schending van de overeenkomst door Remark is voorshands oordelend evenmin sprake. Uit het voorgaande volgt dat uitsluitend het persbericht ‘lancering VOGUE Exclusive’ en de promotiefilm schendingen van de overeenkomst vormen. Booking the Stars en X hebben deze uitingen verricht, danwel daaraan bijgedragen, voordat Advance hen had gewezen op de overeenkomst, zodat niet aannemelijk is dat zij bewust meewerkten aan schending van de overeenkomst door Remark.

III. Merkinbreuk
5.28. Nu Remark merkinbreuk maakt door de openbaarmaking van de promotiefilm en het persbericht ‘lancering VOGUE Exclusive, is het door Advance gevorderde merkinbreukverbod ten aanzien van Remark toewijsbaar.
5.29. Booking the Stars enX hebben geen inbreuk gemaakt op merkrechten van Advance. Daarom faalt ook het beroep van Advance op artikel 6:172 BW (of 6:171 BW). Die artikelen vereisen immers een ‘fout’ van Booking the Stars en/of X, die dan tevens een onrechtmatige daad van Remark zou kunnen vormen. Van een fout in de zin van deze bepalingen door Booking the Stars en/of X is bij gebreke van een merkinbreuk echter geen sprake.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 22 januari 2013, zaak C-49/13 (MF 7 a.s. tegen MAFRA a.s.)

Merkenrecht. Contractenrecht. Is met de toepassing van Davidoff [IE Klassieker Merkenrecht] voor wat betreft 'de goede trouw' altijd sprake van een acte éclairé? Instemmen met gedrag en de verzwakking of beperking van exclusieve rechten.

Dagblad ‘Mladá fronta’ bestaat sinds 1945 en wordt uitgegeven door de onderneming met dezelfde naam. De naam en ook de afkorting ‘mf’ bestaan nog steeds, maar is pas in 1991 gedeponeerd. In 1990 hebben leden van de redactieraad van MF de NV MaF opgericht die een krant uitgeeft ‘Mladá fronta DNES’ De onderneming MF en de NV MaF sluiten zakelijke overeenkomsten onder meer over de inschrijving van de publicatierechten van dagblad Mladá fronta DNES. MaF heeft later een deel van haar vermogen, waaronder de publicatierechten, ondergebracht in MAFRA a.s. Ook de overeenkomsten zijn aan die situatie aangepast.

In maart 1991 vraagt de rechtsopvolger van Mlada fronta (Mladá fronta a.s. Praag) inschrijving van het samengestelde merk ‘Mladá fronta’. In oktober 1991 vraagt MAFRA inschrijving van ‘Mladá fronta DNES’ (zowel in kleine als grote letters). De nietigverklaring van deze inschrijving wordt in september 2012 gevorderd door MF 7 a.s. Praag, merkhouder is MAFRA a.s. Praag. Verzoekster stelt dat verweerster op moment van indiening van de aanvraag niet te goeder trouw handelde. In de eerder gesloten overeenkomsten was niets geregeld over de industriële rechten. Verzoekster wijst op het langdurige en intense gebruik van het merk. Verweerster meent dat ten tijde van de indiening van de merkaanvraag de goede trouw niet uitdrukkelijk geregeld was. Ook wijst zij op de eerdere inschrijving van de publicatierechten waartegen de oorspronkelijke merkhouder destijds geen bezwaar had.

De verwijzende Tsjechische rechter constateert dat de uitspraak van het Hof in de zaak Davidoff ook toegepast kan worden voor wat betreft de ‘goede trouw’, maar twijfelt of hij daarmee deze zaak oplost. Hij laat het dan ook aan het Hof over of hier sprake zou zijn van een ‘acte éclairé’ en stelt het Hof de volgende vragen:

1. Moet artikel 3, lid 2, sub d, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten] aldus worden uitgelegd dat voor de beoordeling of een merkaanvrager te goeder trouw handelde, enkel omstandigheden die bleken vóór of op de datum van indiening van de merkaanvraag relevant zijn, of kunnen ook omstandigheden die zich voordeden na de indiening van de merkaanvraag, in aanmerking worden genomen als bewijs dat de merkaanvrager te goeder trouw handelde?

2. Moet het arrest van het Hof van 20 november 2001, Zino Davidoff (C-414/99–C-416/99, Jurispr. blz. I-8691) algemeen worden toegepast op alle zaken waarin wordt onderzocht of een merkhouder heeft ingestemd met gedrag waardoor zijn exclusieve rechten kunnen worden verzwakt of beperkt?

 

3. Kan goede trouw van een aanvrager van een jonger merk worden afgeleid uit de situatie dat de houder van een ouder merk met hem overeenkomsten heeft gesloten op basis waarvan deze houder instemde met de publicatie van periodiek drukwerk waarvan de benaming overeenstemde met het jongere merk, en met de inschrijving van dat drukwerk door de aanvrager van het jongere merk, en die aanvrager bij zijn publicatie ondersteunde, maar de aspecten van het intellectuele-eigendomsrecht niet uitdrukkelijk in deze overeenkomsten waren geregeld?

4. Voor zover ook omstandigheden die zich voordeden na de indiening van een merkaanvraag relevant kunnen zijn om te beoordelen of een merkaanvrager te goeder trouw handelde, kan dan, subsidiair, uit de situatie dat de houder van het oudere merk bewust het bestaan van het betwiste merk gedurende ten minste tien jaar heeft gedoogd, worden afgeleid dat de merkaanvrager te goeder trouw handelde?