Merkenrecht

IEF 19572

Uitleg artikel 8 lid 3 Uniemerkenverordening

HvJ EU 11 nov 2020, IEF 19572; ECLI:NL:RBLIM:2020:8299 (EUIPO en Jerome Alexander Consulting tegen John Mills), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitleg-artikel-8-lid-3-uniemerkenverordening

HvJ EU 11 november 2020, IEF 19572, IEFbe 3147; ECLI:EU:C:2020:902 (EUIPO tegen John Mills) Merkenrecht. Het EUIPO komt in beroep tegen het arrest van het Gerecht EU [IEF 18095], waarin werd geoordeeld dat de conflicterende tekens niet gelijk zijn. Het HvJ EU doet de zaak zelf af. Geoordeeld wordt dat de Kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat John Mills moest worden beschouwd als ‘gemachtigde’ van de houder van het oudere merk in de zin van artikel 8 lid 3 Verordening 207/2009. Daarnaast is anders dan het Gerecht oordeelde, artikel 8 lid 3 van toepassing zowel wanneer het aangevraagde merk gelijk is aan het oudere merk, als wanneer het daarmee overeenstemt. Bovendien bestaat de specifieke voorwaarde voor de door deze bepaling gewaarborgde bescherming erin, dat de inschrijvingsaanvraag is gebeurd door een gemachtigde of vertegenwoordiger op eigen naam, zonder toestemming van de houder. Bijgevolg wordt de overeenstemming niet beoordeeld op basis van het bestaan van verwarringsgevaar. Het bestreden arrest wordt vernietigd en het beroep ingesteld door John Mills tegen de beslissing van de eerste Kamer van beroep wordt verworpen.

IEF 19571

Bewijs normaal gebruik bij zelfstandige subcategorie

HvJ EU 16 jul 2020, IEF 19571; ECLI:EU:C:2020:573 (ACTC tegen EUIPO en Taiga), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijs-normaal-gebruik-bij-zelfstandige-subcategorie

HvJ EU 16 juli 2020, IEF 19571, IEFbe 3146; ECLI:EU:C:2020:573 (ACTC tegen EUIPO en Taiga) Merkenrecht. ACTC heeft inschrijving aangevraagd voor het woordteken ‘TIGHA’ voor een groot aantal kledingstukken. Taiga heeft oppositie ingesteld op grond van haar oudere Uniewoordmerk ‘TAIGA’ voor eveneens kledingstukken. Volgens de Kamer van beroep maakte Taiga normaal gebruik van haar woordmerk en was er sprake van verwarringsgevaar door het aangevraagde merk. Het Gerecht EU heeft het beroep van ACTC verworpen. Het HvJ EU overweegt dat de consument die een waar of dienst wenst te kopen van een categorie die bijzonder nauwkeurig en afgebakend is omschreven, waarbinnen geen belangrijke onderverdeling kan worden gemaakt, alle waren of diensten van deze categorie zal associëren met het oudere merk, zodat dit merk zijn wezenlijke functie zal vervullen. In die omstandigheden volstaat het dat de houder van het oudere merk bewijst dat dit merk normaal gebruikt is voor een deel van de waren of diensten van deze homogene categorie. Indien er echter sprake is van een ruime categorie die kan worden onderverdeeld in verschillende zelfstandige subcategorieën, moet de houder van het oudere merk het normaal gebruik bewijzen voor elk van de zelfstandige subcategorieën. De hogere voorziening wordt verworpen. Een deel van de onderdelen wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat ACTC een nieuwe beoordeling van de feiten wenst, dan wel niet aangeeft welk punt van het bestreden arrest zij betwist. Voor het overige is de hogere voorziening ongegrond.

IEF 19546

Conclusie A-G Van Peursem inzake Hennessy tegen LB11

Hoge Raad 30 okt 2020, IEF 19546; ECLI:NL:PHR:2020:1011 (Hennessy tegen LB11), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-van-peursem-inzake-hennessy-tegen-lb11

HR Conclusie A-G 30 oktober 2020, IEF 19546; ECLI:NL:PHR:2020:1011 (Hennessy tegen LB11) Is er sprake van uitputting van de merkrechten van Hennessy c.s. van door hen in de EER verkochte en onder douanestatus T2 (dus goederen met een communautaire status) geleverde producten, die bestemd waren voor de Afrikaanse markt en daartoe zijn geleverd aan tussenpersonenkopers gevestigd buiten de EER, maar vervolgens onder opvolgende verkrijger LB11 zijn beslagen, die deze producten binnen de EER verhandelt?

IEF 19533

Beantwoording prejudiciële vragen in Ferrari-zaak

HvJ EU 22 okt 2020, IEF 19533; ECLI:EU:C:2020:854 (Ferrari), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beantwoording-prejudici-le-vragen-in-ferrari-zaak

HvJ EU 22 oktober 2020, IEF 19533, IEFbe 3141; ECLI:EU:C:2020:854 (Ferrari) Merkenrecht. Ferrari produceerde in de jaren tachtig en negentig sportwagens onder de naam Testarossa. Het Landgericht Düsseldof heeft de doorhaling gelast van de Testarossa-merken, omdat Ferrari geen normaal gebruik meer van deze merken zou maken. Ferrari heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Düsseldorf, omdat Ferrari tweedehandsauto’s verkoopt die zijn voorzien van dit merk en nog steeds onderhoudsdiensten levert voor de Testarossa. Dit leidde tot prejudiciële vragen aan het HvJ EU, over de uitleg van het begrip ‘normaal gebruik’. Art. 12 lid 1 Richtlijn 2008/95 EG moet aldus worden uitgelegd dat van een merk ook normaal gebruik wordt gemaakt, wanneer de houder tweedehands waren verkoopt die onder dit merk in de handel zijn gebracht en wanneer de houder bepaalde diensten verricht die betrekking hebben op de onder dat merk verkochte waren.

IEF 19529

Michiel Haegens: Gleissner-merken onder vuur in de Benelux

Het Benelux Bureau voor de intellectuele eigendom lijkt een streep te hebben gezet door de merkenactiviteiten van zelfbenoemd serie-ondernemer Michael Gleissner. In haar uitspraak van 20 oktober jl. oordeelt het Bureau dat de merkaanvraag van Gleissner te kwader trouw is verricht en om die reden nietig wordt verklaard. En die uitspraak legt een bom onder alle merkinschrijvingen waar Gleissner achter zit. En dat zijn er in de Benelux al ruim 570 (!), wat ook bleek uit ons eerder gepubliceerde onderzoek.

Gleissner had via een van zijn bekendste depotondernemingen, CKL Holdings NV, een merkaanvraag ingediend (en een inschrijving gekregen) voor het merk ONEWORLD. Datzelfde merk wordt door Oneworld Alliance LLC gebruikt voor een wereldwijde vliegtuigalliantie van 13 maatschappijen waaronder British Airways en Iberia. Uit de uitspraak blijkt dat CKL eerst de bestaande merkinschrijvingen van Oneworld Alliance heeft aangevallen op basis van niet-gebruik en tegelijkertijd een eigen aanvraag heeft gedaan voor het merk, waarmee een later hersteldepot van Oneworld Alliance dus altijd later in rang zou zijn.

IEF 19526

Opheffing beslag op woord- en beeldmerken voor wodka

Rechtbank Den Haag 27 okt 2020, IEF 19526; ECLI:NL:RBDHA:2020:10708 (FKP tegen HVY en Russische Federatie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opheffing-beslag-op-woord-en-beeldmerken-voor-wodka

Vzr. Rechtbank Den Haag 27 oktober 2020, IEF 19526; ECLI:NL:RBDHA:2020:10708 (FKP tegen HVY en Russische Federatie) Kort geding. Opheffing van het executoriaal beslag dat de aandeelhouders van Yukos ter uitwinning van arbitrale veroordelingen tegen de Russische Federatie hebben gelegd op woord- en beeldmerken voor wodka (MOSKOVSKAYA, STOLICHNAYA, NA ZDOROVYE, SOVETSKOE, ZUBROVKA RUSSIAN VODKA, CNH, KUBANSKAYA RUSSIAN VODKA, OKHOTNICHY A en SOVIET). Het onrechtmatige beslag is niet gelegd op voor verhaal vatbaar vermogen van de Russische Federatie.

IEF 19527

Inbreuk op merk en handelsnaam Yource onvoldoende gebleken

Rechtbank Midden-Nederland 15 okt 2020, IEF 19527; ECLI:NL:RBMNE:2020:4397 (Yource tegen Fintrex), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-merk-en-handelsnaam-yource-onvoldoende-gebleken

Rechtbank Midden-Nederland 15 oktober 2020, IEF 19527; ECLI:NL:RBMNE:2020:4397 (Yource tegen Fintrex)  Kort geding. Eiser Yource, voorheen genaamd Green Claim, legt zich toe op het indienen van claims bij vliegtuigmaatschappijen. Medio 2017 heeft Yource besloten om haar handelsnaam ‘Green Claim’ te wijzigen in ‘Yource’. Verweerder Fintrex houdt zich bezig met het leveren van klantcontactoplossingen aan organisaties. December 2018 heeft Fintrex Group het Benelux woordmerk ‘YOURCE’ geregistreerd. Medio 2019 heeft Fintrex besloten haar diensten te leveren onder de naam YOURCE. Hoewel beide merken visueel en auditief overeenstemmen, komt Yource toch geen beroep toe op artikel 9 lid 2 sub b Uniemerkenverordening respectievelijk artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. In dit kort geding kan niet worden geoordeeld dat bij Yource en Fintrex sprake is van dezelfde of gelijksoortige waren of diensten, als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b Uniemerkenverordening respectievelijk artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Het enkele feit dat beide merken ingeschreven staan voor Klasse 35 maakt dit niet anders.

IEF 19525

Jas maakt inbreuk op positiemerk van kledingbedrijf VF

Belgische gerechten 14 okt 2020, IEF 19525; (VF International tegen Carrefour Belgium), http://www.ie-forum.nl/artikelen/jas-maakt-inbreuk-op-positiemerk-van-kledingbedrijf-vf

Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel 14 oktober 2020, IEF 19525, IEFbe 3139; A/20/00893; A/20/01109 (VF International tegen Carrefour Belgium) In deze zaak wordt geoordeeld dat de verdeling van de hierboven rechts afgebeelde jas, verdeeld door Carrefour en Kano, inbreuk maakt op het hierboven links afgebeelde positiemerk van kledingbedrijf VF. Het positiemerk van VF heeft een groot onderscheidend vermogen en het teken aangebracht op de jassen verdeeld door Carrefour kan aanleiding geven tot verwarring.

Een vertaling en samenvatting van de belangrijkste overwegingen uit het Franstalige vonnis: