Ook in hoger beroep wordt gevorderde bescherming op grond van merk DESKTOP TAXATIE afgewezen

Hof Amsterdam 15 april 2025, IEF 22679; ECLI:NL:GHAMS:2025:1001 (Appellant tegen geïntimeerde). Appellant beschikt over Benelux-merkinschrijvingen: een beeldmerk met woordelementen waarin het woord ‘DESKTOP TAXATIE’ voorkomt, en een woordmerk ‘DESKTOP TAXATIE’. Zij gebruikt deze voor een door haar aangeboden taxatievorm waarbij de taxateur de taxatie op afstand uitvoert, zonder het onroerend goed fysiek te bezoeken. Geïntimeerde richt zich eveneens op het aanbieden van deze taxatievorm en noemt dit een ‘Desktoptaxatie’. Appellant verzet zich hiertegen en doet een beroep op merk- en handelsnaamrechten en op artikel 6:162 BW. De voorzieningenrechter wees deze vordering af, met als reden dat het aannemelijk was dat de bodemrechter zou oordelen dat ‘desktoptaxatie’ een generieke en gebruikelijke term is voor een taxatie op afstand, vanachter een bureau [zie IEF 21693]. In hoger beroep bekrachtigt het hof deze uitspraak, ondanks het feit dat de vordering tot doorhaling van het merk ‘DESKTOP TAXATIE’ door het BBIE werd afgewezen [zie IEF 22358]. Appellant voert in hoger beroep veertien grieven aan op basis waarvan zij concludeert tot vernietiging van het bestreden vonnis en alsnog toewijzing van de afgewezen vorderingen.

In hoger beroep ligt de vraag voor of geïntimeerde inbreuk maakt op de merk- en/of handelsnaamrechten van appellant, dan wel anderszins onrechtmatig jegens appellant handelt door in het economische verkeer gebruik te maken van de aanduiding ‘Desktoptaxatie’. Anders dan het BBIE is het hof voorshands van oordeel dat de aanduiding ‘DESKTOP TAXATIE’ onvoldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk te kunnen dienen. Het element ‘TAXATIE’ is onbetwist beschrijvend voor de taxatiedienst. De toevoeging ‘DESKTOP’ verwijst in combinatie met ‘taxatie’ duidelijk naar een specifieke uitvoering van de dienst: een taxatie vanaf een computer, zonder fysieke inspectie. Die combinatie beschrijft een kenmerk van de dienst met een term die al werd gebruikt vóór registratie van het merk. Van inburgering is geen sprake. De onderbouwing die appellant hiervoor aanvoert, zoals het grote marktaandeel, toont niet aan dat het relevante publiek ‘DESKTOP TAXATIE’ als een onderscheidingsteken van de desbetreffende onderneming beschouwt. Ook andere voorbeelden leveren niet het vereiste bewijs van inburgering van het merk.

Het beroep van appellant op de Handelsnaamwet faalt, omdat onvoldoende is gesteld en onderbouwd dat geïntimeerde ‘Desktoptaxatie’ als handelsnaam voert. Tot slot slaagt ook het beroep op artikel 6:162 BW niet. Er zijn geen bijkomende omstandigheden die blijk geven van oneerlijke mededinging. De grieven treffen, in conclusie, geen doel. Het vonnis wordt bekrachtigd.

5.5.2. Niet in geschil is dat het onderdeel ‘TAXATIE’ in merk 2 louter beschrijvend is voor de waren/diensten waarvoor het merk is ingeschreven, voor zover deze betrekking hebben op de taxatiedienst. Het standpunt van [appellant] komt erop neer – voor zover hier ter zake doende – dat door de aanduiding ‘DESKTOP’ in merk 2 vooraf te laten gaan aan ‘TAXATIE’, het merk (uitgaande van de totaalindruk) niet uitsluitend bestaat uit tekens die kunnen dienen als beschrijving van kenmerken van de betreffende waren/diensten. Het hof kan dit betoog niet volgen voor de waren/diensten die betrekking hebben op de taxatiedienst. De (relatief nieuwe) taxatievorm waarvoor [appellant] merk 2 gebruikt, kenmerkt zich in het bijzonder door een van traditionele taxaties afwijkende uitvoeringswijze: niet een ter plaatse uitgevoerde inspectie van het onroerend goed, maar een uitsluitend vanaf het bureau uitgevoerde taxatie, aan de hand van waarderingsmodellen op een (desktop) computer. Het is voor het hof dan ook onmiskenbaar dat ‘DESKTOP’ (een gebruikelijke naam voor een op het bureau geplaatste computer) als bijvoeglijk naamwoord van ‘TAXATIE’ in het merk, verwijst naar dit kenmerk van de taxatiedienst. Net als dit overigens het geval is in de door de EBA voor deze taxatiedienst geïntroduceerde generieke naam ‘desktop valuation’. Ook daarin verwijst ‘desktop’ als bijvoeglijk naamwoord van ‘valuation’ naar voornoemd kenmerk. Dat ‘desktop valuation’ in het Nederlands is vertaald met ‘taxatie op afstand’ en dat deze naam volgens [appellant] bekender zou zijn in Nederland, doet aan het kunnen dienen van ‘desktop’ in de combinatie met ‘taxatie’ als beschrijving van dit kenmerk niet af. Evenmin doet aan het voorgaande af dat het woord ‘desktop’ niet (letterlijk) de betekenis ‘op afstand’ heeft, zoals het BBIE overweegt in haar doorhalingsbeslissingen. Het woord ‘desktop’ in het merk dient immers te worden beoordeeld in het totaalbeeld van het merk en daarin wordt het gebruikt in combinatie met en als bijvoeglijk naamwoord van ‘taxatie’. Tot slot kan nog worden gewezen op een ver voor de registratie van merk 2 verschenen handboek Taxatieleer vastgoed 1 uit 2013. Daarin wordt ‘desktoptaxatie’ eveneens gebruikt ter aanduiding van een taxatievorm waarin geen fysieke inspectie van het onroerend goed plaatsvindt: “Als een object in het geheel niet is bezichtigd, wordt wel gesproken over een desktoptaxatie”. [appellant] heeft daartegen ingebracht dat in dit handboek niet dezelfde taxatievorm kan zijn bedoeld omdat in 2013 de taxatiedienst in huidige vorm nog niet bestond, maar dat neemt niet weg dat in dit handboek met ‘desktoptaxatie’ een eenzelfde/soortgelijk kenmerk van die taxatievorm wordt beschreven. Dit alles brengt het hof voorshands tot oordeel dat merk 2 ab initio niet beschikt over enig onderscheidend vermogen voor waren/diensten die betrekking hebben op de taxatiedienst.