Woord- en of beeldmerk  

Rechtbank Midden-Nederland 18 juni 2014, IEF 15728 (Curator A12.it tegen Flore Managed Services)
Oude jurisprudentie, nu pas beschikbaar, zie eerder IEF 14923. Bevoegdheidsincident art 6 EEX-Vo. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Auteursrecht. De failliete vennootschappen A12.it hebben een webmodule binnen de zorgsector (Flore-software) op de markt gebracht, zij hebben auteursrecht op deze software, zij hebben merkenrecht op het Merk “Flore” en zij hebben recht op de handelsnaam “Flore”. De curator stelt dat FMS en Flore Plus zich bedrijfsmiddelen van de failliete vennootschappen hebben toegeëigend, zoals de Flore-software, bestaande licentienemers, klanteninformatie en licentieovereenkomsten. Gedaagden vorderen zonder succes dat de rechtbank een deskundige benoemt ter beantwoording van de volgende vraag: “Is de broncode van het softwarepakket dat door FMS/PLUS wordt geëxploiteerd in zodanige mate hetzelfde als de broncode van het pakket dat door de failliete vennootschappen werd geëxploiteerd dat deze beide pakketten na objectieve maatstaven als hetzelfde moet worden beschouwd?” De zaak kwam weer op de rol voor conclusie van antwoord.

4.2. Het verweer van de curator, komt er - zeer kort samengevat - op neer dat de vraag naar de broncode slechts van beperkte betekenis is, aangezien voor het geschil beslissend is of bestaande klanten(relaties) van de failliete vennootschappen rond het faillissement zijn overgenomen door FMS of Flore Plus, en indien dit het geval is of er bij destijds bestaande klanten van de failliete vennootschappen nieuwe software is geinstalleerd. Onderzoek naar de broncode door een deskundige is voor beantwoording van deze vraag volgens de curator niet noodzakelijk. Voorts heeft de curator uiteengezet dat onderzoek naar de broncode evenmin relevant is voor de vraag wie de rechthebbende op de Flore-software.

4.3. Gelet op het gemotiveerde verweer van de curator is de rechtbank van oordeel dat voor het benoemen van een deskundige in dit stadium van de procedure onvoldoende aanleiding bestaat. De rechtbank zal daarom ook de incidentele vordering tot benoeming van een deskundige afwijzen.

Gerecht EU 25 februari 2016, IEF 15722; T-692/14; ECLI:EU:T:2016:99 (Puma tegen Sinda Poland)
Merkenrecht. Bekend merk. Sinda heeft een beeldmerk bestaand uit een springend beest geregistreerd. Puma heeft zonder succes oppositie gevoerd met een beroep op haar beeldmerken van een springende katachtige. Het OHIM heeft ten onrechte geoordeeld dat gemiddelde consument waarschijnlijk meer dan gemiddeld aandachtig is bij de aankoop van sportschoenen. Het Gerecht vernietigt deze beslissing en veroordeelt partijen in de helft van de kosten van Puma.

25      S’agissant des produits relevant de la classe 25 désignés par la marque demandée, soit les « chaussures, chaussures de sport », qui sont incluses dans les produits relevant de la même classe désignés par les marques antérieures, il y a lieu de relever que ce sont des biens de grande consommation, dont les caractéristiques objectives n’impliquent pas que le consommateur moyen fasse un examen particulièrement attentif lors de leur achat. En outre, le prix ne constitue pas une caractéristique objective des chaussures et chaussures de sport au sens de la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, car il peut varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit. Dès lors, il y a lieu de retenir que le niveau d’attention du public pertinent doit être considéré comme moyen.

26      Dès lors, la chambre de recours a commis une erreur en concluant que le consommateur moyen était susceptible d’être plus attentif.

Rechtbank Den Haag 24 februari 2016, IEF 15718; ECLI:NL:RBDHA:2016:1831 (Noosa tegen Desir)
Uitspraak ingezonden door Marlou van de Braak, HOYNG ROKH MONEGIER. Auteursrecht. Modelrecht. Merkenrecht. Noosa houdt zich bezig met het ontwerp, de productie en de verhandeling van sieraden en modeaccessoires. De riemen en armbanden worden gekenmerkt door zogenaamde chunk drukkers. Desir biedt tevens riemen en armbanden aan waar drukkers op kunnen worden geplaatst. De rechtbank beveelt Desir om iedere inbreuk op het Gemeenschapsmodel brede riem en enkele armband van Noosa in de Europese Unie te staken. Hetzelfde geldt voor inbreuk op de auteursrechten van Noosa op haar dubbele armband en smalle riem in Nederland en de inbreuk op het Gemeenschapswoordmerk CHUNK van Noosa in de Europese Unie. Tevens zal Desir een rectificatie op haar website moeten plaatsen. De rechtbank verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vordering tot nietigverklaring dan wel vervallenverklaring van de internationale merkregistratie voor het woordmerk CHUNK voor andere (niet EU-)landen. Daarnaast verklaart de rechtbank het Beneluxwoordmerk CHUNK, het Gemeenschapswoordmerk CHUNK en de internationale merkregistratie voor het woordmerk CHUNK voor zover geldig voor de Europese Unie vervallen voor de drukknopen.

6.1 Beveelt Desir om binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Gemeenschapsmodel brede riem (001250088-0001) en het Gemeenschapsmodel enkele armband (001259378-000 1) van Noosa  in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;

6.2 beveelt Desir om binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van Noosa op haar dubbele armband en smalle riem in Nederland te staken en gestaakt te houden;

6.3. beveelt Desir om binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Gemeenschapswoordmerk CHUNK (011681525) van Noosa in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;

6.8. beveelt Desir om binnen 3 werkdagen na betekening van dit vonnis op haar website www.desir.nl en alle subsites (“landensites”) hiervan, gedurende vier weken onafgebroken de volgende tekst te plaatsen, volledig zichtbaar bij opening van de website, zonder dat de bezoeker daarvoor dient te scrollen, in een goed leesbaar zwart lettertype met lettergrootte 12, op een neutrale, contrasterende achtergrond, conform goed drukkersgebruik, het logo van Desir bevattend, niet voorzien van enige aanvulling, wijziging of commentaar: (…)

6.16. verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vordering tot nietigverklaring dan wel vervallenverklaring van de internationale merkregistratie voor het woordmerk CHUNK, geregistreerd op 28juni 2012 onder nummer 1142072, voor zover dit gelding heeft in Noorwegen, Zweden, Turkije, Australië en de Verenigde Staten van Amerika;

6.17. verklaart vervallen het Beneluxwoordmerk CHUNK ingeschreven op 7 maart 2014 onder nummer 1239138, het Beneluxwoordmerk CHUNK ingeschreven op 26 maart 2013 onder nummer 0935137, het Gemeenschapswoordrnerk CHUNK ingeschreven op 22 augustus 2013 onder nummer 011681525 en de internationale merkregistratie voor het woordmerk CHUNK, geregistreerd op 28 juni 2012 onder nummer 1142072, voor zover geldig voor de Europese Unie, ieder van deze merken uitsluitend voor de waar “drukknopen”.

Lees de uitspraak hier (pdf/html)

Gerecht EU 5 februari 2016, IEF 15713; ECLI:EU:T:2016:69 (Kicktipp tegen OHIM en Società Italiana Calzature Srl)
Uitspraak ingezonden door Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen. Kicktipp heeft een aanvraag ingediend voor de inschrijving van een gemeenschapmerk bij OHIM. Volgens het gerecht is de indiening van een vernieuwingscertificaat voldoende om het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van een merk te bewijzen, indien het de daartoe vereiste informatie bevat. Daarnaast is het gerecht van mening dat een groot deel van het Italiaanse publiek niet geacht kan worden te weten wat de Engelse woorden 'kick' en 'kicker' betekenen.

65. It follows from the foregoing that the submission of a renewal certificate is sufficient to establish the existence, validity and scope of protection of the mark on which the opposition is based, if it contains all the information necessary for that purpose.

118. Concerning the applicant’s argument that the word ‘kick’ is part of basic English vocabulary, the following points should be noted. While it is true that a large proportion of consumers in the European Union has some knowledge of basic English vocabulary (see, to that effect, regarding the English words ‘star’, ‘snack’ and ‘food’, judgment of 11 May 2010 in Wessang v OHIM — Greinwald (star foods), T‑492/08, EU:T:2010:186, paragraph 52), the words ‘kick’ and ‘kickers’ cannot be regarded as part of that basic vocabulary (see, to that effect, regarding the word ‘kickers’, judgment of 19 April 2013 in Hultafors Group v OHIM — Società Italiana Calzature (Snickers), T‑537/11, EU:T:2013:207, paragraph 50). The applicant’s argument that the Italian public is sports-oriented is not in itself sufficient to establish that the English words ‘kick’ and ‘kicker’ will be generally understood by Italian consumers.

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 18 november 2015, IEF 15703; eerder als: IEFbe 1695 (Upper at Home tegen The Works)
Merkenrecht. Prejudiciële vragen gesteld aan Benelux Gerechtshof ; De vordering van UPPER AT HOME strekt tot verklaring van recht dat THE WORKS door het gebruik van het teken Upperdare inbreuk pleegt op haar rechten die zij put uit de merken Upperdare, Upper en Upperathome. THE WORKS formuleert een tegenvordering opdat de Benelux–merken Upper en Upperdare vervallen zouden worden verklaard en de doorhaling ervan zou worden bevolen. Dat is in een eerder vonnis 3 juni 2015 al uitgesproken. De gestelde vraag, BenGH-rolnr. A 1/15 :

Kan de houder van een merk dat door de rechter vervallen werd verklaard, nog rechten die uit dat merk voortvloeien inroepen ten aanzien van andere partijen dan haar wederpartij in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot de vervallenverklaring, (1) in de periode waarin tegen de vervallenverklaring nog rechtsmiddelen mogelijk of aanhangig zijn of (2) zolang het verval nog niet is opgenomen in het Merkenregister?”

Rechtbank Den Haag 17 februari 2016, IEF 15702; ECLI:NL:RBDHA:2016:1029 (Tommy Hilfiger tegen Sporttrading c.s.)
Merkenrecht. Faillissement inbreukmakende partij; aansprakelijkheid curator, bestuurders en/of doorstarter. Sporttrading c.s. heeft zich aangeduid als 'official clean-out distributor’ van Tommy Hilfiger. Inbreuk op merkrechten van Tommy Hilfiger is gegeven. In de procedure tegen Sporttrading Holland wordt er een EU-wijde staking van het merk, opgave, recall en vernietiging bevolen. Tommy Hilfiger krijgt een kopie van de fysieke en digitale bestanden om schadevergoeding c.q. winstafdracht te kunnen bepalen. Tegen de curator is Tommy Hilfiger niet-ontvankelijk voor de handelingen van Sporttrading (oud). De vorderingen die zien op voldoening uit de boedel, dienden ter verificatie te zijn aangemeld.

5.7. Voorts staat vast dat Sporttrading (oud) de partij kleding ter verkoop heeft aangeboden aan Metro en ter verkoop in opslag heeft gehad. Daarmee is inbreuk door Sporttrading (oud) op de merkrechten van Tommy Hilfiger Licensing gegeven.

5.8. De curator heeft er echter terecht op gewezen dat alle vorderingen die zijn gebaseerd op handelingen door Sporttrading (oud) (met uitzondering van de hierna te behandelen vordering V) niet tegen de curator kunnen worden ingesteld. Voor deze vorderingen geldt immers dat zij zien op voldoening van een verbintenis uit de boedel, welke vorderingen dienen te worden aangemeld ter verificatie, dan wel dat het vorderingen betreft die geen betrekking hebben op tot de boedel behorende rechten of verplichtingen, welke vorderingen tegen de gefailleerde vennootschap dienen te worden ingesteld. Tommy Hilfiger dient in zoverre niet-ontvankelijk te worden verklaard.

5.9. Vordering V is terecht tegen de curator ingesteld omdat deze vordering ziet op een niet verifieerbare vordering tot afgifte van tot de boedel behorende kleding. De curator heeft evenwel onbestreden gesteld dat de boedel niet meer beschikt over enige voorraad. Daarvan uitgaande is de vordering niet toewijsbaar omdat de curator het gevorderde niet kan nakomen.

Hof Amsterdam 1 december 2015, IEF 15696; ECLI:NL:GHAMS:2015:5690 (Stichting Eco Communicatie-Ventoux Advocaten tegen Stichting Keurmerk Eco Label)
Zie eerder IEF 14011. Collectief merk ECO LABEL. De appellanten kunnen niet als belanghebbenden worden aangemerkt in de zin van art. 2.27 lid 1 BVIE. Zij zijn daarom terecht door de eerste rechter niet-ontvankelijk verklaard in hun vordering tot vervallenverklaring en doorhaling van het merk. Ventoux treedt op eigen naam op ten behoeve van cliënten die belang hebben bij vervallenverklaring zonder dat haar identiteit onthuld behoeft te worden. Deze voorgestane wijze van procederen leidt ertoe dat cliënten geen eis in reconventie kunnen instellen, dat de uitspraak in deze zaak geen gezag van gewijsde krijgt en het mogelijk zou zijn om meerdere keren over dezelfde kwestie te procederen.

3.4. Ventoux c.s. hebben bij memorie van grieven aangevoerd dat Ventoux op eigen naam optreedt ten behoeve van Cliënten die belang hebben bij vervallenverklaring wegens niet-normaal gebruik van het merk van Stichting Keurmerk c.s. ter voorkoming van een mogelijk door hen te plegen inbreuk daarop. Bij pleidooi hebben Ventoux c.s. nader gepreciseerd dat het om een cliënt zou gaan, die ook de declaraties van Ventoux met betrekking tot de onderhavige procedure voldoet. Volgens Ventoux c.s. heeft deze cliënt er een rechtens te respecteren belang bij dat het verval van de merkrechten van Stichting Keurmerk c.s. kan worden ingeroepen zonder dat haar identiteit onthuld behoeft te worden. Aldus kan volgens Ventoux c.s. onder meer voorkomen worden dat een procedure tot vervallenverklaring van een merk direct een platform biedt voor het instellen van eventuele reconventionele vorderingen terzake van mogelijk inbreukmakend gebruik of registratie van merken, handelsnamen en domeinnamen door die cliënten. Daaromtrent wordt het volgende overwogen.

Het hier beschreven belang is, indien al aanwezig, niet een belang dat in rechte bescherming verdient. Stichting Keurmerk c.s. wijzen er terecht op dat de door Ventoux c.s. voorgestane wijze van procederen er (onder meer) toe leidt dat zij geen eis in reconventie kunnen instellen, dat de uitspraak in deze zaak ten opzichte van de anoniem gebleven cliënt geen gezag van gewijsde krijgt en het derhalve voor deze laatste mogelijk zou zijn om meerdere keren over dezelfde kwestie te procederen. Daarbij komt dat doordat de materiële procespartij anoniem blijft niet kan worden getoetst of bij deze daadwerkelijk het vereiste (proces)belang bestaat. Een en ander leidt tot de gevolgtrekking dat aan het niet onthullen door Ventoux van de identiteit van haar lastgever de consequentie moet worden verbonden dat ook voor zover deze ten behoeve van een anonieme cliënt is ingesteld de vordering van Ventoux c.s. niet toewijsbaar is.

Op andere blogs:
Wieringa

Vzr. Rechtbank Gelderland 18 januari 2016, IEF 15694; ECLI:NL:RBGEL:2016:686 (Bar's Products International tegen Bar's Europe)
Distributie. Concept samenwerkingsovereenkomst. IE-rechten. Vooruitlopend op de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst tussen BPI en Turtle Wax, is BPI in 2014 in overleg getreden met gedaagde over de bediening van de Europese markt. Er is geen overeenstemming over de wijze van afrekening en verdeling marges. Het zelfstandig produceren, distribueren en ontvangen van opbrengsten zonder die overeenstemming is onrechtmatig. Er is geen licentie tot gebruik (handels)naam / merkrechten. De vordering tot staking productie, vervaardiging en verspreiding van producten en voeren van (handels)naam en merk wordt toegewezen. Gedaagde dient opgaaf te doen van behaalde opbrengsten en domeinnaam over te dragen.

4.5. Wat betreft de op intellectuele eigendomsrechten gebaseerde vorderingen van BPI (onder III en VI) wordt het volgende vooropgesteld.
Het gaat hier in de kern niet om een dergelijk geschil. Partijen zijn met elkaar in onderhandeling geweest om tot productie en distributie te komen van Bar’s producten in Europa. Dan is het onbetamelijk en dus onrechtmatig om, zoals [gedaagde] /BE hebben gedaan, op een andere dan de beoogde wijze tot distributie van die producten onder de naam Bar’s over te gaan terwijl de partijen over de inhoud van een overeenkomst (nog) geen overeenstemming met elkaar hadden bereikt. Het enkele feit dat BPI een aantal keren grondstoffen, waaronder Rhizex, voor de productie van Bar’s producten aan [gedaagde] /BE heeft geleverd en dat het hen daarom in het kader van de beoogde samenwerking was toegestaan Bar’s producten te produceren en mogelijk ook te verkopen, betekent nog niet dat [gedaagde] /BE om die reden ook bevoegd zouden zijn de (handels)naam- en/of merkrechten van Bar’s te gebruiken. In de situatie dat partijen geen overeenkomst met elkaar hebben gesloten valt ook niet in te zien waaraan [gedaagde] /BE die licentie zouden kunnen ontlenen. Ook uit het enkele feit dat [gedaagde] /BE voor de levering van Rhizex (de in de prijs daarvan begrepen) royalties aan BPI hebben betaald kan, anders dan [gedaagde] /BE hebben opgeworpen, niet worden afgeleid dat het hen daarom vrij staat de voormelde benamingen te gebruiken. Door zonder dat de partijen overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden waaronder [gedaagde] /BE aan de productie en aflevering van Bar’s producten zouden gaan deelnemen, eigenmachtig de namen van Bar en Bar’s producten te gaan gebruiken, handelen [gedaagde] /BE onrechtmatig jegens BPI, wat er verder ook zij van de intellectuele eigendomsrechten van BPI.

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 9 februari 2016, IEF 15693; ECLI:NL:OGEAA:2016:71 (Oproeping nietigverklaring merk via Haags betekeningsverdrag)
Oproeping buitenlandse partij via Haags betekeningsverdrag. X verzoekt nietigverklaring en doorhaling van merkinschrijving van Y, omdat er sprake kan zijn van herkomstverwarring. Het gerecht zal de behandeling van het verzoek aanhouden totdat:
1) de griffier kennisgeving van het verzoek als bedoeld in artikel 11 Mv bij het Bureau heeft gedaan ;
2) de griffier kennisgeving van de dag van behandeling als bedoeld in artikel 12 lid 3 Mv heeft gedaan;
3) door middel van de griffier informatie is verkregen hoe door de directeur DWJZ aan het voorschrift is voldaan, dat zoveel mogelijk ervoor zorg is gedragen dat het stuk de belanghebbenden ten spoedigste bereikt;
4) is voldaan aan het voorschrift van artikel 15 Haags Betekeningsverdrag 1965.

4.2 Ingevolge artikel 10 Mv kan een merkrechthebbende nietigverklaring van een inbreukmakend merk verzoeken bij het Gerecht in Eerste Aanleg. Van zo’n verzoek wordt door de griffier binnen drie dagen aan het Bureau voor de intellectuele eigendom (verder: het Bureau) schriftelijk kennis gegeven. Het is het gerecht niet gebleken dat hieraan door de griffier voldaan is. De griffier zal worden gelast alsnog kennisgeving van het verzoek te doen als bedoeld in artikel 11 Mv.

4.3 Ingevolge artikel 12 derde lid Mv wordt de beslissing op een verzoek als bedoeld in artikel 10 Mv niet gegeven dan na verhoor of behoorlijke oproeping van verweerder. De griffier deelt de dag van behandeling aan het Bureau schriftelijk mee. Het is het gerecht niet gebleken dat hieraan door de griffier voldaan is. De griffier zal worden gelast alsnog kennisgeving van de dag van behandeling te doen als bedoeld in artikel 12 lid 3 Mv.

4.4 Ingevolge artikel 12 derde lid Mv wordt de dag van behandeling van het verzoek door verzoeker aan verweerder bekend gemaakt door betekening van het verzoek en de daarop bepaalde dag van behandeling daarvan aan verweerder. Uit het dossier blijkt dat verweerder in opdracht van de griffier is opgeroepen te verschijnen op de (rol)zitting van woensdag 1 juli 2015. Kennisgeving van het verzoek heeft plaatsgevonden op 30 maart 2015 door betekening overeenkomstig artikel 5 aanhef en onder 8 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), van het verzoek en de datum van behandeling aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Land Aruba (DWJZ).

4.5 Nu de Merkenverordening zelf geen betekeningsvoorschriften bevat, anders dan dat betekening vanwege verzoeker plaatsvindt en niet vanwege de griffier, wordt de vraag of, niettegenstaande de omstandigheid dat verweerder niet op de daarvoor bepaalde dag is verschenen, het verzoek in behandeling kan worden genomen beheerst door het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Nu niet blijkt dat betekening van het verzoek vanwege verzoeker op een andere manier moest plaatsvinden dan aan de directeur DWJZ is verweerder niet in zijn belang geschaad waar betekening van het verzoek aan de desbetreffende autoriteit vanwege de griffier en niet vanwege verzoeker heeft plaatsgevonden.

4.6 Ingevolge artikel 5 aanhef en onder 8 Rv draagt de directeur DWJZ er zoveel mogelijk zorg voor dat het stuk de belanghebbenden ten spoedigste bereikt. Uit het dossier blijkt niet dat hieraan is voldaan. Het gerecht zal de griffier opdragen bij de directeur te informeren hoe aan dit voorschrift is voldaan.

HvJ EU 4 februari 2016, IEF 15675; ECLI:EU:C:2016:71 (Hassan tegen Breiding)
Merkenrecht. Artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [Gemeenschapsmerkenverordening] moet aldus worden uitgelegd dat de licentiehouder een vordering kan instellen wegens inbreuk op het gemeenschapsmerk waarop de licentie betrekking heeft, hoewel deze licentie niet in het register van gemeenschapsmerken is ingeschreven.

Gestelde vragen [IEF 14945] :

1) Staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [de] verordening [...] eraan in de weg dat een licentiehouder die niet is ingeschreven in het register [...] een vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk instelt?

2) Zo ja, staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [de] verordening [...] in de weg aan een nationaalrechtelijke praktijk volgens welke de licentiehouder de aanspraken van de merkhouder tegen de inbreukmaker kan handhaven op grond van de bevoegdheid om in eigen naam een procedure te voeren over diens recht (,Prozessstandschaft’)?”