Woord- en of beeldmerk  

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 6 november 2015, IEF 15466 (Gold Meat Belgium tegen Leyco)
Uitspraak ingezonden door Lisbeth Depypere en Tom Heremans, CMS. Merkenrecht. Geen normaal gebruik beeldmerk. Vervallenverklaring. Gold Meat is houdster van het beeldmerk Pickanterie. Waar eerst Gold Meat leverancier van pikanterie aan Delhaize was, werd begin 2015 deze positie overgenomen door Leyco. Gold Meat vordert dat Leyco het gebruik van het beeldmerk staakt. De voorzitter oordeelt het beeldmerk vervallen wegens gebrek aan normaal gebruik. De vorderingen worden afgewezen.

24. Uit de van het dossier blijkt dat Gold Meat op haar internet-pagina's enkel de omschrijvende woorden "pickanterie” of "Pick'antede" gebruikt, maar niet haar beeldmerk, om pickanterie aan te duiden (zie stukken C1 en C2 bundel Delhaize). Dat wordt bevestigd door het merendeel van de stukken die Gold Meat zelf voorlegt waarin geen enkele keer het beeldmerk voorkomt:
(…)
AI die stukken hebben gemeen dot er nergens gebruik wordt gemaakt van het litigieuze beeldmerk. Ze bevatten Iouter een verwijzing naar het soortproduct pickanterie (zoals bijvoorbeeld ook naar kipkap wordt verwezen), overigens zonder dat zelfs maar wordt bewezen dat dat woord - laat staan her beeldmerk - op de producten zelf werd aangebracht.

25. Het gebruik van de woorden "pickanterie" of "Pick'anterie" is geen normaal gebruik van het beeldmerk, noch is het gebruik van een gewijzigd teken een normaal gebruik van het beeldmerk.

26. Het beeldmerk PICK'ANTERIE bevat eveneens belangrijke figuratieve elementen. Die figuratieve elementen domineren her beeldmerk en het zijn bijgevolg die figuratieve elementen die ervoor zouden kunnen zorgen dat her merk eventueel voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk ingeschreven te zijn voor vleesproducten en met name pikanterie. De eenvoudige vermelding van de woord "Pickanterie" en/of "Pick'anterie" ter aanduiding van de pickanterie kan dus bezwaarlijk gelden als een normaal gebruik van het litigieuze beeldmerk.

27. Maar ook het gebruik van een gewijzigd teken kan niet gelden als een normaal gebruik van her Iitigieuze beeldmerk, zoals blijkt uit de geciteerde rechtspraak.

30. Het bewijs van een normaal gebruik moet objectief en concreet worden geleverd: "Het bewijs van her normaal gebruik dient te worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.“

Dit afdoend gebruik moet worden bewezen aan de hand van concrete objectieve elementen over "de plaats, de tijd, de omvang en de wijze van bet gebruik.

Het normale gebruik van een merk kan "niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens (...) worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van bet merk op de betrokken markt bewijzen.

De Rechtbank van koophandel te Gent oordeelde aldus dat het merk POWERROOF moest worden doorgehaald omdat "Uit de door verweerster voorgelegde stukken blijkt dat verweerster bet merk Powerroof gebruikt in haar catalogi, folders en promotiemateriaal zonder dat verweerster een daadwerkelijke commercialisering van de waren op de markt aantoont (...).,,

De loutere publicatie van het litigieuze beeldmerk van Gold Meat in vier advertenties in vaktijdschriften en her gebruik van de drie etiketten bij een etiketcontrole tonen geenszins een daadwerkelijke commercialisering aan van de waren onder dat beeldmerk en gelden niet als een normaal gebruik. Her enige gebruik dat Gold Meat heeft gemaakt in de relevante periode strookt niet met de voornaamste functie van het merk, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben.

Hof Den Haag 24 november 2015, IEF 15459; ECLI:NL:GHDHA:2015:3280 ( Flexi-Force tegen F.lli Facchinetti)
Merkenrecht; oppositie. Normaal gebruik gemeenschapsmerk; geen gebruik in te gewijzigde vorm. Verwarringsgevaar. Flexi-Force verzoekt om vernietiging van de BBIE-beslissing om woord-beeldmerk niet in te schrijven en verzoekt alsnog inschrijving. De bezwaren van Flexi-Force richten zich tegen gebruik in gewijzigde vorm, dat artikel 15 GMVo zeer ruim en daarmee onjuist is toegepast door tekens die wezenlijk zijn gewijzigd ook onder de reikwijdte van dit artikel te laten vallen. Het hof is met het Bureau van oordeel dat hier sprake is van een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen niet wijzigt. Er is sprake van normaal gebruik, beroep wordt afgewezen.

6. Het ingeroepen recht is een gemeenschapsmerk, zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo.). In dit artikel is, voor zover van belang, bepaald:
“1. Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.
Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd:
a. a) het gebruik van het Gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd; (…)”

12. Met betrekking tot de overige gebruiksbewijzen overweegt het hof als volgt. Op de voorpagina van catalogus 2 en in de advertenties in de Annuario Guida 2010 en 2011 alsmede in de Giornale del Serramento zijn de woorden F.lli Facchinetti direct naast het beeldelement geplaatst en zijn enkele elementen aan het merk toegevoegd (te weten: het jaartal 1949, het teken ® en (op de voorpagina van catalogus 2:) de rechtsvorm s.r.l.). Het hof is met het Bureau van oordeel dat hier sprake is van een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen niet wijzigt. Voorts wordt het merk in dezelfde advertenties niet alleen met de woorden F.lli Facchinetti naast het beeldelement maar ook op de ingeschreven wijze gebruikt, zij het met toevoeging van een lauwerkrans, de jaartallen 1949-2009 en het getal 60. Ook hier is naar het oordeel van het hof geen sprake van een wijziging van het onderscheidend vermogen. Datzelfde geldt ook voor de voorpagina van catalogus 1 waar het merk is gebruikt op de ingeschreven wijze doch met toevoeging van ‘since 1949’ en het teken ®. De stukken, betrekking hebbend op de Internationale Eisenwarenmesse, laat het hof buiten beschouwing omdat hiermee slechts de (kennelijke) aanwezigheid van Facchinetti op de beurs wordt aangetoond maar op geen enkele wijze het gebruik van het merk wordt bewezen.

14. Het hof overweegt voorts dat catalogus 1 in de Engelse taal is opgesteld en catalogus 2 zowel in de Italiaanse als de Engelse taal, zodat daaruit moet worden afgeleid dat de catalogi voor de Europese markt waren bestemd. Ook de vermelding in de Annuario Guida (een in diverse Europese talen opgestelde gids van Italiaanse exporterende bedrijven) toont aan dat Facchinetti zich op de Europese markt richt. Dit wordt overigens ook bevestigd door de facturen die geadresseerd zijn aan afnemers in onder andere België, Frankrijk, Spanje en Duitsland. Uit de facturen volgt eveneens dat (met de bestellingen uit catalogus 1 en 2) in de relevante periode een substantiële omzet is gegenereerd zodat sprake is van een reële commerciële exploitatie. Het hof is dan ook van oordeel dat met de door Facchinetti overgelegde stukken, gelet op de daaraan te stellen eisen volgens de hiervoor aangehaalde rechtspraak, op voldoende wijze een daadwerkelijk en afdoende gebruik van het merk op de Europese markt in de relevante periode is aangetoond.

7. Door geen strikte overeenstemming te vereisen tussen de in de handel gebruikte vorm en het ingeschreven merk, wordt aan de houder van een merk de mogelijkheid geboden om bij het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren, zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd (HvJ EU 18 juli 2013, C-252/12, Specsavers; vgl. ook HvJ EU 13 september 2007, C-123/06, ECLI:NL:XX:2007:BC0675, Bainbridge).

OHIM 2 december 2014, IEF 15454 (Red Bull tegen Asolo)
Uitspraak ingezonden door Wouter Pors, Bird & Bird. Gemeenschapsmerk. Red Bull vordert nietigverklaring van het woordmerk Flügel gedeponeerd door Asolo. De OHIM handhaaft de doorhaling van het gemeenschapsmerk Flügel op basis van de oudere merken "Verleiht Flügel" en "Red Bull verleiht Flügel" van Red Bull. Het verweer dat deze slogans door Red Bull nooit als merk zijn gebruikt en zeker niet voor alcoholhoudende dranken gaat niet op. [red. Er wordt beroep ingesteld]

The abovementioned evidence indicates that the earlier trade mark has been used tor a substantial period of time and it is generally known to a significant part of the Austrian public in the relevant market in conneetion with energy drinks, as it has been attested by independent sources, in particular the FESSEL-GfK and Karmasin market studies. As demonstrated by the 1997 survey, the mark ' ... VERLEHIT FLÜGEL' was known to 79% of the respondents and a total of 66% have seenlheard the expression one year before. Moreover, a total of 86% spontaneously associated the slogan with the applicant. lt is therefore considered that under such recognition numbers, this document, albeit with not much support from other evidence, serves to conclude that the aarlier mark already enjoyed a degree of recognition among the relevant public by the filing of the contested CTM. Additionally, the 2010 survey (which shows, among others, that 98% of all the interviawed persons and 100% of the energy drinks consumers always refer to Red Bull when hearing or seeing the slogan' ... VERLEHIT FLÜGEL') supported by the sales figures and marketing efforts show that the trade mark has a consolidated position in the market Moreover, the applicant refers to a decision of 27/11/2003 of the Regional Court of Appeal of Vienna which confirms the well-known character of the slogan ' ... VERLEHIT FLÜGEL'. Although national decisions are not binding for the Office, still they are admissible means of evidence and may have evidentiary value, especially if they originate from the Membar State the territory of which is also relevant for the proceedings at hand. In the present case, it is considered that the decision serves as an indication of the reputation of the earlier mark and the evidence submitted by the applicant also services to support the findings of that decision. Under these circumstances, the Cancellation Division finds that, taken as a whole, the evidence indicates that the aarlier trade mark enjoys a certain degree of recognition among the relevant public, which leads to the conclusion that the aarlier trade mark enjoys a reputation. Whether the dagree of recognition is sufficient for Artiele 8(5) CTMR to be applicable depends on other factors relevant under Artiele 8(5) CTMR such as, for example, the dagree of similarity between the signs, the inherent characteristics of the aarlier trade mark, the type of goods and services in question, the relevant consumers, etc.

First, it has to be noted that all the eontested goods in the present case (namely beers; mineral and aerated waters and ether non-aleohotic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations tor the preparatien of drinks in Class 32 and aleohotic drinks (except trom beers); aleoho/ie essences; aleoho/ie extracts; fruit extracts [alcoholic} in Class 33) are conneeled to the reputed energy drinks to some extent, as explained in detail in sectien c) above.

Second, the evidenee adduced in the present case, shows that the applicant's earlier mark enjoys a reputation in Austria in conneetion with energy drinks. Furthermore, the applicant submitted a study (see above under Enelosure 2 'Fiügel association' carried out in 2010 by Karmasin Motivforschung) which showed that 85% of the total interviewed, 80% of the people aged between 14-36 and 88% of the energy drink eensurners assoeiate the CTM proprietor's product 'Fiügel' with the applicant.

Bearing in mind the foregoing, it is considered that, in view of the special connections between the earlier reputed goods and the contested ones, a substantial part of eensurners may decide to turn to the CTM proprietor's goods in Classes 32 and 33 in the belief that the contested sign is somehow linked to the applicant's reputed mark ' .. . VERLEIHT FLÜGEL', thus misappropriating its attractive powers and advertising value. This may stimulate the sales of the CTM proprietars products to an extent which may be disproportionately high in camparisen with the size of its own promotional investment and thus lead to the unacceptable situation where the propriator is allowed to take a 'free-ride' on the investment of the applicant in promoting and building-up good will for its mark.

OHIM BoA 2 oktober 2015, IEF 15440; R2431/2013-2 (CKL tegen Baidu)
Uitspraak ingezonden door Anne Sliepenbeek, Hofhuis Alkema Groen. Merkenrecht. Het woordmerk BAIDU is geregistreerd en wordt aan CKL overgedragen. Baidu Online Network Technology vordert nietigheid op absolute gronden ex 52(1)(b) CTMR. Goede trouw is het uitgangspunt, tenzij anders bewezen en Baidu ONT bewijst kwade trouw ten tijde van merkaanvraag niet. Uit de feiten, argumenten en het bewijs kan niet worden opgemaakt dat de merkhouder te kwader trouw was ten tijde van de aanvraag. De nietigheidsvordering wordt afgewezen.

86. In light of the foregoing, and taking into account particularly that:
1) 'good faith' has to be presumed, unless otherwise proven; and
2) the 'onus' lies with the cancellation applicant who has to prove 'bad faith'
the Board cannot - on the basis of the facts, arguments and evidence on file - reach a finding that the CTM proprietor acted in bad faith at the time of filing the contested mark.

87 Therefore, since the cancellation application has not proven that the CTM proprietor acted in bad faith, the application for a declaration of invalidity has to be rejected as unfounded.

Rechtbank Den Haag 14 oktober 2015, IEF 15404; ECLI:NL:RBDHA:2015:11748 (Josef Schulte-Ufer, Trading Park en North Stocks)
Gevoegde zaak. Vrijwaring onvoldoende samenhang met hoofdzaak. Josef Schulte-Ufer is gesteld merkenrechthebbende op het SUS-woord/beeldmerk en stelt dat Trading Park (TP) inbreukmakende snijplanken in de EER in de handel heeft gebracht, die TP op zijn beurt van North Stocks heeft gekocht. TP roept met succes North Stocks in vrijwaring op, omdat snijplanken non-conform zijn ex 7:17 en schade dient te vergoeden ex 6:74. TP roept TCC - als licentienemer van de snijplankproducten - in vrijwaring op: de snijplanken voldeden niet aan de productregelgeving, maar zijn door de vernietiger doorverkocht. De schadevergoeding die TP en NS aan hun afnemers moeten betalen, vanwege de productveiligheidregels, houdt geen verband met de merkinbreukvorderingen. Een eventuele veroordeling van TP en NS wegens merkinbreuk kan ook niet op deze gestelde grondslag op TCC worden verhaald.

8.2. Met betrekking tot de oproeping in vrijwaring van North Stocks en RH-Trading voldoen de incidentele vorderingen op de aangevoerde en niet weersproken gronden aan artikel 210 Rv. Derhalve zullen deze vorderingen worden toegewezen.

8.3. Met betrekking tot TCC acht de rechtbank de stellingen van Trading Park en North Stocks ontoereikend om de gevorderde vrijwaringen toe te staan. Het gaat er Trading Park en North Stocks om de schadevergoeding, die zij aan hun afnemers moeten betalen omdat de geleverde snijplanken niet voldoen aan de toepasselijke regelgeving ten aanzien van de productveiligheid, af te wentelen op TCC. Deze schade houdt geen verband met de vorderingen in de hoofdzaak die zijn gebaseerd op merkinbreuk door Trading Park en North Stocks. Een eventuele veroordeling van Trading Park en North Stocks in de hoofdzaken wegens merkinbreuk kan dan ook niet op de door hen gestelde grondslag op TCC worden verhaald.

Rechtbank Den Haag 4 november 2015, IEF 15403; ECLI:NL:RBDHA:2015:12714 (Hygro tegen Futurecare c.s.)
Merkenrecht. Auteursrecht. Zie eerder: IEF 14982. Futurecare c.s. verkocht armatuur in een niet-originele verpakking voorzien van een oude sticker van Hygro met de benaming “Adjust-A-Wings" en een kopie van een oude gebruiksaanwijzing. Hygro vordert een verklaring voor recht dat Futurecare c.s. inbreuk maakt op een inmiddels verlopen octrooi EP00870154 , op Gemeenschapswoordmerken ADJUST A WINGS en SUPER SPREADER en het auteursrecht op bepaalde lichtarmaturen die doorgaans in tuinbouwkassen worden gebruikt.  Omdat het octrooi is verlopen, is die vordering ingetrokken.

Het publiek zal de merken niet in verband brengen met apparaten met verstelbare vleugelvormige reflectorplaten voor het reflecteren van en breed verspreiden van kunstlicht, zodat ze beschrijvend zouden zijn. De merkenrechtelijke vordering wordt toegewezen. Hygro's lichtarmaturen bestaan uit een kenmerkende vleugelvorm, vederlichte constructie en draadspanners: een vormgeving die uitsluitend bestaat uit datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, hetgeen auteursrechtelijk onbeschermd is. De vormgeving van de platte kartonnen doos met daarop een ingewerkt logo ADJUST A WINGS als verpakking is zodanig banaal dat daarop geen auteursrecht rust. De gebruiksaanwijzingen zijn wel beschermd, inbreuk wordt aangenomen.

2.2.6. In een folder van december 2013 heeft Futurecare een lichtarmatuur aangeboden onder de naam “Adjust-A-Shades” die op het eerste gezicht veel overeenkomsten vertoonde met de Adjust-A-Wings van Hygro. Bij aankoop door een ‘mystery shopper’ in opdracht van Hygro werd vermeld dat het ging om een kopie van de Adjust-A-Wings. Futurecare c.s. verkocht het armatuur in een niet-originele verpakking voorzien van een oude sticker van Hygro met de benaming “Adjust-A-Wings en met daarin een kopie van een oude gebruiksaanwijzing van Hygro.

Inbreuk Gemeenschapsmerken
4.8. De voornoemde maatstaf hanterend, is de rechtbank voorshands van oordeel, zoals Hygro stelt, dat “ADJUST A WINGS door het relevante publiek niet onmiddellijk en zonder nadenken in verband kan worden gebracht met apparaten voor het reflecteren van kunstlicht en “SUPER SPREADER” niet met “lichtarmaturen voor elektrische lampen” waarvoor de betreffende merken zijn ingeschreven. Futurecare c.s. heeft ook geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht waaruit volgt dat het relevante publiek wel een zodanig verband legt.

Auteursrecht
4.14. Naar voorlopig oordeel van de rechtbank stelt Futurecare c.s. terecht dat Hygro heeft verzuimd te onderbouwen op welke vormgeving van de lichtarmaturen zij auteursrecht claimt. Volgens Hygro bestaan haar lichtarmaturen uit een kenmerkende vleugelvorm, vederlichte constructie en draadspanners. Zij heeft evenwel geen afbeelding van haar lichtarmaturen in het geding gebracht of op andere wijze inzichtelijk gemaakt op welke concrete vormgeving zij auteursrecht claimt. Voor zover Hygro heeft bedoeld te stellen dat zij auteursrecht heeft op een armatuur met de vormgeving van het voortbrengsel weergegeven in EP 154 geldt naar voorlopig oordeel van de rechtbank dat, zoals Futurecare c.s. ook heeft betoogd, in dat geval sprake is van een vormgeving die uitsluitend bestaat uit datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, hetgeen auteursrechtelijk niet beschermd is. Dat zulks anders ligt, heeft Hygro, hoewel dat wel op haar weg lag, ook desgevraagd bij pleidooi, niet verduidelijkt. Naar voorlopig oordeel van de rechtbank rust er dan ook geen auteursrecht op de vormgeving van de lichtarmaturen van Hygro.

4.15. Ook de verpakking is naar voorlopig oordeel geen auteursrechtelijk beschermd werk. De verpakking, waarvan geen afbeelding in het geding is gebracht en die pas bij pleidooi door Hygro is getoond, betreft een platte kartonnen doos met daarop een ingewerkt logo ADJUST A WINGS. Hygro heeft niet onderbouwd en dat valt ook niet zonder meer in te zien welke creatieve keuzes bij de vormgeving van de verpakking zijn gemaakt. Daarmee slaagt het verweer van Futurecare c.s. dat de vormgeving van de verpakking zodanig banaal is dat daarop geen auteursecht rust.

4.16. Naar voorlopig oordeel van de rechtbank komt Hygro ten aanzien van de gebruiksaanwijzingen, die zij heeft overgelegd als productie 13, wel auteursrechtelijke bescherming toe. Bij het maken van de gebruiksaanwijzingen zijn ontegenzeggelijk bepaalde creatieve keuzes gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld de lay-out en de kleurstelling. De rechtbank verwerpt voorshands het niet gemotiveerde verweer van Futurecare c.s. dat ook de vormgeving van de gebruiksaanwijzingen te banaal is voor auteursrechtelijke bescherming.

Rechtbank Midden-Nederland 21 oktober 2015, IEF 15394; ECLI:NL:RBMNE:2015:7424 (My Factory Global Distributor tegen MF Beheer)
Merkenrecht. Rechtspraak.nl: De rechtbank verklaart de Beneluxmerkingschrijvingen MYFACTORY (beeld- en woordmerk) van gedaagde (MF Beheer) voor vervallen wegens het niet normaal gebruiken daarvan in de periode van 5 jaar voorafgaande aan deze procedure. In die periode heeft MF Beheer de merken alleen als handelsnaam gebruikt, dan wel zo beperkt gebruikt dat er geen sprake is van normaal gebruik in de zin van artikel 2.26 BVIE. De rechtbank passeert het aanbod tot getuigenbewijs van MF Beheer, omdat getuigenverklaringen alleen kunnen bijdragen aan het bewijs van normaal gebruik, indien deze worden ondersteund door onafhankelijke bewijzen zoals facturen (Gerecht EU 8 juli 2015, T-548/12).

De vervallenverklaring zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, omdat deze van declaratoire aard is. Het bevel tot doorhaling wordt evenmin uitvoerbaar bij voorraad verklaard, omdat dat bevel pas kan worden uitgevoerd, indien geen rechtsmiddel meer kan worden ingesteld. Proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv wordt afgewezen, omdat hier geen sprake is van een vooruitgeschoven inbreukverweer.

4.11. Volgens vaste jurisprudentie kan gebruik van een merk enkel als handelsnaam niet als ‘normaal gebruik’ worden aangemerkt, tenzij het publiek dit gebruik zal opvatten als een gebruik van een teken waarmee de waren of diensten van die van anderen worden onderscheiden (o.a. Benelux Gerechtshof 20 december 1996, IER 1997, 18).

4.12. De rechtbank is van oordeel dat bij de website waarvan een schermafdruk door MF Beheer als productie 6 is overgelegd, sprake is van gebruik van het teken MyFactory als handelsnaam, en niet als merk. De website waarop het gebruik van het teken MyFactory plaatsvindt, heeft als domeinnaam www.redmax.nl (dus niet een met de merken van MF Beheer overeenstemmende domeinnaam) en is voorzien is van een duidelijk logo met daarin het woord “redmax”. Het publiek zal dan ook in beginsel “Redmax” aanmerken als de onderneming van wie de mededelingen op die website en de daarop vermelde diensten afkomstig zijn. Het publiek zal het gebruik van het teken MyFactory, dat daarop (met de toevoeging “Webmastering”) is vermeld (in de aanhef en de tekst van een nieuwe alinea), dan ook in beginsel niet zien als merkgebruik. Door de context wordt dat niet anders. In de tekst wordt het teken gebruikt als onderdeel van de aanduiding van de onderneming “MyFactory Webmastering”, die 100% dochter is van de Redmax Groep en in Rotterdam is gevestigd. In dezelfde alinea wordt weliswaar vermeld welke diensten die onderneming verricht, maar de focus ligt op het bestaan, de organisatie en de functie van de onderneming binnen de Redmax Groep. Op geen enkele wijze wordt gesuggereerd dat de diensten van die onderneming onder een andere naam dan “Redmax” worden aangeboden. De conclusie is dan ook dat het publiek het gebruik op de website van het teken MyFactory niet als merkgebruik zal herkennen.

4.13. In de inkoopfacturen die als productie 8 zijn overgelegd, is het teken “MyFactory” alleen gebruikt als aanduiding van de onderneming die de beoogde ontvanger van de factuur is: “MyFactory Business Services”. Ook in dit geval is derhalve alleen sprake van gebruik van het teken als handelsnaam.

4.14. Voor de e-mails die door MF Beheer als productie 9 zijn overgelegd, geldt hetzelfde. Voor zover het teken is vermeld als onderdeel van het e-mailadres, duidt het alleen de verzender dan wel de ontvanger van de e-mail aan, en betreft het geen aanduiding van de diensten die daaronder worden aangeboden. Ook de handtekening onder de e-mail dient er alleen toe om de onderneming te identificeren waarvan de betreffende e-mail afkomstig is. Ook in zoverre is er sprake van handelsnaamgebruik en niet van merkgebruik.

Hof 's-Hertogenbosch 3 november 2015, IEF 15394; ECLI:NL:GHSHE:2014:506 (Decor tegen Schomburg)
Uitspraak ingezonden door Joost Becker, Dirkzwager. Merkenrecht. Schadebegroting ex 6:104 BW. Na IEF 12326 en . Schomburg heeft in Duitsland UNIFIX als woordmerk geregistreerd voor o.m. poedertegellijm; Decor heeft steenlijm met het teken Unifix aangeboden. Na het tussenvonnis [IEF 13580] vernietigt het Hof het beroep voor zover de genoten winst en de betaling van schadevergoeding werd afgewezen; en veroordeelt Decor tot betaling van €19.534,00 ex 6:104 BW. De wijze van schadebegroting op de voet van artikel 6:104 BW heeft niet het karakter van een punitieve maatregel.

7.3.8. Decor is in gebreke gebleven om deugdelijk te onderbouwen dat en welke kosten rechtstreeks samenhangen met het door haar onrechtmatig behaalde voordeel. Het ligt echter voor de hand dat zij de lijm heeft moeten inkopen en daarvoor inkoopkosten heeft moeten betalen. Zij stelt deze op €38.724,00. Weliswaar heeft zij dat niet onderbouwd met deze stukken, maar Schomburg bestrijdt dat bedrag niet en gaat daar in haar reactie zelf ook van uit.
Voorts heeft Decor de kosten van etikettering en terughalen van emmers wel gespecificeerd; deze belopen samen afgerond €6.743,00. Schomburg heeft deze bedrage niet, althans onvoldoende gemotiveerd betwist. Van deze bedragen uitgaande zou het netto voordeel €65.001,00 minus €38.724,00 minus €6.743,00, dus €19.534,00 bedragen. Decor houdt voorts rekening met €2.224,00 belastingdruk. Het zou dan moeten gaan om vennootschapsbelasting. Deze behoeft echter enkel betaald te wordne als er in het desbetreffende jaar door het bedrijf als geheel winst is gemaakt en er geen of onvoldoende aftrekposten zijn. Schomburg heeft er terecht op gewezen dat deze post niet controleerbaar is (...)

7.3.9. De wijze van schadebegroting op de voet van artikel 6:104 BW heeft niet het karakter van een punitieve maatregel, zodat de rechter bij toepassing van dit artikel in zoverre terughoudendheid in acht moet nemen dat, indien aannemelijk is dat het door Decor behaalde voordeel de vermoedelijke omvang van de schade van Schomburg aanmerkelijk te boven gaat, de schade in beginsel wordt begroot op een door de rechter te bepalen gedeelte van de winst. Deze situatie doet zich echter niet voor.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 26 oktober 2015, IEF 15367 (Bio World Merchandising tegen Sunset en Bio World Europe)
Uitspraak ingezonden door Paul Josephus Jitta en Lycke Cappelle, Heussen. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad. Bio World Merchandising ontwerp, produceert en verkoopt merkproducten onder licenties van grote merkhouders. Gedaagde heeft gaandeweg haar activiteiten verlegd naar de handel in Merchandising-producten, een zakelijke relatie was gebaseerd op doorverkoop. Na verloop van tijd kwam er ook rechtstreekse productie en licenties op eigen naam. De voorzieningenrechter gebiedt Sunset om ieder gebruik van de door Merchandising ontwikkelde ontwerpen voor de generieke productie die zij verkoopt te staken en de indruk te wekken nog steeds deel uit te maken van de distributieorganisatie van Merchandising. In reconventie wordt Merchandising verboden om de naam 'Bioworld (Merchandising)' te gebruiken totdat in een bodemprocedure of door het OHIM is beslist wie rechthebbende is op het Gemeenschapsmerk BIOWORLD, noch om direct/indirect uitlatingen te doen jegens toeleveranciers, afnemers en licentiegevers.

Leestips: 5.10, 5.19, 5.27.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 25 augustus 2015, IEF 15365; C-494/15 (Tommy Hilfiger Licensing ea)
Handhaving. Verweerster Delta Center verhuurt als huurder van een marktterrein in Praag plaatsen op die markt aan onderhuurders (marktkramers). In de standaardovereenkomst is opgenomen dat de marktkramers zich moeten houden aan de geldende regelgeving, en wordt gewaarschuwd voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door verkoop van nagemaakte goederen.

Verzoekers hebben een zaak tegen haar aangespannen en eisen dat zij geen overeenkomsten voor onderverhuring van marktplaatsen meer mag aangaan zonder een clausule op te nemen waarin onderhuurders verklaren zich te onthouden van schending van intellectuele eigendomsrechten, dat de verhuurder de huur kan opzeggen wanneer de rechten van verzoekers geschonden worden, dat overtreders in het vervolg van de markt worden geweerd en publicatie van het vonnis. De Rb Praag verwerpt deze eisen (28-02-2012) omdat zij buiten de corrigerende maatregelen van de nationale regelgeving vallen. Ook ziet hij geen reden de vordering toe te wijzen op grond van bescherming van de goede reputatie aangezien het voor de koper duidelijk is dat de op de markt verkochte goederen namaak zijn en geen goederen van verzoekende partijen.

Verzoekers gaan in beroep bij het Praags gerechtshof, maar daar wordt het vonnis van de eerste rechter bevestigd (05-12-2012). Het hof oordeelde dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen de inbreuken op de rechten en de aangeboden diensten (verwijzend naar de considerans en artikel 10 van RL 2004/48). Het ter beschikking stellen door een tussenpersoon van verkoopplaatsen is een normale dienst en het is niet eigen aan die dienst om inbreuk te maken op rechten van derden. Verweerster heeft door de verhuur niet de mogelijkheid geschapen voor de verkoop van nagemaakte goederen. Het door verzoekers aangehaalde arrest C-324/09 is hier niet van toepassing aangezien het daarin een elektronische marktplaats betreft. Verzoekers gaan in cassatie bij de verwijzende rechter.

Bij de verwijzende TSJ rechter (Hooggerechtshof) stellen verzoekers dat het Praagse hof het begrip ‘tussenpersoon’ ruim moet uitleggen, verwijzend naar het arrest C-324/09. Er is geen verschil meer tussen een elektronische en een werkelijke marktplaats. Daarnaast blijven zij bij aantasting van de reputatie. De verwijzende rechter stelt de volgende vragen aan het HvJEU:

1. Is de huurder van een marktplaats, die aan afzonderlijke marktkramers marktkramen verhuurt evenals plaatsen waarop marktkramen kunnen worden opgesteld, een tussenpersoon wiens diensten door derden worden gebruikt om inbreuk te maken op een intellectueel-eigendomsrecht in de zin van artikel 11 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten?
2. Is het mogelijk om aan de huurder van een marktplaats, die aan afzonderlijke marktkramers marktkramen verhuurt evenals plaatsen waarop marktkramen kunnen worden opgesteld, maatregelen op te leggen zoals voorzien in artikel 11 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, onder dezelfde voorwaarden als die welke door het Hof van Justitie in zijn arrest van 12 juli 2011, L’Oréal e.a., C‑324/09, EU:C:2011:474, zijn geformuleerd met betrekking tot het opleggen van maatregelen aan de uitbaters van een elektronische marktplaats?