Conclusie A-G HvJ EU 21 maart 2013, zaak C-65/12 (Leidseplein Beheer en de Vries tegen Red Bull) - dossier

Conclusie mede ingezonden door Tobias Cohen Jehoram, Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek en Lars Bakers, Bingh advocaten.

Prejudiciële vraag gesteld door de Hoge Raad, Nederland.

Gemeenschapsmerkenrecht. Bekend merk. Uitlegging van artikel 5, lid 2, van de eerste merkenrechtrichtlijn 89/104/EEG. Zie eerder IEF 10862.

Moet artikel 5, lid 2, van [...] richtlijn [nr. 89/104/EEG] aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd?

De A-G concludeert:

„Bij de afweging of een derde bij het gebruik, zonder geldige reden, van een met een bekend merk overeenstemmend teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat bekende merk, in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet er te zijnen voordele mee rekening worden gehouden dat hij het teken reeds voordat het bekende merk werd ingeschreven of bekendheid verwierf, te goeder trouw voor andere waren en diensten gebruikte.”

41. Bij deze beoordeling kan de omstandigheid dat het teken „The Bulldog” al sinds 1983 voor alcoholvrije dranken is ingeschreven, van groot belang zijn. Hoewel het merk „Red Bull” enkele dagen ouder is, valt te betwijfelen of het op dat moment al bekend was. De Vries kan zich derhalve met betrekking tot dit merk in principe beroepen op het in het Unierecht erkende beginsel van bescherming van verworven rechten(19), om het gebruik voor een alcoholvrije energiedrank te rechtvaardigen. Wanneer voordeel uit een bestaand recht wordt getrokken, kan dit derhalve in principe niet ongerechtvaardigd en ongeoorloofd zijn op grond dat een ander merk later een grote mate van bekendheid verkrijgt en de beschermingsomvang van dat merk daardoor botst met de beschermingsomvang van bestaande merken.

42. Anderzijds moet worden erkend dat zelfs De Vries niet aanvoert dat hij dit merk vóór 1997 heeft gebruikt voor energiedranken. Ook de Hoge Raad heeft in zijn verzoek om een prejudiciële beslissing niet duidelijk de gevolgen van dit merk in overweging genomen. Zijn uitgangspunt was veeleer dat het merk wordt gebruikt voor andere economische activiteiten in de horeca.

43. Bij de belangenafweging moet echter ook met een dergelijk gebruik rekening worden gehouden. Dit gebruik is namelijk het resultaat van een eigen inspanning van de derde, tegen wie in geen geval meer kan worden opgeworpen dat hij zonder eigen inspanningen aanhaakt. Het teken kan door het eerdere gebruik juist ook aantrekkingskracht, reputatie en aanzien hebben verworven, waarmee als legitiem belang van de derde rekening moet worden gehouden. Dit geldt in mindere mate ook wanneer het teken is gebruikt nadat het merk is gedeponeerd, maar voordat dit bekend werd. In casu hoeft niet te worden geantwoord op de vraag welk gewicht moet worden toegekend aan het gebruik van tekens nadat een merk bekend is geworden.

44. Omdat uit het eerdere gebruik van een teken aantrekkingskracht, reputatie en aanzien kunnen voortvloeien, kan het huidige gebruik overigens ook geschikt zijn om de herkomstaanduidende functie van het merk te vervullen en dus bij te dragen tot een betere voorlichting van de consument. Zo is het in het onderhavige geval mogelijk dat althans de consumenten in Amsterdam het teken „The Bulldog” eerder associëren met een bepaalde onderneming dan de namen „De Vries” en „Leidseplein Beheer” of een geheel nieuwe aanduiding.

45. Dit legitieme belang bij het gebruik van een eerder gebruikt teken gaat evenmin teniet door de omstandigheid dat De Vries mogelijk pas met de verhandeling van energiedranken is begonnen nadat Red Bull veel succes kreeg met dit product. Het merkenrecht dient er niet toe bepaalde ondernemingen te verhinderen deel te nemen aan de mededinging op bepaalde markten. Zoals blijkt uit het arrest Interflora, is deze vorm van mededinging op de interne markt eerder gewenst.(20) In het kader van deze mededinging moeten ondernemingen in beginsel – tenzij sprake is van verwarringsgevaar – ook het recht hebben de tekens te gebruiken waarmee zij op de markt bekendstaan.

OHIM Kamer van Beroep 7 januari 2013, R580/2009-3 (Unistraw Asset Holding Pty. Ltd tegen Mc Scotland Kft.; rietje)

Mc Scotland is houdster van geregistreerd gemeenschapsmodel 598693-0003. Unistraw start een nietigheidsprocedure vanwege het ontbreken van nieuwheid en individueel karakter. Verzoekster ziet bij de Invalidity Division een afwijzing waartegen beroep wordt ingesteld. Houdster heeft in de nietigheidsprocedure haar registratie niet vernieuwd waardoor de RCD is komen te vervallen. Conform artikel 70(1) en (3) CDR komen de (administratieve) kosten van de verzoekster voor rekening van de houdster. De hoger beroepsprocedure wordt door de Kamer van Beroep beëindigd.

7 On 31 March 2011 the Office informed the Design holder of the expiry of the RCD registration as from 3 October 2012. The design holder was invited to submit the correspondent renewal request, by 31 October 2011. A further period of six months was granted in which to submit the renewal request and pay the fees.

8 On 1 August 2012 the Office wrote to the design holder informing that the RCD had not been renewed and had, therefore, lapsed, as from 3 October 2011. The information was published in the Community Designs Bulletin No 148/2012 of  3 August 2012.

11 Since the design holder terminated the appeal proceeding by not renewing the registration of the contested RCD, it must be ordered to bear the fees and costs incurred by the invalidity applicant in accordance with Article 70 (1) and (3) CDR.

RCC 5 maart 2013, dossiernr. 2012/01097 (Studieonderzoek UvA en Lätta producten Unilever)

Als randvermelding - via Reclameboek.nl: Afwijzing. Definitie Reclame. Het betreft de door verweerder sub 2 aan klager gezonden e-mail met als onderwerp “Organisaties op Facebook: 3 minuten onderzoek (UvA)”. De inhoud van de e-mail, ondertekend met de naam van verweerder sub 2 en “Corporate Communicatie Universiteit van Amsterdam”.

Klager zegt doorgaans graag mee te helpen aan studieonderzoeken. In dit geval bleek echter geen sprake te zijn van een onderzoek, maar van een reclamecampagne voor Lätta-producten. Aan het eind van de “survey” word je namelijk doorgelinkt naar de Facebookpagina van Lätta met het verzoek deze pagina te liken. Klager voelt zich door de e-mail(s) van verweerder sub 2 misleid. Het laten liken van de Facebookpagina van Lätta, wat onderdeel uitmaakt van het onderzoek van verweerder sub 2, kan als reclame voor Lätta producten worden aangemerkt indien dit door of ten behoeve van een adverteerder in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) gebeurt. Dit is niet komen vast te staan.

De Commissie vat de klacht aldus op dat in de aan klager toegezonden e-mail(s) niet duidelijk wordt gemaakt dat in feite sprake is van een reclamecampagne voor Lätta producten. Het laten liken van de Facebookpagina van Lätta, wat onderdeel uitmaakt van het onderzoek van verweerder sub 2, kan als reclame voor Lätta producten worden aangemerkt indien dit door of ten behoeve van een adverteerder in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) gebeurt. Dit is niet komen vast te staan. Unilever heeft ten stelligste ontkend betrokken te zijn bij het onderzoek en/of de persoon van verweerder sub 2 en kan derhalve niet als adverteerder worden beschouwd. Evenmin is gebleken dat verweerder sub 2 geheel of deels ten behoeve van Unilever heeft gehandeld. Nu niet is komen vast te staan dat sprake is van reclame in de zin van artikel 1 NRC wordt de klacht afgewezen. (...) De Commissie wijst de klacht af.

Recentelijk heeft de Commissie enkele Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) en Beschermde Oorsprongbenamingen (BOB) aan het DOOR-register toegevoegd. Met de volgende acht uitvoeringsverordeningen (EU) van de Commissie van februari-maart, houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen:

Nr. 110/2013 (6 februari) Gruyère (BGA) voor Franse van rauwe koemelk bereide kaas [aanvraag]
Nr. 120/2013 (11 februari) Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai „ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้" (BGA) voor rijst die wordt geproduceerd in het gebied Thung Kula Rong-Hai in Thailand  [aanvraag]
Nr. 140/2013 (18 februari) Pa de Pagès Català (BGA) voor Catalaans boerenbrood uit Spanje [aanvraag]
Nr. 186/2013 (5 maart) Salame Felino (BGA) voor onregelmatig cilindrisch vormige worst - Italië [aanvraag]
Nr. 223/2003 (6 maart) Mela Rossa Cuneo (BGA) voor appels geproduceerd op basis van uitsluitend Red Delicious, Gala, Fuji en Braeburn -Italië [aanvraag]
Nr. 225/2013 (6 maart) Ficodindia di San Cono (BOB) voor vruchten afkomstig van specifieke cultivars -Italië [aanvraag]
Nr. 224/2013 (6 maart) Kitkan viisas (BOB) voor de kleine marene (Coregonus albula) die wordt gevangen in
de meren van de Koillismaa-hooglanden [aanvraag]
Nr. 222/2013 (6 maart) Spargel aus Franken/Fränkischer Spargel/Franken-Spargel (BGA) voor eetbare spruiten van de aspergeplant Asparagus officinalis L -Duitsland [aanvraag]

West-Indisch Huis, Herengracht 99, Amsterdam, 21 maart 2013 van 12:00 tot 15:15.

Op donderdag 21 maart 2013 organiseert eduLex, onderdeel van uitgeverij deLex, een actualiteitenlunch Kern van... . Tijdens deze bijeenkomst zullen drie ervaren sprekers een interessante combinatie van onderwerpen bespreken: De uitwerking in lagere jurisprudentie van de HvJ EU Adwords-arresten (merkenrecht/vergelijkende reclame) met de (juridische on)mogelijkheden van het gebruik van- en combineren van grote hoeveelheden gegevens, de "Big Data".

Adwords zijn immers een succesvol en goedgebruikt reclame-instrument. Een bijeenkomst met diverse elementen rondom reclamemaken en (het op juridisch juiste manier) gebruikmaken van dataverzamelingen en hoe men op een (volgens het CBP) juiste manier data kan verzamelen.

Silvie Wertwijn zal het onderdeel Adwords voor haar rekening nemen, Menno Weij zal spreken over 'Big Data' en Wouter Seinen besteedt aandacht aan de CBP Richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens.

Aanmelden hier

Rechtbank van Koophandel Gent 31 januari 2013, A/11/01938 (French West Inc. en BVBA Beautiful Day tegen NV BIMEKO)

Uitspraak ingezonden door Dieter Delarue, Allen & Overy LLP.

Auteursrecht. Fashion. French West heeft een kledinglabel Halé Bob, dat zich richt tot het hogere en meer luxueuze prijssegment in de markt. Beautiful Day is haar verdeler in de Benelux. Bimeko heeft als importeur-groothandelaar confectiekledij op de markt gebracht. Zij verklaart deze te hebben aangekocht in Shanghai, China.

De samenvoeging van bestaande en banale elementen zorgen voor een originele vormgeving van de kleedjes (voor de Nederlandse lezer: jurkjes). Verweerster kopieert het originele ontwerp en/of originele print en nemen de essentiële kenmerken over.

De door eiseressen gevorderde publicatiemaatregel komt de rechtbank irrelevant voor nu de verkoop van de litigieuze kleedjes is gestopt en de litigieuze kleedjes zijn teruggeroepen en partijen een dadingsovereenkomst hebben gesloten.

De rechtbank verklaart voor recht dat er inbreuk op auteursrechten is gepleegd op genoemde kledij. Zij verbiedt verweerster reclame te maken op straffe van een dwangsom en veroordeeld verweerster om een forfaitaire som van € 100.000 te betalen.

3.2. (...) ln deze omstandigheden besluit de rechtbank dat zowel de vormgeving van het kleedje met referentienummer 9BOL6585, de uitwerking van de meest succesvolle print waarin dit kleedje wordt uitgevoerd, als de vormgeving van het kleedje met referentienummer 9CBJ6527 origineel zijn. Hiertoe worden verschillende, soms bestaande en soms zelfs op zich banale elementen samengevoegd, zoals blijkt uit de door eiseressen opgesomde en door de rechtbank weerhouden kenmerken. Deze creatieve combinatie van elementen is origineel en vormt de uitdrukking van een eigen intellectuele inspanning van de ontwerper van de kleedjes, die derhalve origineel zijn en auteursrechtelijke bescherming genieten.

3.4. Een vergelijking van de oorspronkelijke kleedjes van eiseressen en de kleedjes in de uitvoeringen van verweerster toont aan dat deze laatsten de vormgeving van het originele ontwerp en/of de originele print van het BOLkleedje van eiseressen copiëren, en de essentiële en specifieke kenmerken ervan op een identieke dan wel gelijkwaardige wijze overnemen.

Het feit dat er enkele minimale verschillen zijn, doet geen afbreuk aan het zeer gelijkend totaalbeeld van de oorspronkelijke kleedjes van eiseres en de kleedjes in de uitvoering van verweerster.

In deze omstandigheden besluit de rechtbank tot een auteursrechtelijke inbreuk door verweerster op de auteursrechten die eiseressen laten gelden, en dit door de verkoop van de kleedjes uit haar collectie met referentienummers "X900", "X902", "X905" en "X906".

Ktr. Utrecht, Rechtbank Midden-Nederland 6 maart 2013, LJN BZ4799 (eiser tegen gedaagde gedaagde groep B.V.)

[Eiser] houdt zich voor haar opdrachtgevers bezig met het handhaven en exploiteren van auteursrechten die rusten op geschreven teksten en artikelen van bij haar aangesloten (rechts-)personen. Gedaagde is houder van de domeinnaam focuscura.nl waarop drie artikelen van het Nederlands Dagblad werden aangetroffen in 2010, waarna gesommeerd is tot verwijdering en betaling van €1.323,42. Hierna is in 2012 nogmaals geconstateerd dat er drie artikelen waren geplaatst en is gesommeerd tot betaling van €1.026,36.

[Gedaagde] erkent dat zij het artikel van ND op haar website heeft geplaatst. Met betrekking tot de overige artikelen stelt zij zich op het standpunt dat zij die nooit op haar website heeft kunnen terugvinden. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft [Eiser] voldoende gesteld en onderbouwd om aan te kunnen nemen dat [Gedaagde] de betreffende artikelen op haar website heeft geplaatst. Maar de kantonrechter wijst een verhoogde vergoeding, noch van een 300% honorariumtarief af en een redelijke vergoeding ad €937,39 en proceskostenveroordeling ad €1.673,42 toe.

De kantonrechter kan onvoldoende afleiden dat de schadevergoeding meer dan een redelijke gebruikersvergoeding dient te zijn. Dit zou neerkomen op een boete in plaats van schadevergoeding en voor toewijzing van een boete is binnen het kader van artikel 27a Aw geen plaats. De algene Leveringsvoorwaarden van sectie freelance NVJ kan geen betekenis worden toegekend nu gedaagde niet is gebonden, een vergoeding van 300% wordt niet toegekend, de schade wordt begroot op €937,39.

De specificatie van de administratiekosten leidt ertoe dat slechts en bedrag van €150,75 wordt toegewezen en veroordeling in de proceskosten ex 1019h Rv ad €1.673,24. De kantonrechter veroordeelt [Gedaagde] om aan [Eiser] tegen bewijs van kwijting te betalen € 1.088,14.

4.7 [Eiser] stelt dat het redelijk is om de aan de hand van de genoemde tarieven berekende schadebedragen in dit geval met de factor 1,25 te verhogen. Naar het oordeel van de kantonrechter kan uit de stellingen van [Eiser] onvoldoende worden afgeleid dat ND en [bedrijf 4] Media een hogere schade lijden dan de gederfde gebruiksvergoeding. Het gestelde dat er sprake is van verlies aan exclusiviteit van de auteursrechten, vermindering van de exploitatiemogelijkheden en afgenomen bezoekersaanvallen naar de websites van ND en [bedrijf 4] Media is onvoldoende om als schadevergoeding meer dan een redelijke gebruiksvergoeding toe te wijzen.

4.8.  Aan de Algemene Leveringsvoorwaarden van sectie freelance van de Nederlandse Vereniging van Journalisten kan in dit geval geen betekenis worden toegekend, omdat [Gedaagde] daar niet aan gebonden is. Bovendien kan zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet worden aangenomen dat de in die voorwaarden genoemde vergoeding van 300% van het overeengekomen honorarium gebaseerd is op een berekening van de schade die kranten lijden indien een artikel zonder hun toestemming op een website openbaar wordt gemaakt.

4.9.  Gelet op het vorenstaande bepaalt de kantonrechter de door [Gedaagde] te vergoeden schade conform de opgave van [Eiser] op € 937,39. De vordering is in zoverre toewijsbaar.

Administratiekosten
4.10.  [Eiser] vordert tevens, onder verwijzing naar de als productie 11 bij dagvaarding overgelegde specificatie, een bedrag van € 225,00 aan (administratie)kosten die verband houden met de door haar uitgevoerde werkzaamheden ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid. Gelet op de aard van de werkzaamheden en gelet op de stelling van [Eiser] dat dit directe kosten zijn die haar opdrachtgevers moeten maken, acht de kantonrechter het redelijk om daarvoor een vergoeding toe te wijzen. Nu met voornoemde specificatie slechts een onderbouwing van deze kostenpost is gegeven tot een bedrag van € 150,75, zal dat bedrag worden toegewezen en zal het meer gevorderde als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen.

Werkdocument over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt  (COM(2012)0372 –C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Collectief beheer. Multiteritoriale licentieverlening muziekwerken voor online gebruik. Wijziging term "rechtenbeheerder".

A) Doelstellingen van de rapporteur
Het voorstel voor een richtlijn over het beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt valt in twee delen uiteen. Deel een (titels 1, 2 en 4) stelt de voorschriften vast die voor een goede werking van het beheer van auteursrechten en naburige rechten door rechtenbeheerders nodig zijn. Deel twee (titel 3 en de artikelen 36 en 40 van titel 4), beoogt de verlening van multiterritoriale licenties te vergemakkelijken voor rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik .

De rapporteur heeft drie doelstellingen voor ogen: Allereerst een verbeterde bescherming van de belangen van makers en het behoud van de culturele verscheidenheid in de Europese Unie. Vervolgens de optimalisering van de relaties tussen rechtenbeheerders en commerciële gebruikers in het belang van de consument. Deze twee doelstellingen hebben betrekking op het eerste deel van de richtlijn. De derde doelstelling ten slotte beoogt de versterking van de eengemaakte digitale markt door een vereenvoudiging en verlaging van de kosten van licenties om de ontwikkeling van nieuwe multiterritoriale onlinediensten voor muziekwerken te bevorderen.

Voordat het werkdocument werd opgesteld heeft de rapporteur een uitgebreide raadpleging van belanghebbenden gehouden die de komende maanden zal worden voortgezet. De rapporteur ziet erop toe dat rekening wordt gehouden met de gerechtvaardigde belangen van alle belanghebbenden hoewel zoals hierna zal blijken het niet altijd even gemakkelijk is om de eerste en derde doelstelling met elkaar te verzoenen en deze zullen dan ook bij de implementatie tegen elkaar moeten worden afgewogen.

Doelstelling 1: Bescherming van de belangen van de kunstenaars en behoud van de culturele verscheidenheid
(...) Allereerst dient de definitie van de term "rechtenbeheerder" in artikel 3, onder a) te worden gewijzigd. Het is onder meer nodig dat de filialen van de rechtenbeheerders aan dezelfde eisen voldoen.

Ten tweede wordt in het voorstel onvoldoende rekening gehouden met de bestaande marktsituatie waarin commerciële bedrijven en agenten soortgelijke activiteiten ontplooien en de rechtenbeheerders beconcurreren. Voor deze natuurlijke of rechtspersonen zullen specifieke voorschriften moeten gelden. (...)

Doelstelling 2: optimalisering van de relatie tussen rechtenbeheerders en commerciële gebruikers in het belang van de consument.
Afgezien van de bepalingen van titel 3 die uitsluitend de onlinemuzieksector betreffen, moeten, met het oog op de verbetering van de relaties tussen rechtenbeheerders en commerciële gebruikers, bepaalde artikelen in de titels 2 en 3 worden aangescherpt, herzien en uitgebreid.

Doelstelling 3: versterking van de eengemaakte digitale markt in het belang van de Europese burgers
De toepassing van de mededingingregels verhindert de invoering van een enkel aanspreekpunt in de EU (one stop shop). De invoering van een mechanisme van uitgebreide licenties in combinatie met de toepassing van het principe van het "land van oorsprong"1 levert geen oplossing voor de grote moeilijkheden die commerciële gebruikers ondervinden bij het samenvoegen van het repertoire. Derhalve lijkt de keuze voor bepaalde rechtenbeheerders om multiterritoriale licenties te verlenen (artikel 21), met een verplichting van deze maatschappijen om het repertoire van de andere beheerders te vertegenwoordigen (artikel 29), het meest voor de hand te liggen.

Een van de punten die in de door de rapporteur gehouden brede raadpleging naar voren komt is het vertrouwen van de belanghebbenden2 in de verwezenlijking van de "Global Repertoire Database". Het bestaan van een gedetailleerde, volledige en bijgewerkte databank vergemakkelijkt ontegenzeggelijk de multiterritoriale licentieverlening van meerdere
repertoires tegelijk.

(...)

Opgemerkt dient te worden dat er momenteel in Europa meer dan 250 websites zijn die onlinemuziekdiensten verlenen en dat bijna geen enkele daarvan uitsluitend het EngelsAmerikaanse repertoire aanbiedt3 . Vervolgens hebben alle geraadpleegde aanbieders van onlinemuziekdiensten laten weten dat zij de beschikking moeten hebben over het
wereldrepertoire of een zeer gevarieerd repertoire om hun diensten te kunnen aanbieden.

Met het oog op het evenwicht tussen de verschillende doelstellingen van de richtlijn zal de rapporteur er met name op bedacht zijn dat de "must-carry-verplichting" in artikel 29 op zodanige wijze wordt geformuleerd dat aan de doelstelling van behoud van culturele verscheidenheid volledig recht wordt gedaan. Men zou ook kunnen overwegen rechtenbeheerders die multiterritoriale licenties verlenen te laten bijdragen aan de ontwikkeling en financiering van de culturele verscheidenheid in de lidstaten waarvan zij de repertoires vertegenwoordigen.

Wouter Pors, A legal innovation in patent law: a European intellectual property right and a single court to enforce it – a short note on key characteristics, IE-Forum.nl. en

Kort verslag van het event 'Bird & Bird's Hague office holds first in a series of UPC seminars', 7 maart 2013.

Een bijdrage van Wouter Pors en Maurits Westerik, Bird & Bird LLP.

[red. artikel is ingekort, gehele short note]

What is the current situation?
Patents protect inventions and thus investments in innovation. Until now, patents in Europe have been national rights for all practical purpose. There is one system to apply for a patent for the whole of Europe, but after grant such a European Patent needs to be registered at national level, which also involves a recurring fee per country. It only provides protection in the countries where it is actually registered. In general, actions against infringers need to be brought in the national courts on a country-by-country basis.

The European Patent Convention has 38 member states. In practice an international patent dispute tends to be litigated in 3 – 6 countries. The European Court of Justice only allows national courts to decide for more than their own country in very limited situations.

What law will the court apply?
Primarily its own. The validity of European Patents and therefore also of Unitary Patents will be governed exclusively by the existing European Patent Convention. The basic criteria for infringement are in the UPC Agreement itself. The procedural law is also in the UPC Agreement and in the Rules of Procedure based on it. There already is a quite comprehensive draft of 382 detailed rules.

However, in addition there is a whole body of existing international law that will also apply and if that does not provide a solution, the court will apply national law as indicated by private international law.

When will it start?
With the signing of the UPC Agreement on 19 February all documents have been signed, but the UPC Agreement still needs to be ratified and the system needs to be set up. The European Commission is pushing very hard for the system to go live by April 2014, but it may take a number of additional months to be able to guarantee sufficient quality. Next to the UPC Agreement there is a declaration signed by the states that provides the framework for setting up the implementation which doesn’t require ratification. Preparatory work has already commenced and a kick-off meeting will probably be held before the end of March. Nevertheless, this is a massive job. A cross-border ICT-system needs to be built that will support case management and electronic filing of submissions, the central registry needs to be set up, judges need to be appointed and educated, facilities for court hearings need to be selected or even built.

Is the system mandatory?
The Unified Patent Court will be the only venue to litigate Unitary Patents, but for the first 7 years it will be optional for litigating traditional European Patents, with a possibility to extend that transition period for another 7 years.

Do you need expert counsel?
Every lawyer who is authorised to litigate in a national court can also litigate in the Unified Patent Court, as well as European Patent Attorneys who have obtained a special litigation certificate, so that provides a wide choice throughout Europe.

However, this system adds a new dimension to patent enforcement that requires developing elaborate strategies. There are new options for forum shopping among divisions of the Unified Patent Court and national courts. Procedural practices and substantive case law need to be developed. That calls for true in-depth knowledge and involvement in all relevant countries.

[red. bovenstaand artikel is ingekort, gehele short note]
Wouter Pors

Coming up Further seminars in the series will be happening as listed below:
• 21 March - Munich
• 18 April – London
• 31 May - Paris.
Please contact Katie Blampied if you would like to request an invitation to any of the seminars.

Ontwerpverslag over het ontwerp van verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie met het oog op de uitbreiding van het aantal rechters bij het Gerecht (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))

Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing). Toenemende werkdruk door o.a. de grotere aantallen rechtszaken over inschrijving van gemeenschapsmerken. Het reglement voor de procesvoering is eerder gewijzigd in die zin, dat in intellectuele-eigendomszaken thans zonder mondelinge behandeling kan worden beslist; deze zaken daardoor sneller kunnen worden afgehandeld.

In artikel 48 wordt het getal „zevenentwintig" vervangen door het getal „negenendertig". Artikel 48 wordt vervangen door: „Het aantal rechters van het Gerecht bedraagt één rechtersfunctie per lidstaat plus twaalf extra rechtersfuncties. Alle rechters hebben dezelfde wettelijke status en dezelfde rechten en plichten. De gedeeltelijke vervanging van de rechters die om de drie jaar plaatsvindt, betreft bij een even aantal rechters steeds de helft van de rechters, en bij een oneven aantal rechters beurtelings een even aantal en het eerstvolgende kleinere, dus oneven, aantal rechters.”

Motivering:

Bij dit amendement wordt het aantal rechters met twaalf extra rechters verhoogd. Tevens worden twee categorieën van rechtersposten ingevoerd. Met het oog op nieuw toe te treden lidstaten (bv. Kroatië) moet artikel 48 bovendien open geformuleerd worden, en geen maximumaantal meer noemen,, om te vermijden dat het statuut onnodig nogmaals moet worden gewijzigd. Artikel 48 wordt hierbij analoog aan artikel 9 van het statuut van het Hof aangepast.

Het volgende artikel wordt ingevoegd: Artikel 48 ter

1. De extra rechtersposten worden ingevuld ongeacht de herkomst van een kandidaat uit deze of gene lidstaat.

2. In de procedure voor de bezetting van een of meer van de twaalf extra rechtersposten kunnen de regeringen van alle lidstaten kandidaten voordragen. Bovendien kunnen aftredende rechters bij het Gerecht zich persoonlijk, bij schrijven aan de voorzitter van het in artikel 255 VWEU bedoelde comité, kandidaat stellen.

3. In de procedure voor de bezetting van een of meer van de twaalf extra rechtersposten brengt het in artikel 255 VWEU bedoelde comité advies uit over de geschiktheid van de kandidaat voor de uitoefening van het ambt van rechter in het Gerecht. Het comité voegt bij dit advies over de geschiktheid van de kandidaten een lijst van de kandidaten die op grond van hun ervaring op hoog niveau het meest geschikt voorkomen. Deze lijst bevat ten minste tweemaal zoveel kandidaten als het aantal door de regeringen van de lidstaten in onderling overleg te benoemen rechters.

Motivering:
Dit amendement regelt de benoeming van rechters in de extra rechtersfuncties. De extra rechtersposten worden ingevuld ongeacht of een kandidaat uit een bepaalde lidstaat afkomstig is – doorslaggevend is alleen de professionele geschiktheid die door het het in artikel 255 VWEU bedoelde comité wordt beoordeeld. De formulering is min of meer ontleend aan artikel 3lid 4 van bijlage I van het Protocol over het statuut van het Hof van Justitie.

1. Opdeling van de wetgevinsprocedure in twee gedeelten
(...) In overeenstemming hiermee laten de door de rapporteur voorgestelde amendementen zich in twee groepen indelen: tot de eerste groep behoren de noodzakelijk geworden schrappingsamendementen waarbij de inmiddels als wetgeving aanvaarde artikelen in het oorspronkelijke voorstel worden geschrapt; de overige amendementen betreffen de kwestie van de extra rechters.

2. Gestaag toenemende werkdruk bij het Gerecht van de Europese Unie (Gerecht van eerste aanleg)
(...) De huidige groei van de werkdruk is toe te schrijven aan a) uitbreiding van ontvankelijke beroepen; b) de toegenomen litigatie na de toetredingen van nieuwe lidstaten in 2004 en 2007; c) de rechtszaken die voortvloeien uit de voortschrijdende Europese integratie, waarmee immers een intensievere en bredere wet- en regelgeving door de organen, instellingen en instanties van de Unie is gemoeid, en d) de grotere aantallen rechtszaken over inschrijving van gemeenschapsmerken. Opmerking verdient dat veel van deze oorzaken niet waren voorzien.

5. Het aantal extra rechters
Het Hof stelt een uitbreiding van het aantal rechters voor met twaalf, tot een totaal van 39 rechters. De rapporteur acht het wel aangetoond dat het Gerecht extra rechters nodig heeft. Het precieze aantal is moeilijk te bepalen en te onderbouwen. Volgens de analyse van de Begrotingscommissie1 zou elke extra rechterspost, met inbegrip van de bijbehorende secretariaatskosten enz., ongeveer 1 miljoen euro per jaar kosten. Niettegenstaande de moeilijke begrotingssituatie van de EU resp. de lidstaten beschouwt de rapporteur een uitbreiding met 12 extra rechtersposten als adequate maatregel. De rechter moet zijn controlerende taak kunnen uitoefenen en wel binnen een redelijke termijn. Dat verwachten de burgers als behorend bij het rechtsstaatsbeginsel.

10. Slotopmerkingen van de rapporteur

De rapporteur acht de door het Gerecht aangevoerde argumenten overtuigend en de noodzaak van extra rechtersposten aangetoond. Het is alleszins van belang dat het Gerecht in staat is een zaak binnen een redelijke termijn af te doen.

Het grote probleem blijft echter de benoeming van de rechters; deze kwestie heeft bij de eerste aanzet al tot vertraging geleid. De rapporteur doet in dit ontwerpverslag een concreet voorstel waarin de nationaliteit van de extra rechters buiten beschouwing blijft. Nationaalpolitieke overwegingen bij de postenverdeling mogen niet ten koste gaan van de rechtsstatelijkheid van de EU.

Omwille van een snelle beslissing stelt de rapporteur overigens voor dat het Parlement zich open opstelt voor compromisvoorstellen van de Raad of van het Hof van Justitie, omdat de uitbreiding van het aantal rechtersposten spoedeisend is. Elke overeenstemming is beter dan verdere vertraging. De thans langdurige gerechtelijke procedures dreigen opnieuw in strijd te komen met het Europees Verdrag voor de mensenrechten.

De rapporteur vraagt de Raad dan ook om zo snel mogelijk op de voorstellen in dit ontwerpverslag te reageren, en de doelmatigheid van het rechtspraakstelsel van de Unie niet door verder talmen aan te tasten.

Commission proposal: COM(2011)0596