Dossiers

Prof. mr. D.J.G. Visser, Universiteit Leiden, Klos Morel Vos & Schaap: Noot bij HvJ EU 23 maart 2010, (zaken C-236/08 t/m C-238/08 - IEF 8692), Google France

“Wanneer levert het gebruik van andermans merk als ‘adword’ (met een daar aan gekoppelde advertentie) merkinbreuk op en wanneer is Google, de verkoper van die adwords, daarvoor mede aansprakelijk?

Het Hof beantwoordt deze vragen betrekkelijk duidelijk en brengt verder lijn in zijn eigen rechtspraak.. De tendens is daarbij duidelijk: het Hof brengt, anders dan we in de Benelux gewend waren, steeds meer onder “gebruik voor waren of diensten”, met name “sub a”, en brengt met “de functies van het merk” vervolgens de gewenste nuances aan. (Zie achtereenvolgens: BMW/Deenik, Arsenal, Opel/Autec,  Céline, O2, L’Oréal/Bellure en nu Google France). Dit betekent ook dat de mogelijkheden om gebruik van een merk in de Benelux onder  (art. 2.20 lid 1 BVIE) “sub d” te brengen steeds verder worden beperkt. Immers, als iets “gebruik voor waren of diensten” is, kan het niet tegelijkertijd “ander gebruik” zijn in de zin van “sub d”.

Gebruik van andermans merk als adword is volgens het Hof te kwalificeren als “gebruik”, “in het economisch verkeer”, “voor waren of diensten” (ov. 50 t/m 74).  Vroeger dachten we dat (bij gebruik van een teken dat identiek is aan het merk) er dan automatisch sprake was van inbreuk “sub a” . Sinds Opel/Autec weten we echter dat vervolgens onderzocht moet worden of er sprake is van gebruik dat afbreuk kan doen aan “de functies van het merk”. Ten tijde van Opel/Autec dachten we dat het (“sub a”) met name of misschien wel uitsluitend om de “herkomstfunctie” van het merk ging.

Lees de volledige noot hier.

Uit het Juryrapport: “Zoals de laatste jaren al meer gebeurd is, kwam de jury tot de conclusie dat de redactie van het BMM bulletin wederom voortreffelijk werk heeft verricht. (…) Daarnaast is er veel bewondering voor de medewerkers van het Bulletin (…) Gesteld kan worden dat het BMM bulletin in de huidige vorm zich kan meten met de beste beroepsverenigingsbladen, waarbij opgemerkt kan worden dat de jury wellicht in haar lof nog te bescheiden is. Zoals gelukkig al sinds lange tijd het geval is, was er ook nu weer een aantal zeer interessante artikelen, die aan het oordeel van de jury werd onderworpen. 

(…) Nicolas Clarembeaux geeft er in zijn artikel ”Inbreukcriteria na het Intel arrest” blijk van in staat te zijn dit voor een ieder belangrijke onderwerp overzichtelijk en goed gedocumenteerd te beschrijven. Hij spitst zich in zijn bijdrage toe op de notie ”ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk” en besteedt daarbij veel aandacht aan de jurisprudentie van het Gerecht van Eerste Aanleg. Het artikel leest heel gemakkelijk en het is zeker de moeite waard om het in het Frans als de andere officiële Beneluxtaal te vertalen.

Hier is sprake van een bijdrage die door de voortreffelijke inhoud de jury niet lang deed aarzelen: Nicolas Clarembeaux is voor ons de duidelijke winnaar van de Wim Mak Award 2009!”

Lees het volledige juryrapport hier.

Op woensdag 24 maart 2010 organiseert uitgeverij deLex samen met De Gier | Stam & Advocaten een IE lezing voorafgaand aan de Pre Annual INTA meeting in Utrecht.

Een opwarmer voor degenen die naar de INTA gaan en een kleine troost voor zij die thuisblijven. De lezing gaat over Winstafdracht en Berekening in het Merkenrecht en Celebrities and Trademarks. De receptie wordt u aangeboden door De Gier | Stam & Advocaten. Alle IE collega's zijn ook vanaf dat tijdstip van harte welkom om te borrelen en elkaar te ontmoeten. 

Evert van Gelderen en Elise Menkhorst (De Gier | Stam & Advocaten) spreken over Winstafdracht en Berekening in het Merkenrecht en Georg Fechner en Jan-Peter Ewert, (Unverzagt Von Have Rechtsanwälte) , praten u bij over Celebrities and Trademarks.

Toegang gratis. Keistraat 2, Utrecht. 15.00 - 17.00 uur Lezing en van 17.00 - 19.00 uur Pre annual INTA receptie.

Lees hier meer.

Vzr. Rechtbank Zwolle-Lelystad, 22 maart 2010, zaak-/rolnummer: 167427 / KG ZA 10-55, Bi-Wear Clothing Company B.V. tegen V. en De Culinaire Makelaar B.V. (met dank aan Remco van Leeuwen, Van Doorne)

Auteursrecht. Wanprestatie. Koksbuizen. Kort geding met conclusie van antwoord. De Bi-Wear collectie is een auteursrechtelijk beschermd werk en de ‘Chefs-Fashion’ collectie van De Culinaire Makelaar maakt daarop inbreuk. Verstrekken van een verklaring m.b.t. de NAW-gegevens van de producent van de Chefs-Fashion collectie toegewezen. Geen substantiëringsplicht in kort geding na conclusie van antwoord. Gedeeltelijke compensatie proceskosten wegens afwijzen nevenvorderingen.

(Inbreuk) auteursrecht:  4.6. Gelet op de betwisting van V. c.s., dient eerst beoordeeld te worden of de Bi-Wear-collectie een werk is dat auteursrechtelijke bescherming geniet. Hiervoor is vereist dat het werk 'een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt'. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn de ontwerpen en patronen van de Bi-Wear-collectie oorspronkelijk, in die zin dat zij een eigen intellectuele schepping zijn van Bi-Wear en de patroontekenaarster. Voorts draagt de collectie het persoonlijk stempel van de maker, nu de vorm van het ontwerp en de patronen van de kledingstukken het resultaat is van menselijke arbeid en voldoende creatieve keuzes kent. Deze creatieve keuzes betreffen niet uitsluitend het ontwerp, maar ook het toegepaste materiaal: de fournituren (zoals banden, linten, elastiek, knopen en sluitingen, ritsen, garen en applicaties) en de stoffen/dessins. V. c.s. stelt weliswaar terecht dat een aantal elementen in de kokskleding uit de Bi-Wear-collectie functioneel noodzakelijk is (zoals het gebruik van drukknopen) en/of een standaardmodel betreft (bijvoorbeeld een 'double breasted' koksbuis of een koksbuis met een blinde sluiting), maar ook voor deze elementen geldt dat bij de Bi-Wear-collectie vervolgens creatieve keuzes zijn gemaakt bij de uitvoering daarvan. De voorzieningenrechter is derhalve van oordeel dat de Bi-Wear-collectie een auteursrechtelijk beschermd werk is.

4.8 Uit het voorgaande volgt dat De Culinaire makelaar met het verhandelen van de Chefs-Fashion collectie inbreuk maakt op de auteursrechten van Bi-Wear. De vraag of sprake is van slaafse nabootsing en/of wanprestatie kan derhalve onbeantwoord blijven.

Substantiëringsplicht: 4.4 Bi-Wear heeft gesteld dat V. c.s. nu hij ervoor gekozen heeft om voorafgaande aan de zitting een conclusie van antwoord over te leggen op grond van artikel 128 lid 3 Rv dient te voldoen aan zijn substantiëringsplicht. Omdat hij dit nagelaten heeft, vervalt zijn recht om op de zitting nog materiële verweren op te werpen. V. c.s. heeft gesteld dat het nemen van een conclusie van antwoord in een kort geding procedure niet verplicht is. De daarvoor geldende beperkingen zijn dus niet aan de orde. Bovendien heeft V. c.s. in de conclusie van antwoord aangekondigd dat hij de materiële verweren op de zitting zou voeren, zodat Bi-Wear daarvan op de hoogte was.

4.5. De voorzieningenrechter volgt Bi-Wear niet in haar standpunt, nu dit niet verenigbaar is met de aard van de procedure in kort geding. De gedaagde in deze procedure kan immers pas bij het uitroepen van de zaak ter terechtzitting in het geding verschijnen, zodat hij niet eerder verweer kan voeren (en/of een conclusie van antwoord kan nemen). Dat V. c.s. voorafgaand aan de voorzieningenrechter en de wederpartij een conclusie van antwoord heeft toegezonden waarin hij een deel van zijn verweer heeft weergegeven, maakt dit niet anders.

1019h Proceskosten V.: 4.16. Bi-Wear zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van V. zullen worden begroot op nihil, nu zijn raadsman ook verweer heeft gevoerd namens De Culinaire Makelaar en niet aannemelijk is dat V. extra kosten heeft gemaakt, omdat Bi-Wear haar vorderingen ook jegens hem heeft ingesteld.

Proceskosten De Culinaire Makelaar: 4.17. Bi-Wear heeft gesteld dat de door haar advocaat gemaakte kosten tot en met 24 februari 2010 EUR 24.578,62 bedragen. De hoogte van deze kosten wordt door V. c.s. betwist. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient "De Richtlijn Indicatietarieven in IE zaken" als uitgangspunt te worden genomen bij de bepaling van de proceskosten. Het bij deze kortgedingprocedure behorende indicatietarief is EUR 15.000,00 (overige korte gedingen). Nu vrijwel alle nevenvorderingen van Bi-Wear zullen worden afgewezen, zullen de proceskosten voorts worden gecompenseerd in die zin dat De Culinaire Makelaar de helft van de kosten van Bi-Wear dient te vergoeden."

Lees het vonnis hier.

HvJ EU, 23 maart 2010, gevoegde zaken C-236/08, C-237/08, C-238/08, Google tegen resp. Louis Vuitton c.s., Viaticum c.s. & CNRRH c.s. (verzoek om een prejudiciële beslissing, cour de Cassation (Frankrijk).

Merkenrecht. Langverwacht adwords-arrest. Begrip „gebruik” van het merk. Adverteerders mogen niet aan de hand van Adwords door Google advertenties laten weergeven die het voor internetgebruikers onmogelijk maken om gemakkelijk te begrijpen van welke onderneming de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn. Google maakt geen inbreuk op het merkenrecht door adverteerders de mogelijkheid te bieden, te betalen voor trefwoorden die overeenkomen met merken van hun concurrenten.

1) Artikel 5, lid 1, sub a, van de [Merkenrichtlijn] en artikel 9, lid 1, sub a, van [de Merkenverordening] moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk gerechtigd is een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

2) De verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet die een teken dat gelijk is aan een merk, als trefwoord opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt, maakt geen gebruik van dat teken in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 of artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94.

3) Artikel 14 van de [richtlijn inzake elektronische handel] moet aldus worden uitgelegd dat de daarin genoemde regel geldt voor de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet wanneer die dienstverlener geen actieve rol heeft gehad waardoor hij kennis heeft van of controle heeft over de opgeslagen gegevens. Indien dat het geval is, kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens die hij op verzoek van een adverteerder heeft opgeslagen, tenzij hij niet snel die gegevens verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt nadat hij kennis heeft gekregen van het onwettige karakter van die gegevens of van activiteiten van die adverteerder.

Lees het arrest hier. Persbericht HvJ hier.

Op andere blogs:
DomJur

Gerechtshof Arnhem, 8 december 2009, LJN: BL8302, Joop! GmbH, Jill Sander A.G. c.s. tegen Geïntimeerden

Merkenrecht. Hof vernietigt de vonnissen waarvan beroep (Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 1 oktober 2003 en 21 juli 2004) Parallelimport. Beoordeling uitputtingsverweer. Beoordeling toewijsbaarheid vorderingen na verwerping uitputtingsverweer. Eerst even heel kort.

3.5 Het hof acht hetgeen [geïntimeerden] hebben aangevoerd onvoldoende concreet om met hen te kunnen spreken van een reëel gevaar, en dus niet slechts van een theoretische mogelijkheid, dat de nationale markten worden afgeschermd. (...)

3.7 Het slagen van deze grieven brengt mee dat het door de rechtbank gehonoreerde uitputtingsverweer van [geïntimeerden] als onbewezen moet worden verworpen. Daarmee staat de door Lancaster c.s. gestelde en door Uijtwillegen c.s. verder niet, althans niet met terzake doende, voldoende onderbouwde argumenten, bestreden merkinbreuk ten aanzien van de op 27 oktober 2000 in conservatoir beslag genomen produkten vast. (...)

Lees het arrest hier. 

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 19 maart 2010, KG ZA 10-225, Room Seven B.V. tegen Blokker B.V.

Auteursrecht. Dessins. Room Seven stelt dat Blokker met een op o.a. poefen, fietstassen en zadelhoezen afgebeeld dessin van rozen met witte stippen inbreuk maakt op de aan Room Seven toekomende auteursrechten op het dessin Polka Red Rose (afbeelding links). Vorderingen toegewezen. Geen sprake van een stijlbescherming, ook 'binnen dezelfde stijl zijn er vele verschillende manieren waarop je een roosdessin kunt vormgeven en zijn op zeer veel punten creatieve keuzes mogelijk.' Dezelfde totaalindruk, ontlening aangenomen.

Auteursrechthebbende: 4.4. (…) Wat er ook zij van het mogelijke knip-en-plak-werk, niet gemotiveerd gesteld is dat dit zou zijn gebeurd uit werk van een ander dan Elsa Bakker-Godaert zelf in het kader van haar ontwerpwerkzaamheden. De voorzieningenrechter ziet voorshands geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van haar verklaring. Als onweersproken staat voorts vast dat Room Seven de print als van haar afkomstig, namelijk met de vermelding: ‘Copyright 2007 Room Seven B.V.’, voor het eerst openbaar gemaakt heeft in februari 2007 in de brochure van haar zomercollectie.

Stijl / creatieve keuzes: 4.7. De voorzieningenrechter oordeelt daarover als volgt. Aan Blokker kan worden nagegeven dat het gebruik van de afbeelding van een roos een ieder vrij staat, evenals het gebruik van de Polka dot (een effen achtergrond met witte stippen). De specifieke combinatie van de kenmerkende elementen, zoals in de Polka Red Rose print, kan echter wel als een oorspronkelijk werk worden aangemerkt dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Uit de door Blokker overgelegde voorbeelden – waarvan overigens degene die in dezelfde stijl als de Polka Red Rose print zijn uitgevoerd vrijwel allemaal dateren van na februari 2007 – blijkt dat er vele verschillende manieren zijn waarop je een roosdessin – ook binnen dezelfde stijl – kunt vormgeven en dat op zeer veel punten creatieve keuzes mogelijk zijn en door de maker van de Polka Red Rose print ook zijn gemaakt. Daarbij merkt de voorzieningenrechter op dat Room Seven zich niet op het standpunt stelt dat de roosdessins in dezelfde stijl inbreuk zouden maken op haar auteursrecht, maar slechts bezwaar maakt tegen het overnemen van de combinatie van auteursrechtelijk beschermde trekken uit de Polka Red Rose print in de door Blokker gebruikte dessins. De stelling dat het oordeel dat de door Blokker toegepaste dessins inbreuk maken op de print van Room Seven zou neerkomen op stijlbescherming, zoals door Blokker is aangevoerd, wijst de voorzieningenrechter dan ook van de hand.

Totaalindruk: 4.9. In de dessins die Blokker heeft gebruikt voor haar poef, reistas en portemonnee zijn alle hiervoor genoemde auteursrechtelijk beschermde trekken terug te vinden. Opvallend is de identieke positionering van de bladeren en de flankerende rode bloemen, het gebruik van de niet natuurgetrouwe kleur blauw voor enkele van de buitenste bladeren rond het flankerende groepje rode bloemen, alsmede de bruin weergegeven nerven aan de basis van enkele bladeren. Ook de accenten en schaduwen in de roos zijn op dezelfde manier in de roos van Blokker te herkennen. Voorts is ook het niet aanstonds voor de hand liggende en pas bij nadere bestudering herkenbare patroon op exact dezelfde wijze terug te vinden in het door Blokker gebruikte dessin. Het resultaat is dat de totaalindruk die de dessins wekken naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter dezelfde is.

Ontlening: 4.12. Gelet op de mate van overeenstemming tussen de door Blokker gebruikte dessins en de Polka Red Rose print van Room Seven moet voorshands worden aangenomen dat de dessins van Blokker niet door haar of een derde zijn ontworpen, maar zijn ontleend aan de Polka Red Rose print. Blokker heeft daar nog tegenin gebracht dat Von Hebel de dessins zelf zou hebben ontworpen, maar dat standpunt wordt verworpen. Uit haar verklaring blijkt veeleer dat Von Hebel de dessins níet zelf heeft ontworpen, maar dat zij deze heeft uitgezocht bij een leverancier en op een polka dot achtergrond heeft laten plaatsen. Von Hebel heeft ter zitting benadrukt dat zij de Polka Red Rose print van Room Seven niet kende. Wat daarvan zij, ook als dat zo zou zijn staat dat niet in de weg aan het aannemen van ontlening (door de leverancier van Blokker) en het opkomen tegen de verhandeling van de producten waarvoor de ontleende dessins zijn gebruikt door Room Seven op grond van het haar toekomende auteursrecht op de Polka Red Rose print. Blokker heeft ook niet op andere wijze aannemelijk kunnen maken dat van ontlening door Blokker of haar leverancier geen sprake zou zijn, bijvoorbeeld door middel van stukken waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de leverancier van Blokker de dessins zelf heeft ontworpen, voordat de Polka Red Rose print op de markt is gekomen. 

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 19 maart 2010, KG ZA 10-234, Burg Realisation c.s. tegen Vis (met dank aan Hemke de Weijs, Nysingh) 

Nog even heel kort voor het weekend. Modellenrecht (geldig ongeregistreerd Gemeenschapsmodel) Stukgelopen samenwerking m.b.t. De Burg Watchphone, een te customizen telefoonhorloge. Vorderingen toegewezen.  

4.15. Voor zover Vis c.s. heeft bedoeld te stellen dat het C.  door Van den B. c.s. is toegestaan nog een kleine partij zwarte en witte oorspronkelijke Burg Watchphones uit te verkopen, geldt dat dit haar, althans Vis c.s., niet het recht geeft de vormgeving van die producten aldus te wijzigen dat in plaats van het teken BURG op de wijzerplaat het logo van Dutch Q wordt geplaatst en bedoelde producten als Dutch Q horloges, ook in andere kleuren (vgl. r.o. 2.1 3. m 2.14), ter verkoop aan te bieden.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 19 maart 2010, LJN: BL8075, Eiseres c.s. tegen De Auteur en Uitgeverij Prometheus. 

Portretrecht. Mediarecht. Vorderingen van Nina B. tot rectificatie van de over haar verschenen biografie afgewezen. Nina Brink kan zich niet kan verzetten tegen het gebruik van haar portret op de cover. Nina Brink is een bekende persoon en op de cover van een biografie, ook wanneer die niet is geautoriseerd, staat nagenoeg altijd een portret van de hoofdpersoon. Hierbij is in aanmerking genomen dat de desbetreffende foto van Nina Brink eerder is gepubliceerd op de voorpagina van De Volkskrant, op de dag van de beursgang van World Online. 

Betreffende de inhoud heeft de auteur van de biografie, binnen de beperkingen van het kort geding, vooralsnog aannemelijk gemaakt over voldoende bronnenmateriaal te beschikken om de beschuldigingen te kunnen onderbouwen. Een en ander moet verder worden uitgezocht in de bodemprocedure. Een passage in het boek over de dochter van Nina Brink is wel als onrechtmatig aangemerkt.

4.17.  Eisers vorderen tot slot een verbod het desbetreffende portret van [eiseres] te gebruiken op de cover van het boek en ten behoeve van promotionele activiteiten rondom het boek. Ter zitting hebben zij hun vordering beperkt (zie 3.2) in die zin dat alleen de foto van [eiseres] die thans op de cover staat dient te worden verboden. Eisers hebben echter nagelaten te onderbouwen waarom nu juist deze foto dient te worden verboden, terwijl niet in debat is dat het gedaagden wel is toegestaan een ander portret van [eiseres] op de cover te plaatsen. Dit staat reeds aan toewijzing van deze vordering in de weg. Overigens kan niet worden gezegd dat [eiseres] een redelijk belang heeft als bedoeld in artikel 21 Auteurswet om zich te verzetten tegen openbaarmaking van het desbetreffende portret. [eiseres] kan als een ‘public figure’ worden aangemerkt. Op een biografie – ook wanneer die ongeautoriseerd is – is een portret van de hoofdpersoon gebruikelijk en functioneel. De desbetreffende foto heeft bovendien in het verleden op de voorpagina gestaan van De Volkskrant en niet weersproken is dat die krant in een oplage van 300.000 stuks is verspreid. Tot slot kan niet worden gezegd dat [eiseres] in dit geval beschikt over “verzilverbare populariteit” op grond waarvan zij zich tegen gebruikmaking van haar portret op het boek zou kunnen verzetten. Met het portret op de cover van het boek wordt in eerste instantie beoogd onmiddellijk aan te geven over wie het boek gaat.

Lees het vonnis hier op rechtspraak.nl (met gelijktijdige dank aan Matthijs Kaaks, Boekx en Arnout Groen, Klos Morel Vos & Schaap).

Gerecht EU, 19 maart 2010, zaak T-427/07, Mirto Corporación Empresarial, tegen OHIM / Maglificio Barbara Srl

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag beeldmerk Mirtillino op grond van ouder Gemeenschapswoordmerk en nationale beeldmerken MIRTO (kleding). Oppositie afgewezen, geen verwarringsgevaar.

80. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a examiné séparément la situation en Italie où les signes en conflit auraient une signification, en Espagne où la marque antérieure MIRTO aurait une signification et où elle serait notoirement connue, et dans le reste de la Communauté où ces signes n’auraient pas de signification et où ladite marque antérieure ne serait pas notoirement connue. En ce qui concerne chacune de ces trois situations, la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit et a ainsi rejeté l’opposition dans sa totalité.

81. Ces conclusions de la chambre de recours doivent être approuvées. En effet, il convient de considérer que les importantes différences entre les signes en conflit écartent tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, nonobstant l’identité ou la similitude des produits visés, et cela indépendamment du fait que le public pertinent a un niveau d’attention raisonnable pour certains produits et élevé pour d’autres (voir point 42 ci-dessus).

Lees het arrest hier.