Dossiers

Kamerbrief met reactie op verzoek Digi-D om aandacht voor handelsnaam DIGI-D, 17 oktober 2011, kenmerk 2011-2000455964

In navolging van IEF 9228 (Rb 's-Gravenhage), reageert de minister op de juridische kant van het verhaal en de kostenvergoedingsvoorstel van Elings ad €1,4 miljoen.  

Kortgezegd betekent het oordeel van de rechter dat de gelijkluidendheid van de namen DigiD en Digi-D -handelsnaam- én merkenrechtelijk- geen gevolgen heeft en zij naast elkaar gebruikt kunnen worden. 
Dit geldt derhalve ook voor de in 2004 gemaakte keuze voor de naam DigiD, waarbij reeds aandacht is geweest voor de merk- en handelsnaam rechtelijke aspecten.

Vanwege een schikkingspoging gedurende het Kort geding is Digi-D wederom gevraagd te komen met een onderbouwing van de kosten en omvang van zijn activiteiten ten einde een redelijke vergoeding te kunnen vaststellen voor een naamswijziging. Digi-D heeft echter de gevraagde informatie ook toen niet verstrekt, waardoor de Staat dan ook niets anders kon dan de uitspraak van de rechter in kort geding af te wachten.

Na de uitspraak in Kort geding heeft de heer Elings een hoger beroep aangekondigd en heeft Digi-D Logius een appeldagvaarding doen toekomen voor 14 juni 2011. Later is gebleken dat Digi-D zijn dagvaarding aan Logius nooit bij het Hof heeft ingeschreven. Formeel technisch is daarmee geen hoger beroep ingesteld.

Onderzoek naamgeving 
DigiD De Stichting ICTU, in 2004 belast met de voorbereidingen van de OTV (Overheidstoegangsvoorziening, destijds de werknaam voor wat uiteindelijk DigiD is genoemd), heeft voor de besluitvorming over de naamgeving van de OTV, door een externe gespecialiseerde partij (Matchmark) laten verifiëren of de naam DigiD dan wel gelijkluidende namen al in gebruik waren. Uit dit onderzoek is de naam Digi-D niet naar voren gekomen. 

De uiteindelijke keuze voor de naam DigiD is gemaakt op basis van naamgevingsadviezen. Bij deze naamgevingsadviezen is rekening gehouden met de belangrijkste doelgroepen van DigiD: burgers, bedrijven en overheden. Bij de naamskeuze is uitgegaan van aspecten als herkenbaarheid, eenvoud, betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de (domein)naam.

Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche: verordening gearomatiseerde wijnbouwproducten, Kamerstukken II, 2011-2012, 22 112, nr. 1242

Beschermde Geografische Aanduiding. Dit voorstel vervangt de huidige verordening (EEG) Nr. 1601/91 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten. Hierbij valt onder meer te denken aan sangria, glühwein, vermout, bitter soda en maitrank.

Naast aanpassing aan de bepalingen van het Verdrag van Lissabon, aanpassing van de definities aan de technologische ontwikkeling en een aantal technische wijzigingen om de leesbaarheid en de duidelijkheid van de voorschriften te verbeteren, brengt het voorstel met name de voorschriften inzake geografische aanduidingen in overeenstemming met de overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendomsrechten (de TRIPS overeenkomst).

Waar onder de huidige verordening de in de bijlage opgenomen geografische aanduidingen op grond van nationale procedures in de diverse Lidstaten zijn erkend en beschermd en zodoende eveneens EU-bescherming genieten, voorziet het voorstel nu in een communautair systeem van erkenning en bescherming. De nationale procedures zullen voortaan nog enkel inleidend zijn.

Inhoud voorstel:
De doelstellingen die worden beoogd, zijn de volgende:

• Aanpassing aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
• Flexibiliteit invoeren door de bevoegdheid tot wijziging van de definities en aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten, die tot nu toe via de gewone wetgevingsprocedure door het Europees Parlement en de Raad werd uitgeoefend, bij de Commissie te leggen, die deze uitoefent door middel van gedelegeerde handelingen.
• De toepasbaarheid, leesbaarheid en duidelijkheid van de wetgeving van de Unie over gearomatiseerde wijnbouwproducten verbeteren.
• Bepaalde verkoopbenamingen bijwerken in het licht van de mogelijkheid om het wijngehalte te verhogen in plaats van direct alcohol toe te voegen, en er aldus voor zorgen dat de consument naar behoren wordt geïnformeerd.
• De voorschriften van de Unie aanpassen aan nieuwe technische eisen.
  Een welomlijnd kwaliteitsbeleid voor gearomatiseerde wijnbouwproducten op basis van de huidige productdefinities invoeren.
• De voorschriften van de Unie aanpassen aan de eisen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), met inbegrip van de TRIPS-overeenkomst.
• Criteria voor de erkenning van nieuwe geografische aanduidingen vaststellen.

Hof Amsterdam 7 juli 2011, LJN BT8516 (handelsonderneming B&L B.V. tegen Green Works International B.V.)

In navolging van IEF 5060 (Rb 's-Gravenhage) en IEF 8128 (Rb Alkmaar).

Kwekersrecht. Beslag onrechtmatig. Partijen waren in onderhandeling over de aanstelling van (nog) meer kwekers, een vijfjarig exclusief contract was gepland. Het kwekersrecht is wel aangevraagd, maar nog niet verkregen. Beslag is rechtmatig geweest. Geen vergoeding van schade die is toegebracht aan niet-rechtmatig belang. Gederfde winst doordat wanprestatie niet kon worden geëffectueerd. Door ongeoorloofde vermeerdering verkregen planten.

3.14 Hoewel in het voorgaande de conclusie ligt besloten dat sprake is geweest van vermeerdering door B&L, laat die conclusie op zichzelf onverlet dat in beginsel vaststaat dat B&L de 21.364 planten, waarop het beslag rustte, gedurende een bepaalde periode niet heeft kunnen verkopen en leveren aan derden en deze op zeker moment onder meer buiten de kas heeft moeten plaatsen, zodat op zichzelf aannemelijk is dat zij als gevolg daarvan schade heeft geleden. Niettemin is het hof van oordeel dat B&L in verband met de aard van de schade als bedoeld in artikel 6:98 BW geen recht heeft op schadevergoeding wegens gederfde winst uit gemiste verkoop en wegens arbeidskosten, nu deze schade is toegebracht aan een niet-rechtmatig belang. Uit het voorgaande volgt immers dat B&L vergoeding vordert van schade bestaande uit gederfde winst (en daarmee samenhangende extra arbeidskosten) als gevolg van het feit dat zij gedurende een bepaalde periode niet in staat is geweest de door haar jegens Productions gepleegde wanprestatie–het betrof immers de beoogde verkoop en levering van door ongeoorloofde vermeerdering verkregenplanten -te effectueren. Dergelijke schade behoort volgens het hof niet te worden vergoed.

3.15 Uit het voorgaande volgt dat grief I en grief II falen. De daarin besloten liggende conclusie dat de eventuele schade die B&L heeft geleden als gevolg van het door GWI gelegde beslag niet voor vergoeding in aanmerking komt, impliceert dat grief III, die afhankelijk is van het welslagen van de eerste twee grieven, buiten bespreking kan blijven. 3.16 Met betrekking tot grief IV, die betrekking heeft op de schadevergoeding ter zake van het volgens B&L door GWI niet nakomen van de afspraak om gedurende vijf jaar exclusief aan B&L te leveren, overweegt het hof als volgt. 3.17 Allereerst geldt dat GWI uitdrukkelijk (en gemotiveerd) heeft betwist dat een dergelijke afspraak met B&L is gemaakt. Voorts blijkt uit de orderbevestiging van 12 oktober 2006 en de daarop volgende afleverbonnen dat B&L de bedoelde planten kocht en kreeg geleverd van Productions en niet van GWI. Verder blijkt uit het voornoemde gespreksverslag van 21 september 2005 dat GWI en/of Productions in elk geval niet akkoord ging met het voorstel van onder meer B&L om een exclusief contract voor vijf jaar te sluiten (zie de punten 4 en 9 van dit gespreksverslag). In het licht van deze feiten en omstandigheden had van B&L mogen worden verwacht -te meer daar de rechtbank ook al in dergelijke zin had overwogen -dat zij haar stellingen op dit punt in hoger beroep nader had onderbouwd en niet had volstaan met te stellen wat zij bij de toelichting op de vierde grief heeft aangevoerd, te weten dat er een mondelinge afspraak is gemaakt en dat daarover gehoord "kunnen worden de heren [B.], [L.], [V. L.], [V. d. A.] en nog een groot aantal andere getuigen die allen aanwezig geweest zijn bij de besprekingen waarin expliciet door GWI is toegezegd dat zij met B&L een vijfjarig leveringscontract wenste te sluiten." Met name had van B&L mogen worden verwacht dat zij onder meer zou hebben gesteld op of rond welke datum die afspraken zijn gemaakt, waar dit is gebeurd, wie daarbij namens wie aanwezig waren, wat de uiteindelijk gemaakte afspraken precies inhielden. B&L heeft, door dit achterwege te laten, niet aan haar stelplicht voldaan, zodat het hof haar stellingen op dit punt passeert.

Hof Arnhem, zittingsplaats Leeuwarden 18 oktober 2011, LJN BT8511 (appellant & De Culinaire Makelaar B.V. tegen Bi-Wear clothing company B.V.)

In navolging van IEF 9616. Auteursrecht. Werkgeversauteursrecht ex 7 Aw, gezagsverhouding aanwezig. Proceskostenveroordeling en bevoegdheidsmarge van de rechter. Incidentele grief proceskosten.

Voor het aannemen van een gezagsverhouding is voldoende dat de werkgever bevoegd is de werknemer bindende aanwijzingen met betrekking tot het te verrichten werk te geven. Het is niet noodzakelijk dat de werkgever in feite van die bevoegdheid gebruik maakt (vgl. HR, 7 februari 2001, LJN: AA9845).

Beoordelingsmarge van de rechter met betrekking tot een veroordeling in de proceskosten ex 1019h Rv. Nihilstelling zonder onderbouwing van proceskosten blijkt juist.  Incidentele grief dat rechter niet bevoegd is tot compensatie, terwijl het ging om kostenveroordeling ex 1019h Rv faalt. Dit omdat in hoger beroep auteursrechtelijk alsnog in't ongelijk is gesteld. Ieder draagt eigen kosten van hoger beroep.

Gezagsverhouding
2.5 De enkele omstandigheid dat [ontwerper] bestuurder en aandeelhouder is van Robia Holding B.V. , die op zijn beurt aandeelhouder en bestuurder is van Bi-Wear, staat er niet aan in de weg dat tussen Bi-Wear en [ontwerper] met betrekking tot met de door haar voor Bi-Wear verrichte ontwerpwerkzaamheden een gezagsverhouding aanwezig is. Anders dan De Culinaire Makelaar betoogt, is voor het aannemen van een gezagsverhouding voldoende dat de werkgever bevoegd is de werknemer bindende aanwijzingen met betrekking tot het te verrichten werk te geven. Het is niet noodzakelijk dat de werkgever in feite van die bevoegdheid gebruik maakt (vgl. HR, 7 februari 2001, LJN: AA9845). Uit de als productie 18 overgelegde schriftelijke verklaring, waarvan de betrouwbaarheid niet wordt betwist, blijkt dat Bi-Wear de bevoegdheid had dergelijke aanwijzingen aan [ontwerper] te geven. In het gegeven geval, waarbij werkgever en werknemer bevestigen dat de werkgever deze bevoegdheid heeft, hecht het hof meer waarde aan de overgelegde verklaring dan de (blote) stelling van De Culinaire Makelaar dat de werkgever deze bevoegdheid niet hadart. 1019h RV. Incidentele grief

Appellant over proceskosten

2.10 [appellant 1] stelt dat een deel van de door zijn advocaat en de advocaat van De Culinaire Makelaar gemaakte proceskosten verband houden met het door de voorzieningenrechter toegewezen verweer dat [appellant 1] met de inbreuk niets van doen had. Volgens [appellant 1] bedragen deze kosten minimaal 25% van de totale door de advocaat van de Culinaire Makelaar en [appellant 1] gefactureerde proceskosten. De vordering wordt door Bi-Wear gemotiveerd betwist.

2.11  Met Bi-Wear is het hof van oordeel dat het, op de voet van artikel 1019h Rv., op de weg van [appellant 1] had gelegen zijn vordering nader te onderbouwen, in het bijzonder het door hem geschatte percentage van de tijd die door zijn advocaat aan zijn verweer is besteed, vergezeld van een gespecificeerde opgave van de gevorderde kosten. Nu [appellant 1] zijn vordering op dit punt in het geheel niet heeft onderbouwd, is het - anders dan [appellant 1] stelt - juist dat de voorzieningenrechter de proceskosten van [appellant 1] op nihil heeft gesteld.

Incidentele grief 2.15 De incidentele grief van Bi-Wear houdt in dat de voorzieningenrechter ten onrechte de proceskosten heeft gecompenseerd in de zin dat De Culinaire Makelaar slechts de helft van de kosten van Bi-Wear dient te vergoeden. Volgens Bi-Wear had de voorzieningenrechter, nu het hier ging om een kostenveroordeling in de zin van 1019h Rv., niet de bevoegdheid de kosten te compenseren.

2.16 Het hof kan Bi-Wear hierin niet volgen. De toepasselijkheid van artikel 1019h Rv. tast de beoordelingsmarge van de rechter met betrekking tot een veroordeling in de proceskosten immers niet aan. Dat de rechter de bevoegdheid heeft een weersproken vordering te matigen volgt ook uit (de tekst van) artikel 1019h Rv. waarin is bepaald dat alleen die proceskosten voor vergoeding in aanmerking die "redelijk en evenredig" zijn en alleen voor zover de billijkheid zich daartegen niet verzet. Deze bevoegdheid volgt tevens uit artikel 237 Rv.een gespecificeerde opgave van de gevorderde kosten. Nu [appellant 1] zijn vordering op dit punt in het geheel niet heeft onderbouwd, is het -anders dan [appellant 1] stelt -juist dat de voorzieningenrechter de proceskosten van [appellant 1] op nihil heeft gesteld.

Lees het arrest hier (LJN BT8511 / pdf).

RCC 29 september 2011, Dossiernr. 2011/00831 (Nederlandse Energie Maatschappij concurrent belachelijk maken)

Parallelle publicatie Reclameboek RB 1160. Reclamerecht. Vergelijkende reclame middels sterk daarop lijkende animatiemannetje. Uiting is commercial waarin een telefoniste van NLEnergie te zien, die achter elkaar telefoontjes krijgt. De voice-over zegt: “Zo, lekker druk. Logisch, met die mega zomerkorting. Dat wil iedereen wel.” Vervolgens steekt het animatiemannetje uit de Oxxio-reclames zijn hoofd om de deur en zegt: “Pardon, mag ik ook overstappen naar jullie?”

Klacht: Klager vindt het niet kunnen dat NLEnergie nieuwe klanten wil werven door een concurrent belachelijk te maken en door klanten van de desbetreffende concurrent ervan te overtuigen dat hun energieleverancier ook liever overstapt.

Commissie acht de commercial wel toelaat en niet kleinerend op grond van artikel 13 sub e NRC wijst de klacht af, het feit dat gebruik is gemaakt van een symbool dat lijkt op dat van een concurrent leidt in dit geval niet tot een ander oordeel. Het is bovendien

Commissie: Op grond van het bepaalde in artikel 13 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) wordt onder vergelijkende reclame verstaan elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. In de onderhavige commercial is het in reclame-uitingen van Oxxio gebruikte - of in ieder geval sterk daarop lijkende - animatiemannetje te zien dat zich meldt bij (de telefoniste van) adverteerder en vraagt of hij - kennelijk in verband met de eerder in de commercial genoemde “mega zomerkorting”- ook mag overstappen. Aldus is sprake van een impliciete vergelijking op prijs tussen adverteerder en Oxxio en derhalve van vergelijkende reclame in de zin van artikel 13 NRC.
 
Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd indien aan de in artikel 13 NRC genoemde voorwaarden is voldaan. De Commissie vat klagers klacht aldus op, dat hij de vergelijkende reclame niet geoorloofd acht omdat Oxxio hierin belachelijk wordt gemaakt en adverteerder zich dus kleinerend uitlaat over een concurrent,  hetgeen op grond van artikel 13 sub e NRC niet is toegestaan.

De Commissie acht de bestreden commercial  wel toelaatbaar, nu daarin op een voor de gemiddelde consument herkenbare humoristische wijze de aandacht wordt gevestigd op de “mega zomerkorting die iedereen wel wil. Niet kan worden geoordeeld dat de reclame-uiting zich kleinerend uitlaat over een concurrent. Het feit dat gebruik is gemaakt van een symbool dat lijkt op dat van een concurrent leidt in dit geval niet tot een ander oordeel.

Gerecht EU 18 oktober 2011, zaak T-304/10 (dm-drogerie markt GmbH tegen OHIM / Semtee)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag van gemeenschapsbeeldmerk Caldea op grond van ouder internationaal woordmerk BALEA. Relatieve weigeringsgrond: geen verwarringsgevaar tussen schoonheidsproducten die (ondanks lage prijzen) met de grootste zorg worden uitgezocht. Zogenaamde verlaagde oplettendheid van het relevante publiek wordt afgewezen. Oppositie afgewezen.

Curia: Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het internationale woordmerk „BALEA”, voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 8, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 899/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 29 april 2010, houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie die door verzoekster is ingesteld tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk bevattende het woordbestanddeel „caldea”, voor waren en diensten van de klassen 3, 35, 37, 42, 44 en 45

70 As for the applicant’s arguments alleging a so-called low degree of attention of the relevant public and based on the method of distribution of the goods at issue, these have already been rejected at paragraphs 57 and 58 above.

57 However, that is not the case here, contrary to the applicant’s assertion concerning the ostensible marketing of the goods in question in a drugstore. As OHIM correctly points out, since those goods are not pharmaceutical products but beauty care products, they are usually sold side-by-side in drugstores, supermarkets, department stores and retail outlets. Consequently, the applicant’s assertion that consumers do not have the possibility to see the signs side-by-side is factually inaccurate. That has the effect of limiting yet further the significance of the low phonetic similarity found between the signs at issue, as the public will perceive the mark above all in visual terms (Case T‑292/01 Phillips-Van Heusen v OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) [2003] ECR II‑4335, paragraph 55). [red. arcering]

58 In addition, it should be noted, in response to the applicant’s argument that the goods in question are not very expensive, that consumers tend, on the contrary, to be attentive in the acquisition of body care products, on grounds of aesthetic considerations or personal preferences, sensitivity, allergies, type of skin and hair and so forth, as well as the expected effect of the products. It is, therefore, unlikely that those consumers would leave purchase choice to the vagaries of an ‘imperfect recollection’. On the contrary, it is far more probable that considerable care will be taken in acquiring the goods in question.

59      Accordingly, in view of the fact, first, that the signs at issue are visually and conceptually different, second, that the significance of those differences is further increased by the dominance of the visual perception of the signs at issue by the average consumer, who tends to be attentive, and third, that there exists only a low degree of phonetic similarity, the Court finds that the Board of Appeal did not err in concluding, at paragraph 22 of the contested decision, that the signs at issue were globally dissimilar.

62      The overall likelihood of confusion would, moreover, be increased by the fact that the goods in question are not very expensive and are therefore most often bought quickly and without a great deal of attention.

63      Furthermore, it should be taken into account that, during the sale of those goods in a drugstore, consumers are not generally faced with the two marks one beside the other, but have only one of them in memory.

Gerecht EU 18 oktober 2011, zaak T-53/10 (Reisenthel tegen OHIM/Dynamic Promotion)

Gemeenschapsmodel picnickmand.  Procedurele vraag. Nietigheidsprocedure. Afwijzing van vordering tot nietigverklaring door nietigheidsafdeling. Kennisgeving van beslissing van nietigheidsafdeling per fax. Beroep bij kamer van beroep. Schriftelijke uiteenzetting van gronden van beroep. Termijn voor indiening. Ontvankelijkheid van beroep ex artikel 57 van verordening (EG) nr. 6/2002. Verzoek correctie van beslissing ex artikel 39 van verordening (EG) nr. 2245/2002. Algemeen rechtsbeginsel dat intrekking van onrechtmatige beslissing toestaat.

Verzoek om maatregelen van instructie, afgewezen.

91 Verzoeker vraagt het Gerecht om twee getuigen te horen teneinde aan te tonen dat de faxen van het BHIM het nummer van het verzendfaxapparaat vermelden en uiteen te zetten hoe wordt gewerkt in het kantoor van haar vertegenwoordiger, in het bijzonder wat de behandeling van inkomende faxen betreft. Verzoeker stelt dat door middel van die maatregel zal kunnen worden bewezen dat de kennisgeving per fax van de beslissing van de nietigheidsafdeling aan haar vertegenwoordiger op 20 mei 2009 niet heeft plaatsgevonden.

92 Gelet op hetgeen in de punten 75 tot en met 78 en 81 tot en met 83 hierboven is uiteengezet, zijn de vraag of de faxen van het BHIM het nummer van het verzendfaxapparaat vermelden, en de wijze waarop de arbeid in het kantoor van de vertegenwoordiger van verzoeker is georganiseerd, irrelevant voor de beslechting van het bij het Gerecht aanhangige geding. Het verzoek om maatregelen van instructie treft dan ook geen doel en dient te worden afgewezen.

84      Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat het verzendrapport rechtens afdoende aantoont dat van de beslissing van de nietigheidsafdeling op 20 mei 2009 per fax is kennis gegeven aan de vertegenwoordiger van verzoeker. De kamer van beroep heeft dan ook terecht geoordeeld dat de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep, die op 23 september 2009 was ontvangen, na het verstrijken van de in artikel 57 van verordening nr. 6/2002 gestelde termijn was ontvangen en dus niet in aanmerking kon worden genomen.

85      In die omstandigheden was de kamer van beroep, anders dan verzoeker beweert, niet gehouden om rekening te houden met de mogelijkheid van een technisch probleem bij de ontvangst van die fax of van verzending van die fax naar een verkeerd nummer. Overigens verduidelijkt verzoeker niet om welk technisch probleem het eventueel zou gaan en betwist hij niet dat het in het verzendrapport getoonde nummer van de geadresseerde het faxnummer van zijn vertegenwoordiger is.

Gerecht EU 18 oktober 2011, Zaak T-449/08 (SLV Elektronik GmbH tegen OHIM/Angel Jiménex Muñoz)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag van gemeenschapsbeeldmerk LINE op basis van ouder Spaans woord- en beeldmerk LINE. Gedeeltelijk weigering van inschrijving, relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar. Beslissing wordt vernietigd voor wat betreft niet-inschrijving in klasse 11 (lampen, verlichting, elektrisch licht).

Curia: Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk „LINE” voor waren van klasse 11, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 759/2007-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 juli 2008 houdende gedeeltelijke vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van de nationale woord- en beeldmerken „Line” voor waren en diensten van de klassen 9, 35, 37 en 38.

36 À la lumière de cette jurisprudence, il n’est pas contesté, en l’occurrence, que la nature des produits est différente de celle des services en cause, ainsi que l’a déjà relevé la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée. L’OHMI renvoie dans ce contexte au caractère fongible des produits visés par la marque demandée et au caractère non fongible des services offerts par l’opposant [arrêts du Tribunal du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T‑116/06, Rec. p. II‑2455, point 47, et du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, non encore publié au Recueil, point 34].

53 Il ressort de tout ce qui précède que le moyen unique doit être accueilli en ce que la chambre de recours a commis des erreurs de droit, d’une part, en considérant que le public pertinent est constitué uniquement des consommateurs espagnols moyens au lieu du public spécialisé, destinataire des services pour lesquels la marque espagnole antérieure est enregistrée, et, d’autre part, en méconnaissant l’absence de similitude entre les produits de la marque demandée et les services de la marque espagnole antérieure.

54 Par voie de conséquence, la décision attaquée est entachée d’illégalité et doit être annulée sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le grief de l’absence de similitude entre les signes figuratifs en cause.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 18 oktober 2011, LJN BT8389 (eiser tegen gedaagde, SBS en Noordkaap TV producties)

Met gelijktijdige dank aan Josine van den Berg, Klos Morel Vos & Schaap.

In't kort en als randvermelding:  Mediarecht in de serie Undercover in Nederland - misleiding bij spermadonaties. Het uitzenden van beelden van eiser opgenomen met de verborgen camera wordt toegestaan. Eiser is voldoende onherkenbaar in beeld gebracht.

4.1. [eiser] wenst kort gezegd primair dat het gedaagden wordt verboden de heimelijk gemaakte opname van het gesprek, dat hij op 29 juni 2011 heeft gevoerd met een collega van [gedaagde 1] die zich jegens [eiser] heeft voorgedaan als een wensmoeder die in [eiser] geïnteresseerd was als zaaddonor, uit te zenden. Ook wil [eiser] dat zijn confrontatie met [gedaagde 1] na het gesprek niet wordt uitgezonden en evenmin andere beelden die met hem in verband gebracht kunnen worden. Subsidiair wil [eiser] dat het uitzenden van de beelden uitsluitend wordt toegestaan onder de voorwaarde dat hij onherkenbaar en onherleidbaar in beeld komt en dat hij in de gelegenheid wordt gesteld zijn visie op de zaak te geven.

4.7. De beelden van [eiser] zijn onder te verdelen in het gesprek aan tafel met de zogenaamde wensmoeder en de confrontatie tussen [gedaagde 1] en [eiser] op de parkeerplaats. In de gehele uitzending wordt de naam van [eiser] niet genoemd, is zijn gezicht gewiped en is zijn stem vervormd. De vraag is of gedaagden [eiser] daarmee ter bescherming van zijn privacy voldoende onherkenbaar hebben gemaakt. Na het zien van de door [eiser] gemaakte beelden is de voorzieningenrechter van oordeel dat dit zowel ten aanzien van de beelden van het gesprek als de beelden van de confrontatie het geval is. Bij het gesprek is [eiser] zittend aan een tafeltje en koffiedrinkend in beeld gebracht, waarbij het gewipete gezicht en de vervormde stem ervoor zorgen dat zijn privacy voldoende is gewaarborgd. De confrontatie tussen [gedaagde 1] en [eiser] vindt plaats op de parkeerplaats van het wegrestaurant waar het gesprek heeft plaatsgevonden. De confrontatie is bedoeld, zo hebben gedaagden aangevoerd, om te horen wat [eiser] van zijn eigen handelen vindt en om hoor en wederhoor toe te passen. De voorzieningenrechter acht de wijze waarop de confrontatie in beeld is gebracht en zoals deze ter zitting van 13 oktober 2011 is getoond voldoende respectvol jegens [eiser] als persoon en zijn opvatting. [eiser] is bij de confrontatie staand en lopend in beeld gebracht en daarbij is te zien wat voor kleding hij draagt, maar dat maakt niet dat hij zodanig herkenbaar in beeld komt dat hij door personen buiten zijn naaste kring zal worden herkend. 
In dit verband weegt nog mee dat [eiser] zich er niet van doordrongen heeft getoond dat hij de bij hem gestelde diagnose aan de wensmoeders had moeten melden, hetgeen maakt dat zijn reactie op [gedaagde 1], zoals deze in beeld wordt gebracht, recht doet aan zijn persoon. Ten slotte is niet aannemelijk geworden dat hij vanwege zijn handelen door derden buiten zijn naaste omgeving daadwerkelijk is bedreigd.

4.8. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat uitzending van het geplande item over misleiding bij spermadonaties is toegestaan op de wijze zoals door gedaagden ter zitting van 12 en 13 oktober 2011 is getoond. Daarbij dient te worden opgemerkt dat niet het gehele item is gezien door de voorzieningenrechter, maar gedaagden hebben toegezegd dat het item in lijn zal zijn met de getoonde beelden. Daarnaast hebben gedaagden toegezegd dat geen familieleden van [eiser] (herkenbaar) in beeld worden gebracht of worden genoemd en dat niet zal worden geciteerd uit het rapport van De Grote Rivieren of de rapportage van het UWV. Met in achtneming van deze toezeggingen worden de gevraagde voorzieningen geweigerd.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage 17 oktober 2011, KG ZA 11-1043 (Zumba Fitness LLC tegen X c.s.)

Merkrecht, handelsnaamrecht, domeinnaamrecht en auteursrecht. Zumba Fitness houdt zicht sinds 2001 bezig met ontwikkeling van fitnessprogramma's onder het merk ZUMBA. Zij heeft een netwerk van regionale contactpersonen. Daar maakte X deel van uit (ZIN-ovk) tot juni 2010, op dit moment biedt X c.s. een soortgelijk fitnessprogramma aan onder de naam LABOOCA.

De ZIN-overeenkomst is per 19 augustus 2011 rechtsgeldig beëindigd. Toestemming om het teken ZUMBA in handelsnamen te gebruiken vervalt daarmee, ook dat er lessen worden gegeven door personen die zijn aangesloten bij ZIN, maakt nog niet dat X c.s. het teken ZUMBA daarmee mag voeren. Handelsnaam moet worden uitgeschreven.

Domeinnamen met het teken ZUMBA moet o.g.v. Beneluxmerk worden gestaakt, ook het merk als metatag op de websites waarover X c.s. zeggenschap heeft. 

Auteursrecht op muziek en choreografie wordt afgewezen omdat onvoldoende duidelijk is wat wordt geclaimd, ook getuigenverklaring en een "interview" is onvoldoende. Rectificatie op website en sociale media profielen wordt afgewezen. Vernietiging is naar zijn aard een onomkeerbare maatregel en in beginsel wordt dit niet toegewezen zolang inbreuk niet is vastgesteld in een bodemprocedure. Opgave winst behaald op evenementen dient niet te worden overlegd. Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv ad €16.809,31, X c.s. wordt veroordeeld.

Handelsnaam 
4.7. Het feit dat in de sportschool van [X c.s.] lessen worden gegeven door personen die wel nog zijn aangesloten bij het ZIN en die dus nog wel van de merken gebruik kunnen maken, kan niet leiden tot een ander oordeel. De merken worden immers niet (alleen) gebruikt door die ZIN-leden, maar (ook) door [X c.s.], die zelf inmiddels geen licentie meer heeft. Onder omstandigheden zou [X c.s.] wel een beroep kunnen doen op de artikelen 2.23 lid 1 sub b BVIE en 12 sub b GMVo voor zover hij de ZUMBA-merken gebruikt als aanduiding van de Zumba-lessen die ZIN-leden in zijn sportschool geven. Ervan uitgaande dat [X c.s.] heeft bedoeld een beroep op die bepaling te doen, kan dat niet slagen omdat het opnemen van de ZUMBA-merken in de handelsnamen in dit geval naar voorlopig oordeel niet in overeenstemming is met de eerlijke handelsgebruiken in de zin van die bepalingen. Het opnemen van de ZUMBA-merken in de handelsnamen wekt naar voorlopig oordeel namelijk de – onjuiste – indruk dat er nog steeds een economisch verband bestaat tussen [X c.s.] en Zumba Fitness. Daar komt bij dat [X c.s.] niet alleen de ZUMBA-lessen van de ZIN-leden aanbiedt, maar ook andere fitnessprogramma’s zoals het LABOOCA programma. Voorshands is aannemelijk dat het publiek een verband zal leggen tussen de handelsnamen en alle diensten die [X c.s.] aanbiedt en dus ten onrechte zal kunnen denken dat ook die andere programma’s met toestemming van Zumba Fitness worden aangeboden.

4.9. Het feit dat [X c.s.] zelf veel heeft geïnvesteerd in de bekendheid en populariteit van het ZUMBA-merk, kan ook niet leiden tot een ander resultaat. Dat feit impliceert niet dat [X c.s.] het merk in zijn handelsnamen mag blijven gebruiken na beëindiging van de samenwerking.

Domeinnamen
4.10. Zumba Fitness kan zich naar voorlopig oordeel, in ieder geval op grond van het Beneluxmerk, verzetten tegen het gebruik van het teken “zumba” in domeinnamen die automatisch doorverwijzen naar de website van [X c.s.] onder de domeinnaam www.[X].com. Daarbij kan in het midden blijven of dat gebruik moet worden gekwalificeerd als het gebruik voor waren en diensten in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE of als gebruik anders dan ter onderscheiding van waren en diensten in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. In beide gevallen is sprake van een inbreuk omdat [X c.s.] niet steekhoudend heeft bestreden dat het merk bekend is en dat [X c.s.] door het gebruik van het teken, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk. Voor zover [X c.s.] de verweren die hij naar voren heeft gebracht in de discussie over de handelsnamen (onderscheidend vermogen, oudere gebruik, de ZIN-leden en eigen investeringen) ook in dit verband heeft willen voeren, moeten die ook in dit kader op de genoemde gronden worden verworpen.

Overig 
4.13. [X c.s.] heeft verklaard dat hij (i) het gebruik van het teken “zumba” als metatag op zijn website zal staken, (ii) het gebruik van het teken “ZES” in zijn handelsnamen heeft gestaakt en (iii) het teken “Zumba” niet op zodanig wijze op zijn profiel bij sociale media zoals Hyves, Linkedin en Facebook zal gebruiken dat de indruk ontstaat dat hij nog altijd samenwerkt met Zumba Fitness. Hij heeft ook niet steekhoudend weersproken hij tot een en ander verplicht is. Dat brengt mee dat de daarop gerichte vorderingen toewijsbaar zijn. Zumba Fitness houdt ondanks de verklaring spoedeisend belang bij die vorderingen omdat [X c.s.] de verklaring pas op de zitting naar voren heeft gebracht en die niet wordt ondersteund door een boete. Voor de duidelijkheid merkt de voorzieningenrechter hierbij op dat ervan uitgegaan moet worden dat de tekst op de door [X c.s.] ter zitting overlegde uitdraai van zijn homepage aan de eisen voldoet omdat daarin wordt gemeld “nowadays, [X] stepped away from Zumba […]”. Naar voorlopig oordeel wordt daarmee voldoende duidelijk gemaakt dat de samenwerking is beëindigd Inbreuk auteursrechten

4.14. Het gevorderde verbod op inbreuk op auteursrecht op muziek en choreografie moet worden afgewezen. Zumba Fitness heeft namelijk onvoldoende duidelijk gemaakt op welke muziek en choreografie zij auteursrechten claimt. Zumba Fitness stelt deze muziek en choreografie te verspreiden op CD en DVD. Zumba Fitness heeft die CD’s en DVD’s echter niet overgelegd en heeft de geclaimde muziek en choreografie ook niet op een andere wijze gespecificeerd. De voorzieningenrechter kan zich dus geen oordeel vormen over de vraag of de muziek en choreografie in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming ([X c.s.] bestrijdt dat) en of en in hoeverre [X c.s.] die muziek en choreografie op dit moment nog gebruikt in zijn lessen ([X c.s.] stelt een nieuw programma te hebben ontwikkeld). De enige onderbouwing die Zumba Fitness heeft gegeven van de gestelde inbreuk is een “interview” dat een door haar ingeschakelde rapporteur zou hebben gehouden met een anonieme getuige (productie 27 van Zumba Fitness). Daargelaten dat de getuige verklaart dat zij de choreografie heeft ervaren als een mix van “Zumba” en anderen stijlen zoals ThaiBo (en dus in ieder geval niet als identiek aan een Zumba-choreografie), is dat enkele interview onvoldoende om een inbreuk te kunnen aannemen

5.1. beveelt [X c.s.] binnen twee dagen na betekening van dit vonnis ieder inbreukmakend gebruik van de ZUMBA-merken of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, waarbij onder inbreukmakend gebruik van – in ieder geval – het Beneluxmerk mede wordt verstaan:
- het gebruik van de domeinnaam www.zumbaholland.com;
- het gebruik van het merk als metatag op de website [X].com of enige andere website waarover [X c.s.] de zeggenschap heeft; 
- het registreren en geregistreerd houden en gebruiken van een met het merk overeenstemmende handelsnaam; 
- het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken op posters in de sportschool, in promotiemateriaal, op lesroosters en op inschrijfformulieren, tenzij het publiek duidelijk wordt gemaakt dat het merk uitsluitend verwijst naar de Zumba-lessen van een instructeur die is aangesloten bij het ZIN; 
- het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken binnen sociale media, zoals Hyves, Linkedin en Facebook voor zover door dit gebruik bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er (nog steeds) een economische band bestaat tussen [X c.s.] en Zumba Fitness;

Op andere blogs:
DomJur 2012-826