Modellenrecht  

Vrz. Rechtbank 's-Gravenhage 11 mei 2010, KG RK 10-1253 (ex parte) (oudje, maar zojuist vrijgegeven)

Gemeenschapsmodel. Auteursrecht geweigerd ex parte verbod.

Y maakt inbreuk op Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten van X op het product, product van Y wekt geen andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruik wekt. Met de zomer voor de boeg zal het product van Y veelvuldig worden aangeboden en verkocht, gezien de publiciteit, bekendheid en zeer lage aanbiedingsprijs wordt aangeboden (2,95 ipv €29,95 zoals het origineel).

Uit de toelichting volgt dat Product X door diverse (veelal) Chinese bedrijven wordt nagemaakt, hiertegen is nooit actie ondernomen. Een bewijs van sommatie zou hier nuttig zijn geweest, daarnaast is toelichting waarom zij niet optreedt tegen producenten van namaak in China zeer wenselijke geweest. Het bewijs bestaat uit een ongedateerde nieuwsbrief bestaande uit één pagina, waaruit niet blijkt dat deze ook is verspreid. Ongeschikt voor behandeling.

2.2. Uit de namens verzoekster gegeven toelichting begrijpt de voorzieningenrechter dat verzoekster bekend is met het gegeven dat het Product van X door diverse (veelal) Chinese bedrijven veelvuldig wordt nagemaakt. Niet is gebleken dat tegen deze bedrijven enigerlei actie is of wordt ondernomen. Met een mogelijk verweer van gerekwestreerde, dat gerelateerd kan zijn aan de bovenbedoelde herkomst van de gestelde inbreukmakende producten, zijn verzoekster en de voorzieningenrechter niet bekend. Een sommatie zou hier nuttig kunnen zijn geweest. Daarnaast had het op de weg van verzoekster gelegen om toe te lichten waarom zij kennelijk niet optreedt tegen de producenten van namaak in China. Ten slotte is niet voldoende duidelijk gemaakt dat er in deze zaak sprake is van een zodanig spoedeisend belang dat een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod geboden is. Dat gerekwestreerde een inbreukmakende product heeft aangeboden blijkt voorshands alleen uit een nieuwsbrief waarvan de voorzieningenrechter één ongedateerde bladzijde heeft ontvangen en waaruit niet blijkt wanneer deze is verspreid. Raadpleging van de website van gerekwestreerde waarnaar verzoekster verwijst leert dat thans geen inbreukmakende producten meer worden aangeboden. Bij deze stand van zaken – niettegenstaande de op zich evidente inbreuk - dient deze zaak als ongeschikt voor ex parte behandeling te worden aangemerkt. Behandeling in een gewoon kort ge-ding op tegenspraak ligt dan meer in de rede. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

Hof 's-Gravenhage 20 september 2011, LJN BT2458 (Markant International B.V. tegen Technische handelsonderneming Europlex B.V.)

Modelrecht. Gemeenschapsmodelrecht. Vordering tot erkenning als rechtmatig houder na drie jaar. Vraag naar wie ontwerper van de flatscreenarmen is; bewijs.

Europlex heeft sinds 2002 een flatscreenarm, de E-motion, geleverd aan 3D Tradelink B.V. te Breda (hierna: Tradelink). Tradelink heeft de arm op de markt gebracht onder de naam E motion en modelrechten geregistreerd onder de nummers 000047972-0001 tot en met -0005, na faillissement overgedragen en deze liggen nu bij Markant.

Erg uitgebreide zaak, het hof staat gewijzigde eis toe, omdat de modelbescherming op de registraties is vervallen en de zaak mondt uit in toestaan van tegenbewijs en en eventueel doen horen van getuigen.

In citaten:

5.9  Nu Markant uitdrukkelijk (ook reeds in eerste aanleg) tegenbewijs door het horen van getuigen heeft aangeboden, zal zij in de gelegenheid worden gesteld dit tegenbewijs te leveren.

6.1  Voor het geval dat het hof daarna het tegenbewijs niet geleverd acht, en uitsluitend voor alsdan, overweegt het hof reeds thans het volgende in de overwegingen 6.1 t/m 9.4. In dat geval staat in dit geding vast dat de in geding zijnde modellen door Europlex zijn ontwikkeld en dat Tradelink niet uit hoofde van artikel 14 GmodV recht had op de in geding zijnde modelrechten.

6.2  Tussen partijen staat vast dat Tradelink de modellen op 3 juli 2003 op haar naam heeft doen inschrijven en dat Europlex ze niet eerder dan in 2007 heeft opgeëist. Artikel 15 GmodV bepaalt dat een vordering tot erkenning als rechtmatig houder van het Gemeenschapsmodel moet worden ingesteld binnen drie jaar nadat het ingeschreven Gemeenschapsmodel werd gepubliceerd. Dit artikel is niet van toepassing indien de persoon die geen recht heeft op het Gemeenschapsmodel te kwader trouw was op het ogenblik waarop het model werd aangevraagd of openbaar gemaakt of aan hem werd overgedragen. De rechtbank heeft deze kwade trouw vastgesteld.

7.1  De zevende grief van Markant bouwt voort op de overige grieven en richt zich tegen toewijzing van de vordering van Europlex in het algemeen. Markant zou door toewijzing onredelijk worden benadeeld, nu zij een grote investering in de overname uit de failliete boedel van Tradelink heeft gedaan en als houder van de modelrechten nog meer investeringen heeft gedaan.

8.1  Europlex heeft aangevoerd dat Markant onrechtmatig heeft gehandeld door de modelinschrijvingen te laten vervallen. Markant heeft hiertegen in gebracht dat zij dit niet bewust heeft gedaan en dat Europlex zelf heeft nagelaten actie te ondernemen teneinde de registraties in stand te houden. Dienaangaande overweegt het hof het volgende.

8.2  Het hof laat thans in het midden of Markant opzettelijk dan wel per ongeluk de rechten heeft laten verlopen. Vast staat dat Markant laatstelijk de houder van de in geding zijnde modelrechten was. Artikel 12 GmodV bepaalt dat de houder van het recht de beschermingsduur telkens met een of meer tijdvakken van vijf jaar kan laten verlengen. In de GmodV is geen ander dan de houder aangewezen om de beschermingsduur te verlengen. Het lag daarom, zoals Markant moest weten, op de weg van Markant, niet van Europlex, om voor verlenging zorg te dragen. Aangezien Europlex een procedure tegen Markant voerde aangaande deze modelrechten, was Markant jegens Europlex verplicht om voor de verlenging zorg te dragen. Nu zij dit niet heeft gedaan, terwijl de procedure betreffende deze modelrechten nog gaande was, heeft Markant jegens Europlex onrechtmatig gehandeld. Indien zij de rechten niet opzettelijk heeft laten verlopen, heeft zij door nalatigheid gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Dat Europlex niet direct bij het verlopen van de registraties een actie uit onrechtmatige daad tegen Markant is gestart, staat niet aan de vordering in de weg, nu Europlex de vordering wel binnen de verjaringstermijn heeft ingesteld.

Beslissing

-  laat Markant toe tot het leveren van tegenbewijs tegen het voorshands bewezen geachte feit dat de eerste schetsen/ontwerptekeningen van de in geding zijnde modellen flatscreenarmen door [directeur Europlex] zijn ontwikkeld;
-  laat Markant toe te bewijzen dat [directeur Tradelink] [directeur Europlex] op de hoogte heeft gesteld van zijn voornemen om de modellen op naam van Tradelink te laten registreren en dat [directeur Europlex] hiervoor toestemming heeft verleend;
-  bepaalt dat, indien Markant getuigen wil doen horen, de getuigenverhoren zullen worden gehouden in een der zittingszalen van het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te ’s-Gravenhage ten overstaan van de hierbij benoemde raadsheer-commissaris mr. S.J. Schaafsma, op vrijdag 14 oktober 2011 om 11.00 uur;

Lees het arrest hier (LJN / pdf)

HvJ EU 22 september 2011, zaak C-426/10 P (Bell & Ross tegen OHIM/ Klockgrossisten i Norden AB)

Procesrecht; Gemeenschapsmodelrecht. artikel 45 Statuut van het Hof en 43 Reglement voor procesvoering van het Gerecht. Hogere voorziening tegen de beschikking Gerecht EU 18 juni 2010, zaak T-51/10 (Bell & Ross / OHIM – Klockgrossisten i Norden), waarbij het Gerecht het beroep heeft verworpen tegen de beslissing van het OHIM inzake een nietigheidsprocedure tussen Klockgrossisten i Norden AB en Bell & Ross BV.

Ondertekend origineel van het verzoekschrift is te laat neergelegd. Uitleg van de begrippen "verschoonbare dwaling" en "toeval"; Beginselen van gewettigd vertrouwen en evenredigheid. Kennelijke niet-ontvankelijkheid.

48 Het begrip toeval bevat een objectief element, dat betrekking heeft op abnormale omstandigheden die niet de marktdeelnemer betreffen, en een subjectief element, dat betrekking heeft op de verplichting voor de betrokkene om zich tegen de gevolgen van de abnormale gebeurtenis te beschermen door passende maatregelen te treffen zonder buitensporige offers te brengen. In het bijzonder moet de marktdeelnemer het verloop van de ingeleide procedure nauwkeurig in de gaten houden en met name de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen om de voorziene termijnen in acht te nemen (zie in die zin arrest van 15 december 1994, Bayer/Commissie, C‑195/91 P, Jurispr. blz. I‑5619, punt 32, en beschikking België/Commissie, reeds aangehaald, punt 17).

49 Rekwirante stelt dat de verwarring tussen het origineel en de afschriften van het verzoekschrift kan worden toegeschreven aan de tussenkomst van een externe onderneming waaraan zij de taak had toevertrouwd om het grote aantal kopieën te maken dat noodzakelijk was voor de indiening van het inleidende verzoekschrift.

50 Zoals de advocaat-generaal in punt 89 van haar conclusie heeft opgemerkt, behoren de voorbereiding van, het toezicht op en de controle van de ter griffie neer te leggen processtukken tot de verantwoordelijkheid van de advocaat van de betrokken partij. Het feit dat de verwarring tussen het origineel en de afschriften van het verzoekschrift kan worden toegeschreven aan de tussenkomst van een externe onderneming die door rekwirante is opgedragen om kopieën te maken, en de andere door rekwirante aangevoerde omstandigheden kunnen derhalve niet worden erkend als uitzonderlijke omstandigheden of abnormale gebeurtenissen die rekwirante niet betreffen, die verschoonbare dwaling of toeval bij rekwirante kunnen rechtvaardigen.

Hele dossier lezen: hier.

Rechtbank 's-Gravenhage 14 september 2011, HA ZA 08-3416 (Crocs tegen Van den Oetelaar)

Met dank aan Casper Brouwers, TRC Advocaten.

In de welbekende Crocs-serie: zoekopdracht. Modelrecht op Crocs. Bewijs middels foto's kan onvoldoende zijn. Kosten in wrakingsprocedure vergoed.

De advocaat in deze benadrukt het belang van het ter zitting tonen van de werken / objecten zelve. Verder is deze uitspraak formeelrechtelijk voor meer rechtsgebieden van belang gezien de uitspraak gezien het meenemen van de kosten van de wrakingsprocedure (r.o. 4.22 en 4.23). Het duidt verhelderend de positie van de wrakingsprocedure en de daarbij betrokken partijen binnen de bodemprocedure aan.

Betreft het bewijs middels kwalitatief mindere foto's van de gepretendeerd inbreukmakende producten: De overeenstemmende kenmerken zijn in de afbeeldingen weliswaar aanwijzbaar, maar door de matige beeldkwaliteit en door de ingenomen gezichtshoek zijn niet alle kenmerken kenbaar, volgt dat de rechter niet anders kan oordelen dan: onvoldoende onderbouwing van overeenstemmend totaalbeeld. Proceskosten in wrakingsprocedure, ondanks dat Van den Oetelaar geen partij was, wel vergoed. Zij was door de rechtbank daartoe opgeroepen en het is niet onredelijk of onevenredig hiervan gebruik te maken.

4.6. Om de door Van den Oetelaar aangeboden schoenen in beeld te brengen heeft Crocs alle in beslag genomen schoenen laten fotograferen en er een uniek nummer aan toegekend. Inclusief 32 losse schoenen betreft het 390 nummers. Een bundel met 390 kleurenprints is door Crocs aan de rechtbank en haar wederpartij toegezonden. De digitale bestanden zijn niet verstekt. (...)

4.7. Crocs heeft geen fysieke exemplaren van de onder Van den Oetelaar in beslag genomen schoenen getoond of overlegd. Ter zitting heeft Crocs zich bediend, naast een pleitnotite, van een drietal ter zitting overhandigde hand-outs, bestaande uit een selectie van de overlegde kleurenprints, een verdeling van de schoenen in groepen van volgens Crocs overeenstemmende schoenen en als toelichting op een aantal van die groepen een overzicht van het voldoen van de schoenen uit die groep aan 13 door Crocs genoemde kenmerken.

Proceskosten wraking 4.22. Crocs heeft de kostenopgave betwist voor zover deze ziet op de wrakingsprocedure. Zij stelt dat deze kosten vallen onder het regime van artikel 1019h Rv en niet in de hoofdzaak gevorderd kunnen worden. De Wederpartij is geen partij in de wrakingsprocedure. Crocs voert ten slotte aan dat de regeling van artikel 1019h Rv een uitzondering is op de gewone regeling voor de toedeling van proceskosten en enkel geldt ten aan zien van de in titel 15 Rv genoemde rechten.

Deelname wrakingsprocedure niet onredelijk / onevenredig 4.23. De onderhavige zaak is aan te merken als een IE-zaak in de zin van artikel 1019h Rv. Nu Van den Oetelaar is aan te merken als de in het gelijk gestelde partij kan hij aanspraak maken op vergoeding van de volledige kosten verbonden aan het voeren van die procedure voor zover deze redelijke en evenredig zijn. De wraking was verbonden aan de onderhavige procedure. Van den Oetelaar was in de wraking geen partij in formele zin maar was wel gerechtigd om in die wraking gehoord te worden. Hij is daartoe door deze rechtbank ook opgeroepen en hij heeft daarvan gebruik gemaakt. dat Van den Oetelaar daarvoor heeft gekozen was niet onredelijk of onevenredig. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de volledige proceskosten in dit geval ook de kosten in verband met de wraking omvatten. Het volledige door Van den Oetelaar gevorderde bedrag zal daarom worden toegewezen nu de specificatie overigens niet is betwist. Nu Van den Oetelaar dat gevorderd heeft zal de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorbaat worden verklaard.

Lees het vonnis hier (pdf / opgeschoonde pdf)

Vzr. Rechtbank 's-Hertogenbosch 14 september 2011, KG ZA 11-545 (China Commodities International B.V. tegen Spaendonck Sport h.o.d.n. Tri-Tennis the Netherlands)

Met dank aan Marjolein Driessen, Legaltree.

Modelrecht. Gemeenschapsmodel van een tennis oefenwand 99874-0001.

Geschiedenis: Een product de TennisPartner werd vervaardigd, maar verhandeling werd (wegens niet-succesvol gebleken) gestaakt door B.A.T. sports. Van Spaendonck heeft destijds de gehele voorraad opgekocht en zelfstandig doorverkocht. Toen het product niet verder meer te verkrijgen was, heeft hij de oefenwand doorontwikkeld, aangepast en voorzien van een moderne vormgeving en tevens geregistreerd. Na contact met bestuurder van China Commodities, internationaal uitrollen en productie is China is nooit van de grond gekomen. China Commodities heeft wel de BoomBoom Tennis wall op de markt gebracht.

Uitkomst: Inbreuk op een geregistreerd Gemeenschapsmodelrecht met betrekking tot een tennis oefenwand (de Tri-tennis oefenwand, zie: www.tri-tennis.com) met een Europees verbod, en afwijzing van vorderingen (in conventie) m.b.t. een zogenaamd wapperverbod.
 
Nevenvorderingen: schriftelijke opgave van verkoop/bestelt en betrokken partijen, openbaarmaking middels websites (specifiek: boomboomtennisswall.com, alibaba.com en campingsportdewit.nl), rectificatie aan (potentiële) afnemers in binnen- en buitenland en twee maanden op site, afgifte voorraad. veroordeling in proceskosten

In reconventie 4.3. Voorts staat vast dat China Commodities dit model klakkeloos heeft overgenomen en dat de BoomBoom Tennis Wall een exacte kopie is van de tri-tennis wand.

In conventie 4.13. De voorzieningenrechter stelt voorop dat China Commodities met haar vordering de wereld op zijn kop tracht te zetten. Terwijl zij nog in overleg was met Van Spaendonck trof zij al voorbereidingen om het product van Van Spaendonck goedkoop in China te laten produceren. Toen de samenwerking niet doorging heeft China Commodities een getrouwe kopie van het product van Van Spaendonck op de markt gebracht. Terwijl niet is komen vast te staan dat Van Spaendonck zich voor heeft gedaan als “Jenny Koch” op het forum TROS RADAR, heeft B. tijdens de zitting erkend dat hij zich op datzelfde forum heeft voorgedaan als “Frank de Boer”.

4.14. Niet juist is dat Van Spaendonck alleen door middel van de rechter zijn modelrecht mag handhaven. Hij kan er ook voor kiezen om relaties van China Commodities erop te wijzen dat hem een modelrecht toekomt. Van Spaendonck heeft de onrust en verwarring die op de markt was ontstaan doordat China Commodities een exacte kopie op de markt heeft gebracht trachten te ontzenuwen. Dat kan hem niet worden verweten.

4.15. Evenmin is komen vast te staan dat Van Spaendonck misleidende recensies op de websites van afnemers van China Commodities heeft geplaatst. Van Spaendonck heeft dan ook niet onrechtmatig jegens China Commodities gehandeld en de vorderingen van China Commodities zullen dan ook worden afgewezen.

Rechtbank 's-Gravenhage 14 september 2011, HA ZA 09-2109 (Sun Garden GmbH tegen Garden Impressions B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Niels Mulder, DLA Piper. www.dlapiper.nl

Modelrecht. Gemeenschapsmodelrecht. Sun Garden is rechthebbende op model "Model 6051" Garden Impressions houdt zich bezig met handel in Tuinmeubilair en biedt "de Menorca" aan. Landgericht Düsseldorf oordeelt dat "de Menorca" inbreuk maakt op het modelrecht en heeft inbreukverbod en (grotendeels) nevenvorderingen toegewezen.

De reconventionele vordering van Garden Impressions is, na een serie lange overwegingen ex 87 GModVo en EEX-Vo niet-ontvankelijk (r.o. 4.14), verzoek prejudiciële vragen te stellen wordt (nog) niet concreet behandeld (4.18 en 4.19) standpunten t.a.v. de inbreukvraag dienen nader te worden toegelicht door partijen (r.o. 4.19), geen schorsing vanwege aanhangig zijnde nietigheidsprocedure bij het OHIM (r.o. 4.20), erkenning van de Duitse vonnissen wortdt aangehouden ex art. 53 lid 1 EEX-Vo (4.21)

4.14. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Garden Impressions niet in haar vordering tot nietigverklaring van Model 6051 kan worden ontvangen. De rechtbank zal daarom in deze procedure uitgaan van de geldigheid van dat model.

4.19. Naar het oordeel van de rechtbank kan het antwoord op de vraag naar de territoriale werking van de Duitse inbreukbeslissing evenmin (alleen) worden gevonden in de al dan niet toepasselijkheid van artikel 33 EEX-Vo. Ook hier geldt dat indien die beslissing in andere landen wordt erkend, de vraag blijft bestaan wat de territoriale reikwijdte is van de inbreukbeslissing in dat Duitse vonnis. Het antwoord op die vraag moet worden gevonden in de uitleg van artikel 83 lid 2 GModVo. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat daarover geen duidelijkheid en zouden prejudiciële vragen terzake gerechtvaardigd zijn. Voorwaarde voor het stellen van prejudiciële vragen is echter dat het antwoord op de vraag van belang is voor de beslissing van het onderhavige geschil. Dat is alleen aan de orde indien de rechtbank terzake van de inbreukvraag tot een ander oordeel zou komen dan de Duitse rechter. De rechtbank ziet daarom aanleiding alvorens verder te beslissen de zaak te verwijzen naar de rol voor het bepalen van een datum van een comparitie van partijen waar partijen hun standpunten ten aanzien van de inbreukvraag nader kunnen toelichten, zodat de rechtbank zich omtrent de inbreukvraag een oordeel kan vormen.

Schorsingsverzoek 4.20. Garden Impressions heeft verzocht om schorsing van onderhavige procedure, al dan niet op grond van artikel 91 lid 2 GModVo. Naar zij stelt heeft haar raadsman op naam van diens kantoor hangende deze procedure een vordering tot nietigverklaring van Model 6051 bij het OHIM aanhangig gemaakt. Volgens Garden Impressions ligt het voor de hand dat het OHIM Model 6051 nietig zal verklaren en heeft zij belang bij schorsing gelet op het bepaalde in artikel 26 GModVo. Sun Garden heeft daartegen bezwaar gemaakt. De rechtbank ziet in het gesteld aanhangig zijn van een nietigheidsprocedure bij het OHIM (hetgeen niet met stukken is onderbouwd) geen aanleiding de onderhavige procedure die uitsluitend de inbreukvraag betreft, aan te houden.

Erkenning 4.21. De beslissing terzake de gevorderde erkenning van de Duitse vonnissen wordt eveneens aangehouden, teneinde Sun Garden in de gelegenheid te stellen de daarvoor vereiste documenten als bedoeld in artikel 53 lid 1 EEX-Vo in het geding te brengen, alsmede Nederlandse vertalingen van de Duitse vonnissen, waarom Garden Impressions heeft verzocht waarna Sun Garden heeft aangeboden deze in het geding te brengen.

Commentaar in't kort van Laura Bonnes, KienhuisHoving.

In de kwestie Apple / Samsung (Vrz. Rechtbank 's-Gravenhage 24 augustus 2011, IEF 10108 (Apple / Samsung)). heeft de rechtbank bepaald dat de beschermingsomvang van modellen die functioneel en minimalistisch zijn vormgegeven, kleiner is dan modellen die deze kenmerken ontberen (o.m. IEF 10108 r.o. 4.54) .  Een gewaagd oordeel? Vanuit juridisch dogmatisch oogpunt bekeken, is er namelijk nogal wat onduidelijk over hoe de geldigheid en de beschermingsomvang van dergelijke modellen moet worden bepaald. In deze bijdrage zal ik een paar onduidelijkheden en inconsistenties signaleren.

Uitsluiting van technisch geïndiceerde vormgeving
Bij de bepaling van de beschermingsomvang van functioneel vormgegeven modellen speelt allereerst de technische uitsluitingsgrond een rol (Artikel 8 lid 1 GemMoVo).  De arresten Philips/Remmington (HvJ EG 20 september 2007, IEF 4745).  en Lego (HvJ EG 14 september 2010 IEF 9083) claimen op dit gebied helderheid te verschaffen. Conform deze arresten dient bij de beoordeling van de mate van bescherming voor technisch geïndiceerde vormgeving (in het merken- en modellenrecht) de zogenaamde apparaatgerichte leer te worden toegepast. Deze leer houdt in dat vormgeving die uitsluitend technisch is bepaald nimmer voor bescherming in aanmerking komt. Hierbij is niet van belang of er andere technische vormen denkbaar zouden zijn die dezelfde oplossing bieden. Dit lijkt helder.

Nadere analyse van uitspraken waarin deze leer wordt toegepast doet de geclaimde helderheid al snel vervagen¹.  De feitelijke beoordeling blijkt vaak neer te komen op een resultaatgerichte aanpak, waarbij andere (technische) oplossingen in de beoordeling worden betrokken en vergeleken, om op basis hiervan tot de conclusie te komen dat in deze elementen best gevarieerd had kunnen worden en er derhalve geen sprake is van een vorm die uitsluitend door haar technische functie is bepaald. Hier wringt iets. Immers, als de apparaatgerichte leer troef is, moet ook de feitelijke toetsing van de modellen in casu apparaatgericht plaatsvinden en niet resultaatgericht zoals in voornoemde rechtspraak aan de orde was.

Vrijheid van de ontwerper 
In de wet wordt bepaald dat bij de bepaling van de beschermingsomvang en de geldigheid van een model rekening moet worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van een model (Artikel 6 lid 2 en 10 lid 2 GemMoVo).  De reikwijdte van deze bepaling is onduidelijk. Advocaat-Generaal P. Mengozzi overweegt in zijn conclusie in de Pepsico-kwestie (IEF 9650 o.v. 28-33) dat hiermee enkel beperkingen in de vrijheid van de ontwerper zijn bedoeld die worden opgelegd door de functie die het voortbrengsel vervult.

Bepaalde standaardkenmerken die de markt verwacht, maar niet technisch noodzakelijk zijn, kunnen niet worden beschouwd als beperkingen van de vrijheid van de ontwerper.[o.v. 32, met accent auteur] 

De A-G laat overigens achterwege hoe deze technische noodzakelijkheid moet worden bepaald: apparaat- of resultaatgericht.

Bovendien vraag ik mij af wat de A-G precies bedoelt. Een strikte uitleg van zijn woorden zou namelijk betekenen dat alleen die aspecten die technisch noodzakelijk zijn, de vrijheid van de ontwerper kunnen beperken en derhalve niet mogen worden betrokken bij de bepaling van geldigheid en de reikwijdte van de beschermingsomvang van een model. Dit lijkt niet logisch. Deze aspecten zijn immers al uitgesloten van bescherming als gevolg van de technische uitsluitingsgrond.

De technische uitsluitingsgrond versus de vrijheid van de ontwerper
Bovengenoemde uitleg van de woorden van de AG zou dus kunnen betekenen dat de technische uitsluitingsgrond en de ‘leer’ rond de vrijheid van de ontwerper vrijwel dezelfde materie uitsluiten van bescherming. Dit maakt één van beide bepalingen overbodig. Een andere uitleg ligt derhalve in de rede. Gedacht zou kunnen worden aan een constructie waarin alle, dus niet alleen voorwaarden die als gevolg van functie of techniek geïndiceerd zijn, randvoorwaarden waarmee de ontwerper zich geconfronteerd ziet, worden betrokken in de beoordeling van de mate van vrijheid van de ontwerper. Dit heeft tot gevolg dat in de reikwijdte van de beschermingsomvang dergelijke – niet uitsluitend technische – voorwaarden worden betrokken. Dit biedt minimalistische designs een (dunne) bescherming en geeft concurrenten de kans producten op de markt te brengen die aan de door de markt gestelde randvoorwaarden voldoen. Exact zoals de rechtbank Den Haag in Apple / Samsung voor ogen lijkt te hebben gehad.

Voor een uitvoerige dogmatische analyse van het bovenstaande biedt dit forum helaas geen plek. Stof tot nadenken biedt het hopelijk wel.

¹. Een en ander wordt overigens treffend weergegeven door Huydecoper in zijn bijdrage in de BIE van juni van dit jaar. Hof Den Haag 30 november 2010, BIE juni 2011, nr. 62 (Hansgrohe AG/ Tiger Nederland B.V.) met noot J.L.R.A. Huydecoper

Gerecht EU 9 september 2011, zaak T-10/08 (Kwang Yang Motor / OHMI - Honda Giken Kogyo)
Gerecht EU 9 september 2011, zaak T-11/08 (Kwang Yang Motor tegen OHMI - Honda Giken Kogyo)

Gemeenschapstekeningen of -modellen. Vernietigingsprocedure. Beroep door de houder van gemeenschapstekening of -model nr 000163290 0001 (afbeelding van een verbrandingsmotor) en 000163290 0002 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1337/2006-3 van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 8 oktober 2007 houdende vernietiging van de afwijzing door de nietigheidsafdeling van de door Honda Giken Kogyo ingestelde vordering tot nietigverklaring.

De zichtbare elementen zijn niet technisch bepaald ondanks de complexiteit van het product, geen algemene gelijke indruk. Vernietiging afgewezen

37 As appears from the representations of engines produced by the intervener during the proceedings before OHIM and the General Court, there are designs for internal combustion engines in varying shapes and configurations which differ considerably from those used in the challenged design. Internal combustion engines exist in a wide variety of shapes and combinations of components, as the informed user of such an engine, who has some knowledge of the relevant industrial sector, is aware. Those documents show, for example, that the fuel tank may also be placed on the lateral side of the engine rather than on the top, and that the air filter may also be positioned on the lateral or underside of the engine. Thus there are differences between the shapes of the components of an internal combustion engine and their arrangement, which shows the possibility of variations and differences in the design of internal combustion engines. It follows that the placement of those components is not dictated by functional requirements. Therefore, the general appearance of the visible features of the internal combustion engine is not determined by technical constraints. Since the positioning and shape of the components of an internal combustion engine are not limited by any particular technical necessity, the designer’s degree of creativity with respect to such internal combustion engines is not limited.

42 In that connection, it must be held that the Board of Appeal’s assessment is not vitiated by an error. The upper sides of the designs at issue are similar in appearance, both as regards the general shape of the internal combustion engines and as regards their components and their position. The front and lateral sides of the designs at issue are also similar. The filter cover, the fuel tank, the vent and the muffler cover are arranged in an identical manner in the designs at issue. The vent in the challenged design has a rounded shape with straight openings at the rear of the engine. The crescent or ‘c’ shaped fuel tank in the challenged design is almost identical to that in the earlier design and the fuel tank is situated in the same place in the designs at issue. Furthermore, the proportions, arrangements, layouts, sizes and shapes of the components of the internal combustion engine are almost identical in the designs at issue.

43 The shape, dimensions and arrangement of the various components of the internal combustion engine are more important than differences in details. The two designs at issue produce identical impressions on account of the shape and arrangement of their principal components and have the same basic structure.

44 The details relied on by the applicant cannot have any impact on the overall impression produced on an informed user by the two internal combustion engines represented by the designs at issue. An informed user will be guided by the basic structures alone and not by differences in the details, which do not produce different overall impressions on him.

Hof Leeuwarden 6 september 2011, LJN BR6832 (Esschert Design B.V. tegen S&S Import & Export B.V.)

In navolging van IEF 9120. Procesrecht. Auteursrecht. Incidentele vordering, nevengeschikt beroep op Gemeenschapsmodellenverordening, leidt tot processuele complicaties. Gedeeltelijke verwijzing naar het Hof 's-Gravenhage is mogelijk, echter dan zijn is er de onwenselijke situatie dat één en dezelfde zaak tegelijk voor twee hoven aanhangig is. Verwijzing wegens verknochtheid leidt tot (verdere) vertraging en hoe dan ook een onredelijke vertraging zodat de eiswijziging wegens strijd met de eisen van een goede procesorde wordt geweigerd.

7.  De toelaatbaarheid van een eiswijziging moet mede worden beoordeeld in het licht van de herstelfunctie van het hoger beroep. De grenzen van het toelaatbare worden echter overschreden, indien de eiswijziging in strijd is met de eisen van een goede procesorde.

8.  Uitbreiding van de grondslag van de vordering in hoger beroep met een nevengeschikt beroep op de Gemeenschapsmodellenverordening, leidt tot processuele complicaties. Voor zover gebaseerd op de Gemeenschapsmodellen¬verordening zou de zaak in hoger beroep - wegens onbevoegdheid van dit hof om kennis te nemen van op de Gemeenschaps¬modellenverordening gebaseerde vorderingen - moeten worden verwezen naar het gerechtshof te 's-Gravenhage, terwijl de zaak voor het overige ter beoordeling blijft van dit hof.

10. De na gedeeltelijke verwijzing ontstane, onwenselijke situatie dat één en dezelfde zaak tegelijk voor twee hoven aanhangig is, zou vervolgens kunnen worden opgelost door een vordering tot verwijzing wegens verknochtheid van de bij het gerechtshof te Leeuwarden aanhangige appel naar het gerechtshof te 's-Gravenhage. Zulks leidt echter tot (verdere) vertraging van het geding, terwijl de zaak bij het gerechtshof te Leeuwarden zich reeds in een vergevorderd stadium bevindt.

11.  Te meer daar het hier een kort geding betreft, leidt één en ander naar het oordeel van het hof hoe dan ook tot onredelijke vertraging, zodat de eiswijziging van [BV A] - voor zover de grondslag van de vordering wordt uitgebreid tot de Gemeenschapsmodellenverordening - wegens strijd met de eisen van een goede procesorde wordt geweigerd.

12.  Het hof wijst er voor alle duidelijkheid op dat het voorgaande er niet aan afdoet dat recht zal worden gedaan op de eis zoals geformuleerd in het petitum van de memorie van grieven, aangezien de eiswijziging voor het overige niet in strijd is met de eisen van een goede procesorde.

Rechtbank 's-Gravenhage 25 augustus 2011, KG ZA 11-847 (Qoncepts B.V. en X tegen Mercurius International B.V.)

Auteursrecht. Modelrecht werk-/woonschip (klik afbeelding voor vergroting). Stukgelopen Samenwerking.

Qoncepts en haar bestuurder X hebben auteursrechten en Gemeenschapsmodelrecht. Aan Mercurius hebben zij een licentie verstrekt voor de bouw en verkoop van Qrooz03. Een Demoschip QRooz04 dient ter promotie van bouw en verkoop.

Na problemen met een beoogde koper (schip voldeed niet aan specificaties) staakt Mercurius de betaling van verschuldigde licentieprijs. Het belang van het demogebruik van de Qrooz04 is daarmee misschien verminderd, maar niet vervallen.

Er valt uit de feiten af te leiden dat voornemen bestaat om meer schepen te bouwen, vordering toegewezen op basis van auteursrecht en gemeenschapsmodelrecht. Dwangsom van €250.000 voor ieder schip waarmee Mercurius dit verbod overtreedt. Tevens een rectificatie op de openingspagina van de website.

Qoncepts heeft nog belang bij gebruik van demoschip Qrooz04, met name voor promotionele doeleinden. Mercurius heeft echter de feitelijke zeggenschap en macht, daarom wordt steeds een verzoek minimaal één week te voren gedaan, op straffe van een dwangsom voor promotioneel gebruik.

Afgewezen wordt het gevorderde verbod tot reclame en gebruik van de naam Sharq of Qrooz, omdat geen afspraken zijn gemaakt en onrechtmatigheid niet nader gemotiveerd. Partijen dragen eigen proceskosten.

De beslissing 
(...) 5.2. gebiedt Mercurius Qoncepts B.V. met onmiddellijke ingang steeds op eerste verzoek, mits dat verzoek minimaal één week te voren wordt gedaan, gelegenheid te geven de Qrooz04 te gebruiken voor promotionele doeleinden, op straffe van een aan Qoncepts B.V. te betalen dwangsom van € 10.000 voor iedere keer of iedere dag, zulks ter keuze van Qoncepts B.V., dat Mercurius dit gebod niet nakomt, met een maximum van € 250.000; op de vorderingen van [X] tegen Mercurius:

Voornemen tot bouw 4.5. Uit de door Qoncepts overgelegde publicaties, in het bijzonder die op de website van Mercurius, moet worden afgeleid dat bij Mercurius inderdaad, zoals Qoncepts stelt, het voornemen bestaat of heeft bestaan om meer schepen te bouwen volgens het ontwerp van de reeds gebouwde. Dat volgt eveneens uit het krantenartikel waarvan, nu Mercurius niet anders heeft gesteld, moet worden aangenomen dat het de bestuurder van Mercurius juist heeft geciteerd. Met de door Mercurius gedane toezegging bij brief van 8 augustus 2011 hoeft Qoncepts geen genoegen te nemen. Deze toezegging is kennelijk pas gedaan onder druk van de reeds uitgebrachte dagvaarding. Bovendien stelt Mercurius zich op het – onjuiste – standpunt dat te bouwen schepen volgens het model van de Sharq Explorer en Sharq Traveller geen inbreuk zouden maken op de rechten van Qoncepts.

Auteursrecht & Gemeenschapsmodelrecht 4.7. Bij de beoordeling van de gestelde inbreuk op het auteursrecht en het Gemeenschapsmodelrecht gaat het echter om de totaalindrukken respectievelijk de algemene indruk. Wat betreft de gestelde inbreuk op het auteursrecht van [P] moet worden onderzocht of de Sharq Explorer en Sharq Traveller in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het ontwerp van [P] vertonen dat de totaalindrukken die de schepen maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de Sharq Explorer en Sharq Traveller als een zelfstandig werk kunnen worden aangemerkt (vergelijk H.R. 29 november 2002, LJN AE8456, Una Voce Particulare). Wat betreft de gestelde inbreuk op Gemeenschapsmodelrecht moet volgens artikel 10 GModVo worden onderzocht of de Sharq Explorer en Sharq Traveller een andere algemene indruk wekken dan het model, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Toetsend aan deze criteria moet voorshands met Qoncepts worden geoordeeld dat, ondanks de door Mercurius genoemde verschillen, sprake zou zijn van inbreuk indien Mercurius nieuwe schepen zou bouwen volgens het model van de Sharq Explorer en Sharq Traveller. Derhalve dreigt inbreuk.

Naam van schepen 4.10. De door Qoncepts gestelde afspraak over de naam waaronder de te bouwen schepen zouden worden verkocht zou moeten blijken uit de onder 2.3 en 2.4 genoemde overeenkomsten en uit de onder 2.9 weergegeven emailberichten. In de overeenkomsten is enige afspraak op dit punt niet te lezen. Qoncepts heeft ook geen specifieke passage aangewezen die de afspraak zou bevatten. Uit de emailberichten volgt evenmin enige overeenkomst. De gestelde onrechtmatigheid is niet nader gemotiveerd. De vorderingen onder C en D zijn niet toewijsbaar.

Belang Demogebruik 4.13. Niet is in te zien dat Qoncepts geen enkel belang meer zou hebben bij de gemaakte afspraak omdat zij nieuwe schepen bij een andere werf laat bouwen met gebruikmaking van een andere techniek voor het vervaardigen van de romp. Het belang van het demogebruik van de Qrooz04 is daarmee misschien verminderd, maar niet vervallen.

4.14. Voor verlenging van de termijn waarvoor de afspraak is gemaakt (tot eind 2011) bestaat geen rechtgrond. De vordering onder E dient in dat opzicht beperkt te worden toegewezen en voorts uitsluitend aan de contractspartij Qoncepts B.V.

De beslissing 
(...) 5.2. gebiedt Mercurius Qoncepts B.V. met onmiddellijke ingang steeds op eerste verzoek, mits dat verzoek minimaal één week te voren wordt gedaan, gelegenheid te geven de Qrooz04 te gebruiken voor promotionele doeleinden, op straffe van een aan Qoncepts B.V. te betalen dwangsom van € 10.000 voor iedere keer of iedere dag, zulks ter keuze van Qoncepts B.V., dat Mercurius dit gebod niet nakomt, met een maximum van € 250.000; op de vorderingen van [X] tegen Mercurius:

(...) 5.4. gebiedt Mercurius om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis en voor een periode van dertig dagen op de openingspagina van de website www.mercurius-group.nl en www.sharq-explorer.com een rectificatie te plaatsen, zodanig dat deze duidelijk leesbaar is bij het openen van de pagina, met daarin de volgende tekst:

‘Op bevel van de rechter delen wij het volgende mee. In verschillende uitingen hebben wij reclame gemaakt voor schepen van het type Sharq Traveller en Sharq Explorer. Deze schepen zijn gebouwd onder licentie van Qoncepts B.V. Wij hebben geen toestemming om meer schepen met dit ontwerp te bouwen dan de genoemde Sharq Traveller en Sharq Explorer. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.Qrooz.com.’

zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag dat Mercurius dit gebod niet nakomt, met een maximum van € 250.000;