Rechtspraak  

Rechtbank 's-Gravenhage 7 december 2011, HA ZA 10-2962 (Bodum AG/PI-Design AG tegen Ten Berg's Handelsmaatschappij B.V.)

Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Gemeenschapsmodelrecht. Bodemprocedure na IEF 8644 IEF 8486 en IEF 7220.

Bodum brengt sinds 2004 dubbelwandige glazen op de markt onder de merken ‘Pavina’ en ‘Bistro’. Zij is houdster van Gemeenschapsmodellen 206545-0002, 491303-0003, 627195-0002, 144027-0008. Ten Berg heeft een groothandel in tafel- en keukenartikelen en verhandelt sinds november 2009 double feeling isoglas-glazen.

De rechtbank is van oordeel dat de uiterlijke kenmerken van de glazen in belangrijke mate technisch zijn bepaald. Dat geldt voor vrijwel alle door Bodum genoemde kenmerken, die elkaar overigens in belangrijke mate overlappen. Zie citaten voor overeenstemmende elementen. De Ten Berg glazen wijken juist af op het punt waarin de creatieve keuzes van Bodum gezocht zouden moeten worden en waarin de speelruimte, gezien wat hiervoor is overwogen, beperkt is [red. zie inzet voor de beperkte keuze aan basisvormen voor een glas]. Er kan evenmin gesproken worden van slaafse nabootsing. Voor wat betreft het gemeenschapsmodellenrecht wordt de procedure aangehouden, omdat artikel 91 lid 1 GModVo bepaalt dat de procedure dient te worden geschorst als een vordering ex 81 en vordering tot nietigverklaring is ingesteld. Ten Berg moet zich onthouden van inbreuk op gemeenschapsmodelregistratie 627195-0002 en de rechtbank wijst de overige vorderingen af.

Auteursrecht
4.10. De keuze om het buiten- en het binnenglas uitsluitend aan de bovenzijde met elkaar te verbinden (kenmerk b) wordt ingegeven door enerzijds de noodzaak om de bovenzijde te voorzien van een rand die aan de mond gezet kan worden en anderzijds de eis contact tussen de beide wanden zoveel als mogelijk te vermijden voor het verkrijgen van een optimaal isolerend effect. De ‘soepele’ afronding van de bovenrand (kenmerk e) wordt eveneens ingegeven door de noodzaak van een rand die comfortabel en zonder gevaar voor verwonding aan de mond gezet kan worden.

4.13. Voor de plaatsing van een logo in spiegelbeeld op de onderzijde van het glas geldt eveneens dat dit deels technisch is bepaald. Ten Berg wijst er terecht op dat de gebruiker het logo in het algemeen zal waarnemen wanneer hij in het glas kijkt en dat het logo dus bij voorkeur in spiegelbeeld is afgebeeld. De plaatsing is daarnaast zodanig gebruikelijk dat ook daarin geen creatieve keuze schuilt.

4.14. Het door Bodum genoemde ‘zweefeffect’ (kenmerk j) is inherent aan het gebruik van een doorzichtige dubbele wand.

4.15. Van de door Bodum genoemde auteursrechtelijk beschermde trekken blijft aldus, zoals Ten Berg terecht stelt, slechts over de keuze van de vorm van het buiten- en binnenglas, waaronder tevens zijn te verstaan de onder f nog genoemde afgeronde hoeken. Die keuze wordt in theorie alleen beperkt door de eis dat het binnenglas past in het buitenglas en dat het binnenglas een vorm heeft die geschikt is om een inhoud te bevatten. De door Ten Berg genoemde basisvormen zijn dus zeker niet de enige vormen die in aanmerking komen. Voldoende duidelijk is echter dat de keuzevrijheid ten aanzien van de vorm in aanzienlijke mate verder wordt beperkt omdat vele vormen technisch gecompliceerd zijn en/of leiden tot aanzienlijk hogere productiekosten.

4.16. Mede om die reden is de door Ten Berg gekozen – naar Bodum niet bestrijdt - afwijkende basisvorm van het buitenglas van de Pavinaglazen niet van ondergeschikte betekenis, maar moet worden geoordeeld dat de Ten Berg glazen een andere totaalindruk wekken en dus geen inbreuk maken op dat werk. De Ten Berg glazen wijken juist af op het punt waarin de creatieve keuzes van Bodum gezocht zouden moeten worden en waarin de speelruimte, gezien wat hiervoor is overwogen, beperkt is. De afwijkende vorm van het buitenglas heeft voorts tot gevolg dat de wanden van de binnenglazen bij Ten Berg veel dichter langs de buitenwand lopen dan bij de Bodumglazen, waardoor de laatste wat “plomper” lijken. Voor het theeglas geldt daarbij bovendien dat het door Ten Berg gekozen afwijkende binnenglas (met een ronde in plaats van een min of meer rechte bodem) eveneens een andere totaalindruk oplevert. Deze afwijking blijkt – duidelijker dan op bovenstaande afbeeldingen – met name uit de door partijen gedeponeerde glazen.

Aan het voorgaande doet onvoldoende af dat zowel de Ten Berg als Bodum glazen de vrij triviale maatregel van afgeronde hoeken hebben.

Slaafse nabootsing
4.17. Evenmin kan worden geoordeeld dat Ten Berg de Bodumglazen slaafs heeft nagebootst. Uitgaande van een dubbelwandig glas ligt het ontwerp al in hoge mate vast. Van Ten Berg mag niet worden verlangd dat zij afstand neemt van het ontwerp van de Bodumglazen indien zij daarmee zou moeten inleveren op eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Uit het voorgaande vloeit voort dat dit al snel het geval zal zijn. De rechtbank is met Ten Berg van oordeel dat, daar waar zij zonder bezwaar afstand kon houden van de ontwerpen van Bodum, zij dat met de keuze voor de afwijkende basisvorm van het buiten- c.q. binnenglas in voldoende mate heeft gedaan. Het staat haar dan vrij gelijkende glazen op de markt te brengen. Dat is niet als onrechtmatig aan te merken, ook al zou Ten Berg profiteren van het succes van de Bodumglazen en ook al zou het publiek de glazen kunnen verwarren.

Gemeenschapsmodelrecht
4.18. Artikel 91 lid 1 GModVo bepaalt dat de rechtbank de procedure dient te schorsen indien een in artikel 81 GModVo bedoelde vordering is ingesteld en bij het Bureau al een vordering tot nietigverklaring is ingesteld, tenzij er bijzondere redenen zijn om de behandeling voort te zetten.

4.21. (...) Het vermoeden van rechtsgeldigheid kan geen reden zijn de procedure voort te zetten nu de rechtsgeldigheid wordt aangevochten in de procedure bij het Bureau.

4.22. Ook voor de Pavinamodellen van Bodum geldt dat de procedure dient te worden geschorst tot onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de modellen. Mocht Bodum blijken dat geen of niet tijdig beroep is ingesteld tegen de beslissingen van het Bureau, dan kan zij dat desgewenst bij akte aan de orde stellen.

Hof 's-Hertogenbosch 27 december 2011, LJN BU9749 (Goossens Meubelen B.V. tegen Montis Design B.V.)

Zie eerder hier. Auteursrecht. Internationaal Privaatrecht, conflictenrecht. Berner Conventie. Verval auteursrecht door gebrek instandhoudingsverklaring ex art. 21 lid 3 BTMW (oud); invloed Berner Conventie (beroep op S.J. Schaafsma, "Intellectuele eigendom in het conflictenrecht"; bewijslast land van oorsprong; beschermingsduur; inbreuk auteursrecht, slaafse nabootsing, bewijsopdracht

Montis is een Nederlandse meubelproducent. Door ontwerper is een fauteuil en een eetkamerstoel ontworpen, de Charly  en de Chaplin. Beiden met een internationaal modeldepot, maar zonder verlenging na vijf jaar of instandhoudingsverklaring. In 1990 zijn de rechten hierop aan Montis overgedragen. Appellante exploiteert een winkelketen en verkoopt de eetkamerstoel Beat. Na een uitgebreid arrest lijkt het auteursrecht in het land van oorsprong, Duitsland, te zijn verlopen waardoor geen auteursrechtinbreuk ná 2008 kan worden vastgesteld. Aldus, geen slaafse nabootsing. De bewijsopdracht wordt gewijzigd toegelaten: laat [Geintimeerde] toe bewijs te leveren dat de Charly voor het eerst is gepubliceerd op de meubelbeurs van Keulen in de zin van art. 3 lid 3 BC.

Het principaal appel omvat:
a) de invloed van de BC op het al dan niet vervallen zijn van het auteursrecht op de Charly in verband met het ontbreken van een instandhoudingsverklaring in de zin van art. 21 lid 3 BTMW (oud); zie r.o. 4.5.10 e.v.
b) de vraag of [Appellante] inbreuk maakt op het auteursrecht op de Charly/Chaplin indien er geen sprake is van verval daarvan; zie r.o. 4.9
c) de toelating van [Geïntimeerde] tot het leveren van bewijs zoals door de rechtbank in het bestreden tussenvonnis gedaan, er volgt een bewijsopdracht zie r.o. 4.8, 4.14 en dictum.

In citaten, waarbij het eerste deel interessant is voor IPR en conflictenrecht geïnteresseerden
Invloed BC op bestaan auteursrecht
4.5.10. De BC biedt voor werken van toegepaste kunst twee grondslagen voor bescherming. Enerzijds de bescherming die gelijk is aan de bescherming die wordt geboden aan de onderdanen in het land waar zij bescherming zoeken. In het onderhavige geval is deze aan de orde, omdat [Geintimeerde] weliswaar in Nederland is gevestigd en in Nederland bescherming zoekt, doch het object van bescherming ten aanzien waarvan zij bescherming zoekt voor het eerst in Duitsland gepubliceerd zou zijn, hetgeen in dit verband krachtens art. 5 lid 4 BC het relevante criterium is. In onderhavige kwestie houdt dit, bij een vervallen modeldepot, enkel auteursrechtelijke bescherming in indien een instandhoudingsverklaring is afgelegd. Anderzijds kan de auteur zich rechtstreeks beroepen op de minimumbescherming van art. 7 lid 4 BC, een beschermingsduur van minimaal 25 jaar. Aldus kan binnen Nederland, bij toepasselijkheid van de BC, voor de bescherming van werken van toegepaste kunst een beroep worden gedaan op auteursrechtelijke bescherming zonder formaliteiten gedurende de minimumbeschermingsduur van 25 jaar vanaf de vervaardiging van het werk.
Dit leidt het hof ook af uit het Cassina-arrest waarbij de Hoge Raad in de hiervoor geciteerde ro. 3.3.2 oordeelt dat het geldend maken van dit aan art. 7 lid 4 te ontlenen recht niet aan formaliteiten mag worden onderworpen. Met andere woorden: het ontbreken van een instandhoudingsverklaring kan gedurende 25 jaar na het vervaardigen van het werk niet aan een auteur, die een beroep toekomt op de BC, worden tegengeworpen.

4.5.11. Uit art. 7 lid 5 BC volgt dat het einde van de beschermingstermijn wordt bepaald door te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar volgend op de datum van vervaardiging. De stelling van [Appellante] dat de Charly reeds in 1980 is vervaardigd volgt het hof niet. Deze stelling is door [Geintimeerde] voldoende gemotiveerd betwist en kan niet alleen op grond van de overgelegde producties 3 en 4 bij pleidooi als vaststaand worden aangenomen. Volgens de stellingen van [Geintimeerde] is de Charly in januari 1983 gepubliceerd op de meubelbeurs in Keulen. Het hof leidt uit het voorgaande af dat de vervaardiging niet later dan in 1982 kan zijn geschied. Voor de Charly geldt daarom als aanvang van de beschermingstermijn 1 januari 1983. Deze termijn is 25 jaar later, dus op 1 januari 2008, geëindigd.

4.5.12. Op grond van het voorgaande genoot [Geintimeerde] - indien vast komt te staan dat het land van oorsprong van de Charly Duitsland is - tot 1 januari 2008 auteursrechtelijke bescherming op de Charly, maar na 1 januari 2008 niet meer. Dat het gaat om twee Nederlandse vennootschappen die een geschil hebben over een in Nederland gepleegde vermeende inbreuk doet daar niet aan af, nu het land van oorsprong van het werk leidend is voor de toepasselijkheid van de BC. Dat deze bescherming ruimer is dan de bescherming die een model- en auteursrechthebbende geniet aan wie geen beroep toekomt op de BC, levert geen verboden discriminatie op in de zin van art. 12 EG-verdrag (thans art. 18 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Een ongunstiger behandeling door een lidstaat van zijn eigen auteursrechthebbenden ten opzichte van buitenlandse auteursrechthebbenden, dan wel van werken van nationale oorsprong ten opzichte van werken van buitenlandse oorsprong, levert niet een door art. 18 VWEU verboden discriminatie op (vgl. HR 11 mei 2001, LJN AB1558, NJ 2002, 55, Vredestein, ro. 3.3.3). Het beroep van [Appellante] op het Tod’s arrest van het Europees Hof van Justitie (HvJEG 30 juni 2005, C-28/04, Tod’s/Heyraud) gaat niet op. Die zaak heeft immers betrekking op de omgekeerde situatie waarbij de auteur op grond van het reciprociteitsbeginsel minder bescherming zou toekomen dan de wetgeving van de lidstaat, waar bescherming wordt gezocht, biedt. Niet alleen in het voornoemde Tod’s arrest, maar ook in het Phil Collins-arrest (HvJEG 20 oktober 1993, C-92/92 en C-326/92, IER 1994, 91) heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat het reciprociteitsbeginsel van art. 2 lid 7 BC niet mag worden toegepast op werken uit een ander EU-land dan het land waar bescherming wordt gezocht. Daarop stuit eveneens de stelling van [Appellante] af dat de rechtbank een onjuiste uitleg zou hebben gegeven aan art. 2 van het Duitse Urheberrechtsgesetz in verband met de reciprociteitsregel.

4.5.13. Het voorgaande brengt mee dat grieven II en X slagen voor zover deze zien op de periode na 1 januari 2008 en niet slagen voor de periode daarvóór.

Auteursrecht
4.10. De slotsom van het voorgaande is dat, indien het land van oorsprong van de Charly Duitsland is, op de Charly vanaf het moment van vervaardiging tot 25 jaar na 1 januari 1983 auteursrecht heeft gerust. [Appellante] heeft in dat geval van april 2007 tot 1 januari 2008 met haar Beat inbreuk gemaakt op dit auteursrecht. Doordat het auteursrecht op de Charly vanaf dat moment is vervallen is er nadien geen sprake meer van auteursrechtinbreuk.

Slaafse nabootsing
Incidenteel appel auteursrecht Chaplin
4.12.2. [Geintimeerde] heeft geen belang bij haar incidentele grieven om de volgende reden. Indien de grieven zouden slagen brengt dat met zich mee dat het auteursrecht op de Chaplin zou zijn vereenzelvigd met het auteursrecht op de Charly en, gezien hetgeen hiervoor is overwogen in principaal appel, zou dit auteursrecht dan eveneens zijn vervallen op 1 januari 2008. Nu het hof in het principaal appel reeds heeft vastgesteld dat [Appellante] met haar Beat inbreuk maakt op het auteursrecht op de Charly in de periode van 5 april 2007 tot 1 januari 2008 - indien het land van oorspong van de Charly Duitsland is - komt [Geintimeerde] geen belang meer toe bij de behandeling van de incidentele grieven.

Principaal appel
4.13.5. Weliswaar zijn in de Beat elementen terug te vinden die ook in de Charly/Chaplin zijn gebruikt, maar de Beat verschilt daarnaast op een aantal punten. De kruisverbinding tussen de poten is niet aanwezig bij de Beat. De toevoeging van een horizontale naad en het weglaten van de doorlopende verticale naad op het zitkussen van de Beat geeft de indruk dat het zitkussen een los element vormt van de stoel. De armleuningen zijn een stuk rechter, de poten lopen recht naar beneden en de kromming van de rugleuning is minder elegant, waardoor de Beat minder elegant, minder gestileerd en plomper oogt dan de Charly/Chaplin. De Beat oogt ook eenvoudiger dan de Charly/Chaplin.

4.13.6. [Geintimeerde] stelt terecht dat de consument meestal niet de mogelijkheid heeft beide producten naast elkaar te bekijken. Door de genoemde verschillen en gelet op het gegeven dat er meerdere nabootsingen op de markt aanwezig zijn, is het hof van oordeel dat het publiek de Beat niet zal verwarren met de Charly/Chaplin. Bovendien zal het publiek bij het kopen van een (eetkamer)stoel ook belang hechten aan de voel- en tastzin en hoe een (eetkamer)stoel ‘zit’. De gebruikte buisconstructie in de Beat, de diepere zitting en het minder stevige binnenwerk (vulling) maakt dat de Beat niet alleen aanmerkelijk anders zit dan de Charly/Chaplin, maar bovendien ook anders aanvoelt.
Mede gelet op het uitgangspunt dat bij het ontbreken van bescherming op grond van auteursrecht nabootsing in beginsel vrij staat, houdt de Beat met genoemde verschillen voldoende afstand van de Charly/Chaplin en valt verwarringsgevaar bij het publiek niet te duchten.

4.13.7. Het voorgaande brengt mee dat er geen sprake is van ongeoorloofde slaafse nabootsing door [Appellante], waardoor [Appellante] ook niet onrechtmatig handelt jegens [Geintimeerde].

Slotsom - bewijsopdracht
4.14. Op grond van hetgeen hiervoor is geoordeeld in principaal appel zal het hof het bestreden tussenvonnis van de rechtbank vernietigen voor zover de bewijsopdracht mede betrekking heeft op de periode na 1 januari 2008 en voor wat betreft de formulering van de bewijsopdracht in het dictum van het bestreden vonnis. Op grond van art. 356 Rv en in het belang van een doelmatige afdoening zal het hof de zaak aan zich houden en [Geintimeerde] toelaten bewijs te leveren van haar stelling dat de Charly voor het eerst is gepubliceerd op de meubelbeurs van Keulen in de zin van art. 3 lid 3 BC.

4.15. Gelet op het tussen partijen gevoerde debat zal het hof partijen toelaten tussentijds cassatie in te stellen tegen dit tussenarrest.

Rechtbank ´s-Gravenhage 21 december 2011, HA ZA 09-3475 (GB-Trade B.V. tegen Edco Eindhoven B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Bas Berghuis van Woortman en Laurens Kamp, Simmons & Simmons.

In navolging van IEF 9529. Auteursrecht. Modellenrecht. Eiseres BD Trade stelt dat gedaagde Edco inbreuk maakt op haar auteurs- en gemeenschapsmodelrechten m.b.t. een houder voor navigatiesystemen (GPS Car Cushion, registratie 000889811-0001). De rechtbank volhardt bij hetgeen bij tussenvonnis van 6 april 2011 (hierna: het tussenvonnis) is overwogen en beslist.

Dictum: 3.1. beveelt Edco met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk
in de Gemeenschap op het Gemeenschapsmodel van GB-Trade, geregistreerd onder
inschrijvingsnummer 000889811-0001, te staken en gestaakt te houden;

3.2. beveelt Edco om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis al haar afnemers in de Gemeenschap schriftelijk te verzoeken de door hen van Edco afgenomen All Ride houders aan Edco te retourneren;
3.3. beveelt Edco om binnen twee kalendermaanden na betekening van dit vonnis alle teruggehaalde, bij Edco in voorraad zijnde en/of door een derde in opdracht van Edco in voorraad gehouden inbreukmakende navigatiehouders als bedoeld in het vonnis (hierna: inbreukmakende producten) op kosten van Edco te (doen) vernietigen in tegenwoordigheid van een door GB-Trade aan te wijzen persoon onder verstrekking van een officieel document van de vernietiging van deze producten aan de advocaat van GB-Trade; 
3.4. beveelt Edco om binnen twee kalendermaanden na betekening van dit vonnis aan GB-Trade een – door een registeraccountant gecontroleerde en geaccordeerde – volledige en juiste opgave aan de advocaat van GB-Trade te sturen houdende de namen en adressen van alle leveranciers en afnemers van de inbreukmakende producten, alsmede een volledige en nauwkeurige specificatie van de door haar verhandelde inbreukmakende producten, waaronder in ieder geval begrepen de aantallen verhandelde (gekocht, dan wel verkocht) inbreukmakende producten en de aan afnemers in rekening gebrachte verkoopprijzen, de inkoopprijzen en de interne kosten; 
3.5. bepaalt dat Edco voor iedere afzonderlijke overtreding van het bepaalde onder 3.1 tot en met 3.4, aan GB-Trade een dwangsom verbeurt van € 10.000,--, alsmede een dwangsom van € 5.000,-- voor iedere dag, dagdeel daaronder begrepen, dat de overtreding van ieder van deze veroordelingen door Edco zal voortduren, met een maximum van in totaal € 250.000,--; 
3.6. veroordeelt Edco tot betaling van schadevergoeding aan GB-Trade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, althans, zulks ter keuze van GB-Trade, afdracht aan GB-Trade van de door Edco ten gevolge van de inbreuk genoten nettowinst; 
3.7. veroordeelt Edco in de proceskosten aan de zijde van GB-Trade tot op heden begroot op € 23.015,05, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag van volledige betaling;

Rechtbank 's-Gravenhage 14 december 2011, HA ZA 10-2136 (Playgo c.s. tegen Trends2Com BVBA)

In navolging van tussenvonnis IEF 10187. Procesrecht: toepasselijk recht. Stukgelopen samenwerking. Douanemaatregelen treffen is onrechtmatige daad voor de gemeenschap. Beiden partijen in het ongelijk gesteld.

Voormalig agent en gemeenschappelijk merkhouder Trends2come laat douane zending speelgoed van voormalig leverancier (en ook gemeenschappelijk merkhouder) Playgo tegenhouden. Playgo Limited en Trends2Com verwijten elkaar over een weer dat de ander als deelgenoot ten aanzien van de gemeenschap geen toestemming heeft gevraagd voor handelingen ten aanzien van de gemeenschappelijk aan hen toebehorende Gemeenschapsmerken en -modellen. Partijen hebben bij gelijktijdig genomen akten gekozen voor de toepasselijkheid van het Nederlandse recht.

Trends2com is niet-ontvankelijk omdat zij niet ten behoeve van de gemeenschap procedeert. Playgo verkrijgt verklaring voor recht dat Trends2Com onrechtmatig heeft gehandeld door zonder toestemming douanemaatregelen te treffen. Beiden partijen worden in het ongelijk gesteld en de proceskosten worden gecompenseerd. Kosten van het incident worden eveneens bepaald.

Betreffende de gemeenschap ex 3:169/171 BW (...) het [gaat] Trends2Com niet om het procederen ten behoeve van de gemeenschap. De rechtbank komt daarmee tot de conclusie dat Trends2Com niet namens de gemeenschap optreedt noch mede namens de andere deelgenoot, Playgo Limited, maar uitsluitend namens zichzelf, waarmee zij niet-ontvankelijk in haar vorderingen is.

Verklaring van recht 2.13. Met deze conclusie ten aanzien van de niet-ontvankelijkheid van Trends2Com, resteren de vorderingen in conventie van Playgo c.s. tot verkrijging van een verklaring voor recht en betaling van schadevergoeding. Aan deze vorderingen hebben zij onder meer ten grondslag gelegd dat het vragen om douanemaatregelen zoals Trends2Com heeft gedaan jegens hen onrechtmatig is omdat Trends2Com niet bevoegd is om dergelijke handhavingsmaatregelen te treffen zonder de toestemming van Playgo Limited, die medeeigenaar van de Gemeenschapsmerken en -modellen is.

2.14 (...) Dat Trends2Com niet zonder instemming van Playgo Limited de douanemaatregelen had mogen treffen, leidt er toe dat Trends2Com door dat toch te doen onrechtmatig heeft gehandeld jegens Playgo c.s..

Onderbouwing grondslag
2.18. De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de conclusie dat tegenover de betwisting door Trends2Com van de aard en omvang van de schade, van de zijde van Playgo c.s. de stellingen die zij aan hun vordering ten grondslag hebben gelegd te weinig concreet en onvoldoende deugdelijk zijn onderbouwd. De rechtbank komt daarmee aan een bewijsopdracht niet toe, nog daargelaten dat van de zijde van Playgo c.s. geen voldoende concreet bewijsaanbod is gedaan. De vordering tot vergoeding van schade zal dan ook worden afgewezen. Proceskosten: In de omstandigheid dat Playgo c.s. enerzijds en Trends2Com anderzijds over en weer op belangrijke punten in het ongelijk zijn gesteld, ziet de rechtbank aanleiding om de proceskosten te compenseren, in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Hof 's-Gravenhage  13 december 2011, LJN BU8147(Slewe beheer B.V. en Bloom Holland B.V. tegen The Groove Garden)

Met dank aan Jacqueline Schaap, Klos Morel Vos & Schaap.

In navolging van IEF 8283. Auteursrecht op oversized model bloempot. Modelrecht: Niet meer dan een bloempot met verlichting erin [meer afbeeldingen in vonnis].

Slewe brengt sedert januari of februari 2003 onder de naam BLOOM!Pot een verlichte bloempot(houder) op de markt van (semi)transparant wit kunststof, in de vorm van een oversized model van de traditionele bloempot - hierna ook: BLOOM. Zij is tevens houdster van gemeenschapsmodel 000122189-0001. Sedert (medio) 2008 brengt The Groove Garden verlichte oversized bloempotten met een hoogte van 61, 47 en 33 cm en de subaanduidingen L, M en S op de markt - hierna ook: de GG-pot.

The Groove Garden bepleit dat dit een trend of stijl is die is ingezet in 2002 met de klassieke bloempot van (semi)transparante kunststof onder de naam VAS-ONE, het Hof gaat daaraan voorbij. Pas vanaf eind 2004 wordt de VAS-ONE met ingebouwde verlichting op de markt gebracht.

Auteursrecht Het hof is van oordeel dat de gekozen combinatie van de elementen vorm, materiaal en geïntegreerde verlichting voldoende is om aan de BLOOM een eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker te verlenen. Hieraan kan niet afdoen dat (een aantal van) de elementen op zichzelf reeds bekend (was)/waren en behoorde(n) tot het vormgevingserfgoed.

Inbreuk Er wordt, ondanks ietswat afwijkende maten, maar in dezelfde (semi)transparante kunstof en gelijke vormen, strijd met het auteursrecht aangenomen. Het grootste verschil is gelegen in de wijze van verlichting, maar die is technisch bepaald en komt niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking (stekker en verschillende kleuren). In onverlichte toestand is er tussen de potten geen verschil te zien (zie onder meer r.o. 19).

Modelrecht De rechtbank heeft, kort gezegd, overwogen dat de inschrijving niet meer openbaart dan een bloempot van transparant materiaal met een lamp erin en dat het model niet nieuw is omdat een verlichte bloempot (de VAS-ONE) al eerder was getoond in 2002. Het hof (onderverwijzing naar Grupo Promer/Pepsico, IEF 10374) is dan ook van oordeel dat ervan moet worden uitgegaan dat het model slechts een pot van transparant materiaal met daarin één of meer lichtbronnen openbaart en de geïnformeerde gebruiker daarvan (en niet van een pot met geïntegreerde verlichting met een dubbele bodem) moet uitgaan bij de vergelijking met de VAS-ONE en met de GG-pot. Er is geen modelrechtinbreuk.

Dictum: De nevenvorderingen worden deels toegewezen. Tot auteursrechtinbreuk wordt veroordeeld onder last van dwangsom van €2.000 per dag/product met een maximum van €250.000. De afbeeldingen van de bloempotten zullen van websites waarover The Groove Garden zeggenschap heeft, moeten worden verwijderd. Op straffe van €1.000 per website per dag met een maximum van €30.000. Met rectificatie en bijzondere rectificatie voor degene die orders of offertes hebben gevraagd onder last van €1.000 per dag met een maximum van €30.000. The Groove Garden wordt veroordeeld in de proceskosten in reconventie ad €13.800, en in principaal en incidenteel hoger beroep ad €20.260.

Trend/stijl 9. Voor zover The Groove Garden stelt dat diverse leveranciers sedert 2007 verlichte bloempotten op de markt brengen en er dus sprake is van een stijl of trend, gaat het hof daar als niet relevant aan voorbij, nu Slewe onbetwist heeft gesteld dat deze potten - door Slewe aangeduid als Slewe-klonen - pas op de markt zijn gekomen nadat de BLOOM in 2003 op de markt is gekomen en een succes is gebleken. Overigens is ook niet gesteld of gebleken dat deze potten al voor 2007 op de markt waren. The Groove Garden stelt dat zij pas medio 2007 onderzoek daarnaar heeft gedaan en heeft stukken overgelegd waaruit slechts gebruik vanaf 2008 valt af te leiden. Voor zover The Groove garden stelt dat het bestaan van een stijl of trend ook van belang is indien Slewe die stijl of trend gezet heeft, faalt die stelling. Voor het antwoord op de vraag of van een auteursrechtelijk beschermd werk sprake is, is niet relevant of bepaalde aspecten sinds het tot stand komen van het werk gebruikelijk zijn geworden doordat (aspecten van) het werk wordt(en) nagevolgd. Bepalend hiervoor is de situatie ten tijde van het tot stand komen van het voortbrengsel.

15. Wat betreft het door Slewe gestelde verschil door het ontbreken van de geïntegreerde verlichting in de VAS-ONE, heeft The Groove Garden gesteld dat de VAS-ONE getoond is met losse - niet geïntegreerde - verlichting. The Groove Garden stelt dat de VAS-ONE in 2002 getoond is zowel hangend als een lamp(enkap), als staand met daarin een bouwlamp (vergelijk productie 29 in eerste aanleg van Slewe). Slewe heeft erkend dat de VAS-ONE tijdens de beurs in Milaan in april 2002 op zijn kop hangend met een losse lamp, dus als een grote hanglamp, is getoond. Aldus is naar het oordeel van het hof niet een plantenpot getoond met daarin een (geïntegreerde) verlichting, maar een lampenkap in de vorm van een pot of vaas, waarbij de verlichting geen onderdeel uitmaakt van de vormgeving van de pot en niet bepalend is voor de totaalindruk die de pot maakt. Bij de BLOOM is de (geïntegreerde) verlichting juist essentieel voor de combinatie van elementen die bepalend is voor de totaalindruk. Dat de verlichting geen onderdeel uitmaakt van de vormgeving van de VAS-ONE geldt naar het oordeel van het hof ook indien deze - zoals The Groove Garden stelt en Slewe (in hoger beroep) betwist - al in 2002 staand met daarin een losse bouwlamp zou zijn getoond. De losse bouwlamp moet naar het oordeel van het hof ook in dat geval gezien worden als een los van het ontwerp staand presentatiemiddel (zoals boeken in een kast of een spot op een schilderij). Dit geldt te meer nu niet gemotiveerd betwist is dat de VAS-ONE door de aanwezigheid van de lamp haar functie als houder van planten/bomen (of andere voorwerpen) niet kan vervullen. Evenmin is gesteld of gebleken dat de VAS-ONE met een losse bouwlamp op de markt (te koop) is aangeboden.

16. Gelet op het bovenstaande moet naar het oordeel van het hof bij de beantwoording van de vraag of de BLOOM aan de VAS-ONE is ontleend worden uitgegaan van de VAS-ONE zonder verlichting. Dit verschil is voldoende om, afgezien van het verschil in vorm, te oordelen dat de BLOOM niet is ontleend aan de VAS-ONE. De verlichting is een essentieel onderdeel van de combinatie die bepalend is voor de totaalindruk die de BLOOM maakt en waardoor naar het oordeel van het hof de BLOOM een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Vergelijking BLOOM en GG-pot
19. De BLOOM, die links is afgebeeld, is 60 cm hoog en heeft een diameter (aan de bovenkant) van 66 cm. De GG-pot, die rechts is afgebeeld, is 61 cm hoog en heeft een diameter (aan de bovenkant van 67 cm. Ook de GG-pot is uitgevoerd in (semi) transparante kunststof. De vormen zijn gelijk. De 1cm verschil in hoogte en diameter is niet zichtbaar. Het belangrijkste verschil tussen de potten is gelegen in de wijze van verlichting. De overige door The Groove Garden genoemde verschillen, onder meer genoemd in punt 59 van de memorie van antwoord in incidenteel appel, zijn technisch bepaald (zoals de stekker bij de BLOOM) en/of niet relevant voor de auteursrechtelijke beoordeling (zoals de verschillende merknamen en de omstandigheid dat de BLOOM ook in andere kleuren wordt aangeboden) en/of zodanig ondergeschikt dat daardoor de totaalindruk niet verschilt (zoals de iets hogere (dubbele) bodem van de BLOOM of het gat in de bodem). In onverlichte toestand is er tussen de potten geen verschil te zien.

Beide potten hebben geïntegreerde verlichting. Bij de BLOOM is gekozen voor de inbouw van twee 230 volt spaarlampen die wit licht uitstralen, terwijl de GG-pot voorzien is van LED-verlichting in verschillende kleuren. Niet betwist is dat de LED-verlichting in de GGpot aldus kan worden ingesteld dat deze slechts wit licht, althans witgelijkend licht uitstraalt. De rechtbank heeft overwogen dat door de GG-pot geen inbreuk wordt gemaakt omdat deze door het verschil in verlichting (in verlichte toestand) een andere algemene indruk maakt dan de BLOOM. Het hof acht niet relevant dat de verlichting van de GG-pot een andere kleur of kleuren heeft. Dat is slechts het gevolg van een technische ingreep, die naar het oordeel van het hof niet afdoet aan de auteursrechtelijk relevante (door de auteursrechtelijke trekken bepaalde) totaalindrukken, ook niet in verlichte toestand. Dat laatste geldt ook voor het iets afwijkende lichteffect. Het hof is na het bekijken van de potten van oordeel dat het verschil in lichteffect (afgezien van de kleur ) slechts gering is. Bij beide potten neemt het effect naar boven toe af. De lichtbron is bij de GG-pot iets lager geplaatst en lijkt iets minder fel, terwijl het lichteffect het meest intens is op een iets lager punt en over een iets smallere strook dan bij de BLOOM. Deze verschillen zijn echter zo gering, zeker gelet op de overige, de totaalindruk bepalende, auteursrechtelijk beschermde combinatie van elementen van de BLOOM die ook in de GG-pot aanwezig is, dat zij niet leiden tot een andere totaalindruk.

Lees het arrest hier (LJN / schone pdf).

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 13 december 2011, KG ZA 11-1177 (Nozzad (UK) Ltd. tegen Alvern Media)

Onrechtmatig wapperen. Octrooirecht. Modelrecht. Wapperverbod.

Nozzad maakt haar bedrijf van het produceren van reclamedragende displayhouders (‘nozzle advertising units’) voor brandstofvulpistolen die worden gebruikt bij bezinepompen. Alvern c.s. is eveneens actief op het gebied van reclamemateriaal voor benzinepompstations. Alvern GmbH richt zich op de markten van de Duitstalige landen in Europa. Voor een groot aantal markten heeft Alvern GmbH haar intellectuele eigendomsrechten gelicentieerd aan lokale licentienemers, voor Nederland: Alvern B.V.. Alvern is houdster van octrooi EP 0 643 863 en een tweetal Beneluxmodellen.

Nozzad vraagt de rechter te bevelen om geen mededelingen aan derden te doen dat inbreuk wordt gemaakt op model- en/of octrooirechten.

De voorzieningenrechter meent dat het 'wapperen' niet onrechtmatig is geweest omdat Alvern c.s. had moeten begrijpen dat de displayhouder van Nozzad geen inbreuk maakt op haar octrooi. Het gaat hier om een 'pleitbaar geval'.

Het modelrecht heeft niet hetzelfde uiterlijk en dus, bij gebreke van enige betwisting, dient te worden uitgegaan van de stelling dat Alvern B.V. ten tijde van de sommatie wist, althans behoorde te weten, dat de displayhouder van Nozzad niet onder de beschermingsomvang van de beide Beneluxmodellen viel, zodat zij ter zake tegen beter weten in heeft gesommeerd, hetgeen voorshands onrechtmatig wordt geoordeeld (r.o. 4.19).

Er is een gevaar voor herhaling dat Alvern (potentiële) afnemers van Nozzad benadert, de verbodsvordering wordt toegewezen voor wat betreft de (mogelijke) inbreuk op de Benelux modelrechten. De nevenvorderingen (opgave namen en adressen relaties/rectificatiebrief/anti-suit injunction) worden afgewezen. Bovenstaande onder last van dwangsommen ad €20.000 per keer met een maximum van €250.000. Nozzad wordt veroordeeld in de kosten van Alvern GmbH ad €23.565,50, de kosten tussen Nozza en Alvern B.V. worden gecompenseerd.

4.9. Alvern c.s. heeft bij wijze van verweer van de verste strekking aangevoerd dat zij niet heeft ‘gewapperd’. Daarin wordt Alvern c.s. niet gevolgd. In het bijzonder de e-mail van Alvern B.V. van 30 maart 2011 waarin wordt aangegeven dat Alvern GmbH ‘als enige een rechtsgeldig patent bezit voor reclamehouders op tankpistolen’ en de niet mis te verstane boodschap dat ‘Alvern GmbH [mij] heeft bevestigd dat zij elke inbreuk op haar patent met alle mogelijke rechtsmiddelen zal afdwingen’ kan voorshands bezwaarlijk anders worden begrepen dan het wapperen met haar octrooirecht. Ook hier geldt dat niet bestreden is dat de geadresseerde van de e-mail het beroep op het octrooirecht mocht begrijpen als een beroep op EP 863. Aan Alvern GmbH kan worden toegegeven dat haar e-mail van 5 april 2011 duidelijk anders van toon is, doch mede in het licht van de stellige mededeling van haar licentienemer zijn de in die e-mail gekozen bewoordingen niettemin onvoldoende voor het oordeel dat zij niet heeft gewapperd. Naar voorlopig oordeel heeft Nozzad er namelijk terecht op gewezen dat in de e-mail wordt gesteld dat Alvern GmbH natuurlijk niet ‘would enforce all possible legal remedies’ tegen Shell, doch dat dit niet betekent dat er in het geheel niet tegen Shell zal worden opgetreden, laat staan tegen leveringen van Nozzad aan Shell. De dreiging van enige actie zijdens Alvern c.s. is daarmee blijven bestaan.

4.12. Volgens Nozzad wist Alvern c.s. althans behoorde zij te weten dat de displayhouder van Nozzad niet onder de beschermingsomvang van EP 863 valt. In dat verband heeft zij gesteld dat i) Alvern GmbH tijdens de oppositieprocedure nadrukkelijk afstand heeft gedaan van bescherming voor een displayhouder die voorzien is van een display dat uit een doorlopend vlak bestaat (zou zij dat niet gedaan hebben, dan zou het octrooi volgens Nozzad niet in stand zijn gebleven) en ii) dat de amendering van conclusie 1 van EP 863 het resultaat is van een schikking tussen Alvern GmbH en Nozzad met als insteek dat Nozzad’s (toenmalige) displayhouder buiten de beschermingsomvang van het octrooi zou worden gebracht.

4.16 Vervolgens is dan de vraag of Alvern c.s. anderszins wist althans had moeten begrijpen dat, naar Nozzad stelt, de displayhouder geen inbreuk maakt op EP 863. Dienaangaande overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Hoewel naar voorlopig oordeel van letterlijke inbreuk op het octrooi geen sprake is omdat het in de langsrichting gebogen draaglichaam van de displayhouder van Nozzad ten minste niet voldoet aan kenmerk m) inhoudende dat de platte bovenvlakken van een eerste gedeelte en een tweede gedeelte van het draaglichaam een gemeenschappelijke contactlijn (8) hebben teneinde een rand te vormen en een hoek met elkaar in te sluiten wanneer de inrichting aan het vulpistool (2) is bevestigd, kan voorshands niet gezegd worden dat Alvern c.s. ten tijde van de sommatie in redelijkheid niet heeft kunnen menen dat de displayhouder van Nozzad onder de beschermingsomvang van het octrooi zou vallen nu prima facie niet is uitgesloten dat de bodemrechter inbreuk in het equivalentiebereik zal aannemen; het gaat met andere
woorden om een ‘pleitbaar geval’.

4.18. De positie van Alvern B.V. is anders nu zij tevens een beroep heeft gedaan op de in r.o. 2.14. en 2.15. weergegeven Beneluxmodellen. 4.19. Nozzad heeft bij dagvaarding (paragrafen 30 t/m 50) omstandig gesteld waarom haar displayhouder geen inbreuk maakt op de modelrechten van Alvern GmbH. Alvern B.V. heeft die stellingen in het geheel niet gemotiveerd weersproken8, noch in de conclusie van antwoord noch ten pleidooie, zodat alleen al om die reden naar voorlopig oordeel van die stellingen is uit te gaan. Voorshands wordt met Nozzad dan ook aangenomen dat de Nozzad displayhouder niet het zelfde uiterlijk vertoont als de ingeschreven modellen van Alvern GmbH en bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt. Bij gebreke van enige betwisting ter zake dient bovendien te worden uitgegaan van de stelling dat Alvern B.V. ten tijde van de sommatie wist althans behoorde te weten dat de displayhouder van Nozzad niet onder de beschermingsomvang van de beide Beneluxmodellen viel, zodat zij ter zake tegen beter weten in heeft gesommeerd, hetgeen voorshands onrechtmatig wordt geoordeeld.

Gevaar voor herhaling? 
4.20. Aangezien Alvern B.V. volgens de stellingen van Nozzad niet heeft willen toezeggen zich van het benaderen van (potentiële) afnemers van Nozzad te zullen onthouden en uit het vorenstaande volgt dat zij dit in het verleden wel heeft gedaan, indachtig voorts dat beide partijen op dit moment beide dingen naar een Benelux-wijde opdracht voor de levering van displayhouders aan Shell, heeft Nozzad voldoende (spoedeisend) belang bij haar verbodsvordering, welke, mede gelet op het feit dat dit (naast Frankrijk) het werkgebied is waar Alvern B.V. actief is, kan worden toegewezen voor het grondgebied van de Benelux.

Nevenvorderingen 
4.21. Niet aannemelijk is geworden dat Nozzad, naast een op te leggen verbod, voldoende spoedeisend belang heeft bij de vorderingen sub 3 en 4 van het petitum. In dat verband is van belang dat Nozzad niet aannemelijk heeft gemaakt dat er buiten de in dit geding aan de orde zijnde kwesties, andere derden zijn aan wie Alvern B.V. onrechtmatige mededelingen heeft gedaan, zodat deze vorderingen dienen te worden afgewezen. Dat geldt ook voor het sub 5 van het petitum gevorderde, hetgeen in feite neerkomt op een ‘anti-suit injuction’. Ook indien deze vordering moet worden begrepen als alleen betrekking hebbend op (potentiële) afnemers van Nozzad (en niet op Nozzad zelf), zoals zij ter zitting heeft toegelicht, dient zij in de omstandigheden van dit geval als een niet proportionele en te vergaande maatregel te worden afgewezen.

Vzr. Rechtbank Utrecht 23 november 2011, LJN BU6248 (eiser tegen DHL Express en Staat der Nederlanden)

Informatieplicht in het douanerecht. Modelrechten op elektronica. Opheffing strafrechtelijk beslag.

Eiser drijft een webshop in elektronica-artikelen en heeft diverse artikelen uit China ingekocht. DHL is een logistieke dienstverlener. Tijdens een controle zijn door de douane goederen aangetroffen die mogelijk inbreuk maken op IE-rechten (modelrecht) van Nintendo, Apple, Intel en Microsoft. Daarvan is melding gemaakt bij de rechthebbenden, waarop zij binnen 10 werkdagen aan kunnen geven of zij hiertegen wensen te ageren.

Eiser is niet geïnformeerd over de status van deze zendingen en stelt Douane en DHL aansprakelijk wegens onrechtmatige (overheids)daad. DHL heeft eiser niet (juist) geïnformeerd over de reden van vertraging van de zendingen en afleverplaats / tijd. Douane heeft gericht de zendingen tegengehouden en had eiser moeten informeren conform het Handboek Douane (art. 6.14.4).

De door eiser gevorderde stukken worden in het geding gebracht door gedaagden, nu deze stukken wél in het bezit zijn, is vordering I onvoldoende onderbouwd.

Uit het vervoersrecht en de douanewetgeving volgt verder geen informatieplicht jegens de geadresseerde van de zending. Uit de omstandigheden blijkt dat eiser wel regelmatig is geïnformeerd over de status en redenen van vertraging. Nu blijkt dat alle goederen die zijn vrijgegeven al zijn bezorgd, valt er niets meer te bezorgen bij eiser en wordt de vordering tot bezorging afgewezen. Eiser is niet-ontvankelijk in kort geding tot opheffing van het strafrechtelijk beslag, omdat hiertoe een ander rechtsmiddel openstaat, namelijk een klaagschriftprocedure ex art. 552a Sv.

Eiser wordt veroordeeld in de kosten aan de zijde van DHL en Staat, beiden begroot op €1.376.

Informatieverstrekking
4.2. (...) Ter mondelinge behandeling heeft de advocaat van [eiser] opgemerkt dat dit de stukken zijn waar [eiser] om heeft verzocht. De voorzieningenrechter gaat er daarom vanuit dat met deze informatie reeds aan het gevorderde onder I is voldaan. Mocht de overgelegde informatie toch niet volledig zijn, dan had het – mede gelet op het feit dat alle stukken vóór de mondelinge behandeling aan de advocaat van [eiser] zijn toegestuurd en [eiser] ook tijdens de schorsing van de mondelinge behandeling de mogelijkheid heeft gehad om de stukken te bekijken – op de weg van [eiser] gelegen zich daarop te beroepen. Nu hij dat niet heeft gedaan, heeft [eiser] zijn belang bij de vordering onder I onvoldoende onderbouwd, zodat deze vordering reeds om die reden moet worden afgewezen.

4.3.  Verder acht de voorzieningenrechter in dit verband van belang dat DHL Express en de Staat gemotiveerd hebben aangevoerd dat in het vervoersrecht respectievelijk de douanewetgeving geen informatieplicht jegens de geadresseerde van een zending is opgenomen. [eiser] heeft dit niet bestreden, maar gesteld dat DHL Express en de Staat hem desalniettemin over de status van de zendingen hadden behoren te informeren. De voorzieningenrechter overweegt dienaangaande als volgt. Uit hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is kan onder omstandigheden mogelijk worden afgeleid dat de Douane en/of een vervoerder de geadresseerde moet(en) informeren over de status van een zending. In de onderhavige kwestie blijkt uit alle overgelegde stukken en ingenomen stellingen dat dit ook is gebeurd. Op regelmatige basis heeft [eiser] namelijk contact gehad met DHL Express en de Douane en daarbij zijn de status van de zendingen en redenen van de vertraging aan de orde gekomen. (...) Waarom - ondanks dit alles - door DHL Express en/of de Douane onrechtmatig is gehandeld, is door [eiser] niet nader gemotiveerd onderbouwd, zodat ook het vorenstaande ertoe leidt dat de vordering onder I moet worden afgewezen. Dat de gehele gang van zaken [eiser] niet beviel en hem de wanhoop nabij was, maakt dit oordeel niet anders.

4.4.  De verwijzing van [eiser] naar het Douane handboek, en meer specifiek artikel 6.14.4. hieruit, is door de voorzieningenrechter niet in de beoordeling betrokken. Redengevend hiervoor is dat dit handboek niet is overgelegd en door de Staat gemotiveerd is bestwist dat in dat handboek de door [eiser] gestelde informatieplicht is te lezen.

Bezorging goederen
4.6.  Daar komt nog bij dat als onweersproken gesteld vaststaat dat alle goederen uit zendingen (...) inmiddels bij [eiser] zijn bezorgd of door hem zijn opgehaald. Met andere woorden: er zijn geen (niet tegengehouden) goederen die op dit moment nog bezorgd kunnen worden. Mocht dit anders zijn, dan had het op de weg van [eiser] gelegen om - mede aan de hand van de door DHL Express en de Staat overgelegde stukken en ingenomen stellingen - gemotiveerd te onderbouwen welke (niet tegengehouden) goederen nog niet zijn bezorgd/opgehaald.

Opheffing strafrechtelijk beslag
4.8.  Ten aanzien van de vordering tot opheffing van de beslagen heeft de Staat terecht aangevoerd dat [eiser] niet-ontvankelijk is, omdat daartoe voor hem de klaagschrift-procedure als bedoeld in artikel 552a Sv openstaat. Het is onverenigbaar met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken dat de voorzieningenrechter vooruitlopend op de behandeling door de raadkamer in strafzaken oordeelt over de rechtmatigheid van een beslag. Voor toewijzing van een vordering tot opheffing van een strafrechtelijk beslag, zoals hier aan de orde, kan daarom slechts sprake zijn in zeer uitzonderlijke of buitengewoon spoedeisende omstandigheden. Van dergelijke omstandigheden is in deze zaak echter onvoldoende gebleken. [eiser] is dan ook niet-ontvankelijk in zijn vordering onder III.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 2 november 2011, KG ZA 11-1288 (Alcomij B.V. tegen KG Systems B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Maarten Haak, Hoogenraad & Haak | advertising + ip advocaten.

Auteursrecht en niet-ingeschreven modelrechten hoekprofiel. Zowel Alcomij en KG Systems houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verhandeling van metalen producten voor de glastuinbouw, waaronder aluminium containers, zoals de Moduline rolcontainer voor kweek van potplanten en automatisch transport binnen een kas. In juli 2011 heeft Alcomij voor het eerst een hoekprofiel aan het publiek gepresenteerd.

KG Systems heeft interesse getoond, maar tot samenwerking is het niet gekomen. In een twitterbericht van 31 oktober 2011 heeft KG aangekondigd een nieuw modelhoekstuk te presenteren tijdens de Hortifair 1-4 november te Amsterdam.

Alcomij heeft "met haar hoekstuk als eerste een nieuwe weg is ingeslagen en zij [kan] om die reden aanspraak maken op een ruime(re) bescherming" en "handelt KG Systems (...) onrechtmatig door (een aanzienlijk deel van) de niet-technisch bepaalde auteursrechtelijk beschermde trekken van het hoekstuk"

Er wordt auteursrechtelijke bescherming aangenomen, maar er is geen overeenstemmende totaalindruk, gelet op de beschermde trekken en waarbij in acht is genomen dat de vormgevingsvrijheid voor de producten in kwestie in aanzienlijke mate door functionele vereisten wordt beperkt. Veroordeelt Alcomij ad  1019h Rv in de proceskosten, aan de zijde van KG Systems tot op heden begroot op EUR 4.222,77.

4.4. Veronderstellenderwijs tot uitgangspunt nemend dat het hoekstuk van Alcomij auteursrechtelijk beschermd is en dat de auteursrechten bij Alcomij berusten, is naar voorlopig oordeel geen sprake van een voldoende overeenstemmende totaalindruk, gelet op de beschermde trekken en waarbij in acht is genomen dat de vormgevingsvrijheid voor de producten in kwestie in aanzienlijke mate door functionele vereisten wordt beperkt. De voorzieningenrechter constateert met KG Systems een aanzienlijk aantal in het oog springende verschillen: 
- het hoekstuk van KG Systems heeft in de onderste laag geen verdikte band, waardoor dat hoekstuk een (recht)hoekiger aanblik heeft dan het Alcomij-hoekstuk; 
- de zichtbare flappen in de middelste laag van het hoekstuk van Alcomij hebben elk een naad die ontbreekt in het hoekstuk van KG Systems;
- de afronding van de middelste laag van het hoekstuk van KG Systems heeft een aanzienlijk kleinere straal dan die van het Alcomij hoekstuk, waardoor het bovendien over een kleiner gebied is verbonden met het onderste gedeelte en ook op dit punt een (recht)hoekiger aanblik heeft; 
- de plaatsing van de schroeven wijkt af; 
- de op de hoekstukken aangebrachte bedrijfslogo’s verschillen, zowel qua inhoud als plaatsing, waarbij bovendien het logo van Alcomij in tegenstelling tot dat van KG Systems in reliëf zichtbaar is.

4.5. Dat het hoekstuk van KG Systems op onderdelen gelijkenis vertoont met het Alcomij-hoekstuk – zoals in de vormgeving van de bovenste laag, die bij beide hoekstukken een rechthoekige uitsparing laat zien, doordat beide hoekstukken in essentie het profiel van de wanddelen volgen en zichtbare overliggende flappen in de middelste laag hebben – is voorshands onvoldoende om tot een andersluidend oordeel te komen. Het volgen van het profiel van de wanddelen heeft een functionele achtergrond, getuige de – niet weersproken – stelling van KG Systems dat dit de hanteerbaarheid bevordert doordat minder gevaar bestaat voor het blijven haken aan uitstekende delen. De andere punten van overeenstemming zijn, in vergelijking met voormelde opvallende verschillen, niet van dien aard dat ze tot een overeenstemmende totaalindruk leiden.

4.6. Voor zover gegrond op het auteursrecht dienen de vorderingen van Alcomij te worden afgewezen. Het beroep van Alcomij op haar niet-geregistreerde Gemeenschapsmodelrecht, alsmede het beroep op slaafse nabootsing, treffen eenzelfde lot. Ook ten aanzien van deze grondslagen geldt dat de hoekstukken naar voorlopig oordeel te
weinig overeenstemmen om tot toewijzing van de vorderingen te komen.

Conclusie AG HvJ EU 8 november 2011, zaak C-488/10 (Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A. tegen Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.)

Modellenrecht. Moet een later model eerst nietig worden verklaard alvorens het gebruik van dit Model op basis van artikel 19 GModVo kan worden tegengegaan door de houder van het oudere model? Is daarbij het gedrag van de houder van het latere model relevant?

De AG concludeert dat een modelrechthouder een inbreukvordering kan instellen tegen een derde die een later ingeschreven modelrecht gebruikt, zonder daarvoor eerst een nietigheidsvordering in te stellen tegen het ingeschreven jongere model. Een andere oplossing werkt volgens de AG misbruik in de hand. De vraag staat los van de intentie van derde of varieert naargelang zijn gedrag.

Prejudiciële vragen: Strekt, in een procedure wegens inbreuk op het aan een ingeschreven gemeenschapsmodel verbonden uitsluitende recht, het recht om derden te beletten het te gebruiken als bedoeld in artikel 19, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen1 zich uit tot iedere derde die een ander model gebruikt dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, of valt een dergelijke derde die gebruik maakt van een later gemeenschapsmodel dat op zijn naam is ingeschreven, daar integendeel niet onder zolang dat model niet nietig wordt verklaard?

 

Staat het antwoord op de voorgaande vraag los van de intentie van de derde of varieert het naargelang zijn gedrag, waarbij bepalend is dat die derde het latere gemeenschapsmodel heeft aangevraagd en laten inschrijven nadat hij door de houder van het oudere gemeenschapsmodel buiten rechte ertoe was verzocht het in de handel brengen van een product te staken wegens inbreuk op de aan dat oudere model verbonden rechten?

 

Conclusie: 

31. Bij het maken van die keuze lijkt mij van doorslaggevende betekenis dat indien de houder van een ingeschreven model zou worden verplicht om, teneinde een inbreukprocedure tegen de houder van een later ingeschreven model te kunnen inleiden, eerst te verzoeken om nietigverklaring van het tweede model, het systeem daardoor ernstig zou kunnen worden ondermijnd.

32. Zoals gezien wordt een model namelijk, anders dan een merk of octrooi, zonder enige inhoudelijke controle ingeschreven. Dit houdt in dat indien iemand te kwader trouw inbreuk maakt op een ingeschreven model zonder zelf een model te hebben ingeschreven, en de houder van het ingeschreven model vervolgens dreigt een inbreukvordering in te stellen, de inbreukmaker onmiddellijk een model zou kunnen inschrijven en daarmee de houder van het oudere model dwingen het jongere model nietig te laten verklaren alvorens een inbreukvordering te kunnen instellen(12). Het tweede model zou zelfs kunnen worden ingeschreven nadat de inbreukvordering al is ingesteld. Daar komt nog bij dat ook nadat het „defensieve” model nietig is verklaard, in principe niets de inbreukmaker zou beletten een nieuw model in te schrijven dat iets afwijkt van het eerdere model, en dat te gebruiken om een vrijwel identiek product te blijven verhandelen.

34. Nog een factor ter ondersteuning van deze uitlegging – die naar mijn mening evenwel niet doorslaggevend is, al denkt verzoekster in het hoofdgeding daar anders over – kan worden gevonden in het feit dat artikel 19, lid 1, van de verordening in algemene zin bepaalt dat de houder van een ingeschreven model een inbreukvordering kan instellen tegen elke willekeurige „derde” die het ingeschreven model zonder zijn toestemming gebruikt. Geen uitdrukkelijke uitzondering is voorzien voor derden die op hun beurt een model hebben ingeschreven. Indien de wetgever een beschermingsbeginsel voor houders van jongere ingeschreven modellen had willen invoeren, zou hij daar wel uitdrukkelijk in hebben voorzien.

47. Deze mogelijkheid leidt ons tot een meer specifieke beschouwing van de tweede prejudiciële vraag, waarmee de verwijzende rechter, zoals gezien, vraagt of het specifieke gedrag van de houder van het tweede model relevant kan zijn voor het antwoord op de eerste vraag.

48. Een dergelijke uitlegging kan, hoe interessant ook, niet worden aanvaard. Indien namelijk in alle met de onderhavige zaak vergelijkbare gevallen de intentie van de verweerder moet worden onderzocht, of ook maar moet worden gecontroleerd of aan het geding een fase is voorafgegaan die verweerder heeft aangezet tot de „defensieve inschrijving”, zou dat een aanzienlijke complicatie met zich brengen voor een systeem dat de wetgever uitdrukkelijk eenvoudig en efficiënt heeft willen maken.

Conclusie AG:

Het recht om derden te beletten een ingeschreven model te gebruiken als bepaald in artikel 19, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 inzake gemeenschapsmodellen, kan ook worden uitgeoefend tegen een derde die een eigen, later ingeschreven model gebruikt. Daartoe is het niet noodzakelijk eerst de nietigverklaring van dit laatste model te verkrijgen.

De intentie van de derde alsook het feit dat deze het model al dan niet heeft ingeschreven na buiten rechte te zijn verzocht het in de handel brengen van zijn product te staken, zijn in dit verband irrelevant.”

Gerecht EU 16 december 2010, zaak T-513/09; Jose Manuel Baena Grupo SA v. OHIM/Herbert Neumann en Andoni Galdeano del Sel;

Ietswat ouder, nu is hoger beroep aangetekend tegen uitspraak van Gerecht EU met nummers C-101/11 en C-102/11. Modellenrecht. Nietigheidsprocedure. Ingeschreven gemeenschapsmodel betreft een zittend personage. "met de positie van het lichaam dat de indruk van enige irritatie geeft, gebogen naar voren, (...) eerdere model als een boos persoon, (...) het gevoel dat hij zal herinneren na het bekijken van de genoemde ontwerp"

Vordering tot nietigverklaring van een model wegens strijd met een ouder Gemeenschapsmerk. Gerecht oordeelt dat het latere model een andere algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker. 

Middelen en argumenten
a) Schending van artikel 25, sub b, van verordening (EG) nr. 6/20021 van de Raad en aanverwante artikelen 
Het Gerecht heeft ten onrechte verklaard dat het aan de orde zijnde model bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het oudere model waarop de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd. 
b) Schending van artikel 25, sub e, van verordening nr. 6/2002 en aanverwante artikelen 
Het Gerecht is nalatig geweest en heeft zich vergist bij de beoordeling van artikel 25, sub e, van deze verordening. 
c) Ontbreken van motivering van het bestreden arrest 
Het Gerecht heeft het bestreden arrest niet gemotiveerd en gerechtvaardigd en het heeft zijn bevoegdheden overschreden.

22 À cet égard, il y a lieu de souligner que, même si le créateur des dessins ou modèles comme ceux en cause jouit d’une importante liberté quant à la technique qu’il mettra en œuvre pour dessiner la silhouette, il n’en demeure pas moins que la différence dans l’expression du visage des deux silhouettes constitue une caractéristique fondamentale qui est gardée en mémoire par l’utilisateur averti, tel qu’il a correctement été défini par la chambre de recours.

23 En effet, cette expression, combinée avec la position du corps qui donne l’impression d’une certaine irritation en s’inclinant vers l’avant, amènera l’utilisateur averti à identifier le dessin ou modèle antérieur invoqué à l’appui de la demande en nullité comme un personnage énervé, impression qu’il gardera en mémoire après avoir visualisé ledit dessin ou modèle. En revanche, ainsi que le prétend la requérante, l’impression globale créée par le dessin ou modèle contesté n’est pas caractérisée par la manifestation d’un sentiment quelconque, que ce soit sur la base de l’expression du visage ou de la position du corps, qui est caractérisée par une inclinaison vers l’arrière.

24 La différence dans l’expression du visage apparaîtra clairement aux jeunes achetant des tee-shirts et des casquettes. Elle sera d’autant plus importante pour les enfants utilisant des autocollants pour personnaliser des objets, qui seront plus enclins encore à prêter une attention particulière aux sentiments dégagés par chaque personnage figurant sur un autocollant.