Merkenrecht  

Rechtbank 's-Gravenhage 18 april 2012, HA ZA 11-372 (Gaastra c.s. tegen X)

Sterk vergelijkbaar met andere Gaastra-jurisprudentie. Tussenvonnis met bewijsopdracht en bevel tot toesturen van alle beschikbare bewijsstukken.

Gaastra c.s. heeft geconstateerd dat er onder de namen ‘Ricardo’ of ‘Richard Vxxxxxxx’ namaak Gaastra en McGregor kleding op internet (via Marktplaats.nl en picturetrail.com) werd aangeboden. Gaastra c.s. draagt de bewijslast van haar gemotiveerde stelling dat X aan de onderzoeker van Goorts kleding uit de opslagboxen te koop heeft aangeboden.

X heeft verweer gevoerd dat de verklaringen van de handelaren bij wie namaak-Gaastra en -McGregorkleding is aangetroffen onbetrouwbaar zijn, omdat de handelaren mogelijk hun eigen leveranciers beschermen door de handelaar met het inmiddels inactieve telefoonnummer 06-XXXXXxXX als leverancier aan te wijzen.

Gaastra c.s. wordt toegestaan haar stellingen te bewijzen dat het telefoonnummer heeft geleid naar de opslagboxen van X. De rechter bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen.

4.5. X heeft daarnaast het verweer gevoerd dat uit het rapport van Goorts niet blijkt dat er vanuit de opslagboxen werd gehandeld in namaak Gaastra en McGregor kleding en dat de in 2.8 tot en met 2.10 weergegeven verklaringen van de handelaren bij wie namaak Gaastra en McGregor kleding is aangetroffen onbetrouwbaar zijn, omdat die mogelijk hun eigen leverancier(s) beschermen door de handelaar met het telefoonnummer 06-XXXXxXX als leverancier aan te wijzen. De rechtbank overweegt dat daar tegenover staat dat de webpagina www.picturetrail.com/kleding2009, waarin het bewuste telefoonnummer is vermeld, in meerdere verklaringen is genoemd als bron van aangetroffen namaak Gaastra en McGregor kleding, dat dat telefoonnummer de onderzoeker van Goorts heeft geleid naar de opslagboxen en dat uit de foto’s bij de verklaring van C blijkt dat er, na een beslag door de politie, in februari 2011 kleding voorzien van het Gaastra merk in opslagruimtes in Mini Opslag Twente aanwezig was. Uit dat beeldmateriaal blijkt evenwel niet dat er in februari 2011 ook kleding voorzien van de McGregor merken aanwezig was.

Uit't dictum: De rechtbank
- bepaalt dat, indien Gaastra c.s. het bewijs niet door getuigen wil leveren maar door overlegging van bewijsstukken en / of door een ander bewijsmiddel, Gaastra c.s. dit binnen twee weken na de datum van dit vonnis schriftelijk aan de rechtbank - ter attentie van de griffie van de sector civiel - en aan de wederpartij moet opgeven;
- bepaalt dat alle partijen – indien zij dat wensen – uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen;

HvJ EU 19 april 2012, zaak C-523/10 (Wintersteiger tegen Products 4U Sondermaschinenbau GmbH) - dossier

Prejudiciële vragen van het Oberster Gerichtshof, Oostenrijk.

Adwords, andere landcode-topniveaudomeinnamen en de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen.

Verkorte vraag: Volgens welke criteria moet worden bepaald of bij gebruik als AdWord van een merk van de staat van het gerecht op een website van een zoekmachine met een ander landcode-topniveaudomein dan dat van de staat van het gerecht, een bevoegdheid krachtens verordening Brussel I ontstaat?

Conclusie AG: Artikel 5 [Verordening Brussel I] dient aldus te worden uitgelegd dat, wanneer via het internet handelingen worden gesteld die een schending van een in een lidstaat ingeschreven nationaal merk kunnen vormen, de gerechten bevoegd zijn:
– van de lidstaat waar het merk is ingeschreven,
– en van de lidstaat waar de noodzakelijke middelen worden gebruikt om daadwerkelijk inbreuk te maken op een in een andere lidstaat ingeschreven merk.

Antwoord HvJ EU:
Artikel 5, punt 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat een geschil over een inbreuk op een in een lidstaat ingeschreven merk die zou bestaan in het gebruik door een adverteerder van een aan dat merk identiek trefwoord op de website van een zoekmachine die via een landgebonden topniveaudomeinnaam van een andere lidstaat opereert, aanhangig kan worden gemaakt bij de rechters van de lidstaat waar het merk is ingeschreven of bij de rechters van de lidstaat van de plaats waar de adverteerder is gevestigd.

Gehele vraagstelling: Moeten de woorden "plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen" in artikel 5, nr. 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 (hierna: "verordening Brussel I")1, wanneer van een in een andere lidstaat gevestigde persoon wordt beweerd dat hij inbreuk op een merk van de staat van het gerecht heeft gepleegd door gebruikmaking van een aan het merk gelijk trefwoord (AdWord) in een internetzoekmachine die haar diensten onder verschillende landcode-topniveaudomeinen aanbiedt, aldus worden uitgelegd:
1.1.    dat de bevoegdheid uitsluitend ontstaat wanneer het trefwoord wordt gebruikt op de website van de zoekmachine waarvan het topniveaudomein dat van de staat van het gerecht is;
1.2.    dat de bevoegdheid uitsluitend ontstaat wanneer de website van de zoekmachine waarop het trefwoord wordt gebruikt, in de staat van het gerecht kan worden geraadpleegd;
1.3.    dat voor de bevoegdheid vereist is dat naast de mogelijkheid om de website te raadplegen, aan andere eisen is voldaan?
2.    Indien de vraag onder punt 1.3 bevestigend wordt beantwoord:
Volgens welke criteria moet worden bepaald of bij gebruik als AdWord van een merk van de staat van het gerecht op een website van een zoekmachine met een ander landcode-topniveaudomein dan dat van de staat van het gerecht, een bevoegdheid krachtens artikel 5, nr. 3, van verordening Brussel I ontstaat?

D.J.G. Visser 'Kroniek van de Intellectuele Eigendom', NJB 13 april 2012, afl. 15 p. 1041-1049.

Filteren, blokkeren en afsluiten. Uploaden en downloaden. Afvullen, navullen en hervullen. Tablet-computers, bh’s met extra bandjes en altijd weer die spijkerbroeken en die kinderstoelen. Sleutelwoorden, kleuterfoto’s, flippo’s en de geïnformeerde gebruiker. Het merkenrecht is al volledig Europees. Het auteursrecht zit in een Europese stroomversnelling. Het modellenrecht kreeg zijn eerste uitspraken van het Europese Hof. In het octrooirecht discussieert men over de vestigingsplaats van een gemeenschappelijk octrooigerecht en over eerlijk, redelijk en niet-discriminerend licentiëren. De geschriftenbescherming lijkt nu echt verleden tijd.

Lees de gehele publicatie hier (directe pdf-link).

Rechtbank Arnhem 4 april 2012, LJN BW2444 (ABN Amro Commercial Finance (ACF) tegen de curator Kinzo Trading)

Als randvermelding. In navolging van IEF 9954. Pandrecht en het merkenrecht in faillissement. De vordering van ACF om de curator te veroordelen haar een bedrag te betalen in verband met haar pandrecht op het merkenrecht kan niet worden toegewezen, nu de algemene faillissementskosten nog niet bekend zijn. Ook overigens bestaat geen grond voor het opleggen van de verplichting tot onmiddellijke betaling van dit bedrag. Deze vordering zal worden afgewezen. ACF wordt veroordeeld in de kosten.

2.12.  De curator heeft zich voorts bij akte na tussenvonnis op het standpunt gesteld dat Pools recht van toepassing is op de vordering van Kinzo Trading op de Poolse fiscus en dat dit met zich mee zou brengen dat de vordering niet verpandbaar is. Dit standpunt behoeft, gelet op het voorgaande, verder geen bespreking meer.

2.13.  Samengevat leidt het voorgaande en hetgeen reeds in het tussenvonnis van 29 juni 2011 is beslist tot de volgende conclusie. De vordering van ACF te verklaren voor recht dat ACF als pandhouder haar recht van voorrang op het door de curator geïnde bedrag van de Poolse fiscus behoudt, waarbij zij de omslag van de algemene faillissementskosten over het geïnde bedrag tegen zich zal moeten laten gelden, zal worden afgewezen. De vordering van ACF om de curator te veroordelen haar een bedrag te betalen in verband met haar pandrecht op het merkenrecht kan niet worden toegewezen, nu de algemene faillissementskosten nog niet bekend zijn. Ook overigens bestaat geen grond voor het opleggen van de verplichting tot onmiddellijke betaling van dit bedrag. Deze vordering zal worden afgewezen.

2.14.  ACF wordt in het ongelijk gesteld en dient daarom de proceskosten te betalen. Onder die kosten vallen ook de kosten van de legal opinion, zoals deze in opdracht van de curator is opgesteld. De curator heeft van die kosten echter slechts de offerte en niet de factuur in het geding gebracht en ook overigens niet vermeld wat de legal opinion daadwerkelijk heeft gekost. De rechtbank zal hem die gelegenheid niet meer geven, nu het op de weg van de curator lag om de kosten van de legal opinion reeds in zijn akte te vermelden en te onderbouwen. Deze kosten worden dus niet meegenomen in de hierna te melden kostenveroordeling.

Meervoudige strafkamer Rechtbank Zutphen 10 april 2012, LJN BW1489 (drugshandel en 2 jaar voor vervalste merkproducten)

Strafrecht en IE. Chemicaliën, drugs en vervalste merkproducten. Rechtspraak.nl: Vrijspraak voor de ten laste gelegde overtreding van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Niet duidelijk is wat in de reguliere handel en met name bij het bedrijf van verdachte gebruikelijke hoeveelheden zijn en bij welke hoeveelheid verdachte rekening had moeten houden met de mogelijkheid van een verdachte transactie. De rechtbank acht wel bewezen de ten laste gelegde voorbereidingshandelingen in het kader van de Opiumwet, het voorhanden hebben van middelen vermeld op lijst I van de Opiumwet en het in voorraad hebben en te koop aanbieden van waren die voorzien zijn van de handelsnaam van een ander of het merk waarop een ander recht heeft.

Dictum: Opzettelijk in voorraad hebben en te koop aanbieden van waren die zelf of op hun verpakking valselijk zijn voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft, meermalen gepleegd;
(...) * veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) jaar;

HR 10 april 2012, LJN BV8242 conclusie AG Hofstee (In vereniging kleding met beeldmerken in voorraad hebben in een oude sporthal, de man wenkte ons binnen)

illustratie link businessinsider

Strafrecht en IE, strafoplegging. Als uitgangspunt heeft te gelden dat de waardering van de factoren die voor de strafoplegging van belang zijn, ook aan de feitenrechter in hoger beroep is voorbehouden en dat diens oordeel daaromtrent geen nadere motivering behoeft, tenzij de opgelegde straf verbazing wekt. De strafmotivering van het Hof is niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. De Hoge Raad volgt de conclusie van de AG: De middelen kunnen echter niet tot cassatie leiden. Het arrest wordt zonder motivering ex artikel 81 RO afgedaan.

Anekdotisch: Binnen in het gebouwtje troffen wij, verbalisanten, een oude sporthal met daarin veel dozen. Vervolgens keken wij, verbalisanten, wat er in de dozen zat. Wij, verbalisanten, zagen merkkleding van onder andere "Replay", "Gucci", "Armani"(...) Ik, verbalisant [verbalisant 1], fietste langs de toegangsdeur van genoemd gebouwtje. Ik, verbalisant [verbalisant 1], keek via het glas van de toegangsdeur het gebouwtje binnen. In het halletje zag ik, verbalisant [verbalisant 1], een manspersoon staan. Vervolgens wenkte de man ons om binnen te kijken. Ik, verbalisant [verbalisant 1], vroeg de man naar zijn naam.

Hof: De verdachte heeft samen met een ander kort gezegd vervalste merkkleding in voorraad gehad. Door zijn handelswijze heeft de verdachte niet alleen de reputatie, exclusiviteit en werfkracht van de merken aangetast, maar ook het vertrouwen beschaamd dat gesteld moet kunnen worden in de juiste vermelding van de naam van de rechthebbenden van de merken van de kleding en andere waren. Ook heeft de verdachte hiermee de rechthebbenden financieel nadeel berokkend.

16. De Politierechter heeft verzoeker veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar en een werkstraf voor de duur van 180 uren, subsidiair 90 dagen hechtenis. Het Hof heeft daar dus een schepje bovenop gedaan. Deze verhoging zal mijns inziens echter niet tot cassatie behoeven te leiden. Als uitgangspunt heeft immers te gelden dat de waardering van de factoren die voor de strafoplegging van belang zijn, ook aan de feitenrechter in hoger beroep is voorbehouden en dat diens oordeel daaromtrent geen nadere motivering behoeft, tenzij de opgelegde straf verbazing wekt.(3)

17. Gezien de strafmotivering van het Hof, wekt de door het Hof opgelegde straf bij mij geen verbazing. Daarbij komt dat het Hof in het bijzonder heeft overwogen dat een hogere voorwaardelijke gevangenisstraf alsmede een hogere werkstraf thans een passende en geboden reactie vormt, gelet op de ernst van het feit en de zeer grote hoeveelheid kleding die de verdachte in voorraad had.

Vzr. Rechtbank Alkmaar 12 april 2012, KG ZA 12-69 (Daalimpex c.s. tegen Blankendaal c.s.)

Uitspraak ingezonden door Lars Bakers, Bingh advocaten.

Merkenrecht. Non-usus. Rechtsverwerking. Na verkoop van Daalimpex en de overdracht van het beeldmerk van Daalimpex aan Kloosbeheer is het opnieuw geregistreerd en hernieuwd. Blankendaal heeft in een vooraankondiging een logo gebruik dat nagenoeg overeenkomt met het logo van Daalimpex.

Door Blankendaal c.s. is onder meer aangevoerd dat Daalimpex c.s. het merk niet (meer) daadwerkelijk gebruiken in de markt, maar dat er slechts sprake is van symbolisch gebruik, zodat er grond zou zijn om het merk als vervallen te beschouwen wegens het ontbreken van normaal gebruik.

De voorzieningenrechter dat er nog altijd daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van het logo, bijvoorbeeld op de pui van haar gebouw. Het verschil tussen het gedeponeerde merk en het gebruikte teken is slechts van ondergeschikte aard. Te meer nu onweersproken is gesteld dat de overheersende bestanddelen van het logo al meer dan 15 jaar worden gebruikt, is er sprake van visuele gelijkenis.

Geldige reden?
Ja... Voorts is door Blankendaal aangevoerd dat zij een geldige reden hebben om het teken (naar de voorzieningenrechter begrijpt: het logo zoals bedoeld onder 2.13) te gebruiken omdat dit teken al vanaf 1997 bij hen in gebruik is, zodat er sprake is van een ouder gebruiksrecht. Deze vennootschap is immers de opvolger van het onderdeel van het Daalimpex-concern dat niet aan Eimskip was verkocht. Door Blankendaal c.s. is voldoende aannemelijk gemaakt dat zij vanaf 1997 gebruik gemaakt heeft van het teken en dit gebruik ook na de aandelenoverdracht met toestemming van de toenmalige merkhouder heeft voortgezet.

Neen... Dit ligt anders voor het gebruik van de tweede gedaagde, deze vennootschap is na faillissement opgericht en is pas in 2011 actief gebruik is gaan maken van het van het merk van Kloosbeheer afgeleide logo. Ten aanzien van het tweede logo wordt die geldige reden niet aangenomen, omdat het gebruik van dat logo pas is aangevangen nadat Kloosbeheer de merkrechten uit het faillissement had overgenomen.

Tot slot wordt een beroep gedaan op de rechtsverwerking, aangezien Blankendaal c.s. het logo al langere tijd gebruikt en dit gebruik bekend was bij Daalimpex. Dat beroep wordt verworpen, zie geciteerde rechtsoverweging. Blankendaal c.s. dienen het gebruik te staken, onder last van een dwangsom, maar de rechter compenseert de proceskosten.

Tteken [gedaagde 1]

4.10 Voorts is door [gedaagden] aangevoerd dat zij een geldige reden hebben om het teken (naar de voorzieningenrechter begrijpt: het logo zoals bedoeld onder 2.13) te gebruiken omdat dit teken al vanaf 1997 bij hen in gebruik is, zodat er sprake is van een ouder gebruiksrecht. Door Kloosbeheer is dit betwist, stellende dat [gedaagden] van het oudere gebruik onvoldoende bewijs heeft bijgebracht. De voorzieningenrechter overweegt hieromtrent als volgt.

4.11 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hebben [gedaagden] in deze procedure voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een ouder gebruik van het onder 2.13 bedoelde logo voor [gedaagde 1]. Deze vennootschap is immers de opvolger van het onderdeel van het Daalimpex-concern dat niet door [naam 2] aan Eimskip was verkocht. Door [gedaagde 1]is voldoende aannemelijk gemaakt dat zij vanaf 1997 gebruik gemaakt heeft van het teken en dit gebruik ook na de aandelenoverdracht met toestemming van de toenmalige merkhouder heeft voortgezet. [naam 2] maakte derhalve al te goeder trouw gebruik van het logo voordat het merk door Kloosbeheer in 2009 werd vernieuwd.

4.12 Die vraag ziet derhalve ook op de onderhavige situatie met betrekking tot [gedaagde 1]. Nu (gelet op de vraagstelling door de Hoge Raad) op dit punt door de Europese harmonisatie van het merkenrecht blijkbaar onduidelijkheid bestaat omtrent de reikwijdte van het begrip 'geldige reden', kan in het kader van dit kort geding niet zonder meer geoordeeld worden dat [gedaagde 1], van wie voldoende aannemelijk is geworden dat zij het teken al sinds 1997 te goeder trouw in gebruik heeft, inbreuk maakt op het merkenrecht van Kloosbeheer. Om die reden zal de vordering voor zover ingesteld tegen [gedaagde 1]die het logo zoals bedoeld onder 2.13 gebruikt, worden afgewezen.

Teken [gedaagde 2]

4.13 Dit ligt anders voor het gebruik van het hierboven onder 2.11 weergegeven teken door [gedaagde 2]. Deze vennootschap is pas opgericht in 2009, na het faillissement en op basis van de stukken is voldoende aannemelijk geworden dat deze vennootschap pas in 2011 actief gebruik is gaan maken van het van het merk van Kloosbeheer afgeleide logo. Gegevens van eerder gebruik door [gedaagde 2] van haar eigen logo zijn niet in het geding gebracht noch is eerder gebruik anderszins gebleken. Ten aanzien van deze vennootschap is er derhalve geen sprake van een ouder gebruiksrecht, voorzover [Gedaagden] c.s dat bedoeld heeft te betogen, zodat er geen geldige reden is voor het geclaimde gebruik. Het verweer van [gedaagden] voor zover het ziet op het gebruik van het onder 2.11 bedoelde logo wordt dan ook verworpen.

4.14. Door Blankendaal c.s. is nog aangevoerd dat zij de logo's al langere tijd gebruikt en dat Daalimpex met het gebruik van de logo's door Blankendaal c.s. bekend was, maar dit gebruik gedoogd heeft, zodat zij thans niet alsnog verweer kan voeren tegen dit gebruik. Nu er voor het gebruik van het door Blankendaal Trade gebruikte logo een geldige reden wordt aangenomen heeft Blankendaal c.s. voor dat logo geen belang meer bij dit verwer. Voor zover het ziet op het gedogen van het gebruik van het door Blankendaal Coldstore gebruikte logo, heeft Blankendaal c.s. onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij het "Coldstore logo" al langere tijd gebruikt en dat Daalimpex dat zou hebben gedoogd, integendeel. Door Kloosbeheer is gesteld dat zij pas door de vooraankondiging, zoals hiervoor onder 2.11 weergegeven, ermee bekend is geraakt dat ook Blankendaal Coldstores een  van haar beeldmerk afgeleid logo gebruikt, hetgeen verwarringsgevaar oplevert. Daarbij heeft zij benadrukt dat het verwarringsgevaar zich door de publiciteit rond de nieuwe loods van Blankendaal c.s. en de vooraankondiging ook reeds heeft verwezenlijkt, omdat er al door meerdere klanten is gevraagd of de beide bedrijven bij elkaar horen.

Lees het vonnis hier (grosse KG ZA 12-69, LJN BW2166).

Op andere blogs:
Nederlandsch Octrooibureau (Gelijke logo’s, maar toch geen merkinbreuk)

Rechtbank 's-Gravenhage 11 april 2012, HA ZA 11-1155 (Cepia en UDI - X en Sigma ev)

Quasi-executiegeschil. Bestuurdersaansprakelijkheid bij IE-inbreuk en schending vonnis. Merkenrecht. Auteursrecht. Cepia heeft een speelgoedlijn ontwikkeld (onder meer) bestaande uit interactieve pluchen speelgoedhamsters, die onder de naam Zhu Zhu Pets (hierna: de Zhu Zhu Pet hamsters) op de markt worden gebracht. Cepia is houdster van twee Gemeenschapsmerken, een Gemeenschapsmodel en auteursrechthebbende ten aanzien van (bepaalde aspecten van) de aanduiding en/of het uiterlijk van de Zhu Zhu Pet hamsters. UDI is als licentienemer van Cepia gerechtigd Zhu Zhu Pet hamsters in de Benelux op de markt te brengen en om de daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten te handhaven. In supermarktvestigingen van Dirk van den Broek worden door Sigma geleverde namaak Zhu Zhu Pet hamsters aangeboden.

In kort geding is tegen Sigma verstek verleend en volgt veroordeling. In de onderliggende bodemprocedure wordt uitvoerbaarheid bij voorraad gevraagd van het onderliggende vonnis. De vordering wordt tegen de bestuurder (x) wordt afgewezen. Sigma wordt veroordeeld om elke inbreuk te staken en gestaakt te houden met een uitgebreid dictum rondom de nevenvordering van het zelfstandig onderzoek door een onafhankelijke (forensische accountant).

4.7. Het enkele feit dat [X] als de voor Sigma handelende persoon inbreuk heeft gemaakt op de rechten van Cepia c.s. of geen of onvoldoende gevolg heeft gegeven aan hetgeen waartoe Sigma is veroordeeld in het vonnis van 19 november 2011, is onvoldoende voor het aannemen van aansprakelijkheid van [X].

Op andere blogs:
Speelgoedrecht (Aansprakelijkheid bestuurder voor inbreuk intellectuele eigendomsrechten door vennootschap)
Wieringa

WIPO/M. Senftleben, Study on misappropriation of signs, CDIP/9/INF/5 ANNEX.

Deze studie verkent het begrip "publiek domein" in het merkenrecht. Hierin worden de huidige juridische constructies om bepaald merkgebruik toe te staan gepresenteerd. Er is een zes pagina's tellende executive summary. Waarin onder andere staat:

Trademark law offers different legal instruments to keep signs and certain forms of use free. 

Firstly, signs may be kept free by generally excluding them from registration and protection as trademarks, for instance, on the grounds that the sign is contrary to morality or public order, that it is not visually perceptible or incapable of graphical representation, or that the grant of trademark protection would amount to awarding exclusive rights to the product itself rather than protecting a source identifier attached to the product.  Exclusions of this kind have an absolute effect in the sense that the acquisition of trademark rights is generally impossible, even if the sign concerned is inherently distinctive or has acquired distinctive character as a result of use in trade.

Secondly, signs incapable of satisfying the basic protection requirement of distinctiveness remain free of trademark rights.  This second legal instrument has a less absolute effect, because the required distinctiveness may be obtained through use of the sign in the course of trade.  The obstacle to trademark registration and protection resulting from the requirement of distinctiveness can thus be overcome by marketing efforts presenting the sign concerned as a reference to one particular commercial origin to the consuming public.

Thirdly, it is to be considered that the grant of trademark protection does not give the trademark owner general control over the use of the protected sign.  Exclusive trademark rights are limited in several respects, particularly to use in the course of trade, use as a trademark and use that is likely to confuse consumers, dilute the distinctiveness or reputation of the trademark, or take unfair advantage of the trademark.  Even in the case of protection as a trademark, forms of use falling outside these protected areas remain free.  These inherent limits of trademark rights may become particularly relevant with regard to use for private, religious, cultural, educational or political purposes.

Fourthly, specific exceptions to trademark rights may be adopted at the national level to exempt certain forms of use that are deemed particularly important to satisfy domestic social, cultural or economic needs.  These exceptions must remain limited, and must take account of the legitimate interests of the trademark owner and third parties, such as consumers.

Lees de volledige 295 pagina's tellende ANNEX hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 6 april 2012, LJN BW1132 (Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest tegen Stichting Nederlands Symfonieorkest)

Uitspraak mede ingezonden door Marc de Boer, Boekx.

Rechtspraak.nl: Gedaagde (Nederlands Symfonieorkest) wordt veroordeeld om haar inbreuk op de merkrechten van eiseres (Nederlands Philharmonisch Orkest) met betrekking tot het gebruik van het teken NedSo te staken en gestaakt te houden. Voor het overige worden de vorderingen van eiseres afgewezen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat gedaagde met de volledige naam Nederlands Symfonieorkest geen inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van eiseres. Gedaagde kan het gebruik van de volledige naam evenmin worden verboden op grond van tussen partijen in 1996 gemaakte afspraken. Wel is de voorzieningenrechter van oordeel dat gedaagde met de afkorting NedSo op grond van artikel 20.2 lid 1 sub b BVIE inbreuk maakt op het merkrecht van eiseres. Met betrekking tot de afkorting geldt dat deze zodanig met het merk Nedpho van eiseres overeenstemt dat verwarring te duchten is. De vordering tegen het gebruik van de afkorting NedSo ligt derhalve voor toewijzing gereed.

Voor de vraag of uit de in dit verband overgelegde correspondentie kan worden begrepen dat tussen partijen was afgesproken dat gedaagde nimmer de naam Nederlands Symfonieorkest zou gaan gebruiken is een nader onderzoek naar de feiten nodig waarvoor een kort geding zich niet leent. Afbeelding: geneco.nl

2.2.  Eiseres is houdster van de volgende Benelux merkregistraties:

•  het woordmerk ‘NedPho’, met inschrijfnummer 0776698, van 17 augustus 2005, voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 41 voor onder meer ‘Magnetische gegevensdragers, reclame en het uitvoeren van muziek door een orkest’;

•  het woordmerk ‘NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST’, met inschrijfnummer 0157478, van 29 december 1987, voor waren en diensten in klasse 41 voor ‘het uitvoeren van muziek’.

3.1.  Eiseres vordert, samengevat, op straffe van dwangsommen gedaagde te gebieden:

Primair: om onmiddellijk na betekening van dit vonnis haar onrechtmatig handelen jegens eiseres te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen ieder gebruik van ‘NedSo’ en/of ‘Nederlands Symfonieorkest’ en ieder daarmee overeenstemmende uiting, en haar verplichtingen onder de met eiseres gemaakte afspraken na te komen.

Subsidiair: om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten en handelsnaamrechten van eiseres te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het gebruik van de domeinnaam www.nedso.nl, alsmede ieder ander gebruik van het teken ‘NedSo’ en/of ‘Nederlands Symfonie Orkest’ dan wel daarmee overeenstemmende tekens.

Eiseres heeft ten slotte gevorderd om gedaagde te veroordelen in de volledige proceskosten en om de termijn waarbinnen zij een bodemprocedure aanhangig zal dienen te maken te bepalen op zes maanden.

4.2.  Met betrekking tot het bevoegdheidsverweer overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Vaststaat dat, hoewel gedaagde is gevestigd in Enschede, zij in geheel Nederland en dus ook in Amsterdam, gebruik maakt van haar naam en afkorting. Het gestelde onrechtmatig handelen (vanwege het schenden van de gemaakte afspraken) en de gestelde inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten vindt dan ook onder meer in het arrondissement Amsterdam plaats. De voorzieningenrechter te Amsterdam is derhalve bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen.

4.4.  Gedaagde heeft met betrekking tot de door eiseres gestelde inbreuk op haar merkrecht allereerst aangevoerd dat de merken NedPho en Nederlands Philharmonisch Orkest als gevolg van hun beschrijvende karakter onderscheidend vermogen missen en daarom nietig zijn. Eiseres heeft dit bestreden en zich op het standpunt gesteld dat haar merknamen door inburgering alsnog onderscheidend vermogen hebben verkregen. Zij heeft ter onderbouwing van haar standpunt als productie 17 en verder stukken in het geding gebracht waaronder drukwerken, concertagenda’s en promotiemateriaal waaruit volgens haar blijkt dat haar merken bekende merken zijn (geworden) in de Benelux. Volgens eiseres heeft haar prominente rol binnen de Nederlandse muziekwereld, als hoofdbespeler van het internationaal beroemde Concertgebouw en als vast begeleidingsorkest van De Nederlandse Opera, haar bekendheid bezorgd die over de landsgrenzen heengaat. Gelet op dit gemotiveerde standpunt van eiseres kan voorshands niet worden uitgesloten dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat de merken van eiseres in de Benelux zijn ingeburgerd en een beroep op nietigheid van de merken niet zal slagen. In dit stadium wordt er dan ook vanuit gegaan dat er sprake is van twee geldige merken.

4.6. (..) Daarnaast is de voorzieningenrechter met gedaagde van oordeel dat de gemiddeld geïnformeerde consument van klassieke concerten ervan op de hoogte is dat een Philharmonisch- en Symfonieorkest vaak naast elkaar bestaan, hetgeen over de gehele wereld ook het geval is zoals blijkt uit de opsomming die gedaagde ter zitting heeft gegeven (waaronder Berliner Philharmoniker-Berliner Symphoniker, London Philharmonic Orchestra-London Symphony Orchestra en New York Philharmonic Orchestra-New York Symphony Orchestra). Ten slotte is in dit kader van belang dat gedaagde waar mogelijk als ondertitel van Nederlands Symfonieorkest ‘het orkest van het oosten’ gebruikt.

Van inbreuk op grond van artikel 2.20, lid 1 sub b BVIE is derhalve geen sprake.

4.7. (...) Zoals hiervoor onder 4.4 reeds is overwogen kan voorshands niet worden uitgesloten dat het merk Nederlands Philharmonisch Orkest bekendheid geniet in de Benelux, maar gedaagde heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een geldige reden voor het gebruik van de naam Nederlands Symfonieorkest heeft omdat zij de Engelse benaming reeds jaren in het buitenland gebruikt en onder deze naam ook cd’s op de Nederlands markt brengt. Daarnaast heeft gedaagde aannemelijk gemaakt dat de naam beter dan ‘het Orkest van het Oosten’ aansluit bij de ontwikkeling die zij thans doormaakt waaronder een uitbreiding van haar werkgebied. Verder heeft eiseres niet, althans onvoldoende, aannemelijk gemaakt dat met het gebruik van het teken Nederlands Symfonieorkest door gedaagde ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van eiseres.

Ook een inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE wordt derhalve niet aangenomen.

4.10.  Wel is de voorzieningenrechter van oordeel dat gedaagde met de afkorting NedSo op grond van artikel 20.2 lid 1 sub b BVIE inbreuk maakt op het merkrecht van eiseres.

Met betrekking tot deze afkorting geldt dat deze zodanig met het merk Nedpho van eiseres overeenstemt dat verwarring te duchten is. De vordering tegen het gebruik van de afkorting NedSo ligt derhalve voor toewijzing gereed.

Vzr. Rechtbank Breda 4 april 2012, LJN BW1041 (Pontifix BV tegen Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie)

Uitspraak mede ingezonden door Jan Smolders, Dohmen advocaten.

Algemeen dwangsommenrecht. Na IEF 10718 (Hof 's-Hertogenbosch): Hof is vooralsnog van oordeel dat de beroepspraktijk op commerciële wijze aan het rechtsverkeer heeft deelgenomen en dus in het kader van handelsnaamwet als onderneming kan worden aangemerkt. (Nader commentaar over het 'ondernemingsbegrip van de Hnw, IEF 10854).

In geschil: Tussen partijen is in geschil de executie van dwangsommen door gedaagden ten laste van Pontifix c.s.. Het verwijt houdt in dat inbreuk is gemaakt op het algemeen geformuleerde verbod. Dat daarvoor mogelijkheid bestaat volgt uit de woorden “met name” die voorafgaan aan de concretiseringen. Op grond van vaste rechtspraak betekent dit dat buiten twijfel dient te staan dat sprake is van een handelen als bedoeld in het verbod. Het vonnis verbiedt de "voortzetting".

Stellen / bewijzen: Gedaagden dragen de stelplicht en de bewijslast van de overtredingen; zij hebben niet gesteld dat eiser zelf informatie heeft verstrekt aan zoek-uw-bedrijf.nl en hierom voldoet zij niet aan de stelplicht. Het is niet aannemelijk gemaakt dat eiser is begonnen met informatieverstrekking met betrekking tot de bewuste namen en daarmee ook niets heeft voortgezet in de zin van het vonnis. De door gedaagden gelegde beslagen worden daarmee dus niet gerechtvaardigd en dat betekent dat deze worden opgeheven.

Proceskosten: het onderhavige executiegeschil over de tenuitvoerlegging van een verbod tot merkinbreuk valt onder het toepassingsgebied van de rechterlijke aanbeveling “Indicatietarieven in IE-zaken,”.

3.13. [gedaagden] dragen de stelplicht en bewijslast van overtredingen in een bodem executiegeschil. [gedaagden] hebben niet gesteld dat [eiser 2] zelf informatie heeft verstrekt of doen verstrekken aan “zoek-uw-bedrijf.nl”. Reeds hierom voldoen [gedaagden] niet aan hun stelplicht. Nu zij evenmin de stelling van Pontifix c.s. - dat zij in ieder geval geen informatie aan “zoek-uw-bedrijf.nl” hebben verstrekt - gemotiveerd hebben weer-sproken, dient het uitgangspunt in dit kort geding te zijn dat [eiser 2] dat ook niet heeft gedaan. Dat betekent dat niet aannemelijk is gemaakt dat [eiser 2] is begonnen met informatieverstrekking met betrekking tot de bewuste namen en daarmee dus ook niets heeft voortgezet in de zin van het vonnis. Uit het voorgaande volgt dat [gedaagden] onvoldoende feiten hebben gesteld die de nu gelegde beslagen rechtvaardigen. Dit betekent dat de vorderingen van Pontifix c.s. op de na te melden wijze zullen worden toegewezen.

3.14. De primaire vorderingen sub 1 en 2 zullen worden toegewezen. De vordering sub 3 is zonder belang en wordt afgewezen. De vordering sub 4 en de daaraan verbonden dwangsomveroordeling worden afgewezen. Een verbod om het vonnis te executeren is immers pas gerechtvaardigd als vast staat dat er geen overtreding meer zal kunnen worden vastgesteld. Dat is hier niet het geval. Op dit moment is slechts onbekend hoe “zoek-uw-bedrijf.nl” aan informatie kwam. Niet uitgesloten kan worden dat later alsnog zal blijken dat Pontifix c.s. daartoe hebben bijgedragen op een wijze die overtreding van het vonnis oplevert. De overige geschilpunten tussen partijen behoeven geen (nadere) bespreking en beslissing meer.

3.15. [gedaagden] zullen hoofdelijk, aldus dat bij betaling door de één de ander in zoverre, zal zijn bevrijd, als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proces-kosten. Pontifix c.s. hebben een kostenveroordeling gevraagd op basis van artikel 1019h Rv en daartoe een proceskostenoverzicht van hun advocaat in het geding gebracht. Nu het onderhavige geding - een executiegeschil over tenuitvoerlegging van een verbod tot merkinbreuk - valt onder het toepassingsgebied van de rechterlijke aanbeveling “Indicatietarieven in IE-zaken,”, zoals gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, zullen de gevorderde proceskosten conform het overgelegde proceskostenoverzicht tot een bedrag van EURO 9.406,75 worden toegewezen. Voorts zullen [gedaagden] worden veroordeeld in het door Pontifix c.s. verschuldigde griffierecht en de exploitkosten van de dagvaarding.