Merkenrecht  

Rechtbank Haarlem 1 augustus 2012 , LJN BX3596 zaaknr. 172240/HA ZA 10-1091 (Bacardi tegen Onafhankelijke Horeca Distributie  B.V.)

Uitspraak ingezonden door Mark Tsoutsanis en Paul Wezelenburg, RWV advocaten.

Merkenrecht. Bacardi is houdster van onder meer de Benelux woord- en beeldmerken BACARDI die zijn ingeschreven voor alcoholhoudende dranken. OHD is een groothandel in dranken. Zij brengt in Nederland originele producten van Bacardi, voorzien van de woord- en/of beeldmerken BACARDI op de markt. Deze heeft zij niet van Bacardi betrokken, noch heeft zij hiervoor toestemming verkregen. De bij OHD aangetroffen flessen BACARDI zijn door Bacardi oorspronkelijk buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) op de markt gebracht en vervolgens zijn deze zonder toestemming binnen de EER door OHD op de markt gebracht. Bacardi vordert onder meer een verbod op het maken van merkinbreuk.

OHD heeft een derde partij in vrijwaring opgeroepen. Hierbij vordert zij dat de derde partij wordt veroordeeld om te betalen hetgeen waartoe OHD in de hoofdzaak mocht worden veroordeeld. De inbreukmakende producten heeft OHD van de derde partij betrokken, waarbij OHD stelt dat deze derde heeft gegarandeerd dat de geleverde producten niet inbreukmakend waren.

De rechtbank stelt vast dat er sprake is van een merkinbreuk door OHD ten aanzien van de BACARDI producten. Het merkinbreukverbod zal worden toegewezen, zij het dat dit wordt beperkt tot een verbod op inbreuk op het woord- en/of het beeldmerk BACARDI. Dat het voor OHD niet mogelijk is om te achterhalen of voorziene producten met toestemming van Bacardi binnen de EER in de handel is gebracht, doet niet af aan het voorgaande. Vordering tot schadevergoeding van Bacardi wordt afgewezen. De rechtbank matigt de proceskostenvergoeding. De rechtbank oordeelt dat OHD niet heeft aangetoond dat zij de inbreukmakende flessen van de derde partij heeft betrokken. De vordering van OHD jegens de derde partij in vrijwaring zal dan ook worden afgewezen.

De rechtbank veroordeelt OHD onder meer merkinbreuk te staken en gestaakt te houden onder last van een dwangsom. In vrijwaring wijst de rechtbank de vorderingen af en veroordeelt OHD in de proceskosten.

In de hoofdzaak
5.6. Het voorgaande brengt mee dat de door de Bacardi gestelde inbreuk op haar woord- en/of beeldmerk BACARDI ten aanzien van de totaal 56 BACARDI producten als vermeld onder 3.3 - 3.4 vaststaat. Het gevorderde merkinbreukverbod zal derhalve worden toegewezen zij het dat dit gezien de thans geconstateerde merkinbreuk zal worden beperkt tot een verbod op inbreuk op het woord- en/of het beeldmerk BACARDI. Gesteld noch gebleken is dat OHD zich ook overigens schuldig maakt of zal maken aan inbreuk op ander merken van Bacardi.

5.7. Dat het voor OHD -zonder hulp van Bacardi- niet mogelijk is om te achterhalen of van het woord- en/of het beeldmerk BACARDI voorziene producten door of met toestemming van Bacardi binnen de EER in de handel zijn gebracht, is niet ter zake dienend nu verwijtbaarheid op grond van artikel 2.20 BVIE niet is vereist voor toewijzing voor een verbod op merkinbreuk.

5.14. Bacardi vordert tevens een verklaring voor recht dat OHD aansprakelijk is voor alle door Bacardi geleden en nog te lijden schade. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Bacardi evenwel onvoldoende gesteld dat er schade is geleden. In het licht van de beperkte omvang van de merkinbreuk acht de rechtbank evenmin zonder meer aannemelijk dat er schade is geleden, zodat deze vordering zal worden afgewezen.

5.15. OHD zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de hoofdzaak in de proceskosten aan de zijde van Bacardi worden veroordeeld. Bacardi vordert in dit kader de werkelijke kosten van deze procedure op grond van artikel 1019 Rv, welke zij heeft beperkt tot het geldende indicatietarief in IE-zaken. Zij heeft ter onderbouwing van deze vordering een specificatie overgelegd van de door haar gemaakte kosten ad € 34.111,57 tot en met het nemen van de conclusie van repliek. De rechtbank acht in dit geval het indicatietarief ad € 10.000,- voor een 'eenvoudige bodemzaak met repliek, dupliek en/of pleidooi' redelijk en evenredig, zodat de vordering toewijsbaar is tot dit bedrag. (...)

In de vrijwaringszaak
5.18. OHD stelt zich op het standpunt dat zij de inbreukmakende flessen van [derde] heeft betrokken. Nu OHD in de onderhavige procedure niet heeft aangetoond dat dit inderdaad het geval is, zij heeft niet meer aangevoerd dan in de hoofdzaak, wordt verwezen naar hetgeen hiervoor onder 5.4 is overwogen. De vordering van OHD jegens [derde] zal dan ook worden afgewezen, zodat de overige verweren van [derde] geen behandeling meer behoeven.

5.19. OHD zal als de in het ongelijk gestelde partij in de vrijwaringszaak in de proceskosten aan de zijde van [derde] worden veroordeeld. [Derde] heeft in dit kader een vergoeding van haar werkelijk gemaakte kosten op de voet van artikel 1019 Rv gevorderd. Ter onderbouwing heeft [derde] specificaties voor een totaal van € 18.484,45 overgelegd. Dit bedrag komt de rechtbank gezien de eenvoud van de zaak niet redelijk en rechtvaardig voor, zodat de rechtbank het bedrag baseert op het indicatietarief voor IE-zaken ad € 10.000,-. Het griffierecht wordt daarnaast begroot op € 258,00.

Zie hier de grosse.

Hof Amsterdam 24 juli 2012, zaaknr 200.100.441/01 (Kemper en Heerink tegen Van den Berg)

Uitspraak ingestuurd door Jan Brölmann en Margriet Koedooder, De Vos & Partners Advocaten.

In navolging van IEF 10264.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Bandnaam wordt geregistreerd als o.a. beeldmerk en woordmerk, terwijl de naamgever van de band VANDENBERG, de achternaam van gedaagde betreft die de band in 1986 heeft verlaten. Aan appellant zijn in eerste aanleg termijnen verleend voor het ontnemen van een memorie van grieven. De advocaat van appellant heeft zich nadien onttrokken. De zaak is naar de rol verwezen voor het stellen van een nieuwe advocaat, welke niet is gesteld.

Het hof beoordeelt dat bij gebrek aan grieven appellant niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

Rechtbank 's-Gravenhage 26 juli 2012, zaaknr. 412325/KG ZA 12-112 (Van Caem International B.V. tegen Bacardi)

Uitspraak ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.

In navolging van IEF 11446.

Merkenrecht. T1/T2-status parallelimport. Betreft een herstelvonnis van het eerder gewezen vonnis op 15 juni 2012. Bacardi heeft de rechtbank verzocht om verbetering van dit gewezen vonnis, in die zin dat in het dictum de vermelde datum in 5.4. wordt gewijzigd.

De rechtbank is van oordeel dat in het vonnis van 15 juni 2012 sprake is van een kennelijke fout, die zich voor eenvoudig herstel leent. Het verzoek van Bacardi wordt toegewezen. Voor het opnieuw bepalen van een termijn waarbinnen aan de veroordeling moet worden voldaan, zoals door Van Caem verzocht, ziet de rechtbank geen aanleiding. De datum 31 oktober 2011, zoals tweemaal vermeld onder 5.4. van het dictum wordt gewijzigd in 3 oktober 2011.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 20 juli 2012, zaaknr. 420870/KG ZA 12-589 (Orly International INC. tegen A for Beauty B.V. c.s)

Merkrecht. Domeinnaamrecht. Auteursrecht. Orly is een onderneming die zich bezighoudt met de verhandeling van producten op het gebied van nagel- en lichaamsverzorging voor de professionele en consumentenmarkt en is houdster van het Gemeenschapsmerk ORLY.
AFB handelt onder de naam 'The Nail Company' en heeft een tweetal domeinnamen geregistreerd. Via deze websites biedt AFB in Nederland nagellak en -verzorgingsproducten aan. In 2008 zijn Orly een AFB overeengekomen dat AFB als distributeur, Orly-producten, waaronder nagellak, in Nederland zal verkopen. Orly heeft geconstateerd dat via een andere website producten worden aangeboden, waarbij eveneens gebruik wordt gemaakt van het promotiemateriaal van Orly.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van merkinbreuk. Het gebruik van het teken 'Orly Nederland' in de domeinnaam en als handelsnaam op de twee websites door AFB c.s. wordt gezien als gebruik van dat teken als merk voor het onderscheiden van onder meer haar eigen waren en/of diensten. Volgens de voorzieningenrechter is er sprake van meer dan het enkele registeren en/of geregistreerd houden van een domeinnaam. De vordering tot een bevel tot medewerking aan de overdracht van de domeinnaam wordt toegewezen. Het bevel tot doorlinken wordt hierdoor afgewezen. Met betrekking tot de vordering tot auteursrechtinbreuk oordeelt de voorzieningenrechter dat onvoldoende concreet is onderbouwd dat de genoemde elementen van Orly's website in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming. Deze vordering wordt afgewezen.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Orly toe en veroordeelt AFB in de proceskosten.

Merkinbreuk
4.5. Deze verweren falen. Het gebruik van het teken “Orly Nederland” in de domeinnaam en als handelsnaam op de twee websites door AFB c.s. moet naar voorlopig oordeel worden gezien als gebruik van dat teken als merk door AFB c.s., namelijk voor het onderscheiden van onder meer haar eigen waren en/of diensten. Dat gebeurt door middel van de aan de door AFB gehouden domeinnaam verbonden website kennelijk door zowel AFB als door BAE. Desgevraagd heeft mr. Roelofs ter gelegenheid van de mondelinge behandeling bevestigd dat de domeinnaam orly-nederland.nl, anders dan in de in 2.7 aangehaalde e-mail wordt gesteld, inderdaad op naam van AFB staat. Mr. Roelofs heeft daarbij toegelicht dat AFB de afnemer was van de producten van Orly en dat AFB BAE erbij heeft betrokken teneinde een verdeling te kunnen maken voor de belevering van de groothandelsmarkt (AFB) en de consumentenmarkt (BAE). Dat de inhoud van de website slechts aan een van beide partijen is toe te rekenen, is door AFB c.s. niet concreet en duidelijk aangevoerd. In het licht van hetgeen AFB c.s. heeft gesteld over de rolverdeling tussen AFB en BAE en in het licht van het gebruik van de handelsnaam “Orly Nederland” op zowel de website www.orly-nederland.nl als op de website www.professionalcosmetics.nl, welke laatste website gelet op het aldaar vermelde adres en KvK-registratienummer in verband kan worden gebracht met BAE, komt het de voorzieningenrechter voorshands voor dat BAE evenzeer gebruik maakt van de domeinnaam orly-nederland.nl en de handelsnaam “Orly Nederland” als AFB. Hieruit volgt dat ook BAE verantwoordelijk kan worden gehouden voor het voeren van de handels- en domeinnaam “Orly Nederland”, respectievelijk www.orly-nederland.nl.

4.10. Op grond van bovenstaande argumenten van Orly kan naar voorlopig oordeel niet worden ontkend dat Orly nog altijd belang heeft bij haar vordering tot een merkinbreukverbod, verzekerd door een dwangsom, zodat deze als hierna in het dictum verwoord zal worden toegewezen. Daarbij is met name van belang dat aannemelijk is geworden dat AFB c.s. de inhoud van de website www.orly-nederland.nl via een andere domeinnaam opnieuw online heeft geplaatst en van Orly voorshands oordelend niet kan worden gevergd dat zij in verband daarmee voortdurend onderzoek zou moeten doen naar het al dan niet actief zijn/worden van dergelijke websites. Wat ook zij van de stelling dat het enkele registreren en/of geregistreerd houden van een domeinnaam geen merkinbreuk kan inhouden, hier is duidelijk dat sprake is van meer dan het enkele registreren en/of geregistreerd houden. De vordering tot een bevel tot medewerking aan de overdracht van de domeinnaam wordt, gelet op het voorgaande, eveneens toegewezen. Omwille van de praktische uitvoerbaarheid en ter vermijding van onnodige executiegeschillen zal het merkinbreukverbod als in het dictum te melden worden toegewezen en zal bij het bevel tot medewerking aan de overdracht van de domeinnaam de termijn als in het dictum te melden worden bepaald. Nu de website op dit moment niet actief is, een merkinbreukverbod en een bevel tot medewerking aan overdracht van de domeinnaam wordt uitgesproken, valt niet in te zien welk belang Orly daarnaast nog heeft bij het doorlinken van de website naar haar eigen website, althans hetgeen daartoe is aangevoerd wordt voorshands oordelend onvoldoende geacht. Het bevel tot doorlinken wordt daarom afgewezen.

Auteursrecht
4.12. Ten aanzien van de in vordering sub 4 van het petitum gevorderde aanpassing van de uitstraling van de websites, is voorshands onvoldoende duidelijk op welke grond deze vordering is ingesteld. Voor zover Orly hiermee heeft bedoeld te stellen dat AFB c.s. met de uitstraling van haar websites, waarbij zij in het bijzonder noemt: de stijl, vormgeving, kleurstelling en lettertypen, eveneens auteursrechtinbreuk pleegt, wordt deze stelling bij gebrek aan een deugdelijke onderbouwing, verworpen. Dat de genoemde elementen van Orly’s website, en daarmee Orly’s website, in aanmerking (kunnen) komen voor auteursrechtelijke bescherming is onvoldoende concreet onderbouwd. Hetzelfde geldt voor de vervolgens te beantwoorden vraag of AFB c.s. daarop inbreuk maakt. Deze vordering zal daarom worden afgewezen.

Voorschot op schadevergoeding
4.16. Voor wat betreft de reconventionele vordering tot zekerheidsstelling merkt de voorzieningenrechter op dat de regeling van artikel 224 Rv is bedoeld voor een gedaagde om zekerheid te verkrijgen van een in het buitenland gevestigde eiser, dan wel voor eiser en gedaagde van een dito interveniënt, doch dat deze regel expliciet niet kan worden ingeroepen door een eiser voor de voldoening van zijn vordering. Aangezien AFB degene is die de eis in reconventie heeft ingesteld, komt de verlangde zekerheidsstelling alleen al daarom niet voor toewijzing in aanmerking.

Op andere blogs:
DomJur nummer: 2012-874
Nederlandsch Octrooibureau (Mag een ex-distributeur de domeinnaam nog wel gebruiken?)

Gerechtshof 's-Gravenhage 24 juli 2012, LJN BX1515 (Spirits International B.V. tegen Russische Federale Staatsonderneming (FKP) Sojuzplodoimport)

In navolging van IEF 2223.

Merkenrecht. Misleidende reclame over geografische herkomst. Het gaat hier om de vraag aan wie een viertal Benelux-merkenrechten betreffende de wodkamerken Moskovskaya , Stolichnaya en Na Zdorovye toekomt. De rechtbank oordeelde in eerste aanleg dat Spirits niet rechthebbende is van de VO-merkrechten en wenste nadere inlichtingen over de vorderingsgerechtigheid van FKP alsmede over enkele van Spirits' merkrechten.

Met betrekking tot de vorderingsgerechtigheid van FKP stelt het hof vast dat, anders dan Spirits betoogt, merkrechten naar Russisch recht staatseigendom kunnen zijn. FKP is volgens het hof wel vorderingsgerechtigd. Het vonnis van de rechtbank, voor zover de verwijzing naar de rol zodat FKP zich kon uitlaten over de vorderingsgerechtigheid, wordt vernietigd.

Het hof verwijst de zaak naar de rechtbank Rotterdam om op de hoofdzaak te beslissen en veroordeelt Spirits in de proceskosten.

Vorderingsgerechtigdheid
7.12 In hoger beroep hebben partijen het debat over de vorderingsgerechtigdheid van FKP voortgezet. Het hof overweegt in dat verband als volgt. Daarbij gaat het hof veronderstellenderwijs (vgl. rechtsoverweging 7.7) er van uit dat VVO - zoals FKP ter onderbouwing van haar vorderingen stelt - nooit rechtsgeldig is getransformeerd/geprivatiseerd, dat VVO na de oprichting van VAO is blijven voortbestaan en de VO-merkrechten dus niet naar VAO zijn overgegaan (hetgeen Spirits betwist). Of die veronderstelling juist is, komt hierna in rechtsoverweging 11 tot en met 16 nader ter sprake.

7.16 Bij dit alles merkt het hof op dat het hier in feite ging om een reallocatie van (het beheer over) staatseigendommen van de Russische Federatie. Daarbij merkt het hof op dat, anders dan Spirits betoogt, merkrechten naar Russisch recht wel degelijk staatseigendom kunnen zijn (artikel 2 lid 1 van de Wet op de staats- en municipale ondernemingen).

7.17 Uit het voorgaande blijkt dat - uitgaande van de in rechtsoverweging 7.12 aangeduide veronderstelling - FKP wel vorderingsgerechtigd is. Incidentele grief 2 slaagt dan ook. Dit leidt er toe dat het vonnis voor zover in conventie gewezen voor zover daarbij de zaak naar de rol is verwezen opdat FKP zich kan uitlaten als bedoeld in rechtsoverwegingen 3.9 en 3.56, zal worden vernietigd.

Naar Russisch recht
16.1 Uit het voorgaande blijkt dat er geen rechtsgeldige transformatie of privatisering van VVO heeft plaatsgevonden omdat niet is voldaan aan de daaraan gestelde eisen. Dat geldt zowel onder USSR-recht (zelfs indien alleen aan USSR-Resolutie Nr. 590 wordt getoetst) als onder RSFSR-recht. Het hof merkt op dat de - ondertussen door de Russische rechter nietig verklaarde - zinsnede in artikel 3 van de statuten van VAO dat VAO opvolgster is van VVO (in de Engelse vertaling: 'VAO "Sojuzplodoimport" is the successor of VVO "Sojuzplodoimport"') destijds dus ten onrechte in de statuten is opgenomen.

16.2 Principale grief V faalt derhalve, en dat geldt in zoverre ook voor principale grief I. Bij deze stand van zaken behoeft de voorwaardelijke incidentele grief 1 betreffende de erkenning van Russische rechterlijke uitspraken (waarin is geoordeeld dat VVO nooit is geprivatiseerd), in dit verband geen behandeling.

16.3 Het voorgaande brengt mee dat de VO-merkrechten niet, ten gevolge van transformatie/privatisering van VVO, onder algemene titel zijn overgegaan naar VAO. Voorts is, zoals de rechtbank onbestreden heeft geoordeeld in rechtsoverweging 3.42 van het bestreden vonnis, niet gesteld of gebleken dat anderszins sprake is geweest van een rechtsopvolging van VVO door VAO waardoor de VO-merkrechten onder algemene titel zijn overgegaan. Ook is niet gesteld of gebleken dat VVO de VO-merkrechten heeft overgedragen aan VAO. Tezamen genomen heeft dus te gelden dat de VO-merkrechten na de oprichting van VAO bij VVO zijn gebleven.

Misleidende reclame over geografische herkomst
20.8 Slotsom is dat Spirits niet is geslaagd in het bewijs van haar stelling dat de door haar in Nederland verhandelde wodka in de Russische Federatie is geproduceerd. De grief faalt dus. Ten overvloede merkt het hof op dat Spirits op haar website www.spi-group.com vermeldt dat haar Stolichnaya wodka in Letland wordt geproduceerd.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 23 juli 2012, zaaknr. 421520/KG ZA 12-633 (Kao Corporation tegen X)

Merkenrecht. Kao is wereldwijd actief als producent op het gebied van persoonlijke verzorging. Zij fabriceert en verhandelt haar producten onder meer onder het merk GUHL en is houdster van diverse merkinschrijvingen. Nadat Kao heeft geconstateerd dat in Nederland Guhl-counterfeitproducten op de markt waren, heeft zij stappen ondernomen. X heeft een onthoudingsverklaring getekend waarin hij heef toegezegd zich te zullen onthouden van verdere inbreuk op de merkrechten van Kao. X heeft geen nadere informatie willen verschaffen over zijn leveranciers.

Gelet op de omstandigheden stelt de voorzieningenrechter vast dat er gerede twijfel bestaat over de juistheid van de verklaring van X, dat er geen nadere informatie verkregen kan worden. Het is voldoende aannemelijk dat Kao belang heeft bij het door haar gevoerde rechterlijk bevel op straffe van een dwangsom. De voorzieningenrechter oordeelt dat X schriftelijk opgave moet doen aan Kao van de namen en adressen van de personen van wie hij de inbreukmakende Guhlproducten heeft betrokken.

4.7 Mede gelet op de omstandigheden waaronder de verhandeling van de inbreukmakende producten heeft plaatsgevonden, met name de aanzienlijke omvang van de verhandelde partij, en het - in weerwil van de wettelijke administratieplicht van [X] - ontbreken van ieder spoor van de transactie in de administratie van [X], volgt de voorzieningenrechter Kao in haar stelling dat aan de juistheid van de verklaring van [X]dat hij niet meer informatie heeft over zijn leveranciers, althans geen mogelijkheid heeft om meer informatie te achterhalen, minst genomen getwijfeld kan worden. De voorzieningenrechter oordeelt dat, gelet op de gerede twijfel over de juistheid van de verklaring van [X], voorshands niet is uit te sluiten dat [X] niet alle hem bekende informatie over de herkomst van de inbreukmakende producten met Kao heeft gedeeld, bijvoorbeeld omdat hij vreest dat het delen van die informatie voor hem nadelige gevolgen zal kunnen hebben. Om die reden is voorshands voldoende aannemelijk dat Kao belang heeft bij het door haar gevorderde rechterlijk bevel op straffe van een dwangsom. Niet ondenkbaar is overigens dat [X] het standpunt zal blijven innemen dat hij -tevergeefs- al het mogelijke heeft gedaan om de verzochte informatie te achterhalen en hij dus onmogelijk aan het bevel zal kunnen voldoen. In dit laatste geval staat [X], mocht Kao op grond van de ook na het bevel volgehouden opstelling van [X] overgaan tot het executeren van dwangsommen, een beroep open op artikel 611d Rv en zal in een eventuele daarop volgende procedure moeten blijken van de onmogelijkheid van [X] om aan het bevel te voldoen.

4.10 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zal de vordering van Kao worden toegewezen als in het dictum verwoord. Wel zal de voorzieningenrechter de gevorderde dwangsom matigen en de aan het te geven bevel te verbinden termijn op zeven dagen stellen om [X] de mogelijkheid te bieden al het nodige te doen om de identiteit van zijn toeleveranciers te achterhalen.

Vzr. Rechtbank Leeuwarden 11 juli 2012, LJN BX2239 (OP=OP Partijgroothandel B.V. tegen OP en TOP V.O.F. c.s.)

Merkenrecht. Op = Op exploiteert de franchiseformule 'Op = Op Voordeelshop', die voornamelijk drogisterijartikelen verkoopt. Op = Op is houdster van het Benelux beeldmerk die de woordelementen Op = Op Voordeelshop bevat. Op & Top heeft in 2010 een warenhuisformule overgenomen. Op het dak van een van de winkels staat vanaf 1989 een metershoog logo, welke lijkt op die van Op = Op. In de Op & Top winkels worden naast drogisterijartikelen ook andere artikelen verkocht.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen sprake is van gelijkenis of overeenstemming tussen het door Op & Top gebruikte teken en het beeldmerk van Op = Op. Bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van drogisterijartikelen zal geen verwarring ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie. Er is volgens de voorzieningenrechter niet gebleken dat Op & Top ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het beeldmerk. Dit is onvoldoende met concrete feiten onderbouwd. Er is geen sprake van onrechtmatig handelen aan de zijde van Op & Top. De voorzieningenrechter wijst de vordering af.

4.10. Gelet op voorgaande feiten en omstandigheden is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake van gelijkenis of overeenstemming tussen het door Op & Top gebruikte teken en het beeldmerk van Op = Op waardoor bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van drogisterijartikelen verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Daar komt nog bij dat het assortiment en de prijsstelling van de beide winkels duidelijke verschillen vertonen. Er is derhalve geen sprake van een inbreuk die onder het bereik van art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b BVIE valt.

4.11. Niet blijkt, noch is voldoende met gestelde feiten onderbouwd dat Op = Op in de Benelux een bekend merk is. Dat door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel zou kunnen worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het beeldmerk dan wel dat dit gebruik afbreuk zou kunnen doen aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie, bijvoorbeeld door verwatering van het merk, is ook niet gebleken. Evenmin zijn voldoende concrete feiten gesteld die dat oordeel zouden kunnen dragen. De in art. 2.20 lid 1 sub c BVIE genoemde grond voor merkinbreuk doet zich derhalve niet voor.

4.12. Op = Op stelt dat Op & Top jegens haar onrechtmatig handelt door slaafse nabootsing van het beeldmerk. Dit is door Op & Top betwist. Ter zitting heeft Op = Op aangevoerd dat het voor de hand ligt dat een consument de winkel van Op & Top verwart of associeert met de winkel van Op = Op, dat zij zich niet aan de indruk kan onttrekken dat Op & Top daar bewust op heeft aangestuurd en dat Op & Top kennelijk wil meeliften op de naamsbekendheid van Op = Op. Met het enkel doen van deze suggesties heeft Op = Op haar stelling dat Op & Top haar beeldmerk slaafs heeft overgenomen, niet aannemelijk weten te maken. Van onrechtmatig handelen van de zijde van Op & Top is dan ook geen sprake.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 18 juli 2012, zaaknr. 40434/KG ZA 12-485 (Eiser c.s. tegen Nope is Dope B.V. c.s.)

Uitspraak én samenvatting ingezonden door Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen.

In de onderhavige zaak heeft één van de eisers enkele merken in licentie gegeven aan één van de gedaagden, op voorwaarde dat hij een aandeel zou verwerven van 33% in het aandelen pakket van de betrokken gedaagde. Het aandeel verwerft hij niet en verwerving na 3 jaar in het licht van de huidig zaak wordt in kort geding als onvoldoende spoedeisend geoordeeld. Eiser stelt dat later een van de andere gedaagden de merkrechten wegens een vervalste akte heeft doen overdragen. Dit komt niet voldoende vast te staan, omdat de originele akte nergens is te vinden en aan relevant grafologisch onderzoek niet kan worden toegekomen. De andere eiser is auteursrechthebbende op het logo dat in meerdere van de genoemde merken is opgenomen. Eiser heeft de met de merknaam overeenstemmende domeinnaam nopeisdope.com, die op naam stond van één van gedaagden, zonder titel overgedragen aan de andere eiser na bedreigingen. Eiser vordert om als bewindvoerder ex art 710 Rv bij de werkmaatschappij Nope Is Dope BV te worden aangesteld, maar dit wordt door de voorzieningenrechter afgewezen. De vordering in reconventie tot staking van het gebruik van de merken en handelsnaam Nope Is Dope en overdracht van het domein nopeisdope.com wordt toegewezen aan gedaagden.

De voorzieningenrechter beveelt eiser c.s inbreuk op de merkrechten en de handelsnaam te staken en gestaakt te houden, beveelt eiser c.s. de domeinnaam nopeisdope.com ter vrije beschikking van Nope Is Dope c.s. te stellen. De proceskosten worden gematigd en deels gecompenseerd.

Merkinbreuk
6.5.2 Gelet hierop is niet met de in kort geding vereiste mate van zekerheid vast te stellen aan wie de merkrechten toebehoren. Binnen dit kort geding, waarbinnen voor verdere bewijsvoering gen plaats is, in het kader van de belangenafweging terughoudendheid geboden met het treffen van voorlopige voorzieningen die vergaande negatieve consequenties kunnen hebben voor de bedrijfsvoering van partijen, waaronder het veroorzaken van blijvende schade. Dat het niet gebruik kunnen maken van de merkrechten A tot en met E voor NID c.s., meer in het bijzonder Nope is Dope B.V., ernstige schade met zich meebrengt is evident. Nope is Dope B.V. maakt sinds haar oprichting in september 2009 veelvuldig gebruik van haar (licentie)rechten op de merken A tot en met E bij het promoten van de door Nope is Dope B.V. georganiseerde (dans)evenementen en de verkoop van tickets ten behoeve van die evenementen. Hiermee heeft NID c.s. voldoende aannemelijk gemaakt een zwaarwegend beland te hebben bij de merkrechten A tot en met ter uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van Nope is Dope B.v.. Eiser c.s. heeft een redelijk, zwaarwegend belang bij de merkrechten op A tot en met onvoldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt. Weliswaar heeft eiser ter zitting verklaard zo'n drie keer -met gebruik van zijn merkrechten- bedrijfsactiviteiten te hebben ontplooid, maar eiser c.s. heeft hier geen stukken van overlegd. Voorts kan in de geschetste situatie niet worden uitgesloten dat het door eiser c.s. gebruiken van voornoemde merkrechten voor het ontplooien van soortgelijke bedrijfsactiviteiten als Nope is Dope B.V. als onrechtmatig handelen van eiser c.s. jegens Nope is Dope B.V. gekwalificeerd moet worden. Daar komt bij dat de rechten van de licentienemer niet zonder omstandigheden zal de voorzieningenrechter zodanige voorzieningen treffen die er op neerkomen dat de bestaande situatie gehandhaafd wordt tot in de bodemprocedure hierover is beslist, dan wel partijen anderszins tot en vergelijk zijn gekomen. Het onder I primair in reconventie ten aanzien van de merkrechten A tot en met E zal daarom als na te melden worden toegewezen, onder afwijzing van het onder 3 in conventie gevorderde ten aanzien van de merken A, B, D en E. De meegevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. Nu noch NID c.s., noch eiser c.s. aannemelijk heeft gemaakt dat de andere partij inbreuk maakt op de merkrechten F en G, en ook overigens niet is voldaan aan de vereisten van artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE, zullen de vorderingen onder 3 in conventie en onder I primair in reconventie voor zover die zien op F en G worden afgewezen.

6.5.3 Gelet op het onder 6.5.2 overwogene zal de vordering onder 4 in conventie worden afgewezen omdat deze vordering ziet op logo's die tevens zijn aan te merken als beeldmerken en over deze beeldmerken is onder 6.5.2 reeds geoordeeld. De vraag of de -als productie 21 door eiser c.s. overgelegde- akte van overdracht auteursrechten d.d. 12 april 2006 tussen derde en eiser echt dan wel vervalst is kan mitsdien onbesproken blijven.

Handelsnaam
6.8 (...) Tussen partijen is niet in geschil dat Nope is Dope B.V. de handelsnaam Nope is Dope sinds haar oprichting op 2 september 2009 gebruikt voor haar bedrijfsactiviteiten en de website. Eiser heeft onvoldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt dat hij onder de naam Nope is Dope deelneemt aan het economisch verkeer, waarbij materieel voordeel wordt beoogd en waarmee hij in min of meer blijvend verband naar buiten toe optreedt. Hiermee voldoet eiser c.s. niet aan artikel 1 van de Handelsnaamwet.

Domeinnaam
7.3 De voorzieningenrechter stelt (...) dat voorshands voldoende aannemelijk is dat Nope is Dope B.V. rechthebbende is op de domeinnaam nopeisdope.com. Tussen partijen is voorts niet in geschil dat Nope is Dope B.V. tot voor kort de domeinnaam nopeisdope.com in gebruik had en dat eiser c.s. deze domeinnaam, middels het wijzigen door eiser van de inloggegevens, zich heeft toegeëigend. Eiser c.s. heeft dit zelf ter zitting erkend. De voorzieningenrechter kwalificeert dit handelen als domeinkaping. Dat NID c.s., meer in het bijzonder Nope is Dope B.V., hierdoor grote schade kan lijden is evident. De weigering van eiser c.s. om de domeinnaam toegankelijk te maken en over te dragen aan NID c.s. maakt daarom naar voorlopig oordeel inbreuk op de rechten die NID c.s. op de website kan doen gelden. Hiermee ligt de vordering onder V in reconventie, voor zover die ziet op de domeinnaam nopeisdope.com, als na te melden voor toewijzing gereed, met dien verstande dat het onder V i)primair gevorderde, gezien de door de voorzieningenrechter op dat punt te betrachten terughoudendheid, niet wordt toegewezen. De onder V gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. De vordering onder IV in reconventie zal niet afzonderlijk worden toegewezen omdat NID c.s. de onder IV in reconventie gevorderde handelingen zelf in haar macht heeft op het moment dat de domeinnaam nopeisdope.com aan haar te vrije beschikking staat.

Op andere blogs:
DomJur (nummer 2012-873)

HvJ EU 19 juli 2012, zaak C-376/11 (Pie Optiek) - perscommuniqué

Prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België).

In navolging van IEF 11265 (Concl. A-G). Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Lastgeving (eigen naam, maar voor rekening van een ander). Uitleg van de woorden: 'licentiehouders van oudere rechten'. Het Hof EU benadrukt dat houders van oudere rechten tijdens de 'Sunrise Period' slechts één of meer domeinnamen in het .eu-domein kunnen laten registreren wanneer zij hun vestigingsplaats, hoofdbestuur, hoofdkantoor of woonplaats in de Unie hebben. Licentiehouders van oudere rechten zijn slechts registratiegerechtigd wanneer zij aanwezig zijn op het grondgebied van de Unie en in plaats van de houder beschikken over het oudere recht.

Antwoord van het Hof EU:

Artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moet aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden „licentiehouders van oudere rechten” niet doelen op een persoon die door de houder van het betrokken merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van deze houder, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met bedoeld merk, zonder evenwel gemachtigd te zijn dat merk commercieel te gebruiken in overeenstemming met de eigen functies ervan.

Prejudiciële vragen:
1) Moet artikel 12, lid 2, van verordening [nr. 874/2004] aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden „licentiehouders van oudere rechten” kunnen doelen op een persoon die door de houder van het merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, of, zonder evenwel gemachtigd te zijn om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk?

2) Zo ja, moet artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 dan aldus worden uitgelegd dat „een recht of gewettigd belang” eveneens bestaat indien de „licentiehouder van oudere rechten” de .eu-domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de houder van het merk heeft geregistreerd, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de eisen van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening [nr. 733/2002]?

Op andere blogs:
IPKat (Pie in the eye: Non-EU companies suffer .EU domain name blow)

Rechtbank 's-Gravenhage 18 juli 2012, zaaknr. 339611/HA ZA 09-1922 (Thane Direct Company c.s. tegen Robba B.V.)

In navolging van IEF 10083.

Merkenrecht. Auteursrecht. Compensatie proceskosten. Thane is merkhouder van het Beneluxwoordmerk Slim 'n Lift  en van Gemeenschapswoordmerk Orbitrek. Robba biedt figuurcorrigerende onderkleding en fitnessapparatuur aan onder de naam Slim 'n Lift Supreme Body Suit resp. Orbitrac, met gebruik van een foto afkomstig van de website van Thane. In het tussenvonnis heeft de rechtbank bepaald dat er sprake is van gedeeltelijke merkinbreuk op het Beneluxmerk. De rechtbank heeft het gevorderde verbod op het Gemeenschapsmerk en het auteursrecht op de foto toewijsbaar geoordeeld. De gevorderde winstafdracht is afgewezen. Aan Thane is gelegenheid geboden de schadevergoeding te onderbouwen, deze heeft Thane vervolgens ingetrokken. Thane heeft verzocht eindvonnis te wijzen met veroordeling van Robba in de proceskosten.

In de onderhavige zaak oordeelt de rechtbank dat er reden bestaat voor compensatie van de proceskosten. Dit omdat de gestelde inbreuk op het Beneluxmerk slechts gedeeltelijk is toegewezen en Thane op bepaalde punten in het ongelijk is gesteld, dan wel haar vordering heeft ingetrokken.

De rechtbank verbiedt Robba inbreuk te maken op de merken en het auteursrecht van Thane Direct op last van een dwangsom.

2.6. Nu in deze procedure de gestelde inbreuk op het Beneluxmerk slechts gedeeltelijk is komen vast te staan en Thane juist op de punten, die partijen voorafgaand aan de procedure verdeeld hielden, in het ongelijk wordt gesteld of zij zelf haar vordering heeft ingetrokken, bestaat reden, zoals Robba bepleit, voor compensatie van de proceskosten.

2.7. De gevorderde opgave van informatie met betrekking tot verkochte inbreukmakende producten wordt afgewezen. Bij deze opgave heeft Thane geen belang nu geen winstafdracht zal worden bevolen. Thane heeft daarnaast de met een verklaring van registeraccountant Oomen onderbouwde stelling van Robba, dat zij wel heeft aangeboden, maar niet daadwerkelijk inbreukmakende producten heeft ingekocht en verkocht, onvoldoende gemotiveerd bestreden. Voor zover al is verkocht, zijn de producten bovendien
aan particulieren verkocht. De gevorderde informatie is daarom evenmin zinvol om verdere inbreuken te voorkomen. Thane heeft ook in zoverre geen belang bij deze vordering.

2.8. In het tussenvonnis is overwogen dat het gebruik van de tekens ‘Slim & Lift Supreme Body Suit’ niet, zoals Thane heeft gesteld, als merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE1 kan worden aangemerkt omdat geen verwarringsgevaar bestaat. Daaraan is toe te voegen dat al om dezelfde reden het gebruik van die tekens niet kan worden verboden op grond van de gestelde onrechtmatige daad (oneerlijke concurrentie).