Merkenrecht  

Rechtbank Amsterdam 14 januari 2013, zaaknummer: AWB 11/2287 BESLU (NOS tegen het Commissariaat voor de Media)

Als randvermelding. Reclamerecht. Inmonteren van beeldmerk, scribes.

In navolging van de beslissing op bezwaar 19856/2010012457. De Nederlandse Omroep Stichting (hierna: NOS) heeft het programma Studio Sport uitgezonden. In deze uitzending is het merk Sponsor Bingo Loterij (hierna: SBL) tijdens het in beeld brengen van de stand of een ander spelmoment in totaal negen keer elektronisch aan het beeld toegevoegd en getoond (de zogenaamde scribes).

Het Commissariaat voor de Media heeft in primair besluit het uitzenden van scribes ontoelaatbaar geacht en een bestuurlijke boete van €60.000 opgelegd wegens overtreding van artikel 2.89, eerste lid, onder b, van de Mediawet 2008. De rechtbank is van oordeel dat het Commissariaat zich op het standpunt mocht stellen dat er sprake is van een ernstige overtreding, gelet op het stelselmatig en met grote nadruk tonen van de naam van de SBL tijdens het programma. Een ernstige overtreding volgens artikel 2.8. van de Beleidslijn  indien sprake is van sluikreclame met grote nadruk wordt aangenomen. Daarmee valt de overtreding volgens artikel 2.4. van de Beleidslijn in de boetecategorie met een bandbreedte tussen de €20.000 en €80.000.

De NOS heeft er volgens de rechtbank vanuit mogen gaan dat ze conform de wet handelde aangezien niet eerder deze scribes zijn beboet. De inmiddels adequate maatregelen die zijn genomen ter voorkoming van herhaling van de overtreding, wegen mee als boeteverlagende omstandigheid. De rechtbank verklaart het beroep gegrond, maar ziet aanleiding de boete te matigen en met toepassing van artikel 8:72a van de Awb vast te stellen op een bedrag van €30.000.

8.8. De rechtbank ziet daarnaast aanleiding om in dit geval boeteverlagende omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 2.12 van de Beleidslijn, aan te nemen. Uit de stukken in het dossier en het verhandelde ter zitting is gebleken dat onderhavige scribesovertreding niet eerder is voorgekomen en gesanctioneerd door verweerder. De door verweerder genoemde Talpa de Wedstrijden-beschikking is naar het oordeel van de rechtbank niet dezelfde overtreding als in de onderhavige zaak aan de orde is. Voldaan wordt dan ook aan de eis  in de Beleidslijn dat de interpretatie van de geschonden norm niet eerder in het toezichtsbeleid van het Commissariaat is betrokken. Ook ziet de rechtbank een boeteverlagende omstandigheid in het gegeven dat eiseres inmiddels adequate maatregelen heeft genomen ter voorkoming van herhaling van de overtreding. Ter zitting is immers gebleken dat eiseres de als overtreding aangemerkte scribes op dit moment niet meer uitzendt en ook niet meer uit zal zenden in de toekomst als de scribes een overtreding vormen.

Overige leessuggesties: 8.2, 8.3.

Gerechtshof Den Haag 15 januari 2013, LJN BY8261 (Dr. Ing. H.C.F. Porsche AG tegen Porsche Specialist Van Den Berg Apeldoorn B.V.)

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg en Jacqueline Schaap, Klos Morel Vos & Schaap.

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Eerlijk gebruik. Rechtsverwerking. Arrest na IEF 10012 waarin het gebruik van de tekens door Van den Berg (Porschespecialist Van den Berg) is geoorloofd en dat zij hierdoor geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Voor de beoordeling dat er sprake is van eerlijk gebruik van de handelsnaam in nijverheid en handel wordt de toets van Anheuser-Busch (IE-Klassieker handelsnaamrecht) aangehaald: de mate waarin het gebruik van de handelsnaam van de derde door (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek zou worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de derde en de houder van het merk. Er is een reële kans dat (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek in het gebruik van de handelsnaam Porschespecialist aanwijzing ziet voor het bestaan van een verband tussen de waren en diensten van de onderneming en Porsche. Het hof is van oordeel dat het gebruik van het woord 'specialist' die indruk niet wegneemt. Het kan zich niet verenigen met het oordeel van de rechtbank dat Van den Berg zich afficheert als 'specialist' en derhalve juist niet de indruk kan wekken als ware zij een officiële dealer.

Naar het oordeel van het hof kan er niet van worden uitgegaan dat het relevante publiek het teken 'porschespecialist' in een handelsnaam of in een als merk gebruikt teken aldus begrijpt dat de desbetreffende onderneming dus géén officiële dealer van Porsche is. Voor oneerlijk gebruik is reeds voldoende dat bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er een bijzonder band tussen Van den Berg en Porsche bestaat; dat hoeft niet een officieel dealerschap te zijn (BMW / Deenik, IE-Klassieker merkenrecht).

De disclaimer op de website, waarin staat dat Van den Berg op generlei wijze is verbonden aan Porsche AG en dat het woord louter verwijst naar het type auto, baat niet. Een beroep op eerlijk gebruik van de tekens als bedoeld in artikel 2.23 lid 1 BVIE en 12 GMV slaagt niet. Dat Van den Berg toestemming heeft gekregen van de Porsche (Service) Dealerorganisatie, betekent niet dat Porsche aan Van den Berg toestemming heeft verleend om het merk te gebruiken. Een beroep op rechtsverwerking vanwege enkel tijdsverloop of louter stilzitten levert geen toereikende grond op voor het aannemen van dit beroep. Naar het oordeel van het hof is Van den Berg niet opgenomen in de Porsche-organisatie, er is slechts sprake van een jarenlange, wellicht innige, vaste-klant-relatie met Pon.

Door gebruik te maken van de gestroomlijnde vormgeving en profile wordt nog geen inbreuk gemaakt op auteursrechten van Porsche (geen EOK/PS).

Het Hof vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis en verbiedt Van den Berg de aanduiding Porschespecialist te gebruiken als merk-, handels- of domeinnaam. Het is in beginsel wel toegestaan om in (andere) reclame-uitingen te vermelden dat zij is gespecialiseerd in Porsche.

13. Naar het oordeel van het hof is het gebruik door Van den Berg van de tekens (i) tot en met (iv), beoordeeld aan de hand van bovenstaande maatstaven, geen eerlijk gebruik als hier bedoeld.
Gebruik van het woord 'Porsche' of het woord 'porschespecialist' door Van den Berg in haar handelsnaam of in een teken dat zij gebruikt 'als merk' (ter onderscheiding van waren en diensten) kan naar het oordeel van het hof bij het relevante publiek (in dit geval: Porsche-bezitters als het gaat om reparatie/onderhoud van hun Porsche-automobiel en om de aanschaf van reserve-onderdelen, en (potentiële) kopers van gebruikte automobielen) de indruk wekken dat er een bijzondere band bestaat tussen die onderneming en Porsche. Er is een reële kans dat (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek in dergelijk gebruik een aanwijzing ziet voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van die onderneming en Porsche.
Het hof is van oordeel dat het gebruik van het woord 'specialist' die indruk niet wegneemt. Het kan zich dus niet verenigen met het oordeel van de rechtbank dat Van den Berg zich aldus afficheert als 'specialist' en derhalve juist de indruk kan wekken als ware zij officiële dealer. Naar het oordeel van het hof kan er niet van worden uitgegaan dat (een aanzienlijk deel van) het releva14. Ten aanzien van de website met de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl' overweegt het hof in dit verband nog als volgt. Op de website is steeds linksboven het logo afgebeeld en rechtsboven de handelsnaam 'Porschespecialist [naam geïntimeerde] Apeldoorn B.V.' met contactgegevens. Mede in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen wekt de inhoud van de website daarmee, anders dan de rechtbank oordeelde, de indruk dat er een bijzondere band bestaat tussen [geïntimeerde] en Porsche.
[geïntimeerde] heeft aangevoerd dat zij op haar website een disclaimer heeft opgenomen die haar disculpeert: onderaan de webpagina wordt meegedeeld dat Porschespecialist [naam geïntimeerde] op generlei wijze is verbonden aan Porsche AG automobielen of [naam importeur] Porsche, en dat het woord Porsche louter verwijst naar het type auto. Deze disclaimer baat [geïntimeerde] echter niet. Daargelaten dat zij alleen ziet op de website en niet op gebruik van de gewraakte tekens elders, is, zoals Porsche heeft uiteengezet in de memorie van grieven onder 91, de disclaimer dermate onderaan de webpagina's geplaatst dat zij door de gemiddelde websitebezoeker niet zal worden waargenomen.

19. Wat betreft het primaire betoog (toestemming) merkt het hof in de eerste plaats op dat [geïntimeerde] ten pleidooie in hoger beroep heeft erkend dat zij nimmer officiële Porsche-dealer is geweest. Ten aanzien van de vraag of [geïntimeerde] de hiervoor bedoelde toestemming had, overweegt het hof dat de stelplicht en bewijslast ter zake bij [geïntimeerde] ligt. Naar het oordeel van het hof heeft [geïntimeerde] haar stelling op dit punt onvoldoende onderbouwd. Uit de correspondentie, (algemene) brieven, facturen, softwarelicentie, e.d. in genoemde producties blijkt niet dat Porsche (of [naam importeur]) aan [geïntimeerde] toestemming heeft verleend om het merk Porsche te gebruiken in de gewraakte tekens.

23. Naar het oordeel van het hof blijkt uit de door [geïntimeerde] in dit verband overgelegde producties slechts dat [geïntimeerde] een jarenlange, wellicht innige vaste-klant-relatie heeft (gehad) met [naam importeur], maar niet dat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie. [geïntimeerde] is altijd buiten deze organisatie gebleven. Reeds daarom kan [geïntimeerde] niet worden gevolgd in haar stelling dat zij, omdat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie, er op mocht vertrouwen dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zal maken zodat Porsche thans haar rechten heeft verwerkt. De vraag of gedragingen van [naam importeur] in dit verband kunnen/moeten worden toegerekend aan Porsche, kan dus in het midden blijven.

24. [geïntimeerde] heeft, onder overlegging van voorbeelden, ook nog gesteld dat zij bij [naam importeur] bestellingen plaatste onder de naam 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' (zodat [naam importeur] op de hoogte was van het gebruik van deze naam, terwijl zij niet daartegen protesteerde) en dat [naam importeur] en Porsche ook brieven hebben gericht aan 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]'. Volgens Porsche zegt dat niets omdat de verkoopafdeling van [naam importeur] de persoon die de onderdelen bestelt op naam van 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' in het kader van de afwikkeling van die transactie ook op die manier terugschrijft. Wat daar ook van zij, naar het oordeel van het hof bieden deze (en de andere overgelegde) stukken onvoldoende grond voor het oordeel dat [geïntimeerde] het gerechtvaardigd vertrouwen mocht koesteren dat zij impliciete toestemming had om de aanduiding 'porschespecialist' te voeren of dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zou maken. nte publiek het teken 'porschespecialist' in een handelsnaam of in een als merk gebruikt teken aldus begrijpt dat de desbetreffende onderneming dus géén officiële dealer van Porsche is. Bovendien is voor oneerlijk gebruik reeds voldoende dat, kort gezegd, bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er een bijzondere band tussen Van den Berg en Porsche bestaat; dat hoeft niet een officieel dealerschap te zijn. Die indruk kan, zoals hiervoor is overwogen, in dit geval naar het oordeel van het hof worden gewekt. Van den Berg had zich hier bewust van moeten zijn. Bij dit alles komt dat het merk 'Porsche' in de Benelux bekendheid geniet, waaruit Van den Berg voordeel zou kunnen halen om haar waren en/of diensten in de handel te brengen.

Overige leessuggesties rechtsoverweging 27 e.v.

Lees het arrest hier zaaknr. 200.098.670/01, LJN BY8261.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT ('Porschespecialist' met succes verboden door Porsche)
DomJur 2012-928 (Porsche AG – Porsche Specialist B.V.)
Marques (Court of Appeal The Hague drives Porsche to victory in trade mark infringement case against ‘Porschespecialist’)
SOLV (Wereld van verschil tussen "Porschespecialist" en "Gespecialiseerd in Porsche")
Rechtennieuws.nl ('Porschespecialist' met succes verboden door Porsche)

BMM Themanummer, Themanummer Merk en geneesmiddelen, BMM Bulletin 2012-4 (winter).

In het acht jaar geleden verschenen themanummer Farma en Merkenrecht (BMM Bulletin 2004-2) lag de nadruk op de commerciële kant van de geneesmiddelenmarkt met alle interessante IE-gevolgen, die concurrentie met zich meebrengt, zoals de farmareclame, substitutie van geneesmiddelen en parallelimport.

Ditmaal heeft de redactie een meer praktische invalshoek gekozen, die de merkengemachtigde zeker zal aanspreken, zoals de totstandkoming en de ontwikkeling van het farmamerk in een streng door de overheden in het belang van de volksgezondheid gereguleerde markt.

Pierre Konings, 'Global Branding van geneesmiddelen', BMM Bulletin, 2012-4, p.130/134.
Marloes Bakker, 'Farmaceutische merken in registerconflicten', BMM Bulletin 2012-4, p.135/144.
Ilja Morée, 'Vervalste geneesmiddelen - De stand van zaken.', BMM Bulletin 2012-4, p.145/147.

Pierre Konings – toen hij dit artikel schreef werkzaam bij het geneesmiddelenconcern MSD – beschrijft de ontwikkeling van een nieuw merk en de hindernissen, die daarbij te nemen zijn.

Marloes Bakker, advocaat bij Klos Morel Vos & Schaap geeft een inleiding bij de Europese rechtspraak met betrekking tot de acceptatie voor inschrijving van het merk en inventariseert de rol van het Benelux Merkenbureau(BBIE) en het Europese Merkenbureau(BHIM) in registerconflicten.

Ilja Morée, advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek tot slot beschrijft de strijd van de overheid om o.a. via regelgeving het op de markt brengen van vervalste en daarmee kwalitatief ondeugdelijke geneesmiddelen te voorkomen.

Pierre Konings, 'Global Branding van geneesmiddelen', BMM Bulletin, 2012-4, p.130/134.

Het ontwikkelen van een geneesmiddel duurt vele jaren en kost honderden miljoenen euro’s. Dan moet de naam van dat product klinken als een klok. Namen van geneesmiddelen werden traditioneel ontworpen voor doktoren die de geneesmiddelen voorschreven en klonken wetenschappelijk. Tegenwoordig zijn namen van medicijnen steeds meer patiëntgericht en klinken abstracter zoals PROZAC (fluoxetine, Eli Lilly) tegen depressie en VIAGRA (sildenafil, Pfizer) bij erectiestoornissen. Maar hoe komen de geneesmiddelen aan hun naam? Waar moet een goede naam aan voldoen? In dit artikel geef ik een blik op merkcreatie vanuit het farmaceutisch bedrijf waarvoor ik werkzaam ben.

Marloes Bakker, 'Farmaceutische merken in registerconflicten', BMM Bulletin 2012-4, p.135/144.

Merken voor geneesmiddelen zijn een categorie apart. Farmaceutische merken bevatten vaak een pre- of suffix die gerelateerd is aan de werkzame stof of het indicatiegebied van het geneesmiddel waarvoor zij bedoeld zijn. Welke invloed hebben deze elementen op de vraag of er sprake is van gevaar voor verwarring? Dienen zij te worden weggelaten uit de vergelijking van de tekens? Of worden zij niet als beschrijvend opgevat door het relevante publiek? Wie is eigenlijk het relevante publiek als het gaat om geneesmiddelen? En wanneer moeten geneesmiddelen als ‘soortgelijk’ worden beschouwd? Dit artikel geeft een inleiding op deze onderwerpen aan de hand van Europese rechtspraak en onderzoekt in het bijzonder hoe het BBIE en het BHIM omgaan met merken voor geneesmiddelen in registerconflicten.

Ilja Morée, 'Vervalste geneesmiddelen - De stand van zaken.', BMM Bulletin 2012-4, p.145/147.

In de EU is sprake van een toename van geneesmiddelen die qua identiteit, geschiedenis of oorsprong vervalst zijn. Deze middelen zijn uit het oogpunt van de Europese geneesmiddelenwetgeving illegaal omdat zij niet voldoen aan de communautaire voorschriften voor geneesmiddelen. Vervalste geneesmiddelen dienen te worden onderscheiden van andere illegale geneesmiddelen, alsmede van middelen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten. Voorts mogen producten met onbedoelde kwaliteitsgebreken als gevolg van fabricage- of distributiefouten niet met vervalste geneesmiddelen worden verward.

Een bijdrage van Corina Wolfert, Merkenbureau Abcor.

In navolging van IEF 11873. De Australische merkenautoriteiten weigerden het merk ZELCIVOL van Boehringer Ingelheim in klasse 5 voor farmaceutische preparaten omdat de merknaam de INN stem OL bevat (section 43 van de Merkenwet 1995). Een merknaam mag volgens deze wet geweigerd worden als deze bestaat uit een INN stem en dit voor verwarring of misleiding zorgt met de aangevraagde warenomschrijving. Boehringer tekent bezwaar aan en wordt in het gelijk gesteld. De uitspraak geeft duidelijke handvaten hoe met INN stems in merken omgegaan moeten worden.

Het merk ZELCIVOL wordt in eerste instantie geweigerd omdat deze onder andere het element OL bevat. Dit element wordt in de lijst van de World Health Organisatie genoemd als een gebruikelijke INN stem dat verwijst naar Alcohol en Phenol. Voor meer achtergrond informatie, zie het artikel Merken- en gezondheidsautoriteiten meer op een lijn.

Een merknaam mag geweigerd worden wanneer het een INN stem bevat en dit tot verwarring of misleiding kan leiden in combinatie met de waren uit klasse 5. Het merk ZELCIVOL is aangevraagd voor farmaceutische preparaten en heeft dus geen specifieke medische indicatie. Het merk zou wel geaccepteerd worden als de warenomschrijving op een zodanige wijze gelimiteerd is dat het product een Alcohol of Phenol functionaliteit in de molecuul structuur heeft.

Boehringer liet het er niet bij zitten en voerde argumenten aan waarom ZELCIVOL wel geaccepteerd moest worden. De beoordelaar hield de beoordeling van het merkenbureau tegen het licht. Zo bekeek zij de uitzonderingsregel. Een INN stem in een merknaam is namelijk wel toegestaan (1) wanneer het een betekenis heeft. En (2) als een INN stem op een zodanige wijze in de naam is verwerkt dat deze niet wordt opgemerkt als een INN stem. De beoordelaar keek tevens naar de bestaande merken en zag een inconsistentie voor wat betreft de acceptatie van merken met een INN stem zoals OL die zonder beperking geaccepteed zijn.

De beoordelaar bepaalde dat de merknaam ZELCIVOL in zijn geheel beschouwd moet worden. De naam ZELCIVOL is op te vatten als een merknaam en niet als een stofnaam. Hierbij nam de beoordelaar ook mee dat andere nationale merkenbureaus het merk ZELCIVOL al wel hadden geaccepteerd.

Het merkenbureau buigt zich nu over hun handelswijze van merknamen in klasse 5 die bestaan uit een INN stem. De beoordelaar heeft een lijst opgesteld die een verdere nuancering geeft hoe om te gaan met de uitzonderingsregel (wanneer een merk dus wel geaccepteerd moet worden). Dit is wanneer:

• Een suffix een algemeen bekende afkorting is, anders dan een INN stem (zoals: AL = Albanie)
• De INN stem niet meer dan 2 tot 3 letters heeft (zoals: kin, ol al, ur, vir),
• Het merk nog meer voor de hand liggende suffixen bevat (zoals: som, one)
• De INN stem op een zodanige manier gebruikt wordt dat het element niet als INN stem wordt opgevat (zoals: ZELCIVOL. Gelet moet dan worden op de klemtoon, toevoeging van mede- of klinkers aan het element, lengte van het woord, etc).

Gelukkig blijkt maar weer dat de medicinale soep toch niet zo heet wordt gegeten als deze wordt toegediend. Toch moeten we afwachten hoe deze liberalere koers wordt opgepakt door het Australische merkenbureau. De farmaceutische industrie kan met bovengenoemde uitspraak voorzichtig weer ademhalen wanneer zij in hun creatieve proces bezig zijn merknamen te ontwikkelen.

Rechtbank Den Haag 9 januari 2012, zaaknr. 410156 / HA ZA 12-27 (Prominent c.s. tegen X en Velderhof Fauteuils B.V.)

In navolging van IEF 11705. Bewijs dat notariële akte juist is, terwijl onderdeel geschrapt was. Merkenrecht na faillissement. Vonnis geldt als overdrachtsakte van het merk VELDERHOF.

In het tussenvonnis heeft de rechtbank overwogen dat X c.s.zal worden toegelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen de voorshands bewezen geachte stelling dat de notariële akte de afspraken die zijn gemaakt tussen Velderhof en Prominent Comfort ten aanzien van het merk juist weergeeft. X c.s. heeft als bewijsmiddelen twee e-mailberichten overlegd. Uit geen van beide e-mailberichten kan worden afgeleid of partijen tijdens de onderhandelingen reeds overeenstemming hadden bereikt over de 18 maanden termijn en de bewoording daarvan als opgenomen in die conceptakte.

De rechtbank bepaalt bepaalt dat dit vonnis zal hebben te gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij [X] het Benelux woordmerk VELDERHOF overdraagt aan Prominent Comfort, zij die overdracht aanvaardt en dat [X] aan (de advocaat van) Prominent Comfort de uitdrukkelijke machtiging verleent om zodanige overdracht bij het BBIE te doen inschrijven. Verklaring voor recht dat onrechtmatig is gehandeld door VELDERHOF te gebruiken na faillissement.

2.11. De verklaringen van Harder en Russchen stroken met elkaar. Uit deze verklaringen volgt naar het oordeel van de rechtbank dat tijdens het doornemen van de notariële akte op 31 juli 2008 tussen Van Olst en [X] een discussie is ontstaan over de 18 maanden termijn die op dat moment was opgenomen in (het concept van) de te passeren notariële akte. Uit de verklaringen volgt ook dat Van Olst en [X] na overleg van zo’n 30 minuten overeenstemming hebben bereikt de 18 maanden termijn uit die akte te schrappen. De notariële akte is vervolgens na het schrappen van de 18 maanden termijn door partijen ondertekend.

2.18 (...) In aanvulling hierop overweegt de rechtbank dat zij begrijpt dat Prominent Comfort met haar onvoorwaardelijke vordering sub I (zie hiervoor vermeld in 2.1) bedoelt dat het vonnis zal hebben te gelden als een akte van overdracht van het merk VELDERHOF en tevens als een machtiging tot inschrijving van die overdracht in het desbetreffende merkenregister. De vordering sub I zal op die wijze worden toegewezen. Het onvoorwaardelijk sub II en III gevorderde wordt toegewezen als een verklaring voor recht dat onrechtmatig is gehandeld vanaf het faillissement van Velderhof omdat op die datum het merk weer eigendom van Prominent Comfort had moeten zijn, en als een veroordeling tot het vergoeden van de schade die daaruit voortvloeit nader op te maken bij staat.

dictum
3.4. bepaalt dat dit vonnis zal hebben te gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij [X] het Benelux woordmerk VELDERHOF met inschrijvingsnummer 0747259 gedeponeerd op 22 december 2003 overdraagt aan Prominent Comfort en Prominent Comfort die overdracht aanvaardt en bepaalt dat [X] aan Prominent Comfort en/of de advocaat van Prominent Comfort de uitdrukkelijke machtiging verleent om zodanige overdracht bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te doen inschrijven;

3.5. verklaart voor recht dat gedaagden ieder voor zich onrechtmatig hebben gehandeld jegens Prominent Comfort door het Benelux woordmerk VELDERHOF met inschrijvingsnummer 0747259 gedeponeerd op 22 december 2003 na het faillissement van Velderhof nog te gebruiken;

3.6. veroordeelt gedaagden tot het vergoeden van de schade die voortvloeit uit het onrechtmatig handelen als bedoeld onder 3.5 nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

Gerecht EU 11 januari 2013, zaak T-568/11 (Kokomarina / OHMI - Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG))

Gemeenschapsmerkenrecht. Oppositieprocedure. Aanvrager van het internationale beeldmerk bevattende de woordbestanddelen „interdit de me gronder I D M G” (klasse 25) komt in beroep tegen de beslissing van het OHIM (verwerping van het beroep) betreffende de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het Benelux-woordmerk „DMG” voor waren van de klassen 18, 25 en 35 is ingesteld.

Het beroep wordt verworpen. Het eerste middel, dat er geen sprake is van normaal gebruik door het oudere merk, is eerst pas voor het Gerecht EU aangevoerd en niet-ontvankelijk. Er is overeenstemming tussen de tekens, ondanks de additionele letter "i" in het beeldmerk. Conceptueel is er geen vergelijking mogelijk, slechts het Franstalige en niet het Nederlands-/Duitstalige publiek zal er betekenis aan geven.

19. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a également pas examiné la question de l’usage sérieux qui ne lui était pas plus soumise (voir arrêt Top iX, point 15 supra, point 15, et la jurisprudence citée).

20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.

46. Troisièmement, sur le plan conceptuel, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que les éléments « dmg » et « idmg » étaient dépourvus de toute signification dans les langues visés. Certes, si l’expression « interdit de me gronder » sera comprise par le public francophone, en revanche, le public germanophone ou néerlandophone ne sera pas à même de la comprendre. Ladite expression étant à l’égard de ce dernier dépourvue de toute signification, l’aspect conceptuel ne saurait influencer la perception des signes en conflit.

47. Il résulte de ce qui précède qu’il existe une certaine similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit, en sorte que ces derniers sont globalement similaires.

Op andere blogs:
MARQUES (General Court: "scolding me is forbidden")

Gisteren is de voorlopige beslissing van het BBIE tot weigering beeldmerk Allah 8 januari 2013, depotnr. 1260522 (Allah) gepubliceerd, IEF 12213, vandaag treffen we in het Benelux merkenregister een nieuw depot aan voor het WOORDmerk ALLAH voor telecomdiensten.

De discusssie rondom de 'volstrekt onbegrijpelijke' afwijzing van de merknaam Allah (advocatenblad), gaat voort. 

Wanneer haalt een naam het register wel, en wanneer niet? Reindert van der Zaal, advocaat bij Kennedy Van der Laan geeft een toelichting. (...) Namen als Jesus en Big Buddha voor kleding, God is busy, can I help you? voor een tv-programma, God Tube voor een videonetwerk en God voor onder meer televisie- en radiouitzendingen hebben de toets der kritiek wel doorstaan. Hoe laat zich dat vertalen naar de toepassing van de wettelijke recht- en regelgeving?

(...) 'Gelet op het feit dat het BBIE verschillende religieuze namen (recentelijk) als merk in dezelfde klassen heeft ingeschreven, lijkt succesvol bezwaar en eventueel beroep kansrijk,' aldus Reindert van der Zaal. 'Wat een (voor de kunstenaar negatieve) rol bij de beoordeling kan spelen, is dat namen als Jesus, Shiva en Mohammed ook veelvuldig als persoonsnaam gebruikt worden. Daar staat echter tegenover dat uit het telefoonboek blijkt dat ook meerdere personen de naam Allah dragen.’

Op andere blogs:
MediaReport (Inschrijving 'Allah'-beeldmerk afgewezen)

UPDATE BBIE Voorlopige beslissing tot weigering Allah 8 januari 2013, depotnr. 1260522 (Allah): Het Bureau heeft besloten de inschrijving van uw merk te weigeren. Wij verwijzen naar artikel 2.11 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom. De reden voor weigering is de volgende: Het teken ALLAH, de in de islam gehanteerde naam voor God, zal niet als merk worden opgevat en mist derhalve ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.11, lid 1, sub b BVIE.

Editie NL heeft in haar uitzending van dinsdag 8 januari een item gemaakt over de discussie rondom het gedeponeerde beeldmerk met woordelement 'Allah'. De Amsterdamse kunstenaar Teun Castelein had die merknaam gedeponeerd (AD.nl). Castelein wil het beeldmerk onder meer voeren voor kleding, schoenen en andere lederproducten. Het BBIE heeft beeldmerk voorlopig geweigerd.

Merkenadviseur Arnaud Bos vindt het onterecht dat 'Allah' is afgewezen. Geregistreerde merken als Mohammed, Jesus, God en Buddha zijn in het verleden wel geregistreerd, wat de weigering van 'Allah' een opmerkelijke beslissing maakt, volgens merkwaardigheden. Het excuus dat het woord niet onderscheidend genoeg is gaat volgens hem niet op.

De weigeringsgrond van het BBIE is ook volgens merkenbureau Chiever opvallend: waarom heeft het BBIE niet gekozen voor een andere, meer voor de hand liggende weigeringsgrond, die ook in de wet is te vinden [strijd met de openbare orde], vragen zij zich af. Volgens Chiever is het BBIE echter niet erg happig om de zedenmeester te spelen.

Caspar van Woensel is gepromoveerd op dit onderwerp en refererend aan zijn boek 'Merk, God en verbod' over oneigenlijk gebruik en monopolisering van tekens met een grote symbolische waarde, legt hij uit:

"Een religieus symbool registreren als beeldmerk kan in Nederland! Het is raar dat we religieuze symbolen niet hebben uitgesloten van die mogelijkheid, want je kunt een monopolierecht claimen op religieuze symbolen, zoals Allah, Jaweh en God of culturele symbolen als bijvoorbeeld de afbeelding van de nachtwacht, een handtekening van Vincent van Gogh of persoonlijkheden uit de geschiedenis."

WIPO 12 november 2012, DNL2012-0059 (Smaragd Music tegen Benson and Partner Ltd.), link

Beslissing ingezonden door Janouk Kloosterboer, QuestIE Advocatuur.

Domeinnaamrecht. Eiser baseert zijn vordering op haar Benelux beeld (2005) en woord (2012) merken en haar handelsnaamrecht Smaragd Music. Verweerder heeft de domeinnaam smaragdmusic.nl in juli 2012 geregistreerd. De domeinnaam is conform artikel 2.1(a) under I van de Regulations identiek aan de handelsnaamrechten. Enkel de handelsnaamrechten zijn voldoende om te voldoen aan het eerste criteria. De website bevat gesponsorde links gerelateerd aan muziekproducten en -diensten. Het wordt daarom gebruikt voor commercieel gewin, door bezoekers aan te trekken via een online locatie die voor verwarring kan zorgen. De domeinnaam dient te worden overgedragen.

Onder A
The Panel finds that the Domain Name is identical to the Complainant’s trade name within the meaning of article 2.1(a) under I of the Regulations.  As the Complainant’s trade name rights are sufficient to fulfill the first requirement of the Regulations, the Panel rules that Complainant has met the first ground of the Regulations.

Onder C
The Respondent did not file any Response.  The Panel considers it likely, as asserted by the Complainant, that the Respondent was able to snap up the Domain Name in a situation where the Complainant had previously registered and used the Domain Name for his business. 

The Complainant has furthermore submitted evidence that the Domain Name is being used for a website containing sponsored links mainly relating to music products and services.  The Panel therefore finds that the Domain Name is being used for commercial gain, by attracting Internet users to a website of the Respondent or other online location through the likelihood of confusion which may arise with the Complainant’s trade name as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of such website or other online location. 

Op andere blogs:
DomJur 2013-930 (Smaragd Music – Benson and Partner Ltd)

Een bijdrage van Corina Wolfert, Merkenbureau Abcor.

Merkenrecht. Tv-formatbescherming. Talpa wil stappen ondernemen om de gemeente Hollands Kroon te verbieden om nog langer gebruikt te maken van het logo met de hand waarin een microfoon zit met daaronder de tekstwolk “de STEM van HOLLANDS KROON”. De gehele layout lijkt namelijk wel erg veel op het Talpa’s logo van The Voice of Holland. De gemeente gebruikt het logo om nieuwe medewerkers op een ludieke manier te werven. Zij liet Talpa weten gewoon door te gaan met de wervingscampagne, omdat zij vinden dat het hier om een andere formule gaat. Talpa raadde de gemeente aan om een merkenadviseur in de arm te nemen. Wij [red. Abcor] beamen dit advies, want dan zou deze gemeente hebben geweten dat er spelregels verbonden zijn aan het gebruik van iemands anders merkregistratie en/of auteursrecht.

Sinds 2011 zijn de gemeentes Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer gefuseerd tot een nieuwe gemeente Hollands Kroon (wikipedia). De gemeente wil nu zes nieuwe medewerkers werven die zij een traineeprogramma aanbieden. Gemeente Hollands Kroon wil geen saai imago dus hadden zij bedacht om de nieuwe medewerkers volgens de Talpa methode te werven. Hierbij zitten drie directieleden van de gemeente op een rode draaistoel met de rug naar de kandidaat toe. De kandidaten krijgen twee minuten de tijd om zich te presenteren. De kandidaat gaat door naar de volgende selectieronde wanneer een directielid op een rode knop drukt en de stoel omdraait. Bij deze selectie is net als bij de Voice of Holland publiek aanwezig. In totaal is er ruimte voor 48 kandidaten die mee mogen doen aan een bootcamp. Tijdens de bootcamp moeten er twee opdrachten uitgevoerd worden. De beste twaalf kandidaten gaan naar de finale waar uiteindelijk 6 kandidaten worden uitgekozen die een traineeprogramma gaan doen. Het gehele programma begint 14 januari en eindigt eind februari van dit jaar. De campagne vooraf aan de werving is een groot succes want inmiddels hebben al 200 kandidaten zich aangemeld.

Talpa heeft echter ook lucht gekregen van deze wervingsactie en deelt dit enthousiasme niet. Talpa brengt namelijk al drieseizoenen het televisie programma The Voice of Holland en twee seizoenen The Voice Kids op de buis. Het symbool van het programma is een microfoon die in een vuist wordt vastgehouden waarbij twee vingers worden opgestoken in de vorm van een V. Onder deze vuist is een tekstballon waarin staat “The VOICE of HOLLAND” of “The VOICE KIDS”. Talpa heeft hiervan verschillende merken geregistreerd. The Voice of Holland is erg populair. In 2011 keken er meer dan 3.6 miljoen mensen naar dit programma. Ook afgelopen jaar was het programma een kijkcijferkanon. De Voice Kids is nu wekelijks te zien op RTL4. The Voice of Holland heeft inmiddels ook aftrek gevonden in het buitenland. Onomstreden staat vast dat The VOICE of HOLLAND een bekend merk is. En bekende merken genieten nu eenmaal een bredere beschermingsomvang. Zo kunnen bekende merken ook optreden tegen gelijkende logo’s of woorden die gebruikt worden voor waren of diensten die anders zijn dan die van het bekende merk. Leggen we het logo van De Stem van Hollands Kroon naast het logo van The Voice of Holland dan lijken de deze logo’s wel erg op elkaar. Ondanks dat de werving van de kandidaten door de gemeente een ander doel heeft, namelijk een geschikte ambtenaar vinden in plaats van een zangtalent, kan Talpa op basis van zijn merkrecht actie ondernemen.

De bedoeling van een juridische actie tegen het oneigenlijk gebruik van je beeldmerk is om verwatering van je merk tegen te gaan. Hierdoor blijft de goodwill in je merk gehandhaafd. Daarnaast liggen op de format van de Voice of Holland auteursrechten. Onder een format verstaan we de vaste elementen die in elk programma terugkeren en die het programma ook origineel maken. In de selectieronde van de Voice of Holland is dit onder andere de combinatie van: de rode draaiende stoelen (blinde auditie), de knop waarop gedrukt wordt, de 1 1/2 minuten die een kandidaat krijgt om zijn liedje ten gehore te brengen. De vraag is of de gemeente inbreuk maakt op deze format zoals zij dit gaat gebruiken. Vindt Talpa dit bezwaarlijk genoeg om hiertegen juridische stappen te ondernemen of kunnen zij hiervan de humor inzien?

Corina Wolfert