Domeinnaamrecht  

Ondanks alles is het Scheidsgerecht toch van oordeel dat eiseres niet aannemelijk heeft gemaakt dat Xiro de domeinnaam gebruikt of dreigt te gebruiken op een wijze waartegen eiseres op grond van artikel 13A lid 1 sub b BMW kan optreden. Wel is het Scheidsgerecht van oordeel dat in strijd wordt gehandeld met sub d. Verweerster heeft geen geldige reden voor de registratie of het gebruik van de domeinnaam, evenmin beschikt verweerster over een eigen recht dat een geldige reden zou kunnen vormen. Tevens doet verweerster op ongerechtvaardigde wijze afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het LoadIT-merk. De rechtbank acht aannemelijk dat verweerster de domeinnaam uitsluitend heeft geregistreerd om Loadit dwars te zitten. "Het feit dat Verweerster tot op heden geen enkele activiteit met de domeinnaam heeft ontplooid, onderstreept deze intentie."

De vordering tot overdracht slaagt aldus. Tevens wordt het verbod toegewezen om domeinnamen te registreren die inbreukmakend overeenstemmen met het Benelux merk LoadIT van eiseres.

Lees hier het vonnis.

De Vries stelt in conventie dat "Z" geen belang heeft bij de door hem gevorderde verklaring, nu hij heeft nagelaten tevens de vernietiging van het arbitraal vonnis ex artikel 1064 en 1065 te vragen. "Deze stelling is kennelijk gebaseerd op de opvatting dat de beslissing van het WIPO Arbitration and Mediation Center van 7 juni 2004 is aan te merken als een arbitraal vonnis.

Deze zienswijze is evenwel onjuist. (...) Het bestaan en het gebruik van deze adminstratieve procedure depriveren domeinnaamhouder en derde evenwel niet van het recht zich tot de gewone rechter te wenden ter beoordeling van hun geschil in volle omvang. (...) De eerdere beoordeling door het Panel bindt de rechtbank dan ook niet, als feitelijk omstandigheid kan zij evenwel van belang zijn."

Dan de beoordeling van de vorderingen in conventie en reconventie (deze worden gezamenlijk besproken). "Z" heeft aangevoerd dat het teken The Bulldog beschrijvend is en niet onderscheidend kan zijn. De rechtbank ontkracht dit. Ten tweede voert "Z" aan dat het teken niet overeenkomt, omdat het zonder het lidwoord 'the'  wordt gebruikt en slechts met één 'l' wordt geschreven. Dit verweer slaagt ook niet.

De rechtbank stelt vast dat de tekens voor waren of diensten worden gebruikt die niet soortgelijk zijn (doorverwijzen naar porno versus horecadiensten, fietsverhuur en energiedrankjes). De bezwaren zijn dus gegrond voorzover zij steunen op artikel 13-A1 sub c of sub d. De rechtbank gaat er veronderstellenderwijs van uit van de bekendheid van de merken van De Vries. Zeer groot is deze volgens de rechtbank echter niet.

Blijft over de vraag of Van "Z" een geldige reden had voor het gebruik. Dit dient primair te worden beoordeeld naar het moment van de eerste registratie van de domeinnaam. "Z" stelt dat hij de aanduiding bulldog heeft gekozen omdat het een normaal zelfstandig naamwoord is, dat gemakkelijk te onthouden is en dat ook niet direct verwijst naar adult-websites. Bij de registratie van de domeinnaam in 1997 was hij niet bekend met de bulldog-merken van De Vries. In beginsel is het door "Z" aangevoerde motief voldoende om een geldige reden op te leveren voor zijn keuze het teken bulldog te gebruiken als kenmerkende deel van zijn domeinnaam."

"Of "Z" bekend was met het merk van De Vries is in beginsel niet relevant. Uitgangspunt is dat men het merk van een ander, als daar een geldige reden toe is, mag gebruiken als kenmerkend onderdeel van een domeinnaam. Enkel bij een zeer bekend merk is hierop een uitzondering denkbaar.  Het is ook niet zo dat een merkrecht zonder meer een soort voorrang op de overeenkomende domeinnaam met zich meebrengt. Die vooronderstelling zou immers afbreuk doen aan het in domeinland geldende beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

In beginsel zou "Z" – binnen de grenzen van artikel 14B sub 1 juncto artikel 3 lid 2 sub c BMW – het teken bulldog zelfs als merk mogen gebruiken. Hierboven is immers reeds overwogen dat "Z" zijn (overeenstemmende) teken voor waren of diensten gebruikte die niet soortgelijk zijn aan de door De Vries aangeboden waren of diensten." Nu De Vries pas voor het eerst in 2003 actie ondernam tegen de domeinnaam van De Vries, heeft De Vries in feite zes jaar lang de geldige reden van "Z" gerespecteerd.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat "Z" met geldige reden het teken bulldog in zijn .com domeinnamen is gaan gebruiken en is blijven gebruiken. Dat hij met de exploitatie van zijn websites onder die namen voordelen heeft behaald is dan ook niet ongerechtvaardigd. “

Dat door het gebruik afbreuk is gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk The Bulldog voor de onder dat merk aangeboden diensten en waren heeft De Vries geheel niet aannemelijk gemaakt en is volgens de rechtbank eigenlijk sowieso niet aannemelijk.

“Dat het gebruik van het teken voor pornosites afbreuk doet aan een merk dat is opgebouwd vanuit en rond een coffeeshop is niet aannemelijk. De Vries miskent dat zijn onderneming zijn fundament vindt in uitsluitend hier te lande gedoogde handel, terwijl de handel van "Z" hier te lande maar ook elders is aan te merken als geoorloofde handel. Dat een der genoemde omstandigheden zich zou voordoen en dat daardoor schade zou zijn ervaren is overigens ook niet te rijmen met het stilzitten van De Vries gedurende circa zes jaar.

De vordering van De Vries wordt afgewezen. "Z" heeft een geldige reden voor het gebruik van zijn merk waar thans nog bij komt dat hij een merk heeft gedeponeerd dat overeenkomt met het kenmerkende deel van de domeinnaam waarmee hij zich een marktpositie heeft verworven.

De slotsom is enigzins curieus. De rechtbank verklaart dat de domeinnamen die inmiddels, na de WIPO-procedure, in bezit zijn van De Vries "geen inbreuk maken op enig recht van De Vries, met betrekking tot het teken 'The Bulldog.'"

Lees het vonnis hier.

In deze procedure (onder aanvoering van een nieuwe advocaat) komt Sabo opeens tot de conclusie dat zij ook geen afstand doet van haar (oude) handelsnaam. De rechtbank is echter zeer recht door zee en leidt uit de schriftelijke verklaring van Sabo af dat Sabo heeft toegezegd haar handelsnaam te zullen wijzigen. Sabo moet deze toezegging nu gestand doen.

Met betrekking tot de domeinnamen wordt de hele dealerjurisprudentie erbij gehaald om tot de slotsom te komen dat het gebruik van deze domeinnamen door Sabo inbreuk maken op de merkrechten van Saab.

"Daaraan doet niet af dat op de website van Saboservice Molenaar staat vermeld dat van een band met Saab Aktiebolag c.s. geen sprake is. Van belang is immers of de indruk van een commerciële band wordt gewekt door het gebruik van het merk en niet of deze indruk nadien op enige wijze wordt weggenom. Op dat moment heeft Saboservice Molenaar immers al ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Saab en is de waarde van het merk al aangetast. Het gebruik door Saboserice Molenaar van de woorden 'saabservice'of 'saabservicemolenaar' in haar handels- en/of domeinnamen is derhalve een ontoelaatbare inbreuk op de merkrechten van Saab Aktiebolag."

Als schrale troost is het verbod om de domeinnamen nog te gebruiken niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard zodat een eventueel hoger beroep afgewacht kan worden door Sabo.

Lees het vonnis hier.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat sprake is van verwarringsgevaar met het merk van Accent. Het gebruik van de domeinnamen als verwijzing naar de website van Join Travel is gebruik van het merk in het economisch verkeer. Voor dit gebruik bestaat volgens de voorzieningenrechter geen geldige reden, omdat er voor Kacmaz geen noodzaak bestond zijn diensten via de domeinnamen aan te bieden gezien het feit dat hij reeds beschikt over de domeinnaam www.jointravel.nl.

De voorzieningenrechter is verder van oordeel dat Kacmaz ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk van Accent, omdat door het gebruik van de domeinnamen de indruk kan ontstaan dat de onderneming van Kacmaz op enige wijze gerelateerd is aan Accent.

De voorzieningenrechter overweegt wel dat met het enkele geregistreerd houden van een domeinnaam nog geen sprake is van gebruik van die domeinnaam als merk. Tegenover het belang van Accent dat erin bestaat dat Accent niet wil dat potentiële klanten die op het internet op zoek zijn naar Accent onbedoeld bij de onderneming van Kacmaz uitkomen, staat het belang van Kacmaz dat hij niet wil dat zijn potentiële klanten, die blijkens zijn stelling inmiddels de weg naar zijn onderneming via de drie domeinnamen hebben gevonden, en onder meer die domeinnamen hebben opgeslagen in hun computer, onbedoeld bij de onderneming van  Accent-Reizen uitkomen.

Daar komt bij dat Accent reeds beschikt over een website die zij voor haar onderneming gebruikt. De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat er geen grond is voor toewijzing van de vordering van Accent tot overdracht van de domeinnamen.

De voorzieningenrechter gebiedt Kacmaz om het gebruik van de domeinnamen www.accentreizen.com, www.accenttravel.nl en www.accenttours.nl te staken en gestaakt te houden.

Lees het vonnis hier (uit de nieuwe DomJur.nl nieuwsbrief).

Op 11 november 2005 is ZO Verzekeringen B.V. in het handelsregister ingeschreven, waarbij haar naam tevens als te voeren handelsnaam werd vermeld. Met ingang van 1 januari 2006 bedient ZO Verzekeringen B.V. zich ook feitelijk van die handelsnaam, en wel voor haar activiteiten op het gebied van verzekeringen. \\

Weststreek c.s. hebben, nadat zij hadden kennisgenomen van het gebruik door ZO Verzekeringen B.V. van de handelsnaam ZO Verzekeringen B.V., op 6 februari 2006 in het handelsregister laten inschrijven dat zij zich (onder meer) bedienen van de handelsnaam ZO verzekeringen, en wel met ingang van 1 november 2005. Weststreek c.s. hebben op 6 maart 2006 bij het Benelux-Merkenbureau het woordmerk ZO VERZEKERINGEN gedeponeerd voor onder meer verzekeringen.

Weststreek c.s. stellen (samengevat) dat zij als eerste de handelsnaam ZO verzekeringen voerden, zodat ZO Verzekeringen B.V. door het gebruik van een handelsnaam waarin die aanduiding voorkomt, inbreuk maakt op het handelsnaamrecht van Weststreek c.s.. Tevens maakt ZO Verzekeringen B.V. door het gebruik van de aanduiding ZO Verzekeringen inbreuk op het merkrecht van Weststreek c.s.

Vast staat dat, toen ZO Verzekeringen B.V. haar handelsnaam in kwestie in het handelsregister inschreef en ging gebruiken, in dat handelsregister geen gelijkluidende naam als handelsnaam was ingeschreven, laat staan als handelsnaam van Weststreek c.s.. Uiteraard is dat niet doorslaggevend voor de vraag aan wie van partijen uiteindelijk het handelsnaamrecht op de aanduiding ZO verzekering toekomt, maar het betekent wel (i) dat ZO Verzekeringen B.V. niet zonder meer bedacht behoefde te zijn op het reeds bestaan van een dergelijke handelsnaam (ii) dat op Weststreek c.s. eens te meer de bewijslast rust van hun stelling dat zij de betreffende handelsnaam reeds gebruikten voordat ZO Verzekeringen B.V. daarmee begon en (iii) dat, willen de vordering van Weststreek c.s. in dit kort geding toewijsbaar zijn, zij aannemelijk zullen moeten maken dat zij het bewijs van een dergelijk eerder gebruik in een bodemprocedure zullen kunnen leveren.

Dat laatste doet zich evenwel niet voor. Uit de producties die Weststreek c.s. hebben overgelegd en waaruit volgens hen het anterieure gebruik volgt, valt niets meer en anders af te leiden dan dat Weststreek c.s. de aanduiding zo.nl hebben gebruikt, al dan niet met de toevoeging “verzekeringen”. Dat is niet hetzelfde als gebruik van de handelsnaam ZO verzekeringen.

Een en ander betekent dat het er voorshands voor moet worden gehouden dat het ZO Verzekeringen B.V. is geweest die de handelsnaam ZO verzekeringen het eerst heeft gebruikt.

Ook voor zover de vordering van Weststreek c.s. is gegrond op het merkenrecht is deze niet toewijsbaar, nu gelet op het eerdere gebruik door ZO Verzekeringen B.V. aan gerede twijfel onderhevig is of Weststreek c.s. ten tijde van het door haar verrichte depot een geldig merkrecht op de aanduiding ZO verzekering konden verkrijgen. De omstandigheid dat er voorshands van moet worden uitgegaan dat ZO Verzekeringen B.V. het eerst de handelsnaam ZO verzekeringen heeft gebruikt betekent nog niet dat haar vordering toewijsbaar is. Daarvoor is immers nodig dat aannemelijk is dat als gevolg van het -in elk geval thans zich voordoende- gebruik door Weststreek c.s. van de handelsnaam ZO verzekeringen verwarring bij het in aanmerking komende publiek te duchten is.

Als over en weer in het ongelijk gesteld zullen partijen hun eigen kosten hebben te dragen.

Lees het vonnis hier.

 Fortis c.s. hebben, integendeel, onweersproken gesteld dat de ingeroepen andere merkinschrijvingen ofwel samenhangen met door hen gesponsorde projecten ofwel zodanig verschillende waren of diensten betreffen, dat zij, Fortis c.s. daarvan geen nadeel ondervinden en daarom ook geen actie ondernomen hebben. Genoemd verweer van Club Cruise c.s. faalt.

In de domeinnamen moet het woord “fortis” als het kenmerkende of meest onderscheidende deel worden aangemerkt, nu de toevoegingen slechts algemeen bekende benainingen vormen van spellen., sporten (“sports”) of een instelling voor gokspelen (“casino”), aan welke benamingen geen onderscheidend vermogen toekomt. Naar voorlopig oordeel sprake van een voldoende mate van overeenstemming om te kunnen leiden tot een merkinbreuk als bedoeld in subonderdelen b en c van artikel 13, onderdeel A.1, BMW.

Soortgelijkheid van de diensten is enkel vereist voor de merkinbreuk als bedoeld in het meergenoemde subonderdeel b. Volgens vaste rechtspraak geldt subonderdeel c immers, ondanks de bewoording ervan, zowel voor soortgelijke waren/diensten als voor niet-soortgelijke waren/diensten. Dit subonderdeel c betreft het geval van een bekend merk Volgens Fortis c.s. is hun woordnaerk ecn bekend merk in de zin van de BMW.

Dit is, gelet op de stellingen van Fortis c.s. en de door hen overgelegde stukken, voldoende aannemelijk en is door Club Cruise c.s. ook niet of onvoldoende weersproken. Nu hieruit volgt dat van subonderdeel c moet worden  uitgegaan, kan de soortgelijkheid van diensten in het midden blijven en moet worden beoordeeld (i) of Club Cruise c.s. hun teken zonder geldige reden gebruiken en (ii) of dat gebruik leidt tot, kort gezegd, ongerechtvaardigd voordeel voor Club Cruise c.s. dan wel merkschade voor Fortis c.s.

Ten aanzien van de geldige reden hebben Club Cruise c.s. niets gesteld of overgelegd waaruit zou kunnen blijken dat er voor hen een bijzondere reden bestond om nu juist de naam “fortis’ voor hun gokdiensten te kiezen. 

Ten aanzien van de eis van, kort gezegd., een ongerechtvaardigd voordeel dan wel merkschade wordt overwogen dat Fortis c.s. voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de domeinnamen afbreuk doen aan de reputatie van hun merk. Aangenomen kan immers worden (i) dat domeinnamen  bij het publiek, mede gezien de bekendheid van het merk, de suggestie wekken dat Fortis  ook op het gebied van gokspelen actief zijn geworden en (ii) dat een dergelijke suggestie, gezien het negatieve imago van gokspelen, schadelijke gevolgen heeft voor Fortis die als aanbieders van financiële diensten bij uitstek afhankelijk zijn van hun goede naam en faam.

De voorgaande overwegingen leiden vooralsnog tot de slotsom dat Club Cruise c.s. door het gebruik van de domeinnamen in kwestie inbreuk maken op het woordmerk Fortis. Zij zijn derhalve gehouden aan die een inbreuk een einde te maken.

Voor zover Fortis c.s. hebben gevorderd dat dit bevel ook moet gelden voor de rechtsopvolgers van Club Cruise c.s., is dat niet toewijsbaar, ook niet als die rechtsopvolgers - zoals Fortis hebben bepleit - de domeinnamen namens of ten behoeve van Club Cruise c.s. zouden gebruiken. De desbetreffende derden hebben immers als rechtsopvolgers een eigen recht betreffende de domeinnamen en zij zijn als zodanig niet aan de onderhavige uitspraak gebonden, nu zij geen partij zijn in dit kort geding.

Voorts kunnen Fortis c.s. uit hoofde van hun exclusieve recht ook aanspraak maken op de gevorderde overdracht van de domeinnamen, zodat de vordering op dit punt eveneens toewijsbaar is. Daaraan kan niet in de weg staan dat ter zitting is gebleken dat Club Cruise B.V. inmiddels de op haar naam geregistreerde domeinnamen aan een derde heeft  overgedragen. Die overdracht moet vooralsnog jegens Fortis c.s. onrechtmatig worden geacht, nu Club Cruise B.V. met de aanspraken van Fortis c.s. op die domeinnamen en met een mogelijke procedure bekend was door de sommatiebrief van 22 maart 2006 en zij desondanks daarna die domeinnamen aan een derde heeft overdragen of in ieder geval de overdracht daarvan doorgang heeft laten vinden.

Lees het vonnis hier.