Domeinnaamrecht  

Conclusie AG HvJ EU 3 mei 2012, zaak C-376/11 (Pie Optiek) - persbericht
Prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Lastgeving (eigen naam, maar voor rekening van een ander). Uitleg van de woorden: "licentiehouders van oudere rechten". Een persoon die slechts gemachtigd is om een domeinnaam te registreren die gelijk is of overeenstemt met het merk is "geen licentiehouder van oudere rechten" in de zin van de genoemde Verordening rondom regels, toepassing en werking van .eu-domeinnamen.

Pie Optiek voert met name aan dat Bureau Gevers geen recht heeft op registratie van de betrokken domeinnaam, aangezien zij zelf geen „houder van een ouder recht” in de zin van verordening nr. 874/2004 is. Het betrokken recht is namelijk in handen van de Amerikaanse onderneming Walsh Optical, die echter niet bevoegd is de domeinnaam te laten registreren aangezien zij buiten de Europese Unie is gevestigd en derhalve niet aan de wettelijke voorwaarden ter zake voldoet. Pie Optiek is van mening dat de twee ondernemingen een truc hebben toegepast om de voorwaarden voor registratie te omzeilen: zij hebben een contract met het opschrift „licentieovereenkomst” gesloten waarin Bureau Gevers zich ertoe verbindt, haar naam en adres in de Europese Unie ter beschikking te stellen om zo haar Amerikaanse klant de mogelijkheid te bieden de litigieuze domeinnaam te registreren. Bovendien betwijfelt Pie Optiek of er juridisch überhaupt sprake is van een licentieovereenkomst, aangezien Bureau Gevers alleen maar de bevoegdheid is verleend om het merk te registreren, maar niet om waren of diensten onder dat merk in de handel te brengen.

Conclusie AG: De woorden „licentiehouders van oudere rechten” in artikel 12, lid 2, van verordening nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moeten aldus worden uitgelegd dat zij in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, niet kunnen doelen op een persoon die door de merkhouder uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, zonder evenwel te zijn gemachtigd om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk.

Vraag: 1. Moet artikel 12, lid 2, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het ".eu"-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie1, aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden "licentiehouders van oudere rechten" kunnen doelen op een persoon die door de houder van het merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een aan het merk identieke of gelijkluidende domeinnaam te registreren, zonder evenwel gemachtigd te zijn om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk?

Vraag 2. Zo ja, moet artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 dan aldus worden uitgelegd dat er "een recht of gewettigd belang" bestaat, zelfs als de "licentiehouder van oudere rechten" de ".eu"-domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de houder van het merk heeft geregistreerd, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de vereiste van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het ".eu"-topniveaudomein2?

Op andere blogs:
IPKat (One in the eye from Pie? Or, when is a licence not a licence?)

Enkele maanden geleden berichten we (IEF 9977) over de lancering van de zogenaamde pornodomeinnamen (met de extensie .xxx). Merknaamhouders konden in de lanceringsperiode kiezen voor een opt-out, zodat de domeinnaam niet kan worden geregistreerd bij een ´gewone´ landrush. Sunrise A voor de sponsored adult community en Sunrise B, voor brands outside the adult community, zie video).

Inmiddels heeft de WIPO de eerste set .xxx-domeinnaamgeschillen beslecht. Hieronder een korte analyse hiervan.

Er vallen een aantal punten op: met name dat er altijd overdracht is bevolen, geen woord wordt gerept over de "preventieve" registratie in de sunrise periode, de toevoeging .xxx gelijk wordt gesteld aan de eerdere jurisprudentie over de toevoeging "xxx" (zonder punt) en dat het veelal reeds langgevoerde merken zijn die de weg naar WIPO hebben gevonden. Ook de reeds bekende online adult entertainment content-aanbieders krijgen de overdracht toegekend, terwijl deze juist in het bijzonder op de hoogte zouden zijn van deze ontwikkeling.

WIPO Panelist 2 april 2012, Case No D-2012-0226 (Georg Streit tegen Tu Nguyen, panelist: Johan Sjöbeck)
inzake: femjoy.xxx

Eiser exploiteert de website femjoy.com voor "downloadable electronic publications such as magazines and periodicals featuring photographs and images of landscapes and human bodies" en heeft merknamen geregistreerd. Zij is een bekend merk op het gebied van erotische websites.

De verweerster, licensee van de eiser, heeft duidelijk de bedoeling om soortgelijke diensten aan te bieden, omdat de .xxx-TLD specifiek verwijst naar sites waar 'adult entertainment content' wordt aangeboden. Ondanks dat de website niet actief is, is het passief houden van de website geen feit waardoor er geen kwader trouw kan worden vastgesteld. De overdracht wordt bevolen.

Onder A: The Respondent obviously intends to offer services and content of a similar nature as provided at due to the fact that the top level domain (TLD) “.xxx” clearly refers to a particular sort of content.

Onder C: It has been argued by the Complainant that the Respondent registered the disputed domain name for the purpose of disrupting the business of the Complainant and in order to prevent the Complainant from reflecting its’ trademark FEMJOY in a corresponding domain name within the sTLD (sponsored Top Level Domain) “.xxx”, primarily intended for the adult entertainment industry. Considering that the disputed domain name is registered in a TLD intended for the same type of products and services for which the trademark is registered and in the absence of contrary evidence, the Panel finds that the Respondent knew or should have known of the Complainant’s trademark at the time the Respondent registered the disputed domain name.

Evidence submitted by the Complainant indicates that the disputed domain name does not resolve to any active website and that the Respondent has not made any legitimate use of the disputed domain name. As stated in the decision in Telstra Corporation Limited. v. Nuclear Marshmellows, WIPO Case No. D2000-0003, and confirmed in subsequent decisions, "being used in bad faith" is not limited only to positive action as inaction is within the concept. Furthermore, as expressed in paragraph 3.2 in the WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0"), passive holding as such does not prevent a finding of bad faith. Based on the circumstances above and the evidence in this particular case, the Panel finds that the Respondent’s passive holding of the disputed domain name indicates bad faith.

WIPO Panellist 11 maart 2012, case No D2012-0083 (Borçelik tegen Contact Privacy, panellist: Kaya Köklü) en Case No D2012-0082 (Borusan Holding tegen Erdogan).
inzake: borcelik.xxx én borusanholding.xxx

Borçelik, als onderdeel van de Borusan Holding is sinds 1944 actief, met name als staalfabrikant in Turkije en maakt bezwaar tegen de registratie van haar merk met als Top Level Domeinnaam .xxx.

Onder A geeft de Panellist aan dat de extensie .xxx, in lijn met de gewone toevoeging xxx aan domeinnamen geen onderscheidend vermogen met zich meebrengt. Ondanks dat het niet erg waarschijnlijk is dat een staalfabrikant adult entertainment content zal aanbieden via het internet, sluit dit niet per se verwarringsgevaar uit. Bijzonder is wel dat de domeinnaam niet actief is, en dus geen bona fide niet-commercieel of fair use-gebruik kan worden vastgesteld, maar er wordt wel (onder C) geconstateerd dat er sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw. Met name omdat de Turkse reputatie bekend moet worden geacht en omdat de domeinnaam volledig identiek is aan de merknaam. De domeinnaam dient te worden overgedragen.

Onder A: Moreover, in its assessment, the Panel has taken into account that due to the use of the “.xxx” TLD, which is primarily for adult entertainment content, Internet users may associate the disputed domain name with an adult related website instead of a steel company’s website. Such Internet users may conclude in advance that any website linked to a domain name ending with the “.xxx” TLD, even if comprising the Complainant’s mark, will likely not be operated by the trademark owner itself. In fact, Internet users may not expect a steel company to provide sexual content or comparable services on the Internet. Nevertheless, it is the Panel’s view that this does not per se exclude a likelihood of confusion. The Panel rather believes that even if the “.xxx” TLD is currently associated mainly with adult content, there is still a valid risk of confusion among Internet users, in particular if well-known trademarks are concerned. Given the notoriety of the Complainant’s Turkish trademark in this particular case, the Panel is convinced that any use of a domain name fully incorporating the Complainant’s trademark BORÇELİK will most likely result in confusion among Internet users with respect to the Complainant’s existing trademark rights (cf. Deutsche Bank Aktiengesellschaft v. New Work TV Tickets Inc., WIPO Case No. D2001-1314).

WIPO Panelist 26 maart 2012, Case No D2012-0192 (Sterling Jewelers tegn Jimenez/LegalReversal.com, panelist: Sandra A. Sellers)
inzake; kayjewelers.xxx

KAY JEWELERS opereert sinds 1919 onder dit teken en heeft diverse gelijkluidende merknamen geregistreerd. Zij exploiteert ook website met deze merknaam met de extensie .com, .net, .org en .us. Nu worden de domeinnamen .co (verkocht vóór deze procedure), .me (onderwerp van een ander geschil), .mobi en .xxx geregistreerd door verweerder.

Onder A geeft de panellist aan dat de toevoeging van een top-level domeinnaam niet relevant is of de domeinnaam identiek of verwarringwekkend gelijk is. In dit geval wordt gelijkheid vastgesteld en wordt ook voldaan aan de andere eisen. Eerder bood verweerster ook aan om de .co en .me domeinnaam te verkopen voor respectievelijk $ 7.500 en $15.000, dit zijn bedragen ver boven de 'out-of-the-pocket' costs. De overdracht wordt bevolen.

Onder A: The disputed domain names consist of Complainant’s mark KAY JEWELERS in its entirety, and the only difference between Complainant’s mark and the disputed domain names are insertion of the top-level domains “mobi” and “xxx”. It has long been held that the addition of top-level domains is irrelevant to the determination of whether the domain names are identical or confusingly similar to a complainant’s mark. The Panel thus finds that the disputed domain names are identical to Complainant’s KAY JEWELERS mark.

WIPO Panelist 26 februari 2012, case No D2012-0074 (Denizbank tegen Registration Private, panellist Kaya Köklü)
inzake: denizbank.xxx

DENIZBANK is een bank die sinds 1938 financiële diensten verleend en in meer dan 100 landen merkenrechten heeft verworven. Ook hier is de het gebruik van de .xxx-extensie irrelevant om niet van gelijke tekens te kunnen spreken. De bewijslast ligt normaliter bij de eiser, maar aangezien het onmogelijk is om negatief te bewijzen dat sprake van kennis van de verweerder van het merk, wordt de bewijslast ex 4 (a)(ii) van de Policy omgekeerd. Eerder bood verweerster één dag na registrtie via email aan eiser en later via een veilingsite de domeinnamen aan voor respectievelijk $ 28.000 en YTL 38.500 aan. De overdracht wordt bevolen.

Onder A: In its assessment, the Panel has taken into account that some Internet users may falsely associate the disputed domain name with a pornographic website due to the use of the “.xxx” TLD, which primarily should indicate explicitly sexual content. Given the notoriety of the Complainant’s trademark in Turkey, any use of a domain name incorporating the Complainant’s trademark DENIZIBANK will most likely result in confusion among Internet uses with respect to the Complainant’s long existing trademark rights.

Onder B: While the burden of proof remains with the Complainant, the Panel recognizes that this would result in the impossible task of proving a negative, in particular as the evidence needed to show the Respondent's lack of rights or legitimate interests is primarily within the knowledge of the Respondent. Therefore, the Panel agrees with prior UDRP panels that the Complainant is required to make out a prima facie case before the responsibility shifts to the Respondent to show that it has rights or legitimate interests in the disputed domain name in order to meet the requirements in paragraph 4(a)(ii) of the Policy, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Case No. D2003-0455.

WIPO Panelist 4 april 2012, Case No D2012-0339 (HemNet tegen X, panelist Tuukka Airaksinen)
inzake: hemnet.xxx   (8 KB)

Het Zweedse bedrijf HemNet exploiteert een heel populaire vastgoed-website met .se-extensie en heeft gelijke merknaam in Zweden. Alle punten worden in het voordeel van HemNet beoordeeld. Interessant is de reactie van de verweerder op de stakingsbrief dat zij in onderhandeling is met en derde partij over de verkoop van de domeinnaam voor $2.000.

Onder C: Following the Complainant’s cease-and-desist letter to the Respondent, the Respondent sent an email indicating that it is negotiating the sale of the disputed domain name with a third party, who allegedly is claiming trademark rights in a different geographical region. The Respondent indicated that the price discussed with the other party is around USD 2,000.

Bent u benieuwd of uw naam als .xxx-domeinnaam is geclaimd: performers registry.
Meer .xxx-zaken, een klein overzicht.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 20 april 2012, KG ZA 12-198 (Infostrada tegen S. c.s. h.o.d.n. Coolbreeze)

Opdracht registratie domeinnaam. Infostrada legt zich toe op onder meer internationale vermarkting van sportrechten en de productie, distributie en publicatie van sport media content. S. was als freelancer werkzaam voor Infostrada en had als opdracht o.a. het opzetten en begeleiden van mediaprojecten. Voor één van de belangrijkste klanten KNHS was S. betrokken bij het online platform paardensport.tv en heeft daarom in opdracht de domeinnaam aangekocht.

S. heeft - zie de e-mailcorrespondentie - het geld voor de registratie ontvangen, maar heeft de domeinnaam niet overgedragen. S. is contractueel gebonden de domeinnaam over te dragen aan opdrachtgever KNHS en wordt daartoe veroordeeld.

4.2 (...) Uit dat bericht volgt dat de registratie van het domein en de hosting geen deel uitmaken van de overeenkomst. S. stelt dat hij er nooit een geheim van heeft gemaakt dat hij het domein op eigen naam had geregistreerd en dat hij ook gewoon de jaarlijkse kosten heeft voldaan.

4.3. Ter zitting heeft de voorzieningenrechter partijen voorgehouden dat er in deze geen sprake is van een concrete schriftelijke overeenkomst maar dat de inhoud van de overeenkomst moet worden afgeleid uit de verklaringen van partijen en met name de beschikbare email correspondentie. De door partijen gegeven uitleg en ook de daarop gebaseerde vordering van Infostrada is op onderdelen niet in lijn met deze correspondentie.

4.5. De uitleg die S. c.s. geeft aan de e-mail van 11 april 2008 is naar voorlopig oordeel ook onaannemelijk. Uit die mail volgt juist dat S. de Domeinnaam heeft aangekocht voor de KNHS. Dat de kosten voor registratie en hosting nog niet zijn gefactureerd is begrijpelijk in het licht van het gegeven dat S. de Domeinnaam niet heeft overgedragen aan de KNHS. In werkelijkheid heeft hij immers de domeinnaam op zijn eigen naam geregistreerd en heeft als houder de site onder die domeinnaam doen hosten.

4.6. De voorzieningenrechter heeft dan ook ter zitting het voorlopig oordeel uitgesproken dat S. contractueel gebonden is de Domeinnaam over te dragen aan de KNHS.

Op andere blogs:
DomJur

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over: merkregistratie nadat de domeinnaam is geregistreerd en dat een software producent dit gemakkelijk via een simpele internetzoekopdracht had kunnen achterhalen, een uitbreiding van een oude merkregistratie met producten nadat de domeinnaam is geregistreerd en een handelsnaam/merk die volledig in de domeinnaam moet terugkomen.
Vorige editie: WIPO-selectie maart 2012

D2012-0129 (merk ná domeinnaam geregistreerd)
elliweb.info > Complaint denied 
De registratie van de domeinnaam in kwestie was eerder in de tijd dan de registratie van het merk. Er is onvoldoende aangetoond dat er sprake zou zijn van "unregistered trademark rights".

Thus, to make good this claim, the Complainant must establish the existence of unregistered trade mark rights pre-dating registration of the Domain Name. What must a Complainant produce in the way of evidence to establish the existence of unregistered trade mark rights? This question is answered in paragraph 1.7 of the WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), which is to be found on the Center’s website. (...)

The Complainant has produced nothing in the way of evidence to establish unregistered trade mark rights. The Complainant’s evidence contains no information on the nature and extent of its business; nothing in the way of sales figures; nothing in the way of advertising spend; and nothing to demonstrate any media recognition or third party recognition of any kind. Some of the documentation that the Complainant has produced has been in the French language. Notwithstanding that English is the language of this proceeding, the Panel has done his best to try and decipher whether any of the French language documents provide support of any kind for the existence of unregistered trade mark rights, but does not believe that they do.

D2012-0063
omniprise.com > Complaint denied 
De registratie van de domeinnaam (augustus 2002) vond ruim eerder plaats dan de registratie van het merk (juni 2009). Eiser had moeten weten dat verweerder de domeinnaam in bezit had toen zij haar merk registreerde, aldus is er van oneerlijke handel noch kwade trouw onvoldoende sprake. Als computer software producent en verkoper was zij zeker in de gelegenheid een simpele internet zoekopdracht uit te voeren.

Onder B: Respondent has demonstrated that it adopted and was known by the term “OmniPrise” substantially before Complainant used and/or registered its trademark. Respondent filed a public notice of its usage. Respondent maintained at least a rudimentary webpage under the disputed domain name as early as 2002. Complainant could (and should) have identified Respondent and the disputed domain name at the time it adopted its trademark. (As a computer software producer and vendor, Complainant presumably had the capability of performing a simple Internet search). There is credible evidence that Respondent made bona fide use of the trade name “OmniPrise” before notice of this dispute, even if the nature of its business was not clearly spelled out on its initial webpage. Paragraph 4(c)(i) of the Policy refers to use of, or preparations to use, a name "corresponding to the domain name" in connection with a bona fide offering of services, and Respondent has provided unrebutted evidence that it operated a business corresponding to the domain name prior to notice of this dispute (even if it did not clearly manifest itself on its web page).

D2011-2167
bathox.com > Complaint denied 
Alleen een beperkte merkregistratie voorafgaand (bath salts) aan registratie domeinnaam, terwijl nadien ook 'shower gels' zijn toegevoegd aan de registratie; de Geschillenbeslechter zoekt zelfstandig naar informatie.

Onder B:
From the information that is available from the Respondent’s website and the letters written to the Complainant, which form part of the case file in this matter, the Respondent has used the disputed domain name in connection with a bona fide offering of goods over some period of time before then.

According to the Respondent’s website, the business Newimage Cosmetics was established in Australia in 1996, 15 years ago and it has been in continuous operation since that time. Although a small company it has an apparently growing business (the company brochure proclaims, “We have achieved growth in sales by 25% every year over the period of last 5 years.”) produces a range of heath care products, has an organisation structure, a manufacturing facility and apparently has a market for its products in South-East Asia. Further the disputed domain was registered over seven years ago.

The Panel therefore finds that although the Complainant has made out a prima facie case that the Respondent lacks rights or legitimate interests in the use of the disputed domain name, the evidence is that the Respondent has been using the domain name in connection with a bona fide offering of goods or services before notice of the dispute was made. The requirement of paragraph 4(a)(ii) of the Policy is therefore not satisfied.

DNL2011-006
forevershop.nl > Complaint denied 
Eiser heeft de handelsnaam Forever living products Benelux en merk (via volmacht) FOREVER LIVING PRODUCTS voor haar handel in parfums en cosmetica. De Geschillenbeslechter oordeelt dat er geen verwarringwekkende overeenstemming is tussen de domeinnaam en de handelsnaam en het merk. De beschermingsomvang is de combinatie van de drie respectievelijk vier woorden. Het teken forevershop wijkt zodanig af dat men niet kan spreken van verwarringwekkende overeenstemming.

Onder A:

Het Merk en de Handelsnaam van Eiser bestaan beide uit een combinatie van de woorden “forever”, “living”, “products” (en in geval van de Handelsnaam de geografische aanduiding “Benelux”). Al deze woorden hebben op zichzelf geen of ten hoogste een minimaal onderscheidend vermogen. Daar komt bij dat het woord “forever” voor de waren waarvoor het Merk is ingeschreven door het in aanmerking komende publiek als een beschrijving van het duurzame karakter van deze waren kan worden begrepen en dit element als zodanig een verwijzend (en dus niet onderscheidend) karakter heeft.

Dat betekent voor het Merk van Eiser dat voor de beschermingsomvang vooral moet worden gekeken naar het Merk als geheel, dat wil zeggen naar de combinatie van de voornoemde drie woorden. Het teken “forevershop” uit de Domeinnaam wijkt in zodanige mate af van deze combinatie dat niet van verwarringwekkende overeenstemming kan worden gesproken. Het enkele feit dat zowel het Merk als de Domeinnaam als eerste bestanddeel het woord “forever” bevat doet aan deze conclusie niet af nu het Merk geen bescherming geeft voor het woord “forever” op zich.

DNL2012-0004
electroluxlaundrysystems.nl > Transfer
zie de DomJur-bespreking

WIPO Arbitrage 26 maart 2012, DNL2011-0078 (Bedrijvenpagina Nederland B.V. tegen Bedrijfspagina Benelux BVBA, geschillenbeslechter: Hub Harmeling)

Domeinnaamrecht inzake bedrijfspagina.nl. De activiteiten van zowel eiseres als verweerder bestaan uit de vermelding van contactgegevens en de plaatsing van advertenties van ondernemingen in een online bedrijvengids. Sinds 24 juni 2004 voert eiseres de handelsnaam bedrijvenpagina.nl en stelt dat verweerder de sterk gelijkende handelsnaam bedrijfspagina.nl pas sinds 1 april 2011 hanteert.

De geschillenbeslechter oordeelt dat de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam van eiseres. Echter de misleiding is onvoldoende aannemelijk gemaakt en de door verweerder aangevoerde bona fide exploitatie is voldoende om van een recht of legitiem belang te kunnen spreken. De vordering wordt afgewezen.

Onder B Recht of Legitiem Belang:

Verweerder heeft daartegen gemotiveerd aangevoerd dat Verweerder met de Domeinnaam een bona fide onderneming drijft. Verweerder heeft zijn onderneming opgericht met als doel de exploitatie van een online bedrijvenpagina. Wat er ook zij van de beweerde misleidende handelingen ten aanzien van mogelijke klanten van Eiseres, uit de inhoud van de betreffende website blijkt dat de Domeinnaam met name ook voor bona fide commerciële doeleinden gebruikt wordt. Het feit dat de website in het verleden niet door de zoekmachines is geïndexeerd, waardoor zij slecht vindbaar was, doet daar niet aan af.

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat in het licht van de door Eiseres aangevoerde feiten en de betwisting door Verweerder onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat Verweerder de Domeinnaam uitsluitend ter misleiding van klanten van Eiseres gebruikt.

De Geschillenbeslechter is binnen het specifieke en beperkte kader van de Regeling om deze redenen van oordeel dat de door Verweerder aangevoerde bona fide exploitatie van de Domeinnaam voldoende is om een recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder bij de Domeinnaam aan te nemen.

WIPO Arbitration 13 maart 2012, DNL2011-0074 (Maison Louis Latour v. Jos Beeres Wijnkoperij; geschillenbeslechter: Willem Leppink)

Jos Beeres heeft de domeinnaam louislatour.nl geregistreerd en gebruikt deze om wijnen van het merk Louis Latour aan te bieden. Als er op de link wordt geklikt, wordt men doorverwezen naar josbeeres.nl, waar men ook andere merken aan kan schaffen.

Toepassing Oki-Data-criteria: Oki Data zegt dat je op de website onder de domeinnaam met het merk erin alleen de trademarked goods mag verkopen. Hoever gaat dat? Omdat er, na doorverwijzing naar de eigen site, ook andere wijnen worden aangeboden, is er volgens het panel geen sprake van bona fide gebruik van de domeinnaam. De domeinnaam moet worden overgedragen.

Onder B:

The subpage shows on the middle of the page the various Louis Latour wines and on the left hand side a column which lets a visitor select all the various wines the Respondent offers by e.g. color, country, taste and price. The Panel is of the view that by doing this, it cannot be said that the Respondent is using the site to only sell the trademarked goods. The site makes it relatively easy for Internet users to switch to another product than the wine as produced by the Complainant. This circumstance indicates that the Respondent is using the Trademark in the Domain Name also to divert Internet users to competitive goods, which implies that the Domain Name for purposes of the Regulations is not used for the bona fide offering of goods or services.

This circumstance indicates that the Respondent is using the Trademark in the Domain Name also to divert Internet users to competitive goods, which implies that the Domain Name for purposes of the Regulations is not used for the bona fide offering of goods or services.

Therefore the Panel finds that the Respondent cannot be said to have rights to or legitimate interests in the Domain Name.

Vzr. Rechtbank Zwolle-Lelystad locatie Zwolle 12 januari 2012, LJN BV3553 (Wirozo beheer tegen gedaagde)

In't kort: Domeinnaamrecht. De vraag of een geblokkeerde deelnemer van porscheforum.nl met het gebruik van de domeinnaam hetporscheforum.nl onrechtmatig handelt. De domeinnaam is anoniem geregistreerd bij SIDN. Het forum dient binnen 24 uur offline gehaald te worden (vordering 1). En gedaagde dient een domeinnaam met daarin een combinatie van de woorden "porsche" en "forum" te staken (vordering 2). De machtiging tot overschrijving van de SIDN-registratie dient binnen 72 uur te worden verstrekt.

Anonieme registratie
4.2.  De domeinnaam "hetporscheforum.nl" is anoniem geregistreerd bij de SIDN, waardoor op grond van deze registratie niet kan worden achterhaald wie de houder van de domeinnaam is. [gedaagde] is door Wirozo gesommeerd om het gebruik van de domeinnaam te staken. [gedaagde] heeft inhoudelijk gereageerd op deze sommaties en heeft verklaard dat hij de domeinnaam van het forum niet zal gaan veranderen. [gedaagde] heeft daarbij nimmer opgemerkt dat hij geen houder is van de domeinnaam of dat Wirozo zich dient te wenden tot zijn besloten vennootschap. Gelet op hetgeen partijen jegens elkaar hebben verklaard en over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid mocht Wirozo aannemen dat [gedaagde] houder is van de domeinnaam. [gedaagde] heeft eerst in het kader van onderhavig kort geding aangevoerd dat hij geen rechthebbende van de domeinnaam is, doch deze stelling is op geen enkele wijze onderbouwd. Nu voor bewijslevering door [gedaagde] in dit kort geding geen plaats is, gaat de voorzieningenrechter er voorshands vanuit dat [gedaagde] houder is van de domeinnaam "hetporscheforum.nl".

Verschil leidt tot verwarring
4.3.  Het verweer van [gedaagde] dat sprake is van verschillende domeinnamen en dat zijn domeinnaam is geaccepteerd door de SIDN, waardoor er volgens hem geen sprake is van onrechtmatig handelen, faalt. Een als misbruik van recht te kwalificeren onrechtmatig handelen kan immers ook bestaan in het gebruik van een domeinnaam die een dermate grote gelijkenis vertoont met een reeds in gebruik zijnde domeinnaam dat argeloze bezoekers die op zoek zijn naar de website van de eerder geregistreerde domeinnaam terecht komen bij de website van een later geregistreerde domeinnaam. Voldoende aannemelijk is geworden dat daarvan in dit geval sprake is. Het verschil tussen de twee domeinnamen betreft enkel het aan de domeinnaam van [gedaagde] toegevoegde lidwoord "het". [gedaagde] heeft ter zitting ook erkend dat de grote gelijkenis tussen de domeinnamen tot verwarring leidt.

Om internetgebruikers te lokken
Daarnaast is voldoende aannemelijk geworden dat [gedaagde] zijn domeinnaam heeft geregistreerd en onderhouden met de bedoeling internetgebruikers die op zoek zijn naar het forum van Wirozo naar zijn eigen forum te lokken. Hiertoe is van belang dat [gedaagde] niet heeft weersproken dat beide fora zich richten op dezelfde doelgroep en dat beide fora wat betreft uiterlijk en indeling een sterke gelijkenis vertonen. [gedaagde] heeft bovendien ter zitting verklaard dat hij in samenspraak met andere deelnemers van "porscheforum.nl" uit onvrede over de gang van zaken op dat forum een eigen forum heeft opgericht. Dat op het internet verschillende fora aanwezig zijn met een domeinnaam waarin de woorden "porsche" en "forum" voorkomen en waartegen Wirozo niet optreedt, doet aan de onrechtmatigheid van het handelen van [gedaagde] niet af.

Waarde (mede) afhankelijk van aantal bezoekers
Voorts wordt overwogen dat de waarde die een domeinnaam vertegenwoordigt (mede) afhankelijk is van het aantal bezoekers. Voldoende aannemelijk is dat Wirozo schade lijdt door het op onrechtmatige wijze weglokken van internetbezoekers die op zoek zijn naar het forum van Wirozo.

Overdracht bevolen
4.5.  De voorzieningenrechter ziet eveneens aanleiding om het gevorderde onder 3 toe te wijzen, waarbij [gedaagde] een termijn wordt gegund van 72 uur. Hiertoe is van belang dat [gedaagde] de domeinnaam "hetporscheforum.nl" aan een derde zou kunnen overdragen en dat het forum dan kan worden voortgezet. Wirozo zou zich dan opnieuw moeten inspannen om het litigieuze gebruik van deze domeinnaam te doen staken. [gedaagde] heeft ter zitting bevestigd dat het overdragen van de domeinnaam aan een ander of aan Wirozo slechts een eenvoudige administratieve handeling is. Het standpunt van [gedaagde] dat het niet gebruikelijk is om tot overdracht van een domeinnaam te worden veroordeeld is niet nader onderbouwd, zodat de voorzieningenrechter daaraan voorbij gaat.

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Weglokken internetters via domeinnaam verboden)

Op Domjur.nl staan Nederlandse uitspraken en rechtspraak met betrekking tot domeinnamen. In het bijzonder .nl-domeinnamen. De meest recente uitspraak die nog niet hier is gepubliceerd.

WIPO geschillenbeslechting 6 februari 2012,, DNL2011-0060, (inzake eva-solo.nl, Eva Solo A/S tegen Intrec B.V., geschillenbeslechter: Paul Reeskamp) - DomJur 2012-821

Eiser is een in Denemarken gevestigde, internationaal opererende onderneming die onder meer bestek, servies, bloemenvazen en – meer in het algemeen – decoratieve producten voor binnen en buiten ontwikkelt, ontwerpt en verhandelt. De aanvullende voorwaarden voor legitiem gebruik, zijn ook van toepassing op wederverkopers die geen onderdeel maken van het (officiële) distributienetwerk van een rechthebbende.

Aangezien verweerder niet voldoet aan deze voorwaarden, en bekendheid met het merk, dat de domeinnaam identiek is hieraan en het logo prominent is afgebeeld zonder in afdoende bewoordingen afstand wordt genomen van de onderneming van Eiser, ontstaat de onjuiste indruk dat tussen partijen een relevante band ontstaat. Kwader trouw wordt aangenomen en de domeinnaam wordt overgedragen.

Onder B. Ook de enkele mededeling op de disclaimer pagina (“Via deze website worden alleen originele producten van Eva Solo A/S te Denemarken te koop aangeboden. Intrec B.V. is wederverkoper van deze Eva Solo producten. Intrec B.V. heeft geen enkele relatie met het distributienetwerk van Eva Solo A/S te Denemarken”) kan naar het oordeel van de Geschillenbeslechter niet leiden tot de conclusie dat daarmee in afdoende mate de (afwezigheid van een) relatie tussen partijen duidelijk wordt gemaakt.

Onder C. Voldoende aannemelijk is dat Verweerder met het gebruik van de Domeinnaam commercieel voordeel tracht te behalen door internetgebruikers naar zijn website te leiden. Dit is op zichzelf evenmin een omstandigheid op grond waarvan kwade trouw kan worden vastgesteld. Kwade trouw kan in geval van een wederverkoper evenmin worden vastgesteld enkel op basis van het feit dat een merk onderdeel uitmaakt van een domeinnaam.

In de onderhavige zaak is Verweerder echter reeds sinds de registratie van de Domeinnaam bekend met het Merk, is de Domeinnaam identiek aan het Merk en worden het Merk en het logo van Eiser prominent afgebeeld op de ontwerpen van de website onder de Domeinnaam, zonder dat er in afdoende duidelijke bewoordingen afstand wordt genomen door Verweerder van (de onderneming van) Eiser. Hierdoor ontstaat – zoals hiervoor besproken – de onjuiste indruk dat tussen partijen een rechtens relevante band bestaat.

Voorgaande DomJur Update december 2011.

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over: kwader trouw en een privacy service, afdoening onder A vanwege gebruik van onderscheidende toevoeging [sinds 1953], achternaam in combinatie met beschrijvend element, een dissenting opinion over gebruik van een acronym, gebruik van de naam van je dochter in een domeinnaam en een anekdote over iemands bijnaam die leidt tot legitiem gebruik.

D2011-1954 (privacy service)

mediaset.com > Complaint denied

Kwader trouw volgt niet (automatisch) uit een verborgen identiteit via een privacy service.

Onder C: According to the Complainant, the Respondent’s bad faith is supposed to result from the facts that the disputed domain name is inactive, that the Respondent’s identity is concealed by a privacy service, and that the MEDIASET Marks have a strong reputation. The Complainant also cites a few precedents, without, however, explaining why the Panel should rely on them. (...) In the view of the Panel, the Complainant’s arguments are not sufficient to infer bad faith use. The Respondent’s identity was disclosed by the registrar upon receipt of the Complaint and thus already disclosed when the Complaint was amended. Furthermore, the use of privacy services in general is not to be objected. Only if a respondent uses a privacy service primarily in order to hinder legal proceedings, this may be an additional argument supporting bad faith behavior.

D2011-2239 (afgedaan onder A)

intervac-homeexchange.com > Complaint denied

Gebruik van het merk HOME EXCHANGE, maar mét de onderscheidende toevoeging INTERVAC. Dit levert geen overeenstemming op met het (beschrijvende) merk. Daarbij wordt die combinatie INTERVAC en HOME EXCHANGE reeds sinds 1953 gevoerd als handelsnaam.

Onder A: In this case, the Complainant’s HOME EXCHANGE mark is wholly incorporated into the Disputed Domain Name, but the other element in the Disputed Domain Name is the Respondent’s distinctive and coined word mark INTERVAC which precedes the words “home exchange” and has been used over a long period of time by the Respondent [red. sinds 1953 "to facilitate the exchange of teachers’ homes"].

D2011-2181 (surname)

hogueholsters.com > Complaint denied (surname)

Onder B: Complainant contended that it never consented to Respondent’s use of its HOGUE marks in the Domain Names, and that the addition of descriptive terms to Complainant’s well-known HOGUE marks did not legitimize Respondent’s registrations of the Domain Names. Respondent responded by indicating Hogue is his surname, a point which is not disputed, and that Respondent is entitled to use his own surname within the Domain Names in connection with a bona fide use.

D2011-1981 (dissenting opinion over een acronym)

ceat.com > Transfer with dissenting opinion (dissenting opinion)

Dissenting: In essence, what has happened in this case is that some 10 years ago and in fact on January 24, 2001, the Respondent, a company domiciled in Canada, registered as a domain name a 4-letter series of letters that can be described as an acronym. The acronym “ceat” is clearly well established, as the un-contradicted evidence is that it is in wide use as an acronym and as an abbreviation: according to the evidence, a Google search has shown over 12 and a half million third party results, which show that the word or grouping of letters is subject to wide use unconnected to the Complainant, although many other uses, of course, relate to the Complainant. Nor does the acronym seem to be a rare or remote one: the website of Acronym Finder5 has 8 verified meanings for the acronym “ceat”, none on which is the Complainant and the website Acronym Attic6 shows that there are 16 unverified meanings and that on a descending 3 star to 1 star rating, the Complainant’s name has a 1 star rating at number 11. None of this is meant to denigrate the Complainant or to diminish its standing, but it shows that the acronym has a reasonably wide use unconnected with the Complainant and therefore must have value as a word with at least some value unconnected with and independent of the Complainant’s trademark. Lees verder

D2011-2300

zeeto.com > Complaint denied (soort surname)

Respondant legt aan de hand van een anekdote zijn bijnaam uit en het Panel accepteert dit als "surname"-verweer.

Onder C: The Respondent has submitted credible evidence that he has been commonly known by the name “Zeeto” since the early 1990’s. (...) The anecdotal explanation of his childhood nickname, combined with the registration of the disputed domain 23 months prior to the Complainant’s use and filing of the ZEETO GROUP and ZEETO trademark applications supports the conclusion that the Respondent was not aware of the Complainant’s rights in the trademark ZEETO. In fact, the Panel finds that the Complainant (pending such time as its trademark applications for ZEETO may occur) actually had no rights in the ZEETO trademarks, at the time the disputed domain name was registered. Accordingly, the Panel is prepared to find that, at the time of registration, Respondent did not act in bad faith, under the Policy. Since the date of registration of the disputed domain name in September 2005, Respondent has also not done anything inconsistent with a good faith adoption and use of an appropriate identifier for himself, including his e-mail address at XXXXX@zeeto.com, and for his business.

D2011-2068 (surname, eigen onderzoek arbiter)

mariahradio.com > Complaint denied

Complainant heeft het merk RADIO MARIA geregisteerd en de dochter van Respondent heet Mariah. Dit is geen cybersquatting waar een merk voor zakelijke doeleinde wordt geregistreerd. Dit is legitiem gebruik.

Onder B: What has emerged in the Respondent's Supplemental Filing, and has been ascertained by the Panel's personal research, is that Mariah is the name of the Respondent’s daughter. The Domain Name registered by the Respondent thus contains the name of its daughter, which is a common woman’s name, and the descriptive term “radio”. Based upon the facts apparent, this is therefore not a case of cybersquatting where a registrant merely wishes to exploit a trade mark for business purposes by registering a domain name identical or confusingly similar to a third party's trade mark.

Onder C: In the present case, the Domain Name incorporates the descriptive term “radio” in its entirety. The links posted on the Respondent's website and pointing to the websites of other radio stations are therefore merely related to the descriptive meaning of the term “radio”. The term “Mariah”, also incorporated into the Domain Name, being the name of the Respondent's daughter, the Panel is satisfied that the Respondent is not taking undue advantage of the Complainant's trade mark.

The present case is not such that the Respondent deliberately created confusion to profit from the RADIO MARIA trade mark. On the contrary, the fact that “Mariah” is the name of the Respondent's daughter as well as a common woman’s name, and that the term “radio” is purely descriptive weighs heavily against a finding of bad faith.

En nog wat meer complaint denied/cancellations/.nl-domeinnamen:
D2011-2062 bahiadelduque.com > Complaint denied
D2011-2209
redbull-fx.com
redbull-fx.net
redbullfx.com
redbullfx.net > Cancellation
D2011-2049 sunjoy.com > Complaint denied
D2011-2225 phoenix-poland.com > Complaint denied
D2011-2222 redbullafterparty.com > Cancellation
D2011-2016 lobjet.com > Complaint denied
D2011-2124
calorifrioenlinea.com
caloryfrioenlinea.com > Complaint denied
D2012-0061
novotelbeachresorts.com
novotelmandalay.com
novotelyangon.com
phuquocnovotelresort.com
sofitelbeachresorts.com
sofitelmandalay.com
sofitelngapaliresort.com
sofitelphanthietresort.com
sofitelphuquoc.com
sofitelphuquocresortandspa.com
sofitelresortngapali.com
sofitelresortphuquoc.com
sofitelyangon.com
sofitelyangonhotel.com > Cancellation
D2011-2291
areva-uranium.com
avera-niger.com
avera-uranium.com > Transfer, cancellation in part
D2011-2270 affinitycard.com > Complaint denied
D2011-1950 solanum.com > Complaint denied
 
.nl-domeinnamen:
DNL2011-0076 oomsverzekeringen.nl > Transfer
DNL2011-0088 hollandcolours.nl > Transfer - DomJur 2012-827
DNL2011-0069 123inktwinkels.nl > Transfer - DomJur 2012-828

Rechtbank 's-Gravenhage 6 januari 2012, LJN BV8021 (X Merk en Merk Modehandel B.V.)

Merknaam, handelsnaam en domeinnaamrecht in (niet rechtsgeldig) opgezegde franchiseverhouding. De franchiseovereenkomsten worden door franchisegever niet rechtsgeldig ontbonden. Daarom is de franchisegever gehouden tot integrale nakoming van de overeenkomsten, meer specifiek tot nakoming van de levering van merkproducten. Vooralsnog mag [X] het merk en de handelsnaam gebruiken en de exploitatie van de winkels voortzetten. De websites verwijzen slechts naar de winkellocaties en er worden geen producten te koop aangeboden. [X] dient zich uitdrukkelijk te onthouden van ander gebruik van het merk op de websites.

In citaten
1.3. Inbreuk op merk- en handelsnaam
Voorts is in diezelfde e-mail bezwaar gemaakt tegen het feit dat uw cliënte, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming, de domeinnaam [domeinnaam] heeft laten registeren met gebruikmaking van de beschermde handels- en merknaam "[merk]". In mijn e-mail d.d. 6 september 2011 is dit met verwijzing naar relevante contractsbepalingen nader toegelicht en tevens aangegeven dat (verdere) gebruikmaking van de merk- en handelsnaam c.q. het in de lucht brengen van een webshop via genoemde website onrechtmatig is.

In reconventie
2.4. [merk] vordert - zakelijk weergegeven na vermeerdering van eis - (1) [X] te verbieden (verder) inbreuk te maken op het merk en de handelsnaam '[merk]', meer in het bijzonder hem te verbieden gebruik te maken van opschriften, logo's en wandbelichting, van de naam '[merk]' in een eigen handelsnaam, domeinnaam en op internet, van de websites '[website 1]', '[website 2]' en '[website 3]', op straffe van een dwangsom, dan wel van lijfsdwang; (2) [X] te verbieden [merk]-artikelen te verhandelen; (3) [X] te veroordelen tot doorhaling van de handelsnamen '[X] [merk] [plaats 2]' en '[X] [merk] [plaats 1]' in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; (4) [X] te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 25.810,01, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente en (5) [X] te verbieden om met wie ook binnen de [naam]-organisatie contact te hebben, op straffe van een dwangsom, dan wel van lijfsdwang, een en ander met veroordeling van [X] in de proceskosten.

3.4. Ten overvloede wordt overwogen dat de in de brief van [merk] van 7 november 2011 genoemde gronden voor ontbinding zich concentreren rond de gedragingen van [X] jegens medewerkers en andere franchisenemers van [merk] en dat daarover voorshands - tegenover de gemotiveerde betwisting door [X] - evenmin voldoende duidelijkheid is verschaft, terwijl bovendien niet in voldoende mate aannemelijk is geworden dat deze gedragingen een onmiddellijke ontbinding van de overeenkomsten tussen partijen rechtvaardigen. Hetzelfde geldt voor de mogelijke inbreuk op de merk- en handelsnaam van [merk] door het registreren van de meergenoemde domeinnaam door [X].

Kenbaar maken van mogelijk inbreuk
3.8. Primair heeft [X] aangevoerd dat [merk] haar vordering in reconventie in strijd met het bepaalde in artikel 7.2 van het 'Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector civiel/familie' heeft ingesteld, aangezien zij bij brief van 16 december 2011 slechts de vorderingen, maar niet de gronden daarvoor heeft vermeld. Gelet op de aard van de vorderingen, de omstandigheid dat [merk] haar standpunt met betrekking tot de ontbinding van de franchiseovereenkomsten en de mogelijke inbreuk op haar merk en handelsnaam reeds in de correspondentie tussen partijen genoegzaam kenbaar heeft gemaakt en de vorderingen in reconventie ter zitting nader zijn toegelicht, is de voorzieningenrechter van oordeel dat [X] in staat is geweest om hiertegen op adequate wijze verweer te voeren, zodat hij door voormelde gang van zaken niet in zijn belangen is geschaad. Anders dan [X] heeft betoogd is [merk] dan ook ontvankelijk in haar reconventionele vorderingen.

Gebruik en exploitatie voortzetten
3.9. Onder verwijzing naar hetgeen is overwogen en beslist in conventie, dienen de franchiseovereenkomsten thans als onverkort geldend te worden aangemerkt, zodat [X] vooralsnog overeenkomstig het bepaalde in die overeenkomsten het merk en de handelsnaam '[merk]' mag gebruiken en de exploitatie van de winkels in [plaats 2] en [plaats 1] mag voortzetten. Voor toewijzing van het gevorderde gebod om de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel door te halen en het verbod om artikelen van het merk '[merk]' te verhandelen en gebruik te maken van het merk in de winkels, bestaat dan ook voorshands geen aanleiding.

Domeinnaam
3.10. Ter zake van het gevorderde gebod om het gebruik van de door [X] gebruikte websites te staken wordt overwogen dat [merk] voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het [X] niet is toegestaan om [merk]-kleding te verhandelen via internet. Weliswaar maakt [X] gebruik van een drietal websites, maar voorshands is genoegzaam gebleken dat op deze websites slechts wordt verwezen naar de winkels in [plaats 1] en [plaats 2] en dat hij via internet geen producten te koop aanbiedt. Onder die omstandigheden ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding voor toewijzing van het gevorderde verbod om de domeinnamen te gebruiken. Wel dient [X] zich uitdrukkelijk te onthouden van ander gebruik van het merk '[merk]' op de websites dan de hiervoor bedoelde verwijzing. Nu de vordering van [merk] op dit punt niet op dit gebruik is gericht, zal deze worden afgewezen.

- veroordeelt [merk] tot integrale nakoming van de franchiseovereenkomsten, meer specifiek tot nakoming van de levering van merkproducten van het merk '[merk]' aan [X] ter zake van de door [X] bestelde producten zoals bedoeld in artikel I van de franchiseovereenkomsten;

Op andere blogs:
DomJur 2012-823