Domeinnaamrecht  

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 20 juli 2012, zaaknr. 420870/KG ZA 12-589 (Orly International INC. tegen A for Beauty B.V. c.s)

Merkrecht. Domeinnaamrecht. Auteursrecht. Orly is een onderneming die zich bezighoudt met de verhandeling van producten op het gebied van nagel- en lichaamsverzorging voor de professionele en consumentenmarkt en is houdster van het Gemeenschapsmerk ORLY.
AFB handelt onder de naam 'The Nail Company' en heeft een tweetal domeinnamen geregistreerd. Via deze websites biedt AFB in Nederland nagellak en -verzorgingsproducten aan. In 2008 zijn Orly een AFB overeengekomen dat AFB als distributeur, Orly-producten, waaronder nagellak, in Nederland zal verkopen. Orly heeft geconstateerd dat via een andere website producten worden aangeboden, waarbij eveneens gebruik wordt gemaakt van het promotiemateriaal van Orly.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van merkinbreuk. Het gebruik van het teken 'Orly Nederland' in de domeinnaam en als handelsnaam op de twee websites door AFB c.s. wordt gezien als gebruik van dat teken als merk voor het onderscheiden van onder meer haar eigen waren en/of diensten. Volgens de voorzieningenrechter is er sprake van meer dan het enkele registeren en/of geregistreerd houden van een domeinnaam. De vordering tot een bevel tot medewerking aan de overdracht van de domeinnaam wordt toegewezen. Het bevel tot doorlinken wordt hierdoor afgewezen. Met betrekking tot de vordering tot auteursrechtinbreuk oordeelt de voorzieningenrechter dat onvoldoende concreet is onderbouwd dat de genoemde elementen van Orly's website in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming. Deze vordering wordt afgewezen.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Orly toe en veroordeelt AFB in de proceskosten.

Merkinbreuk
4.5. Deze verweren falen. Het gebruik van het teken “Orly Nederland” in de domeinnaam en als handelsnaam op de twee websites door AFB c.s. moet naar voorlopig oordeel worden gezien als gebruik van dat teken als merk door AFB c.s., namelijk voor het onderscheiden van onder meer haar eigen waren en/of diensten. Dat gebeurt door middel van de aan de door AFB gehouden domeinnaam verbonden website kennelijk door zowel AFB als door BAE. Desgevraagd heeft mr. Roelofs ter gelegenheid van de mondelinge behandeling bevestigd dat de domeinnaam orly-nederland.nl, anders dan in de in 2.7 aangehaalde e-mail wordt gesteld, inderdaad op naam van AFB staat. Mr. Roelofs heeft daarbij toegelicht dat AFB de afnemer was van de producten van Orly en dat AFB BAE erbij heeft betrokken teneinde een verdeling te kunnen maken voor de belevering van de groothandelsmarkt (AFB) en de consumentenmarkt (BAE). Dat de inhoud van de website slechts aan een van beide partijen is toe te rekenen, is door AFB c.s. niet concreet en duidelijk aangevoerd. In het licht van hetgeen AFB c.s. heeft gesteld over de rolverdeling tussen AFB en BAE en in het licht van het gebruik van de handelsnaam “Orly Nederland” op zowel de website www.orly-nederland.nl als op de website www.professionalcosmetics.nl, welke laatste website gelet op het aldaar vermelde adres en KvK-registratienummer in verband kan worden gebracht met BAE, komt het de voorzieningenrechter voorshands voor dat BAE evenzeer gebruik maakt van de domeinnaam orly-nederland.nl en de handelsnaam “Orly Nederland” als AFB. Hieruit volgt dat ook BAE verantwoordelijk kan worden gehouden voor het voeren van de handels- en domeinnaam “Orly Nederland”, respectievelijk www.orly-nederland.nl.

4.10. Op grond van bovenstaande argumenten van Orly kan naar voorlopig oordeel niet worden ontkend dat Orly nog altijd belang heeft bij haar vordering tot een merkinbreukverbod, verzekerd door een dwangsom, zodat deze als hierna in het dictum verwoord zal worden toegewezen. Daarbij is met name van belang dat aannemelijk is geworden dat AFB c.s. de inhoud van de website www.orly-nederland.nl via een andere domeinnaam opnieuw online heeft geplaatst en van Orly voorshands oordelend niet kan worden gevergd dat zij in verband daarmee voortdurend onderzoek zou moeten doen naar het al dan niet actief zijn/worden van dergelijke websites. Wat ook zij van de stelling dat het enkele registreren en/of geregistreerd houden van een domeinnaam geen merkinbreuk kan inhouden, hier is duidelijk dat sprake is van meer dan het enkele registreren en/of geregistreerd houden. De vordering tot een bevel tot medewerking aan de overdracht van de domeinnaam wordt, gelet op het voorgaande, eveneens toegewezen. Omwille van de praktische uitvoerbaarheid en ter vermijding van onnodige executiegeschillen zal het merkinbreukverbod als in het dictum te melden worden toegewezen en zal bij het bevel tot medewerking aan de overdracht van de domeinnaam de termijn als in het dictum te melden worden bepaald. Nu de website op dit moment niet actief is, een merkinbreukverbod en een bevel tot medewerking aan overdracht van de domeinnaam wordt uitgesproken, valt niet in te zien welk belang Orly daarnaast nog heeft bij het doorlinken van de website naar haar eigen website, althans hetgeen daartoe is aangevoerd wordt voorshands oordelend onvoldoende geacht. Het bevel tot doorlinken wordt daarom afgewezen.

Auteursrecht
4.12. Ten aanzien van de in vordering sub 4 van het petitum gevorderde aanpassing van de uitstraling van de websites, is voorshands onvoldoende duidelijk op welke grond deze vordering is ingesteld. Voor zover Orly hiermee heeft bedoeld te stellen dat AFB c.s. met de uitstraling van haar websites, waarbij zij in het bijzonder noemt: de stijl, vormgeving, kleurstelling en lettertypen, eveneens auteursrechtinbreuk pleegt, wordt deze stelling bij gebrek aan een deugdelijke onderbouwing, verworpen. Dat de genoemde elementen van Orly’s website, en daarmee Orly’s website, in aanmerking (kunnen) komen voor auteursrechtelijke bescherming is onvoldoende concreet onderbouwd. Hetzelfde geldt voor de vervolgens te beantwoorden vraag of AFB c.s. daarop inbreuk maakt. Deze vordering zal daarom worden afgewezen.

Voorschot op schadevergoeding
4.16. Voor wat betreft de reconventionele vordering tot zekerheidsstelling merkt de voorzieningenrechter op dat de regeling van artikel 224 Rv is bedoeld voor een gedaagde om zekerheid te verkrijgen van een in het buitenland gevestigde eiser, dan wel voor eiser en gedaagde van een dito interveniënt, doch dat deze regel expliciet niet kan worden ingeroepen door een eiser voor de voldoening van zijn vordering. Aangezien AFB degene is die de eis in reconventie heeft ingesteld, komt de verlangde zekerheidsstelling alleen al daarom niet voor toewijzing in aanmerking.

Op andere blogs:
DomJur nummer: 2012-874
Nederlandsch Octrooibureau (Mag een ex-distributeur de domeinnaam nog wel gebruiken?)

Vzr. Rechtbank Rotterdam 18 juli 2012, zaaknr. 40434/KG ZA 12-485 (Eiser c.s. tegen Nope is Dope B.V. c.s.)

Uitspraak én samenvatting ingezonden door Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen.

In de onderhavige zaak heeft één van de eisers enkele merken in licentie gegeven aan één van de gedaagden, op voorwaarde dat hij een aandeel zou verwerven van 33% in het aandelen pakket van de betrokken gedaagde. Het aandeel verwerft hij niet en verwerving na 3 jaar in het licht van de huidig zaak wordt in kort geding als onvoldoende spoedeisend geoordeeld. Eiser stelt dat later een van de andere gedaagden de merkrechten wegens een vervalste akte heeft doen overdragen. Dit komt niet voldoende vast te staan, omdat de originele akte nergens is te vinden en aan relevant grafologisch onderzoek niet kan worden toegekomen. De andere eiser is auteursrechthebbende op het logo dat in meerdere van de genoemde merken is opgenomen. Eiser heeft de met de merknaam overeenstemmende domeinnaam nopeisdope.com, die op naam stond van één van gedaagden, zonder titel overgedragen aan de andere eiser na bedreigingen. Eiser vordert om als bewindvoerder ex art 710 Rv bij de werkmaatschappij Nope Is Dope BV te worden aangesteld, maar dit wordt door de voorzieningenrechter afgewezen. De vordering in reconventie tot staking van het gebruik van de merken en handelsnaam Nope Is Dope en overdracht van het domein nopeisdope.com wordt toegewezen aan gedaagden.

De voorzieningenrechter beveelt eiser c.s inbreuk op de merkrechten en de handelsnaam te staken en gestaakt te houden, beveelt eiser c.s. de domeinnaam nopeisdope.com ter vrije beschikking van Nope Is Dope c.s. te stellen. De proceskosten worden gematigd en deels gecompenseerd.

Merkinbreuk
6.5.2 Gelet hierop is niet met de in kort geding vereiste mate van zekerheid vast te stellen aan wie de merkrechten toebehoren. Binnen dit kort geding, waarbinnen voor verdere bewijsvoering gen plaats is, in het kader van de belangenafweging terughoudendheid geboden met het treffen van voorlopige voorzieningen die vergaande negatieve consequenties kunnen hebben voor de bedrijfsvoering van partijen, waaronder het veroorzaken van blijvende schade. Dat het niet gebruik kunnen maken van de merkrechten A tot en met E voor NID c.s., meer in het bijzonder Nope is Dope B.V., ernstige schade met zich meebrengt is evident. Nope is Dope B.V. maakt sinds haar oprichting in september 2009 veelvuldig gebruik van haar (licentie)rechten op de merken A tot en met E bij het promoten van de door Nope is Dope B.V. georganiseerde (dans)evenementen en de verkoop van tickets ten behoeve van die evenementen. Hiermee heeft NID c.s. voldoende aannemelijk gemaakt een zwaarwegend beland te hebben bij de merkrechten A tot en met ter uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van Nope is Dope B.v.. Eiser c.s. heeft een redelijk, zwaarwegend belang bij de merkrechten op A tot en met onvoldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt. Weliswaar heeft eiser ter zitting verklaard zo'n drie keer -met gebruik van zijn merkrechten- bedrijfsactiviteiten te hebben ontplooid, maar eiser c.s. heeft hier geen stukken van overlegd. Voorts kan in de geschetste situatie niet worden uitgesloten dat het door eiser c.s. gebruiken van voornoemde merkrechten voor het ontplooien van soortgelijke bedrijfsactiviteiten als Nope is Dope B.V. als onrechtmatig handelen van eiser c.s. jegens Nope is Dope B.V. gekwalificeerd moet worden. Daar komt bij dat de rechten van de licentienemer niet zonder omstandigheden zal de voorzieningenrechter zodanige voorzieningen treffen die er op neerkomen dat de bestaande situatie gehandhaafd wordt tot in de bodemprocedure hierover is beslist, dan wel partijen anderszins tot en vergelijk zijn gekomen. Het onder I primair in reconventie ten aanzien van de merkrechten A tot en met E zal daarom als na te melden worden toegewezen, onder afwijzing van het onder 3 in conventie gevorderde ten aanzien van de merken A, B, D en E. De meegevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. Nu noch NID c.s., noch eiser c.s. aannemelijk heeft gemaakt dat de andere partij inbreuk maakt op de merkrechten F en G, en ook overigens niet is voldaan aan de vereisten van artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE, zullen de vorderingen onder 3 in conventie en onder I primair in reconventie voor zover die zien op F en G worden afgewezen.

6.5.3 Gelet op het onder 6.5.2 overwogene zal de vordering onder 4 in conventie worden afgewezen omdat deze vordering ziet op logo's die tevens zijn aan te merken als beeldmerken en over deze beeldmerken is onder 6.5.2 reeds geoordeeld. De vraag of de -als productie 21 door eiser c.s. overgelegde- akte van overdracht auteursrechten d.d. 12 april 2006 tussen derde en eiser echt dan wel vervalst is kan mitsdien onbesproken blijven.

Handelsnaam
6.8 (...) Tussen partijen is niet in geschil dat Nope is Dope B.V. de handelsnaam Nope is Dope sinds haar oprichting op 2 september 2009 gebruikt voor haar bedrijfsactiviteiten en de website. Eiser heeft onvoldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt dat hij onder de naam Nope is Dope deelneemt aan het economisch verkeer, waarbij materieel voordeel wordt beoogd en waarmee hij in min of meer blijvend verband naar buiten toe optreedt. Hiermee voldoet eiser c.s. niet aan artikel 1 van de Handelsnaamwet.

Domeinnaam
7.3 De voorzieningenrechter stelt (...) dat voorshands voldoende aannemelijk is dat Nope is Dope B.V. rechthebbende is op de domeinnaam nopeisdope.com. Tussen partijen is voorts niet in geschil dat Nope is Dope B.V. tot voor kort de domeinnaam nopeisdope.com in gebruik had en dat eiser c.s. deze domeinnaam, middels het wijzigen door eiser van de inloggegevens, zich heeft toegeëigend. Eiser c.s. heeft dit zelf ter zitting erkend. De voorzieningenrechter kwalificeert dit handelen als domeinkaping. Dat NID c.s., meer in het bijzonder Nope is Dope B.V., hierdoor grote schade kan lijden is evident. De weigering van eiser c.s. om de domeinnaam toegankelijk te maken en over te dragen aan NID c.s. maakt daarom naar voorlopig oordeel inbreuk op de rechten die NID c.s. op de website kan doen gelden. Hiermee ligt de vordering onder V in reconventie, voor zover die ziet op de domeinnaam nopeisdope.com, als na te melden voor toewijzing gereed, met dien verstande dat het onder V i)primair gevorderde, gezien de door de voorzieningenrechter op dat punt te betrachten terughoudendheid, niet wordt toegewezen. De onder V gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. De vordering onder IV in reconventie zal niet afzonderlijk worden toegewezen omdat NID c.s. de onder IV in reconventie gevorderde handelingen zelf in haar macht heeft op het moment dat de domeinnaam nopeisdope.com aan haar te vrije beschikking staat.

Op andere blogs:
DomJur (nummer 2012-873)

HvJ EU 19 juli 2012, zaak C-376/11 (Pie Optiek) - perscommuniqué

Prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België).

In navolging van IEF 11265 (Concl. A-G). Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Lastgeving (eigen naam, maar voor rekening van een ander). Uitleg van de woorden: 'licentiehouders van oudere rechten'. Het Hof EU benadrukt dat houders van oudere rechten tijdens de 'Sunrise Period' slechts één of meer domeinnamen in het .eu-domein kunnen laten registreren wanneer zij hun vestigingsplaats, hoofdbestuur, hoofdkantoor of woonplaats in de Unie hebben. Licentiehouders van oudere rechten zijn slechts registratiegerechtigd wanneer zij aanwezig zijn op het grondgebied van de Unie en in plaats van de houder beschikken over het oudere recht.

Antwoord van het Hof EU:

Artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moet aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden „licentiehouders van oudere rechten” niet doelen op een persoon die door de houder van het betrokken merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van deze houder, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met bedoeld merk, zonder evenwel gemachtigd te zijn dat merk commercieel te gebruiken in overeenstemming met de eigen functies ervan.

Prejudiciële vragen:
1) Moet artikel 12, lid 2, van verordening [nr. 874/2004] aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden „licentiehouders van oudere rechten” kunnen doelen op een persoon die door de houder van het merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, of, zonder evenwel gemachtigd te zijn om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk?

2) Zo ja, moet artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 dan aldus worden uitgelegd dat „een recht of gewettigd belang” eveneens bestaat indien de „licentiehouder van oudere rechten” de .eu-domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de houder van het merk heeft geregistreerd, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de eisen van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening [nr. 733/2002]?

Op andere blogs:
IPKat (Pie in the eye: Non-EU companies suffer .EU domain name blow)

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over: bekend Engels advocatenkantoor heeft onvoldoende bewezen dat ze rechten hebben; domeinnaam gebruikt uit wraak op oud-opdrachtgever; WIPO-procedure gebruikt om druk op verweerder uit te oefenen; naam van een parfum gebruikt voor website waarop IT-services worden aangeboden; parkeersite heeft legitiem belang bij domeinnaam; domeinnaam gebruiken wanneer men al eerder onder de naam uit het tweede level actief was; door panel niet afgestapt van principe dat sprake moet zijn van registratie én gebruik te kwader trouw; domeinnaam eerst gedoogd, geen kwader trouw; parkeersite die allerlei producten laat zien die niet samenhangen met de producten van eiser; toetsing Oki-data principes; geschil welke niet geschikt is voor beoordeling door het panel. De vorige editie: WIPO-selectie mei 2012.

De selectie is (deels) samengevat door Sara Biersteker, Van Till Advocaten.

D2012-0972
blandyandblandy.com > Complaint denied

Bekend Engels advocatenkantoor. Blandy en Blandy heeft onvoldoende aangetoond/bewezen dat ze rechten hebben in de naam Blandy en Blandy. Geen overeenstemming.

 “In the Panel’s view, the evidence provided by the Complainant in respect of the first element of paragraph 4(a) of the Policy is extremely weak. The Complainant states that it is seeking to rely on unregistered rights in the trade marks BLANDY AND BLANDY and BLANDY & BLANDY but does not provide the requisite detail to evidence that either mark has become a distinctive identifier associated with its business.”

D2012-0823
upjers.net > Complaint denied

Beëindiging freelanceovereenkomst. Domeinnaam gebruikt om wraak te nemen op oud opdrachtgever. Registratie te kwader trouw echter niet bewezen (te bewijzen).

“ The Panel is convinced that the Complainant is right in asserting that the Respondent used the disputed domain name for the sole purpose of harming and tarnishing the Complainant’s trademark as a sort of revenge for the termination of the freelance contract.

However, the Panel was unable to find that the disputed domain name was also registered in bad faith. On the basis of the Complainant’s own oration, the Panel has to conclude that in the year 2010, the Respondent registered the disputed domain name with the Complainant’s consent. It appears that while the freelance contract between the Parties was in force, the Complainant explicitly agreed to the registration and use of the disputed domain name by the Respondent. At least, the Complainant did not provide any facts indicating the opposite.”

D2012-0904
visibli.com > Terminated by Panel

WIPO procedure aanhangig gemaakt terwijl er ook al een procedure bij de rechter liep. WIPO-procedure door de eiser gebruikt om druk op de verweerder uit te oefenen. Panel besluit de procedure te cancellen en de uitspraak voor het publieke belang te publiceren.

“The Panel is aware that termination orders are generally not published, unless there are factors present which warrant publication (e.g., if publication is requested by the parties or there are public interest factors favoring publication). On the present facts, the Panel has decided to publish its decision for public interest. There is a pending lawsuit, which started prior to this Complaint. The fact that the Complainant has also brought the Complaint appears to be an unnecessary waste of legal resources, designed to put unnecessary pressure on the Respondent. Accordingly, the Complainant’s conduct is deserving of public censure. Additionally, because the pending court case is public, it is appropriate to make this decision public to ensure that the public record is complete.”

D2012-0654
shocking.com > Complaint denied

Beschrijvende, generieke domeinnaam. Naam van een parfum gebruikt voor een website waarop IT-services worden aangeboden. Voldoende voor aannemen eigen recht/legitiem belang. Eiser slaagt er niet in te bewijzen dat haar parfummerk wereldwijd bekend is.

Although the Complainant contended that the SHOCKING trade mark was very well-known at the time that the Disputed Domain Name was registered, the Panel notes that no evidence has been adduced by the Complainant in support of such contentions. Absent such evidence, and in light of the Respondent's assertion of good faith use as supported by a record of bona fide use of the Disputed Domain Name for a number of years, the Panel is unable to find that the fame of the SHOCKING mark was such that the Respondent (a US-based entity) was more likely than not aware, or had knowledge, of the Complainant's mark at the time of registering the Disputed Domain Name. The Panel is therefore unable to find that the Respondent knew or should have known of the Complainant and its SHOCKING mark when acquiring and using the Disputed Domain Name.

D2012-0533
eram.com > Complaint denied

Ondanks parkeersite toch eigen recht/legitiem belang bij domeinnaam.

“In this case the Panel finds, Complainant has not discharged its burden of establishing that Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name created by its operation of a ‘parking’ service. This is a conclusion reached mindful of: the length of Respondent’s use of the disputed domain name (whether or not the issues of laches arises); evidence of third-party use of the term “eram” and of Complainant’s relatively weak trade mark rights outside its particular geographic and commercial field of use; and an absence of evidence of any intention on the part of Respondent to profit from confusion created with Complainant’s trade mark in that Respondent’s advertising does not prominently feature either shoes or apparel. Indeed, of the 84 links on the landing page at the disputed domain name, none can be said to target the goods or services offered by Complainant as none are for "shoes".”

D2012-0510
barclayleasing.net > Complaint denied

Eigen recht. Herhaling: domeinnaam mag worden gebruikt/niet te kwader trouw wanneer men al eerder onder de naam uit het tweede level (voor de .com) actief was. In dit geschil al sinds 2005 actief onder de naam Barclays Leasing. Pas sinds 2008 onder de domeinnaam. Derhalve geen kwader trouw.

“The Respondent, however, provided evidence in these Policy proceedings that it has been registered under the name Barclay Leasing Inc. with the Division of Corporations of the NYS Department of State since 2005 and that it has used the domain name <barclayleasing.com> to promote and offer its finance related services for many years and before any knowledge of the dispute. A respondent may refer to its own rights or legitimate interests in a disputed domain name under paragraph 4(c)(ii) of the Policy if such respondent has used a name which corresponds to the second level of the disputed domain name in a business context before registering the disputed domain name (cf. CITGO Petroleum Corporation v. Matthew S. Tercsak,WIPO Case No. D2003-0003; AST Sportswear, Inc. v. Steven R. Hyken, WIPO Case No. D2001-1324; Penguin Books Ltd. v. The Katz Family and Anthony Katz, WIPO Case No. D2000-0204). In the present case, the evidence shows that the Respondent started doing business under the name “Barclay Leasing” in 2005 and has used the domain name <barclayleasing.com> on business equipment, inter alia forms, marketing postcards, business cards and other marketing equipment, since at least 2008. Furthermore, in the Panel’s opinion, the Respondent has convincingly asserted that it registered the disputed domain name in connection with its business for defensive purposes and that the advertising that was once displayed on the website at the disputed domain name had been added by its web hosting company and was removed immediately upon receipt of the Complaint. The Panel therefore accepts that the Respondent has used the name “Barclay Leasing” in the context of its business since before the disputed domain name was registered and that it therefore has been commonly known by the disputed domain name within the meaning of paragraph 4(c)(ii) of the Policy. As a consequence, the Complaint must fail.”

D2012-0498
saveme.com > Complaint denied

Door het panel wordt niet afgestapt van het principe dat er sprake moet zijn van registratie én gebruik te kwader trouw. Domeinnaam niet te kwader trouw geregistreerd (merk bestond nog niet) maar wel te kwader trouw gebruikt (parkeersite).

“There is a fatal flaw in the Complainant’s case, namely that the Respondent registered the disputed domain name in 1996, some 14 years before the Complainant started trading in 2010, and could not therefore have registered the disputed domain name in bad faith.”

“This Panel respectfully adds its voice to those who decline to follow the Mummygold/Octogen approach and sees no reason to depart from the long-held and consistent view of UDRP panels (with the concomitant benefit of clarity and certainty for parties to UDRP cases) that paragraph 4(a)(iii) means what it appears to say, namely that the conjunctive “and” indicates that there must be bad faith both at the time of registration and subsequently.”

D2012-0828
frenchshabbychic.net > Complaint denied

Eigen recht/legitiem belang. Geen kwader trouw. Shabby chic is een aanduiding voor een interieurstijl. Domeinnaam eerst ‘gedoogd’.

Although the parties dispute who originated the “shabby chic” phrase and when, it is clear from the evidence of record and the Panel’s own Internet searching that “shabby chic” is used ubiquitously on the Internet by many third parties on their websites or in their domain names to describe an interior design style and a style of furniture and furnishings (e.g., <shabbychicchairs.com>; <shabbychicshoppe.com>; <shabbychicfurniture.com>; and <yourdecoratinghotline.com/country-shabby-chic>). With regard to furniture, for example, the style combines a “shabby” (e.g., by choosing furniture/furnishings for their appearance of age and signs of wear and tear or by distressing new furniture/furnishings to look like an antique), with a “chic” or “elegant” look. HGTV, a cable-television channel operating in the United States and Canada, sums up what is echoed on many websites: “Whether you call it cottage, English country or just plain romantic, shabby chic accessories and distressed furniture create a comfortably elegant home”. See “www.hgtv.com/shabby-chic-decorating/package/index.html”.

DTV2012-0007
natura.tv > Complaint denied

Domeinnaam normaal woord in het Fins. Parkeersite laat allerlei producten zien die niet samenhangen met de producten van eiser. Geen kwader trouw.

“In the present proceeding, Respondent has used a free parking page offered by its Registrar in association with a “nonspecific” list of products and services that bear no evident relationship to Complainant or its products. The Panel is unwilling to draw from these facts an inference that Respondent was attempting to take unfair advantage of Complainant and its trademark for commercial gain. The Panel reaches this conclusion in light of the fact that Respondent, at times roughly coextensive with his registration of the disputed domain name, registered two additional domain names meaning “nature” in at least one of the official languages of Finland, suggesting that he was not attempting to take unfair advantage of Complainant and its trademark. These acts are consistent with his assertion that he was reserving the domain names for some future use in connection with his claimed interest in the environment.”

D2012-0569
centralitassamsung.com > Complaint denied

Domeinnaamhouder heeft eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam. Oki-data principes worden getoetst. Website maakt een duidelijk onderscheid en er worden geen andere producten verkocht. Er wordt benadrukt dat de procedure bij het WIPO bedoeld is voor cybersquatting. Niet voor het oplossen van andere met de domeinnaam samenhangende geschillen.

“The evidence in the file shows that prior to having any notice of the dispute Respondent’s use of the disputed domain name corresponded to an offering of SAMSUNG products. The word “centralitas” added to the word Samsung in the disputed domain name apparently corresponds to the type of products Respondent appears to be offering through the disputed domain name, thus on its face the disputed domain name reflects the business conducted by Respondent under the disputed domain name. Complainant made no argument (and there is no evidence in the file) that suggests that Respondent might be using the website associated to the disputed domain name to promote and sell non-original SAMSUNG products or others’ products. Likewise, the Complaint makes no reference as to whether Respondent might be trying to “corner the market” in all relevant domain names and there is no evidence in the file that suggests that Respondent had engaged in such a pattern of conduct.”

Complaint denied concurring opinion:

D2012-0336
philippedagenais.com
philippedagenais.net > Complaint denied with concurring opinion

Geschil is niet geschikt voor beoordeling door het panel. Tussen partijen een overeenkomst gesloten die moet worden uitgelegd. Niet de taak van het panel. In de uitspraak uitleg waarom het panel die mening is toegedaan.

Zojuist openbaar gemaakt. ICANN heeft zojuist een lijst openbaar gemaakt waarin de aanvragen voor een nieuwe gTLD staan. Deze lijst overtrof ieders verwachtingen, omdat er bijzonder veel extensies zijn aangevraagd. Naast de reeds bekende "locatie-aanvragen" (.amsterdam, .barcelona, .paris, en ook .vlaanderen, .wales en .frl (friesland)), zien we vooral veel bekende merken en generieke aanduidingen onder de aanvragen.

Er kan nu ook een bezwaar- en geschillenprocedure worden gestart indien er voor een merk of handelsnaam een aanvrage ligt, zie daarvoor meer hier. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vier bezwaargronden: String Confusion, Legal Rights, Limited Public Interest, Community met ieder een eigen voorgestelde Dispute Resolution Service Provider. Respectievelijk zijn dat de ICDR, WIPO en voor de laatste twee: de ICC.

Hier een kleine selectie van wat we zoal aantreffen:

Wat generieke voorbeelden voor toepassingen: .app, .art, .bible, .blog, .book, .buy,  .cloud, .design, .fashion, .free, .golf, .health, .help, .law, .love,   .search,  .style, .sucks,  .tech,    .web.
Locaties: .casino, .city, .home, .hotel.school,.restaurant,.shop.
Entertainmentdiensten: .bet, .movie, .music, .news, .tube.
Diensten: .health, .lawyer, .MAIL, .MED,  .taxi.
Bedrijfsvormen: .inc, .LTD, .LLC, .LLP, .SRL.
Producten: .auto, .pizza, .radio, .tickets, .wine.

Rechtbank Breda 6 juni 2012, HA ZA 11-1374 (Oishii tegen Oishii Gastro Events BVBA)

Uitspraak ingezonden door Marieke Coumans en Elise Menkhorst, De Gier|Stam & Advocaten. Mede ingezonden door Edwin Jacobs, time.lex.

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. AdWords en Groupon reclame-uitingen. Handelsnaamrecht. Uitgebreide bevoegdheidsoverwegingen waarna de rechtbank zich onbevoegd verklaart.

Oishii exploiteert een restaurant in Breda en is houdster van woord- en beeldmerken. OGE exploiteert een restaurant te Aken (Duitsland) en Hasselt (België) en is houdster van de domeinnaam oishii.be.

De merkinbreuk strekt zich, aldus eiser, in elk geval via Internet, mede uit tot het arrondissement van de Rechtbank Breda waarin Oishii is gevestigd. OGE vordert in een incidentele vordering de onbevoegdheidsverklaring van de Rechtbank (4.6 lid 1 BVIE), omdat er geen enkel aanknopingspunt is voor de bevoegdheid van deze rechtbank.

Als uitgangspunt geldt dat het gebruik van een teken op een website niet reeds in ieder land waarin dat merk beschermd is een onrechtmatige daad oplevert op de grond dat de website vanuit dat land raadpleegbaar is. De website moet blijkens haar inrichting mede gericht zijn op potentiële deelnemers in Nederland, dat is afhankelijk van de omstandigheden, zoals TLD, de taal of taalkeuze en verwijzingen naar bepaalde landen (met verwijzing naar Vitra/Classic Design, IEF 5925)

Aangezien oishii.be linkt naar de vestiging te Aken, oishiihasselt.be linkt naar de vestiging in Hasselt en niet alleen het woord "Hasselt", maar ook de TLD .be getuigt dat de site zich richt tot het Belgische publiek. De site is daarbij in het Engels, omdat de bestuurder de Nederlandse taal niet machtig is. De OGE-Grouponactie was gericht op het publiek in de Euregio Maas-Rijn en niet op heel Nederland. Zelfs de "Deal van de dag voor de stad Maastricht" was gericht op publiek in Limburg, maar niet gericht op heel Nederland.

De aangehaalde Kösebasi (IEF 9731) en Gaastra(IEF 10014)-zaken zijn niet toepasbaar, omdat de gedaagde partijen zich niet in het buitenland bevonden en het ging om .nl-sites. Er is geen ruimte voor analoge toepassing van het Reinwaterarrest, omdat via artikel 71 lid 1 EEX-Verordening het lidstaten onverlet laat voor bijzondere onderwerpen de bevoegdheid te regelen. De rechtbank verklaart zich onbevoegd en veroordeelt eiser in de kosten ex 1019h Rv.

5.5. Dat bij een zoekopdracht naar het woord OISHII op google.nl als resultaat eerst www.oishii.be en www.oishii.de verschijnt en daarna www.oishiirestaurant.nl is het gevolg van de inkoop door OGE van de Google Adwords "Oishii" en "Hasselt". Dit is echter niet een aanwijzing dat OGE zich specifiek op Nederland richt, aangezien beide websites linken naar de Duitse vestiging van OGE in Aken. Bovendien heeft OGE toegelicht dat zij de genoemde Adwords niet specifiek voor Nederland, maar voor geheel het Google-domein heeft gekocht. Dat zoeken op de termen OISHII en HASSELT via google.nl als eerste resultaat oplevert www.oishiihasselt.be, is niet relevant voor eventuele merkinbreuk in Nederland, aangezien door de zoekopdracht met het woord HASSELT verwarring met de vestiging van Oishii in Nederland is uitgesloten en dit zoekresultaat een website oplevert die is gericht op de Belgische markt.

Op andere blogs:
De Gier|Stam advocaten (de eiser is gevestigd in Nederland en de gedaagde in België. Welke rechter is bevoegd?)

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over: een voormalig distributeur zonder eigen recht/legitiem belang, maar er is geen kwader trouw bij de registratie aangenomen; een (gedeeltelijk geslaagde) vordering van vijf domeinnamen van verschillende domeinnaamhouders inzake fashion-merk Isabel Marant; een niet-bewezen handelsnaam en de opmerking van het Panel dat men beter naar een regulier gerecht kan gaan; de registratie van het Franse woordenboekwoord "zut"; een gripe site en een verweerster die enkel een email met uitleg stuurt. De vorige editie: WIPO-selectie april 2012 II.

De selectie is (deels) samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

D2012-0014
institutsoskin.com > Complaint denied

Eiser heeft het merk SOSKIN, voormalig distributeur heeft een domeinnaam geregistreerd en heeft geen eigen recht of legitiem belang:

“While there is little doubt in the Panel’s opinion that the Respondent had at least some legitimate interests to hold the disputed domain name on behalf of the Complainant while performing the licensing and distribution agreements, such was not the case after termination. Art. 11 of the licensing agreement indeed made it clear that, upon termination, the license was automatically revoked. As a result, the Panel considers that, after termination, the Respondent could not further claim any legitimate interests in holding the disputed domain name, and that such further holding of the disputed domain name was to be considered as taking place against the Complainant’s will.”

Het gaat, voor eiser, echter fout bij de kwader trouw. Er is namelijk geen kwader trouw bij registratie geweest: 

“Those are clearly two distinctive requirements whose rationale lies in the very goal the UDRP is trying to pursue. It is indeed to be kept in mind that the UDRP was enacted in order to fight against a particular set of circumstances, namely the undue and abusive registration of domain names in so-called cybersquatting cases. Under the UDRP, such cases presuppose the registration itself to occur in bad faith. While this might, and actually has been considered as a weakness from the UDRP in particular with regards to some ccTLDs alternative dispute mechanisms that have resulted in the putting in place of alternative criteria, namely registration or use in bad faith, there is no reason to depart from the interpretation given by a majority view that, under the Policy, paragraph 4(a) (iii), the conjunctive “and” indicates that there must be bad faith both at the time of registration and subsequently.”

D2012-0303
isabelmarantbasket.com; isabelmarantboots.net; isabelmarantshoes.com; isabelmarantsneaker.com; isabelmarantsneakers.com > Transfer, denied in part

De eiser wilde deze vijf domeinnamen (met allen een andere houder) middels één uitspraak verwerven. Eiser heeft echter te weinig samenhang aangetoond tussen de domeinnamen, ondanks dat ze bijvoorbeeld op dezelfde datum zijn geregistreerd.

“While the Panel finds strong inference that all five disputed domain names are connected or commonly controlled because these disputed domain names were registered on the same date and with the same registrar and comprise the same trademark element or share the same DNS name server, the Panel, however finds that additional evidence is required to show common control or connection between all 5 disputed domain names. In the present case, counsel for the Complainant failed to provide additional evidence, which would show all the five disputed domain names are connected or commonly controlled.” 

Zie verder onder B. Preliminary Issue – Consolidation of Multiple Domain Names and Respondents

De uitspraak gaat verder slechts over de twee domeinnamen die moeten worden overgedragen: isabelmarantboots.net en isabelmarantsneakers.com. Daarover wordt geoordeeld dat de domeinnaamhouders geen eigen recht of legitiem belang bij de domeinnaam hebben en dat zij de domeinnaam te kwader trouw hebben geregistreerd en gebruikt.

“In light of the Complainant’s distinctive registered trademark and the Respondents’ use of the and disputed domain names, the Panel finds that the use of the and disputed domain names, which are confusingly similar to the Complainant’s mark, creates likelihood that Internet users would be confused and identify the Respondents as either associated or affiliated with the Complainant.

Based on the evidence presented to the Panel, including the late registration of the disputed domain names, the similarity between the disputed domain names and the Complainant's trademark and the Respondents use of the disputed domain names to sell goods that are regularly sold by the Complainant and goods that are sold in connection with the Complainant’s trademark, the Panel draws the inference that the and disputed domain names were registered and used in bad faith.”

DNL2012-0011
mapublisher.nl > Complaint denied

MAPublisher, met digitale, activiteiten in Nederland heeft geen merknaam geregistreerd en baseert haar vordering op het Nederlandse handelsnaamrecht. De aanbieding van eiser om bewijs te leveren indien daarom wordt verzocht door het panel is onvoldoende, zeker nu in een Panel’s Procedural Order dit al expliciet is gevraagd. Bepaalde zaken lenen zich echter meer voor reguliere rechtzaken. Het panel geeft aan dat een regulier gerecht het onbetwiste standpunt dat de domeinnaam zonder kosten zou worden overdragen zou (kunnen) hebben aangenomen en overdracht hebben bevolen. Voor een feitenonderzoek is in deze .nl-procedure echter geen ruimte.

The Panel finds that the Complainant has failed to even provide prima facie evidence that it indeed has trade name rights in “MAPublisher” protected in The Netherlands. While apparently the Complainant has not registered this term as a trade name in The Netherlands, Dutch trade name law does not require such registration for protection; for this purpose it does however in any event demands the use of the trade name. In this regard the burden of proof is on the Complainant to submit verifiable evidence of the existence of trade name rights. The offer of the Complainant to do so at the request of the Panel is insufficient, especially as the Panel’s Procedural Order has already explicitly made such request.

The Panel notes that the Complainant’s failure to have registered a trade mark for “MAPublisher”, which under Benelux law is not difficult to obtain, has necessarily shifted the focus of the present case to the Complainant’s trade name position. Although the Panel must thus deny the Complaint, it adds here that it does not appear inconceivable that regular court proceedings would instead focus on the Complainant’s undisputed statement that parties have agreed in 2000 that, upon termination of the contractual relationship between parties, the Respondent would transfer the Domain Name to the Complainant free of charge.

Indeed, .nl proceedings do not lend themselves to extensive fact-finding by panels and are primarily intended to resolve relatively obvious cases of cyber squatting. With reference to the decision in NV TKS, Be Watch Ltd v. Tiflo BV, WIPO Case No. DNL2010-0062, the Panel notes that certain disputes are more fit for decision in court proceedings, which, for example, provide sufficient scope for considering such questions as whether a contract has been lawfully terminated.

D2012-0656
zut.com > Complaint denied

Eiser heeft het merk ‘Zut’. Zut betekent in het Frans zoiets als ‘damn’ en is in de jaren '40 als naam aan een parfum gegeven. Het parfum (en het merk) stopte in 1954, met een relaunch in 1998. De domeinnaamhouder heeft de domeinnaam geregistreerd in 2004.

Aangezien het een ‘woordenboekwoord’ betreft heeft degene die de domeinnaam als eerste, te goeder trouw een dergelijke domeinnaam registreert daar recht op. Er is niet voldoende bewijs echter dat de domeinnaamhouder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt. Er is geen bewijs dat de domeinnaam is geregistreerd om te profiteren van de merkrechten van de eiser.

Here, the following factors are relevant:
- The Complainant has provided no evidence that the Respondent was aware of its trade mark rights at the time it registered the Disputed Domain Name.
- The Respondent is a native French speaker, and resides in France.
- “Zut” is a common French word.
- The Complainant’s Zut brand of perfume was launched in 1948, discontinued in 1954 and re-launched in 1998. Although well-known in the 1940s, the brand is not so well known today.
- There is no evidence that the Respondent was otherwise targeting the Complainant or its Trade Marks. This conclusion is supported by the fact that part of the Respondent’s business is to register dictionary words in order to take advantage of the commercial value of such words as domain names, purchased the Disputed Domain Name at an auction for a substantial sum of money, and owns many domain names.

D2012-0293
jamsarbitration.com > Complaint denied

Eiser heeft een arbitrage bureau (?) met de naam Jams. De domeinnaamhouder heeft op de domeinnaam een website waarin Jams wordt bekritiseerd: “JAMS Arbitration receives the Arbitration Hell Hole Award”. Domeinnaamhouder hoeft de domeinnaam niet over te dragen, omdat hij een eigen recht of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. De domeinnaamhouder heeft daarnaast nog nooit geld met de domeinnaam verdiend.

“This Panel holds, under the fairly sparse record here, that Respondent is using the Domain Name as a genuine “gripe site.” Accordingly, the Panel concludes that Respondent has a legitimate interest under paragraph 4(c)(iii). In one of the early decisions in this context, Bridgestone Firestone v. Myers,WIPO Case No. D2000-0190 (July 6, 2000), the panel observed:

Although free speech is not listed as one of the Policy’s examples of a right or legitimate interest in a domain name, the list [in ¶ 4.c] is not exclusive, and the Panel concludes that the exercise of free speech for criticism and commentary also demonstrates a right or legitimate interest in the domain name under Paragraph 4(c)(iii). The Internet is above all a framework for global communication, and the right to free speech should be one of the foundations of Internet law.”

D2012-0084
accormedia.com > Complaint denied

Eiser slaagt er niet in prima facie aannemelijk te maken dat domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. De domeinnaamhouder stuurt enkel een mailtje met uitleg, terwijl niet op sommatiebrieven is gereageerd. Media business niks te maken met hotels. Dus er is sprake van een eigen recht / legitiem belang.  En dat terwijl de domeinnaam nog niet voor het doel gebruikt is wat men in de mail voorhoudt.

Onder B: “It is regrettable and surprising that the Respondent did not respond to the Complainant's cease and desist letter to explain his motives for registering the Domain Name and his intentions in relation to it. It is also unclear as to why the Domain Name is registered in the name of Amit Amit, Enrobit yet Rommel Rodrigues responded to the Complaint in an informal email identifying himself as the owner of the Domain Name. He did however put forward an explanation in his email for his registration of the Domain Name and his intended legitimate use of it. In the Panel's view the result is that the Complainant has failed on the balance of probabilities to establish that the Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the Domain Name.”

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over: beschrijvende merken, dat de WIPO-procedure niet bedoeld is voor uitleg van een (ingewikkelde) overeenkomst tussen partijen te oordelen, een "tussen-n"-.nl-overdracht, prodedure ook niet om te oordelen over vermeende inbreuk en uitleg van het begrip 'registration in bad faith'. De vorige editie: WIPO-selectie april 2012.

D2012-0326 (...)

petmedsnmore.com > Complaint denied

Het merk PETMEDS van de complainant is beschrijvend en Respondent geeft aan dat zij, net als veel andere retailers, pet meds gebruikt als beschrijving van de producten en diensten. Dit is ook bewezen in een eerdere procedure namens Complainant.

Onder C: “Pet meds,” referring to pet medications, appears to be widely used as a descriptive term, and it is found in numerous domain names, including (...). This suggests that many retailers of pet medications find the term useful for its descriptive value rather than its trademark value.

 

Indeed, evidence of such generic use of “pet meds” factored largely in a ruling against the same Complainant in PetMed Express Inc. v. JLB a/k/a Joseph Brinton, WIPO Case No. D2009-0179.

D2012-0257 (te ingewikkeld, een beroep op een overeenkomst)
acegamez.biz & acegamez.com > Complaint denied

De UDRP is ontworpen voor simpele gevallen en cybersquatting, in dit geval vindt het panel de zaak te ingewikkeld omdat complainant een beroep doet op een overeenkomst tussen complainant en respondent.

Onder 6: The Panel notes that pure contractual disputes are beyond the scope of the Policy, see for example Summit Industries, Inc. v. Jardine Performance Exhaust Inc., WIPO Case No. D2001-1001 in which the panel stated:

“The UDRP is designed to deal with simple cases of cybersquatting. As it was stated in The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues, the Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, dated April 30, 1999, at paragraph 169, “It is recommended that the scope of the administrative procedure be limited to the abusive registration of domain names . . . .” This is not such a case. This case involves contractual interpretation issues, and really depends on a determination of precisely which rights were conveyed in a written stock transfer agreement, and which acts were prohibited under the written transfer agreement. It is not an appropriate situation for the application of the UDRP.”

DNL2011-0075 (Over de verwarring kan worden getwist )
verloskundigepraktijkreitdiep.nl & verloskundigepraktijkzuid.nl > Transfer

Onder A. Eiseres heeft aangevoerd dat zij haar onderneming voert onder de handelsnamen “Verloskundigenpraktijk Reitdiep” en “Verloskundigenpraktijk Zuid”, hetgeen door Verweerster niet is betwist. De Domeinnamen zijn nagenoeg identiek aan deze handelsnamen omdat zij slechts één letter missen, waardoor de meervoudsvorm in de handelsnamen van Eiseres teruggebracht wordt tot enkelvoudsvorm. De Geschillenbeslechter is daarom van mening dat de Domeinnamen verwarringwekkend overeenstemmen met de handelsnamen van Eiseres.

 

Onder C. Naar mening van de Geschillenbeslechter staat uit hetgeen partijen hebben aangevoerd vast dat Verweerster de Domeinnamen heeft gekozen in de wetenschap dat zij verwarringwekkend met de handelsnamen van Eiseres overeenstemmen. Verweerster heeft bovendien het risico genomen dat internetgebruikers in verwarring gebracht worden als zij de Domeinnamen intypen in de veronderstelling dat ze zo op de website van Eiseres uitkomen, terwijl zij in werkelijkheid bij een concurrent van Eiseres uitkomen. Dat maakt de registratie en het gebruik van de Domeinnamen door Verweerster te kwader trouw.

D2012-0232 en D2012-0234 (WIPO-procedure is niet bedoeld om over inbreuk te oordelen)
buylunexor.com > Complaint denied
lunexor.com > Complaint denied

Het panel oordeelt - ondanks dat een vergelijking plaatsvindt - dat WIPO-procedure niet bedoeld is om oordeel over product- of merkinbreuk te verkrijgen. Er zijn veel overeenstemmingen met de Forest Laboratories cases (D2011-1006) (D2004-0753). Er zijn echter drie verschillen. Ten eerste is er hier geen sprake van een producent-relatie (zoals in Forest Laboraties). Ten tweede wordt er geoordeeld dat er een directe concurrentie is, waar in Forest Laboraties die verwarring slechts veroorzaakt door eenzelfde verkooplocatie. Ten derde is er een sterkere gelijkenis tussen het merk en het product dan in Forest Laboratories (Flexapro vs Lexapro).

In Forest Laboratories the respondent was the manufacturer of the allegedly infringing product; here that is unclear. That is a difference without a distinction, however, as Complainant here asserts that Respondent is controlled by the manufacturer.

One difference in Complainant’s favor is that Respondent’s Luxenor product competes directly with Complainant’s product that bears its mark. In Forest Laboratories the complainant acknowledged that the respondent’s product was used for a different purposes, basing its claim of confusion on the fact that both products were sold at pharmacies.

Another difference in Complainant’s favor is that, to this Panel’s ears and eyes, there is greater similarity between Complainant’s mark and that of Respondent’s competing product, which comprises the dominant feature of the disputed domain name, as opposed to the mark and disputed domain name at issue in Forest Laboratories. The respondent in Forest Laboratories advanced a reasonably convincing argument that it’s “Flexapro” product emphasized “flex” rather than parroted the complainant’s LEXAPRO mark. In this case, in contrast, the aural and visual similarity is far less likely to be coincidental, and at the least Respondent has not put forward any reason to counter the charge of imitation.

These latter two differences make this a closer case than Forest Laboratories, but cannot overcome the principal bases upon which the panel denied the complaints in those cases. For reasons that should be obvious to those familiar with the UDRP process, this proceeding is not the place – and certainly should not be the first place – for a declaration that a particular product infringes (or not) another party’s trademark. A UDRP proceeding is decided on a single pleading from each party, with no discovery or cross-examination, and is narrowly focused upon the three discrete Policy elements. An action for infringement (or contesting a trademark application in the USPTO, as was the case in Forest Laboratories) involves different legal standards and calls for a broader record, with factual and expert evidence on many topics of marginal (if that) relevance to the Policy standards. All of this evidence is subject to challenge and confrontation by the opposing party and the tribunal. Further, as many UDRP panels have noted, infringement alone does not automatically make out a claim for cybersquatting, and vice versa.

D2011-2304 (Panel is erg streng 'registration in bad faith')
mineralcare.com > Complaint denied

Het panel laat zien hoe zij het criterium 'registration in bad faith' uitlegt in het licht van een redirection naar een website waar concurrerende producten worden aangeboden (normaliter een bad faith-situatie), maar ook de acceptatie en het jarenlange gebruik van de domeinnaam in kwestie. In dit geval wordt er 'good faith' aangenomen.

The redirection of the disputed domain name to a website selling products competitive with the Complainant’s MINERAL CARE brand is plainly use in bad faith (in the absence of rights or legitimate interests). That is a necessary finding, but not sufficient in itself to establish this requirement as there must also be registration in bad faith.

On the record in this case, it appears plain that the Respondent registered the disputed domain name in good faith. Certainly, the acceptance of that registration and its use over many years by the Complainant’s predecessors in title removes any possibility for objection on that score at this stage.

What must be tested, however, is the Respondent’s motivations at the time of registration. It must also be borne in mind that the dual requirement of both registration and use in bad faith was very sharply debated in the lead up to the adoption of the Policy and an alternative proposal that only registration or use in bad faith would suffice was rejected. Accordingly, the preponderant and preferable view is that it is impermissible to use subsequent conduct to override actual intentions at the relevant time rather than providing an inference for what those intentions were. See, e.g., The Proprietors of Strata Plan No. 36, A Turks and Caicos Corporation v. Gift2Gift Corp. WIPO Case No. D2010-2180 and SPECS Surface Nano Analysis GmbH v. Rickmer Kose / Domain Name Administrator, PrivacyProtect.org, WIPO Case No. D2010-1173.

Andere .nl-domeinnaamzaken:

DNL2012-0002
mywirecard.nl > transfer (zie verder DomJur)

DNL2012-0006
adipure.nl > Transfer

DNL2012-0003
showroomprive.nl > Transfer (zie verder op DomJur)

DNL2012-0004
electroluxlaundrysystems.nl > Transfer (zie verder op DomJur)

Conclusie AG HvJ EU 3 mei 2012, zaak C-376/11 (Pie Optiek) - persbericht
Prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Lastgeving (eigen naam, maar voor rekening van een ander). Uitleg van de woorden: "licentiehouders van oudere rechten". Een persoon die slechts gemachtigd is om een domeinnaam te registreren die gelijk is of overeenstemt met het merk is "geen licentiehouder van oudere rechten" in de zin van de genoemde Verordening rondom regels, toepassing en werking van .eu-domeinnamen.

Pie Optiek voert met name aan dat Bureau Gevers geen recht heeft op registratie van de betrokken domeinnaam, aangezien zij zelf geen „houder van een ouder recht” in de zin van verordening nr. 874/2004 is. Het betrokken recht is namelijk in handen van de Amerikaanse onderneming Walsh Optical, die echter niet bevoegd is de domeinnaam te laten registreren aangezien zij buiten de Europese Unie is gevestigd en derhalve niet aan de wettelijke voorwaarden ter zake voldoet. Pie Optiek is van mening dat de twee ondernemingen een truc hebben toegepast om de voorwaarden voor registratie te omzeilen: zij hebben een contract met het opschrift „licentieovereenkomst” gesloten waarin Bureau Gevers zich ertoe verbindt, haar naam en adres in de Europese Unie ter beschikking te stellen om zo haar Amerikaanse klant de mogelijkheid te bieden de litigieuze domeinnaam te registreren. Bovendien betwijfelt Pie Optiek of er juridisch überhaupt sprake is van een licentieovereenkomst, aangezien Bureau Gevers alleen maar de bevoegdheid is verleend om het merk te registreren, maar niet om waren of diensten onder dat merk in de handel te brengen.

Conclusie AG: De woorden „licentiehouders van oudere rechten” in artikel 12, lid 2, van verordening nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moeten aldus worden uitgelegd dat zij in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, niet kunnen doelen op een persoon die door de merkhouder uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, zonder evenwel te zijn gemachtigd om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk.

Vraag: 1. Moet artikel 12, lid 2, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het ".eu"-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie1, aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden "licentiehouders van oudere rechten" kunnen doelen op een persoon die door de houder van het merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een aan het merk identieke of gelijkluidende domeinnaam te registreren, zonder evenwel gemachtigd te zijn om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk?

Vraag 2. Zo ja, moet artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 dan aldus worden uitgelegd dat er "een recht of gewettigd belang" bestaat, zelfs als de "licentiehouder van oudere rechten" de ".eu"-domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de houder van het merk heeft geregistreerd, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de vereiste van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het ".eu"-topniveaudomein2?

Op andere blogs:
IPKat (One in the eye from Pie? Or, when is a licence not a licence?)

Enkele maanden geleden berichten we (IEF 9977) over de lancering van de zogenaamde pornodomeinnamen (met de extensie .xxx). Merknaamhouders konden in de lanceringsperiode kiezen voor een opt-out, zodat de domeinnaam niet kan worden geregistreerd bij een ´gewone´ landrush. Sunrise A voor de sponsored adult community en Sunrise B, voor brands outside the adult community, zie video).

Inmiddels heeft de WIPO de eerste set .xxx-domeinnaamgeschillen beslecht. Hieronder een korte analyse hiervan.

Er vallen een aantal punten op: met name dat er altijd overdracht is bevolen, geen woord wordt gerept over de "preventieve" registratie in de sunrise periode, de toevoeging .xxx gelijk wordt gesteld aan de eerdere jurisprudentie over de toevoeging "xxx" (zonder punt) en dat het veelal reeds langgevoerde merken zijn die de weg naar WIPO hebben gevonden. Ook de reeds bekende online adult entertainment content-aanbieders krijgen de overdracht toegekend, terwijl deze juist in het bijzonder op de hoogte zouden zijn van deze ontwikkeling.

WIPO Panelist 2 april 2012, Case No D-2012-0226 (Georg Streit tegen Tu Nguyen, panelist: Johan Sjöbeck)
inzake: femjoy.xxx

Eiser exploiteert de website femjoy.com voor "downloadable electronic publications such as magazines and periodicals featuring photographs and images of landscapes and human bodies" en heeft merknamen geregistreerd. Zij is een bekend merk op het gebied van erotische websites.

De verweerster, licensee van de eiser, heeft duidelijk de bedoeling om soortgelijke diensten aan te bieden, omdat de .xxx-TLD specifiek verwijst naar sites waar 'adult entertainment content' wordt aangeboden. Ondanks dat de website niet actief is, is het passief houden van de website geen feit waardoor er geen kwader trouw kan worden vastgesteld. De overdracht wordt bevolen.

Onder A: The Respondent obviously intends to offer services and content of a similar nature as provided at due to the fact that the top level domain (TLD) “.xxx” clearly refers to a particular sort of content.

Onder C: It has been argued by the Complainant that the Respondent registered the disputed domain name for the purpose of disrupting the business of the Complainant and in order to prevent the Complainant from reflecting its’ trademark FEMJOY in a corresponding domain name within the sTLD (sponsored Top Level Domain) “.xxx”, primarily intended for the adult entertainment industry. Considering that the disputed domain name is registered in a TLD intended for the same type of products and services for which the trademark is registered and in the absence of contrary evidence, the Panel finds that the Respondent knew or should have known of the Complainant’s trademark at the time the Respondent registered the disputed domain name.

Evidence submitted by the Complainant indicates that the disputed domain name does not resolve to any active website and that the Respondent has not made any legitimate use of the disputed domain name. As stated in the decision in Telstra Corporation Limited. v. Nuclear Marshmellows, WIPO Case No. D2000-0003, and confirmed in subsequent decisions, "being used in bad faith" is not limited only to positive action as inaction is within the concept. Furthermore, as expressed in paragraph 3.2 in the WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0"), passive holding as such does not prevent a finding of bad faith. Based on the circumstances above and the evidence in this particular case, the Panel finds that the Respondent’s passive holding of the disputed domain name indicates bad faith.

WIPO Panellist 11 maart 2012, case No D2012-0083 (Borçelik tegen Contact Privacy, panellist: Kaya Köklü) en Case No D2012-0082 (Borusan Holding tegen Erdogan).
inzake: borcelik.xxx én borusanholding.xxx

Borçelik, als onderdeel van de Borusan Holding is sinds 1944 actief, met name als staalfabrikant in Turkije en maakt bezwaar tegen de registratie van haar merk met als Top Level Domeinnaam .xxx.

Onder A geeft de Panellist aan dat de extensie .xxx, in lijn met de gewone toevoeging xxx aan domeinnamen geen onderscheidend vermogen met zich meebrengt. Ondanks dat het niet erg waarschijnlijk is dat een staalfabrikant adult entertainment content zal aanbieden via het internet, sluit dit niet per se verwarringsgevaar uit. Bijzonder is wel dat de domeinnaam niet actief is, en dus geen bona fide niet-commercieel of fair use-gebruik kan worden vastgesteld, maar er wordt wel (onder C) geconstateerd dat er sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw. Met name omdat de Turkse reputatie bekend moet worden geacht en omdat de domeinnaam volledig identiek is aan de merknaam. De domeinnaam dient te worden overgedragen.

Onder A: Moreover, in its assessment, the Panel has taken into account that due to the use of the “.xxx” TLD, which is primarily for adult entertainment content, Internet users may associate the disputed domain name with an adult related website instead of a steel company’s website. Such Internet users may conclude in advance that any website linked to a domain name ending with the “.xxx” TLD, even if comprising the Complainant’s mark, will likely not be operated by the trademark owner itself. In fact, Internet users may not expect a steel company to provide sexual content or comparable services on the Internet. Nevertheless, it is the Panel’s view that this does not per se exclude a likelihood of confusion. The Panel rather believes that even if the “.xxx” TLD is currently associated mainly with adult content, there is still a valid risk of confusion among Internet users, in particular if well-known trademarks are concerned. Given the notoriety of the Complainant’s Turkish trademark in this particular case, the Panel is convinced that any use of a domain name fully incorporating the Complainant’s trademark BORÇELİK will most likely result in confusion among Internet users with respect to the Complainant’s existing trademark rights (cf. Deutsche Bank Aktiengesellschaft v. New Work TV Tickets Inc., WIPO Case No. D2001-1314).

WIPO Panelist 26 maart 2012, Case No D2012-0192 (Sterling Jewelers tegn Jimenez/LegalReversal.com, panelist: Sandra A. Sellers)
inzake; kayjewelers.xxx

KAY JEWELERS opereert sinds 1919 onder dit teken en heeft diverse gelijkluidende merknamen geregistreerd. Zij exploiteert ook website met deze merknaam met de extensie .com, .net, .org en .us. Nu worden de domeinnamen .co (verkocht vóór deze procedure), .me (onderwerp van een ander geschil), .mobi en .xxx geregistreerd door verweerder.

Onder A geeft de panellist aan dat de toevoeging van een top-level domeinnaam niet relevant is of de domeinnaam identiek of verwarringwekkend gelijk is. In dit geval wordt gelijkheid vastgesteld en wordt ook voldaan aan de andere eisen. Eerder bood verweerster ook aan om de .co en .me domeinnaam te verkopen voor respectievelijk $ 7.500 en $15.000, dit zijn bedragen ver boven de 'out-of-the-pocket' costs. De overdracht wordt bevolen.

Onder A: The disputed domain names consist of Complainant’s mark KAY JEWELERS in its entirety, and the only difference between Complainant’s mark and the disputed domain names are insertion of the top-level domains “mobi” and “xxx”. It has long been held that the addition of top-level domains is irrelevant to the determination of whether the domain names are identical or confusingly similar to a complainant’s mark. The Panel thus finds that the disputed domain names are identical to Complainant’s KAY JEWELERS mark.

WIPO Panelist 26 februari 2012, case No D2012-0074 (Denizbank tegen Registration Private, panellist Kaya Köklü)
inzake: denizbank.xxx

DENIZBANK is een bank die sinds 1938 financiële diensten verleend en in meer dan 100 landen merkenrechten heeft verworven. Ook hier is de het gebruik van de .xxx-extensie irrelevant om niet van gelijke tekens te kunnen spreken. De bewijslast ligt normaliter bij de eiser, maar aangezien het onmogelijk is om negatief te bewijzen dat sprake van kennis van de verweerder van het merk, wordt de bewijslast ex 4 (a)(ii) van de Policy omgekeerd. Eerder bood verweerster één dag na registrtie via email aan eiser en later via een veilingsite de domeinnamen aan voor respectievelijk $ 28.000 en YTL 38.500 aan. De overdracht wordt bevolen.

Onder A: In its assessment, the Panel has taken into account that some Internet users may falsely associate the disputed domain name with a pornographic website due to the use of the “.xxx” TLD, which primarily should indicate explicitly sexual content. Given the notoriety of the Complainant’s trademark in Turkey, any use of a domain name incorporating the Complainant’s trademark DENIZIBANK will most likely result in confusion among Internet uses with respect to the Complainant’s long existing trademark rights.

Onder B: While the burden of proof remains with the Complainant, the Panel recognizes that this would result in the impossible task of proving a negative, in particular as the evidence needed to show the Respondent's lack of rights or legitimate interests is primarily within the knowledge of the Respondent. Therefore, the Panel agrees with prior UDRP panels that the Complainant is required to make out a prima facie case before the responsibility shifts to the Respondent to show that it has rights or legitimate interests in the disputed domain name in order to meet the requirements in paragraph 4(a)(ii) of the Policy, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Case No. D2003-0455.

WIPO Panelist 4 april 2012, Case No D2012-0339 (HemNet tegen X, panelist Tuukka Airaksinen)
inzake: hemnet.xxx   (8 KB)

Het Zweedse bedrijf HemNet exploiteert een heel populaire vastgoed-website met .se-extensie en heeft gelijke merknaam in Zweden. Alle punten worden in het voordeel van HemNet beoordeeld. Interessant is de reactie van de verweerder op de stakingsbrief dat zij in onderhandeling is met en derde partij over de verkoop van de domeinnaam voor $2.000.

Onder C: Following the Complainant’s cease-and-desist letter to the Respondent, the Respondent sent an email indicating that it is negotiating the sale of the disputed domain name with a third party, who allegedly is claiming trademark rights in a different geographical region. The Respondent indicated that the price discussed with the other party is around USD 2,000.

Bent u benieuwd of uw naam als .xxx-domeinnaam is geclaimd: performers registry.
Meer .xxx-zaken, een klein overzicht.