Bewijs het maar eens.. (Hoog van de toren 2)
Met dank aan Marc van Wijngaarden, Arnold & Siedsma, voor het aanleveren van het vonnis: Rechtbank Haarlem, 23 september 2005, KG ZA 05-495. Pharmachemie tegen Merck. Sharp & Dohme. Vergelijkende reclame in octrooitwist.
De farmaceuten Merck Sharp & Dohme (MSD) en Pharmachemie zijn inmiddels goede bekenden bij de rechtbank. Sinds de registratie door Pharmachemie van generieke Fosamax (een veel verkocht merkgeneesmiddel van MSD voor de behandeling van osteoporose) zijn partijen op meerdere fronten verwikkeld in een juridisch gevecht. MSD is van mening dat de generieke registraties van Pharmachemie inbreuk maken op haar octrooirechten en dat de registraties niet hadden mogen worden verleend omdat zij niet "in wezen gelijkwaardig zijn" aan Fosamax (zoals vereist voor generieke registraties op grond van artikel artikel 10, lid 1, aanhef en onderdeel A (iii) van Richtlijn 2001/83/EG).
In een kort geding waarin door de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem op 12 juli 2005 vonnis is gewezen, werd beslist dat MSD onrechtmatig had gehandeld jegens Pharmachemie door het versturen van de brieven aan groothandels en apothekers waarin zij hen wees op de octrooirechten van MSD voor Fosamax zónder in die brieven te vermelden dat door de rechtbank Den Haag in een eerder kort geding was geoordeeld dat er een gerede kans bestaat dat de octrooirechten van MSD in de bodemprocedure nietig zullen worden geoordeeld.
Op 16 september stonden partijen weer tegenover elkaar bij de voorzieningenrechter in Haarlem in verband met brieven die door MSD waren verstuurd aan groothandels, artsen en apothekers.
In die brieven maakt MSD melding van "recente generieke varianten van Fosamax" (zonder daarbij de naam of de producten van Pharmachemie te noemen) en wijst zij op bepaalde mogelijk nadelige verschillen met Fosamax. In de brieven wordt onder meer gesuggereerd dat het effectiviteit- en veiligheidsprofiel van de generieke varianten mogelijk niet gelijkwaardig is aan Fosamax en gesteld dat MSD bezwaar heeft aangetekend tegen generieke registraties bij het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG).
Bij vonnis van 23 september oordeelt de voorzieningenrechter dat de brieven van MSD te beschouwen zijn als vergelijkende reclame en dat de brieven van MSD op een aantal punten misleidend zijn, met name wegens gebrek aan voldoende onderbouwing van de juistheid van de stellingen of suggesties van MSD in de brieven. Van de voorzieningenrechter mag MSD best vergelijken, zo lijkt het, mits zij de juistheid van die vergelijkingen maar voldoende kan onderbouwen. Daarvoor zijn verwijzingen naar wetenschappelijke studies kennelijk niet noodzakelijkerwijs voldoende.
De poging van Pharmachemie om MSD te laten veroordelen tot een rectificatie waarin ook de prijzen van Fosamax en de generieke producten van Pharmachemie worden vermeld, strandt. Zoals de voorzieningenrechter terecht opmerkt, is het niet de bedoeling van een rectificatie om (vergelijkende) reclame te maken. Zij veroordeelt MSD daarom tot een rectificatie die door haar wel redelijk wordt geacht. Lees hier het vonnis van 23 september. Lees hier het bericht dat eerder op IEForum verscheen over het vonnis van 12 juli 2005.
Als een schaduw heengevlogen
Wie E 345,- meebrengt is van harte welkom op het verjaardagsfeestje van de IER. De IER bestaat twintig jaar, van harte, en met de zelfreflectie die bij verjaardagen hoort stelt het tijdschrift zich op 1 november in Krasnapolsky de vraag 'Haalt IER het jaar 2025?'
"Tijd om twintig jaar vooruit te blikken. De belangrijkste ontwikkeling in het intellectuele eigendoms- en reclamerecht is zonder twijfel de internationalisering van het IE-recht, van rechthebbenden en gebruikers. Bestaat het auteursrecht nog over 20 jaar? Betekent de oppositie tegen het maken van muziek-kopieën, software-octrooien en octrooien op medicijnen een revolutie voor de Intellectuele Eigendom? Zien de Europeanen van 2025 Intellectuele Eigendom nog wel als motor van innovatie of juist als een blok aan het been tegen verdere vernieuwing? Bestaat er zoiets als Europese of internationale verwarring of misleiding? In plenaire sessies en debatten tussen sprekers en publiek zal worden geprobeerd een levendige discussie op gang te brengen over de problemen die IER altijd, en zeker nog tot 2025, ter harte gaan."
Meer informatie op kluwer.nl. Geen directe link (hopelijk is dat in 2025 wel anders), dus eerst klikken op Juridisch, dan op Intellectuele Eigendom, dan op Opleidingen en dan op Lustrumcongres.
het probleem van het wapperen
Met dank aan De Brauw Blackstone Westbroek: Rechtbank 's-Gravenhage, 28 september 2005, KG 05/1010. Agripa Holdings Limited tegen Roland International B.V. EP betreffende een werkwijze en inrichting voor het afbeelden van reclame op een voertuig. Directe inbreuk aangenomen.
Octrooi-vonnis met de inmiddels gebruikelijke grensoverschreidende-bevoegdheidsalinea: "Nu gedaagde een in Nederland gevestigde vennootschap is, is de voorzieningenrechter bevoegd van de vorderingen kennis te nemen. In het kader van een voorlopige voorziening is er ook bevoegdheid om zonodig een grensoverschrijdend verbod op te leggen, zelfs nu de nietigheid van het octrooi (tevens) naar buitenlands recht wordt ingeroepen. Hiertoe hoeft de rechtbank immers geen definitief oordeel te vellen over het geldigheidsverweer, maar slechts een inschatting te maken hoe de betreffende buitenlandse rechter daarover in voorkomend geval zal oordelen"
Agripa is houdster van een Europees octrooi betreffende een verwisselbaar reclamevlak op de zijkant van een vrachtwagen met toepassing van een reclameboodschap welke is aangebracht op flexibel materiaal dat losmaakbaar is bevestigd op de vrachtwagen. Octrooi is nieuw en inventief. De veelheid van octrooien op het gebied van het aanbrengen van verwisselbare reclame op de zijkant van een vrachtwagen geeft aan dat het hier gaat om een product dat, als er een praktisch toepasbare vorm voor zou worden gevonden, aan een duidelijke marktbehoefte voldoet. Niettegenstaande die vraag is de oplossing om tot een praktisch toepasbare vorm (eentje die niet flappert in de wind) te komen niet eerder gevonden. Ook hierom is de uitvinding inventief.
Roland erkent dat haar reclamepanelen bestaan uit maasmateriaal in de zin van conclusie 1 van het octrooi. Zij betwist evenwel inbreuk te maken omdat zij het voordeel van het octrooi niet dáárdoor verwezenlijkt, maar door de wijze waarop zij de panelen plaatst op de zijwand van een vrachtwagen. Bij de Rolabanner is het maasmateriaal over de gehele omtrek daarvan dicht tegen de zijwand van het voertuig aangebracht, zodat de rijwind geen kans krijgt om het doek op te doen bollen. De toepassing van maasmateriaal vloeit volgens Roland voort uit andere overwegingen zoals het lichte gewicht, flexibiliteit en betere bedrukbaarheid.
Daargelaten nog dat voorshands onvoldoende aannemelijk is geworden dat een doek zonder mazen de door Roland geroemde eigenschappen zou ontberen, heeft Roland geheel niet inzichtelijk gemaakt dat een gesloten reclamedoek zonder mazen niet zou flapperen indien dit wordt gemonteerd met een rondom doorlopend montagesysteem.
Door reclamepanelen met dat maasmateriaal aan te bieden maakt zij directe inbreuk op het octrooi. Voor zover Agripa zou bedoelen dat Roland indirecte inbreuk zou maken door zijwanden van vrachtwagens te voorzien van een bevestigingssysteem voor een verwisselbaar reclamedoek, geldt dat naar voorlopig oordeel zo’n bevestigingssysteem ook gebruikt kan worden voor een niet inbreukmakend reclamepaneel zonder mazen. Van indirecte inbreuk in deze zin is dan geen sprake.
Er zijn voldoende aanwijzingen dat Roland voornemens is de inbreukmakende reclamepanelen ook aan te bieden in andere landen dan Nederland of dat reeds gedaan heeft. Er zijn geen aanwijzingen dat de Nederlandse danwel de bevoegde buitenlandse rechter van de andere gedesigneerde landen hier anders over zou oordelen. De voorzieningenrechter ziet dan ook grond om Roland te verbieden inbreuk te maken op het octrooi voor alle gedesigneerde landen. Lees vonnis hier.
de onjuiste suggestie
Uitspraak Codecommissie CGR in kort geding, K05.008, Boehringer Ingelheim BV tegen GlaxoSmithKline BV inzake Seretide.
De klacht van Boehringer Ingelheim heeft betrekking op een aantal reclame-uitingen van GSK voor haar geneesmiddel Seretide. De Codecommissie is van oordeel dat de claims in de advertentie “Als u alleen kortademigheid bij COPD behandelt, wat mist u dan?”, “de bronchusverwijding voorbij”, “maakt daarmee een blijvend verschil, nu en in de toekomst” – mede gelet op de context waarin zij zijn gebezigd – suggereren dat de beroepsbeoefenaar ‘iets mist’, indien hij bij de behandeling van COPD geen combinatiepreparaat zoals Seretide voorschrijft. Ook wordt met deze claims de onjuiste suggestie gewekt dat andere geneesmiddelen dan Seretide (met name bronchusverwijders) onvoldoende zijn voor een adequate behandeling, dat behandeling met bronchusverwijders een achterhaalde therapie is en dat Seretide méér doet dan bronchusverwijders. Bovengenoemde suggesties zijn onjuist. Lees uitspraak hier.
Ondertussen in Bulgarije
De opmars van Nederlands meest zichtbare exportproduct Big Brother in Oost-Europa verloopt niet overal even vlotjes. Na eerdere strubbelingen in Kroatië, Hongarije, Tsjechië en Slowakije (hier), bericht Sofia News Agency: "Bulgaria's second season of the Big Brother show threatened with a lawsuit over copyright. Georgi Iliev, a publisher of sensation newspapers, claimed that he has owned the Big Brother brand in Bulgaria since September 1. That was four months before the Dutch producers of the show applied for a license. He had declared plans to use the name Big Brother for a television show and a newspaper. Iliev's message to the media said that he would have to start legal action against the 'theft.' Lees hier iets meer.
een genuanceerde 11-2 (2)
De 11-2 zal op de borden blijven staan: diverse media berichten dat Albert Heijn en Unilever hun geschil al twee weken geleden hebben bijgelegd (eerder bericht hier). De inhoud van de schikking is niet bekend gemaakt, zodat het afwachten is of AH naast verpakkingen van de margarine en de pindakaas, ook haar andere productverpakkingen gaat aanpassen. In het FD stelt een woordvoerder van Unilever dat de de gang naar de rechter een 'moeilijke maar noodzakelijke stap' was. 'Misschien zijn we er daardoor nu wel beter uit gekomen.' De rechter als relatietherapeut. Lees hier of hier of hier meer.
van surinaams fabrikaat
Rechtbank 's-Gravenhage, 28 september 2005, zaaknr. 21248, Bharat c.s. - SAB. Omvangrijk geschil tussen de voormalig leverancier en distributeur van de Surinaamse Mariënburg rum. Na uiteen te zijn gegaan, komen beiden elkaar nu regelmatig tegen bij Rechtbank en Hof. Ook het merkenrecht wordt als wapen in de strijd gehanteerd. De feiten: Bharat heeft 10 jaar lang voor SAB als distributeur van Mariënburg Rum in de Benelux opgetreden voor Suriname Alcohol Beverage (SAB). In de overeenkomst is onder meer vastgesteld dat deze overeenkomst voor 10 jaar zal gelden en dat Bharat het Benelux woord/beeldmerk 'Mariënburg Rum' overdraagt aan SAB; SAB verstrekt Bharat in ruil een licentie onder het Benelux woordmerk Mariënburg. Na 10 jaar wenst SAB de overeenkomst tegen de wens van Bharat op te zeggen. Er volgt een kort geding over de rechtmatigheid van de opzegging, die door Bharat wordt verloren. SAB dient Bharat in ieder geval nog 5000 liter rum te leveren en SAB doet dit dan ook.
Inmiddels had Bharat in 1998 eveneens een woord/beeldmerk 'Marienburg Rum' gedeponeerd, dat vrijwel identiek was aan het merk van SAB. In een tweede kort geding in 2004 vordert SAB dat Bharat de verkoop van de rum onder het merk Mariënburg staakt. De Voorzieningenrechter oordeelt echter dat Bharat gerechtigd is om de geleverde 5000 liter onder het merk Mariënburg te verkopen, aangezien dit nog onder de eerder verstrekte licentie valt. SAB gaat in beroep, dat dat ten tijde van de uitspraak in de bodemprocedure nog loopt.
Kennelijk om nu toch echt een einde aan al deze ellende te maken, behandelt de Rechtbank uitvoerig de geldigheid van de opzegging van de overeenkomst en komt tot de conclusie dat SAB de overeenkomst in 2000 rechtsgeldig heeft opgezegd. Vervolgens komt het merkenrecht aan bod.
De Rechtbank oordeelt dat de inschrijving van het in 1998 door Bharat gedeponeerde merk 'Mariënburg Rum', weliswaar als te kwader trouw kan worden aangemerkt, maar dat SAB zich hier niet meer op kan beroepen voor wat betreft haar vordering tot doorhaling van het merk. Deze vordering is op grond van art. 14 sub 2 verjaard. De kwade trouw van Bharat heeft overigens wel andere gevolgen:
3.17. Bedoelde kwade trouw is overigens nog wel relevant voor de werking van art. 13 bis BMW, omdat gevorderde winstafdracht genoten met, kort gezegd, merkinbreuk moet worden afgewezen, indien de inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt. Kwade trouw in de zin van laatstbedoeld artikel is naar het oordeel van de rechtbank gegeven in het onderhavige geval van depot te kwader trouw, zodat de gevorderde winstafdracht met de daarover af te leggen rekening en verantwoording voor zover en in de vorm zoals deze is gevorderd, voor toewijzing in aanmerking komt, evenwel als nader geformuleerd in het dictum.
Tot slot oordeelt dat Bharat (nu wel) inbreuk maakt op de merkrechten van SAB, door nog rum op de markt te brengen onder de merken van SAB.
Lees hier vonnis.
Gevoelige uitspraak
Dit zou wel eens het begin van een lange maar mooie Europese procedure kunnen zijn, een opmaat naar een spraakmakend arrest en luchtig voer voor de media: "Keine Eintragung von Tastmarken. Tastmarken sind mangels graphischer Darstellbarkeit der haptischen Eindrücke nicht eintragungsfähig.
Der Hersteller des Kräuter-Bitters Underberg wollte eine Tastmarke für das Produkt beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eintragen lassen. Die Marke soll aus dem Namen „Underberg“ in Blindenschrift (der so genannten Braille-Schrift) bestehen. Es wäre die erste Eintragung einer „Tastmarke“ in Deutschland und vermutlich sogar auf der Welt gewesen. "
Zou het gegeven dat het hier om een Braille-merk gaat nog iets kunnen opleveren. Discriminatie? Zou beroep bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens nog wat opleveren? Lees hier iets meer. Uitspraak hier. (met dank aan De Brauw)
Stemrecht (2)
In aansluiting op een eerder bericht (hier), een wat ouder, maar desalniettemin interessant nieuwsberichtje van vorige week. Zanger Tom Waits daagt Opel –en het reclamebureau McCann Erickson- nu daadwerkelijk voor de rechter, omdat Opel in een reclamecampagne op tv zijn zangstem zou imiteren.
General Motors, de moeder van Opel, zou de zanger verschillende malen hebben gevraagd mee te werken aan een reclamespotje, wat Waits, als fel tegenstander van de commercialisering van zijn muziek, steeds weigerde. De zangpartij is uiteindelijk ingezongen door een zanger uit Frankfurt, wiens stem een opvallend grote gelijkenis vertoont met de doorrookte stem van Waits. Het is afwachten op welke grond de advocaat van Waits zijn vorderingen zal baseren.
kunstenaars minder arm (2)
“Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Aanpassing van de Auteurswet 1912 ter implementatie van richtlijn nr. 2001/84/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk (PbEG L 272) (29912). (Zie vergadering van 14 september 2005.)
In stemming komt het amendement-Van Vroonhoven-Kok (stuk nr. 8).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie en de Groep Nawijn voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.
Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.
De artikelen II en III en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.”
(Ongecorrigeerd stenogram, Tweede Kamer, 2005, Dinsdag 27 september 2005, 14.00 uur)
