Dossiers

Hof van Beroep Brussel 18 maart 2014, IEF 13880 (PI Pharma tegen MSD)
Merkinbreuk. Parallelimport. Markttoegang. MSD is een Amerikaanse farmaceutische onderneming en had in België het exclusieve recht tot de commercialisatie van producten op basis van losartan (verlaagt de bloeddruk en wordt voorgeschreven bij hypertensie en chronisch hartfalen). De beschermingsduur is in de gehele Europese Unie verstreken. MSD is titularis van onder meer het Benelux woordmerk 'Cozaar' en 'Lortaan'. PI Pharma is een Belgische onderneming die actief is op het gebied van parallelinvoer van geneesmiddelen. In 2011 kreeg zij een vergunning voor parallelinvoer vanuit Italië. PI Pharma herverpakt het geneesmiddel in een nieuwe buitenverpakking (van 28 naar 98 tabletten) waarbij het merk Lortaan wordt vervangen door Cozaar. MSD is van oordeel dat deze herverpakking een inbreuk vormt op haar merkrechten. Het hof besluit dat de herverpakking (een nieuwe buitenverpakking van 98 tabletten) alsmede de hermerking (Cozaar) obectief noodzakelijk is om effectieve toegang te bekomen tot de Belgische markt. Verzet hiertegen is onrechtmatig, het hoger beroep is dan ook gegrond.

19. (...) Deze overweging geldt a fortiori in onderhavig geding, aangezien het formaat van de lidstaat van uitvoer (of de veelvouden ervan) zelfs niet wordt verhandeld in de lidstaat van invoer. In de lidstaat van invoer (België) gebruikt de merkhouder (MSD) voor het geneesmiddel losartan 100 mg slechts één verpakkingsformaat, met name het formaat van 98 tabletten. Een verzet van MSD tegen de verhandeling door PI Pharma van het verpakkingsformaat van 98 tabletten en dus van een ander verpakkingsformaat dan dat van 28, 56, 84 of 280 tabletten - waarvoor in België geen markt bestaat zodat er met deze formaten zelfs geen sprake kan zijn van een afzetting op een beperkt gedeelte van de markt als bedoeld door het Hof - impliceert dan ook een afscherming van de markten. Dit verschil in verpakkingsformaat maakt dat er een objectieve noodzaak bestaat tot de ompakking naar een formaat van 98 tabletten. Het verzet van MSD als merkhouder tegen dergelijke ompakking belemmert de effectieve toegang van het uit Italië ingevoerde product tot de Belgische markt zodat dit verzet onrechtmatig is. De ompakking naar het formaat van 98 tabletten is voor PI Pharma objectief noodzakelijk om toegang tot de Belgische markt te bekomen. Dergelijke ompakking is dan ook niet uitsluitend ingegeven door het streven naar een commercieel voordeel door PI Pharma. De ompakking naar het formaat van 98 tabletten wordt door PI Pharma gerealiseerd door een nieuwe buitenverpakking.

(...) Het hof besluit zodoende dat de herverpakking door een nieuwe buitenverpakking van 98 tabletten objectief noodzakelijk is om effectieve toegang te bekomen tot de Belgische markt.

21. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat een dergelijke vervanging objectief noodzakelijk moet zijn, wil de merkhouder zich er niet tegen kunnen verzetten. De nationale rechter moet derhalve onderzoeken of de omstandigheden ten tijde van de verkoop de vervanging van het oorspronkelijke merk door dat van de lidstaat van invoer objectief noodzakelijk maakten voor de parallelimporteur om het product in die lidstaat op de markt te kunnen brengen. Aan deze noodzakelijkheidsvoorwaarde is voldaan, indien in een bepaald geval het verbod aan de importeur om het merk te vervangen, de effectieve toegang tot de mark belemmert. Dit is het geval wanneer wettelijke bepalingen of praktijken in de lidstaat van invoer de verkoop van dit product op de markt van die lidstaat onder het merk dat het in de lidstaat van uitvoer draagt, beletten. Hetzelfde geldt voor een voorschrift van consumentenbescherming, waarbij het gebruik in de lidstaat van invoer van het in de lidstaat van uitvoer gebruikte merk wordt verboden, omdat dit bij de consument tot verwarring zou kunnen leiden (arrest Upjohn, punten 42 en 43).

24. (...) De vraag rijst hoe PI Pharma dan reclame kan maken voor het parallel ingevoerd geneesmiddel indien dit een naam heeft die verschillend is van de naam van het gekende referentiegeneesmiddel. In dergelijk geval is een herinneringsreclame niet mogelijk of minstens weinig zinvol, want de benaming is niet gekend op de Belgische markt. Aangezien PI Pharma als parallelimporteur enkel maar herinneringsreclame mag maken, wordt zij belet enige promotie te voeren voor het door haar parallel ingevoerde geneesmiddel met vreemde benaming. Deze wettelijke regeling inzake reclame voor parallel ingevoerde geneesmiddelen belet dan ook de daadwerkelijke promotie en marketing door PI Pharma van het geneesmiddel onder het merk van de lidstaat van uitvoer zodat het verbod om het merk te vervangen de effectieve toegang tot de markt belemmert. Het hof besluit dan ook dat in onderhavig geval de hermerking zoals doorgevoerd door PI Pharma objectief noodzakelijk is om effectieve toegang te krijgen tot de Belgische markt.

25. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het hof van oordeel is dat zowel de herverpakking (nieuwe buitenverpakking van 98 tabletten) als de hermerking objectief noodzakelijk zijn.

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 21 maart 2014, IEF 13879 (AV Medical tegen IMP en USB Medical)
Merkinbreuk. Schadevergoeding. AV Medical ontwikkelde bepaalde medische producten waaronder een herbruikbare kleefelektrode die gebruikt wordt bij open hartchirurgie, 'MonoFib' (0760507) en 'Monoflex' (0778475). Voor fabricatie werd contact gezocht met X (IMP), waarna USB Medical is opgericht. De samenwerking is gestrand en AV Medical is middels een uitsluitingsprodedure uitgesloten als vennoot van USBM. AV Medical stelt dat IMP en USBM inbreuk maken op haar merkrechten doordat zij het gebruik van haar merken door USBM sinds januari 2011 niet meer gedoogd. USBM voert verweer en vordert schadevergoeding. De rechter oordeelt dat de gevraagde stakingsmaatregel gegrond is. USBM heeft op haar website gebruik gemaakt van beide merknamen, terwijl zij kennis had van het feit dat AV Medical het gebruik niet meer zou gedogen. Het feit dat dit om een vergetelheid zou gaan doet hieraan geen afbreuk. De overige vorderingen (alsmede de tegenvorderingen) worden afgewezen.

Leestips: r.o. 4.1, 5.1, 5.2.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A. Morehouse defense-principle en co-existentie.
B. Dubbelzinnigheid in Litouwse taalversie over betaling beroepstaks
C. Bautau-mouche is volgens het woordenboek een klein bootje
D. Een conceptuele betekenis is niet te geven aan ENI en EMI
E. "i" heeft zelfde uitspraak als "y" in HIPERDRIVE
F. EXACT is te beschrijvend voor o.a. maatwerksoftware

Gerecht EU 20 mei 2014, zaak T-247/12 (ARIS) - dossier
A. Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk in kleur met het woordelement „ARIS” voor waren en diensten van klasse 36 en strekkende tot vernietiging beslissing BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapsbeeldmerk in rood en blauw met de woordelementen „ARISA ASSURANCES S.A.” voor waren en diensten van klasse 36. Co-existentie van oudere merken op de markt – Amerikaans rechtsbeginsel van zogeheten ,Morehouse defense’. Het beroep wordt verworpen.

55 Aan deze conclusie kan niet worden afgedaan door verzoeksters argument waarbij de kamer van beroep wordt verweten dat zij geen rekening heeft gehouden met de co-existentie op de markt van, ten eerste, het oudere merk, en ten tweede, het gemeenschapswoordmerk ARIS of het in de Verenigde Staten ingeschreven aangevraagde teken. Verzoekster benadrukt dat de kamer van beroep de dienaangaande overgelegde bewijzen niet correct heeft beoordeeld en verzoekt het Gerecht het zogeheten „Morehouse defense”-beginsel uit het Amerikaanse recht toe te passen, krachtens hetwelk een persoon die oppositie tegen de inschrijving van een merk instelt, niet kan worden geacht door deze inschrijving te zijn benadeeld wanneer de merkaanvrager reeds een met het aangevraagde merk gelijk of in wezen analoog merk heeft ingeschreven voor dezelfde of in wezen soortgelijke waren of diensten.

59 In overeenstemming met hetgeen de kamer van beroep in de bestreden beslissing (punten 27 en 28) heeft overwogen, kan op basis van de door verzoekster aangedragen elementen dus niet worden vastgesteld dat aan de conflicterende merken gelijke merken co-existeerden, en a fortiori evenmin dat deze co-existentie het gevaar voor verwarring daartussen in de zin van de voornoemde rechtspraak zou verminderen, zonder dat uitspraak behoeft te worden gedaan over de ontvankelijkheid van bijlage 11 bij het verzoekschrift, waarin het „Morehouse defense”-beginsel wordt uiteengezet, en van bijlage I.1 b) bij interveniëntes memorie van antwoord, die zij heeft overgelegd om verzoeksters betoog inzake het bestaan van een dergelijke co-existentie te betwisten.

Gerecht EU 21 mei 2014, zaak T-61/13(NUEVA) - dossier
B. Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing BHIM, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende weigering van inschrijving van het rode en witte beeldmerk dat het woordelement „NUEVA” bevat, voor waren van klasse 32. Niet-nakoming van verplichting om binnen gestelde termijn beroepstaks te betalen – Dubbelzinnigheid in taalversie – Eenvormige uitlegging – Toeval of overmacht – Verschoonbare dwaling. Het beroep wordt verworpen.

41 Bovendien had een normaal oplettende en zorgvuldige gemeenschapsmerkaanvraagster die, net als verzoekster, in haar gemeenschapsmerkaanvraag het Engels als tweede taal had gekozen, op zijn minst de bewoordingen van artikel 60 van verordening nr. 207/2009 in de Engelse versie ervan kunnen nagaan, volgens welke „[h]et beroep [...] pas [wordt] geacht te zijn ingesteld, nadat de beroepstaks betaald is” ([t]he notice shall be deemed to have been filed only when the fee for appeal has been paid). Deze bewoordingen in het Engels verbinden de betaling van de beroepstaks (fee for appeal) dus duidelijk aan het instellen van het beroep (notice of appeal), waarvoor een termijn van twee maanden geldt, en niet aan de indiening van de uiteenzetting van de gronden van het beroep (statement setting out the grounds of appeal), waarvoor een termijn van vier maanden geldt.

Gerecht EU 21 mei 2014, zaak T-553/12 (BATEAUX-MOUCHES) - dossier
C. Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de onderzoeker om het beeldmerk bevattende de woordelementen „BATEAUX-MOUCHES” in te schrijven voor waren van de klassen 39, 41 en 43. Het beroep wordt verworpen; Een bateau-mouch is volgens het woordenboek een klein oorlogsbootje.

Sur le caractère générique et non distinctif du terme « bateaux-mouches »
42. Il s’agit d’une « [e]mbarcation qui servait autrefois au transport des voyageurs sur la Seine et qui sert aujourd'hui à des promenades touristiques ». Il ressort également de la lettre du service du Dictionnaire de l’Académie française, qui cite plusieurs dictionnaires dont Le Grand Robert de la langue française, que le sens original du terme bateau-mouche, à savoir un petit bateau de guerre à vapeur et, par extension, un petit bateau à vapeur servant de transport en commun fluvial à Paris et à Lyon, est attesté depuis la fin du XIXe siècle et que, par conséquent, l’Académie n’avait nullement l’intention de modifier sa définition du nom composé bateau-mouche.

43 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en retenant le caractère générique du terme « bateau-mouche ».

Gerecht EU 21 mei 2014, zaak T-599/11 (ENI-EMI) - dossier
D. Oppositie. Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „ENI”, voor waren en diensten van de klassen 14, 67, 9, 11, 14, 1619, 22, 25 en 35 tot 45, strekkende tot vernietiging van beslissing R 2439/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 8 september 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende gedeeltelijke weigering van inschrijving van dat merk, in het kader van de oppositie van de houder van de gemeenschapswoord- en beeldmerken die het woordelement „EMI” bevatten, voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 28, 35, 38, 41 en 42. Het beroep wordt afgewezen; een conceptuele betekenis is er niet te geven aan de tekens.

72 The applicant therefore errs in attempting, in paragraph 76 of the application, to attribute a conceptual content to the signs at issue.

Gerecht EU 22 mei 2014, zaak T-95/13 (HIPERDRIVE) - dossier
E. Absolute grond. Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1779/20121 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 13 december 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker waarbij de inschrijving van het woordmerk "HIPERDRIVE" voor waren van klassen 7 en 9 gedeeltelijk is geweigerd. Het beroep wordt afgewezen; de i en y wordt in diverse talen gelijk uitgesproken en "HYPER" is beschrijvend voor zeer sterk/goed.

8 Ensuite, la chambre de recours a relevé que l’élément composant la partie initiale du signe en cause, à savoir « hiper », était compris comme l’équivalent phonétique de « hyper » et, par conséquent, caractérisait dans des mots composés quelque chose d’« exagéré, [de] marqué par l’excès ». La prononciation avec la lettre « i » ou la lettre « y » serait la même dans les deux cas. La chambre de recours a également souligné, d’une part, que le terme anglais « drive » signifiait en allemand « Antrieb » (commande), « Schwung » (élan) ou « Dynamik » (dynamisme) et, d’autre part, que le terme composé pris dans son intégralité, qui signifiait « sehr starker/sehr guter Antrieb » (très forte/très bonne commande), faisait directement savoir que les produits servaient à régler ou ajuster la position, l’emplacement ou la disposition d’une pièce ou d’un outil (points 13 et 14 de la décision attaquée).

Gerecht EU 22 mei 2014, zaak T-228/13 (EXACT) - dossier
F. Absolute grond. Gemeenschapsmerk – Beroep tot vernietiging van beslissing BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de onderzoeker om het woordmerk „EXACT” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 9, 16 en 42. Het beroep wordt afgewezen; EXACT is te beschrijvend voor aangeboden diensten.

32 Contrairement à ce que prétend la requérante (voir points 15 et 16 ci-dessus), et à l’instar de ce que soutient l’OHMI, il doit être observé qu’un terme, même banal, qui indique une qualité d’un produit ou d’un service, serait-elle inhérente à la nature de celui-ci dans l’esprit du public pertinent, ne saurait être qualifié de fantaisiste. En revanche, un tel terme est descriptif des produits ou services en cause, en ce qu’il attire l’attention du public sur l’une ou l’autre de leurs caractéristiques.

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 21 mei 2014, IEF 13878 (Creditline tegen Gerechtsdeurwaarder Baldinger)
Uitspraak ingezonden door Bert Gravendeel, Gravendeel advocaten. Databankenrecht. Hoger beroep is ingesteld. Baldinger is een gerechtsdeurwaarderskantoor; zij onderhoudt een website met een afgeschermd inloggedeelte via deurwaarderwijzer.nl. Met Creditline, een incassobureau, is een samenwerking, zodat inzage wordt gegeven in de dossiers met informatie. Vanwege vermoedelijke privacyschendingen is door Baldinger de toegang tot het afgeschermd gedeelte uitgeschakeld sinds maart 2014. Creditline vordert elektronische toegang tot de Databank op basis van haar databankenrecht en (voorschot op) schadevergoeding. Het blokkeren van de elektronische toegang is geen inbreuk op een verondersteld databankrecht. Beroepen op artikelen 4, 5b of 5c Dbw slagen niet.

Lees hier het kort geding van 18 juli 2014 (toewijzend).

Het niet functioneren van de zoekfunctie is een technisch gebrek, de algemene zoekfunctie via toetsencombinatie Control-F is feitelijk nog mogelijk. Geen voorschot.

4.2. Creditline beroept zich ter onderbouwing van haar vorderingen op handhaving van haar databankrecht. Creditline stelt daartoe dat de verzameling van gegevens in de eigen administratie van Creditline, waarin de gegevens van haar opdrachtgevers zijn opgenomen en door haar aangeduid als Databank-C, en de verzameling van gegevens in het eigen systeem van [A], door Creditline aangeduid als Databank-D, kwalificeren als databank in de zin van de Databankenwet. Creditline stelt dat zij producent, dan wel mede-producent is van Databank-D aangezien de gegevens door haar uit Databank-C aan [A] zijn verstrekt. Het blokkeren van de toegang tot Databank-D levert een schending van het databankrecht van Creditline, zo luidt haar betoog.

4.3. Ter zitting is aan de hand van de toelichting van partijen duidelijk geworden hoe het elektronische systeem van gegevens van [A] gevuld wordt. Creditline stelt gegevens van haar opdrachtgevers ter beschikking aan [A]. Die gegevens bestaan onder andere uit NAW-gegevens van de debiteur van de opdrachtgever, de hoogte van de vordering, kopieën van onbetaald gelaten facturen en kopieën van reeds verzonden sommatiebrieven aan de debiteur, relaties van de schuldenaar, de hoedanigheid van die relaties met eveneens de NAW-gegevens, inkomensgegevens van de debiteur en eventueel reeds gewezen vonnissen en beslagexploten. Deze informatie stelt Creditline deels ter beschikking via haar eigen website juridisch.creditline.nl, waarop [A] kan inloggen en vervolgens gegevens kan raadplegen en de facturen en sommatiebrieven kan downloaden als pdf-bestand en printen. Creditline levert ook deels dossiers per e-mail en per post aan, zoals bijvoorbeeld vonnissen van de rechtbank en reeds uitgebrachte exploten. Blijkens de onweersproken stelling van [A] voeren haar medewerkers al deze gegevens in het eigen systeem van [A] in door deze zelf in te typen. Vervolgens vult [A] de gegevens aan met statusberichten. In het systeem van [A] zijn ook andere dossiers van andere opdrachtgevers dan Creditline opgenomen.

4.4. Gelet op de hiervoor weergegeven feitelijke verwerking van gegevens is in onderhavig geval voorshands niet aannemelijk dat sprake is van schending van enig databankrecht. Blijkens de definitie in artikel 1 sub 1 onder a Dbw moet het gaan om een verzameling van gegevens die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering.
Zoals [A] terecht betoogt, is het de vraag of in onderhavig geval sprake is van de vereiste substantiële investering, aangezien de investering van Creditline ziet op het verkrijgen van opdrachtgevers, en niet op de verkrijging van de gegevens van onder meer de debiteuren van die opdrachtgevers. Voorts valt te betwijfelen of Creditline als producent van de veronderstelde Databank-D heeft te gelden. Met een beroep op artikel 6 lid 3 Dbw betoogt Creditline dat sprake is van een substantiële wijziging van de inhoud van de databank door toevoegingen die in kwalitatief en kwantitatief opzicht van substantiële investering getuigen. Daarmee betoogt Creditline dat een nieuw databankrecht is ontstaan en aldus de mutaties die [A] maakt in haar eigen systeem, Databank-D, databankrechtelijk aan Creditline toekomen.
De juistheid van het betoog van Creditline kan echter in het midden blijven. In het geval dat veronderstellenderwijs ervan uit wordt gegaan dat de gegevens van [A] die via de website deurwaarderwijzer.nl zijn te raadplegen, zijn aan te merken als een databank in de zin der wet, valt het blokkeren van de elektronische toegang daartoe niet aan te merken als een inbreuk op een verondersteld databankrecht van Creditline.

4.5. Het beroep van Creditline op artikel 4 Dbw in dit verband kan haar niet baten.
Artikel 4 bepaalt dat de rechtmatige gebruiker van een databank welke op enigerlei wijze aan het publiek ter beschikking is gesteld, geen handelingen mag verrichten waardoor hij de normale exploitatie van de databank in gevaar brengt of ongerechtvaardigde schade aan de producent toebrengt.
Nog afgezien van de vraag of in onderhavig geval sprake is van een databank die op enigerlei wijze aan het publiek ter beschikking is gesteld, en de vraag, zoals hiervoor reeds overwogen, wie als producent heeft te gelden, valt niet in te zien dat sprake is van het in gevaar brengen van de normale exploitatie van de databank. Anders dan Creditline kennelijk bedoelt te betogen ziet het artikel niet op de schade die Creditline stelt te lijden doordat zij geen toegang heeft tot de gegevens.

4.6. Het betoog van Creditline dat sprake is van strijd met artikel 5b Dbw gaat evenmin op. Genoemd artikel beoogt middelen ter identificatie van beschermd materiaal en van de rechthebbenden, met name op internet en andere elektronische netwerken, te beschermen tegen verwijdering of manipulatie. Dat van verwijdering of manipulatie van identificatiemiddelen in onderhavig geval sprake is, is gesteld noch gebleken. Nu van inbreuk op artikel 5b Dbw geen sprake is, kan het beroep van Creditline op artikel 5c lid 1 Dbw evenmin slagen.

Lees de uitspraak:
IEF 13878 (pdf)
ECLI:NL:RBNHO:2014:4720 (link)

Op andere blogs:
Hostingrecht

Vzr. Rechtbank Den Haag 22 mei 2014, IEF 13876 (Brunel tegen Brunet)
Uitspraak ingezonden door Gino van Roeyen en Monique Hennekens, Banning. Merkenrecht. Eigen naam. Brunel is merkhoudster van gelijknamige Benelux en internationale woord(/beeld)merken. Brunet recruitment voert aan dat er sprake is van rechtsverwerking, zij voert onder andere aan dat Brunet Recruitment onder andere op vacaturedatabanken moet zijn tegengekomen. Dit beroep gaat niet op, het enkel stilzitten levert geen rechtsverwerking op. Een overzicht van woorden en zinnen die zijn ingevoerd in internetzoekmachines waarmee in 2013 de website van Brunet werd gevonden, en waarop het woord 'Brunel' niet voorkomt, kunnen Brunet niet baten. Daaruit volgt niet dat het relevante publiek de twee niet verwart.  Een beroep op 'eigen naam' van 2.23 lid 1 sub a BVIE gaat ook niet op; van de familienaam van de bestuurders "Brunet de Rochebrune" wordt slechts een deel gebruikt. Het weglaten van een deel van de familienaam draagt aanzienlijk bij aan de overeenstemming met de BRUNEL woordmerken.

Rechtsverwerking
4.6. Brunet Recruitment betoogt dat Brunel het recht om de BRUNEL merken tegen Brunet Recruitment in te roepen heeft verwerkt. Volgens Brunet Recruitment is aannemelijk dat Brunel al een (lange) tijd kennis heeft gehad van het gebruik van het teken/de handelsnaam Brunet Recruitment door Brunet Recruitment, voordat zij Brunet Recruitment verzocht het gebruik daarvan te staken. Brunet Recruitment voert daartoe in de eerste plaats aan dat Brunel de aanduiding Brunet Recruitment moet zijn tegengekomen op vacaturedatabanken. Brunet Recruitment onderbouwt haar stelling voorts aan de hand van een verklaring die voor akkoord is getekend door [B], een voormalig medewerker van de aan Brunel gelieerde onderneming Brunel Nederland B.V. Daarin is opgenomen dat ‘Brunet bekend was binnen Brunel’ in de periode van januari 2004 tot en met oktober 2011, de periode waarin [B] commercieel manager IT was bij Brunel Nederland B.V. Daarnaast is in de verklaring opgenomen dat Brunel Nederland B.V. op een zeker moment behoefte had aan een receptioniste en aan Brunet Recruitment heeft gevraagd of zij in dat verband wat voor Brunel kon betekenen. Ten slotte heeft Brunet Recruitment naar voren gebracht dat een lid van de directie van Brunel in het verleden werkzaam is geweest in Arnhem, alwaar Brunet Recruitment mede actief is.

4.17. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat Brunet Recruitment het teken ‘Brunet (Recruitment)’ gebruikt voor dezelfde of soortgelijke diensten als waarvoor de BRUNEL merken zijn ingeschreven. Brunet Recruitment houdt zich onder genoemde tekens bezig met werving en selectie van personeel en bemiddeling voor plaatsing van personeel, terwijl de BRUNEL merken eveneens zijn ingeschreven voor werving en selectie en plaatsing van personeel. Ook als juist is dat Brunet Recruitment veelal personeel werft voor andersoortige vacatures dan Brunel, namelijk secretaresses, management assistenten en administratief, financieel en commercieel medewerkers en zich meer of anders dan Brunel richt op het midden- en kleinbedrijf, hetgeen Brunel betwist, betekent dit niet dat de diensten niet soortgelijk zijn. De merkinschrijvingen van Brunel zijn immers niet beperkt tot een bepaald soort vacatures of een specifiek deel van de markt.

4.18. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de tekens ‘Brunet’ en ‘Brunet Recruitment’ in sterke mate overeenstemmen met de BRUNEL woordmerken (zie 2.2 onder a. en b.). In de BRUNEL woordmerken is het woord ‘Brunel’ het enige en daarmee het dominerende en onderscheidende bestanddeel van het merk en daardoor (meer) bepalend voor het totaalbeeld dat bij het relevante publiek achterblijft. Het element ‘Brunet’ moet worden beschouwd als het dominerende en onderscheidende bestanddeel van de tekens ‘Brunet’ en ‘Brunet Recruitment’. Het woord ‘Recruitment’ is beschrijvend en moet voor de totaalindruk niet althans als een minder bepalende toevoeging worden gezien. In het logo is het woord ‘Recruitment’ bovendien in aanzienlijk kleinere letters opgenomen dan het woord ‘Brunet’ hetgeen benadrukt dat ‘Brunet’ het dominerende bestanddeel is. Begripsmatig hebben noch ‘Brunel’ noch ‘Brunet’ betekenis. De woorden ‘Brunel’ en ‘Brunet’ verschillen slechts één letter van elkaar en vertonen auditief en visueel dan ook grote gelijkenis. De visuele en auditieve gelijkenis wordt vergroot nu alleen de laatste letter anders is. In het algemeen geldt dat het eerste deel van een teken meer aandacht krijgt van het publiek en dus meer bepalend is voor het totaalbeeld van een teken dan het daaropvolgende deel, hetgeen naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter ook in dit geval geldt.

Eigen naam
4.23. Het verweer van Brunet Recruitment dat het element ‘Brunet’ in haar handelsnaam verwijst naar de familienaam van de bestuurders van Brunet Recruitment en dat zulks Brunet Recruitment een geldige reden dan wel eigen recht geeft voor het gebruik van dat teken, kan niet slagen. De voorzieningenrechter begrijpt dat Brunet Recruitment hiermee een beroep heeft willen doen op een geldige reden in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en/of op de beperking op het merkenrecht voor het gebruik van een eigen naam in de zin van de artikelen 12 sub a GMVo en artikel 2.23 lid 1 sub a BVIE. Daargelaten of Brunet Recruitment als rechtspersoon een beroept toekomt op laatstgenoemde beperking, terwijl zij voorts niet haar eigen naam inroept maar die van haar bestuurders, kan het beroep op die bepalingen om de volgende reden niet slagen. Brunet Recruitment gebruikt niet de familienaam van haar bestuurders – [A] - maar slechts een deel daarvan namelijk ‘Brunet’. Een reden voor het weglaten van ‘[X]’ heeft Brunet Recruitment niet gegeven terwijl het weglaten van dat deel van de familienaam wel aanzienlijk bijdraagt aan de overeenstemming met de BRUNEL woordmerken en daarmee aan de mate waarin het publiek een verband zal leggen tussen de diensten van Brunet Recruitment en Brunel. In het midden kan blijven of de BRUNEL woordmerken bekend zijn als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub c GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, nu niet in geschil is dat zij in Nederland een aanzienlijke mate van bekendheid genieten. Gegeven die bekendheid van de BRUNEL woordmerken, had Brunet Recruitment zich bewust moeten zijn dat het publiek voornoemd verband zal leggen en dat besef had haar moeten weerhouden van het gebruik van het teken ‘Brunet’ voor haar diensten dan wel als handelsnaam. Dat brengt naar voorlopig oordeel mee dat de gestelde reden voor het gebruik van het teken niet geldig is in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en dat dit gebruik niet overeenstemt met de eerlijke handelsgebruiken in de zin van de artikelen 12 sub a GMVo en 2.23 lid 1 sub a BVIE. Ook in de context van artikel 5 Hnw geldt de omstandigheid dat de jongere handelsnaam de eigen naam is niet als geldige reden indien verwarringsgevaar te duchten is.

Lees de uitspraak hier:
KG ZA 14-141 (pdf)
IEF 13876 (link)

Rechtbank Noord-Nederland 21 mei 2014, IEF 13875 (Plaatsen op YouTube en delen via MSN)
Mediarecht. Schadeberekening. In het tussenvonnis IEF 13358 heeft de rechtbank overwogen dat gedaagde(uitsluitend) onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiseres voor zover hij een naaktfilmpje op YouTube heeft geplaatst en blootfoto’s via MSN heeft gedeeld. De rechtbank heeft eiseres in de gelegenheid gesteld om bij akte de omvang van de inbreuk, de schade, de hoogte daarvan en het causaal verband nader te onderbouwen. Voor de materiële en inkomensschade ontbreekt vooral causaal verband. Alleen vanwege de immateriële schade wordt er smartengeld ad €3.000 toegewezen.

2.9.2. De rechtbank acht een bedrag aan immateriële schadevergoeding toewijsbaar ter hoogte van EUR 3.000,00. Reeds de enkele inbreuk op het persoonlijkheidsrecht van [A] geeft [A] recht op vergoeding van immateriële schade. Door [B] is een ernstige inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [A] door het op internet plaatsen van een naaktfilmpje van [A], alsmede door het delen van blootfoto's van [A] via MSN. Weliswaar blijkt uit door [A] in het geding gebrachte foto's dat er op internet ook foto's van haar te vinden zijn die naar het oordeel van de rechtbank als enigszins gewaagd kunnen worden bestempeld en welke foto's met toestemming van [A] op internet zijn geplaatst, doch gesteld noch gebleken is dat dit ook blootfoto's/naaktfilmpjes betreffen. De rechtbank acht voorts bij de vaststelling van de hoogte van de immateriële schadevergoeding van belang dat [A] een bekende tv-presentatrice is. Daarentegen acht de rechtbank de stelling van [A] dat het sociale leven van [A] en haar gezin is gereduceerd tot contacten binnenskamers - mede gelet op het gemotiveerde verweer door [B] - onvoldoende onderbouwd. Voor zover zij is geconfronteerd met beschimpingen en smalende opmerkingen, is het voorts de vraag of en in hoeverre dit het gevolg is van specifiek het onderhavige filmpje van een naakte [A] in bad en de onderhavige blootfoto's die door [B] via MSN zijn gedeeld. Zoals hiervoor reeds is overwogen, is [B] niet aansprakelijk voor de gevolgen van nieuwe "uploads" van foto's. [A] zal niet gevolgd worden in haar verwijzing naar de zaak van de rechtbank Amsterdam, 19 april 2006, Smartengeldgids 18e druk, nummer 1171, welke zaak naar het oordeel van de rechtbank niet te vergelijken is met de onderhavige zaak.

Hof 's-Hertogenbosch 20 mei 2014, IEF 13874 (Dahabshiil tegen Stichting Associated Somali Journalists)
Mediarecht. Zie eerder IEF 12916 en IEF 12109. IPR en het toepasselijke materiële recht bij vorderingen tot rectificatie, verwijdering en verbod. Schending eer en goede naam. Toepassing Engels recht. Rechter verricht zelf onderzoek (google) en stelt partijen in de gelegenheid zich hierover uit te laten.

8.7.1. (...) Gezien deze stellingname en het (mogelijke) belang voor de beoordeling van (een aantal van) de vorderingen van Dahabshiil bij de wetenschap of ná 1 januari 2014 bepaalde artikelen/afbeeldingen/hyperlinks en/of mededelingen (nog immer) zijn gepubliceerd op websites waarvoor [geïntimeerde 1. c.s.] verantwoordelijkheid dragen, heeft het hof zelf middels de zoekmachine Google onderzoek verricht. Met name heeft het hof door invoering bij Google zoeken van de titels van de in het petitum van de appeldagvaarding onder iv en v genoemde artikelen/afbeeldingen/hyperlinks onderzocht of deze ná 1 januari 2014 (nog immer) zijn gepubliceerd op de websites waarvoor [geïntimeerde 1. c.s.] verantwoordelijkheid erkennen, te weten [webadres 8], [webadres 9], [webadres 10], [webadres 11] en [webadres 12] (4.13 tussenarrest van 23 juli 2013).

Volgens het door het hof verrichtte onderzoek waren de navolgende in het petitum van de appeldagvaarding onder iv en v genoemde artikelen/afbeeldingen/hyperlinks op 11 april 2014 gepubliceerd op de website [webadres 8]:

- ‘Video Dahabshiil sells weapons and vehicle war for [authority] authority’ (vordering iv sub h; prod. 27 Dahabshiil eerste aanleg);

- ‘Video: Somaliland condems Dahabshiil Violations against Civilian’ vordering iv sub j; prod. 30 Dahabshiil eerste aanleg);
- ‘Al Shabaab leader had very strong relationship with Dahabshiil’ vordering iv sub l; prod. 31 Dahabshiil eerste aanleg);
- ‘Dahabshiil CEO has promised 2,000,000.US for anyone kills the great Somali Singer’ vordering iv sub m; prod. 33 Dahabshiil eerste aanleg);
- ‘Somtel Dahabshiil Groups Blocks Popular Websites-Anonymus attack’ vordering iv sub q; prod. 37 Dahabshiil eerste aanleg);
- ‘Somalia media accuses the UNDP and WHO’ genoemd in vordering v sub a; prod. 23 Dahabshiil eerste aanleg; volgens Dahabshiil was dit artikel niet alleen gepubliceerd op [webadres 8] maar ook op [webadres 13] (prod. 22 Dahabshiil eerste aanleg); op laatstgenoemde site werd het artikel door het hof echter niet (meer) aangetroffen).
Voormelde artikelen/afbeeldingen/hyperlinks waren niet te vinden op de andere websites waarvoor [geïntimeerde 1. c.s.] verantwoordelijkheid erkennen, te weten [webadres 9], [webadres 10], [webadres 11] en [webadres 12].
De overige in het petitum van de appeldagvaarding onder iv en v genoemde artikelen/afbeeldingen/hyperlinks (de onder iv sub a-g, i, k, n-p, r en s en onder v sub b genoemde artikelen/afbeeldingen/hyperlinks) waren volgens het door het hof verrichte onderzoek op 11 april 2014 niet gepubliceerd op enige website waarvoor [geïntimeerde 1. c.s.] verantwoordelijkheid erkennen, te weten [webadres 8], [webadres 9], [webadres 10], [webadres 11] en [webadres 12].

8.8.1.
Gezien het bovenstaande bepaalt het hof dat partijen bij akte:
( a) zich erover uitlaten of naar hun mening het ná 1 januari 2014 geldende lasterrecht (deels) toepasselijk is bij de beoordeling van (een aantal van) de vorderingen van Dahabshiil zoals het hof voor mogelijk houdt (8.6.3. en 8.6.3);
( b) veronderstellenderwijs uitgaande van (gedeeltelijke) toepasselijkheid van het ná in januari 2014 geldende lasterrecht zoals het hof voor mogelijk houdt (8.6.3. en 8.6.3), hun stellingen toespitsen op deze (veronderstelde) toepasselijkheid voor de desbetreffende vorderingen.

8.8.2. Indien en voor zover de resultaten van het door het hof uitgevoerde onderzoek (8.7.2) partijen aanleiding geeft om zich hierover uit te laten, kunnen zij dit in de te nemen akte doen.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 18 maart 2014, IEF 13872, zaak C-125/14 (Iron & Smith tegen Unilever) - dossierMerkenrecht. Verzoekster heeft bij het Hongaars bureau voor intellectuele eigendom (BIE) een aanvraag ingediend voor de inschrijving van het gekleurde beeldteken „be impulsive” als merk. Verweerster (Unilever NV) heeft hiertegen oppositie ingesteld en gevorderd dat de merkaanvraag wordt afgewezen op grond van de Hongaarse merkenwet. Unilever beroept zich daarbij op haar oudere – communautaire en internationale – woordmerken „Impulse”.

Volgens de in de Hongaarse merkenwet gestelde voorwaarden mag een merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een in Hongarije bekend ouder merk niet worden ingeschreven voor andere waren of diensten dan die waarvoor het oudere merk is ingeschreven. Maar Unilever heeft niet kunnen aantonen dat haar internationale merken in Hongarije ruime bekendheid genieten. BIE heeft wel geconstateerd dat verweerster veel reclame heeft gemaakt en veel merkartikelen heeft verkocht in het Verenigd Koninkrijk en Italië zodat geconstateerd kan worden dat het merk in een aanmerkelijk deel van de EU bekend is. BIE concludeert dan ook dat bij toekenning van het door vezoekster aangevraagde teken sprake kan zijn van verwarring bij de consument.
Verzoekster gaat in beroep tegen het afwijzende besluit van BIE waarbij zij met name ageert tegen de door BIE voorgestelde bekendheid van het merk elders in de EU. Zij betwist dat het gebruik in genoemde twee EULS bewijs kan opleveren dat het merk bekend is in een aanmerkelijk deel van de EU.

De verwijzende Hongaarse rechter constateert dat het HvJEU zich weliswaar reeds in een prejudiciële procedure (C-301/07 (PAGO)) heeft uitgesproken over de vraag aan welke geografische vereisten moet zijn voldaan om te kunnen spreken van een bekend gemeenschapsmerk, maar dat arrest heeft nog een groot aantal vragen opengelaten. Hij legt dan ook de volgende vragen voor aan het HvJEU:

1. Volstaat de bekendheid van een gemeenschapsmerk in één lidstaat om aan te tonen dat dit merk bekend is in de zin van artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95/EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: „richtlijn”), ook wanneer de nationale merkaanvraag waartegen oppositie is ingesteld op basis van deze bekendheid, in een ander land dan deze lidstaat is ingediend?
2. Kunnen de beginselen die het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft vastgesteld met betrekking tot het normale gebruik van een gemeenschapsmerk worden gehanteerd bij de toepassing van de territoriale criteria op basis waarvan de bekendheid van een gemeenschapsmerk wordt beoordeeld?
3. Indien de houder van een ouder gemeenschapsmerk aantoont dat zijn merk bekend is in andere landen dan de lidstaat waarin de nationale merkaanvraag is ingediend – die een aanmerkelijk deel van het grondgebied van de Europese Unie bestrijken – kan hij dan los daarvan gehouden zijn om ook voor die lidstaat voldoende bewijs aan te dragen?
4. Indien de vorige vraag ontkennend wordt beantwoord, is het, gelet op de specifieke kenmerken van de gemeenschappelijke markt, mogelijk dat een merk dat in een aanmerkelijk deel van de Europese Unie intensief wordt gebruikt, volkomen onbekend is bij het relevante nationale publiek en dat daardoor niet is voldaan aan de andere voorwaarde van artikel 4, lid 3, van de richtlijn om de inschrijving te kunnen uitsluiten, in die zin dat er geen risico is dat afbreuk wordt gedaan aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk? Zo ja, welke feiten dient de houder van het gemeenschapsmerk dan aan te tonen opdat deze voorwaarde vervuld zou zijn?

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 6 mei 2014, IEF 13872, zaak C-106/14 (FCD et FMB) - dossier
Als randvermelding. REACH - octrooi - samengestelde voorwerpen. Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). Een verwijzingsbeschikking van vier pagina’s en een korte vraag. Er zijn al vaak vragen over de begrippen samengesteld versus bestanddelen gesteld in het kader van octrooien. Nu dan in verband met de chemische samenstelling van een voorwerp.

Verzoeksters, overkoepelende organisaties voor het MKB, komen op tegen een beschikking van Franse Ministerie van Milieu van oktober 2011 waarmee zij verplicht worden inlichtingen te verstrekken over de stoffen in voorwerpen, en de daarin opgenomen drempel van 0,1%. Deze verplichting is op grond van de REACH-Vo. 1907/2006 bekend gesteld via een “kennisgeving aan de marktdeelnemers (…)“. Verzoeksters menen dat er verschil is tussen de uitleg van het begrip “voorwerp” door het Europees Agentschap voor chemische stoffen dan door de Europese Commissie (in een nota van 04-02-2011). Het gaat dan om voorwerpen die bestaan uit verschillende bestanddelen die zelf ook weer beantwoorden aan de door Vo. 1907/2006 gegeven definitie van het begrip “voorwerp”.

De verwijzende Franse Raad van State heeft voor de juiste uitleg een antwoord van het HvJ EU nodig op de volgende vraag:

„Gelden, wanneer een “voorwerp” in de zin van verordening nr. 1907/2006 (Reach) is samengesteld uit meerdere bestanddelen die zelf beantwoorden aan de in deze verordening gegeven definitie van “voorwerp”, de verplichtingen van de artikelen 7, lid 2, en 33 van deze verordening alleen ten aanzien van het samengestelde voorwerp of ten aanzien van elk bestanddeel ervan dat aan de definitie van “voorwerp” beantwoordt?”

Bas Kist, Wie heeft recht op een zelfmoordbrief? NRC 22 mei 2014.
Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Kan de Amerikaanse Dina Mackney met een beroep op haar auteursrechten de publicatie verbieden van de zelfmoordbrief van haar man met wie zij een heftig huwelijksconflict uitvocht? Dat is de bizarre vraag waarop de rechter in Virginia binnenkort een antwoord moet geven.
Lees verder