Niet alsnog door inburgering als merk toelaatbaar
Hoge Raad, 3 april 2009, LJN: BH1225, Benetton Group Spa, G-Star International B.V.
Inhoudsindicatie: Merkenrecht..Arrest na beantwoording prejudiciële vragen door het HVJ EG (IEF 4745). De vorm van de waar die wezenlijke waarde geeft, is niet alsnog door inburgering als merk toelaatbaar op grond van art. 3 lid 3 Merkenrichtlijn.
3.3 Uit de door het Hof gegeven verklaring voor recht volgt dat onderdelen (i) en (ii) van middel V terecht klagen dat het hof bij zijn verwerping van het verweer van Benetton dat beide vormmerken van G-Star nietig zijn wegens strijd met art. 1 lid 2 BMW heeft blijk gegeven van een onjuiste opvatting omtrent dat wetsvoorschrift - thans: art. 2.1 lid 1 BVIE - in verbinding met art. 3 lid 1 onder e, derde streepje, en lid 3 van de Merkenrichtlijn, door in rov. 4.21 en 4.22 te oordelen dat (i) de met de bekendheid van het merk samenhangende wervingskracht daarbij niet buiten beschouwing gelaten moest worden en (ii) de uitsluiting alleen van toepassing is indien de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen en zich dit hier niet voordoet omdat de populariteit van de Elwood-broek voor een groot deel is terug te voeren op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk.
Blijkens het antwoord van het Hof biedt art. 3 lid 3 immers geen ruimte voor de mogelijkheid dat een vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft en die dus ingevolge art. 3 lid 1 onder e, derde streepje, van de Merkenrichtlijn niet als merk ingeschreven wordt, dan wel blootstaat aan nietigverklaring, toch als merk toelaatbaar is indien die vorm vóór de inschrijving aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken.
3.4 Het vorenoverwogene brengt mee dat de onderdelen (i) en (ii) van middel V gegrond zijn, zodat het bestreden arrest niet in stand kan blijven en verwijzing moet volgen.
Na verwijzing zal de toewijsbaarheid van de reconventionele vordering van Benetton tot nietigverklaring van de - in rov. 3.1 onder (v)-(vii) van het tussenarrest vermelde - merkdepots van G-Star opnieuw moeten worden onderzocht. Het verwijzingshof zal daarbij niet meer kunnen toekomen aan een hernieuwd onderzoek als in rov. 3.7.3 van het tussenarrest bedoeld, aangezien blijkens de uitspraak van het Hof voor geldigheid van beide vormmerken van G-Star ingevolge art. 3 lid 1 onder e, derde streepje, van de Merkenrichtlijn het niet relevant is of het publiek de Elwood-broek aantrekkelijk vindt om zijn uiterlijke kenmerken als zodanig, dan wel omdat het publiek waarde hecht aan die vorm omdat die een merk is. Daarom is voor de beoordeling na verwijzing ook niet meer relevant naar welk tijdstip wordt beoordeeld of aan de uitsluiting van art. 1 lid 2 BMW (oud) is voldaan. De in rov. 3.7.2 van het tussenarrest gegrond bevonden rechtsklacht van onderdeel (iii) van middel V kan bij gebrek aan belang derhalve niet tot cassatie leiden.4. Beslissing
De Hoge Raad: vernietigt het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 25 november 2004;
verwijst het geding naar het gerechtshof 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt G-Star in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, tot op deze uitspraak aan de zijde van Benetton begroot op € 457,78 aan verschotten en € 5.200,-- voor salaris.
Lees het arrest hier.
"Auteursrecht en het eindrapport. Eindelijk is het eind van de route die de commissie Auteursrecht heeft gevolgd in zicht. Rond half april zal de Commissie haar eindrapport presenteren, waar nu de laatste hand aan wordt gelegd. Collecitieve beheersorganisaties en de hervorming daarvan op het terrein van transparantie, snelheid van uitkeren van rechten aan de rechthebbenden, fakturering e.d. zullen aan de orde komen.
Dirk Visser (
Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam, 2 april 2009, zaak-/rolnummer 419229/KG ZA 09-250, VSH Fittings B.V. tegen Bonfix B.V. (met dank aan Evert van Gelderen en Michael Gerrits,
Peter Bekkers: Trouw is de andere wang. Een roman over imitatie en originaliteit. Over het heldere licht van de roem en de duisternis van de anonimiteit. Voor wie de diepgang van wetsartikelen en jurisprudentie niet altijd voldoende is. Voor wie denkt dat de kunst de wetenschap wel eens zou kunnen inspireren. Een citaat:
Peter Bekkers: Trouw is de andere wang. Een roman over imitatie en originaliteit. Over het heldere licht van de roem en de duisternis van de anonimiteit. Voor wie de diepgang van wetsartikelen en jurisprudentie niet altijd voldoende is. Voor wie denkt dat de kunst de wetenschap wel eens zou kunnen inspireren. Een citaat:
HvJ EG, 26 maart 2009, in zaak C-113/07 P, SELEX Sistemi Integrati SpA tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen / Eurocontrol