Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Zwolle-Lelystad 23 maart 2012, KZ ZA 12-37 (Lubbers Wonen tegen Koninklijke Auping) - LJN BW1035

Uitspraak ingezonden door Diederik Stols, Boekx advocaten.

Merkenrecht. Overgang naar een ander distributiestelsel. Opzegging. Auping zal worden geboden om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis, Lubbers een distributieovereenkomst aan te bieden van het type Select. Auping is gehouden de distributieovereenkomst na aanvaarding door Lubbers onverkort na te komen door het leveren van de collectie tegen de gebruikelijke margeafspraken.

4.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de overgang naar een ander distributiestelsel als zodanig een voldoende zwaarwegende belang kan zijn om een bestaande distributieovereenkomst te beëindigen, mits daarbij aan een aantal voorwaarden is voldaan. Auping heeft besloten over te gaan op een selectief distributiestelsel en heeft daarbij kwantitatieve eisen gesteld. Het stellen van dergelijke eisen is toegestaan, mits een en ander op objectieve criteria berust en niet door willekeur wordt gekenmerkt.

4.9. De voorzieningenrechter komt al met al tot de conclusie dat niet aannemelijk is geworden dat de door Auping aangevoerde opzeggingsgrond voldoende zwaarwegend is om tot beëindiging van de distributieovereenkomst te leiden.

Op andere blogs:
DeGier|Stam blog (Ik wil mijn distributienetwerk wijzigen. Mag ik in dat geval de overeenkomst met een distributeur beëindigen?)

Gerecht EU 27 maart 2012, T-420/10 (Armani tegen OHMI/Del Prete) - dossier

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het beeldmerk met woordelement "AJ Amici Junior" de houdster van het oudere Italiaans beeldmerk met woordelement "AJ Armani Jeans" en Italiaans woordmerk "ARMANI JUNIOR" tegen. De oppositie wordt toegewezen, vervolgens wordt het beroep toegewezen. Het aangevoerde middel: verwarringsgevaar tussen merken en de waren.

De kamer van beroep heeft een fout begaan in de beoordeling van de visuele overeenstemming. Het Gerecht EU vernietigt het beroep.

33      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la renommée d’une marque est un élément qui doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les signes ou entre les produits et les services est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion [arrêt du Tribunal du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, Rec. p. II‑4667, point 84]. En effet, la renommée d’une marque antérieure peut contribuer au caractère distinctif élevé de celle-ci et, dès lors, augmenter le risque de confusion entre cette marque et une marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 44].

34      Ainsi qu’il résulte du point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, tout en déclarant ne pas avoir examiné le matériel probatoire soumis par la requérante à cet égard, que le caractère distinctif élevé des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition est lié à l’élément « armani », qui constitue le principal élément de différenciation visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit. Toutefois, la chambre de recours n’a pas exposé sur quel fondement elle a pu arriver à cette conclusion. Or, un tel exposé était d’autant plus essentiel que, comme il résulte du même point de la décision attaquée, la requérante a fait valoir la renommée des marques invoquées à l’appui de l’opposition dans leur ensemble et non en tant qu’elles comportent le terme « armani ».

35      Dans ces conditions, et compte tenu de l’erreur constatée s’agissant du degré de similitude visuelle entre la marque demandée et la marque figurative antérieure, la décision attaquée doit être annulée.

Reglement voor de procesvoering van het HvJ EU Raad van de EU 22 maart 2012, doc. 8020/12, COUR 10 INST 231 JUR 164.

Voor de Europese ambities: Europees procesrecht. De definitieve versie van het ontwerp van het reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie, toegestuurd door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Inwerkingtreding volgt (eerste dag van de derde maand na bekendmaking in PbEU).

Praktische aanwijzingen voor de partijen voor het Gerecht EU, PbEU 2012 L 68/23 e.v.

Onder andere over het gebruik van technische communicatiemiddelen, opmaak van processtukken en bestanden via e-Curia, de structuur en inhoud van memories, overlegging van bijlagen, over de versnelde procedure, voorlopige maatregelen in kort geding. Deze aanwijzingen zijn 8 maart 2012 in werking getreden.

Rechtbank Haarlem 15 februari 2012 (bij vervroeging), LJN BV9607 (Medec Benelux en Encomed tegen Medicare Uitgeest)

Merkenrecht. Te goeder trouw. Op normale wijze gebruikt. Wetenschap van gebruik.

Sinds 1994 is Medec Benelux opgericht als ten behoeve van de doorstart van het gefailleerde Medec Holland, waar A werkzaam was. Medec is ontwikkelaar en fabrikant van anesthesieapparatuur. In 1996 heeft A met zijn broer B Medicare opgericht voor onderhoud en verhandelen van anesthesieapparatuur. Door een niet tijdige verlenging is het beeldmerk van en met woordelement MEDEC zoals hiernaast (boven) vervallen. Medicare registreert het beeldmerk zoals hiernaast (onder).

Er volgt nietigverklaring en doorhaling van het Benelux merk. Op grond van artikel 2.4 sub f onder 1° BVIE wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een voorgebruiker binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend. Rechtbank concludeert dat aan alle voorwaarden van artikel 2.4 sub f onder 1° BVIE is voldaan, zodat gedaagde geen recht op het merk van eiseres heeft verkregen door de inschrijving van dat merk.

4.2.  Op grond van artikel 2.4 sub f onder 1° BVIE wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde (hierna: de voorgebruiker) binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend.
Tussen partijen is niet in geschil dat het door Medicare gedeponeerde beeldmerk in zeer hoge mate overeenstemt met de door Medec Benelux van Medec Holland overgenomen en thans vervallen beeldmerken voor dezelfde waren en diensten. Beantwoording behoeven derhalve slechts de vragen (1) of Medec c.s. het (beeld)merk Medec in de periode van drie jaar vóór 21 mei 2010 te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt in het Benelux-gebied, en (2) of Medicare van dit gebruik wist of behoorde te weten. De rechtbank overweegt te dien aanzien als volgt.

Te goeder trouw
4.4. Blijkens de door Medicare als productie overgelegde overeenkomst met de curator in het faillissement van Medec Holland heeft Medec Benelux in 1994 de volle en vrije onbezwaarde eigendom over de rechten op het gebruik van onder meer de merknaam Medec verkregen. Vast staat daarmee dat Medec Benelux die rechten eerder heeft verworven dan Medicare die op 21 mei 2010 heeft gedeponeerd. Daarmee is Medec Benelux bij ieder gebruik van dat merk voorafgaand aan het depot daarvan door Medicare te goeder trouw. Dat het merk in 2005 is vervallen, doet daaraan niet af, nu de aanwezigheid van goede trouw bij de voorgebruiker wordt voorondersteld (vgl. Benelux Gerechtshof 21 november 1983, NJ 1985, 333) en Medicare heeft gesteld noch aangetoond dat Medec Benelux niet te goeder trouw was.

Op normale wijze

4.5. Bij de beoordeling of van een merk een ‘normaal gebruik’ is gemaakt is onder meer van belang of het merk wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden (HvJ EG 11 maart 2003, NJ 2004, 339). Op grond van de in 4.3 bedoelde feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat deelname aan vakbeurzen en afbeelding van het merk op de geproduceerde c.q. gedistribueerde apparatuur en accessoires duidt op een reële commerciële exploitatie ervan, zodat de rechtbank van oordeel is dat Medec c.s. het merk op normale wijze heeft gebruikt.

Wetenschap van gebruik?
4.7. Maar zelfs als veronderstellenderwijs zou worden aangenomen dat Medicare daadwerkelijk niet wist van het voorgebruik van het door haar gedeponeerde merk Medec door Medec Benelux, dan had zij dit naar het oordeel van de rechtbank in ieder geval wel behoren te weten. Op het moment dat Medicare werd opgericht door één van de ex-werknemers van Medec Holland, beschikte Medec Benelux immers reeds over de – exclusieve – gebruiksrechten van het merk Medec, welk gebruik Medec Benelux op dat moment ook van het merk maakte en waarvan gesteld noch gebleken is dat zij dit gebruik in België ooit heeft gestaakt. Gezien de hoog specialistische branche waarin partijen opereren, moet het gebruik van het merk Medec door Medec Benelux in de belanghebbende kringen dan ook als algemeen bekend worden verondersteld, terwijl niet gebleken is van een discontinuïteit in de bedrijfsvoering van Medec Benelux op basis waarvan Medicare gerechtvaardigd zou hebben kunnen aannemen dat Medec Benelux niet langer actief is op de markt, althans dat zij het gebruik van het merk Medec zou hebben gestaakt in de Benelux. [red. accent]

In de praktijk is het beschermen van innovatieve ideeën en producten niet altijd even makkelijk: minder maatschappelijk draagvlak, meer inbreuk en steeds complexere regels van Europese wetgevers en rechters. Dit symposium gaat over de rol van intellectuele eigendomsrechten (i.e.-rechten) bij het beschermen van innovatie. Ervaren praktijkjuristen bespreken de nieuwste ontwikkelingen in Europa en geven praktische invalshoeken hoe vormgeving, uitvindingen en merken zich al dan niet laten beschermen.

Inschrijven: link.

Waar De Industrieele Groote Club - Dam 27 1012 JS Amsterdam
Wanneer 17 april 2012, 14:00 - 18:00
Prijs: Toegang € 100,-; BIE abonnees € 50,- , leden rechterlijke macht en wetenschappelijk personeel (fulltime) gratis
Inclusief: borrel
Dit symposium wordt georganiseerd door de redactie en de uitgever van Berichten Industriële Eigendom (BIE) als dank voor de jarenlange inzet van prof. mr. J.J. Brinkhof en prof. mr. J.H. Spoor voor dit blad.
Extra: 3 PO-punten zijn aangevraagd

Programma
14:00 opening (prof. mr. C.J.J.C. van Nispen).
14:15 IE 2.012 - prior art bij productvormgeving en uitvindingen: de fear factor
(mr. A. Tsoutsanis).
14:45 Merkenrecht 2.012 - een holistische benadering of het Hof van Justitie met een rol plakband?
(prof. mr. T. Cohen Jehoram).
15:15 pauze
15:30 Octrooirecht 2.012 - strategisch innoveren en procederen
(mr. M. van Gardingen).
16:00 De toekomstige Europese octrooijurisdictie en de impact op de praktijk
(prof. mr. W. Hoyng).
16:30 pauze
16:45 IE 2.022: vooruitblik IE & Innovatie in de toekomst
Paneldiscussie o.l.v. jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper met prof. mr. J.J. Brinkhof, prof. dr. D. Jacobs, mr. R. Kalden, prof. mr. J.H. Spoor en prof. mr. D.W.F. Verkade.
17:45 afsluiting (prof. mr. C.J.J.C. van Nispen).
18:00 Borrel

Gerecht EU 23 maart 2012, zaak T-157/10 (Barilla tegen BHIM/Brauerei Schlösser)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het woordmerk ALIXIR houdster van ouder Duits woordmerk Elixeer tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie in haar geheel toe. Het beroep wordt verworpen. Aangevoerd middel: er is ten onrechte verwarringsgevaar vastgesteld.

De klacht wordt afgewezen, de kamer van beroep heeft geen fouten gemaakt: "the earlier mark does have a weak distinctive character because it can be differentiated, albeit only slightly, from the German word ‘Elixier’, which has a laudatory connotation as regards drinks." Er is wel sprake van onderscheidend vermogen.

24      In those circumstances, the Board of Appeal did not err in finding that the signs at issue have a low degree of visual similarity and a high degree of phonetic similarity.

25      As regards the conceptual comparison of the signs, it should be noted that – as the Board of Appeal observed – the phonetic similarity between the mark applied for and the German word ‘Elixier’ may lead the average consumer to associate that mark with the German word, just as he may associate it with the earlier mark for the reasons outlined in paragraph 22 above. That assessment does not mean that greater weight has been attributed to the phonetic aspect than the conceptual aspect; rather, it comes about as a result of taking into account the possible pronunciation of a word in order to determine the way in which it will be conceptually perceived by the relevant public or by a part of that public.

26      Consequently, the finding made by the Board of Appeal regarding similarity between the signs was not vitiated by error.

27      As regards the global assessment of the likelihood of confusion, the applicant’s argument, based on the weak distinctive character of the earlier mark, cannot be upheld. In that context, it should be noted that, although the distinctive character of the earlier mark must be taken into account for the purposes of assessing the likelihood of confusion, it is only one factor among others involved in that assessment. Accordingly, even in a case involving an earlier mark of weak distinctive character, there may be a likelihood of confusion on account, in particular, of a similarity between the signs and between the goods or services covered (see judgment of 16 September 2009 in Case T‑400/06 Zero Industry v OHIM – zero Germany (zerorh+), not published in the ECR, paragraph 74 and the case-law cited).

29      In the present case, it is appropriate to confirm the assessment made by the Board of Appeal to the effect that the earlier mark does have a weak distinctive character because it can be differentiated, albeit only slightly, from the German word ‘Elixier’, which has a laudatory connotation as regards drinks.

Commentaar in't kort van Frank Bouman, Inaday.

In navolging van BBIE serie maart 2012 [IEF 11069].

Merkenrecht. De uitspraak van MUSE vs TheMuze Tailormade [oppositienr. 2005547]  is geen wereldschokkende uitspraak, maar er wordt wel duidelijk aangegeven (in r.o. 50) dat er geen rekening mag worden gehouden met het feitelijk gebruik van de tekens. Zaken als marketing- en verkoopformules spelen geen rol in het kader van een oppositie. Immers, zij kunnen met de tijd wijzigen. Tot dusver verloopt er niets anders dan verwacht mocht worden.

Echter, in de eerdere uitspraak Charette vs Charette [oppositienr. 2004655] vindt er in dat kader iets heel anders plaats. Het geschil spitst zich toe op de soortgelijkheid tussen wijn en rum. Beide alcoholische dranken die onder andere bij een slijterij te koop zijn. In deze oppositie geeft het BBIE echter aan dat er wel degelijk rekening moet worden gehouden met het feit dat rum en wijn bij verschillende gelegenheden worden gedronken. Het BBIE is van mening dat wijn voornamelijk bij de maaltijd wordt gebruikt en dat dit niet voor rum geldt. Naar mijn mening gaat het BBIE een stap te ver en valt deze overweging (ver) buiten het bereik van een oppositieprocedure. Alsof wijn ook niet na de maaltijd zal worden gedronken, of rum niet als aperitief vlak na het dessert.

50. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie overweging 23) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren en diensten en de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

Rechtbank 's-Gravenhage 21 maart 2012, HA ZA 10-3834 (Gaastra & X-one tegen X)

Sterk vergelijkbaar met andere Gaastra-jurisprudentie. Gaastra c.s. bemerkt dat in een advertentie op de website www.marktplaats.nl onder de namen Z, M en D, kleding, voorzien van de GAASTRA merken, ter verkoop wordt aangeboden. Contact met de verkoper heeft geleid tot een testaankoop van een Gaastra shirt en een spijkerbroek van Armani. Na onderzoek blijkt er sprake te zijn van namaak.

X heeft wel inbreuk gemaakt op het gemeenschapsmerk van X-One. Echter omdat Gaastra geen beroep op de merkrechten waarvan zij zelf houder is, heeft gedaan, is er geen grondslag voor de vordering tot staking van de merkinbreuk. Nu Gaastra geen indicatie heeft gegeven ten aanzien van de begroting van de schade, zal de rechtbank de (onweersproken) winst ad € 5,00 als geleden schade toewijzen. Iedere partij draagt de eigen proceskosten, X wordt bevolen het gebruik van het merk GAASTRA te staken onder last van een dwangsom.

Verder in citaten:

4.6. Voor zover al sprake is van namaak, betwist [X] dat hij wist dat het shirt dat hij aan de onderzoeker van Goorts heeft geleverd namaak was. Ook als die stelling juist zou zijn, hetgeen gemotiveerd is betwist door Gaastra c.s., dan kan dit niet leiden tot het oordeel dat geen sprake is van merkinbreuk omdat artikel 9 GMVo noch artikel 2.20 BVIE kennis of bewustheid van merkinbreuk vereist.

4.7. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat [X] inbreuk heeft gemaakt op het Gemeenschapsmerk op grond van artikel 9 lid 1 sub a GMVo en op het Beneluxmerk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Het gevorderde verbod om inbreuk te maken op het Gemeenschapsmerk van X-One is dientengevolge toewijsbaar. Dat Gaastra c.s. een afzonderlijk belang heeft bij toewijzing van het gevorderde verbod om inbreuk te maken op het Beneluxmerk is gesteld noch gebleken.

4.8. Nu Gaastra International geen beroep doet op merkrechten waarvan zij zelf de houder is, bestaat er geen grondslag voor haar vordering tot staking van merkinbreuk. Jegens Gaastra International zal het gevorderde verbod derhalve worden afgewezen.

4.15. Nu de omvang van het inbreukmakend handelen daarmee vast is komen te staan, kan de schade thans reeds worden begroot. Verwijzing naar de schade staat is derhalve niet nodig zodat de vordering in zoverre wordt afgewezen. Gaastra c.s. heeft tijdens de zitting nader toegelicht dat zij het gevorderde voorschot op de schadevergoeding (waarvan Gaastra c.s. tijdens de zitting heeft verduidelijkt dat zij anders dan vermeld in het petitum van de dagvaarding niet een voorschot van € 1.641,-- vordert maar een bedrag van € 500,--) niet precies kan onderbouwen maar dat dit een reëel bedrag is omdat de omvang van de inbreuk groter is dan het enkele van [X] gekochte shirt. Nu Gaastra c.s. aldus geen indicatie heeft gegeven ten aanzien van de begroting van de schade, ziet de rechtbank aanleiding aan te knopen bij de onweersproken stelling van [X] dat zijn winst terzake het inbreukmakende shirt € 5,-- was. De rechtbank begroot de door Gaastra c.s. geleden schade dan ook op € 5,-- en zal [X] veroordelen tot betaling van dit bedrag aan Gaastra c.s. Het door Gaastra c.s. gevorderde voorschot op de schadevergoeding wordt mitsdien afgewezen.

Bijdrage ingezonden door Margot Verbaan, De Brauw Blackstone Westbroek.

Gisterenmiddag werd het boek Industriële Eigendom deel 3, vormen, namen en reclame gepresenteerd, ten kantore van De Brauw Blackstone Westbroek, wat geen toeval is: de auteurs zijn daar alle werkzaam (geweest). Na een historische beschouwing door Toon Huydecoper (waarin Piet Helbach natuurlijk een prominente rol speelde), reikte Constant van Nispen het eerste exemplaar uit aan de Directeur-Generaal van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, de heer Simon. Het boek werd onmiddellijk al van een bespreking voorzien door A-G professor Verkade, die alle hoofdstukken (modellenrecht, handelsnaamrecht, domeinnamen, ongeoorloofde mededinging, misleidende en vergelijkende reclame, oneerlijke handelspraktijken en geografische herkomstaanduidingen) de revue liet passeren.

Alleen al het hoofdstuk over modellenrecht zou -zo zei hij-  een eigen boek rechtvaardigen, zo niet een proefschrift. Gelukkig waren er ook punten van discussie, onder andere over het breken van een lans voor de handelsnaamlicentie; daar had hij toch graag een betoog bij gezien waarin de overdrachtsbeperking van art 2 Hnw naar de prullenmand zou worden verwezen. Hij eindigde met het denkbeeldig boven het hoofd houden van het bij een feestwinkel gekochte bord, met daarop een wapen en de tekst: "Hulde aan de auteurs". Het borrelde nog goed na in The Rock.

HvJ EU 22 maart 2012, zaak C-190/10 (GENESIS tegen Boys Toys SA en Administración del Estado) - dossier

In navolging van conclusie AG [IEF 9525]. Merkenrecht. Elektronische indiening van aanvraag. Uitleg begrip "datum van indiening"

Vraag: Kan artikel 27 van verordening nr. 40/941 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd, dat behalve met de dag, ook rekening mag worden gehouden met het uur en de minuut van indiening van de aanvraag om inschrijving van een gemeenschapsmerk bij het BHIM (voor zover dat gegeven is vastgelegd) voor de vaststelling van de temporele voorrang ten opzichte van een nationaal merk dat op dezelfde datum is aangevraagd, wanneer het tijdstip van indiening een relevante omstandigheid is volgens de nationale wetgeving die de inschrijving van het nationale merk regelt?

Het hof verklaart voor recht:
Artikel 27 van verordening (EG) nr. 40/94 (...) moet aldus worden uitgelegd dat het niet toestaat dat behalve met de dag, ook rekening wordt gehouden met het uur en de minuut van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) om te bepalen of een gemeenschapsmerk ouder is dan een op dezelfde dag ingediend nationaal merk, zelfs wanneer de op de inschrijving van dat nationale merk toepasselijke nationale regeling het uur en de minuut van indiening in dit verband als relevant beschouwt. [red. accent]

Op andere blogs;
Merkwaardigheden (Gij zult alles delen)