Merkenrecht  

HvJ EU 19 oktober 2017, IEF 17191; IEFbe 2384; ECLI:EU:C:2017:771; C-231/16 (MERCK) Merkenrecht. Procesrecht. Rechtsmacht. Over de rechtsmacht over een aantal Britse en internationale woordmerken MERCK. Artikel 109 Richtlijn EUTM. Begrippen 'dezelfde partijen' en 'dezelfde handelingen', gebruik van Merck op websites en online platformen. Is er sprake van dezelfde handeling als het gaat om onderhoud en wereldwijd gebruik van identieke online internet presentie op dezelfde domeinnaam? Conclusie AG: [IEF 16757].

Antwoord HvJ EU: 

1)      Artikel 109, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk moet aldus worden uitgelegd dat slechts is voldaan aan de aldaar gestelde voorwaarde inzake het bestaan van „dezelfde handelingen” wanneer voor rechterlijke instanties van verschillende lidstaten tussen dezelfde partijen vorderingen wegens inbreuk worden ingesteld die respectievelijk op een nationaal merk en een Uniemerk zijn gebaseerd, voor zover deze vorderingen betrekking hebben op een vermeende inbreuk op een nationaal merk en een gelijk Uniemerk op het grondgebied van dezelfde lidstaten.

Zie de column hier en de uitspraak [IEF 17184] hier. In 1999 wordt er een nieuw winkelconcept gelanceerd: Loods5. In een enorm pand kunnen fabrikanten, importeurs en groothandelaren een ruimte huren, om daar hun eigen producten te verkopen. In het pand is van alles te vinden, van designstoelen, tuinmeubels, keukengerei tot aan een kunstafdeling. Van alles op het gebied van wonen. Het concept is een succes. De winkelformule krijgt een vervolg in Amersfoort en Sliedrecht. Het bedrijf heeft de naam en het logo als merk vastgelegd in de Benelux en treedt hardhandig op tegen bedrijven met een vergelijkbare naam. Maar kan Loods5 iedereen zomaar verbieden het woord ‘Loods’ te gebruiken in combinatie met een cijfer/letter voor de verhandeling van woonaccessoires?

Rechtbank Noord-Nederland 7 juli 2017, IEF 17184; ECLI:NL:RBNNE:2017:2486 (Loods5 tegen LoodsG). Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Loods5 is een winkel dat het shop-in-shopprincipe hanteert, waarbij woon- en lifestyleproducten worden verhandeld. Zij handelt sinds 1995 onder de handelsnaam Loods5 en heeft daarnaast verschillende beeld- en woordmerken geregistreerd met betrekking tot de benaming Loods5. LoodsG opereert sinds 2014 onder die naam en verkoopt allerhande producten, waaronder o.a. meubels, kunst en oude bouwmaterialen. Loods5 vordert staking van de inbreuk op haar rechten. De vorderingen op de merkrechten worden door de rechter afgewezen, omdat de beeldmerken aanzienlijk verschillen. Het onderscheidend deel van het woordmerk 'Loods5' is 'Loods' en dit wordt veelvuldig gebruikt voor de verkoop van diverse zaken. Ook de waren die partijen verkopen zijn maar in geringe mate soortgelijk. Het argument dat Loods G in het kielzog van Loods 5 probeert te varen wordt, niet nader onderbouwd door de rechter, eveneens van tafel geveegd. Het beroep op de handelsnaam levert Loods5 ook niets op, de rechter oordeelt dat het niet aannemelijk is dat er bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen beide ondernemingen. Alle vorderingen van Loods5 worden afgewezen.

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJEU 13 juni 2017, IEF 17183; RB 3003; LS&R 1515; IEFbe 2379; C-439/17 (British American Tobacco). Tabak. Consumentenbescherming. Via MinBuZa: Verzoekster (British American Tobacco GmbH) komt op tegen een beslissing van verweerster (Freie und Hansestadt Hamburg) waarbij haar het in de handel brengen van het product Lucky Strike Click Flow Switch-sigaretten is verboden. Deze sigaretten bevatten een capsule met menthol houdende vloeistof in de filter die door knijpen wordt afgegeven. Met het oog op de inwerkingtreding van bepaalde voorschriften van de wet betreffende tabaksproducten en verwante producten heeft verzoekster zich tot verweerster als de voor haar bevoegde toezichthoudende autoriteit gericht. Verzoekster heeft in haar brief uiteengezet dat met de overgangsbepaling van §47(4) TabakerzG, op grond waarvan het verbod in §5(1) punt 1a TabakerzG, om sigaretten en shagtabak met een kenmerkend aroma in de handel te brengen, pas met ingang van 20.05.2020 van toepassing is, het verdergaande voorschrift als vervat in de overgangs-bepaling van de richtlijn niet correct in Duits recht is omgezet. Daardoor mogen op grond van het verbod in §5(1) punt 1b TabakerzG sigaretten en shagtabak waarbij de menthol zich bevindt in de bestanddelen niet zijnde het eigenlijke tabaksrolletje, niet meer in de handel worden gebracht, zelfs indien op die manier een kenmerkend aroma in de zin van §5(1) punt 1a TabakerzG wordt gecreëerd. Dit is in strijd met het Unierecht. De verschillende behandeling van de beide productvarianten – mentholsigaretten die door de toevoeging van menthol aan bestanddelen is gementholiseerd, en sigaretten waarbij het tabaksrolletje is gementholiseerd – heeft geen basis in de richtlijn en is ook niet objectief gerechtvaardigd.

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJEU 27 juni 2017, IEF 17182; IEFbe 3002; RB 3002; C-462/17 (Eierlikeur). Geografische aanduiding. Etikettering. Via MinBuZa: Verzoekster richt zich tegen het gebruik van de benaming eierlikeur voor een product dat melk bevat. Verzoekster en verweerster (Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft) zijn producenten van likeuren die onder meer eieren als ingrediënt hebben en die in de detailhandel maar ook online worden verkocht onder de verkoopbenaming eierlikeur. Verweerster produceert onder meer een reeks producten die zij blijkens de etiketten als eierlikeur aanduidt. Op het etiket aan de achterkant van die producten staat ‘bevat melk’. Tussen partijen staat vast dat de likeuren van verweerster inderdaad melk bevatten. Verzoekster meent dat zij tegen het gebruik van de verkoopbenaming eierlikeur voor de producten van verweerster een vordering tot staking kan instellen krachtens de Duitse wet inzake de oneerlijke mededinging in samenhang met de Duitse wet inzake levensmiddelen, consumptiegoederen en voedermiddelen in samenhang met verordening 1169/2011 bijlage II bij verordening 110/2008. Het gebruik van de benaming eierlikeur voor de producten van verweerster is volgens haar misleidend, aangezien melk als ingrediënt van eierlikeur of advocaat in punt 41 van bijlage II bij verordening 110/2008 niet is opgenomen en een product dat naast de in punt 41 van bijlage II bij verordening 110/2008 melk bevat, derhalve ook niet als eierlikeur mag worden aangeduid. Verzoekster vordert veroordeling van verweerster tot staking op straffe van een dwangsom (maximaal €250.000,-) voor elke toekomstige inbreuk. Verweerster vordert verwerping van het beroep. Volgens verweerster gaat het bij punt 41 van bijlage II van verordening 110/2008 louter om minimumvoorwaarden waaraan een product moet voldoen om eierlikeur genoemd te mogen worden. De aanname dat de lijst uitputtend is, zou in tegenspraak zijn met artikel 17(1) verordening 11/69/2011.

Gerecht EU 10 oktober 2017, IEF 17177; IEFbe 2371; ECLI:EU:T:2017:715 (Klement tegen EUIPO). Vormmerk. Normaal gebruik van een merk. Bullerjan heeft in 2005 een vormmerk betreffende een oven ingeschreven. In 2012 verzoekt Klement op basis van de Uniemerkenverordening (207/2009/EC) om vervallenverklaring van dit vormmerk vanwege non-usus. De Cancellation Division en Board of Appeal van het EUIPO verwerpen de vervallenverklaring. Vervolgens stapt Klement naar het Gerecht EU, welke hem eveneens nul op rekest geeft. Klement gaat in beroep bij het HvJ, welke oordeelde dat het oordeel van het Gerecht niet duidelijk en begrijpelijk was, waarna de beoordeling werd teruggewezen naar het Gerecht. De klacht van Klement komt er in essentie op neer dat het daadwerkelijke product van Bullerjan afwijkt van het vormmerk, doordat het woord 'Bullerjan' op de producten is aangebracht en dat dit woord het enige distinctieve onderdeel is van het product. In het vormmerk is het woord niet aangebracht. Omdat er sprake is van afwijking zou er geen sprake zou zijn van normaal gebruik van het merk, zo stelt Klement. Het Gerecht maakt korte metten met deze stelling door aan te geven dat Uniemerken, zonder hun distinctieve karakter te verliezen, in kleine onderdelen mogen verschillen van het gedeponeerde merk. Dit is het geval. De oven an sich is zeer distinctief. Daarnaast hoeven merken niet in isolatie gebruikt te worden, dus meerdere merken (vorm, woord, beeld) kunnen op één product gebruikt worden. Vordering wordt afgewezen.

Rechtbank Den Haag 20 september 2017, IEF 17170; ECLI:NL:RBDHA:2017:11331 (Louis Vuitton tegen Y). Merkenrecht. Verstekvonnis. Bij verstek wordt gedaagde veroordeeld tot het staken van inbreuk op de merkrechten van Louis Vuitton. Daarnaast dient gedaagde de door hem gehouden voorraad, middelijk en onmiddelijk, op te geven. De door eiser gevorderde accountantscontrole zal worden afgewezen. Een accountantscontrole komt neer op een verklaring dat de opgave een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt, een assurance. Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat een (register)accountant, zeker als het niet de huisaccountant is, deze assurance niet kan geven. Dit kan tot executiegeschillen leiden. Gedaagde dient de volledige proceskosten te dragen, zoals ex 1019h Rv bij dagvaarding zijn gespecificeerd. Veroordeling in gevorderde nakosten hoeft niet, nu de kostenveroordeling hiervoor al een executoriale titel oplevert.

Vzr. Rechtbank Den Haag 6 oktober 2017, IEF 17162; ECLI:NL:RBDHA:2017:11361 (Multivac Sepp Haggenmüller tegen Mk Gilze) Multivac SH is een fabrikant van verpakkingsoplossingen en is houdster van de Multivac-merken. MK Gilze verkoopt gebruikte Multivac-machines. Vanaf november 2016 heeft Multivac in de markt door MK Gilze gereviseerde Multivac-machines aangetroffen die niet aan de veiligheidseisen voldoen van Multivac. MK Gilze heeft erkend dat zij heeft gehandeld in Multivac-machines die zonder toestemming in de EER in de handel waren gebracht. Deze parallelimport houdt zij al gestaakt. Kan Multivac zich verzetten tegen verhandeling van de Multivac-machines die oorspronkelijk door Multivac in de EER in de handel zijn gebracht? Zo lang MK Gilze duidelijk maakt dat zij en niet Multivac de machines heeft gereviseerd ziet de voorzieningenrechter niet in waarom dit schadelijk zou zijn voor de reputatie van Multivac. De vorderingen worden afgewezen.

C. Gielen, Noot onder HvJ EU 20 juli 2017 (Kerrygold); C-93/16; IEF 17159; gepubliceerd in NJ 2016/342
1.      Deze zaak betreft net als de hiervoor gepubliceerde commit/Combit-zaak de gevolgen van het unitaire karakter van het Uniemerk. De Spaanse rechter werd geconfronteerd met een inbreuk op het Uniemerk Kerrygold door het merk Kerrymaid. Vaststaat dat deze merken in Ierland en het Verenigd Koninkrijk vreedzaam naast elkaar bestaan en dat er aldaar kennelijk geen verwarringsgevaar bestaat (hetgeen waarschijnlijk vooral wordt veroorzaakt doordat Kerry de naam van een om de rundveeteelt bekend graafschap in Ierland is). Wat is nu het gevolg hiervan voor de beoordeling van eventuele inbreuk in andere lidstaten, zoals Spanje?

Vzr. Rechtbank Amsterdam 5 oktober 2017, IEF 17160; IEFbe 2365; ECLI:NL:RBAMS:2017:7285 (De Pizzabakkers tegen echtpaar pizza-restaurant) Merkenrecht. Auteursrecht. Beide partijen exploiteren een pizza-restaurant. Pizzabakkers hebben het beeldmerk 'de Pizzabakkers' gedeponeerd voor pizza's, deeg en restauratie. De logo's van beide partijen zijn in het zwart-wit vormgegeven, met in de schep de tekst. De merken stemmen begripsmatig overeen omdat beide logo's een pizza-schep hebben met daarin de naam van de pizza-maker. Er is geen auditieve overeenstemming. De voorzieningenrechter oordeelt dat er een zekere mate van overeenstemming is, maar dat deze beperkt van aard is. Dat de logo's dezelfde totaalindruk zou achterlaten is discutabel. Gedaagden gebruiken het logo alleen voor hun bezorgservice en niet voor het restaurant. Pizzabakkers hebben geen bezorgservice. Gezien de beperkte overeenstemming tussen beide logo's is direct of indirect verwarringsgevaar niet aan de orde. De vorderingen van Pizzabakkers worden afgewezen.