Merkinbreuk afgewezen wegens ontbreken toestemming van merkhouder

Rechtbank Den Haag 10 juni 2020, IEF 19260; ECLI:NL:RBDHA:2020:5830 (Silk Cosmetics tegen Notino) Notino verkoopt via haar webshops onder andere parfums van de merken Montale en M Mancera. Zij wordt aangesproken wegens merkinbreuk door Silk Cosmetics, Benelux-distributeur van een aantal luxueuze parfumhuizen. Silk Cosmetics heeft met betrekking tot de Montale- en M Mancera-producten een exclusieve distributie- en licentieovereenkomst en treedt zowel namens de merkhouder als voor zichzelf als licentiehouder op. Notino betwist dat Silk Cosmetics vorderingsgerechtigd is en dit verweer treft doel. Silk Cosmetics kan slechts vorderingen instellen met toestemming van de merkhouder of indien de merkhouder niet zelf - na daartoe te zijn aangespoord - een vordering wegens inbreuk instelt. Silk Cosmetics beschikt niet over deze toestemming, noch is er sprake van een uitblijvende reactie van de merkhouder als bedoeld in artikel 25 lid 3 Uniemerkenverordening. Derhalve wordt de vordering van Silk Cosmetics afgewezen.

4.9.         Nu de  op onrechtmatig daad gestoelde vordering van Silk Cosmetics als licentiehouder hetzelfde doel dient als de verbodsvordering op grond van de UMVo, kan Silk Cosmetics deze vordering  niet instellen  zonder toestemming (dan wel uitblijvende reactie) van de  merkhouder.  

Voor zover Silk Cosmetics  met het gesteld onrechtmatig handelen jegens de merkhouder  rechtstreeks opkomt voor de belangen  van de merkhouder, moet zij beschikken  over een  last daartoe van de merkhouder.  Dat zij die heeft is gesteld noch gebleken terwijl  het gelet op  de betwisting van de vorderingsgerechtigdheid door Notino wel op de  weg van Silk Cosmetics had gelegen om -  zo sprake van  lastgeving zou zijn -  daarvan  blijk te geven.