Alle rechtspraak  

Rechtbank Den Haag 27 november 2013, HA ZA 12-1391 (L&D tegen Julius Sämann)
Uitspraak ingezonden door Lara van Huizen en Linda Brouwer, Bird & Bird.
Merkenrecht. Beeldmerk. Non-usus. Technische uitkomst. L&D is producent van luchtverfrissers voor auto's en is houdster van woord-beeldmerk en vordert de vervallenverklaring en doorhaling van de merken van JSL. Zij vordert tevens verklaring voor recht dat: (a) De vorm van een dennenboom beschrijvend is voor luchtverfrissers (b) de vorm van een dennenboom noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technische uitkomst en (c) dat JSL geen monopolie kan krijgen op het silhouet van een dennenboom. De vorderingen worden afgewezen. Uit het feitelijk gebruik van de merken (zie afbeelding d) en h) volgt instandhoudend gebruik van de overige merken.

Merk niet onderscheidend: Voor zover L&D zich beroept op 2.28 lid 1 sub b BVIE: Dat in de luchtverfrissersbranche vaak gebruik wordt gemaakt van vormen van bomen, bladeren, bloemen en vruchten betekent niet dat de specifieke vormgeving van het JSL merk ieder onderscheidend vermogen mist.

Technisch noodzakelijke vorm: L&D beroept zich erop dat de vorm van JSL in een Amerikaans octrooirecht is beschreven en daardoor dat het vormmerk uitsluitend technisch is bepaald. Onderdeel van het geoctrooieerde voortbrengsel is dat een drager met een punt aan de top die naar beneden toe breder wordt. Het octrooi bevestigt daarmee dat de vorm van het merk elementen bevat die niet bijdragen aan de gestelde technische functie.

Non Usus: Uit het feitelijke gebruik van JSL merken (d) en/of (h) volgt het instandhoudend gebruik van de JSL merken (a) tot en met (c) en (e) tot en met (g). De vordering tot vervallenverklaring is daarom niet toewijsbaar.

Leestips: 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 4.12, 4.13, 4.22, 4.27

4.4. Bij de beoordeling van de vraag of JSL merk (d) uitsluitend bestaat uit tekens die dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE, dient te worden uitgegaan van de perceptie van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van luchtverfrissers voor voertuigen. Dat die consument de vorm van een dennenboom opvat als een symbool van frisse geur, ook als dat bijvoorbeeld een citroen- of vanillegeur is, kan niet zonder nadere onderbouwing worden aangenomen. Die onderbouwing ontbreekt echter. L&D heeft in de onderhavige procedure publicaties uit de negentiende en begin twintigste eeuw overgelegd, waaruit blijkt dat het gebruik van de essentiële oliën van dennenbomen als luchtverfrisser toen al bekend was. Dat gegeven betekent echter nog niet dat het relevante publiek een dennenboom tegenwoordig beschouwt als beschrijvend voor geurverfrissing ongeacht welke geur. Ook het feit dat het gebruik van afbeeldingen en vormen van bomen, bloemen, vruchten en bladeren gebruikelijk is in de luchtverfrissers branche, toont niet aan dat het relevante publiek dennenbomen percipieert als beschrijving van frisheid in het algemeen.
4.5. Voor zover L&D ook bedoeld heeft zich te beroepen op artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE, geldt het volgende. Artikel 2.28 lid 1 sub b beoogt het algemeen belang van voorkoming van verwarring bij consumenten te beschermen door te eisen dat een merk het publiek in staat stelt de waren of diensten van de merkhouder te onderscheiden van die van andere ondernemingen1. Gelet op de waar, luchtverfrissers, kan het JSL merk (d) dat bestaat uit het beeld van een gestileerde dennenboom op een sokkel, die functie vervullen. Ook in dit verband is van belang dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat het publiek een dennenboom opvat als beschrijvend symbool voor de waar luchtverfrisser in zijn algemeenheid. Dat er in de luchtverfrissersbranche vaak gebruik wordt gemaakt van vormen van bomen, bladeren, bloemen en vruchten betekent ook niet dat de specifieke vormgeving van JSL merk (d) ieder onderscheidend vermogen mist.

Technisch noodzakelijke vorm
4.6. L&D stelt in de tweede plaats dat JSL merk (d) uitsluitend bestaat uit een vorm die  technisch bepaald is. Bij het gebruik van deze vorm voor de papieren luchtverfrissers van JSL, zorgt de vorm er voor dat de lucht niet in één keer ontsnapt. Door de verpakking aan de bovenkant telkens enigszins verder te openen, kan telkens een iets groter oppervlak van de
luchtverfrisser uit de verpakking worden getrokken, waardoor niet in één keer de lucht van de hele luchtverfrisser vervliegt, aldus L&D.

4.9. L&D heeft zich er op beroepen dat (de oprichter van) JSL voor de vorm van JSL merk (d) het in 2.7 beschreven Amerikaans octrooirecht heeft verkregen. Daaraan verbindt L&D de conclusie dat sprake is van een uitsluitend technisch bepaald vormmerk. Uit de conclusie van het door L&D overgelegde octrooischrift blijkt echter dat het gaat om een octrooi voor
een verpakking die bestaat uit een “flat closed enveloppe (…) with a sealed top end adapted to permit progressive opening thereof” met daarin een “absorbent body having a point at the top and an outline which flares outward toward the bottom”. Als uitvoeringsvoorbeeld is een luchtverfrisser met een dennenboomvorm in de geclaimde verpakking getoond, maar onderdeel van het geoctrooieerde voortbrengsel is alleen een drager met een punt aan de top die naar beneden toe breder wordt. Het  octrooi bevestigt daarmee dat de vorm van JSL merk (d) elementen bevat die niet bijdragen aan de gestelde technische functie. Daarom is er geen sprake van een merk waarvan de onderscheidende vormgevingselementen uitsluitend een
technische functie vervullen.

Nietigheid overige JSL merken
4.12. L&D heeft nog voorwaardelijk de nietigverklaring van de JSL merken (a) tot en met (c) en (e) tot en met (g) gevorderd. Zij stelt deze vordering in onder de voorwaarde dat de rechtbank (met JSL) van mening is dat die merken ook overigens geen onderscheidende elementen bevatten. Daarbij begrijpt de rechtbank de voorwaarde aldus, dat haar oordeel de voorwaarde vormt. Voor de JSL merken (a), (b), (e) en (g) gaat die voorwaarde niet in vervulling, omdat JSL (evenals L&D) blijkens haar processtukken van mening is dat de woordelementen op die JSL merken onderscheidend vermogen hebben. Alleen al daarom komt de rechtbank aan een beoordeling van dat onderscheidend vermogen niet toe. Ten aanzien van JSL merken (c) en (f) geldt dat, voor zover de voorwaarde al in vervulling zou gaan, de vordering niet toewijsbaar is op dezelfde gronden als hiervoor besproken ten aanzien van JSL merk (d).

Non usus
4.13. Tussen partijen is daarnaast in geschil of de JSL merken (a) tot en met (g) normaal zijn gebruikt in de Benelux in een periode van vijf jaar voorafgaand aan deze procedure. Tussen partijen is niet in geschil dat JSL het JSL merk (h) normaal heeft gebruikt in die periode.

4.29. L&D heeft zich er in deze procedure over beklaagd dat het gevolg van deze slotsom is, dat JSL zich jegens derden op acht verschillende merkinschrijvingen kan beroepen terwijl zij feitelijk maar twee varianten van haar boommerken gebruikt. Dat gevolg acht de rechtbank echter niet strijdig met het in 4.21 weergegeven doel van de mogelijkheid tot instandhoudend gebruik: het aanpassen van het merk aan commerciële eisen, zolang het onderscheidend vermogen van het merk niet wordt gewijzigd.

Hof Den Haag 26 november 2013, zaaknr. 200.109.445/01 (X tegen Dr.Ing. H.C.F. Porsche AG)
Uitspraak ingezonden door Naomi Ketelaar en Jacqueline Schaap, Klos Morel Vos & Schaap. Merkenrecht. Rangorde. Kwader trouw. X heeft vanaf 2009 diverse Benelux- en Gemeenschapsmerken gedeponeerd bestaande uit het woord PORSCHE voor uiteenlopende diensten. De rechtbank oordeelt [IEF 10771] dat, behoudens voor wat betreft 'broedmachines' in klasse 7, de ingeschreven merken nietig zijn. Er is een grote mate van overeenstemming met de door Porsche geregistreerde merken en er is sprake van soortgelijkheid van waren en diensten van deze ingeschreven merken. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Met grief 1 betoogt X dat het niet relevant is dat X ook de merken SAAB-SPYKER, MAYBELLINE en BREITLING heeft gedeponeerd. Het hof is van oordeel dat deze omstandigheid van belang is voor de beoordeling van het beroep op de kwader trouw.

Met grieven 2 en 3 betoogt X dat er sprake is van een beeldmerk in plaats van een gecombineerd woord-/beeldmerk en dat een woordmerk niet met een beeldmerk kan worden vergeleken. Ook kan er geen sprake is van een depot te kwader trouw, gezien de betekenis in het 'varkenslatijn' van het woord PORSCHE.

Het hof oordeelt dat een vergelijk wel mogelijk is, het PORSCHE-merk bestaat immers uit het woord PORSCHE. Dat in de registratie is gekozen voor een bepaalde grafische vormgeving doet daaraan niet af.

Het BBIE kon in de oppositieprocedure de nietigheidsgrond ex 2.28 lid 3 sub a jo 2.3 sub c BVIE niet toetsen. Bij de beoordeling van de nietigheid van het merk op grond van 2.3 BVIE (rangorde) kan het gebruik van een merk worden verondersteld. Het Porsche-merk is in elk geval in de Benelux bekend en is voor geen van de ingeschreven waren beschrijvend, zodat dit leidt tot een grote onderscheidingskracht. De merkdepots van X komen zowel op grond "b" als grond "c" in rangorde ná het PORSCHE-merk.

X houdt vast aan zijn stelling omtrent de betekenis van het woord PORSCHE, dat varkenslatijn is voor 'varken'. Ook indien juist zou zijn dat X op grond van de gestelde betekenis tot zijn keuze voor dit woord zou zijn gekomen, brengt dat nog niet mee dat er geen sprake is van kwade trouw bij het merkdepot. Het oogmerk van het depot en of deposant bekend was met het gebruik van het merk door een ander is van belang. Doordat X aan Porsche diverse voorstellen heeft gedaan tot overdracht of intrekking van de depots tegen betaling of leveren van auto's, komt het hof tot de conclusie dat de merkdepots te kwader trouw zijn verricht.

Leestips: r.o. 13, 14, 17, 21, 22.

Op andere blogs:
Abcor Ik wil een gratis PORSCHE 911 - merkdepot te kwader trouw

Conclusie A-G 21 november 2013, zaak C-360/12 (Coty Germany tegen First Note Perfumes) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door het Bundesgerichtshof.
Internationale bevoegdheid inzake namaak driedimensionaal merk. Geen bevoegdheid op basis van merkenverordening, wel op basis van de EEX-verordening. Uitlegging van artikel 93, lid 3, van Gemeenschapsmerkenverordening en artikel 5, lid 3, van EEX-verordening. Bepaling van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad – Door verweerder in andere lidstaat verrichte handeling bestaande in medewerking aan inbreuk of onrechtmatige daad die heeft plaatsgevonden op grondgebied van lidstaat waar aangezochte rechter zetelt.

Conclusie A-G:

1)      Artikel 93, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat op grond van deze bepaling uit de plaats van de inbreuk op een gemeenschapsmerk die een van de veronderstelde inbreukmakers ten laste wordt gelegd, geen rechterlijke bevoegdheid ten aanzien van een andere veronderstelde inbreukmaker – die niet heeft gehandeld in het rechtsgebied van de aangezochte rechter – kan worden afgeleid.

2)      Artikel 5, sub 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken moet aldus worden uitgelegd dat op grond van deze bepaling uit de plaats waar de schade is ingetreden van de handeling die een van de veronderstelde veroorzakers van de schade ten laste wordt gelegd, rechterlijke bevoegdheid ten aanzien van een andere veronderstelde veroorzaker van deze schade – die niet heeft gehandeld in het rechtsgebied van de aangezochte rechter – kan worden afgeleid.

Subsidiair:
Artikel 5, sub 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken moet aldus worden uitgelegd dat op grond van deze bepaling noch uit de plaats van de handeling die een van de veronderstelde veroorzakers van schade ten laste wordt gelegd noch uit de plaats waar deze schade is ingetreden, rechterlijke bevoegdheid ten aanzien van een andere veronderstelde veroorzaker van deze schade – die niet heeft gehandeld in het rechtsgebied van de aangezochte rechter – kan worden afgeleid.

Gestelde vragen:

1)      Dient artikel 93, lid 5, van [de] verordening [inzake het gemeenschapsmerk] aldus te worden uitgelegd dat in een lidstaat (lidstaat A) inbreuk is gemaakt in de zin van artikel 93, lid 5, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk wanneer door een handeling in een andere lidstaat (lidstaat B) is deelgenomen aan de in eerstgenoemde lidstaat (lidstaat A) gemaakte inbreuk?

 

2)      Dient artikel 5, sub 3, van [de Brussel I-]verordening aldus te worden uitgelegd dat het schadebrengende feit zich in een lidstaat (lidstaat A) heeft voorgedaan wanneer de onrechtmatige daad waarop de procedure betrekking heeft of waarop aanspraken worden gebaseerd in een andere lidstaat (lidstaat B) is gesteld en in de deelneming aan de in eerstgenoemde lidstaat (lidstaat A) gepleegde onrechtmatige daad (basisdelict) bestaat?

Conclusie A-G HR 8 november 2013, 12/04485 (Wendy's International Inc. tegen gedaagde)
Conclusie ingezonden door Thera Adam-van Straaten, Kneppelhout & Korthals advocaten en Caspar Janssens, Maaldrink Vermeulen advocaten & notarissen.
Zie eerder IEF 11161 Intellectuele eigendom; merkenrecht. Algemeen bekend merk? Depot te kwader trouw? Volgens Verkade gaat het hier om in wezen een doorsnee-merken/handelsnamenkwestie. Het cassatieberoep omvat twee middelen. Het eerste middel gaat over de merkenrechtelijke kwade trouw en het tweede over de afwijzing van een bewijsaanbod. Voor de uitleg van de merkenrechtelijke kwade trouw wijst Verkade op twee arresten van het Hof van Justitie, Lindt & Sprüngli en Yakult/Malaysia Dairy.  

Ten eerste stelt Wendy's International dat het hof in rov. 14 ten onrechte heeft geoordeeld dat voor kwade trouw vereist is dat de wetenschap van de deposant dat een ander een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren gebruikt voortvloeit uit een 'rechtstreekse betrekking' met een derde. Ook heeft het hof onterecht getoetst of het merk Wendy's International van algemene bekendheid is. Hier heeft Wendy's International het arrest verkeerd gelezen en deze onderdelen missen dan ook feitelijke grondslag. Ook klaagt Wendy's International over onbegrijpelijkheid of ontoereikendheid van 's hofs motivering. Deze klachten berusten deels weer op onjuiste lezing van het arrest en voor de rest ging het niet om essentiële stellingen die het hof tot een ander oordeel hadden dienen te brengen. De klacht dat gedaagde bij het vinden van een (vervallen) merk verplicht was onderzoek te doen naar eventueel gebruik buiten de Benelux faalt. Het onderdeel d betreffende het niet optreden tegen andere Wendy’s mist eveneens feitelijke grondslag, de motiveringsklacht  voldoet niet aan de eisen van 407 Rv en onderdeel f gaat weer uit van een onjuiste lezing van het arrest. Wendy's Internationals tweede middel betreft een verworpen bewijsaanbod met betrekking tot algemene bekendheid. Beide onderdelen hiervan falen bij gebrek aan belang. Verkade verwerpt het beroep.

1.2. Het gaat in deze - ruim 16 jaar geleden bij de rechtbank Middelburg begonnen - zaak in wezen om een doorsnee - merken/handelsnamenkwestie.

4.3. Over de uitleg van het Unierechtelijke criterium heeft het Hof van Justitie twee richtinggevende arresten gewezen: HvJ EG 11 juni 2009, 0529/07 (Lindt & Sprüngli/Hauswírths (andere roepnamen: Lindt/Hauswîrth, of: Osterhase, of: GoIdhase)); en HvJ EU 27 juni 2013, C-320/12 (Yakult/Mahysia Dairy).

4.5.2. Hoewel in het licht van de Unierechtelijke harmonisering - inderdaad - aangenomen moet worden dat kwade trouw in het geval dat een derde weet dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, zich óók zou kunnen voordoen buiten het in de BMW en het BVIE nog genoemde geval van een ‘rechtstreekse betrekking’ tussen de merkdeposant en de gebruiker in het buitenlands, faalt het onderdeel. Het hof heeft dit namelijk niet miskend.

4.5.5. Onderdeel a berust dus op onjuiste lezing van het arrest en mist daarmee feitelijke grondslag.

4.6.2. M.i. faalt ook deze klacht wegens onjuiste lezing van de aangevallen rov. 14.(...)

4.6.8. Aan het vorenstaande kan niet afdoen de stelling in punt 3.1.6 van het middel, dat het hof heeft vastgesteld dat—wist dat ‘dat Amerikaanse populair was’. Anders dan Wendy's International beweert, behoefde het hof daaruit niet af te leiden dat- bekend had behoren te zijn met het gebruik door Wendy's International van het merk Wendy's, laat staan daarmee ook daadwerkelijk bekend was (laat staan dat reeds uit die bekendheid kwade trouw kan worden afgeleid, vgl. rov. 37 van het arrest Yakult / Malaysia Daíry).

4.7.2. Wat de omstandigheid (2) betreft, faalt de klacht (reeds) wegens onjuiste lezing van het arrest, nu het hof deze in rov, 14, 6e volzin (in verbinding met rov. 12) in de overwegingen heeft betrokken.

4.7.3. Als aangekondigd, sta ik nog nader stil bij het beroep van Wendy’s International op een deeloverweging uit het BenGH-arrest Ondeo Nalco/Michel van 2008: de deeloverweging ‘dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, bekend wordt geacht te zijn met de inhoud van het merkenregister’.

Zoals hierboven al bleek heeft het hof deze gedachtegang ook kennelijk in rov. 14, zesde volzin tot uitdrukking gebracht. Ik herinner voorts eraan dat vaststaat (vgl. nrs. 2.2.4 en 2.3.5 - 2.3.6 hierboven) dat ten tijde van — depot (16 februari 1995) de door Wendy's International destijds in het Benelux-register ingeschreven (’oude') merken inderdaad vervallen waren: tegen de door het hof bekrachtigde vervallenverklaring is geen cassatieberoep ingesteld.

(…)Met name valt niet aan te nemen dat het eventueel aantreffen van een (vervallen) Benelux-merk de verplichting zou meebrengen om — ter voorkoming van ‘kwade trouw’ — een spontaan onderzoek naar eventueel gebruik van het merk buiten de Benelux te verrichten (de klacht verdedigt dat overigens — terecht — ook niet).

4.7.7 (...)4.9.2. De klacht voldoet niet aan de volgens art. 407 Rv. aan een cassatiemiddel te stellen eisen, nu zij niet aangeeft waar Wendy’s International dit standpunt eerder naar voren heeft gebracht.

4.10. Onderdeel f faalt omdat het uitgaat van een onjuiste lezing van het bestreden arrest, en voorts - uitgaande van verwerping van de eerdere klachten van middel l – bij gebrek aan belang.

4.16. Beide onderdelen falen bij gebrek aan belang. Zij gaan voorbij aan (en klagen niet over) hetgeen het hof in de voorlaatste volzin van rov. 9 (in samenhang met de in het cassatiemiddel niet aangehaalde en in cassatie niet bestreden rov. 6-8) heeft overwogen:

‘Ook anderszins heeft Wendy’s In ternatianal geen concrete feiten en omstandigheden aangevoerd en te bewijzen aangeboden waaruit - in weerwil van de hiervoor besproken verweren van - zou kunnen worden afgeleid dat haar merk in 1995 ook in de Benelux algemeen bekend, was.’

Dit oordeel is zelfstandig dragend is voor zijn passeren van het bewijsaanbod.

5. Conclusie
Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

 

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Kleurmerk ten onrechte gekwalificeerd als beeldmerk
B) woordmerk FICKEN terecht afgewezen in strijd met goede zeden
C) beeldmerk met woordelementen FICKEN LIQUORS terecht afgewezen in strijd met goede zeden
D) Verwatering en het begrip "wijziging van het economische gedrag"

Gerecht EU 12 november 2013, zaak T-245/12 Gamesa Eólica / OHMI - Enercon (Dégradé de verts) - dossier
A. Gemeenschapsmerk. Beroep tot vernietiging van beslissing R 260/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 1 maart 2012 houdende vernietiging van de nietigverklaring door de nietigheidsafdeling van het gemeenschapsbeeldmerk dat een horizontale combinatie van groentinten weergeeft voor waren van klasse 7, in het kader van de door Gamesa Eólica ingestelde vordering tot nietigverklaring. Beeldmerk wordt nietig verklaard. Ten onrechte gekwalificeerd als beeldmerk, het is een kleurmerk.

35. Second, it is clear, from both the application form and the acknowledgment of receipt of the application for registration sent by OHIM to the applicant, that the contested mark was registered as a colour mark. Enercon could have registered its mark as a figurative mark had it actually intended to do so. However, it is clear that the Board of Appeal attached no significance to the fact that the applicant for the mark knowingly registered a colour mark and not a figurative mark. Moreover, it is common ground that none of the parties has challenged the nature of the contested mark as a colour mark, at any stage in the proceedings.

36. By contrast, the question whether the contested mark was a colour mark per se, that is to say, in the present case, a combination of colours, not spatially defined, or rather a colour mark defining the way in which blended shades of colours would be applied on the goods concerned, was argued, in particular during the proceedings before the Board of Appeal.

37. Third, it must be pointed out that the arguments put forward by OHIM in its written submissions are essentially based on the fact that the trade mark application could have been structured differently or that the applicant for the mark was more explicit in other applications for registration of a Community trade mark.

Gerecht EU 14 november 2013, zaak T-52/13 Efag Trade Mark Company / OHMI (FICKEN) - dossier
Gemeenschapsmerk –Vernietiging van beslissing R 493/20121 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 oktober 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „FICKEN” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 25, 32, 33 en 43. Afgewezen. Relevante publiek zal het woord zien als in strijd met openbare orde of goede zeden. Dit oordeel doet geen afbreuk aan de vrijheid van meningsuiting van eiser. Het OHIM staat los van het Duitse octrooi- en merkbureau, dus het maakt niet uit dat deze het merk wel inschreef.

34. Il résulte de ce qui précède qu’une personne raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance percevra le mot « ficken » comme un terme vulgaire, indécent, obscène et répulsif. Dès lors, il convient de conclure que la chambre de recours a considéré à juste titre que le public pertinent percevra la marque demandée comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.
40. À cet égard, il suffit de relever que le refus d’enregistrement de la marque demandée n’affecte pas la possibilité pour la requérante de commercialiser ses produits assortis du signe FICKEN, ni donc la liberté d’expression qu’elle revendique (voir, en ce sens, arrêt ¡Que buenu ye! HIJOPUTA, point 12 supra, point 26).

Gerecht EU 14 november 2013, zaak T-54/13 Efag Trade Mark Company / OHMI (FICKEN LIQUORS) - dossier
Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 2544/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 15 november 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het beeldmerk met de woordelementen „FICKEN LIQUORS” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 25, 32, 33 en 35. Afgewezen. Ficken is een belangrijk bestanddeel en het relevante publiek zal het woord zien als in strijd met openbare orde of goede zeden. Dit oordeel doet geen afbreuk aan de vrijheid van meningsuiting van eiser. Het OHIM staat los van het Duitse octrooi- en merkbureau, dus het maakt niet uit dat deze het merk wel inschreef.

38. Il résulte de ce qui précède qu’une personne raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance percevra le mot « ficken » comme vulgaire, indécent, obscène et répulsif. Dès lors, il convient de conclure que la chambre de recours a considéré à juste titre que le public pertinent percevra la marque demandée, dont ce mot est l’élément dominant, comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.

HvJ EU 14 november 2013, zaak C-383/12P (Environmental Manufacturing / BHIM) - dossier

D. Zie eerder IEF 11342. Verwatering. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 22 mei 2012 - Environmental Manufacturing / BHIM - Wolf (T570/10), waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep door de aanvrager van het beeldmerk dat de kop van een wolf afbeeldt, voor waren van klasse 7, ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 425/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 6 oktober 2010 houdende vernietiging van de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door de houder van de internationale en nationale beeldmerken die de woordelementen „WOLF Jardin” en „Outils WOLF” bevatten voor waren van de klassen 1, 5, 7, 8, 12, 13 en 31 – Uitlegging van artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 – Relatieve weigeringsgronden – Afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie van ouder merk. Het begrip „wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument” behelst een objectieve voorwaarde.Het hof vernietigt het arrest en verwijst de zaak door.

42 Het is juist dat verordening nr. 207/2009 en de rechtspraak van het Hof niet eisen dat wordt aangetoond dat daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan, maar ook het bestaan van een ernstig gevaar voor een dergelijke afbreuk aanvaarden, waarbij gebruik kan worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen.

43 Dergelijke gevolgtrekkingen mogen evenwel niet voortvloeien uit loutere veronderstellingen, maar – zoals het Gerecht zelf in punt 52 van het bestreden arrest heeft opgemerkt onder verwijzing naar een ouder arrest van het Gerecht – berusten op „een waarschijnlijkheidsanalyse [...] waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval”.

44 Het Gerecht had evenwel geen kritiek op het ontbreken van een dergelijke analyse, in strijd met de in zijn eigen arrest aangehaalde rechtspraak.

45 Wat het argument van Elmar Wolf betreft, dat het door het Hof in het reeds aangehaalde arrest Intel Corporation ontwikkelde criterium betrekking heeft op waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan de door een jonger merk aangeduide waren of diensten en derhalve in casu niet van toepassing is, volstaat de vaststelling dat de rechtspraak in de punten 77 en 81 alsmede in punt 6 van het dictum van dat arrest, gelet op de algemene bewoordingen ervan, niet in die zin kan worden uitgelegd dat hij zich beperkt tot feitelijke omstandigheden waarbij waren of diensten niet soortgelijk zijn aan de door een jonger merk aangeduide waren of diensten.

46 In deze omstandigheden moet worden vastgesteld dat de hogere voorziening gegrond is.

47 Derhalve dient het bestreden arrest te worden vernietigd.48. Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht zelf de zaak afdoen wanneer deze in staat van wijzen is, dan wel haar voor afdoening naar het Gerecht verwijzen.

49 In de onderhavige zaak is niet voldaan aan de voorwaarden om de zaak zelf te kunnen afdoen.

50 Bijgevolg dient de zaak naar het Gerecht te worden verwezen en moet de beslissing over de kosten worden aangehouden.

Rechtbank Den Haag 13 november 2013, HA ZA 11-2743 (G-Star Raw tegen H&M Hennes & Mauritz)
Uitspraak ingezonden door Laura Fresco, Hoyng Monegier.
Zie eerder IEF 11923 en IEF 11582. Merkenrecht. 2.20 BVIE sub b. Verwatering. Marktonderzoeken. G-Star is houdster van het Gemeenschapswoordmerk RAW. H&M voert aan dat RAW verwijst naar de waren en diensten in een bepaalde stijl. Dat de RAW-merken gebruikt worden voor kleding behorend tot urban style is alleen onvoldoende om aan te nemen dat RAW de gangbare aanduiding is geworden voor de kleding in deze stijl.

Het door H&M overlegde onderzoek waarbij vrije en spontane associaties worden opgesomd, zeggen niets over de ontstane verwarring. De rechtbank neemt als uitgangspunt dat zelfs als H&M de tekens ter versiering gebruikt, dat nog niet wegneemt dat deze tekens zodanig overeen kunnen stemmen met de merken dat het publiek de waren opvat als afkomstig van G-Star.

Ten aanzien van het gevorderde bevel opgave te doen, overweegt de rechtbank dat G-Star hierbij belang kan hebben ter begroting van de schade. De door Ernst & Young opgestelde verklaring volstaat niet, omdat die kennelijk is opgesteld naar aanleiding van het verstekvonnis en slechts betrekking heeft op de Benelux. H&M wordt verboden in de Europese Gemeenschap inbreuk te maken en krijgt bevel tot opgave en vernietiging.

4.5. Ten aanzien van hetgeen door paktijen is aangevoerd met betrekking tot het al dan niet aanwezige onderscheidend Vermogen van de RAW—merken en de gevolgen daarvan voor de bescherming die deze merken bieden overweegt de rechtbank als volgt. Dat “RAW” een aanduiding is die veel wordt gebruikt in de muziek-, design- en modewereld om waren en diensten te beschrijven die behoren tot een bepaalde stijl (wat daarvan ook zij), wil nog niet zeggen dat de RAW-merken (dus) geen onderscheidend vermogen zouden kunnen hebben en zich niet kunnen lenen om de waar waarvoor deze merken zijn ingeschreven als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Dat “RAW" louter beschrijvend zou zijn voor kleding is door H&M c.s. niet gesteld en is evenmin gebleken. H&M voert aan dat “RAW” verwijst naar waren en diensten die behoren tot een bepaalde stijl. Zo er sprake zou zijn van dergelijke verwijzing dan leidt deze echter nog niet - zonder meer - tot beschrijvendheid van het desbetreffende merk. Dat het relevante publiek bij het zien van “RAW” aangebracht op kleding zou denken aan waren (zoals kleding) behorend tot een bepaalde muziek- en kledingstijl, is in ieder geval door H&M c.s. niet (voldoende) concreet onderbouwd. De enkele omstandigheid dat G-Star c.s. haar RAW-merken gebruikt op kleding die kan worden aangeduid als behorend tot urban style is - zonder meer - onvoldoende om aan te nemen dat “RAW” daarmee de gangbare aanduiding is geworden voor kleding behorende tot die stijl.

4.28. Ten aanzien van het gevorderde bevel opgave te doen van aantallen geproduceerde, bestelde, in voorraad gehouden en/of verkochte inbreukmakende kledingstukken, de inkoop- en verkoopprijs van deze kledingstukken en de behaalde winst overweegt de rechtbank dat G-Star c.s. belang bij deze informatie kan hebben ter begroting van de schade. De door Ernst & Young opgestelde verklaring van 24 oktober 2011 met betrekking tot H&M AB volstaat niet omdat die kennelijk naar aanleiding van het verstekvonnis is opgesteld en kennelijk slechts betrekking heeft op de Benelux, terwijl H&M AB hierna zal worden bevolen opgave te doen met betrekking tot de Europese Unie. De (als productie 12) overgelegde controleverklaring van Ernst &Young van 2 november 2011 ten aanzien van H&M BV is opgesteld “op basis" van de kort gedingvereisten zoals genoemd in paragraaf 1 B van de beschikking gedateerd 5 oktober 2011 aangaande het onrechtmatig gebruiken van de merknaam "RAW” en bestrijkt de periode 2 december 2009 - 30 oktober 2011. Dat daarmee een opgave als hier gevorderd overbodig zou zijn omdat een vergelijkbare opgave reeds zou zijn gedaan door H&M c.s. is onvoldoende onderbouwd. H&M c.s. zal dan ook worden veroordeeld opgave te doen zoals in het dictum vermeld. De termijn waarbinnen dit dient te geschieden zal worden aangepast.

Gerecht EU 8 november 2013, zaak T-536/10 (Kessel / OHMI - Janssen-Cilag (Premeno)) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „Premeno” voor waren van klasse 5 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 708/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 september 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het nationale woordmerk „Pramino” voor waren van klasse 5 is ingesteld. Beroep wordt toegewezen. Voor verwarringsgevaar zijn verkeerde definities van waren vergeleken. Beperking was gebaseerd op gebrek aan recept. Beslissing van de kamer van beroep wordt vernietigd.

Beoordeling
50 Il s’ensuit que, en omettant de prendre en considération la limitation des produits demandée par la requérante dans la mesure où celle-ci était fondée sur l’indication thérapeutique, la chambre de recours a violé l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

51 En conséquence, il y a lieu d’accueillir le troisième moyen.

52 Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le troisième moyen soulevé par la requérante doit être accueilli en tant que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté la demande de limitation des produits visés par la demande de marque dans la mesure où celle-ci était fondée sur l’indication thérapeutique. L’erreur de droit ainsi commise par la chambre de recours a pour conséquence que l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit dans la décision attaquée est fondée sur une comparaison de produits qui ne sont pas correctement définis.

53 En outre, il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre du contrôle de la légalité de la décision de la chambre de recours, d’apprécier pour la première fois, sur le fond, des éléments que la chambre de recours n’a pas examinés, comme, en l’espèce, la comparaison entre les produits visés par la marque demandée, tels que limités par la requérante, et les produits visés par la marque antérieure, sans tenir compte du critère de soumission à une prescription médicale, en vue d’apprécier si ces produits, bien qu’ils ne soient pas identiques, sont en tout état de cause similaires, comme le soutiennent l’OHMI et l’intervenante.

54 Partant, il convient d’annuler la décision attaquée, sans qu’il y ait lieu d’examiner le deuxième moyen du recours tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

Hof Amsterdam 28 februari 2012, ECLI:N:GHAMS:2012:948 (Alpi International Forwarders B.V. tegen Converse INC.)
Zie eerder IEF 9322. Merkenrecht. Namaak. Bij de Roemeense douane waren schoenen bestemd voor Alpi in beslag genomen onder het vermoeden dat het namaak Converse-schoenen betrof. Converse heeft met verlof van de voorzieningenrechter conservatoir beslag tot afgifte gelegd op de onder Alpi bevindende namaak schoenen en conservatoir bewijsbeslag op de administratie van Alpi. De deurwaarder heeft kopieën van documenten en van de harde schijven van de computer van Alpi gemaakt. Nu vraagt Alpi om schorsing van de tenuitvoerlegging van het vonnis. Haar belangen worden geschaad door het verstrekken van informatie aan Converse. Volgens Alpi heeft Converse ook al genoeg gegevens nu ALPI de NAW-gegevens van haar opdrachtgevers heeft verstrekt.

De toewijzing  van het beslag door de voorzieningenrechter was te ruim en Converse verkrijgt ten detrimente van de betrokken concurrenten, vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie die haar rechtens niet toekomt. Het hof verwerpt dit en stelt dat hier verschillend over kan worden gedacht en dat de beslissing van de voorzieningenrechter niet is te kwalificeren als een klaarblijkelijke juridische misslag. Converse maakt ook geen misbruik van de executiebevoegdheid. Zij heeft er belang bij om met de verkregen informatie verdere merkinbreuken te voorkomen. Het hof wijst de vorderingen af.

Beoordeling
3.5 Alpi heeft ter toelichting op haar incidentele vordering gewezen op haar belangen die worden geschaad door het verder verstrekken van informatie aan Converse en het gebruikmaken door deze van reeds verkregen informatie (onder meer stelt Alpi dat haar goodwill wordt aangetast en dat klanten zullen weglopen doordat zij zich niet met de vereiste discretie van haar taak als expediteur kan kwijten), en op de onomkeerbare gevolgen die het gebruikmaken van deze, naar zij stelt, ten onrechte verkregen informatie heeft, met name doordat op basis daarvan rechtsmaatregelen worden genomen tegen (onder meer) Alpi, haar bestuurders [S] en [M] en Alpi Netherlands B.V., welke maatregelen tot het faillissement van de hier genoemden zullen leiden.
Zij wijst er voorts op dat Converse reeds voorafgaand aan het kort geding van Alpi de NAW-gegevens van haar opdrachtgevers met betrekking tot de inbeslaggenomen partijen schoenen heeft ontvangen en dat deze gegevens Converse in staat stellen deze opdrachtgevers aan te spreken, en stelt dat Converse geen (rechtens te respecteren) belang, althans een belang van slechts geringe betekenis, heeft bij verdere gebruikmaking van uit de administratie van Alpi afkomstige informatie hangende de beslissing in de hoofdzaak. In dit verband wijst Alpi er op dat Converse, door de - in haar visie - zowel in materiële als temporele zin te ruime toewijzing van de voorziening door de voorzieningenrechter, vertrouwelijke klantinformatie en voorts volledige inzage in goederenstromen met betrekking tot de geautoriseerde parallelhandel van Converse-schoenen verkrijgt en aldus, ten detrimente van de betrokken concurrenten, vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie verwerft die haar rechtens niet toekomt.

Bij pleidooi heeft Alpi er voorts nog op gewezen dat de voorzieningenrechter er in het bestreden vonnis van uit is gegaan dat het hier een partij namaak Converse-schoenen betreft, doch dat Converse in haar memorie van antwoord in het incident aanvoert dat het om ongeautoriseerde parallelimport vanuit het Verre Oosten zou gaan. Hieruit volgt, zo betoogt Alpi, dat het vonnis op een kennelijke feitelijke en juridische misslag berust. Zij verwijst onder meer naar HR 22 april 1983/NJ 1984, 145.

3.6. Dit betoog kan Alpi niet baten. De voorzieningenrechter heeft aan zijn beslissing ten grondslag gelegd dat aannemelijk is dat sprake is van (door de opdrachtgevers van Alpi gepleegde) merkinbreuk bestaande uit handel in namaak Converse-schoenen. Het standpunt dat de inbeslaggenomen schoenen namaakschoenen zijn is door Converse in hoger beroep niet verlaten (vgl. haar memorie in het onderhavige incident onder 3.2), noch is er aanleiding om in hoger beroep van de (klaarblijkelijke) onjuistheid van dit standpunt uit te gaan. Dat Converse in hoger beroep (mogelijk, zij moet haar memorie van antwoord nog nemen) primair ongeautoriseerde parallelimport aan haar vordering ten grondslag zal leggen brengt niet mee dat de uitspraak van de voorzieningrechter op een kennelijke misslag berust, te minder nu in beide gevallen sprake is van merkinbreuk die het nemen van bewijsbeschermende maatregelen en de exhibitie van de door het bewijsbeslag getroffen gegevens rechtvaardigt.

Over de vraag of de getroffen voorziening te ruim is kan verschillend worden gedacht, in ieder geval valt de beslissing van de voorzieningenrechter op dit punt niet te kwalificeren als een klaarblijkelijke juridische misslag in zin van bedoelde jurisprudentie.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 7 november 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8523 (GT CORP SP.Z.O.O. tegen Honda Motor Co.Ltd)
Uitspraak ingezonden door Ady van Nieuwenhuizen, Ploum Lodder Princen.
Zie eerder IEF 10366 en IEF 12068. Honda is houder van het beeldmerk GX en heeft, met verlof van de voorzieningenrechter, beslag tot afgifte doen leggen op 486 aggregaten in de Douane Controle Loods te Rotterdam. Gt Corp vordert een bevel tot opheffing van het beslag op straffe van een dwangsom, en vergoeding van de gemaakte opslagkosten. Volgens Gt Corp is de vordering van Honda ondeugdelijk omdat er geen sprake is van een merkinbreuk. Ook heeft Honda volgens Gt Corp geen belang bij afgifte en vernietiging nu de stickers met het opschrift GX200 door Gt Corp kunnen worden verwijderd.

De rechtbank oordeelt dat er bij het invoeren en in de handel brengen van de aggregaten sprake is van merkinbreuk en dat het om namaakproducten gaat. De vordering tot opheffing van het beslag wordt afgewezen. Honda hoeft geen genoegen te nemen met het verwijderen van de stickers en mag de aggregaten vernietigen. Als Honda het moest doen met de stickerverwijdering dan zou het afschrikwekkende effect voor toekomstige inbreukmakers aanzienlijk afnemen. Nu het niet aannemelijk is dat Honda ten onrechte de container door de douane heeft laten vasthouden, moet ook de geldvordering worden afgewezen.

De beoordeling
4.7 Op grond van het vorenstaande is voorshands voldoende aannemelijk dat het invoeren en in de handel brengen van de aggregaten een inbreuk op de merkrechten van Honda oplevert en dat die aggregaten als namaakgoederen in de zin van artikel 2 lid 1 onder a van de Verordening (EG) 1333/2003 gekwalificeerd kunnen worden.

4.9 Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die er op wijzen dat er sprake is  van enig opzet bij Gt Corp. Ondanks dat is niet aannemelijk dat, gelet op het doel en de strekking van de merkenbescherming, Honda genoegen behoeft te nemen met ongedaan making van de merkinbreuk door middel van het verwijderen van de ronde stickers met het teken GX200. Dat zou immers risico's van het plegen van merkinbreuk zodanig beperken dat er onvoldoende afschrikwekkende werking resteert om potentiële inbreukmakers te ontmoedigen. Daarbij is mede van belang dat Honda in het recente verleden is geconfronteerd met grove manieren van namaak met behulp van inbreukmakende stickers en dat Gt Corp niet heft verklaard hoe he kon gebeuren dat haar leverancier de onderhavige inbreukmakende stickers op de aggregaten heeft aangebracht. Voorts komt de gestelde fout van de Chinese leverancier van Gt Corp jegens Honda voor rekening en risico van Gt Corp en is gesteld noch gebleken dat Gt Corp de schade die zij door die fout zal leiden niet op die leverancier zou kunnen verhalen.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
Afschrift KG ZA 13-1165 (pdf)

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Verwarringsgevaar tussen beeldmerken met woordelement X
B) Verwarringsgevaar tussen AYUR en oudere AYUS
C)Verwarringsgevaar tussen woordmerk IBSolution en eerder beeldmerk met woorden IBS

A) Gerecht EU 5 november 2013, zaak T-378/12 (Capitalizaciones Mercantiles / OHMI - Leineweber (X)) -  dossier

66. Au vu de ce qui a déjà été dit aux points 29 à 62 ci-dessus sur le public pertinent composé de consommateurs moyens de l’Union, sur l’identité ou la similitude des produits couverts par les marques en conflit, sur le caractère moyennement distinctif de la marque antérieure, sur la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit, il convient de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 30 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

Sur les dépens
75. Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1)      Le recours est rejeté.
2)      Capitalizaciones Mercantiles Ltda est condamnée aux dépens

B) Gerecht EU 7 november 2013, zaak T-63/13 (Three-N-Products / OHMI - Munindra (AYUR)) -  dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het woordmerk „AYUR” voor waren en diensten van de klassen 3, 5, 16 en 44 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2296/20114 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 november 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke toewijzing door de nietigheidsafdeling van de vordering tot nietigverklaring ingesteld door de houder van het Benelux-woordmerk „AYUS” voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 29 tot en met 31. Het beroep wordt afgewezen. Er is sprake van verwarringsgevaar.

54 En l’espèce, eu égard à la similitude ou à l’identité des produits et services en cause, à la similitude des signes en cause, il y a lieu de considérer, au regard du caractère distinctif normal des marques antérieures, qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit. Cette conclusion est également valable pour les produits et les services pour lesquels le public aura un niveau d’attention relativement élevé, en raison de la similitude ou de l’identité existant entre ceux-ci ainsi qu’au regard du degré de similitude des signes en cause.
55 L’examen du risque de confusion effectué par la chambre de recours est donc exempt d’erreur.
56 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

C) Gerecht EU 7 november 2013, zaak T-533/12 (IBSolution / OHMI - IBS (IBSolution)) -  dossier
Gemeenschapsmerk – Door de aanvrager van het woordmerk „IBSolution” voor diensten van de klassen 35, 41, en 42, ingesteld beroep tot vernietiging van beslissing R 771/20112 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 september 2012, houdende afwijzing van verzoeksters beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van het gemeenschapsbeeldmerk met het woordelement „IBS” voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 35, 41 en 42 gedeeltelijk is geweigerd. Het beroep wordt afgewezen. Er is sprake van verwarringsgevaar.

The likelihood of confusion
55 In the present case, it should be noted that it has been established, first, that the services concerned were in part identical and in part similar and, secondly, that the Board of Appeal held, correctly, that the signs at issue were similar.

56 In those circumstances, it must therefore be held, in accordance with the case-law cited in paragraphs 18 and 54 above, that the Board of Appeal acted correctly in holding that there was a likelihood of confusion between the marks at issue.

57 That finding cannot be invalidated by the applicant’s arguments that the earlier mark is not very distinctive, since numerous names of companies and trade marks in the sector concerned begin with the letter ‘i’ or the letter group ‘ib’. In that regard, it should be noted that the finding that the earlier mark has a weak distinctive character does not preclude a finding that there is a likelihood of confusion in the present case. Although the distinctive character of the earlier mark must be taken into account when assessing the likelihood of confusion, it is only one factor among others involved in such assessment. Thus, even in a case involving an earlier mark of weak distinctive character, there may be a likelihood of confusion on account, in particular, of a similarity between the signs and between the goods or services covered (see PAGESJAUNES.COM, paragraph 70 and the case-law cited).

58 Furthermore, it is apparent from settled case-law that the distinctive character of a trade mark must be assessed, first, by reference to the goods or services in respect of which registration has been applied for and, second, by reference to the perception of them on the part of the relevant public (see Joined Cases C‑473/01 P and C‑474/01 P Procter & Gamble v OHIM [2004] ECR I‑5173, paragraph 33, and Case C‑25/05 P Storck v OHIM [2006] ECR I‑5719, paragraph 25).

59 As was found by the Board of Appeal, the applicant has not shown that the letter combination ‘ibs’ was descriptive as regards both the services at issue and the relevant public’s perception of them. Therefore, the applicant’s arguments relating to the widespread use of acronyms consisting of the same letters as those making up the earlier mark cannot call into question the Board of Appeal’s finding that the element ‘ibs’ of the earlier mark possesses a normal distinctive character.