Woord- en of beeldmerk  

De rechtbank verwerpt het Doublemint/Postkantoor-verweer van Kruidvat. Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden volgehouden dat het woord “Babyclub” beschrijvend is voor babykleding. Aan Kruidvat kan worden toegegeven dat het bestanddeel “baby” beschrijvend is, waaruit eenvoudig kan worden afgeleid dat het een product of dienst betreft dat direct of indirect voor baby’s is bestemd. Soorten babyproducten zijn er echter zeer veel. Het voert te ver te stellen dat uit de toevoeging van het bestanddeel “club” volgt dat het samengestelde woord “Babyclub” in zijn geheel beschouwd dus beschrijvend is voor babykleding of – algemener, naar Kruidvat ook lijkt te willen betogen – babyproducten, in die zin dat het als een soortaanduiding kan dienen of de bestemming van de aldus gemerkte waren aangeeft.

Het woord “club” is immers in zijn algemeenheid niet beschrijvend of kenmerkend voor babyproducten en evenmin voor kleding. Dat het woord “club” veelvuldig wordt gebruikt in verband met kleding, zoals Kruidvat stelt, maakt dat niet anders. Zulks betekent niet zonder meer dat het woord “club” op zich zelf beschouwd, dan wel als bestanddeel in een willekeurige, en dus ook in de onderhavige, woordcombinatie door het relevante publiek primair met kleding zal worden geïdentificeerd. Gelet op de gangbare betekenissen van “club” in het normale spraakgebruik acht de rechtbank dat, zonder nader stellingen, die ontbreken, ook niet aannemelijk. Omdat “club” niet beschrijvend is voor kleding, is de loutere optelsom van de bestanddelen “baby” en “club” dat niet voor babykleding.

De rechtbank vermag, mede in het licht van het voorgaande, niet in te zien op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat de woordcombinatie “Babyclub” in zijn geheel beschouwd mogelijkerwijs wel zou kúnnen gaan dienen ter aanduiding van de kenmerken van babykleding, of, anders gezegd, dat het woord “Babyclub” in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van babykleding inhoudt. Kruidvat heeft dit wel gesteld, maar zij heeft niet onderbouwd waarom het woord “Babyclub” (in de toekomst) in één van zijn betekenissen wél een kenmerk van babykleding zou kunnen gaan aanduiden, waar het dat thans niet doet. De rechtbank ziet voor de juistheid van die stelling geen aanknopingspunten. Dit te minder nu – naar C&A naar het oordeel van de rechtbank terecht heeft gesteld – daarbij tevens een rol dient te spelen in hoeverre een dergelijk gebruik van het woord “babyclub” in de toekomst redelijkerwijs valt te verwachten, althans niet valt uit te sluiten. De enkele theoretische mogelijkheid van een dergelijk gebruik in de toekomst, zo daar al in het onderhavige geval al sprake van is, rechtvaardigt niet de conclusie dat het woord “babyclub” om die reden uitsluitend beschrijvend van aard is en om die reden onderscheidend vermogen ontbeert.

Conclusie van het voorgaande is dat het merk “Babyclub” van C&A niet als uitsluitend beschrijvend heeft te gelden als bedoeld in de artikelen 6bis, eerste lid en onder c, BMW, respectievelijk artikel 14A, eerste lid en onder c, BMW en aldus van huis uit voldoende onderscheidend vermogen bezit om de door C&A ingeroepen merkrechtelijke bescherming te genieten.

De rechtbank acht het aannemelijk dat de gemiddelde consument het bestanddeel “Kruidvat” in het teken “Kruidvat Babyclub” op de wijze zoals het door Kruidvat wordt gebruikt en dat bovendien – naar C&A onweersproken heeft gesteld – is aangebracht op waren die alleen in de winkels van Kruidvat zelf worden verkocht, slechts zal beschouwen als een verwijzing naar de naam van de winkel die het product met de kennelijke merknaam “Babyclub” aanbiedt en aldus de indruk zal krijgen dat het logo van Kruidvat en de aldus ervaren merknaam “Babyclub” twee naast elkaar bestaande elementen zijn. De toevoeging van het bestanddeel “Kruidvat”, opgemaakt in de huisstijl van Kruidvat, zal in de omgeving van een Kruidvat winkel in het algemeen dus niet de aandacht vangen.

Dit gegeven, gecombineerd met het feit dat het enige andere bestanddeel van het teken “Kruidvat Babyclub” bestaat uit een aan het woordmerk van C&A identiek woord, maakt dat moet worden geoordeeld dat het verschil tussen het teken van Kruidvat en het merk van C&A dermate onbeduidend is dat dit aan de aandacht van de gemiddelde consument zou kunnen ontsnappen. Aldus is de conclusie dat het teken van Kruidvat gelijk is aan het woordmerk “Babyclub” van C&A als bedoeld in artikel 13A, eerste lid en onder a, BMW, op grond waarvan C&A aan Kruidvat het gebruik van het teken “Kruidvat Babyclub” kan verbieden.

Bovendien zij opgemerkt dat ook indien zou moeten worden geoordeeld dat géén sprake is van inbreuk door Kruidvat op het merkrecht van C&A op grond van artikel 13A, eerste lid en onder a, BMW, C&A tegen een dergelijke inbreuk in ieder geval de bescherming kan inroepen op grond van artikel 13A, eerst lid en onder b, BMW. Het betoog van Kruidvat dat met “Kruidvat Babyclub” geen sprake is van een met het woordmerk “Babyclub” van C&A overeenstemmend teken kan reeds daarom niet worden gevolgd, nu in het teken van Kruidvat het woordmerk van C&A in het geheel is geïncorporeerd zodat de semantische, visuele en auditieve overeenstemming gegeven is, bovendien voor dezelfde producten als waarvoor het woordmerk van C&A is gedeponeerd.

Kruidvat heeft in dit verband ten onrechte betoogd dat een vergelijking moet worden gemaakt tussen het merk van C&A zoals dat wordt gebruikt, dus met de toevoeging with care from C&A, met het teken van Kruidvat zoals feitelijk gebruikt. Uitgangspunt bij die vergelijking is het merk van C&A zoals dat is geregistreerd.

Slotsom van het voorgaande is dat Kruidvat door het gebruik van “Kruidvat Babyclub” inbreuk maakt op het woordmerk “Babyclub” van C&A. De rechtbank zal hieronder de hierop gebaseerde verschillende vorderingen van C&A afzonderlijk bespreken.

Het door C&A gevorderde gebruiksverbod kan worden toegewezen voor zover het betreft kleding en daaraan soortgelijke waren op de wijze als na te melden. Kruidvat heeft echter naar het oordeel van de rechtbank terecht aangevoerd dat het gevorderde gebruiksverbod te ruim is waar het daarnaast betreft “producten die zijn voorzien van het teken “Babyclub”. De inhoudelijke onderbouwing van haar vorderingen door C&A heeft concreet geheel betrekking op kleding, meer in het bijzonder op babykleding. Kruidvat heeft haar merk “Kruidvat Babyclub” geregistreerd niet alleen voor kleding (waren in klasse 25), maar ook voor, onder meer, zeep, parfum, cosmetische middelen, hygiënische producten, papierwaren en verkooppromotie (waren in de klassen 3, 5, 16 en 35). De stelling van C&A dat deze waren moeten worden beschouwd als soortgelijk aan babykleertjes heeft zij echter niet onderbouwd en kan door de rechtbank in zijn algemeenheid niet worden gevolgd.

Dat C&A zich ook tegen gebruik van haar woordmerk voor de door Kruidvat genoemde niet soortgelijke waren kan verzetten, reeds omdat haar merk een bekend merk is, baat haar evenmin. Daargelaten het debat dat partijen hebben gevoerd over de vraag óf C&A’s “Babyclub” een bekend merk is als bedoeld in artikel 13A, eerste lid en onder c, BMW, C&A heeft niet, dan wel niet voldoende concreet en niet onderbouwd, gesteld dat ten aanzien van de door Kruidvat bedoelde waren in de klassen 3, 5, 16 en 25 aan alle in die bepaling genoemde vereisten is voldaan om de verlangde bescherming tegen het gebruik voor die waren te kunnen inroepen. In het bijzonder heeft C&A niet concreet gesteld en onderbouwd dat Kruidvat ten aanzien van de waren in de door Kruidvat genoemde klassen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het woordmerk van C&A. Derhalve zal het gevorderde gebruiksverbod met in achtneming van hetgeen hier is overwogen worden toegewezen in na te melden zin, onder afwijzing van het overige. De stelling van Kruidvat dat C&A bij toewijzing van deze vordering geen belang heeft omdat zij reeds aan het door de voorzieningenrechter uitgesproken gebruiksverbod heeft voldaan, wordt gepasseerd. Dat maakt immers niet dat C&A bij toewijzing van deze vordering in de onderhavige bodemzaak geen belang heeft.

Deze vordering voor wat betreft de registratie van het merk “Kruidvat Babyclub” kan aldus niet verder strekken dan voor waren uit klasse 25 en zal in zoverre worden toegewezen. De doorhaling van het merk als gevolg daarvan zal worden bevolen als na te melden.

Kruidvat heeft voldoende gesteld om van C&A een gemotiveerd verweer te mogen verwachten aangaande de wijze waarop zij sinds 1999 van het onderhavige beeldmerk gebruik maakt. Te meer nu C&A niet heeft weersproken dat zij sinds 1999 alleen nog van het nieuwe logo met vogeltje gebruik maakt. C&A heeft niet echter meer gedaan dan in algemene termen betogen dat sprake is van instandhoudend gebruik van haar beeldmerk. Een nadere onderbouwing van dit standpunt lag op haar weg, nu de juistheid van dit standpunt, mede in het licht van de gemotiveerde stellingen van het tegendeel van Kruidvat, niet zonder meer voor zich spreekt. Immers, op het oog is de vormgeving van het beeldmerk met veiligheidsspeld een geheel andere dan het logo met het vogeltje.

De rechtbank beschikt ten aanzien van het ingeschreven beeldmerk over een afdruk in zwart-wit, waarop het woord “Babyclub” te zien is met rechts daarnaast afgebeeld een veiligheidsspeld, waarvan de knop de vorm van een hartje heeft. Het logo met het vogeltje geeft een rood gestileerd vogeltje te zien met daarboven, in een van het gedeponeerde beeldmerk afwijkend lettertype, het woord “baby” en meteen onder het vogeltje het woord “club”, met daar weer onder in kleinere letters “with care from C&A”. Dat dit instandhoudend is voor het beeldmerk zoals ingeschreven, in die zin dat sprake is van gebruik in een afwijkende vorm op onderdelen zonder dat het onderscheidend kenmerk van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven wordt gewijzigd, valt niet zonder meer in te zien en behoefde een nadere uitleg van C&A, die achterwege is gebleven. Hetzelfde geldt voor het enkele gebruik van het afzonderlijk ingeschreven, in conventie aan de orde zijnde, woordmerk “Babyclub” van C&A.

Nu kennelijk tussen partijen geen punt van geschil is dat Kruidvat als belanghebbende geldt in de zin van artikel 14C, BMW en de vordering van Kruidvat onvoldoende gemotiveerd is weersproken, zal de rechtbank deze vordering van Kruidvat toewijzen. De rechtbank merkt ten overvloede op dat zij, gelet op de uitkomst van de zaak in conventie alsmede op van de overige vorderingen in reconventie, niet onmiddellijk inziet welk belang Kruidvat bij de onderhavige vervallenverklaring en doorhaling van het beeldmerk van C&A daadwerkelijk heeft, nu het Kruidvat immers niet vrijstaat het woord “Babyclub” te gebruiken voor kleding en soortgelijke waren als in conventie geoordeeld. Lees het vonnis hier.

Allereerst stelt de rechtbank vast dat Sara Lee er (terecht) geen bezwaar tegen heeft dat Capriole in haar reclame-uitingen en op haar websites melding maakt van het feit dat Capriole producten van Sara Lee in haar assortiment in haar assortiment heeft en ook niet tegen de wijze waarop Capriole dit doet. Vervolgens oordeelt de rechtbank: "Het gebruik van het merk Douwe Egberts door Capriole voor en in de gesponsorde hyperlinks en metatags, waartegen de bezwaren van Sara Lee zich uitsluitend richten, is evenwel niet wezenlijk verschillend van de overige wijzen waarop Capriole informatie verstrekt over en reclame maakt voor producten van Douwe Egberts en voor het leveren van die producten door de eigen onderneming". De websites van Capriole worden op deze manier slechts eerder bereikt dan anders het geval zou zijn, en “daarmee is echter alles ook wel gezegd.

Voorts stelt de rechtbank: "Capriole maakt gebruik van de mogelijkheden die het internet biedt om hoog op de resultatenpagina's te komen en daardoor de kans te vergroten dat de eigen website wordt bezocht. Dat is, zonder bijkomende omstandigheden waarvan in dit geval niet is gebleken, ten opzichte van anderen die die mogelijkheden niet wensen te benutten niet als misbruik te kwalificeren."

De rechtbank is daarnaast van mening dat Capriole het merk niet zonder geldige reden gebruikt in de zin van artikel 13A lid 1 onder d BMW. Het feit dat er ook producten van andere leveranciers op de website van Capriole worden aangeboden doet daaraan niet af.

Tenslotte stelt dat de rechtbank dat van onrechtmatig handelen van Capriole geen sprak is. "Door Sara Lee/DE is in ieder geval vooralsnog onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het gewraakte handelen van Capriole dient te worden aangemerkt als misleiding, afleiden, aanleunen of profiteren van het bedrijfsdebiet van een ander." Lees het vonnis hier  (met dank aan Theo Bosboom, Dirkzwager advocaten & notarissen).

De rechtbank verwerp het  betoog van GTI en DTI dat Lastminuteturkije.nl inbreuk maakt op het merk ‘SKY Airlines’, aangezien dit merk nog niet in ingeschreven. Verwarringsgevaar tussen www.skyairlines.nl en ‘german sky airlines’’ is daarnaast gering, omdat veel ondernemingen in deze branche zich bedienen van de, daardoor weinig onderscheidende, combinatie sky en airlines en ook het bestanddeel german in het merk bepaald geen ondergeschikte rol speelt. 

Beroep op artikel 5 Handelsnaamwet faalt eveneens. Het valt zeker niet uit te sluiten dat GTI en DTI oudere rechten op de handelsnaam hebben, maar uitsluitsel daarover vergt een nader onderzoek naar de feiten waartoe dit kort geding zich niet leent.  Lees het vonnis hier (met dank aan Till Kolle, Heitmann · von Meding).

Deze omstandigheid is bijgevolg niet relevant voor de beoordeling of dat begripsmatige verschil kan opwegen tegen de visuele en fonetische gelijkenissen tussen de betrokken tekens. Bovendien moet het belang van eventuele visuele, fonetische of begripsmatige verschillen tussen twee merken worden beoordeeld met inachtneming van de categorie van de waren waarop het merk betrekking heeft, en van de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht (Lloyd). Bijgevolg is de betekenis die de naam van een beroemd persoon los van deze waren kan hebben, niet relevant voor deze beoordeling. Het Gerecht heeft derhalve ten onrechte op basis van deze betekenis geconcludeerd dat de tussen de betrokken tekens vastgestelde visuele en fonetische gelijkenissen worden geneutraliseerd, zonder daarbij rekening te houden met de categorie van de waren en met de marktsituatie.

Het Hof gaat met het Gerecht mee en stelt dat "wanneer ten minste een van de twee betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, die dit publiek dus onmiddellijk kan begrijpen, de tussen deze tekens vastgestelde begripsmatige verschillen kunnen opwegen tegen de visuele en fonetische gelijkenissen ervan."

"Daarna heeft het Gerecht zich uitgesproken over de door deze tekens opgeroepen totaalindruk en, na een feitelijke beoordeling geconcludeerd dat het in casu bijzonder uitgesproken en voor de hand liggende begripsmatige verschil opwoog tegen de visuele en fonetische gelijkenissen. Daarbij heeft het Gerecht bij zijn globale beoordeling van het verwarringsgevaar met name rekening gehouden met de bijzonder grote mate van oplettendheid van het relevante publiek bij de aankoop van waren zoals personenauto’s."

"Aldus is het Gerecht in punt 62 van het bestreden arrest, pas na onderzoek van verscheidene elementen op basis waarvan het het verwarringsgevaar globaal heeft kunnen beoordelen, tot de slotsom gekomen dat de mate van overeenstemming van de betrokken merken onvoldoende groot is om te concluderen dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, zodat er geen gevaar van verwarring bestaat.

Voor het overige behoeft slechts te worden opgemerkt dat waar rekwiranten stellen dat het Gerecht bij zijn beoordeling van de overeenstemming van de betrokken tekens geen acht heeft geslagen op de categorie van betrokken waren, zij het bestreden arrest verkeerd lezen. Blijkens de punten 55 en 57 van dat arrest heeft het Gerecht, eveneens na feitelijke beoordelingen die het Hof in het kader van een hogere voorziening niet mag toetsen, immers geoordeeld dat wanneer het relevante publiek wordt geconfronteerd met het woordteken PICASSO, het daarin onvermijdelijk een verwijzing naar de schilder ziet, en dat, gelet op het feit dat deze schilder bij dat publiek bekend is, deze bijzonder nadrukkelijke begripsmatige verwijzing de pregnantie van dit teken als merk – naast andere – voor personenwagens grotendeels kan temperen." Hieruit volgt dat het eerste onderdeel van het middel ongegrond is.

Verder stelt Picasso dat het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft toegepast door te oordelen dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in het kader van een oppositieprocedure tegen een inschrijvingsaanvraag rekening dient te worden gehouden met de mate van oplettendheid van de gemiddelde consument wanneer hij zijn keuze tussen verschillende waren of diensten voorbereidt of maakt. Volgens rekwiranten is deze uitlegging te restrictief, aangezien ze voorbijgaat aan de regel die het Hof in punt 57 van het reeds aangehaalde arrest Arsenal Football Club heeft geformuleerd, namelijk dat het merk niet alleen tegen eventuele verwarring op het tijdstip van aankoop van de betrokken waar, maar ook tegen eventuele verwarring ervoor of erna moet worden beschermd.

Het Hof oordeelt: "Bijgevolg heeft het Gerecht in punt 59 van het bestreden arrest terecht geoordeeld dat bij de in artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bedoelde beoordeling van een eventueel gevaar van verwarring van merken voor personenauto’s rekening dient te worden gehouden met het feit dat, gelet op de aard van de betrokken waren en met name op de prijs en de sterk technologische aard ervan, de mate van oplettendheid van het relevante publiek bij de aankoop van dergelijke waren bijzonder groot is.

Zodra feitelijk is aangetoond dat de gemiddelde consument een bepaalde waar wegens de objectieve eigenschappen ervan pas na een bijzonder aandachtig onderzoek aankoopt, dient immers rechtens ermee rekening te worden gehouden dat hierdoor het gevaar van verwarring van de merken voor dergelijke waren kleiner kan worden op het beslissende moment waarop de consument tussen deze waren en merken kiest.

Met betrekking tot het feit dat het relevante publiek dergelijke waren en de daarop betrekking hebbende merken ook kan waarnemen los van de aankoop ervan en, in voorkomend geval, in deze situaties minder oplettend kan zijn, heeft het Gerecht [...] eveneens terecht opgemerkt dat deze mogelijkheid niet in de weg staat aan de inaanmerkingneming van de bijzonder grote mate van oplettendheid van de gemiddelde consument wanneer hij zijn keuze tussen verschillende waren van de betrokken categorie voorbereidt en maakt."

De hogere voorziening wordt afgewezen. Lees hier het arrest.