Merkenrecht  

Gerecht EU 20 oktober 2011 zaak T-238/10 (Staphanie Scatizza tegen OHIM / Manuel Jacinto Lda)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerken. Oppositieprocedure. Aanvraag voor Gemeenschapsbeeldmerk Horse Couture tegenover ouder Portugees beeldmerk HORSE (beiden voor ´lederwaren en zadels´. Relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar en overeenstemmende tekens. Visuele element is niet, ook niet tussen beeldmerken, bepalend. In dit geval echter, gezien dat de goederen gewoonlijk worden gekocht 'op zicht;, maakt visuele aspect van groter belang in algehele onderzoek naar verwarringsgevaar. Er is dus wel verwarringsgevaar te duchten.

46. The argument that the visual aspect of the comparison is decisive must be rejected. Admittedly, according to settled case‑law, in the context of the overall assessment of the likelihood of confusion, the visual, phonetic or conceptual aspects of the signs at issue do not always have the same weight and it is appropriate then to examine the objective conditions under which the marks may be present on the market (...). Thus, if the goods covered by a given mark are sold only on oral request, the phonetic aspects of the sign in question are bound to have greater significance for the relevant public than the visual aspects (...). By contrast, the degree of phonetic similarity between two marks is of less importance in the case of goods which are marketed in such a way that the relevant public, when making a purchase, usually perceives visually the mark designating those goods (...).

47      However, in the present case, even if it is assumed that the goods concerned are habitually bought ‘on sight’ and that the visual aspect is, as a result, of greater importance in the overall assessment of the likelihood of confusion, such a finding would still be fully justified because, as was noted in paragraph 32 above, the marks at issue indeed also display a degree of visual similarity. In any event, it must be held that the degree of similarity between the marks at issue is such (see paragraph 43 above) as to lead to the conclusion that a likelihood of confusion exists irrespective of whether or not the visual aspect is more important than the other aspects.

48      Indeed, the visual differences between the marks at issue are offset by the fact that the marks are conceptually identical and phonetically similar, and also by the identity or similarity of the goods concerned. Therefore, the differences between the marks are not sufficient to remove a likelihood of confusion in the minds of the relevant public.

Gerecht EU 20 oktober 2011 zaak T-214/09 (COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH tegen OHIM/El Corte Inglés)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag uitbreiding van internationale registratie van gemeenschapswoordmerk "COR". Ouder gemeenschapswoordmerk CADENACOR, relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar en overeenstemmende tekens voor soorgelijke goederen. Verwarringsgevaar kan niet abstract worden getoetst, maar wordt bezien in de context van de algehele analyse. Overeenstemmend 'fanciful word' cor en woordelement cadena geeft geen onderscheidend vermogen. Afwijzing van de klacht, oppositie toegewezen.

68      It should also be pointed out that the likelihood of confusion cannot be determined in the abstract, but must be assessed in the context of an overall analysis that takes into consideration all of the relevant factors of the case in question, especially the nature of the goods and services at issue, marketing methods, whether the public’s level of attention is higher or lower and the habits of that public in the sector concerned (judgment of 17 February 2011 in Case T-385/09 Annco v OHIM – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), not yet published in the ECR, paragraph 50).

69      In the present case, the Board of Appeal found, at paragraph 33 of the contested decision, first, that the goods were partly identical and partly similar and, second, that the signs coincided in the fanciful word ‘cor’ and that the word element ‘cadena’ could not serve to distinguish between the signs, even for an attentive consumer. The Board of Appeal held, therefore, at paragraph 34 of the contested decision, that there was a likelihood of confusion between the two signs.

Curia: Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het internationale woordmerk „COR” voor waren van de klassen 20 en 27 die overeenkomstig het Protocol van Madrid een verzoek om territoriale uitbreiding tot de Europese Gemeenschap heeft ingediend, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 376/2008-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 4 maart 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de bescherming van het communautaire merkensysteem wordt geweigerd in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „CADENACOR” voor waren van klasse 20

Gerecht EU 20 oktober 2011, zaak T-189/09 (Poloplats tegen OHIM/Polypipe Building Products(P))

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieproceduren tegen aanvraag gemeenschapsbeeldmerk "P" door houder gemeenschapsbeeldmek "P" en "P POLYPIPE". Relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar vanwege gelijkheid van tekens. De gestileerde {p} impliceert een auditieve gelijkheid, maar het woordelement polypipe haalt overeenstemming weg, hier heeft OHIM fout gemaakt. Maar die fouten zijn niet genoeg om beslissing te vernietigen (r.o. 85). Gerecht wijst klacht af.

77 Auch wenn das Wortelement „polypipe“ den Grad klanglicher Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen vermindert, ist der klangliche Unterschied, den dieses Element begründet, daher nicht geeignet, die klangliche Identität der angemeldeten Marke und des dominierenden Bestandteils der älteren Marke Nr. 2685691 derart in Frage zu stellen, dass ein in klanglicher Hinsicht sehr unterschiedlicher Gesamteindruck der beiden einander gegenüberstehenden Marken entstünde.

78 Der gemeinsame Bildbestandteil, der ein stilisiertes „p“ darstellt, impliziert somit eine gewisse klangliche Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen.

85 Es ist festzustellen, dass die Fehler, die die Beschwerdekammer beim Vergleich der Marken in begrifflicher Hinsicht und beim klanglichen Vergleich dadurch begangen hat, dass sie die einander gegenüberstehenden Zeichen als identisch angesehen hat, nicht genügen, um die angefochtene Entscheidung aufzuheben, weil die Zeichenähnlichkeit nur einer der Umstände ist, die bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind. Es ist daher zu prüfen, ob bei bildlicher und klanglicher Zeichenähnlichkeit das Bestehen von Verwechslungsgefahr festgestellt werden kann (vgl. entsprechend Urteil des Gerichts vom 16. Mai 2007, Trek Bicycle/HABM – Audi [ALLTREK], T‑158/05, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 75).

Curia: Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het beeldmerk „P” voor waren en diensten van de klassen 6, 11, 17, 19 en 42 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 80/2008-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 25 februari 2009 houdende gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie die door de houder van de gemeenschapsbeeldmerken „P” en „P POLYPIPE” voor waren van de klassen 6, 11, 17, 19 en 20 is ingesteld

HvJ EU 20 oktober 2011, gevoegde zaken C-344/10 P C-345/10 P (Freixenet SA tegen OHIM)

In navolging van IEF 2698 (GvEA)

Merkenrecht. Vormmerk. Hogere voorzieningen. Aanvragen tot inschrijving van gemeenschapsmerken die een witte gematteerde fles en een zwarte gematteerde fles afbeelden. Weigering van inschrijving vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen. Zowel Gerecht EU als Kamer van Beroep OHIM hebben blijk gegeven van een onjuist rechtsopvatting dat "de verschijningsvorm niet de functie van merk vervult, maar het etiket wel" en geen verder onderzoek te doen naar significante afwijking van de norm waardoor onderscheidend vermogen kan worden vastgesteld, immers geen enkele fles wordt verkocht zonder etiket. HvJ EU vernietig beslissingen van Gerecht EU en OHIM en doet zelf de zaak af.

In citaten:

50 In plaats van na te gaan of de aangevraagde merken op significante wijze afweken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, heeft het Gerecht zich er immers toe beperkt om in algemene termen vast te stellen in respectievelijk de punten 79 et 78 van de arresten T‑109/08 en T‑110/08 dat, aangezien geen enkele fles zonder etiket of vergelijkbare vermelding wordt verkocht, enkel dit woordelement het mogelijk maakt om de herkomst van de betrokken mousserende wijn vast te stellen, zodat de kleur en de mattering van het glas van de fles voor de mousserende wijn niet „als merk konden functioneren” wat het relevante publiek betreft, wanneer zij niet in combinatie met een woordelement werden gebruikt.

54 Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, tweede volzin, van het Statuut van het Hof van Justitie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht zelf de zaak afdoen wanneer deze in staat van wijzen is. Dit is in de onderhavige zaak het geval.

55 De vorderingen die Freixenet bij het Gerecht heeft ingesteld, strekkende tot vernietiging van de litigieuze beslissingen en gesteund op schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, moeten worden toegewezen om de redenen die in de punten 45 tot en met 52 van het onderhavige arrest zijn uiteengezet. De kamer van beroep van het BHIM heeft immers blijk gegeven van dezelfde onjuiste rechtsopvatting als het Gerecht door in respectievelijk de punten 34 en 37 en 31 en 34 van de beslissingen van 30 oktober en van 20 november 2007 te oordelen dat „de verschijningsvorm niet de functie van merk vervult, maar het etiket wel”, en door niet te onderzoeken of de aangevraagde merken niet zodanig significant afweken van de norm of van wat gangbaar was in de sector dat zij onderscheidend vermogen bezaten.

56 In die omstandigheden moeten de litigieuze beslissingen worden vernietigd, zonder dat de overige middelen die door Freixenet in het kader van haar beroepen bij het Gerecht zijn aangevoerd behoeven te worden onderzocht.

HvJ EU 30 september 2011 zaak C-541/10 P (Quinta do Portal SA tegen OHIM/Vallegre, Vinhos do Porta SA) - computervertaling

Hogere voorziening na Gerecht EU (sept 2010). Gemeenschapsmerk. Verordening (EG) nr. 207/2009 - Artikel 8, paragraaf 1 b) - de communautaire woordmerk PORTO ALEGRE. Ouder nationaal woordmerk VISTA ALEGRE. Relatieve weigeringsgrond. Verwarringsgevaar: nietigverklaring van het merk. Beroep van Quinta do Portal wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Bovendien is de term alegre geplaatst aan het einde van elk van de twee merken kan niet worden beschouwd als dominerend bestanddeel en dat de combinatie "port" en "alegre" samen logisch en conceptueel.

42      Or, il est constant que, par ses arguments relatifs à l’absence de similitude des marques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la requérante se borne à contester l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le Tribunal, sans qu’aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve soit alléguée.

43      Par ailleurs, ayant déjà fait valoir devant le Tribunal, d’une part, que le terme «alegre», placé à la fin de chacune de ces deux marques en conflit, ne revêtait pas de caractère distinctif et ne pouvait pas être considéré comme l’élément dominant des marques en cause et, d’autre part, que le caractère distinctif de la marque communautaire découlerait de la combinaison des deux termes «porto» et «alegre», qui formeraient ensemble une unité logique et conceptuelle propre, Quinta do Portal se limite, dans le cadre du pourvoi, à réitérer les arguments qu’elle avait présentés devant le Tribunal, sans indiquer les raisons pour lesquelles celui-ci aurait commis une erreur de droit en les écartant pour les motifs repris aux points 27 à 29 de l’arrêt attaqué.

44      De même, lorsqu’elle reproche au Tribunal de n’avoir pas pris en compte la circonstance qu’aucune desdites marques ne revêt les caractéristiques d’une marque notoirement connue ou de renommée et donc d’une marque forte, Quinta do Portal se borne à répéter les arguments présentés dans sa requête en première instance et n’identifie pas les erreurs de droit que le Tribunal aurait commises en rejetant lesdits arguments par les motifs énoncés au point 31 de l’arrêt attaqué.

45      Partant, il y a lieu de déclarer le moyen unique invoqué par Quinta do Portal manifestement irrecevable.

Rechtbank Rotterdam 19 oktober 2011 KG ZA 11-836 (Entertain Dinnerware B.V. tegen Honda Motor Co. Ltd)

Met dank aan Ady van Nieuwenhuizen, Ploum Lodder Princen www.plp.nl.

Merkenrecht. Verwijdering van stickers.

Honda is houdster van Gemeenschapswoord en beeldmerken GX en POWERED by HONDA. Entertain verhandelt een partij van 575 generatoren met op de verpakking GX390 en in handleiding POWERED BY GX390.

Verzoek van Entertain tot opheffing van het beslag op 575 generatoren is afgewezen (r.o. 5.2). Tevens is het verzoek tot verwijderen van de stickers met het GX-merk van Honda en type aanduiding 390 en het retourzenden van de generatoren naar China eveneens afgewezen. Bij dit alles voert Honda ook aan dat uit laboratoriumonderzoek de namaakaggregaten een gevaar voor volksgezondheid opleveren en onveilig zijn. Honda heeft recht en belang bij handhaving van het gelegd beslag.

Proceskosten ex 1019h Rv gevorderd, toegewezen volgens indicatietarieven in IE-zaken: ad €560 vastrecht en €6.000 salaris advocaat

5.3. Dat sprake is van een inbreuk op de Gemeenschapsmerken van Entertain betekent voorts dat sprake is van namaakgoederen in de zin van artikel 2 lid 1 sub a onder i) van de Verordeing (EG) 1383/2003. Op grond van deze verordening heeft Honda het recht de douaneautoriteiten te verzoeken om op te treden tegen deze namaakproducten. Vooralsnog valt niet in te zien dat Honda er in dat verband genoegen mee dient te nemen dat de stickers met de aanduiding "GX390" worden verwijderd en de verpakkingen en handleidingen worden vernietigd, ook niet indien Entertain de aggregaten vervolgens terugstuurt naar de leverancier in China. Het doel van de Verordening (EG) 1983/2003 is - kort gezegd - het uit de handel brengen van (onder meer) namaakproducten. 
(...)
Met dit doel zou niet stroken dat goederen, die in eerste instantie aangemerkt zijn als "namaak", nadien onder verwijdering van de inbreukmakende aanduidingen, alsnog in het verkeer zouden mogen worden gebracht. Dat zal er immers niet toe leiden dat de illegale activiteiten bestaand in het namaken van goederen een halt wordt toegeroepen. Niet uit te sluiten valt, zoals Honda heeft aangevoerd, dat de stickers met daarop de inbreukmakende aanduiding na vrijgave weer worden teruggeplakt. Honda hoeft evenmin genoegen te nemen met terugzending van de aggregaten naar China na verwijdering van de inbreukmakende aanduiding.

Evenmin valt uit te sluiten dat getracht zal worden om de aggregaten alsnog op de Europese markt te brengen. Bij dit alles komt nog dat Honda heeft aangevoerd dat de aggregaten van Entertain een potentieel gevaar voor de volksgezondheid opleveren en onveilig zijn. Honda is tot die conclusie gekomen na bestudering van de aggregaten en vergelijking daarvan met de namaakaggregaten waarnaar eerder laboratoriumonderzoek is uitgevoerd en welke onveilig bleken. Vooralsnog valt niet uit te sluiten dat de veronderstelling van Honda dat de aggregaten onveilig zijn juist is. Ook om die reden heeft Honda belang bij het handhaven van het beslag op de namaakgoederen.

5.4. Nu Honda recht en belang heeft bij handhaving van het gelegd beslag, zal de vordering van Entertain tot opheffing van het beslag worden afgewezen. Of het uiteindelijk tot vernietiging van de aggregaten moeten komen, zal in een bodemprocedure moeten worden beslist.

Gerecht EU 18 oktober 2011, zaak T-304/10 (dm-drogerie markt GmbH tegen OHIM / Semtee)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag van gemeenschapsbeeldmerk Caldea op grond van ouder internationaal woordmerk BALEA. Relatieve weigeringsgrond: geen verwarringsgevaar tussen schoonheidsproducten die (ondanks lage prijzen) met de grootste zorg worden uitgezocht. Zogenaamde verlaagde oplettendheid van het relevante publiek wordt afgewezen. Oppositie afgewezen.

Curia: Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het internationale woordmerk „BALEA”, voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 8, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 899/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 29 april 2010, houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie die door verzoekster is ingesteld tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk bevattende het woordbestanddeel „caldea”, voor waren en diensten van de klassen 3, 35, 37, 42, 44 en 45

70 As for the applicant’s arguments alleging a so-called low degree of attention of the relevant public and based on the method of distribution of the goods at issue, these have already been rejected at paragraphs 57 and 58 above.

57 However, that is not the case here, contrary to the applicant’s assertion concerning the ostensible marketing of the goods in question in a drugstore. As OHIM correctly points out, since those goods are not pharmaceutical products but beauty care products, they are usually sold side-by-side in drugstores, supermarkets, department stores and retail outlets. Consequently, the applicant’s assertion that consumers do not have the possibility to see the signs side-by-side is factually inaccurate. That has the effect of limiting yet further the significance of the low phonetic similarity found between the signs at issue, as the public will perceive the mark above all in visual terms (Case T‑292/01 Phillips-Van Heusen v OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) [2003] ECR II‑4335, paragraph 55). [red. arcering]

58 In addition, it should be noted, in response to the applicant’s argument that the goods in question are not very expensive, that consumers tend, on the contrary, to be attentive in the acquisition of body care products, on grounds of aesthetic considerations or personal preferences, sensitivity, allergies, type of skin and hair and so forth, as well as the expected effect of the products. It is, therefore, unlikely that those consumers would leave purchase choice to the vagaries of an ‘imperfect recollection’. On the contrary, it is far more probable that considerable care will be taken in acquiring the goods in question.

59      Accordingly, in view of the fact, first, that the signs at issue are visually and conceptually different, second, that the significance of those differences is further increased by the dominance of the visual perception of the signs at issue by the average consumer, who tends to be attentive, and third, that there exists only a low degree of phonetic similarity, the Court finds that the Board of Appeal did not err in concluding, at paragraph 22 of the contested decision, that the signs at issue were globally dissimilar.

62      The overall likelihood of confusion would, moreover, be increased by the fact that the goods in question are not very expensive and are therefore most often bought quickly and without a great deal of attention.

63      Furthermore, it should be taken into account that, during the sale of those goods in a drugstore, consumers are not generally faced with the two marks one beside the other, but have only one of them in memory.

Gerecht EU 18 oktober 2011, Zaak T-449/08 (SLV Elektronik GmbH tegen OHIM/Angel Jiménex Muñoz)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag van gemeenschapsbeeldmerk LINE op basis van ouder Spaans woord- en beeldmerk LINE. Gedeeltelijk weigering van inschrijving, relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar. Beslissing wordt vernietigd voor wat betreft niet-inschrijving in klasse 11 (lampen, verlichting, elektrisch licht).

Curia: Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk „LINE” voor waren van klasse 11, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 759/2007-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 juli 2008 houdende gedeeltelijke vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van de nationale woord- en beeldmerken „Line” voor waren en diensten van de klassen 9, 35, 37 en 38.

36 À la lumière de cette jurisprudence, il n’est pas contesté, en l’occurrence, que la nature des produits est différente de celle des services en cause, ainsi que l’a déjà relevé la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée. L’OHMI renvoie dans ce contexte au caractère fongible des produits visés par la marque demandée et au caractère non fongible des services offerts par l’opposant [arrêts du Tribunal du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T‑116/06, Rec. p. II‑2455, point 47, et du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, non encore publié au Recueil, point 34].

53 Il ressort de tout ce qui précède que le moyen unique doit être accueilli en ce que la chambre de recours a commis des erreurs de droit, d’une part, en considérant que le public pertinent est constitué uniquement des consommateurs espagnols moyens au lieu du public spécialisé, destinataire des services pour lesquels la marque espagnole antérieure est enregistrée, et, d’autre part, en méconnaissant l’absence de similitude entre les produits de la marque demandée et les services de la marque espagnole antérieure.

54 Par voie de conséquence, la décision attaquée est entachée d’illégalité et doit être annulée sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le grief de l’absence de similitude entre les signes figuratifs en cause.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage 17 oktober 2011, KG ZA 11-1043 (Zumba Fitness LLC tegen X c.s.)

Merkrecht, handelsnaamrecht, domeinnaamrecht en auteursrecht. Zumba Fitness houdt zicht sinds 2001 bezig met ontwikkeling van fitnessprogramma's onder het merk ZUMBA. Zij heeft een netwerk van regionale contactpersonen. Daar maakte X deel van uit (ZIN-ovk) tot juni 2010, op dit moment biedt X c.s. een soortgelijk fitnessprogramma aan onder de naam LABOOCA.

De ZIN-overeenkomst is per 19 augustus 2011 rechtsgeldig beëindigd. Toestemming om het teken ZUMBA in handelsnamen te gebruiken vervalt daarmee, ook dat er lessen worden gegeven door personen die zijn aangesloten bij ZIN, maakt nog niet dat X c.s. het teken ZUMBA daarmee mag voeren. Handelsnaam moet worden uitgeschreven.

Domeinnamen met het teken ZUMBA moet o.g.v. Beneluxmerk worden gestaakt, ook het merk als metatag op de websites waarover X c.s. zeggenschap heeft. 

Auteursrecht op muziek en choreografie wordt afgewezen omdat onvoldoende duidelijk is wat wordt geclaimd, ook getuigenverklaring en een "interview" is onvoldoende. Rectificatie op website en sociale media profielen wordt afgewezen. Vernietiging is naar zijn aard een onomkeerbare maatregel en in beginsel wordt dit niet toegewezen zolang inbreuk niet is vastgesteld in een bodemprocedure. Opgave winst behaald op evenementen dient niet te worden overlegd. Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv ad €16.809,31, X c.s. wordt veroordeeld.

Handelsnaam 
4.7. Het feit dat in de sportschool van [X c.s.] lessen worden gegeven door personen die wel nog zijn aangesloten bij het ZIN en die dus nog wel van de merken gebruik kunnen maken, kan niet leiden tot een ander oordeel. De merken worden immers niet (alleen) gebruikt door die ZIN-leden, maar (ook) door [X c.s.], die zelf inmiddels geen licentie meer heeft. Onder omstandigheden zou [X c.s.] wel een beroep kunnen doen op de artikelen 2.23 lid 1 sub b BVIE en 12 sub b GMVo voor zover hij de ZUMBA-merken gebruikt als aanduiding van de Zumba-lessen die ZIN-leden in zijn sportschool geven. Ervan uitgaande dat [X c.s.] heeft bedoeld een beroep op die bepaling te doen, kan dat niet slagen omdat het opnemen van de ZUMBA-merken in de handelsnamen in dit geval naar voorlopig oordeel niet in overeenstemming is met de eerlijke handelsgebruiken in de zin van die bepalingen. Het opnemen van de ZUMBA-merken in de handelsnamen wekt naar voorlopig oordeel namelijk de – onjuiste – indruk dat er nog steeds een economisch verband bestaat tussen [X c.s.] en Zumba Fitness. Daar komt bij dat [X c.s.] niet alleen de ZUMBA-lessen van de ZIN-leden aanbiedt, maar ook andere fitnessprogramma’s zoals het LABOOCA programma. Voorshands is aannemelijk dat het publiek een verband zal leggen tussen de handelsnamen en alle diensten die [X c.s.] aanbiedt en dus ten onrechte zal kunnen denken dat ook die andere programma’s met toestemming van Zumba Fitness worden aangeboden.

4.9. Het feit dat [X c.s.] zelf veel heeft geïnvesteerd in de bekendheid en populariteit van het ZUMBA-merk, kan ook niet leiden tot een ander resultaat. Dat feit impliceert niet dat [X c.s.] het merk in zijn handelsnamen mag blijven gebruiken na beëindiging van de samenwerking.

Domeinnamen
4.10. Zumba Fitness kan zich naar voorlopig oordeel, in ieder geval op grond van het Beneluxmerk, verzetten tegen het gebruik van het teken “zumba” in domeinnamen die automatisch doorverwijzen naar de website van [X c.s.] onder de domeinnaam www.[X].com. Daarbij kan in het midden blijven of dat gebruik moet worden gekwalificeerd als het gebruik voor waren en diensten in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE of als gebruik anders dan ter onderscheiding van waren en diensten in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. In beide gevallen is sprake van een inbreuk omdat [X c.s.] niet steekhoudend heeft bestreden dat het merk bekend is en dat [X c.s.] door het gebruik van het teken, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk. Voor zover [X c.s.] de verweren die hij naar voren heeft gebracht in de discussie over de handelsnamen (onderscheidend vermogen, oudere gebruik, de ZIN-leden en eigen investeringen) ook in dit verband heeft willen voeren, moeten die ook in dit kader op de genoemde gronden worden verworpen.

Overig 
4.13. [X c.s.] heeft verklaard dat hij (i) het gebruik van het teken “zumba” als metatag op zijn website zal staken, (ii) het gebruik van het teken “ZES” in zijn handelsnamen heeft gestaakt en (iii) het teken “Zumba” niet op zodanig wijze op zijn profiel bij sociale media zoals Hyves, Linkedin en Facebook zal gebruiken dat de indruk ontstaat dat hij nog altijd samenwerkt met Zumba Fitness. Hij heeft ook niet steekhoudend weersproken hij tot een en ander verplicht is. Dat brengt mee dat de daarop gerichte vorderingen toewijsbaar zijn. Zumba Fitness houdt ondanks de verklaring spoedeisend belang bij die vorderingen omdat [X c.s.] de verklaring pas op de zitting naar voren heeft gebracht en die niet wordt ondersteund door een boete. Voor de duidelijkheid merkt de voorzieningenrechter hierbij op dat ervan uitgegaan moet worden dat de tekst op de door [X c.s.] ter zitting overlegde uitdraai van zijn homepage aan de eisen voldoet omdat daarin wordt gemeld “nowadays, [X] stepped away from Zumba […]”. Naar voorlopig oordeel wordt daarmee voldoende duidelijk gemaakt dat de samenwerking is beëindigd Inbreuk auteursrechten

4.14. Het gevorderde verbod op inbreuk op auteursrecht op muziek en choreografie moet worden afgewezen. Zumba Fitness heeft namelijk onvoldoende duidelijk gemaakt op welke muziek en choreografie zij auteursrechten claimt. Zumba Fitness stelt deze muziek en choreografie te verspreiden op CD en DVD. Zumba Fitness heeft die CD’s en DVD’s echter niet overgelegd en heeft de geclaimde muziek en choreografie ook niet op een andere wijze gespecificeerd. De voorzieningenrechter kan zich dus geen oordeel vormen over de vraag of de muziek en choreografie in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming ([X c.s.] bestrijdt dat) en of en in hoeverre [X c.s.] die muziek en choreografie op dit moment nog gebruikt in zijn lessen ([X c.s.] stelt een nieuw programma te hebben ontwikkeld). De enige onderbouwing die Zumba Fitness heeft gegeven van de gestelde inbreuk is een “interview” dat een door haar ingeschakelde rapporteur zou hebben gehouden met een anonieme getuige (productie 27 van Zumba Fitness). Daargelaten dat de getuige verklaart dat zij de choreografie heeft ervaren als een mix van “Zumba” en anderen stijlen zoals ThaiBo (en dus in ieder geval niet als identiek aan een Zumba-choreografie), is dat enkele interview onvoldoende om een inbreuk te kunnen aannemen

5.1. beveelt [X c.s.] binnen twee dagen na betekening van dit vonnis ieder inbreukmakend gebruik van de ZUMBA-merken of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, waarbij onder inbreukmakend gebruik van – in ieder geval – het Beneluxmerk mede wordt verstaan:
- het gebruik van de domeinnaam www.zumbaholland.com;
- het gebruik van het merk als metatag op de website [X].com of enige andere website waarover [X c.s.] de zeggenschap heeft; 
- het registreren en geregistreerd houden en gebruiken van een met het merk overeenstemmende handelsnaam; 
- het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken op posters in de sportschool, in promotiemateriaal, op lesroosters en op inschrijfformulieren, tenzij het publiek duidelijk wordt gemaakt dat het merk uitsluitend verwijst naar de Zumba-lessen van een instructeur die is aangesloten bij het ZIN; 
- het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken binnen sociale media, zoals Hyves, Linkedin en Facebook voor zover door dit gebruik bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er (nog steeds) een economische band bestaat tussen [X c.s.] en Zumba Fitness;

Op andere blogs:
DomJur 2012-826

Rechtbank Arnhem 12 oktober 2011, LJN BT8376 (Wibro Holland v.o.f. tegen gedaagde B.V.)

In navolging van IEF 9063. Merkenrecht. Doorhaling vanwege niet-gebruik afgewezen. Rechtspraak.nl "Beroep op verval van het knipogend 'smiley'-beeldmerk door niet-gebruik faalt. De vordering strekkende tot doorhaling van dit bij het Benelux-merkenbureau onder nr. 0723630 geregistreerde beeldmerk zal daarom worden afgewezen." [red. deeplink merkenregister toegevoegd]

Overlegd bewijs (foto's, gedateerde vervoerdersverklaringen én getuigenverklaringen) toont voldoende concreet aan dat, naast de gestileerde versie van het woord EASY BIKE, ook het knipogend ‘smiley’- beeldmerk daadwerkelijk heeft gebruikt voor het vinden en behouden van afzet van haar fietsen in de periode 2005, 2006 en 2007.

Dat ook een ingekleurde variant van het beeldmerk is gebruikt, doet in dit geval evenmin aan de bescherming van dat beeldmerk af, omdat de onderscheidende kracht van dat beeldmerk niet in de kleur zit. Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv ad gevorderd €14.693, waarvan €7.346,57 wordt toegekend, omdat slechts tweede deel ziet op de geldigheid van IE-rechten.

2.6.  Wibro betwist deze conclusie van [gedaagde]. Zij voert aan dat de getuigenverklaringen juist bevestigen dat het knipogend ‘smiley’-beeldmerk door [gedaagde] in de fietsenbranche, waar veel producten omgaan, slechts symbolisch is gebruikt, op een zeer klein aantal fietsen. De getuigen hebben, zo betoogt Wibro, slechts kleine percentages van kleine aantallen fietsen genoemd waarop zij het beeldmerk van [gedaagde] hebben gezien of zelfs maar één type fiets waarop het beeldmerk stond. Feitelijk heeft [gedaagde] vooral een ander merk gebruikt, namelijk het gestyleerde woord EASY BIKE in rood en zwarte letters, aldus Wibro. Het plakken door getuige [betrokkene 4] van stickers met het beeldmerk op hobbymatig opgeknapte kinderfietsen is volgens Wibro geen relevant merkgebruik in het economisch verkeer. Ook om andere redenen kunnen de getuigenverklaringen volgens [gedaagde] niet als bewijs voor normaal gebruik van het beeldmerk dienen: de kinderfiets van het type Lion, waarop volgens [betrokkene 4] het beeldmerk soms stond, komt niet voor op de door [betrokkene 4] overgelegde pakbonnen, op de door [betrokkene 3] overgelegde ongedateerde orderbevestigingen staan slechts 403 fietsen, waaronder niet alleen kinderfietsen en mountainbikes (waarop het beeldmerk zou staan) en op de door [betrokkene 1] overgelegde vervoersverklaringen is niet te zien dat het om fietsen gaat. Bovendien is het ‘smiley’- beeldmerk op die documenten een ingekleurde variant op het beeldmerk. Daarnaast stelt Wibro met productie 11 bij de dagvaarding te hebben bewezen dat het beeldmerk niet of niet de hele tijd op de website van [gedaagde] heeft gestaan. Ook de als productie 5c bij de conclusie van antwoord overgelegde ongedateerde foto’s bewijzen tenslotte volgens Wibro niet het gebruik van het knipogend ‘smiley’- beeldmerk op het balhoofd van de fietsen.

2.7.  Geoordeeld wordt dat [gedaagde] met de als productie 5 b en c overgelegde foto’s van fietsen waarop het beeldmerk daadwerkelijk is te zien, de overgelegde orderbevestigingen met het beeldmerk (die voor een deel wel zijn gedateerd), de overgelegde gedateerde vervoersverklaringen met het beeldmerk én de getuigenverklaringen, in onderling verband en samenhang bezien, voldoende concreet heeft aangetoond dat zij, naast de gestyleerde versie van het woord EASY BIKE, ook het knipogend ‘smiley’- beeldmerk daadwerkelijk heeft gebruikt voor het vinden en behouden van afzet van haar fietsen in de periode 2005, 2006 en 2007. Zij heeft dit beeldmerk naar het oordeel van de rechtbank niet slechts symbolisch gebruikt of enkel en alleen om het recht op dat beeldmerk in stand te houden. Uit de overgelegde stukken en de getuigenverklaringen blijkt weliswaar dat het beeldmerk niet op grote hoeveelheden fietsen is waargenomen en dat het gebruik van het beeldmerk op het balhoofd van de fietsen zelf niet heel consequent is geweest, althans dat dat beeldmerk niet op alle typen fietsen is gebruikt. Omdat het beeldmerk daarnaast echter ook op handelsdocumenten en op internet is gebruikt – hetgeen op basis van diezelfde stukken en getuigenverklaringen naar het oordeel van de rechtbank voldoende is bewezen – wordt dit voldoende geacht om te kunnen spreken van een reële exploitatie, zeker wanneer het soort fietsen en het lagere segment van de markt waarin [gedaagde] opereert of heeft geopereerd in aanmerking wordt genomen alsook het feit dat [gedaagde] een relatief kleine speler op de fietsenmarkt is. Daarbij wordt verwezen naar de onder 2.4 weergegeven rechtspraak. Dat afnemers van [gedaagde], waaronder [betrokkene 4], soms zelf het beeldmerk op de fietsen hebben geplakt voordat zij de fiets doorverkochten doet daaraan niet af. Dit gebruik kan immers worden toegerekend aan [gedaagde]. Dat ook een ingekleurde variant van het beeldmerk is gebruikt, doet in dit geval evenmin aan de bescherming van dat beeldmerk af, omdat de onderscheidende kracht van dat beeldmerk niet in de kleur zit.

2.8.  Het voorgaande brengt mee dat het beroep op verval van het knipogend ‘smiley’- beeldmerk door niet-gebruik faalt. De vordering onder 2) strekkende tot doorhaling van dit bij het Benelux-merkenbureau onder nr. 0723630 geregistreerde beeldmerk zal daarom worden afgewezen.