Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Overijssel 13 januari 2015, IEF 14808; ECLI:NL:RBOVE:2015:326 (eiseres tegen Bonna c.s.)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiseres heeft BONNANOTTE-merken en bonnanotte.nl geregistreerd. Gedaagde gebruikt diverse bonna-domeinnamen. Voorzieningenrechter oordeelt dat een overtreding van het in artikel 5a Hnw genoemde verbod om een handelsnaam te voeren die het merk van een ander bevat niet aan de orde is. De voorzieningenrechter veroordeelt Bonna c.s. om ieder gebruik van alleen het merk “Bonnaletto” te staken en gestaakt te houden.

4.2. (...) Het onder “I” gevorderde gebod ieder gebruik van de woord- en beeldmerken “BONNA” en “BONNANOTTE” of daarmee overeenstemmende tekens, waaronder het gebruik van het merk “BONNALETTO”, te staken of gestaakt te houden.
4.2.5.
De vordering het gebruik van het merk “BONNANOTTE” en/of “BONNA” te staken en gestaakt te houden is niet toewijsbaar omdat gesteld noch gebleken is dat Bonna c.s. deze merken heeft gebruikt. Voor zover de vordering ziet op met “BONNANOTTE” en/of “BONNA” overeenstemmende tekens, zonder dit nader te specificeren, is de vordering niet toewijsbaar omdat zij onvoldoende bepaald is.

Het onder “II” gevorderde gebod ieder gebruik van de handelsnaam “BONNANOTTE” of daarmee overeenstemmende handelsnamen te staken en gestaakt te houden.
4.2.7.
Anders dan [eiseres] betoogt is de voorzieningenrechter van oordeel dat een overtreding van het in artikel 5a Hnw genoemde verbod om (kort gezegd) een handelsnaam te voeren die het merk van een ander bevat niet aan de orde is. In dit verband verwijst de voorzieningenrechter naar hetgeen hiervoor onder 4.2.4. is overwogen. Daaruit volgt dat het gevorderde onder “II” niet toewijsbaar is voor zover deze betrekking heeft op het gebruik van de handelsnaam Bonna Benelux B.V.. Voor zover de vordering betrekking heeft op “met “BONNANOTTE” overeenstemmende handelsnamen” is zij onvoldoende concreet zodat zij ook overigens niet toewijsbaar is.

Het onder “III” gevorderde gebod om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen www.bonnabenelux.nl, www.bonnabagno.nl, www.bonnabambino.nl en www.bonnaletto.nl of daarmee overeenstemmende domeinnamen waarvan Bonna c.s. houdster is via het SIDN over te dragen aan [eiseres].

4.2.11.
Het voorgaande in aanmerking genomen is het onder “III” gevorderde niet toewijsbaar.

Het onder “IV” gevorderde gebod ieder gebruik van de e-mail adressen en social media accounts waar de merknamen “BONNA” en “BONNANOTTE”, of soortgelijke tekens in voorkomen te staken en gestaakt te houden en de e-mail adressen en social media accounts over te dragen aan [eiseres]
4.2.13.
Aangezien [eiseres] daarnaast heeft nagelaten inzichtelijk te maken dat Bonna c.s. op social media accounts, in e-mail adressen etcetera, gebruik maakt van de merknaam “BONNANOTTE” is de vordering ook op dit punt niet toewijsbaar. Voor zover de vordering ziet op ‘soortgelijke tekens’ is zij niet toewijsbaar omdat zij onvoldoende bepaald is.

Het onder “V” gevorderde bevel de Benelux-woordmerkregistratie “BONNALETTO” (961330) door te (laten) halen.
4.2.14.
Voor het treffen van een zo vergaande maatregel als doorhaling bestaat in dit kort geding geen reden. Ten overvloede wordt overwogen dat gezien de toewijzing van het onder “I” ten aanzien van Bonneletto gevorderde, het belang bij doorhaling van de Benelux-woordmerkregistratie voor [eiseres] gering is.

Het onder “VI” gevorderde bevel alle artikelen met de merknaam “BONNA” terug te roepen uit het handelsverkeer.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 16 maart 2015, IEF 14801; ECLI:NL:RBROT:2015:1916 (Tumble trimmer)
Merkenrecht. Slaafse nabootsing. De voorzieningenrechter is voorlopig van oordeel dat de aanduiding ‘tumble trimmer’ in zijn geheel beschouwd, niet als een (in de Benelux) gebruikelijke of voor de handliggende omschrijving van een knipmachine als de onderhavige is aan te merken. Eisers hebben met het overleggen van afbeeldingen van acht andere in de markt verkrijgbare knipmachines voor het toppen van (ondermeer) hennep voldoende aannemelijk gemaakt dat een dergelijke knipmachine niet (noodzakelijkerwijs) de uiterlijke vormgeving hoeft te hebben van de Tumble Trimmer en dat een andere weg had kunnen - en dus moeten - worden ingeslagen zonder dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk zou worden gedaan. Immers, als exacte gelijkenis niet is vereist, is die niet toegelaten.

4.6.4.
Het teken ‘tumble trimmer’ wordt door [gedaagde] in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor [eiseres2] haar woordmerk heeft geregistreerd. Het teken wordt immers gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, te weten het aanbieden van knipmachines, terwijl het woordmerk ‘tumble trimmer’ is ingeschreven in klasse 35,
dat (ondermeer) ziet op knipmachines (zie 2.4). Het gaat hier om verschillen tussen de knipmachines die in zijn geheel beschouwd dermate onbeduidend klein zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument zullen ontsnappen. Door [gedaagde] is bovendien niet betwist dat hij gebruik maakt van de identieke naam ‘tumble trimmer’ voor een knip-machine die vrijwel identiek is aan de Tumble Trimmer.

4.6.5.
Dat er inmiddels sprake is van verwatering in die zin dat het woordmerk ‘tumble trimmer’ geen associatie meer kan oproepen met de door [eiser1] ontworpen Tumble Trimmer is binnen dit kort geding niet aannemelijk geworden. Niettemin kan het merk als een ‘zwak merk’ worden aangemerkt, waarvan het onderscheidend vermogen relatief beperkt is.

Slaafse nabootsing
4.11. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.
Na vergelijking van de Tumble Trimmer en de door [gedaagde], onder dezelfde naam, in het verkeer gebrachte en op de markt verhandelde knipmachine - die beide ter zitting zijn getoond - is de conclusie dat sprake is van vrijwel identieke producten, waarmee verwarring bij het publiek te duchten valt.
Het verweer van [gedaagde] dat de - hiervoor onder 4.10 genoemde - kenmerken van de Tumble Trimmer zijn gevolgd in de knipmachines die hij aanbood en verkocht vanwege de wens functionele- en technische effecten met betrekking tot deugdelijkheid en bruikbaarheid te bewerkstelligen, dient te worden gepasseerd. [eisers] heeft met het overleggen van afbeeldingen van acht andere in de markt verkrijgbare knipmachines voor het toppen van (ondermeer) hennep (productie 13 van de zijde van [eisers]) voldoende aannemelijk gemaakt dat een dergelijke knipmachine niet (noodzakelijkerwijs) de uiterlijke vormgeving hoeft te hebben van de Tumble Trimmer en dat een andere weg had kunnen - en dus moeten - worden ingeslagen zonder dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk zou worden gedaan. Immers, als exacte gelijkenis niet is vereist, is die niet toegelaten.
[gedaagde] maakt aldus op ongeoorloofde wijze mede gebruik van de goede naam en reputatie van de Tumble Trimmer en daarmee indirect van de marketinginspanningen van [eisers]
4.12.
Het voorgaande brengt met zich mee dat de vordering onder b op grond van slaafse nabootsing als na te melden zal worden toegewezen, waarbij de gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd.

Rechtbank Gelderland 25 februari 2015, IEF 14799; ECLI:NL:RBGEL:2015:2084 (Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseur tegen gedaagde)
Merkenrecht. Collectief beeldmerk. Gedaagde gebruikt na een onvoldoende herkansing van de verplichte permanente educatie het collectief beeldmerk van de Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseur. Daardoor wordt de indruk wordt gewekt dat gedaagde nog altijd voldoet aan de eisen voor inschrijving van het register van de stichting, terwijl vaststaat dat gedaagde onvoldoende PE-punten heeft behaald en hij door het bestuur van de stichting op goede gronden uit dat register is verwijderd. Vordering tot staking gebruik collectief beeldmerk bevolen.

4.4.
[gedaagde] voert als verweer aan dat hem op rechtens onjuiste wijze de bevoegdheid tot gebruik van het merk en het logo is ontzegd. Ingevolge de artikelen 4 en met name 7.1 sub b van het Reglement op het gebruik van het collectief merk RFEA eindigt het recht op gebruik van het collectief beeldmerk en logo namelijk door de ontzegging van de bevoegdheid tot gebruik door de Commissie van Toezicht van de SRFEA. In dit geval is er nimmer sprake geweest van een ontzegging door die Commissie. Alle in deze procedure door de stichting verzonden brieven en/of e-mails zijn namelijk door of namens het bestuur van de stichting verstuurd, terwijl het bestuur niet de bevoegdheid had tot ontzegging van het gebruik van het collectief beeldmerk en logo, aldus [gedaagde].

4.5.
De rechtbank stelt voorop dat het hier niet gaat om de ontzegging van de bevoegdheid tot gebruik van het collectief beeldmerk en logo als zodanig. Het gaat primair om de verwijdering uit het betreffende Register, waarna ook geen gebruik meer mag worden gemaakt van het collectief beeldmerk en logo van de stichting. Dit laatste kan worden afgeleid uit artikel 2.1 van het Reglement op het gebruik van het collectief merk RFEA, waarover hierna meer.

4.6.
Als uitgangspunt geldt dus dat een RFEA (dit is volgens de begripsomschrijving van het Reglement voor Permanente Educatie de natuurlijk persoon die door de stichting in het door haar gehouden Register van Financieel Echtscheidingsadviseurs is ingeschreven) uit het register wordt verwijderd indien hij in gebreke blijft de permanente educatie met goed gevolg af te leggen (artikel 6 Reglement voor Permanente Educatie). Op grond van artikel 6 lid 4 van het Reglement voor Permanente Educatie kan de uit het Register verwijderde RFEA binnen een maand na de schriftelijke mededeling tot verwijdering uit het Register hiertegen gemotiveerd bezwaar maken bij het bestuur. Tegen het besluit van het bestuur staat ingevolge artikel 6 lid 5 Reglement voor Permanente Educatie gedurende twee maanden na de beslissing van het bestuur schriftelijk beroep open bij de Commissie van Toezicht RFEA.

4.7.
Vast staat dat [gedaagde] de permanente educatie niet met goed gevolg heeft afgelegd en dat hij van de mogelijkheden van bezwaar en beroep tegen de mededeling tot verwijdering uit het Register geen gebruik heeft gemaakt. Daarmee is de verwijdering van [gedaagde] uit het Register Financieel Echtscheidingsadviseurs onherroepelijk.

4.19.
De rechtbank overweegt nog dat het [gedaagde] wel is toegestaan om op zijn websites te verwijzen naar een samenwerkingsverband met iemand die wel een erkend register financieel echtscheidingsadviseur is en/of is aangesloten bij RFEA. Daarbij dient duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen wel en niet gecertificeerde adviseurs.

Rechtbank Rotterdam 25 maart 2015, IEF 14795; ECLI:NL:RBROT:2015:2044 (FKP Sojuzplodoimport tegen Spirits)
Wodkamerken. Sinds 2003 twisten partijen in de kern genomen over de vraag aan wie een viertal Benelux-merkrechten betreffende de wodkamerken "Moskovskaya", "Stolichnaya" en "Na Zdorovye" toekomen (hierna: de VO-merkrechten). Overgang tijdens uiteenvallen Sovjet-Unie. De vormgeving van het woord Stolichnaya is in al deze merken vrijwel identiek aan die van het woord Stolichnaya, Moskovskaya. Spirits heeft hierover aangevoerd dat de vorm, kleur en uitstraling van de fles het onderscheidende bestanddeel is, terwijl het woord Stolichnaya (evenals het woord Elit) van ondergeschikte betekenis is.  De voorzieningenrechter beveelt overdracht van merkregistraties van Spirits' Moskovskaya, Stolichnaya en Na Zdorovye. Andere latere merkregistraties worden nietig verklaard. Ieder onrechtmatig gebruik dient te worden gestaakt.

3.20. De merkregistraties met de nummers 711014, 717459 en 717463 (Stolichnaya Elit) zien op de hierna afgebeelde beeld-/vormmerken.(...)

Spirits heeft hierover aangevoerd dat de vorm, kleur en uitstraling van de fles het onderscheidende bestanddeel is, terwijl het woord Stolichnaya (evenals het woord Elit) van ondergeschikte betekenis is. Volgens haar is verder van enige verwarringwekkende overeenstemming geen sprake omdat de nadruk ligt op het bestanddeel Elit. Dat woord geeft ook aan dat het begripsmatig om een bijzonder luxe wodka gaat die een geheel eigen plaats in de markt inneemt.
FKP heeft betoogd dat zij geen bezwaren heeft tegen de vormgeving en kleurstelling van de fles, maar wel tegen het gebruik van het woord Stolichnaya. Zij is van mening dat de naam Elit een ondergeschikte positie heeft die niet afdoet aan het verwarringsgevaar.
Alle drie de merkregistraties bevatten de weergave van een fles met daarop een etiket met het woord Stolichnaya bovenaan in schrijfletters en schuin geplaatst, en daaronder - met ertussen een driehoekig teken - het woord Elit horizontaal geplaatst in een ander lettertype. Daar direct onder staan een aantal tekens die het woord Elit in cyrillisch schrift weergeven.
Voor de beoordeling is relevant welke totaalindruk vluchtige kennisneming van de fles met etiket achterlaat bij de gemiddelde consument. Het woord Stolichnaya vormt in dit samengestelde vorm- en beeldmerk van Spirits, ook al domineert dit niet, wel een onderscheidend bestanddeel. De schuine plaatsing en het lettertype van Stolichnaya zijn (vrijwel) identiek aan de vormgeving van dat woord midden in het witte veld op het VO-beeldmerk 318391. Er is daarom sprake van visuele overeenstemming. Daarbij gevoegd dat Stolichnaya een bekend merk is en het gaat om dezelfde waren, te weten wodka, zal het woord Elit, hoewel dat een centrale positie op het etiket inneemt, door de consument toch worden gezien als een aanduiding voor een (moderne, luxe) variant van het merk Stolichnaya. De overeenstemming van het onderscheidend element Stolichnaya leidt ertoe dat de totaalindruk van deze beeld-/vormmerken dermate overeenstemt met het VO-beeldmerk 318391 dat daardoor gevaar voor verwarring over de herkomst van de waren bij de gemiddelde consument bestaat. De vordering voor zover betrekking hebbende op deze registraties zal dan ook worden toegewezen.

geografische (herkomst)aanduidingen
3.25. De vordering van FKP dat Spirits ieder gebruik van de onjuiste geografische (herkomst)aanduidingen in merkregistraties en ieder onrechtmatig gebruik van (wodka)flessen met de misleidende geografische (herkomst)aanduidingen "Russian" en "Russian vodka" zal staken, is toewijsbaar voor zover het de verhandeling, import, export of ander gebruik van wodkaflessen met de misleidende geografische (herkomst)aanduiding "Russian" al dan niet in andere talen betreft. Zoals in het tussenvonnis onder 3.72 en 3.73 is overwogen, staat vast dat de door Spirits in Nederland geïmporteerde wodka niet in de Russische Federatie wordt geproduceerd; de wodka is dus niet Russisch. De genoemde aanduidingen, die daarmee in strijd zijn, hebben enige tijd op het etiket gestaan. Dat Spirits heeft toegezegd genoemde aanduidingen niet langer te gebruiken, maakt niet dat de vordering niet toewijsbaar is; het belang van FKP is dat duidelijkheid voor de toekomst ontstaat dat niet alsnog dergelijke waren op de markt worden gebracht. De rechtbank heeft daarbij wel nota genomen van de toezegging ter zitting van FKP, inhoudende dat zij het uit te spreken ge/verbod niet zal gebruiken om op te treden tegen enkele flessen met een oud etiket die bij toeval nog ergens in de handel worden aangetroffen.
Voor het overige zal de vordering als te onbepaald worden afgewezen.

Conclusie AG HvJ EU 24 maart 2015, IEF 14794; zaak C-125/14; ECLI:EU:C:2015:195 (Iron & Smith tegen Unilever)
Verzoekster heeft bij het Hongaars bureau voor intellectuele eigendom (BIE) een aanvraag ingediend voor de inschrijving van het gekleurde beeldteken „be impulsive” als merk. Unilever beroept zich op haar oudere – communautaire en internationale – woordmerken „Impulse”. Geografische en economische reikwijdte van bekendheid. Zie eerder IEF 13873. Conclusie AG:

1) Voor de toepassing van artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten kan het – afhankelijk van het specifieke merk dat als bekend wordt omschreven, en dus afhankelijk van het betrokken publiek – volstaan dat een gemeenschapsmerk bekend is in één lidstaat, die niet de staat hoeft te zijn waarin een beroep wordt gedaan op die bepaling. Dienaangaande zijn de beginselen die in de rechtspraak zijn ontwikkeld voor het vereiste van normaal gebruik van een merk, niet relevant om vast te stellen of er sprake is van bekendheid in de zin van artikel 4, lid 3, van de richtlijn.

2)      Wanneer het oudere gemeenschapsmerk niet bekend is in de lidstaat waarin een beroep wordt gedaan op artikel 4, lid 3, van de richtlijn, moet worden aangetoond dat een commercieel relevant gedeelte van het relevante publiek in die lidstaat een verband zal leggen met het oudere merk om te bewijzen dat zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit of afbreuk is gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het gemeenschapsmerk in de zin van die bepaling. In dat verband is de sterkte van het oudere merk een belangrijk element bij het bewijs van een dergelijke associatie.

Gestelde vragen:

1)      Volstaat de bekendheid van een gemeenschapsmerk in één lidstaat om aan te tonen dat dit merk bekend is in de zin van artikel 4, lid 3, van [de richtlijn], ook wanneer de nationale merkaanvraag waartegen oppositie is ingesteld op basis van deze bekendheid, in een ander land dan deze lidstaat is ingediend?

2)      Kunnen de beginselen die [het Hof] heeft ontwikkeld met betrekking tot het normale gebruik van een gemeenschapsmerk worden gehanteerd bij de toepassing van de territoriale criteria op basis waarvan de bekendheid van een gemeenschapsmerk wordt beoordeeld?

3)      Indien de houder van een ouder gemeenschapsmerk aantoont dat zijn merk bekend is in andere landen dan de lidstaat waarin de nationale merkaanvraag is ingediend – die een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie bestrijken – kan hij dan los daarvan gehouden zijn om ook voor die lidstaat genoegzaam bewijs te leveren?

4)      Indien [vraag 3] ontkennend wordt beantwoord, is het, gelet op de specifieke kenmerken van de interne markt, mogelijk dat een merk dat in een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Unie intensief wordt gebruikt, volkomen onbekend is bij het relevante nationale publiek, en dat daardoor niet is voldaan aan de andere voorwaarde voor de weigeringsgrond van artikel 4, lid 3, van de richtlijn, aangezien er geen risico is dat afbreuk wordt gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk? Zo ja, welke feiten dient de houder van het gemeenschapsmerk dan aan te tonen opdat deze tweede voorwaarde vervuld zou zijn?

Rechtbank Den Haag 18 maart 2015, IEF 14789; ECLI:NL:RBDHA:2015:2856 (AFYON tegen gedaagde)
Merkenrecht. Bewijslast voor het (niet-)gebruik. Afyon produceert sucuk (Turkse droge worst) die zij verhandelt onder het merk CUMHURIYET SUCUKLARI. Zij vordert vervallenverklaring van het door gedaagde gehouden Benelux-woordmerk CUMHURIYET. Het HvJ-arrest Centrotherm is niet bepalend voor de uitleg van de Merkenrechtrichtlijn en kan niet bepalend zijn voor de uitleg van artikel 2.26 BVIE. De vervallenverklaringsprocedure voor het BHIM is een andere procedure dan in een civiele procedure. Afyon moet stellen en bewijzen dat er geen gebruik heeft plaatsgevonden. Dit wordt gemotiveerd betwist en de vordering wordt afgewezen.

4.4. Afyon betoogt dat genoemde bewijslast sinds het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Centrotherm / BHIM (ECLI:EU:C:2013:593) op de merkhouder rust. (...)

4.5. Dit betoog wordt niet gevolgd. In de eerste plaats bevat de MRl slechts de gronden voor vervallenverklaring en niet de regels omtrent de vervallenverklaringsprocedure, waar het arrest van het Hof betrekking op heeft. Het Centrotherm-arrest is op dit punt dus niet bepalend voor de uitleg van de MRl, en kan daarmee ook niet bepalend zijn voor de uitleg van artikel 2.26 BVIE. Daarbij komt dat de vervallenverklaringsprocedure voor het BHIM een andere procedure is dan een civiele procedure als de onderhavige, zodat de regels omtrent stelplicht en bewijslast van de BHIM-procedure niet zonder meer kunnen worden toegepast in deze procedure. Uitgangspunt blijft dus dat het niet-gebruik van een Benelux-merk door degene die de vervallenverklaring inroept, in het voorliggende geval Afyon, moet worden gesteld en zo nodig bewezen.

Normaal gebruik door KOÇ met toestemming van [gedaagde] ?
4.13. Samengevat: Afyon heeft het niet-gebruik van het merk CUMHURIYET gesteld onder verwijzing naar het rapport Dennemeyer. Het niet-gebruik is door [gedaagde] betwist onder verwijzing naar facturen van KOÇ waaruit het normaal gebruik blijkt en diverse manco’s van het rapport Dennemeyer. In het licht van deze uitvoerige betwisting heeft Afyon onvoldoende gesteld, ook onvoldoende om te worden toegelaten tot bewijslevering. Om die reden zal haar vordering tot vervallenverklaring van het merk CUMHURIYET worden afgewezen. In het licht hiervan behoeft het betoog van [gedaagde] dat zij rauwelijks is gedagvaard geen behandeling, mede omdat [gedaagde] aan dat betoog geen vordering of andere consequentie heeft verbonden.

Vzr. Rechtbank Overijssel 17 maart 2015, IEF 14776; ECLI:NL:RBOVE:2015:1350 (Serbo Serres tegen Luxlight)
Merkenrecht. Keyword. Serbo Serres is houdster van woordmerk LUMINUS en houdt zich evenals Luxlight onder meer bezig met assemblage en verkoop van lichtstraten. Luxlight maakt gebruik van Keyword Insertion waardoor bij bepaalde keywords ('lichtstraat') de zoekopdracht terugkomt in de advertentie. Er is geen inbreuk merkrechten woordmerk LUMINUS, want er is geen verwarring omtrent de vraag van wie de door Google samengestelde advertentie afkomstig is.

4.4. Luxlight heeft ter zitting betoogd dat zij van mening is dat er in het geheel geen sprake is van gebruik van het woordmerk van Serbo Serres. Daartoe heeft zij onder meer aangevoerd dat zij weliswaar betaalde advertentiemogelijkheden van Google gebruikt, maar daarbij geen gebruik maakt van het woordmerk LUMINUS. Luxlight heeft na de brief van het incassobureau van 23 januari 2015 opdracht gegeven te achterhalen hoe zij inbreuk zou maken op het woordmerk LUMINUS, maar dit heeft zij niet kunnen achterhalen. De brief was in dat opzicht ook niet duidelijk. Pas na ontvangst van de dagvaarding werd duidelijk waar de vermeende inbreuk uit zou moeten bestaan. Luxlight maakt gebruik van de betaalde advertentiemogelijkheden door toepassing van zogenaamde ‘Keyword Insertion’, waardoor bij bepaalde keywords (zoals ‘lichtstraat’) de Google-zoekopdracht van de gebruiker terugkomt in de kop boven de Adwords-advertentie van Luxlight. Dit blijkt ook uit de in rechtsoverweging 2.6 weergegeven screenshot waar de zoekopdracht ‘luminus lichtstraat’ is ingevoerd. Google heeft de zoekopdracht beantwoordt met ‘luminus lichtstraat?’ en gekoppeld aan de advertentie van Luxlight. Dit betekent dat indien de zoekopdracht ‘volkswagen lichtstraat’ gegeven zou worden, de melding ‘volkswagen lichtstraat?’ in beeld zou verschijnen, wederom gekoppeld aan de advertentie van Luxlight. Luxlight maakt dus geen gebruik van een keyword dan wel adword dat gelijk is aan of overeenstemt met het woordmerk LUMINUS. Inmiddels heeft Luxlight onverplicht het woordmerk LUMINUS als ‘negative keyword’ opgegeven, teneinde Serbo Serres tegemoet gekomen. Luxlight blijft zich echter op het standpunt stellen dat zij geen gebruik, laat staan inbreuk maakt op het woordmerk van Serbo Serres.

4.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het verweer van Luxlight doel treft.  (...)

Op andere blogs:
Dohmen
Novagraaf

Bijdrage ingezonden door Brigitte Spiegeler, Michiel Heffels, Camille Rideau en Joyce van der Holst, Spiegeler advocaten. De hoogste Franse rechter, het Cour de Cassation, heeft in haar arrest van 6 januari 2015 de afwijzing bevestigd van de weigering de frasen «I ♥ Paris» en «J’♥ Paris» als merk in te schrijven wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. De functie van het merk was hier de kern van het juridische debat. De frasen in kwestie werden volgens de merkaanvrager gebruikt als merk doordat zij op een etiket waren geplaatst, waarmee ze een onderscheidend karakter zouden hebben verkregen. De Franse rechter was echter een andere mening toegedaan en besliste dat «I ♥ Paris» en «J’♥ Paris» ongeschikt zijn als aanduiding voor de herkomst van producten of diensten afkomstig van een onderneming.

Functies van een merk
De voornaamste functie van het merk bestaat uit het herleiden van de herkomst van de producten en diensten. Er bestaan echter nog meer functies die een merk kan hebben.

De esthetische functie van het merk is een aantal keer erkend door verschillende uitspraken en vooral door het arrest ‘l’Oréal Bellure’[1]. Zelfs wanneer merken daadwerkelijk esthetische creaties zijn, zijn noch de originaliteit, noch de nieuwheid van het symbool criteria voor de acceptatie van een merk. De rechtbank heeft echter «I ♥ Paris» en «J’♥ Paris» geweigerd omdat het een «common place» was, met andere woorden, te banaal[2] om een merk te zijn. In principe is hierbij de perceptie van de consument c.q. de geadresseerde de belangrijkste maatstaf.

Onderscheidend vermogen verkrijgen
Het is zeker mogelijk dat een teken onderscheidend vermogen kan verkrijgen door de manier waarop het wordt gebruikt (‘secondary meaning’, in het Engels). Toch was dit niet het geval in de deze zaak. Het Franse Hof merkt op dat onder de 62 producties van de wederpartij geen enkele peiling zat waaruit op te maken viel dat «I ♥ Paris» en «J’♥ Paris» door gebruik onderscheidend vermogen hadden verkregen.

Succes van I ♥ NY
In de jaren ’70 werd het imago van de stad New York een ‘boost’ gegeven en toerisme bevordert door gebruik van het logo « I ♥ NY ». De grafisch ontwerper Milton Glaser ontwierp het logo « I ♥ NY » dat hij vervolgens, achteraf gezien wat naïef, gratis overdroeg aan de stad New York[3]. Sindsdien is het logo een groot commercieel succes geworden. Dankzij intensief optreden tegen commercieel gebruik zonder toestemming, verdient de stad New York tegenwoordig per jaar minstens 30 miljoen dollar aan haar geliefde logo door het uitgeven van gebruikslicenties[4].

Algemeen nut en merkinschrijving
Als de gemeente van Parijs betrokken zou zijn geweest bij de inschrijving van de merken «I ♥ Paris» en «J’♥ Paris», dan zou het Franse Hof wellicht tot een andere uitspraak zijn gekomen. Maar dat zou dan betekenen dat er sprake is van een nieuwe voorafgaande voorwaarde voor de indiening van een merk: die van het wettelijk belang van de indiener en bovendien een andere beoordeling aangezien de herkomst van producten of diensten wel duidelijk zouden zijn geweest, namelijk die van de stad Parijs. Zo heeft bijvoorbeeld de stad Düsseldorf een aantal logo’s als Europees merk ingeschreven. Wellicht hebben «I ♥ Paris» en «J’♥ Paris» meer kans van slagen als Europees merk.

Hoe dan ook, het is toe te juichen dat «I ♥ Paris» en «J’♥ Paris» niet als merk zijn gemonopoliseerd; het straatbeeld rond de toeristische plekken in ons geliefde Parijs zou er zeker anders hebben uitgezien.

Brigitte Spiegeler, Michiel Heffels, Camille Rideau en Joyce van der Holst
[1] C-487/07,L’Oréal SA, Lancôme parfums en beauté & Cie SNC en Laboratoire Garnier & Cie contre Bellure NV, Malaika Investments Ltd en Starion International Ltd., 18 juni 2009
[2] T-128/01, DaimlerChrysler / OHMI, 6 maart 2003
[3] https://www.logoworks.com/blog/a-brief-history-of-the-i-love-new-york-logo/
[4] https://www.muckrock.com/news/archives/2013/nov/19/new-york-cashes-i-ny-copyright/

Hof van beroep Brussel 27 januari 2015, IEF 14764; IEFbe 1261 (Kraft Foods tegen Natrajacali)
Eerder als IEFbe 1261 verschenen. Vormmerkenrecht. Marktpraktijken. Kraft Foods is merkhouder van diverse COTE D'OR-woord/beeldmerken en een vormmerk voor chocolade. Natrajacali brengt onder gemeenschapsmerk Belgid'Or chocoladeproducten uit onder gebruikmaking van een 'retroscript' van verpakking uit 1911 van Kraft Foods. De eerste rechter verklaart de vordering ontvankelijk, doch ongegrond. Het hof stelt vast dat Natrajacali enkel inbreuk pleegt op het Benelux vormmerk door gebruik te maken van de vorm van haar repen (langwerpig, driehoekig/"welvend", met streepjes). Het is aannemelijk dat de aaneengeschakelde repen in individuele repen verdeeld worden bij de consumptie en dan als dusdanig door het relevante publiek worden waargenomen. Er volgt een stakingsbevel vanwege strijd met 2.20.1 sub a BVIE en VI 104 en 97 boek VI WER.

p. 19/20: De inschrijving van het Benelux vormmerk van Kraft Foods maakt geen melding van een discreet opschrift "Dôte d'Or" bovenaan op de ingeschreven vorm. Natrajacali kan uit de aanwezigheid van een dergelijk opschrift op sommige chocoladereden die verkocht worden door Kraft Foods, echter geen nuttig argument putten. Het betrokken opschrift wijzigt het onderscheidend vermogen van de vorm waarin deze is ingeschreven immers niet.

Natrajacali kan evenmin nuttig een argument uit het gegeven dat de als merk ingeschreven vorm door Natrajacali wordt gebruikt in een aaneenschakeling daarvan. Het is immers aannemelijk dat de aaneengeschakelde repen in individuele repen verdeeld worden bij de consumptie daarvan en dan als dusdanig door het relevante publiek worden waargenomen.

Gelet op hetgeen voorafgaat besluit het hof dat het gelaakte teken gebruikt door Natrajacali (de gelaakte chocoladetablet) in vergelijking met het Beneluxmerk van Kraft Foods hoogstens verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen en dat derhalve dient besloten te worden tot de gelijkheid van het vergeleken teken en merk.

Hof van beroep Antwerpen 26 februari 2015, IEF 14759 (LuxuryCarSelection tegen Porsche)
Uitspraak ingezonden door Lisbeth Depypere en Tom Heremans, CMS. Merkenrecht. Geen uitputting. Luxury Car Selection is een onderneming die zich bezig houdt met de in- en verkoop evenals met import en export van luxe- en personenwagens.  Daarnaast specialiseert zij zich ook in “autotuning”. Het geschil betreft de verkoop van Porsche-wagens, die oorspronkelijk door Porsche in het verkeer werden gebracht en vervolgens door Luxury Car Selection in een “getunede” versie verkocht werden. Voor het uitbouwen van deze auto’s werden geen oorspronkelijke Porsche-onderdelen gebruikt, maar onderdelen afkomstig van andere merken. Porsche verzet zich met succes tegen deze verkoop.

De Voorzitter [IE-Forum.be IEFbe 686] stelde vast dat er geen sprake is van uitputting aangezien Porsche de wagens niet getuned in het verkeer heeft gebracht. De verkoop van de getunede Porsche wagens is een merkinbreuk. Het hof verklaart het hoger beroep ongegrond en bevestigt de beslissing.

2.3. Luxurycarselection gebruikt de geregistreerde Porsche merktekens voor een auto die in zijn oorspronkelijke staat door Porsche op de markt is gebracht maar die nadien gewijzigd werd, Hierdoor wordt de herkomstaanduidingsfunctie, rneer specifiek de kwaliteitsgarantiefunctie van de Porsche merken aangetast.

Tevens gebruikt Luxurycarselection de Porschmerken voor gewijzigde waren waarbij zij afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatle van de Porschemerken.

Het is hlerbij niet relevant dat Luxurycarselection te goeder trouw zou zijn en niet wist dat het in de handel brengen van een "getuned Porsche voertuig waaraan onderdelen van een Techart pakket werden aangebracht, niet door Porsche wordt toegestaan.

(...)
2.4 (...) Door de aard van de handel van Luxurycarselection is het niet uitgesloten dat in de toekomst nog gewijzigde Porsche-wagens te koop zullen worden aangeboden. Het gegeven dat Luxurycarselection na de dagvaardlng vrijwlllig de onrechtmatige praktijk heeft gestaakt doet hleraan geen afbreuk.