Woord- en of beeldmerk  

Artikel 5 lid 1 sub a.

A-G Colomer had in zijn conclusie (“Die kleinen Fahrzeuge sind zur „Proustschen Madeleine“ der Erwachsenen geworden, bei denen in manchen Momenten ihre Erfahrungen als Knaben in kurzen Hosen wieder aufleben und die ihren Träumen freien Lauf lassen.“) al geoordeeld dat dergelijk gebruik geen merkgebruik was. Het merk wordt volgens Colomer op het model aangebracht om het model zo exact mogelijk te maken en niet om iets te zeggen over de herkomst van het model. Zo zal het ook door het publiek worden opgevat. Zo ook het Hof:

“23. In het hoofdgeding, waarin het betrokken merk zowel voor auto’s als voor speelgoed is ingeschreven, heeft de verwijzende rechter verduidelijkt dat het in Duitsland voor de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van waren van speelgoedfabrikanten een gewone zaak is dat schaalmodellen werkelijk bestaande voorbeelden nabootsen en dat deze consument zelfs veel belang hecht aan totale origineelgetrouwheid, zodat hij het Opel-logo op de waren van Autec zal opvatten als een aanduiding dat het gaat om een nabootsing op verkleinde schaal van een voertuig van het merk Opel.

24. Zo de verwijzende rechter met zijn toelichting heeft willen benadrukken dat het relevante publiek het aan het Opel-logo gelijke teken op de door Autec in de handel gebrachte schaalmodellen niet waarneemt als een aanduiding dat deze waren afkomstig zijn van Adam Opel of van een met Adam Opel economisch verbonden onderneming, moet hij alsdan vaststellen dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik geen afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het Opel-logo als voor speelgoed ingeschreven merk.

25. Het is aan de verwijzende rechter om uit te maken of, uit het oogpunt van de gemiddelde consument van speelgoed in Duitsland, het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik afbreuk doet aan de functies van het Opel-logo als voor speelgoed ingeschreven merk. Overigens heeft Adam Opel niet gesteld dat dit gebruik afbreuk doet aan andere functies van dat merk dan de wezenlijke functie ervan.”

Ander gebruik?

Ten aanzien van de toepassing van 5 lid 2 van de richtlijn stelt het Hof dat dat van toepassing is (a) wanneer het is geïmplementeerd (het is immers een facultatieve bepaling) en (b) wanneer door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk als voor auto’s ingeschreven merk. Tot zover de “uitleg” van het Hof van artikel 5 lid 2.

Artikel 6 lid 1 sub b

De uitzondering van artikel 6 lid 1 sub b gaat volgens het Hof niet op:

“44. Met het aanbrengen van een teken dat gelijk is aan een voor met name auto’s ingeschreven merk, op schaalmodellen van voertuigen van dat merk als getrouwe nabootsing van deze voertuigen, wordt echter niet beoogd, een aanduiding inzake een kenmerk van deze schaalmodellen te geven; het is slechts een element van de getrouwe nabootsing van de originele voertuigen.

45. Op de tweede vraag moet dus worden geantwoord dat, wanneer een merk met name voor auto’s is ingeschreven, het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen geen gebruik vormen van een aanduiding inzake een kenmerk van deze schaalmodellen, in de zin van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn.”

Lees het arrest hier.

Ook het niet afplakken van het oord “Eye” op de buitenverpakking tast de aard van het product niet aan. Gelet op de CBG registratie (voor oordruppels) en de overige informatie op de verpakking en in de bijsluiter zal het voor de consument voldoende duidelijk zijn dat het gaat om oordruppels. Bovendien speelt in het oordeel van de rechtbank mee dat zowel het CBG als de Inspectie voor de Volksgezondheid hun goedkeuring hebben gegeven voor het verhandelen van het product door ERC in de huidige vorm.

Het plakken van een sticker over het merk Sofradex op de verpakking doet naar mening van de rechtbank ook geen afbreuk aan de reputatie van het merk. Deze merknaam is immers op meerdere plaatsen op de verpakking zichtbaar.

Lees het vonnis hier.

Daarnaast stelt Ticket Plus dat Ticketsplus inbreuk maakt op de rechten van het merk TICKET PLUS door het gebruik van de handelsnaam TicketsPlus ex art. 13A lid 1 onder d BMW en 5a Hnw, en voorts dat het merk nietig is, omdat het jonger is (art. 3 lid 2 onder b jo. 14B lid 1 BMW).

De rechtbank overweegt dat TICKET PLUS uitsluitend bestaat uit benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduidingen van kenmerken van de waren en diensten. Het woord geeft weer dat het de verkoop van kaartjes betreft plus daarbijbehorende diensten. Auditief en visueel stijgt TICKET PLUS niet uit boven de som der delen. Daarom kan Ticket Plus haar merk niet aan Ticketsplus tegenwerpen, tenzij het woordmerk is ingeburgerd.

Inburgering
Ticket plus stelt 70% van de Formule 1 arrangementenmarkt te bezitten. Dit wordt door Ticketsplus betwist en Ticket Plus wordt toegelaten de inburgering te bewijzen, te weten ‘dat haar merk bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de diensten waarvoor het merk is ingeschreven is ingeburgerd.’ Zij slaagt hierin, nu zij het teken als logo heeft gebruikt.

Non-usus
Ticket plus krijgt (ex 5 lid 2 aanhef en onder a BMW) ook de bewijslast dat zij het merk de laatste vijf jaar normaal heeft gebruikt. TICKETSPLUS heeft immers bewijstechnische problemen bij een (negatieve) bewijsopdracht van non-usus.

Ticket Plus legt slechts 2 faxen over uit 2002, zodat de rechtbank tot de conclusie komt dat er geen sprake is van normaal gebruik in de laatste vijf jaar. Een overzicht van annuleringscertificaten uit november 2004 en januari 2006 is te mager om van normaal gebruik voor verzekeringsdiensten uit te gaan. Een vermelding in een brochure wordt als gebruik van handelsnaam gekwalificeerd en niet als merk.

Ticket Plus wordt echter toegelaten tot het leveren van nader bewijs. Een eventuele doorhaling zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard gezien de onherroepelijkheid.

Artikel 13a lid sub b en d
De rechtbank is van oordeel dat het merk van Ticket Plus en het teken zoals door Ticketsplus gebruikt zowel vistueel, auditief als begripsmatig met elkaar overeenstemmen. (…) in tegenstelling tot hetgeen Ticket Plus echter aanvoert, acht de rechtbank de diensten die partijen aanbieden. niet soortgelijk. Ticket Plus houdt zich bezig met de kaartverkoop voor (internationale) sportevenementen, waaronder in het bijzonder autoraces, in combinatie met reis- en overnachtingsarrangementen en daarbij behorende annuleringsverzekeringen, terwijl Ticketsplus zich bezighoudt met de kaartverkoop voor dagrecreatieparken en liet verrichten van promotionele activiteiten op het gebied van dagrecreatie. Daarbij wordt ook het geringe onderscheidende vermogen van TICKET PLUS in ogenschouw genomen.”

Het beroep op 13a lid 1 sub d faalt ook, omdat er onvoldoende feiten en omstandigheden zijn aangevoerd op grond waarvan ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan het onderscheidend vermogen kan worden aangenomen.

Artikelen 5 en 5a Hnw
Er wordt geen verwarring aangenomen, gezien de aard van de ondernemingen, kaartverkoop en bijbehorende diensten voor autoraces en amusementparken. Een consument die in een e-mail aan Ticket plus klaagt over diensten van ticketsplus doet hier niet aan af.

Lees het vonnis hier.

De rechtbank is het daarmee niet eens: “De omstandigheid dat niet alle woorden die in het beeldmerk voorkomen, worden gebruikt, staat er niet aan in de weg om van normaal gebruik te kunnen spreken. De woorden Krating-Daeng nemen in het totaalbeeld van het merk een ondergeschikte plaats in doordat de overige bestanddelen bestaande uit het beeld van de 2 stieren alsmede de woorden Red Bull groter zijn afgebeeld. Dat de woorden Red Bullin het Engels rode stier betekenen, maakt voorts niet dat de intrinsieke onderscheidende kracht van deze woorden voor energy drinks lager is dan de woorden Krating-Daeng. De woorden Red Bull zijn immers geenszins beschrijvend voor energy drinks. De vordering in reconventie van De Vries c.s. is derhalve niet toewijsbaar.”

Ook het beroep dat De Vries c.s. doet op het voorgebruik, vanaf 1975, van THE BULLDOG merken door De Vries c.s. faalt, nu horecadiensten en energy drinks niet soortgelijk zijn. Van gedogen door Red Bull van het gebruik de merken van De Vries c.s. in evenmin sprake. De Vries c.s. heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat Red Bull wel degelijk op de hoogte was.

Nu Red Bull dus over een ouder geldig merkrecht beschikt, kan Red Bull onverkort haar merkrechten jegens De Vries os. laten gelden. Mits er natuurlijk sprake zou zijn van merkinbreuk. En dat is er volgens de rechter i.c. niet.

De merken zijn niet identiek. Wel neemt de rechtbank aan dat Red Bull een bekend merk is, maar de voor  vereiste overeenstemming tussen de merken, waardoor het betrokken publiek een verband (13A lid 1 sub c BMW, verwarring is dus niet nodig) tussen het teken en het merk legt, ziet de rechter niet.

“Ondanks dat De Vries c.s. dezelfde kleuren gebruikt op haar blikje en flesje, zowel Red Bull als De Vries c.s. het element “BULL” gebruiken, het merk van Red Bull zeer bekend is en merk en teken voor identieke waren worden gebruikt, is de rechtbank van oordeel dat het door De Vries c.s. gebruikte teken en de door haar geregistreerde tekens zowel auditief, visueel als begripsmatig niet, althans onvoldoende overeenstemmen met het merk van Red Bull. De in dit kader gedane marktonderzoeken laten gezien de verklaringen van de beide partijdeskundigen zulke tegengestelde conclusies toe dat de rechtbank hieraan voorbij gaat.

Merk en teken stemmen visueel niet overeen doordat de door partijen gebruikte stijl en vormgeving totaal anders is. Bij het door De Vries c.s. gebruikte teken is de afbeelding van de hond prominent aanwezig zodat direct het beeld van een hond wordt opgeroepen. Bij het merk van Red Bull is de afbeelding veel minder prominent aanwezig, en zijn de woorden RED BULL juist het meest in het oog springend, maar deze roepen direct het beeld van een rode stier op. De vormgeving van de letters THE BULLDOG en van de hond is voorts speelser en ronder en roept het beeld van een cartoon op, terwijl de vormgeving van het merk van Red Bull juist heel strak is met vlakken en meer het beeld van design oproept.

Wat betreft de kleurstelling worden weliswaar dezelfde kleuren gebruikt door Dc Vries c.s., maar het gebruik ervan is totaal anders. Ook de vergelijking van het merk van Red Bull met de enkele woorden THE BULLDOGG of BULLDOG maakt niet dat sprake is van visuele overeenstemming, er wordt immers direct het beeld van een hond opgeroepen in plaats van een rode stier. Dat het element BULL hierin voorkomt, maakt dit niet anders.

Auditief bevatten zowel merk als teken het element “BULL”, maar dit enkele feit is onvoldoende om van auditieve overeenstemming te kunnen spreken. Het woord Red Bull en het woord (THE) BULLDOG roepen het beeld op van een verschillend dier, waardoor voor zover er sprake is van auditieve overeenstemming deze door de verschillende betekenis van merk en teken teniet wordt gedaan. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat het woordelement BULL in het merk van Red Bull wellicht het meest onderscheidende element is. De bescherming van het merk van Red Bull gaat echter niet zover dat zij zich kan verzetten tegen ieder gebruik van dit element door derden in de door hen gebruikte tekens voor energy drinks.

Begripsmatig is er in het geheel geen sprake van overeenstemming. Merk en teken roepen een ander beeld op, namelijk een hond enerzijds en een stier en/of vechtende stieren anderzijds. Dat het in beide gevallen om (agressieve) dieren gaat maakt dit niet anders.”

Aardig is nog deze stelling van de rechtbank:  “Het feit dat De Vries c.s. een graantje mee wilde pikken van de miljarden omzet van Red Bull door energy drinks op de markt te brengen, betekent niet dat De Vries c.s. dat heeft gedaan door ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit of afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Red Bull.

Ook van verwarring in de zin van artikel 13A lid 1 sub b BMW is geen sprake nu dit artikel een zwaardere toets inhoudt dan artikel 13A lid 1 sub c 13MW. Dit brengt mee dat de vorderingen van Red Bull niet toewijsbaar zijn op grond van artikel 13 A lid 1 sub b en c BMW.”

Lees het vonnis hier.  

Volgens de AG vormt de enkele keuze voor een maatschappelijke benaming of handelsnaam geen gebruik in de zin van artikel 5, lid 1. 

“Daaropvolgend gebruik van een dergelijke naam in het economisch verkeer moet door de bevoegde rechter worden beoordeeld om uit te maken of het een gebruik voor waren of diensten is in de zin van die bepaling, dit wil zeggen of het gebruik van het teken van dien aard is dat de betrokken waren of diensten worden onderscheiden en dat de belangen van de merkhouder worden aangetast omdat het vermogen van zijn merk om zijn wezenlijke functie te vervullen, namelijk de herkomst van zijn waren of diensten jegens de consumenten te waarborgen, erdoor wordt ondermijnd.

Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien het betrokken gebruik de indruk wekt dat er in het economische leven een materiële band bestaat tussen de merkhouder en de waren van andere herkomst. In dat verband moet worden vastgesteld of de betrokken consumenten het gebruik van het teken kunnen uitleggen als een aanwijzing of een vermoedelijke aanwijzing van de herkomst van de waar of van de diensten.

Het recht van de merkhouder om dergelijk gebruik te verbieden, is onderworpen aan de beperking van artikel 6, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104/EEG, welke beperking van haar kant afhankelijk is van de inachtneming door de gebruiker van de naam van eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Gebruik van een merk is met name dan niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, wanneer het de indruk doet ontstaan dat er een commerciële band tussen de gebruiker en de merkhouder bestaat, dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan, of de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan.

De eerlijke gebruiken in verband met de keuze van een naam voor gebruik in het economische leven vereisen een redelijke mate van zorgvuldigheid, dit wil zeggen dat contact wordt opgenomen met de houder van een overeenstemmend of gelijk merk dat is ingeschreven voor waren of diensten die soortgelijk of gelijk zijn aan die waarvoor de naam zal worden gebruikt, en dat binnen een redelijke termijn aan elke door de merkhouder gestelde redelijke voorwaarde wordt voldaan.

Lees de conclusie hier. Lees de Amicus Curiae brief van de INTA hier.

De kamer van beroep verweet de oppositieafdeling schending van het “lijdelijkheidsbeginsel”, volgens hetwelk de partijen de inhoud van het geding aandragen, alsmede schending van het beginsel van „equality of arms”, volgens hetwelk het OHIM de feiten niet ambtshalve mag onderzoeken. De Kamer eindigt met de vaststelling dat de uit de niet-naleving van dit procedurele vereiste voortvloeiende sanctie, te weten de ongegrondverklaring van de oppositie, dient te worden toegepast.

Na de beslissing van de Kamer van Beroep oordeelt het Gerecht als volgt:

“Een onderzoek van deze beslissing (van de oppositieafdeling, IEF) toont immers aan dat alle feitelijke gegevens waarop de oppositieafdeling zich heeft gebaseerd, haar ter beschikking stonden zonder dat een beroep hoefde te worden gedaan op de in het Engels gestelde uiteenzetting van de gronden, waaromtrent in de bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat deze niet in aanmerking kon worden genomen.” (r.o. 62)

“Vaststaat dat dit onderzoek (…) strikt blijft binnen het kader van hetgeen de oppositieafdeling als gevolg van verzoeksters vordering diende te onderzoeken, te weten het gevaar voor verwarring. Dit onderzoek kon alleen gebeuren op basis van een vergelijking van de litigieuze tekens en van de betrokken waren. Alle informatie met betrekking tot deze twee criteria was evenwel opgenomen in de merkaanvraag, de inschrijving van het oudere merk en het Formulier, zonder dat een beroep hoefde te worden gedaan op verzoeksters Uiteenzetting van de gronden of op andere informatiebronnen.” (r.o. 66)

“Uit het voorgaande volgt dat de oppositieafdeling haar bevoegdheden niet heeft overschreden door verzoeksters oppositie niet ongegrond te verklaren wegens het ontbreken van een vertaling van de Uiteenzetting van de gronden. Derhalve heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de beslissing van de oppositieafdeling te vernietigen en de oppositie ongegrond te verklaren.” (r.o. 68)

Lees het arrest hier.