Woord- en of beeldmerk  

Rechtbank Koophandel te Brussel, 27 oktober 2008, A/08/00340, SAGL VF International tegen N.V. Wibra België, Wibra Holding B.V.  (met dank aan Paul Reeskamp, Allen & Overy).

Even kort: Gemeenschapsbeeldmerk KIPLING tegen overeenstemmend beeldteken gedaagde. KIPLING is in België een zeer bekend merk. (Flagrante) inbreuk aangenomen. €600.000,- schadevergoeding. Kwade trouw aangenomen (winstafdracht). De Belgische Gemeenschapsrechtbank lijkt ook internationale bevoegdheid te hebben aangenomen ten aanzien van de Nederlandse medegedaagden.

“8 (…) Het merk van eiseres is zeer bekend bij het algemene publiek en bezit daardoor een goot onderscheidend vermogen.

 Bij een vergelijking tussen enerzijds het beeldmerk van eiseres en anderzijds het door verweersters gebruikte teken stemt dit laatste in zodanige mate in haar totaalindruk visueel overeen met het beeldmerk van eiseres dat het gebruik daarvan in beginsel als inbreukmakend moet worden beschouwd. Door de bijzondere compositie van verscheidene cirkels en motieven, in identieke orde, laat het teken een quasi-identieke totaalindruk na Het vervangen van de benaming "KIPLING" door "ABCDINISPORTS" heeft geen invloed op die quasi-identieke totaalindruk, temeer het gaat over courante producten, bestemd voor voornamelijk een publiek van adolescenten dat niet spontaan de inspanning zal doen om de in cirkelvorm aangebrachte benamingen te ontcijferen en dat de tweede benaming niet zal onthouden die, in tegenstelling met de eerste benaming, geen bekendheid heeft.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat het verwarringsgevaar in voorliggend geval visueel aanwezig is en niet teniet wordt gedaan dooi het gebruik van een andere benaming. Door gebruik te maken van het bewuste teken voor dezelfde of minstens soortgelijke waren waarvoor het beeldmerk van eiseres is ingeschreven zonder toestemming van eiseres, werd er dan ook een inbreuk gemaakt op de merken van deze laatste.”

Naast een inbreukverbod legt de rechtbank gedaagde Wibra een schadevergoeding op van €60,- per verkochte inbreukmakende tas, wat leidt tot een totale schadevergoeding van meer dan € 600.000,--.  De genoten winst moet nog nader worden bepaald, maar dat sprake is van de vereiste kwader trouw is volgens  de rechtban wel duidelijk:

“12. (…) Gelet onder meer de bekendheid van het ter bescherming ingeroepen merk en het flagrant karakter van de inbreuk, kan liet niet anders dan dat verweersters zich ten tijde van hun handelen bewust zijn geweest van het inbreukmakend karakter daarvan en dat zij dus te kwader trouw handelden. De gelijkenissen tussen het merk en het gebruikte teken zijn namelijk zo frappant dat ze niet toevallig kunnen zijn, maar integendeel, getuigen van de manifeste wil te parasiteren op de bekendheid van het merk.”

Lees het vonnis hier.

GvEA, 13 november 2008, zaak T-346/07, Duro Sweden AB tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerken. Weinig verrassende weigering inschrijving woordmerk EASYCOVER, klassen 19, 24 en 27 (bouwmaterialen, textiel, vloerbedekkingen etc.).

“63  . It follows from the foregoing that the mark EASYCOVER, taken as a whole, presents, with regard to the target public, a sufficiently direct and concrete link with the goods covered by the application for registration, with the exception of those in the category of ‘monuments, not of metal’. In that regard, it should be added that, even if the mark EASYCOVER were not descriptive of all the goods within each of the categories in question, except for the category ‘monuments, not of metal’, the applicant applied for registration of the sign for all the goods within those categories without distinguishing between them, so that, accordingly, the Board of Appeal’s assessment must be upheld in so far as it relates to those categories of goods as a whole except for those goods in the category ‘monuments, not of metal’”

Lees het arrest hier.

GvEA, 12 november 2008, zaak T-210/05,  Nalocebar tegen OHIM / Limiñana y Botella, SL  (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder Spaans nationaal woordmerk LIMONCHELO tegen aanvraag gemeenschapsbeeldmerk Limoncello di Capri. Oppositie toegewezen. Zelfs al is Limoncelo weinig onderscheidend in Spanje (voor, zeg maar, Limoncelo), wat onvoldoende is aangetoond, dan is dat weinige onderscheidende vermogen i.c. nog altijd genoeg, nu de merken en waren overeenstemmen en identiek zijn. Het gaat tenslotte om de l’appréciation globale. Klik op afbeelding voor vergroting.

"38. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le mot « limoncello » est susceptible de dominer l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par la marque demandée.

(...) 51. En effet, il convient de relever que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt Canon, précité, point 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés.

(...) 53. Il résulte de ce qui précède, en particulier du fait que le public pertinent ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques en cause, de sorte que leur élément commun, le mot « limoncello » ou « limonchelo », génère une certaine similitude entre celles-ci, et de l’interdépendance des différents facteurs à prendre en considération, les produits concernés étant identiques ou similaires, qu’il existe, en l’espèce, un risque de confusion."

Lees het arrest hier.

GvEA, 12 november 2008, zaak T-242/07, Dieter Weiler tegen OHIM /  IQNet Association (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerken. Geslaagde nietigheidsactie tegen gemeenschapswoordmerk Q2WEB op grond van oudere gemeenschapswoord- en beeldmerken QWEB (computers en aanverwante waren en diensten). Overeenstemmende merken voor identieke waren en diensten.

„41.Hieraus folgt, dass die Marken Q2WEB und QWEB entgegen der Auffassung des Klägers zum einen bedeutende bildliche Ähnlichkeiten aufweisen, da die in der Marke Q2WEB enthaltene Ziffer „2“ den einzigen Unterschied darstellt. Zum anderen wird in klanglicher Hinsicht die Ziffer „2“ zwar zwangsläufig ausgesprochen und bildet damit einen gewissen klanglichen Unterschied zwischen diesen Marken, doch wird diese Ziffer in mehreren Sprachen der Gemeinschaft einsilbig ausgesprochen und erzeugt einen sehr kurzen Klang. Damit reicht, wie die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt hat, dieser klangliche Unterschied nicht aus, um die Ähnlichkeit der Marken, die sich aus ihren gemeinsamen Elementen „Q“ und „WEB“ ergibt, zu kompensieren. In begrifflicher Hinsicht schließlich nehmen beide Marken über das Element „WEB“ auf das Internet und über den Buchstaben „Q“ möglicherweise auf den Begriff Qualität oder ganz einfach auf einen Buchstaben des Alphabets Bezug. Sie sind also auch in begrifflicher Hinsicht ähnlich, wie die Beschwerdekammer festgestellt hat. Folglich sind die Marken Q2WEB und QWEB insgesamt ähnlich.

42,  Was die Marken Q2WEB und QWEB Certified Site betrifft, so weisen sie zwar bestimmte Unterschiede im bildlicher Hinsicht auf, doch ist daran zu erinnern, dass der erläuternde Zusatz „Certified Site“ den Gesamteindruck, den diese Marke bei Durchschnittsverbraucher hervorruft, nicht prägen kann. Darüber hinaus enthält die Marke QWEB Certified Site keine speziell und originell gestalteten Bildbestandteile, da ihre Bildbestandteile im Wesentlichen aus geringfügig gestalteten Wortelementen bestehen und die verwendeten Formen und Farben allenfalls konventionell sind. Somit sind diese beiden Marken trotz bestimmter Unterschiede bildlich insgesamt ähnlich, da beide die Elemente „Q“ und „WEB“ enthalten. Sie weisen aufgrund derselben gemeinsamen Elemente und der Tatsache, dass das als bloßer erläuternder Zusatz erscheinende Element „Certified Site“ bei der Aussprache der älteren Bildmarke durch den Verbraucher wahrscheinlich außer Betracht gelassen wird, auch in klanglicher Hinsicht Ähnlichkeiten auf. In begrifflicher Hinsicht schließlich ist festzustellen, dass diese Marken insofern ähnlich sind, als sie beide auf das Internet hinweisen und möglicherweise auf den Begriff Qualität oder einen Buchstaben des Alphabets. Folglich sind die Marken Q2WEB und QWEB Certified Site insgesamt ähnlich.

(…) 44. Was die Verwechslungsgefahr angeht, ist daran zu erinnern, dass die von den einander gegenüberstehenden Marken umfassten Waren und Dienstleistungen identisch oder ähnlich sind und dass zwischen der Marke Q2WEB und den Marken QWEB und QWEB Certified Site bildliche, klangliche und begriffliche Ähnlichkeit besteht. Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass die von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten Waren und Dienstleistungen für Verkehrskreise bestimmt sind, die sich aus Fachleuten und normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern zusammensetzen. Im Übrigen bestreitet der Kläger nicht die Feststellung der Beschwerdekammer, wonach die Marken über normale Unterscheidungskraft verfügen. Hieraus folgt, dass die Beschwerdekammer fehlerfrei zu dem Ergebnis gelangt ist, dass zwischen der Marke Q2WEB einerseits und den Marken QWEB und QWEB Certified Site andererseits Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 besteht. 

Lees het arrest hier.

GvEA, 12 November 2008, zaak T-281/07, Ecoblue AG tegen OHIM / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerken. Oppositieprocedure op grond van ouder gemeenschapswoordmerk BLUE tegen aanvraag gemeenschapswoordmerk Ecoblue. Oppositie toegewezen.

“37. With regard to the existence of a likelihood of confusion, it follows from the foregoing that the services in question are partly identical and partly similar, that the marks at issue display visual, phonetic and conceptual similarities, since they are partially identical on account of the fact that the earlier mark is entirely included in the mark applied for, that the earlier mark still has an independent distinctive role in the mark applied for and that at least a part of the relevant public – which the applicant has not shown to be an insignificant part – does not display a level of attention which is greater than the average. It follows that, even if the distinctive character of the mark BLUE is limited, the Board of Appeal did not err in finding that a likelihood of confusion had been established.

38. The applicant’s argument regarding the supposed impossibility of applying to this case the legal principles relating to series of marks is irrelevant in that regard. As OHIM observes, the contested decision does not indicate that the Board of Appeal based its decision on the fact that the opponent is proprietor of several marks containing the word ‘blue’ in order to conclude that the likelihood of confusion was established. It found merely that the mark Ecoblue could be perceived as a variant of the mark BLUE, in particular because the word element ‘eco’ could be considered as descriptive of an essential quality of the services in question, which have an economic, business-oriented purpose, and that the relevant public might therefore associate the mark Ecoblue with the mark BLUE. It follows from the foregoing that that finding of the Board of Appeal was correct. Moreover, according to Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, the likelihood of confusion includes the likelihood of association. The applicant’s argument that in the present case there can be no likelihood of confusion in the sense of a likelihood of association under that article cannot therefore succeed.”

Lees het arrest hier.

GvEA, 12 November 2008, zaak T-373/07, EOS GmbH Electro Optical Systems tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerken. Terechte weigering gemeenschapswoordmerk PrimeCast voor gietvormen. Gespecialiseerde Engelstalige gebruikers.

„22. Im vorliegenden Fall wurde die Anmeldung der Wortmarke PrimeCast für die Waren „Modelle und Formen für die Gießerei (nicht aus Metall) einschließlich Modelle aus gesintertem Kunststoff zur Herstellung von Feingussformen“ in Klasse 19 und die Dienstleistungen „Materialbearbeitung, insbesondere Herstellung von Modellen und Formen für die Gießerei“ in Klasse 40 zurückgewiesen.

(…) 27.  Das maßgebliche Publikum ist in der Lage, die Bedeutung sowohl des Wortes „prime“ als Hinweis auf „erstes“ wie auch die des Wortes „cast“ als Hinweis auf eine Form, ein Modell oder einen Abguss zu verstehen. Deshalb ist jedes der die Marke PrimeCast bildenden Wörter für die Beschaffenheit und die Natur oder die Bestimmung der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen als beschreibend anzusehen.

(…) 29. Selbst wenn man unterstellt, dass ein relativ kleiner Teil des maßgeblichen Publikums, nämlich nichtspezialisierte Verbraucher, insbesondere Heimwerker, die Bedeutung des Zeichens PrimeCast nicht versteht, ändert dies nichts daran, dass das Zeichen für den überwiegenden Teil des maßgeblichen Publikums, bei dem es sich um ein spezialisiertes Publikum handelt, eine klare Bedeutung hat.

(…) 36. Es ist daher festzustellen, dass das Zeichen PrimeCast einen hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen aufweist, der es dem betroffenen Publikum, zumindest dem spezialisierten Publikum, ermöglicht, sofort und ohne weiteres Nachdenken eine Beschreibung der Art der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wahrzunehmen. Infolgedessen fällt das Zeichen unter das Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94.“

Lees het arrest hier. 

GvEA, 12 november 2008,  T-7/04, Shaker di L. Laudato & C. Sas tegen OHIM / Limiñana y Botella, SL, gevestigd te Monforte del Cid

Merkenrecht. Oppositieprocedure. Limoncello/chelo. Zaak is via het HvJ (C-334/05 P) weer terug bij het GvEA, dat constateert dat vooral de woordelementen gevaar voor verwarring kunnen opleveren.

“58 Uit het voorgaande volgt dat er in casu verwarringsgevaar bestaat, inzonderheid doordat het relevante publiek slechts een onvolmaakt beeld van de betrokken merken bijblijft, zodat het gemeenschappelijke element ervan, het woord „limoncello” of „limonchelo”, zorgt voor een zekere overeenstemming tussen deze merken, en door de onderlinge samenhang tussen de verschillende in aanmerking te nemen factoren, aangezien de betrokken waren dezelfde zijn.”

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage,  29 oktober 2008, HA ZA 08-893, Atlas Transport GmbH tegen Atlas Air Inc.

Merkenrecht. Eiser Atlas Transport stelt dat gedaagde Atlas Air inbreuk maakt op haar Gemeenschapswoordmerk ATLAS en haar handelsnaam ATLAS en vordert o.a. nietigverklaring van het Beneluxbeeldmerk Atlas Air.

Vonnis betreft vooral de (aanhangige) nietigheidsprocedure tegen het gemeenschapsmerk ATLAS van eiser. De beslissing met betrekking tot de schorsing van de procedure wordt aangehouden. Omdat de nietigheidsprocedure tegen het gemeenschapsmerk van eiser  inmiddels  bij het GEA aanhangig is, is er geen aanleiding meer om op grond van artikel 100 GMVo deze procedure ambtshalve te schorsen. Bevel tot comparitie tevens pleidooi, waarbij de rechtbank “in het bijzonder wenst te worden geïnformeerd omtrent de precieze stand van nietigheidsprocedure bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) en thans bij het GEA.”.

De incidentele  vordering tot zekerheidsstelling wordt afgewezen: Krachtens artikel 224 Rv kan niet de eiser doch slechts de gedaagde zekerheid verlangen van de in het buitenland gevestigde of woonachtige eiser.

“4.1. De rolrechter heeft partijen in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten de ambtshalve schorsing van de zaak uit hoofde van het bepaalde in artikel 100 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo), zulks in verband met een door Atlas Air bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) aanhangig gemaakte nietigheidsprocedure ten aanzien van het Gemeenschapsmerk ATLAS van Atlas Transport, welk merk op 5 januari 2006 is ingeschreven onder nummer 002970788, onder meer voor waren en diensten in de klassen 9, 36 en 39.

4.2. Atlas Transport stelt dat de hiervoor bedoelde nietigheidsprocedure thans aanhangig is bij het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen (hierna: GEA) en dat zij recht en belang heeft bij voortzetting van de onderhavige procedure, omdat die, bij toewijzing van de vordering, haar een effectief verweer geeft in de procedure die bij het GEA aanhangig is.

4.3. Atlas Air betwist dat Atlas Transport aan de onderhavige procedure een effectief verweer zou kunnen ontlenen voor de bij het GEA aanhangige procedure ter zake van het Gemeenschapsmerk ATLAS. Atlas Air stelt dat indien het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), het GEA of het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zou bevestigen dat Atlas Air oudere rechten van plaatselijke betekenis heeft, Atlas Transport haar belang bij haar vorderingen in de onderhavige procedure zou verliezen. Atlas Air verzoekt derhalve deze procedure aan te houden in afwachting van de procedure terzake van het Gemeenschapsmerk ATLAS.

4.4. Aangezien de nietigheidsprocedure thans bij het GEA aanhangig is, is er geen aanleiding meer om op grond van artikel 100 GMVo deze procedure ambtshalve te schorsen. De rechtbank zal de beslissing op dit punt aanhouden.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank 's-Gravenhage, 29 oktober 2008, HA ZA 08-1437, Container Centralen A.m.b.A c.s. tegen L. Schalkoort Beheer B.V.

Vonnis in incident tot oproeping in vrijwaring. Vordering wordt afgewezen omdat onvoldoende inzichtelijk is gemaakt waarom derde de nadelige gevolgen dient te dragen.

Container Centralen vordert in de hoofdzaak een verklaring voor recht dat Schalkoort door het gebruik van het teken “CC” op de klemmen en de hangsloten, inbreuk maakt op de Beneluxwoord-/beeldmerken, op het Beneluxmodel en het octrooirecht van Container Centralen. 

In dit incident wil Schalkoort SNB-REACT, de voormalige Stichting Namaakbestrijding in vrijwaring oproepen, omdat SNB-REACT de gestelde inbreuk zou hebben uitgelokt. De rechtbank wijst de incidentele vordering af:

“4.1. Een vordering tot oproeping van een derde in vrijwaring is in beginsel toewijsbaar indien de gedaagde in de hoofdzaak voldoende gemotiveerd en concreet stelt op grond van zijn rechtsverhouding tot deze derde voldoende recht en belang te hebben de nadelige gevolgen van een voor hem ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen.

4.2. Schalkoort heeft weliswaar aangevoerd dat SNB-REACT door het doen van de proefbestelling onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld, zij heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom dat zou meebrengen dat SNB-REACT de nadelige gevolgen dient te dragen van eventuele inbreuken door Schalkoort op rechten van Container Centralen. De incidentele vordering strekkende tot vrijwaring zal derhalve worden afgewezen.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 november 2008, KG ZA 08-880, Arla Foods Amba tegen Th. Vergeer en Zonen B.V. 

Merkenrecht. Kaasmerk Puck tegen kaasmerk Cheez’Puck. Element Cheez is beschrijvend voor kaas, "tekenelementenpucks of Pu(c)k zijn beschrijvend voor ijshockeypucks, maar niet voor stukken kaas”. Overeenstemmende tekens, gevaar voor (minstgenomen indirecte) verwarring is aannemelijk: (impliciet pan-Europees?) inbreukverbod en overdracht domeinnaam. Rechtbank benadrukt nog eens dat “voor de beoordeling van potentieel verwarringsgevaar "sub b" een min of meer abstracte benadering is vereist en geen concreet opgetreden verwarring (of het gevaar daarvoor) behoeft te worden aangetoond.” Onrechtmatige daad en inbreuk handelsnaamrecht kunnen niet tot meeromvattend inbreukverbod leiden en blijven derhalve buiten beschouwing.

Nevenvorderingen niet toewijsbaar afgewezen onder verwijzing naar HR in Bax/Weijers (spoedeisend belang nevenvorderingen). Poceskosten: “Arla's stelling dat de indicatietarieven "op niets" zouden zijn gebaseerd en "een slag in de lucht" zouden betreffen, wordt gepasseerd.” €15.339,44. Afbeeldingen in het vonnis. 

Eiser Arla hanteert haar PUCK-(gemeenschaps)merken “voor een vooral in de Arabische wereld en onder inwoners van Europa met wortels in de Arabische wereld populaire geitenkaas- en roomkaasvariant. Dergelijke kaas is (ook) in Nederland, Duitsland en Denemarken op de markt en er wordt op Arabischtalige satelliettelevisiezenders met bereik in Europa zoals Al Jazeera reclame voor gemaakt.” Gedaagde Vergeer brengt een kaasproduct op de markt bestemd voor kinderen in Nederland en ook in Duitsland en Hongarije. Zij hanteert daarvoor het teken Cheez'Pucks en hanteert in haar marketinguitingen rondom dit kaasproduct een character (of mascotte, zoals haar advocaten dit betitelen) Puk of Puck.

Merkenrecht: “4.4. PUCK en Cheez'pucks zijn naar voorlopig oordeel overeenstemmende tekens ten opzichte van het Gemeenschapswoordmerk PUCK, waardoor gevaar voor (indirecte) verwarring kan ontstaan bij het in aanmerking te nemen publiek. (…)

4.5. Arla heeft genoegzaam aannemelijk gemaakt dat het teken Cheez' in het verkeer gehanteerd wordt in samenstellingen als een gebruikelijke en louter beschrijvende aanduiding voor kaassmaak of kaasproduct. Dat is zo in de door haar overgelegde afbeeldingen van verpakkingen van CheezWhiz (kaassaus of kaasspray voor topping), Cheez-it of Cheez - it van Frico (reepjes kaas in een pakje) en Cheez-doodles (maiszoutjes met kaassmaak). Het element Cheez' betreft een verbastering of fonetische weergave van het Engelse woord cheese.

4.6. Voor bedoelde globale beoordeling betekent dit dat het element "pucks" uit de samenstelling Cheez'pucks het dominerende en onderscheidende bestanddeel is (waaraan meer gewicht toekomt bij de overeenstemmingsvraag, nu die immers in het totaalbeeld meer opvallen) – en bij de tekens Puk en Puck, voor zover gebruikt ter onderscheiding van de betrokken waar, is dit sowieso het enige te vergelijken element. Bovendien geldt dat een hoge mate van overeenstemming van de betrokken waren (in dit geval: (geiten)kaas en (Goudse kinder)kaas, allebei kaas derhalve) volgens vaste rechtspraak een geringere mate van overeenstemming tussen merk en tekens – zo daar hier al sprake van zou zijn – kan compenseren. Dit alles bij elkaar genomen betekent naar voorlopig oordeel dat de verschillen Cheez', respectievelijk de toevoeging van een meervoudsletter 's' in het tekenelement pucks uit de samenstelling Cheez'pucks, respectievelijk weglating van de letter 'c' in het teken Puk, niet maken dat geen sprake is van in ieder geval auditieve en visuele overeenstemming. Wellicht is dat voor wat de samenstelling Cheez'pucks betreft in mindere mate het geval, maar merkenrechtelijk is dat is voorshands niet relevant te achten. Dat de klank van "pu(c)k" in het Arabisch als "boek" zou klinken, zoals Vergeer onweersproken heeft aangevoerd, maakt dit niet anders, omdat Arabisch in de Europese Unie geen doorgaans begrepen taal is. Evenmin valt in te zien wat dit aan overeenstemming zou afdoen. Mogelijk is tevens sprake van begripsmatige overeenstemming als puck opgevat zou kunnen worden als synoniem voor schijf – maar Arla bestrijdt juist dat dit teken(element) als zodanig kan worden opgevat, zoals Vergeer wel aanvoert. Enkel auditieve gelijkenis kan overigens al voldoende zijn voor verwarringsgevaar. Dat het teken Cheez'pucks louter beschrijvend zou worden gebruikt, zoals Vergeer aanvoert, wordt voorshands niet gevolgd. Tekenelementen pucks of Pu(c)k zijn beschrijvend voor ijshockeypucks, maar niet voor stukken kaas.”

Verwarringsgevaar: “4.7. Tevens wordt voorlopig geoordeeld dat sprake is van minstgenomen indirect verwarringsgevaar in de in 4.4. bedoelde zin. In de eerste plaats is daarbij relevant dat Arla zich in deze zaak beroept op Gemeenschapsmerken die korter dan 5 jaar geleden zijn ingeschreven, zodat deze überhaupt nog niet eens als merk gebruikt behoeven te worden (art. 15(1) GMVo), zoals Arla terecht naar voren heeft gebracht. Dat geen sprake zou zijn van verwarringsgevaar, omdat Arla haar merk zou gebruiken voor geitenkaas bestemd voor de Arabische markt en Vergeer zich met haar teken en character richt op de Nederlandse (kinder) kaasmarkt, wordt – wat daar verder gelet op art. 15(1) GMVo ook van zij – voorshands niet gevolgd. Nog daargelaten dat Arla onvoldoende steekhoudend weersproken ter zitting heeft gesteld dat zij haar van de Puck-merken voorziene kaas ook in Europa te koop aanbiedt, zodat voorshands niet aannemelijk is dat sprake is van een louter "exportmerk" (overigens een krachtens art. 15(2)(b) GMVo als normaal gebruik als merk aangemerkte handeling), miskent die stelling dat voor de beoordeling van potentieel verwarringsgevaar "sub b" een min of meer abstracte benadering is vereist en geen concreet opgetreden verwarring (of het gevaar daarvoor) behoeft te worden aangetoond.

4.8. Op grond van het vorenoverwogene is een merkinbreukverbod gebaseerd op het Gemeenschapswoordmerk versterkt met een voor matiging vatbare dwangsom toewijsbaar, evenwel als in het dictum verwoord. Beoordeling op grond van de gecombineerde Gemeenschapswoord/ beeldmerken kan bij die stand van zaken achterwege blijven.”

Domeinnaam: “4.9. Arla heeft onweersproken en onderbouwd gesteld dat Vergeer het teken cheezpucks in haar domeinnaam waarachter de website www.cheezpucks.nl wordt gedreven, gebruikt als merk, namelijk mede ter onderscheiding van de producten die op de door de domeinnaam verkregen website worden aangeboden, omdat er een direct verband is tussen die domeinnaam en de producten die worden aangeboden (bijvoorbeeld in de banner "cheez'pucks. hèt kaasje voor coole kids" op de openingspagina). Zodoende valt ook het hanteren van deze domeinnaam onder het toe te wijzen merkinbreukverbod en kan de gevorderde medewerking aan overdracht van bedoelde domeinnaam daarop worden gebaseerd. Ter voorkoming van executiegeschillen zal Vergeer bij wijze van nadere ordemaatregel enige tijd gegund worden om tot aanpassingen te komen, waaronder het "uit de lucht" halen en overdragen van haar website aan Arla.”

Nevenvorderingen: “4.12. De nevenvorderingen zullen worden afgewezen. Gegeven de betwisting van bedoeld spoedeisend belang bij elke afzonderlijke nevenvordering heeft Arla onvoldoende aannemelijk weten te maken dat zo'n belang aanwezig is. Haar stelling dat de proceseconomie ermee gebaat zou zijn thans al in het kader van deze voorlopige beoordeling inzicht te krijgen in afnemers of toeleveranciers om verdere inbreuk te stoppen en in staat te zijn zonder verdere procedure buiten rechte haar schade te kunnen begroten teneinde vervolgens eventueel in der minne tot een regeling daaromtrent te komen met Vergeer, wordt niet voldoende geacht.

4.13. Dat wordt niet anders in het licht van HR 15 juni 2007, NJ 2008/153 (Bax/Weijers), waarin een nevenvordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten aan de orde was. Daarin heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat indien een hoofdvordering voldoende spoedeisend is om in kort geding te kunnen worden beslist, de proceseconomie ermee gebaat is, dat in hetzelfde geding ook over een daarmee nauw verwante nevenvordering als die ter zake van buitengerechtelijke kosten kan worden beslist. Indien die vordering niet of onvoldoende wordt betwist en de hoofdvordering voldoende spoedeisend is, mag volgens dit arrest in beginsel worden aangenomen dat ook toewijzing van de nevenvordering uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is. Allereerst is in de onderhavige zaak wel sprake van betwisting van het spoedeisend belang bij de nevenvorderingen. In de tweede plaats kan een dergelijke proceseconomische overweging naar voorlopig oordeel (zoals ook onlangs in Vzr Rb 's-Gravenhage 7 oktober 2008, IEPT 20081007 (BMW/Inter-Tyre Holland) is uitgemaakt, niet leiden tot toewijzing van zeer ingrijpende nevenvorderingen als in deze procedure door Arla gevorderd nu het gestelde spoedeisende belang daartoe onvoldoende aannemelijk wordt geacht. In dat licht zij erop gewezen dat dit type nevenvorderingen in de systematiek van de Handhavingsrichtlijn (die terug gaat op de systematiek van Deel III van TRIPs Verdrag) bedoeld lijkt te zijn als definitieve maatregelen nadat een inbreuk (in of tijdens een bodemprocedure) is vastgesteld (artt. 8 en 10) en naar voorlopig oordeel moeilijk is te begrijpen onder de voorlopige en conservatoire maatregelen uit art. 9 van deze richtlijn (dat teruggaat op art. 50 TRIPs).

Proceskosten: “4.15. Voor vonnissen gewezen na 1 augustus 2008 dient voor de hoogte van de proceskosten in het geval van betwisting aansluiting te worden gezocht bij de per die datum in werking getreden genoemde regeling Indicatietarieven in IE-zaken, te vinden op www.rechtspraak.nl. Het door Arla opgevoerde bedrag is beduidend hoger dan het daarin vermelde indicatietarief voor een eenvoudig kort geding, evenwel maar enigszins hoger dan het indicatietarief voor een niet-eenvoudig kort geding. Gelet tevens op de hoogte van de door Vergeer zelf verantwoorde kosten ter onderbouwing van haar aanspraak uit hoofde van art. 1019h Rv ter hoogte van € 10.117,- (ook belangrijk hoger dan het indicatietarief voor een eenvoudig kort geding), maakt dat termen bestaan om aan te nemen dat het hogere indicatietarief van € 15.000,- te dezen als uitgangspunt kan worden genomen. De door Arla in rekening gebrachte kosten die daarboven uitkomen zijn in deze omstandigheden, behoudens steekhoudende nadere motivering, die ontbreekt, in beginsel niet aan te merken als redelijk en evenredig in de zin van art. 1019h Rv. Arla's stelling dat de indicatietarieven "op niets" zouden zijn gebaseerd en "een slag in de lucht" zouden betreffen, wordt gepasseerd onder verwijzing naar de betreffende regeling die blijkens de tekst ervan is vastgesteld door het LOVC na voorbereiding in een werkgroep ingesteld door het LOVC en totstandkoming in samenspraak met de NOvA. Zodoende wordt de proceskostenveroordeling vastgesteld op € 15.000,-, vermeerderd met € 254,- aan vast recht en € 85,44 aan explootkosten, derhalve op € 15.339,44.”

Lees het vonnis hier.