Woord- en of beeldmerk  

Rechtbank 's-Gravenhage 14 december 2011, HA ZA 10-2136 (Playgo c.s. tegen Trends2Com BVBA)

In navolging van tussenvonnis IEF 10187. Procesrecht: toepasselijk recht. Stukgelopen samenwerking. Douanemaatregelen treffen is onrechtmatige daad voor de gemeenschap. Beiden partijen in het ongelijk gesteld.

Voormalig agent en gemeenschappelijk merkhouder Trends2come laat douane zending speelgoed van voormalig leverancier (en ook gemeenschappelijk merkhouder) Playgo tegenhouden. Playgo Limited en Trends2Com verwijten elkaar over een weer dat de ander als deelgenoot ten aanzien van de gemeenschap geen toestemming heeft gevraagd voor handelingen ten aanzien van de gemeenschappelijk aan hen toebehorende Gemeenschapsmerken en -modellen. Partijen hebben bij gelijktijdig genomen akten gekozen voor de toepasselijkheid van het Nederlandse recht.

Trends2com is niet-ontvankelijk omdat zij niet ten behoeve van de gemeenschap procedeert. Playgo verkrijgt verklaring voor recht dat Trends2Com onrechtmatig heeft gehandeld door zonder toestemming douanemaatregelen te treffen. Beiden partijen worden in het ongelijk gesteld en de proceskosten worden gecompenseerd. Kosten van het incident worden eveneens bepaald.

Betreffende de gemeenschap ex 3:169/171 BW (...) het [gaat] Trends2Com niet om het procederen ten behoeve van de gemeenschap. De rechtbank komt daarmee tot de conclusie dat Trends2Com niet namens de gemeenschap optreedt noch mede namens de andere deelgenoot, Playgo Limited, maar uitsluitend namens zichzelf, waarmee zij niet-ontvankelijk in haar vorderingen is.

Verklaring van recht 2.13. Met deze conclusie ten aanzien van de niet-ontvankelijkheid van Trends2Com, resteren de vorderingen in conventie van Playgo c.s. tot verkrijging van een verklaring voor recht en betaling van schadevergoeding. Aan deze vorderingen hebben zij onder meer ten grondslag gelegd dat het vragen om douanemaatregelen zoals Trends2Com heeft gedaan jegens hen onrechtmatig is omdat Trends2Com niet bevoegd is om dergelijke handhavingsmaatregelen te treffen zonder de toestemming van Playgo Limited, die medeeigenaar van de Gemeenschapsmerken en -modellen is.

2.14 (...) Dat Trends2Com niet zonder instemming van Playgo Limited de douanemaatregelen had mogen treffen, leidt er toe dat Trends2Com door dat toch te doen onrechtmatig heeft gehandeld jegens Playgo c.s..

Onderbouwing grondslag
2.18. De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de conclusie dat tegenover de betwisting door Trends2Com van de aard en omvang van de schade, van de zijde van Playgo c.s. de stellingen die zij aan hun vordering ten grondslag hebben gelegd te weinig concreet en onvoldoende deugdelijk zijn onderbouwd. De rechtbank komt daarmee aan een bewijsopdracht niet toe, nog daargelaten dat van de zijde van Playgo c.s. geen voldoende concreet bewijsaanbod is gedaan. De vordering tot vergoeding van schade zal dan ook worden afgewezen. Proceskosten: In de omstandigheid dat Playgo c.s. enerzijds en Trends2Com anderzijds over en weer op belangrijke punten in het ongelijk zijn gesteld, ziet de rechtbank aanleiding om de proceskosten te compenseren, in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

High Court of South Africa 5 december 2011, zaaknr. 14605/2009 (Adidas tegen Pepkor Retail Ltd.)

Met commentaar in’t kort van Michiel Haegens en Eveline van Beem, Vereenigde.

Merkenrecht. Geen "passing-off". Mits als creatieve uiting neergezet. Onlangs heeft het Zuid-Afrikaanse Western Cape High Court (districtsgerecht) beoordeeld of het gebruik door Pepkor Retail Limited van twee of vier strepen op een aantal schoenen inbreuk maakt op de bekende drie strepen merken van Adidas. De Zuid-Afrikaanse rechter was van mening dat het gebruik van twee of vier strepen geen inbreuk op het merk van Adidas behelst, omdat het drie strepen merk bekend is en daarom het gebruik van twee of vier strepen geen verwarring bij het publiek zal veroorzaken. Via een vergelijkbare redenering heeft zij geoordeeld dat van “passing-off” geen sprake is. 
 
Pepkor Retail Limited is de moederonderneming van de in Zuid-Afrika populaire winkels Pep Stores en Ackermans. Zij bracht een zestal type schoenen op de markt met daarop twee of vier parallel naast elkaar staande strepen aangebracht. Adidas baseerde haar claims op merkinbreuk als gevolg van gevaar voor misleiding en verwarring alsmede op oneerlijke mededinging (“passing-off”). 

De rechtbank citeert het Europees Hof van Justitie waar het de beoordeling van verwarringsgevaar betreft (HvJ EG 11 november 1997, C-251/95 Puma/Sabel, IEF 2824). Opvallend is echter dat het befaamde Adidas/Marca-arrest uit 2008 niet wordt genoemd, waarin is aangenomen dat in het algemeen, het gegeven dat het publiek een teken als versiering opvat, niet direct merkinbreuk uitsluit. Het betrokken publiek kan alsnog menen dat de waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (HvJ EG 10 april 2008, C-102/07, IEF 5955).

Wat het Zuid-Afrikaanse High Court zegt is in feite: het drie strepen merk is een dermate bekend merk dat er geen sprake is van een onvolledig beeld bij de consument. Deze ziet dus zeer goed het verschillend aantal strepen, zonder in verwarring te kunnen raken.
 
Concluderend, de schoenen van Pepkor, die twee of vier strepen dragen zijn onvoldoende overeenstemmend aan het drie strepen merk van Adidas om gevaar voor misleiding of verwarring te veroorzaken. Een teleurstellende uitspraak voor Adidas en het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat zij hiertegen in beroep zal gaan.

Reageren? redactie@ie-forum.nl of in onze gesloten LinkedIn discussiegroep.

Rechtbank 's-Gravenhage 16 december 2011, KG ZA 11-1336 (Duinrand Makelaars in Assurantiën B.V. tegen X en Oosterveer advies)

Stukgelopen samenwerking. Merkenrecht. Handelsnaam. Domeinnaam.

De Stalpert C.V. heeft zich circa tien jaar bezig gehouden met bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringsovereenkomsten. Dat heeft zij gedaan onder de handelsnamen “Duinrand Financiële Dienstverleners” en “Duinrand Makelaars in Assurantiën”. De Stalpert C.V. heeft kantoor gehouden in ’s-Gravenhage.  Op 7 april 2009 is het Beneluxwoordmerk DUINRAND aangevraagd. Het merk is op 9 april 2009 onder nummer 0861679 ingeschreven op naam van “Stalpert Verzekeringen CV” voor onder meer verzekeringen en financiële zaken in klasse 36. Verder in citaten:

Handelsnaam
4.3. Naar voorlopig oordeel maakt Oosterveer door het voeren van de handelsnaam “Duinrand Bollenstreek” inbreuk op de rechten op de handelsnamen “Duinrand Financiële Dienstverleners” en “Duinrand Makelaars in Assurantiën”.

Overdracht merk
4.14. Ter zitting heeft Duinrand bij repliek verzocht om aanvulling van haar eis met een vordering tot overdracht van het DUINRAND-merk. Het bezwaar van [X] c.s. tegen die late eisvermeerdering is ter zitting gegrond verklaard. Ten overvloede wijst de voorzieningenrechter erop dat de vordering ook niet had kunnen worden toegewezen als die
eerder zou zijn ingediend, alleen al omdat de merkhouder “Stalpert Verzekeringen CV geen partij is in deze procedure.rdquo;

Dictum:
5.1. beveelt [X] c.s. om binnen een maand na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, iedere inbreuk op de rechten van Duinrand met betrekking tot de handelsnamen “Duinrand Financiële Dienstverleners” en “Duinrand Makelaars in Assurantiën”, waaronder:
a. te staken en gestaakt te houden het gebruik van de handelsnaam “Duinrand Bollenstreek” en de handelsnaam uit te schrijven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
b. te staken en gestaakt te houden het gebruik van de domeinnaam www.duinrandbollenstreek.nl en de daaraan verbonden website en de website van het web te verwijderen;
c. te staken en gestaakt te houden het gebruik van het thans door [X] c.s. gebruikte Duinrand-logo;
d. te staken en gestaakt te houden het gebruik van e-mailadressen eindigend op @duinrand-bollenstreek.nl;
5.2. veroordeelt de gedaagde die het hiervoor opgelegde bevel overtreedt tot betaling van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag dat de betreffende gedaagde met de gehele of gedeeltelijke nakoming van dat bevel in gebreke blijft, met een maximum van € 250.000,00;

Op de blogs:
DomJur

Gerecht EU 16 december 2011, Zaak T-62/09 (Bernhard Rintisch tegen OHIM/Bariatrix Europe Inc. SAS), zaak T-109/09 en zaak T-152/09 (Bernhard Rintisch tegen OHIM/Valfleuri Pâtes alimentaires SA).

Gemeenschapsmerk. In drie oppositieprocedures komt aanvrager van gemeenschapswoordmerk PROTI SNACK respectievelijk PROTIVITAL en PROTIACTIVE houder van de oudere, Duitse woord- en beeldmerken PROTIPLUS, PROTI en PROTIPOWER tegen. De oppositieafdeling wijst oppositie af en Kamer van Beroep verwerpt het beroep. Ook het Gerecht EU verwerpt de actie en veroordeelt Rintisch in de kosten. Vergelijk IEF 10557 (BGH stelt vragen).

Aangevoerde middelen (en conclusie):
1. schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 van de Raad, op grond dat de kamer van beroep de oppositie niet ten gronde heeft beoordeeld; (middel is niet-ontvankelijk want het is niet gericht tegen de beslissing van Board of Appeal)
2. schending van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 van de Raad, daar de kamer van beroep heeft geweigerd, haar discretionaire bevoegdheid uit te oefenen, of althans niet heeft uiteengezet hoe zij deze heeft uitgeoefend; (er is geen discretionaire bevoegdheid; middel is ongegrond en wordt dus verworpen)
3. misbruik van bevoegdheid, aangezien de kamer van beroep door verzoeker overgelegde documenten en bewijzen niet in aanmerking heeft genomen. (geen schending door Board of Appeal)

Uit T-62/09: Niet-ontvankelijk
23 It must be held that, since the present plea alleges infringement by the Opposition Division of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, it is not directed against a decision of the Board of Appeal. 
24 It follows that the present plea in law must be rejected as inadmissible.

Discretionaire bevoegdheid 
40 If the evidence to establish the existence, validity and scope of an earlier mark – which, in accordance with the new wording of Rule 20(1) of Regulation No 2868/95, applicable to the present case, cannot be taken into account by the Opposition Division when it is filed late – could nevertheless be taken into consideration by the Board of Appeal by virtue of its discretionary power under Article 74(2) of Regulation No 40/94, the legal consequence laid down expressly in Regulation No 1041/2005 for that type of deficiency, namely the rejection of the opposition, might, in certain cases, have no practical effect.
41 It must therefore be held that the Board of Appeal did not err by finding that, in the circumstances of the present case, there was a provision which prevented evidence submitted late to OHIM by the applicant from being taken into account and that, therefore, the Board of Appeal did not have any discretion under Article 74(2) of Regulation No 40/94.
45      Lastly, as regards the applicant’s arguments in relation to the judgment in Case T‑407/05 SAEME v OHIM – Racke (REVIAN’s) [2007] ECR II‑4385, it must be noted that that judgment concerned a situation in which Rule 20(1) of Regulation No 2868/95, in the version applicable to the present case, had not yet been provided for by that regulation. In addition, even if – as the applicant claims – the judgment in REVIAN’s states at paragraph 51 that the Board of Appeal is called upon to carry out a new, full examination of the merits of the opposition, such an examination does not, however, mean that, according to the case-law cited in paragraphs 31 and 32 above, the Board of Appeal may take into consideration facts or evidence submitted to the Opposition Division late where there is a provision to the contrary effect. To that end, it must be held that the Board of Appeal was correct to find, in paragraph 34 of the contested decision, that the documents filed late with the Opposition Division cannot be regarded as being lodged within the time-limits merely because an appeal has been filed (see, to that effect, OHIM v Kaul, paragraph 30 above, paragraph 61).
46      It follows that the Board of Appeal did not infringe Article 74(2) of Regulation No 40/94, in not taking into account, in the contested decision, the documents submitted late to the Opposition Division by the applicant which were intended to prove the existence and the validity of the earlier marks.
48 In the light of the foregoing, the present plea must be rejected as unfounded.

56      It follows that, since those extracts had not been translated into the language of the proceedings, the Board of Appeal was not entitled to take them into account for the purposes of proving that the earlier marks had been renewed before the date of opposition.
57      It must therefore be held that the Board of Appeal did not err in concluding, in paragraph 46 of the contested decision, that the existence and the validity of earlier marks had not been duly substantiated by the applicant and that, in the absence of such proof, it was not entitled to examine the merits of the opposition or to analyse, in particular, the existence of a likelihood of confusion between the marks at issue.

Rechtbank Roermond 30 november 2011, LJN BU6849 (Politicus en zakkenvullerij)

Politierechter ná civiele procedure. Internetbericht op Ruiver.nl met betrekking tot politicus: smaadschrift of vrijheid van meningsuiting:  zeker waar het betreft het gestelde opknappen van het fabriekspand van [naam] met gemeenschapsgeld en de gestelde zakkenvullerij. Daarin zijn elementen van smaad in strafrechtelijke zin in beginsel aanwezig.

De jurisprudentie van het EHRM is dat het recht op vrijheid van meningsuiting daar waar het politici betreft, ruim moet worden geïnterpreteerd en beperkingen daarop niet snel worden toegestaan. Politierechter begrijpt het gevoelen van benadeelde partij en verdachte erkend dat sommige bewoordingen beter anders hadden gekund. Onder de geschetste omstandigheden heeft het plaatsen van het internetbericht zich afgespeeld binnen het kader van het publieke debat over genoemd onderwerp en dat de tekst niet van dien aard is dat deze een beperking zou rechtvaardigen van de vrijheid van meningsuiting waarvan verdachte gebruik heeft gemaakt. Er volgt vrijspraak.

Rechtbank Leeuwarden 22 november 2011, LJN BU5629, BU5641, BU5655, BU5661 (Vrijspraak) BU5767 (Salduz-verweer) en BU5769 (Salduz-verweer) (Sigarettensmokkel)

Wet op de accijnzen. Vervalste of wederrechtelijk vervaardigde beeldmerken. Invoering van handelshoeveelheden verpakkingen met daarin sigaretten met de merknamen en beeldmerken van MARLBORO en LAMBERT & BUTLER zijnde een merk waarop een ander recht heeft, zijnde en bevattende valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken.

De verdachte heeft zich, samen met een aantal anderen, schuldig gemaakt aan de smokkel van een grote hoeveelheid vervalste sigaretten van Duitsland naar Nederland. Daarmee is hij medeverantwoordelijk voor het feit dat de Nederlandse fiscus een aanzienlijk bedrag aan accijns en omzetbelasting is misgelopen. Daarnaast worden zowel de consument als de merkenhouder, in dit geval Philip Morris, benadeeld als er vervalste sigaretten op de markt worden gebracht.

HR 15 november 2011, LJN BR5551 (met concl. PG Vegter; Computervredebreuk databank ANP)

Computervredebreuk. Inloggen in databanken. Bewijsklacht feitelijk leiding geven. Computervredebreuk. Het oordeel van het hof is niet onbegrijpelijk. Het hof stelde vast dat verdachte - hoewel daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden - geen maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat met de inlogcodes zou worden ingelogd op de nieuwsserver (database) van het ANP, de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat van die inlogcodes gebruik zou worden gemaakt om onbevoegd toegang te krijgen tot de server van het ANP, is niet onbegrijpelijk. Dit kan niet tot cassatie leiden en ex art. 81 RO hoeft geen nadere motivering. De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Rechtbank Breda 21 oktober 2011, LJN BT8862 (Accijnsgoederen zonder accijnsheffing, sigarettenompakking)

Sigarettenompakken. Ondanks het fysiek ontbreken van twee machtigingen tot verlenging van telefoontaps is voor het beschikbaar stellen van een loods en het ompakken van grote ladingen accijnsgoederen, zonder dat overeenkomstige de wet op de accijns in de heffing waren betrokken, zijnde illegale sigaretten (totaal ruim 11,3 miljoen) een gevangenisstraf van 15 maanden op zijn plaats. Nu het OM de vervolgingstermijn heeft overschreden beperkt de rechtbank de straf tot 12 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk.

Rechtbank Leeuwarden 13 december 2011, LJN BU7737 (merkschoenen Nike Airmax)

Strafrecht. In de auto van verdachte is een hoeveelheid valse merk schoenen aangetroffen. De rechtbank is van oordeel dat de politie niet bevoegd was om tot doorzoeking van de auto van verdachte over te gaan, derhalve heeft de doorzoeking onbevoegd plaatsgevonden.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage 15 december 2011, KG ZA 11-1300 (Beter Bed Holding N.V./DBC Nederland B.V. tegen Matras Direct B.V.)

Met dank aan Arnout Gieske, Van Diepen Van der Kroef.

Merkenrecht. Inburgering. Beter Bed is houdster van de Beneluxwoordmerken M-LINE en 'M LINE SLEEP WELL MOVE BETTER' en biedt in Nederland en Europa matrassen en aanverwante producten aan op de markt. Matras Direct handelt in dezelfde producten op het gebied van slaapcomfort en was van 2003 - 2007 wederverkoper van M Line-producten. Sinds 2009 heeft zij twee typen matrassen aangeboden onder het teken MD+Line beter slapen en tevens als Beneluxwoord/beeldmerk geregistreerd. Het BBIE heeft de oppositie afgewezen (zie BBIE 31 maart 2011, no. 2004512), in hoger beroep wordt eind januari 2012 uitspraak verwacht.

DBC wordt niet-ontvankelijk verklaard, kostennota's van de advocaat die aan DBC zijn gericht is onvoldoende om aan te tonen dat DBC licentiehouder is.

Afkorting Dat de lettercombinatie MD als afkorting zou worden opgevat is voorlopig onvoldoende aannemelijk geacht. Er is sprake van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het merk van Beter Bed en de door Matras Direct gebruikte tekens. Een teken dat de afkorting is van de handelsnaam is geen beperking van het merkenrecht in de zin van artikel 2.23 BVIE.

Slotsom Matras Direct dient tekens te staken op grond van 2.20 lid 1 sub b BVIE), er volgt een recall van producten onder niet-particuliere afnemers en een verzending van een brief aan niet-particuliere afnemers, onder last van €5.000 met een maximum van €500.000. Opgave van verkoopaantallen en in- en verkoopcijfers wordt afgewezen. Matras Direct wordt veroordeeld in de proceskosten ex 1019h Rv ad €20.133,49.

Onderscheidend vermogen: 4.17. Gelet op de uitgebreide marketinginspanning van M-Line in de afgelopen jaren en de opvallen presentatie van dat merk in de filialen (...) is naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk geworden dat het merk M-LINE intensief is en wordt gebruik en dat het merk dientengevolge aanmerkelijk onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Beperking merkrecht?
4.22. Dat er voor Matras Direct een noodzaak, althans rechtvaardiging zou bestaan om 'MD' te gebruiken, zoals door haar gesteld, kan niet worden aangenomen. Matras Direct brengt al haar andere producten op de markt zonder deze afkorting te gebruik. Evenmin levert het feit dat een teken de afkorting is van de handelsnaam die een onderneming voert, anders dan Matras Direct meent, een beperking van het uitsluitend recht op in de zin van artikel 2.23 BVIE.

Lees vonnis hier (schone pdf / grosse).

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard zijn om door te nemen. Deze lijst van 17 opposities was nog niet eerder dan nu beschikbaar, zie onder laatste BBIE serie november 2011-bericht hier.

25-10-2011	2003644	ECOMEL	ECOVAL	1167989	Afgew.	nl
25-10-2011	2002686	BACCARAT	Baccara Gold	1146165	Toegew.	nl
25-10-2011	2002257	NORMA	NORMA GREEN	1142977	Toegew.	fr

Conclusie AG Kokott HvJ EU 15 december 2011, zaak C-368/10 (EC tegen Koninkrijk der Nederlanden) - eurlex

Als randvermelding. Keurmerken. Aanbestedingsrecht. De provincie Noord-Holland heeft voor de gunning van een overheidsopdracht voor levering en beheer van koffieautomaten als voorwaarde opgegeven dat het de leveringen van sociaal- en milieuvriendelijke, biologische, fair trade producten betreft. Als eis werd hierin vermeld dat de koffie- en theeconsumpties het Max Havelaar en EKO-Keurmerk zouden dragen.

De Europese Commissie verwijt Nederland dat de vermelding van deze twee keurmerken indruist tegen de bepalingen van het Unierecht op het gebied van overheidsopdrachten.

Kokott concludeert dat een aanbestedende dienst rekening mag houden met ecologische en sociale belangen, maar niet mag eisen dat de geleverde producten een heel concreet keurmerk dragen. De dienst moet ook andere keurmerken toelaten; dwingend voorschrijven van een bepaald milieukeurmerk is in strijd met het Unierecht.

Conclusie: 1. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft niet voldaan aan de krachtens de Verdragen op hem rustende verplichtingen doordat de Provincie Noord-Holland in het jaar 2008 in de procedure voor de gunning van een overheidsopdracht voor de levering en het beheer van koffieautomaten
– in strijd met artikel 23, lid 6, van richtlijn 2004/18 dwingend heeft voorgeschreven dat de te leveren koffie en thee het EKO-keurmerk of een op vergelijkbare criteria berustend keurmerk droegen,
– in de voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht in strijd met artikel 2 van richtlijn 2004/18 onnauwkeurige ‚kwaliteitseisen’ voor potentiële inschrijvers met betrekking tot ‚duurzaam inkopen en maatschappelijk verantwoord ondernemen’ heeft opgenomen en
– in het kader van de gunningscriteria in strijd met artikel 53, lid 1, sub a, van richtlijn 2004/18 heeft aangegeven dat extra punten werden toegekend indien de te leveren ‚ingrediënten’ waren voorzien van de keurmerken EKO en/of Max Havelaar of van een op dezelfde criteria berustend keurmerk.

Rechtbank 's-Hertogenbosch 13 december 2011, KG ZA 11-740 (Medical Participations S.A. tegen Beautycentrum De Thermen B.V.)

Met dank aan Joran Spauwen, Kennedy Van der Laan.

Samenwerking. Merkenrecht vs licentie uit overeenkomst. Concept van een merk.

Medical Participations exploiteert het concept 'Re-Energize' dat, kort samengevat, bestaat uit een selectie van gezondheidsproducten en behandelingen dat als samenhangend geheel wordt aangeboden tegen stress en vermoeidheid. Zij is tevens houdster van Beneluxbeeldmerk Re-Energize. Met De Thermen is zij een samenwerking aangegaan om een distributiesysteem op te zetten zodat zij aan consumenten kan leveren. Na enige discussie over het concept, dan wel opstarten van een concurrerende activiteit, worden de websites van Medical Participations re-energize.nl en .eu gesloten, zodat klanten niet meer naar De Thermen worden doorverwezen, De Thermen gebruikt naam en beeldmerk via re-energizeeurope.nl.

De inhoud van de samenwerkingsovereenkomst wordt anders uitgelegd door partijen. Echter, de voorzieningenrechter is van oordeel dat het eerder aannemelijk is dat Medical Partipations haar op het BVIE gebaseerde recht kan laten gelden dan dat De Thermen haar gestelde recht kan ontlenen aan een qua inhoud discutabele en uitvoerig bediscussieerde overeenkomst.

Het concept van Re-Energize is niet beschermd, mede omdat het "een bundeling is van producten en therapieën die afkomstig zijn van verschillende producenten en 'bedenkers'". Deze vordering wordt afgewezen.

De Thermen wordt veroordeeld in de proceskosten waarbij het liquidatietarief met inachtneming van artikel 1019h Rv wordt vastgesteld op €6.000. In reconventie worden de vorderingen afgewezen en ad €400 proceskostenveroordeling. De na dit vonnis ontstane kosten worden begroot op: €205, en, indien niet binnen 14 dagen wordt voldaan, vermeerderd met €68.

5.6. De Thermen heeft echter aangevoerd dat het haar op grond van de overeenkomst met Medical Participations vrij staat het merk Re-Energize te voeren.

De inhoud van die overeenkomst wordt echter door beide partijen anders uitgelegd en de specifieke bepaling waarop De Thermen zich in dit kader beroept is niet eenduiding. n een bodemprocedure zou aaan de orde moeten komen welke uitleg parrtijen, gelet op elkaars verklaringen en gedragingen, redelijkerwijze aan de overeenkomst mochten geven. Wellicht kunnen partijen zich het debat op dit punt ineen bodemprocedure beter besparen. Zoals Medical Participations terecht heeft opgemerkt, zou de overdracht of overgang van het Beneluxmerk Re-Energize voortvloeiende uit de overeenkomst, op grond van artikel 2.31 lid 2 sub a BVIE nietig zijn omdat de overeenkomst kennelijk inhield datde overdracht of overgang van het onderhavige Beneluxmerk aan De Thermen alleen voor Nederland zou gelden. De rest van Europa, en met name ook Beneluxstaat België, blevven aan Medical Participations voorbehouden.

5.7. Gelet op bovenstaande overwegingen is de voorzieningenrechter van oordeel dat het eerder aannemlijk is dat Medical Participations haar op het BVIE gebaseerde recht op het woord- en beeldmer Re-Energize kan laten gelden dan dat De Thermen haar gestelde recht kan ontlenen aan de (qua inhoud discutabele en voor wat betreft het voortbestaan ervan uitvoerig bediscussieerde) overeenkomst.

5.8. Naast  het verbod op het gebruik van het merk heeft Medical Particpations een verbod gevorderd van iedere vorm van exploitatie van het Re-Energize concept. Deze vordering werpt de vraag op waat onder het 'Re-Energize-concept'  moet worden verstaan. Medical Participations heeft verwezen naar haar productie 5. Dat in een pakket van 35 sheets betreffende een marketingstrategie van Re-Energize, waarin onder meer de van verschillende producenten afkomstige gezondheidsproducten en verschillende (gezondheids) therapieën in tamelijke algemene (doch positieve) bewoorden worden toegelicht. Y heeft ter zitting verklaard dat het concept Re-Energize een bundeling is van producten en therapieën die afkomstig zijn van verschillende producenten en 'bedenkers'. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in dit kort geding onvoldoende komen vast te staan wat precies onder het concept moet worden verstaad. (...) Voorts is het niet onaannemelijk dat De Thermen bepaalde van deze producten of therapieën al aan haar klanten aanbood (...). Dit gedeelte van de vordering wordt dan ook afgewezen.

Op andere blogs:
DomJur 2012-825

Gerecht EU 15 december 2011, zaak T-377/09 (Mövenpick Holding tegen OHIM)

Gemeenschapsmerk. Na een afwijzing van de aanvrage, verwerping van het beroep bij Board of Appeal, wordt het beroep van aanvrager van het gemeenschapswoordmerk PASSIONATELY SWISS (ook) bij het Gerecht EU afgewezen. Er is sprake van een absolutie weigeringsgrond: namelijk dat het aangemelde teken een geografische herkomstaanduiding betreft en het geen onderscheidend vermogen heeft: Die Marke kommt somit den Ausdrücken „sehr schweizerisch“, „entschieden schweizerisch“, „deutlich schweizerisch“ oder auch „äußerst schweizerisch“ nahe, in denen die Adverbien systematisch das Adjektiv „schweizerisch“ verstärken.

37      Was die umfassende Beurteilung der Anmeldemarke betrifft, ist weiter zu konstatieren, dass die Verknüpfung der beiden Elemente, aus denen sie besteht, den Regeln der englischen Grammatik entspricht, da das Adverb „passionately“ die Bedeutung des Adjektivs „Swiss“ verstärkt. Die Marke kommt somit den Ausdrücken „sehr schweizerisch“, „entschieden schweizerisch“, „deutlich schweizerisch“ oder auch „äußerst schweizerisch“ nahe, in denen die Adverbien systematisch das Adjektiv „schweizerisch“ verstärken. Folglich stellt die in Rede stehende Marke keine ungewöhnliche und phantasievolle Wortkombination dar.

38      Selbst wenn bestimmte Verbraucher – wie die Klägerin geltend macht – der Anmeldemarke eine phantasievolle Bedeutung zuschreiben könnten, ist darauf hinzuweisen, dass der Umstand, dass eine Marke mehrere Bedeutungen haben kann, der Anwendung des in Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen absoluten Eintragungshindernisses nicht entgegensteht. Nach der Rechtsprechung kann ein Wortzeichen nämlich von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (Urteil HABM/Wrigley, oben in Randnr. 26 angeführt, Randnr. 32).

39      Damit ist die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung, dass die Anmeldemarke PASSIONATELY SWISS von den maßgeblichen Verkehrkreisen als eine Herkunfts- und Qualitätsbezeichnung verstanden werden könnte, nicht fehlerhaft.

44. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer in den Randnrn. 20, 22 und 23 der angefochtenen Entscheidung jedoch zutreffend festgestellt, dass Waren und Dienstleistungen, die aus der Schweiz stammen, allgemein als solche von hoher Qualität wahrgenommen werden und dass der Wortbestandteil „swiss“ der Anmeldemarke nicht nur eine Information über die geografischen Herkunft der betreffenden Waren und Dienstleistungen vermittelt, sondern auch eine Qualitätskriterium bietet. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass – wie oben in Randnr. 36 festgestellt – die Klägerin selbst den guten Ruf anerkennt, den der geografische Name der Schweiz genießt.

45. Unter diesen Umständen musste die Beschwerdekammer nicht für jede der betroffenen Waren und Dienstleistungen prüfen, ob die Bezugnahme auf die Schweiz ein absolutes Eintragungshindernis gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 darstellte. Sie durfte sich wegen des allgemein anerkannten Rufs eines Landes wie der Schweiz vielmehr darauf beschränken, in Randnr. 22 der angefochtenen Entscheidung festzustellen, dass das Zeichen PASSIONATELY SWISS für die Dienstleistungen der Klassen 35, 41, 43 und 44 des Abkommens von Nizza lediglich als ein Hinweis auf die für die Schweiz stehende Qualität und Exklusivität sowie die damit einhergehende schweizerische Gemütlichkeit verstanden würde, und in Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung hinzuzufügen, dass die Waren der Klasse 16 des Abkommens von Nizza den beschreibenden Gehalt des Zeichens wiedergäben und für die betreffenden Dienstleistungen förderlich sein könnten.