Vormmerk  

Bij arrest van 25 november 2004 (Benetton - G-Star) heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat de vormmerken van G-star onderscheidend vermogen hebben, alsmede dat de Elwood kan worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van de Auteurswet. Benetton is van het arrest in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Bij uitspraak van 8 september 2006 heeft de Hoge Raad aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen twee prejudiciële vragen gesteld met betrekking tot de, kort gezegd, geldigheid van de uitsluiting van een vormmerk en de beslissing voor het overige aangehouden (eerder bericht hier).

Auteursrechteljke bescherming.

Elwood. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter vertoont de Crash Pant in zodanige mate auteursrechtelijk beschermde trekken van de Elwood dat de totaalindrukken die de beide broeken maken te weinig verschillen om te kunnen oordelen dat de Crash Pant als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. In de Crash Pant zijn immers drie van de vijf onderscheidende elementen van de Elwood overgenomen, te weten de schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, de bollend ingezette kniestukken en het ingezette ronde stuk op het zitvlak, zodat sprake is van nabootsing op karakteristieke onderdelen. De ook bestaande verschillen maken dit niet anders. Daarbij gaat het niet om stijlelementen, technische of functionele elementen, maar om elementen die oorspronkelijk zijn en derhalve niet noodzakelijk zijn om een broek een broek te laten zijn.

Mash Jacket. Jacks kunnen op tal van verschillende wijzen worden uitgevoerd. Geoordeeld wordt dat de verschillende elementen van het Mash Jacket zodanig in combinatie zijn verwerkt dat de Mash Jackets van G-Star een oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen.
Overwogen wordt dat de door PRL gesignaleerde verschillen in het niet vallen bij de overeenkomsten met de karakteristieke elementen van de Mash Jackets van G-Star. PRL maakt derhalve ook met de Fatigue jas h inbreuk op de auteursrechten van G-Star.

Merkenrechtelijke bescherming

Uitgangspunt is ook hier dat het Hof te Amsterdam in haar arrest van 25 november 2004 heeft beslist dat beide vormmerken onderscheidend vermogen hebben. Het verweer van PRL dat, nu de Hoge Raad aan het Europese Hof prejudiciële vragen heeft gesteld omtrent, kort gezegd, de geldigheid van de vormmerken van G-Star, aan het arrest van het Hof in afwachting van de beantwoording van die vragen geen rechtskracht toekomt, moet worden verworpen. Totdat Het Europese Hof anders zal hebben beslist, dient van de geldigheid van beide vormmerken te worden uitgegaan.

Vormmerk Elwood kniestuk. De voorzieningenrechter beschikt over een exemplaar van beide broeken met de bedoelde kniestukken. Een globale visuele vergelijking van de voorzijde van beide kniestukken als een geheel levert de volgende constatering op. De onderscheidende elementen van het vormmerk kniestuk als de ovale vorm en de horizontale inkepingen zijn op dezelfde wijze terug te vinden in het kniestuk van de Crash Pant. Er is sprake van dezelfde totaalindruk van de kniestukken. Slechts op detailniveau, te weten de wijze waarop de stiksels zijn aangebracht, is een verschil te zien.(…)Het publiek zal dan ook de beide kniestukken met elkaar kunnen verwarren en zich in de herkomst van de beide waren kunnen vergissen.

Vormmerk Elwood broek. Ook hier dient bij de beoordeling te worden uitgegaan van het vormmerk zoals door G-Star is gedeponeerd en de Crash Pant zoals die op de markt is gebracht en door het relevante publiek is waargenomen. Globale vergelijking van de Elwood met de Crash Pant laat zien dat drie meest dominerende punten van de vijf gedeponeerde onderscheidende elementen van de Elwood zijn overgenomen, te weten het kniestuk, de van heup tot kruisnaad lopende naden, en het ronde ingezette stuk op het zitvlak. De beide broeken geven dezelfde totaalindruk, zodat het relevante publiek niet alleen de beide broeken met elkaar kan verwarren maar tevens het gevaar aanwezig is dat zij aan de Crash Pant van PRL dezelfde herkomst toedichten als aan de broek van G-Star. Er is derhalve sprake van zowel direct als indirect verwarringsgevaar. Hieraan doet niet af dat er ook enkele punten van verschil aanwezig zijn.

De voorzieningenrechter beveelt PRL om onmiddellijk na betekening van dit vonnis in Nederland te staken en gestaakt te houden ieder vervaardigen, inkopen, afbeelden, verkopen, ter verkoop aanbieden en/of verhandelen van de Fatigue jas en de Crash Pant,

Met betrekking tot schadevergoeding en proceskosten, stelt de voorzieningenrechter dat “een geldvordering in kort geding alleen toewijsbaar is, indien voldoende aannemelijk is dat de vordering in een eventuele bodemprocedure zal worden toegewezen en van de eiser niet gevergd kan worden dat hij de afloop van de bodemprocedure afwacht.” De geëiste schadevergoeding wordt gematigd. Over de proceskosten stelt de rechtbank:

“Conform artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 zal PRL als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de feitelijke proceskosten van G-Star, nu deze gelet op de omstandigheden en complexiteit van de zaak, niet onredelijk voorkomen. Buiten het griffierecht bedragen deze kosten € 12.707,85 aan advocatendeclaraties. Het standpunt van PRL dat deze kosten onvoldoende zijn aangetoond kan niet worden gevolgd nu immers de urendeclaraties, waarop geen concrete aanmerkingen zijn gemaakt, door 6- Star in het geding zijn gebracht. Deze geldvordering zal derhalve worden toegewezen. Het toe te wijzen bedrag geldt als voorschot op en ter nadere verrekening met hetgeen PRL in de bodemprocedure zal blijken verschuldigd te zijn.”

Lees het vonnis hier.

1.2 Overweging 3.7.4 van het arrest van 8 september 2006 dient als volgt te worden gelezen:

3.7.4 De vraag rijst evenwel of het verwijzingshof aan een hernieuwd onderzoek als hiervoor in 3.7.3 bedoeld wel behoort toe te komen. Aan de bestreden overwegingen van het hof ligt de opvatting ten grondslag dat de uitsluiting van art. 3 lid 1 onder e, derde streepje van de Merkenrichtlijn, dus voor zover die betrekking heeft op de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, niet aan een rechtsgeldige merkinschrijving in de weg behoeft te staan, indien te eniger tijd - gelet op hetgeen hiervoor in 3.7.2 is overwogen: voorafgaande aan het depot - de aantrekkelijkheid van de vorm een gevolg is geworden van de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van de vorm als merk. Het HvJEG heeft (in rov. 75 van het eerdergenoemde arrest inz. Philips/Remington), zoals vermeld hiervoor in 3.7.2, weliswaar eraan herinnerd dat merken waarvan inschrijving op grond van (onder meer) art. 3 lid 1 onder e van de Merkenrichtlijn moet worden geweigerd, gelet op art. 3 lid 3, niet door het gebruik dat daarvan is gemaakt onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen, maar daarmee is niet de hier in het geding zijnde vraag beslist, die immers geen betrekking heeft op het onderscheidend vermogen van het omstreden merk.

De Hoge Raad zal daarom op dit punt de hierna onder 5 te formuleren prejudiciële vragen aan het HvJEG voorleggen.

1.3 De eerste prejudiciële vraag dient als volgt te worden gelezen:
1. Moet art. 3 lid 1 onder e, derde streepje aldus worden uitgelegd dat de daarin vervatte uitsluiting de inschrijving als merk van een vorm blijvend belet, indien de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter geheel, dan wel in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, of mist die uitsluiting toepassing indien, voorafgaand aan de aanvrage om inschrijving, voor het publiek de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm in overwegende mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken?

2. Beslissing

De Hoge Raad:  Verbetert de bovenvermelde fouten in het op 8 september 2006 in deze zaak uitgesproken arrest;  stelt de verbeteringen op de minuut van dat arrest.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 13 oktober 2006.

Lees het arrest hier.  
 

GEA 5 maart 2003, zaak T-128/01 DaimlerChrysler/ OHIM; Jeep-grille
Voldoende onderscheidend en niet technisch bepaald: ‘In dit verband zij opgemerkt dat het betrokken teken de voorzijde van een auto weergeeft. Op het tijdstip van indiening van de aanvraag was deze afbeelding de tekening van een ongebruikelijke grille die het beeld van een ouderwetse grille met een eenvoudige configuratie opriep, welke in de omstandigheden van het tijdstip van de indiening van de aanvraag niet als alledaags kon worden beschouwd.

Het betrokken teken kan dus niet worden beschouwd als het beeld dat iemand spontaan voor de geest komt als de typische weergave van een hedendaagse grille. De vaststelling van het OHIM, dat het betrokken teken bestaat uit elementen die gewoonlijk worden gebruikt voor de weergave van een grille, kan derhalve niet worden aanvaard. In deze omstandigheden dient te worden aangenomen dat de betrokken grille in het geheugen van het in aanmerking komende publiek de commerciële herkomst van de waar kan oproepen, en dus motorvoertuigen met een dergelijke grille kan onderscheiden en individualiseren ten opzichte van die van andere ondernemingen.’ (Ov. 46-48).

GEA 3 december 2003, zaak T-305/02, Nestlé/ OHIM; vorm van fles
Niet alledaags, esthetisch, bijzonder (zie afbeelding): De combinatie van de presentatie-elementen, waaruit het aangevraagde merk bestaat, is werkelijk specifiek en kan niet als alledaags worden aangemerkt: ‘Deze combinatie [van visuele elementen] verleent de betrokken fles dus een bijzonder uiterlijk dat, mede gelet op het esthetisch resultaat van het totaal, de aandacht van het in aanmerking komende publiek trekt en dit publiek, ontvankelijk geworden voor de verpakking van de betrokken waren, in staat stelt, de in de inschrijvingsaanvraag bedoelde waren te onderscheiden van waren met een andere commerciële herkomst.’ (Ov. 41)

GEA 24 november 2004, zaak T-393/02, Henkel/OHIM; witte doorzichtige flacon
De combinatie van visuele kenmerken verleent de flacon ‘een bijzonder en ongebruikelijk uiterlijk dat de aandacht van het betrokken publiek trekt en dit publiek, ontvankelijk geworden voor de verpakking van de betrokken waren, in staat stelt, de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren te onderscheiden van waren met een andere commerciële herkomst.’ (Ov. 40.)

HvJ EG 29 april 2004, zaken C-456/01 P, C-457/01 P en C-468/01 P t/m C-472/01 P, Henkel en P&G/ OHIM; afwasmiddeltabletten
Tweekleurig afwasmachineblokje van Henkel en het gekleurd gespikkeld afwasmachineblokje van Procter & Gamble (zie afbeeldingen) missen ieder onderscheidend vermogen.

HvJ EG 7 oktober 2004, zaak C-136/02 P, Maglite/ OHIM; zaklantaarn
De vijf gedeponeerde Maglite zaklantaarns (zie afbeelding) missen ieder onderscheidend vermogen. Het feit dat ze zijn aan te merken als ‘hoogwaardig design’ brengt niet automatisch onderscheidend vermogen met zich mee.

HvJ EG 30 juni 2005, zaak C-286/04 P, Eurocermex/OHIM; Corona bierflesje
De vorm van een fles met lange hals waarin een schijfje citroen is vastgeklemd en waarvoor de kleuren geel en groen worden geclaimd (zie afbeelding) heeft geen onderscheidend vermogen voor o.a. bier. (Het Hof geeft geen inhoudelijke beoordeling).

HvJ EG 12 januari 2006, zaak C-173/04 P, SiSi/OHIM; vorm stazakjes
Het Hof bevestigt het oordeel van het Gerecht van Eerste Aanleg dat dergelijke zakjes (zie afbeelding) ‘geen onderscheidend vermogen hebben op grond (van het feit) dat deze verpakkingswijze in de Gemeenschap reeds wordt gebruikt voor vloeibare levensmiddelen in het algemeen, zodat zij niet zo ongebruikelijk is dat de gemiddelde consument ze op zich opvat als een aanduiding van de specifieke commerciële herkomst van een waar behorend tot deze categorie.’ (Ov. 66).

‘Door te bepalen dat inschrijving van de daarin vermelde tekens wordt geweigerd, geeft artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje van de richtlijn de legitieme doelstelling weer, particulieren niet toe te staan een merk in te schrijven teneinde uitsluitende rechten op technische oplossingen te verkrijgen of te bestendigen.’ (Ov. 82).

‘[E]en teken waarvan de inschrijving op basis van artikel 3 lid 1 sub e van de richtlijn wordt geweigerd, [kan] nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3 lid 3 verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt.’ (Ov. 75).

‘De weigeringsgronden van artikel 3 lid 1 sub e van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3 lid 1 sub e wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn.’ (Ov. 78).

Een vorm kan niet als merk worden ingeschreven ‘indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten.’ (Dictum sub 4).

‘De vorm van de waar waarvoor het teken wordt ingeschreven, hoeft geen grillig element, zoals een verfraaiing zonder functioneel doel, te bevatten om deze waar te kunnen onderscheiden in de zin van artikel 2 [Merkenrichtlijn].’ (Dictum sub 2).

HvJ EG 29 september 2001, zaak C-383/99 P, P&G/OHIM; Baby-dry
Baby-dry was volgens het HvJ EG ten onrechte als gemeenschapsmerk voor luiers geweigerd op basis van artikel 7 lid 1 sub c Merkenverordening.

‘Met betrekking tot merken die uit woorden bestaan, zoals het merk dat in casu voorwerp is van het geschil, moet een eventueel beschrijvend karakter niet alleen worden vastgesteld ten aanzien van elk van de woorden afzonderlijk, doch ook ten aanzien van het geheel dat zij vormen. Elk merkbaar verschil tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, is geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen, zodat zij als merk kan worden ingeschreven.’ (Ov. 40).

NJ 2002/139, m.nt. DWFV;
BIE 2001, p. 344 (act.) Br.;
IER 2001/54, m.nt. SdW;
AA 2002, p. 40, m.nt. ChG;
NTER, m.nt. HMHS

N.B. Algemeen wordt aangenomen dat dit arrest inmiddels is achterhaald door Biomild en Postkantoor.

HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-517/99, Merz & Krell/ OHIM; Bravo
Het Bundespatentgericht weigerde het woordmerk Bravo voor schrijfbenodigdheden op grond van artikel 3 lid 1 sub d van de Merkenrichtlijn, omdat het woord ‘bravo’ voor de betrokken handelskringen louter een bijvalsbetuiging zou zijn.

Reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten kunnen volgens het HvJ EG op zich merken zijn.

‘Het is aan de nationale rechter om van geval tot geval uit te maken of die tekens of benamingen in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft.’ (Ov. 40).

NJ 2002/140, m.nt. DWFV;
IER 2001/56, m.nt. HMHS

HvJ EG 19 september 2002, zaak C-104/00 P, Deutsche Krankenversicherung/OHIM; Companyline
Companyline is in het Engelse taalgebied een beschrijvende combinatie die geen onderscheidend vermogen heeft voor (een ‘lijn’ van) verzekeringsproducten voor ondernemingen (‘companies’).

‘In casu gaat het om een woordmerk bestaande uit twee beschrijvende termen, zonder dat de combinatie van de twee termen een verbeeldingselement bevat dat de beschrijvende begripsinhoud overstijgt. De beschrijvende betekenis is ondubbelzinnig en dringt zich zonder analyse-inspanningen onmiddellijk op.’ (Ov. 19).

BIE 2003/19, m.nt. Ste;
IER 2002/52, m.nt. ChG

HvJ EG 5 februari 2004, zaak C-150/02 P, Streamserve/OHIM; Streamserve
Volgens het Gerecht van Eerste Aanleg was het woord streamserve samengesteld uit een basiswerkwoord (serve) en een zelfstandig naamwoord (stream) en liet het bij de betrokken consumenten dus geen ongewone indruk achter. Het was verder van oordeel dat het woord Streamserve betrekking had op een techniek voor het overbrengen van numerieke gegevens via een server, waardoor deze in een regelmatige en continue stroom kunnen worden verwerkt en dat die overbrengingstechniek een van de functies van de betrokken waren was en niet alleen een van de toepassingsgebieden daarvan. Het Gerecht heeft daaruit afgeleid dat dit woord kon dienen ter aanduiding van een kenmerk van het merendeel van de in de inschrijvingsaanvraag bedoelde waren, zodat voor de inschrijving van dit woord voor die waren de absolute weigeringsgrond van artikel 7 lid 1 sub c Merkenverordening moest gelden. Daarentegen was het Gerecht van oordeel dat het OHIM niet had aangetoond dat dit woord een beschrijvend karakter kon hebben, en evenmin dat het onderscheidend vermogen miste voor de waren van de categorieën ‘handboeken’ en ‘publicaties’. (Ov. 14-17).

HvJ EG: ‘Door […] aan te nemen dat artikel 7, lid 1, sub c, van [Merkenverordening] een doel van algemeen belang nastreefde, volgens hetwelk de voorgestelde tekens of aanduidingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting over de doelstellingen van die bepalingen, zodat het die bepalingen juist heeft uitgelegd.’ (Ov. 26).

HvJ EG 5 februari 2004, zaak C-326/01 P, Telefon & Buch/OHIM; Universaltelefonbuch
In het Duits betekenen de woorden ‘Universaltelefonbuch’ en ‘Universalkommunikationsverzeichnis’ respectievelijk universele telefoongids en universele communicatiegids. Zij zijn correct gevormd in overeenstemming met de grammaticaregels van deze taal en bestaan uit gangbare Duitse termen. De woordcombinaties ‘Telefonbuch’ en ‘Kommunikationsverzeichnis’ duiden de soort van de waren en de bestemming van diensten aan, waarvoor merkinschrijving wordt gevraagd. Zij kunnen derhalve worden aangemerkt als beschrijvend voor de betrokken waren en diensten.

HvJ EG 16 september 2004, zaak C-329/02 P, Sat.1/ OHIM; Sat.2
Sat.2 is een combinatie van een gebruikelijke afkorting voor ‘Satelliet’ met een cijfer, maar kan toch wél onderscheidend vermogen hebben voor een televisiezender. ‘Dat merken bestaande uit een woordelement en een cijferelement in de telecommunicatiesector vaak worden gebruikt, wijst erop dat een dergelijke combinatie niet kan worden geacht in beginsel onderscheidend vermogen te missen.’ (Ov. 44). Het gemeenschapsmerk is inmiddels ingeschreven (op 6 februari 2006).

IER 2005/8

HvJ EG 16 september 2004, zaak C-404/02, Nichols/Registrar of Trademarks; Nichols
Een gangbare familienaam kan op zichzelf een merk zijn. ‘In het kader van artikel 3 lid 1 sub b [Merkenrichtlijn], dient de beoordeling van het al dan niet onderscheidend vermogen van een uit een - zelfs gangbare - familienaam bestaand merk concreet te gebeuren, aan de hand van de criteria die gelden voor alle in artikel 2 van voornoemde richtlijn bedoelde tekens, uitgaande van enerzijds de waar of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd en anderzijds de perceptie van de betrokken kringen. Dat aan de rechtsgevolgen van de inschrijving van het merk ingevolge artikel 6 lid 1 sub a van dezelfde richtlijn beperkingen zijn gesteld, is niet van invloed op deze beoordeling.’ (Dictum).

IER 2005/9

HvJ EG 5 oktober 2004, zaak C-192/03 P, Alcon/OHIM; BSS
HvJ EG: Het Gerecht heeft art. 7 lid 1 sub d Merkenverordening correct toegepast. Het feitelijk oordeel van het Gerecht was dat het woord ‘BSS’ ten tijde van de indiening van de inschrijvingsaanvraag van het merk BSS een gebruikelijke soortnaam voor een gebalanceerde zoutoplossing (balanced salt solution) was geworden voor de doelgroep van de betrokken waren, (oogartsen en oogchirurgen). Dit bleek uit verschillende wetenschappelijke woordenboeken en publicaties en uit de verkoop door verschillende vennootschappen van oogproducten onder benamingen met het woord ‘BSS’.

‘Het Gerecht heeft aan zijn oordeel dat het merk BSS uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik van het doelpubliek gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren waarvoor dit merk is ingeschreven, en dat het om die reden bij de litigieuze beslissing rechtmatig nietig is verklaard, in punt 39 van het bestreden arrest terecht ten grondslag gelegd, dat niet het beschrijvende karakter van het merk, maar het heersende gebruik in de kringen waarin deze waren worden verhandeld, beslissend is.’ (Ov. 28)

HvJ EG 21 oktober 2004, zaak C-64/02 P, Erpo/OHIM; Das Prinzip der Bequemlichkeit
‘Slagzinnen kunnen een merk zijn en er gelden geen andere/ strengere criteria voor het onderscheidend vermogen. Wel moet rekening worden gehouden met ‘de omstandigheid dat de gemiddelde consument niet gewend is om de herkomst van de waar uit dergelijke slogans af te leiden.’

Het HvJ EG bevestigde de beslissing van het Gerecht om de beslissing van de Kamer van Beroep om wél strengere criteria aan te leggen te vernietigen. Zie inmiddels Kamer van Beroep 24 januari 2006 (R 392/1999-2): merk geaccepteerd en ingeschreven.

HvJ EG 9 maart 2006, zaak C-421/04, Matratzen Concord/Hukla; Matratzen
‘Matratzen’ kan in Spanje een geldig merk zijn voor matrassen, ook al is het in het Duits volledig beschrijvend voor de waar ‘matrassen.’

‘Artikel 3, lid 1 sub b en c [Merkenrichtlijn] verzet zich niet ertegen dat een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, in een lidstaat als nationaal merk wordt ingeschreven, tenzij de betrokken kringen in de lidstaat waar de inschrijving is aangevraagd, in staat zijn om de betekenis van dat woord vast te stellen.’ (Dictum).

IER 2005/8

HvJ EG 15 september 2005, zaak C-37/03 P, BioID/OHIM; BioID
Dit acroniem voor ‘biometrical identification’ wordt door het relevante publiek als zodanig opgevat en mist derhalve elk onderscheidend vermogen. Het lettertype (Arial) en de grafische elementen punt ‘ ’ en het teken ‘®’, zijn ‘niet van dien aard dat ze het relevante publiek in staat stellen, de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren of diensten zonder gevaar van verwarring te onderscheiden van waren of diensten met een andere herkomst.’ (Ov. 70-72).

Het Gerecht heeft rechtens genoegzaam aangetoond datde vorm van de snoepjes en de vorm van de verpakking ‘niet op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de suikergoedsector gangbaar is.’ (Ov. 26, zaak C-24/05).

‘Een driedimensionaal merk kan […] onderscheidend vermogen verkrijgen door het gebruik, ook al wordt het gebruikt in combinatie met een woord- of beeldmerk. Dat is het geval wanneer het merk bestaat in de vorm of de verpakking van de waar en daarop stelselmatig een woordmerk wordt afgebeeld waaronder deze worden verkocht.’ (Ov. 59, zaak C-25/05).

Volgens artikel 7 lid 1 sub b jo. lid 2 [Merkenverordening] moet inschrijving van een merk worden geweigerd indien het in een deel van de Gemeenschap onderscheidend vermogen mist. Volgens artikel 7 lid 3 [Merkenverordenin] wordt inschrijving evenwel niet geweigerd indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

‘Bijgevolg kan een merk op grond van artikel 7, lid 3 [Merkenverordening] slechts worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen in het deel van de Gemeenschap waarin het ab initio dergelijk onderscheidend vermogen miste in de zin van lid 1, sub b, van dat artikel. Het in lid 2 van dat artikel bedoelde deel van de Gemeenschap kan, in voorkomend geval, uit slechts een lidstaat bestaan.’ (Ov. 83, zaak C-25/05).

’Aangezien het Gerecht […] heeft vastgesteld dat het aangevraagde merk ab initio in alle lidstaten van de Gemeenschap onderscheidend vermogen miste, en dat rekwirante bovendien niet had aangetoond dat tijdens de referentieperiode in een aantal lidstaten reclame voor dat merk was gemaakt, heeft het terecht geoordeeld dat het cijfermateriaal betreffende de door rekwirante gemaakte reclamekosten niet het bewijs opleverde dat dit merk onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan was gemaakt.’ (Ov. 86, zaak C-25/05).

‘Bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waar die om met de aard van die waar verband houdende redenen in verpakte vorm in de handel wordt gebracht, moet de verpakking van de waar worden gelijkgesteld met de vorm van de waar, zodat die verpakking de vorm van de waar kan vormen in de zin van artikel 3 lid 1 sub e [Merkenrichtlijn], en in voorkomend geval kan dienen ter aanduiding van kenmerken, daaronder begrepen de hoedanigheid, van de verpakte waar in de zin van artikel 3 lid 1 sub c van deze richtlijn.’ (Dictum sub 1).

‘In elk geval is de waarneming van de gemiddelde consument in het geval van een driedimensionaal merk bestaande in de verpakking van de waar, niet noodzakelijkerwijs dezelfde als bij een woord of beeldmerk, dat bestaat in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in geval van een woord of beeldmerk.’ (Ov. 52).

‘Het onderscheidend vermogen [dient] te worden beoordeeld aan de hand van de waarneming van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van die waar. Een dergelijk merk moet het deze consument mogelijk maken, de betrokken waar ook zonder analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden.’ (Dictum sub 2).

Een eenvoudige afwijking van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, volstaat niet om de weigeringsgrond van artikel 3 lid 1 sub b van de richtlijn opzij te zetten. Een merk daarentegen dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en derhalve zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, heeft wel onderscheidend vermogen.

Voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3 lid 1 sub b [Merkenrichtlijn], van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van een waar, moet geen
strenger criterium worden gehanteerd dan voor andere soorten merken.’ (Dictum sub 1).

Vanwege de ‘perceptie’ van het publiek kan het ‘in de praktijk evenwel moeilijker zijn om het onderscheidend vermogen aan te tonen van een merk bestaande uit de vorm van een waar
dan dat van een woord- of beeldmerk. Die moeilijkheid, die aan de basis kan liggen van de weigering van de inschrijving van dergelijke merken, sluit evenwel niet uit dat zij als gevolg
van het gebruik dat ervan wordt gemaakt onderscheidend vermogen kunnen verwerven en dat zij bijgevolg als merken kunnen worden ingeschreven op grond van artikel 3 lid 3 van de richtlijn’.

‘Naast artikel 3 lid 1 sub e [Merkenrichtlijn] is ook artikel 3 lid 1 sub c van betekenis voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar.

Bij het onderzoek van de in artikel 3 lid 1 sub c voorziene weigeringsgrond voor inschrijving moet in elk concreet geval rekening worden gehouden met het algemeen belang dat aan deze bepaling ten grondslag ligt, namelijk dat alle uit de vorm van een waar bestaande driedimensionale merken welke uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van deze bepaling kunnen dienen, voor eenieder vrij beschikbaar moeten zijn en niet kunnen worden ingeschreven, onverminderd de toepassing van artikel 3, lid 3, van de richtlijn.’ (Dictum sub 2).