Handelsnaamrecht  

Vzr. Rechtbank ‘s-Gravenhage, 18 november 2009, HA ZA 08-893, Atlas Transport GmbH tegen Atlas Air Inc.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. (Nietigheids)procedure over de geldigheid van het Benelux woord-/beeldmerk ATLAS AIR van Atlas Air. Vervolg na aanhouding m.b.t. Gemeenschapsmerk, zie ’s-Gravenhage,  29 oktober 2008, IEF 7270. Geen nietigheid wegens inschrijving ter  kwader trouw, ook niet o.g.v. 6:162:  termijn is ruimschoots overschreden. Geen non usus: gebruik van het merk in een op van de inschrijving afwijkende vorm wijzigt onderscheidend vermogen van het merk niet.

Verbod Atlas Transport om inbreuk te maken op Benelux woord-/beeldmerk ATLAS AIR van Atlas Air en handelsnaam die verwarring kam wekken met merk Atlas Air. Schorsing procedure in afwachting van eindbeslissingen m.b.t. de geldigheid van de Gemeenschapsmerken Atlas en Atlas Transport. Proceskostenveroordeling hors categorie: €32.000.

Kwade trouw: 4.6. Op een algemeen bekend merk in vorenbedoelde zin heeft Atlas Transport zich niet beroepen. Het Beneluxmerk ATLAS AIR van Atlas Air is gedeponeerd 4 mei 1994, de inschrijving is gepubliceerd 1 april 1995. Dit brengt mee dat de termijn waarbinnen de nietigheid wegens inschrijving ter kwader trouw kon worden ingeroepen ruimschoots is overschreden. De vordering op deze grondslag kan dan ook niet slagen. Aan de beoordeling van de vraag of Atlas Transport oudere rechten heeft komt de rechtbank dan niet toe.

4.7. Voorzover de inschrijving in het Merkenregister niet als ter kwader trouw wordt beschouwd, doet Atlas Transport een beroep op de aanvullende werking van artikel 6:162 BW wegens ongeoorloofde concurrentie, bestaande uit het zich toe-eigenen van een door een concurrent gevoerd merk, al dan niet met het uitsluitende doel Atlas Air te benadelen. Atlas Air verwijst naar Ben GH 21 november 1983, NJ 1985, 333, Cow Brand II.

4.8. Naar oordeel van de rechtbank kan ook deze grondslag niet slagen. In het systeem van het BVIE is aan het inroepen van nietigheid wegens kwader trouw de beperking gesteld dat deze dient te geschieden binnen een bepaalde periode. Daarmee is niet verenigbaar dat dezelfde gedraging, die binnen die periode kwade trouw zou hebben opgeleverd, na het verstrijken van die periode naar nationaal recht nog eens als onrechtmatig daad zou kunnen worden aangemerkt met het zelfde feitelijke gevolg dat de merkhouder zijn merk niet meer kan inroepen. Als dit wel mogelijk zou zijn kan men zich bovendien afvragen of de actie uit onrechtmatige daad ook niet is verjaard.

Non usus:  4.12. Onder gebruik verstaat art. 2.26, lid 3, onder a BVIE ook het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd. Atlas Transport gebruikt haar woord/beeldmerk inderdaad op van de inschrijving afwijkende wijze. De rechtbank verwijst naar de afbeeldingen opgenomen onder 2.2.

4.13. De afwijkingen zijn evenwel niet van dien aard dat het onderscheidend vermogen van het merk is gewijzigd. Dat er een fysieke scheiding is tussen het beeldelement en het woordelement, doordat deze zijn geplaatst op het staartvlak respectievelijk het voorste deel van de romp, is van onvoldoende gewicht. Auditief is het woordelement van het ingeschreven merk gelijk aan het woordelement van het merk zoals gebruikt. Visueel, wat betreft de typografie, zijn in het woordelement afwijkingen aanwijsbaar zoals het vervallen van de ronde punten in de letters A en het niet aaneenschrijven van de letters S en A. Het basislettertype keert echter wel terug in het merk zoals gebruikt en ook het gebruik van kleinkapitale letters met een kapitale hoofdletter. Van het beeldelement wordt de ingeschreven atlasfiguur welke een globe torst volledig toegepast in het merk zoals gebruikt. Dat door toepassing op een naar zijn aard niet vierkant staartvlak een deel van de globe is weggesneden is als afwijking niet relevant. Alles tezamen is de rechtbank dan ook van oordeel dat Atlas Air op de vliegtuigen zoals afgebeeld onder 2.2 haar woord/beeldmerk gebruikt op een wijze die voldoet aan het criterium van artikel 2.26, lid 3, sub a BVIE. Nu Air Transport niet langer betwist dat vliegtuigen met het woord/beeldmerk regelmatig in de Benelux zijn waar te nemen en zijn waargenomen wordt het merk in zoverre ook gebruikt in de Benelux.

Instandhoudend gebruik lessee: 4.14. Atlas Air heeft betwist dat zij haar vliegtuigen uitsluitend verhuurt en niet zelf de dienst van transport aanbiedt. De rechtbank zal dit in het midden laten want ook als het zo zou zijn dat Atlas Air niet meer is dan een leasebedrijf, werkzaam in klasse 36, dan is het de lessee die op basis van een overeenkomst met de merkhouder de dienst van transport aanbiedt met een vliegtuig dat het merk van Atlas Air draagt. Uit artikel 2.26, lid 3, sub c BVIE volgt dat ook het gebruik door een derde met toestemming van de merkhouder is aan te merken als merk instandhoudend gebruik.

4.21. De rechtbank zal de zaak verwijzen naar de parkeerrol. Zodra met betrekking tot de geldigheid van de Gemeenschapsmerken ATLAS en ATLAS TRANSPORT definitief is beslist kan de meest gerede partij verzoeken verder te procederen.

4.22. Het eerste onderdeel van de vordering in reconventie dient te worden beoordeeld tegen de achtergrond van de geldigheid van het Beneluxmerk van Atlas Air en de vaststelling onder 4.13, volgend uit de consensus tussen partijen, dat de aanduidingen Atlas, Atlas Air en Atlas Transport niet naast elkaar kunnen bestaan. Tegen die achtergrond dient op grond van artikel 2.20 lid 1, sub b BVIE een inbreukverbod te worden toegewezen op de wijze als hieronder verwoord. De rechtbank ziet aanleiding de te verbeuren dwangsom te matigen.

4.23. Tegen diezelfde achtergrond dient op grond van artikel 5a Handelsnaamwet Air Transport te worden verboden een handelsnaam, met name de handelsnaam Atlas Transport of Atlas, te gebruiken. De rechtbank zal dat doen op de wijze als hieronder verwoord, met matiging van de dwangsom.

Proceskosten: 4.26. Naar oordeel van de rechtbank is de onderhavige zaak waarin zowel Gemeenschapsmerken als handelsnamen en een Beneluxmerk ter discussie staan en waarbij buiten Nederland gevestigde partijen zijn betrokken, een en ander tegen de achtergrond van in Alicante en in Luxemburg lopende procedures, een zaak hors catégorie, die niet zonder meer in een der rubrieken van het Indicatietarief past. Overigens is de kostenopgave van Atlas Air niet betwist als onevenredig of onredelijk.

Lees het vonnis hier of hieronder:

Vzr. Rechtbank ‘s-Gravenhage, 23 november 2009, KG ZA 09-1325, Koninklijk Instituut van Ingenieurs Kivi Niria tegen NLingenieurs

Handelsnaamrecht. Collectief merkenrecht. Branche-organisatie Kivi Niria maakt bezwaar tegen gebruik van de gesteld misleidende (5b Hnw) handelsnaam 'NLingenieur'. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af, de handelsnaam wekt bij het publiek (individuele ingenieurs en het publiek waarop de ingenieur zich richt) niet noodzakelijk de indruk dat het belangenvereniging betreft. Verwarring over de aard van de leden van NLingenieur is eveneens niet aannemelijk.

4.3. De voorzieningenrechter ziet vooralsnog niet in dat de handelsnaam voor het eerstbedoelde publiek misleidend zou zijn. Uit de handelsnaam volgt geenszins noodzakelijk dat NLingenieurs de belangen van individuele ingenieurs behartigt. Evenmin wekt de naam de indruk dat dit het geval zou zijn voor alle in Nederland werkzame ingenieurs. Uit de naam is al niet af te leiden dat sprake is van een belangenvereniging, zodat niet is in te zien dat de naam suggesties wekt over de aard van de behartigde belangen. Bovendien is de door Kivi Niria gestelde indruk die bij dit publiek zou ontstaan veel specifieker dan op grond van de handelsnaam gerechtvaardigd is.

4.4. Voorshands is evenmin verwarring te duchten bij het publiek waaraan ingenieursdiensten worden geleverd. Ter zitting heeft NLingenieurs onweersproken gesteld dat – ofschoon de doelgroep volgens haar statuten ruimer is – in de praktijk bij alle leden van de vereniging één of meer ingenieurs werkzaam zijn. De verwachting die volgens Kivi Niria door de handelsnaam wordt gewekt, namelijk dat de leden van NLingenieurs ingenieursdiensten kunnen leveren, kan dus worden waargemaakt. Daaraan doet niet af dat niet alle werknemers van het bureau ingenieur zijn. Voldoende is dat die diensten door of onder verantwoordelijkheid van een ingenieur worden uitgevoerd. Verder is niet is te zien waarom het publiek zou menen uitsluitend met natuurlijke personen te maken te hebben. Het publiek is er uiteraard mee bekend dat vele beroepen worden uitgeoefend in een organisatie met een andere rechtsvorm.

4.5. De bezwaren van Kivi Niria tegen het hiervoor vermelde predikaat en de merken kunnen geen grondslag vormen voor het verbieden van de handelsnaam. Afgezien daarvan heeft Kivi Niria niet gesteld dat het huishoudelijk reglement van NLingenieurs en/of het bij de collectieve merken behorende reglement zou inhouden dat NLingenieurs het gebruik van het predikaat ‘raadgevend ingenieur ONRI’ of de merken zou toestaan aan personen die niet de titel van ingenieur hebben c.q. organisaties die niet in staat zijn ingenieursdiensten te leveren.

4.6. Het beroep van Kivi Niria op artikel 5 Hnw, dat zij overigens pas ter zitting heeft gedaan, stuit alleen al daarop af dat NLingenieurs bestrijdt dat Kivi Niria de gestelde handelsnamen gebruikt en dat Kivi Niria het tegendeel op geen enkele manier aannemelijk heeft gemaakt.

4.8. Kivi Niria wordt als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Volgens de onweersproken opgave van NLingenieurs bedragen deze € 6.746,91 exclusief B.T.W.

lees het vonnis hier of hieronder:

Vzr. Rechtbank Dordrecht, 19 november 2009, LJN: BK3695, Eiser hodn. Bandenservice Numansdorp tegen Gedaagde hodn. [X] Bandenservice,

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Executiegeschil over dwangsommen (zie: IEF 6592). Gegeven bevel kan niet serieel worden overtreden, zodat eenmaal een dwangsom wordt verbeurd ongeacht het aantal wijzen waarop het bevel wordt overtreden. Aannemelijk dat bevel, gelet op doel en strekking daarvan, is overtreden.

Uit het bevel om “elk gebruik” te staken volgt dat ook met een overtreding van het bevel waarvan de ernst en omvang gering is dwangsommen worden verbeurd. Niet aannemelijk dat de overtreding het gevolg is van (gedeeltelijke of tijdelijke) onmogelijkheid om het bevel na te komen. Evenmin aannemelijk dat sprake is van rechtsverwerking. Geen bevoegdheid om dwangsombepaling te wijzigen.  

4.2.  Uit (…) het vonnis volgt dat het doel en de strekking van het (…) bevel de beëindiging betreft van (i) het gevaar dat het publiek door het gebruik van de handelsnaam “[Y] Bandenservice” (hierna ook de verboden handelsnaam) de ondernemingen van partijen met elkaar verwart (ii) inbreuk op het merkrecht van [gedaagde] en (iii) het onrechtmatig handelen van [eiser] jegens [gedaagde], daaruit bestaande dat hij zich een aanzienlijk bedrag voor onder meer achtergelaten goodwill heeft laten betalen en daarna een eigen bedrijf heeft opgericht met als handelsnaam de oude handelsnaam van het andere bedrijf en het dan in reclamemededelingen aan het publiek doen voorkomen alsof dit nieuwe bedrijf het oude bedrijf is, maar dan verhuisd. Uit het bevel om “elk gebruik” te staken volgt dat ook met een overtreding van het bevel waarvan de ernst en omvang gering is dwangsommen worden verbeurd. Het bevel is gericht tot [eiser], zodat het gebruik van de verboden handelsnaam door derden in beginsel niet daaronder valt. Dit kan anders zijn indien het gebruik door derden in opdracht of met toestemming van [eiser] plaatsvindt.

4.3.  Een verbod om elk gebruik te staken kan op elk moment maar één keer worden overtreden. De stelling van [eiser] dat het onder 5.1 geformuleerde bevel niet serieel kan worden overtreden, zodat er ongeacht het aantal wijzen waarop de verboden handelsnaam wordt gebruikt maar eenmaal een dwangsom wordt verbeurd, is derhalve juist. Hieraan doet niet af dat de dwangsom is opgelegd voor “elke overtreding” omdat de dwangsom geldt voor meerdere bevelen, namelijk “de onder r.o. 5.1 tot en met r.o. 5.4 geformuleerde bevelen”. Ook kan het van belang zijn indien na een periode van staking [eiser] opnieuw de verboden handelsnaam of de in het vonnis omschreven logo gebruikt, maar dat is niet aan de orde.

(…)

4.8.  De door [eiser] aangevoerde omstandigheid dat de vermeldingen op de bandenwebsites geen prominente plaats in zijn gedachten hadden, kan niet als excuus worden aanvaard nu [eiser], afgaande op zijn stelling dat hij de beheerders van de bandenwebsites op 21 augustus 2008 per e-mail heeft aangeschreven, er zich van bewust is geweest dat het gebruik van de verboden handelsnaam op die websites gestaakt diende te worden. Van [eiser] mag dan ook in redelijkheid worden verwacht dat hij daartoe adequate stappen onderneemt. Daarvoor was niet noodzakelijk dat, zoals [eiser] impliceert, eerst een nieuwe naam voor de onderneming van [eiser] werd bedacht en door [gedaagde] werd goedgekeurd. Dat is een keuze van [eiser] die voor zijn rekening en risico komt.

4.9.  (…) De afhankelijkheid van derden, waarop [eiser] zich beroept, doet er niet aan af dat in redelijkheid van hem meer inspanningen en zorgvuldigheid mocht worden verwacht (…) Dat [eiser] een en ander, zoals hij stelt, vanwege de hectiek in de bewuste periode heeft nagelaten, is voor zijn rekening en risico.

(…)

4.11.  Uit het voorafgaande volgt dat [eiser] voor de onder 4.6 bedoelde overtreding van het in het vonnis onder 5.1 gegeven bevel een bedrag van € 39.000 aan dwangsommen heeft verbeurd. Aangezien de overige door [gedaagde] gestelde overtredingen binnen de periode van 23 augustus 2008 tot en met 25 september 2008 vallen, behoeven deze geen bespreking omdat – gelet op hetgeen onder 4.3 is overwogen – daarmee geen hoger bedrag aan dwangsommen kan zijn verbeurd.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 18 november 2009, KG ZA 09-1391, FU Works Productions B.V. Weissenbruch Communicatie B.V. c.s. tegen FU

Handelsnaamrecht. Eisers, ondernemingen van filmproducent San Fu Maltha, maakt bezwaar tegen het gebruik van de handelsnaam Fu Worxx van gedaagde, een marketing- en communicatieadviesbureau. Inbreuk aangenomen. Verwarringsgevaar door overeenstemming en overlap in diensten en regio. Bekendheid brengt een relatief ruime bescherming van handelsnaam mee. Profiteren van de bekendheid van een handelsnaam is geen vereiste voor het aannemen van een inbreuk op een handelsnaamrecht. Opnemen van een familienaam in een handelsnaam is geen rechtvaardiging voor een inbreuk op het handelsnaamrecht. Gebruik van de domeinnaam kan in dit geval worden gekwalificeerd als handelsnaamgebruik.

4.2. Naar voorlopig oordeel maakt Fu door het gebruik van de handelsnaam Fu Worxx inbreuk op het handelsnaamrecht van Weissenbruch. Niet in geschil is namelijk dat Weissenbruch de handelsnaam Fu Works al langer gebruikt en door het gebruik van de daarmee overeenstemmende handelsnaam Fu Worxx is naar voorlopig oordeel verwarring te duchten bij het publiek als bedoeld in artikel 5 Handelsnaamwet gelet op (i) de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen, (ii) de soortgelijkheid van de activiteiten van de ondernemingen en (iii) de bekendheid van de handelsnaam Fu Works.

(…)

4.6. Verder weegt mee dat als onweersproken vast staat dat Weissenbruch haar handelsnaam Fu Works intensief gebruikt, met name in het kader van de promotie van films, en dat de handelsnaam daardoor bekendheid geniet bij het algemene publiek. Die bekendheid brengt naar voorlopig oordeel mee dat Weissenbruch aanspraak kan maken op een relatief ruime bescherming van haar handelsnaam.

4.7. Gelet op het voorgaande legt het betoog van Fu dat de ondernemingen van partijen zich richten op een verschillend publiek, onvoldoende gewicht in de schaal. Voorshands is namelijk onvoldoende komen vast te staan dat het publiek waar Fu zich op richt zodanig is gescheiden van het publiek waar Weissenbruch zich met haar activiteiten op richt, dat geen gevaar voor verwarring in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet bestaat. In geografisch opzicht is in ieder geval sprake van overlap. De ondernemingen van Weissenbruch richten zich namelijk op geheel Nederland (en het buitenland). Fu richt zich naar eigen zeggen op de regio Leiden. Wat betreft die regio is er dus sprake van overlap. Bovendien presenteert de onderneming van Fu zich via haar website ook buiten de regio Leiden en is haar dienstverlening uit de aard der zaak niet aan die regio gebonden. Het enkele feit dat Fu hecht aan persoonlijk contact met de klant en dat haar website weinig wordt bezocht, sluit de rest van Nederland niet uit van haar doelgroep. Ook wat betreft de branche is enige overlap voorshands aannemelijk. (…)

4.8. Het betoog van Fu dat zij met de keuze voor de handelsnaam Fu Worxx niet heeft beoogd om te profiteren van de bekendheid van de handelsnaam Fu Works, maar slechts wilde verwijzen naar haar familienaam Fu, kan niet leiden tot een andere conclusie. Enerzijds is het profiteren van de bekendheid van een handelsnaam geen vereiste voor het aannemen van een inbreuk op een handelsnaamrecht. Voor het aannemen van een inbreuk volstaat dat er sprake is van verwarringsgevaar. Aan die eis is, zoals hiervoor is vastgesteld, voldaan. Anderzijds is het opnemen van een familienaam in een handelsnaam geen rechtvaardiging voor een inbreuk op het handelsnaamrecht.

4.9. Het voorgaande geldt naar voorlopig oordeel ook voor het gebruik van de domeinnaam fuworxx.nl door Fu. Dat dit gebruik van de domeinnaam in dit geval kan worden gekwalificeerd als handelsnaamgebruik is – naar voorlopig oordeel terecht – niet weersproken. Daarnaast is de overeenstemming tussen de handelsnamen Fu Works/Fu Worxx vrijwel even groot als tussen de handelsnamen Fu Works/fuworxx.nl. Het feit dat de woorden “fu” en “worxx” aan elkaar zijn geschreven en dat daaraan de extensie “.nl” is toegevoegd zijn geringe afwijkingen mede gelet op het feit dat die afwijkingen voortvloeien uit het gegeven dat het gaat om een domeinnaam. Voor het overige zijn de omstandigheden identiek aan het gebruik van de handelsnaam Fu Worxx.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Haarlem, 23 oktober 2009, LJN: BK3253, Test & Drive V.O.F. tegen Verkeersschool Snelweg B.V.

Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Kielzogvaren in het handelsnaamrecht. Theorieshop(.nl) tegen Theoriewinkel.nl (leermiddelen theorie-examen rijbewijs). Domeinnaam theorie-shop.nl is al overgedragen aan eiser, maar voor theoriewinkel.nl is daarvoor geen reden. Theoriewinkel.nl is ‘niet zodanig beschrijvend’. Engelse shop en Nederlandse winkel zullen door de gemiddelde consument als synoniemen worden gezien. Overeenstemming en zelfde geografische gebied. Verwarringsgevaar aangenomen.

Interessant is wellicht dat de voorzieningenrechter daarbij opmerkt dat de opsomming van factoren in artikel 5 Hw niet limitatief is: Ook associatie, aanhaken bij marktleider en ongerechtvaardigd voordeel trekken uit bekendheid zijn relevant voor handelsnaamrechtelijk verwarringsgevaar.

4.8.  Voorop gesteld wordt dat zuiver beschrijvende elementen niet door middel van handelsnamen mogen worden gemonopoliseerd. Hoewel de woorden ‘theorie’ en ‘shop’ op zichzelf beschrijvend zijn, is de combinatie ervan in de gebruikte aanduiding ‘theorieshop’ niet (louter) beschrijvend. Anders dan Snelweg heeft betoogd, is onvoldoende aannemelijk geworden dat de aanduiding ‘theorieshop’ (…) is ingeburgerd als bijvoorbeeld de aanduiding ‘kledingwinkel’ voor een winkel waar kleding wordt verkocht. Daarom kan niet gezegd worden dat de aanduiding ‘theorieshop’ voor het in aanmerking komend publiek geen onderscheidend vermogen bezit. Weliswaar bevat de naam ‘theorieshop’ een element dat verwijst naar de activiteit van de onderneming van Test & Drive, maar dat element is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet zodanig beschrijvend dat de handelsnaam Theorieshop of de daarmee overeenstemmende domeinnaam theorieshop.nl geen bescherming zou toekomen. Hooguit kan worden gezegd dat de aanduiding ‘theorieshop’ in de handels- en domeinnaam van Test & Drive een associatie oproept met de door Test & Drive (en Snelweg) verhandelde producten. Het desbetreffende verweer van Snelweg dient dan ook te worden verworpen.
 
4.9.  (…) Beide namen bestaan uit enerzijds het woord ‘theorie’ en anderzijds uit het woord ‘shop’ dan wel het in betekenis daarmee geheel overeenstemmende woord ‘winkel’. Het in toenemende mate voorkomen van woorden uit de Engelse taal in de Nederlandse taal, heeft ertoe geleid dat de woorden ‘shop’ en ‘winkel’ – met name op internet (zijnde het belangrijkste verkoopmedium van Test & Drive en Snelweg) – door de gemiddelde consument in het Nederlands spraakgebruik als synoniemen zullen worden gezien. Daarom moet geoordeeld worden dat de handelsnamen van partijen in aanzienlijke mate met elkaar overeenstemmen.

(…)

4.11.  De opsomming in artikel 5 Hw van factoren die bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol kunnen spelen, is niet limitatief. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter spelen in de onderhavige zaak nog drie andere factoren een rol die tezamen met het hiervoor overwogene leiden tot de conclusie dat eerder bedoelde verwarring is te duchten en daarmee dat het Snelweg verboden is de handelsnaam theorie-winkel.nl te voeren.

De hiervoor onder 4.8 genoemde associatie zal de handelsnaam Theorieshop voor Test & Drive waardevol doen zijn. Om diezelfde reden zal het voor Snelweg aantrekkelijk zijn een handelsnaam te voeren die die associatie eveneens oproept. Dat wordt nog aantrekkelijker als die soortgelijke handelsnaam gelijkt op de handelsnaam van de marktleider in het soort onderneming dat Snelweg uitoefent. Dat Test & Drive dat is, is door Snelweg niet betwist. Door dit aanhaken door Snelweg bij de handelsnaam van Test & Drive zal ook de kans op verwarring tussen de beide ondernemingen van partijen bij het relevante publiek – te weten degenen die voornemens zijn het rijvaardigheidsbewijs voor auto, motor of bromfiets te gaan behalen – groter worden, in welk geval Snelweg ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit de bekendheid die Test & Drive als marktleider en houder van een handelsnaam die een voor het soort onderneming dat beide partijen voeren waardevolle associatie opwekt, heeft. Bij dit alles komt dat Snelweg bij het vinden van een nieuwe handelsnaam voor haar onderneming eenvoudig een geheel andere keuze had kunnen maken. Uit het hiervoor overwogene volgt dat het gevraagde gebod ieder gebruik van de handels- en domeinnaam theorie-winkel.nl te staken en gestaakt te houden, zal worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Op andere blogs:
Richard Hak

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 12 november 2009, KG ZA 09-1209, CUVO Coöperatieve Uitvaartvereniging “De Volharding” c.s. tegen Uitvaart Beheermaatschappij Nederland B.V. (UBN)

Handelsnaamrecht. Contractuele rechten. Merkenrecht. Even kort voor het weekend. Stukgelopen samenwerking in de uitvaartsector.  Het gebruik van de naam Cuvo van het nieuwe samenwerkingsverband stuit op bezwaren eiser. Vorderingen afgewezen.

4.2. Tussen partijen is onweersproken dat UBN slechts de aandelen houdt in Cuvo B.V. en dat de handelingen waartegen De Volharding zich keert door Cuvo B.V. worden verricht. Al om deze reden dienen de vorderingen te worden afgewezen. Het standpunt van De Volharding dat het handelen van Cuvo B.V. evenzeer moet worden toegerekend aan UBN, omdat UBN het beleid van Cuvo B.V. bepaalt en de bestuurders dezelfde zijn, kan niet worden aanvaard. Deze omstandigheden zijn naar voorlopig oordeel onvoldoende om dat handelen aan UBN toe te schrijven (of, zoals De Volharding dat heeft genoemd, “to pierce the corporate veil”).

4.3. Ook overigens ziet de voorzieningenrechter geen grond voor toewijzing van de vorderingen. Uit de onder 2.2 weergegeven inhoud van de akte van inbreng moet voorshands worden afgeleid dat in 1993 alle activa, inclusief de handelsnaam, van de voordien aan De Volharding toebehorende uitvaartonderneming in Cuvo B.V. zijn ingebracht. Verder blijkt niet dat De Volharding sindsdien nog een (uitvaart)onderneming heeft gedreven. Dat De Volharding voor de overdracht van het uitvaartbedrijf een te lage koopsom heeft bedongen, zoals door De Volharding is betoogd, kan hier in het midden blijven, en zou overigens aan die overdracht niet afdoen. Evenmin is van belang dat De Volharding, naar zij thans stelt, niet werkelijk de onderneming heeft willen overdragen, nu niet is gebleken dat deze intentie ook bij Cuvo B.V. bekend was en door haar is geaccepteerd. Op geen enkele wijze is, zoals De Volharding meer in het bijzonder heeft gesteld, aannemelijk geworden dat slechts sprake zou zijn van een licentie van de handelsnaam.

4.4. De gestelde, door UBN betwiste, afspraak met het eerste bestuur van de Stichting blijkt in deze procedure evenmin. Die afspraak is bovendien weinig concreet en komt niet voor rekening van UBN. Ook hier geldt dat de omstandigheid dat de meerderheid van de huidige bestuursleden tevens commissaris is bij UBN onvoldoende reden is om ook UBN aan de gestelde afspraak met de Stichting gebonden te achten.

4.5. Tot slot ontbreekt iedere grond om UBN te verbieden om, kort gezegd, met De Volharding te concurreren voor wat betreft de uitvaartdiensten voor leden van de Vereniging.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Arnhem, 28 oktober 2009, LJN: BK2776, eiseres tegen gedaagde (Gark).

Stukgelopen relatie en samenwerking. Bij wie rusten de IE-rechten op de Gark, een multifunctionele hark? (Gesteld) heen en weer schuiven van IE-rechten leidt tot onduidelijkheid, maar niet tot schade, aangezien het gebruiksrecht niet is beknot door de handelingen van gedaagde.

Conventie: 4.3.  (...) Eerst indien de rechtbank van oordeel is dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiseres, is de vraag bij wie de IE-rechten thans berusten relevant.

4.4.  Tussen partijen staat vast dat het weliswaar in eerste instantie de bedoeling was om de IE-rechten van gedaagde over te dragen aan Pondac, maar dat bij nader inzien is besloten dat de IE-rechten zouden worden ingebracht in Pisarla. Pondac zou vervolgens de IE-rechten exploiteren op basis van een licentie. Dit laatste is uitgevoerd, het eerste niet. Zoals ook al is vastgesteld door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam in haar eindbeschikking van 9 augustus 2007, zijn de IE-rechten niet formeel overgedragen aan Pisarla. Pondac heeft echter wel de Gark geëxploiteerd, al dan niet op basis van een licentie van gedaagde. Pondac had dus slechts een gebruiksrecht. De overdracht van eiseres namens Pisarla op 28 juni 2006 had derhalve geen rechtsgevolg, ook als zou eiseres bevoegd zijn geweest om Pisarla te vertegenwoordigen. Pisarla was immers geen eigenaar van de IE-rechten.

4.5.  Gesteld noch gebleken is dat het gebruiksrecht van Pondac is beknot door de handelingen van gedaagde op 11 september 2007, daags voor het door eiseres aangevraagde faillissement van Pondac. Dit betekent dat niet kan worden worden aangenomen dat eiseres in haar hoedanigheid van aandeelhouder en/of schuldeiser van Pondac schade heeft geleden door die handelingen van gedaagde.

4.6.  Omdat Pisarla geen rechthebbende was op de IE-rechten, kan eiseres ook geen schadevergoeding vorderen in haar hoedanigheid van aandeelhouder en/of schuldeiser van Pisarla. Aan Pisarla is geen eigendoms- of gebruiksrecht ontnomen. Wellicht heeft Pisarla inkomsten gederfd doordat het voornemen om de IE-rechten bij haar in te brengen niet is uitgevoerd. Dit geeft eiseres in haar hoedanigheid van aandeelhouder evenwel geen rechtstreekse aanspraak op schadevergoeding jegens gedaagde gelet op de ABP/Poot jurisprudentie van de Hoge Raad, nog daargelaten of kan worden aangenomen dat gedaagde jegens Pisarla in verzuim was. eiseres heeft ook geen aanspraak op schadevergoeding in haar hoedanigheid van schuldeiser van Pisarla aangezien gesteld noch gebleken is dat zij vorderingen heeft op Pisarla die door Pisarla niet voldaan kunnen worden.

 (…)

Reconventie: 4.14.  De rechtbank is van oordeel dat [eiseres] niet bevoegd was Pisarla te vertegenwoordigen, althans daarvan is de rechtbank niet gebleken en [eiseres] heeft dat op zichzelf niet betwist. Nog afgezien van de vraag of deze overdracht als onrechtmatig kan worden beschouwd jegens [gedaagde], heeft [gedaagde] naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende geconcretiseerd waar zijn nadeel uit bestaat. [gedaagde] heeft de IE-rechten weer aan zichzelf
overgedragen. Hoewel die rechtshandeling door de curator is vernietigd, blijkt uit de in het geding gebrachte stukken en dan met name uit het faillissementsverslag van de (opvolgend) curator van 20 maart 2009 dat de curator aan die vernietiging geen vervolg geeft en de kwestie heeft ‘weggeschikt’.

4.15.  De vorderingen van [gedaagde] op dit punt zullen dan ook worden afgewezen, nu [gedaagde] naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende belang heeft daarbij.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Assen, 4 november 2009, LJN: BK2194, Stichting Prins Bernhardhoeve tegen Easy Sport & Events B.V.& Pbhoeve Beheer B.V. en V.O.F. Jaarmarkt Zuidlaren,

Merkenrecht. Kwalitatieve verplichtingen. Stichting verkoopt beurscomplex en verzet zich tegen gebruik van woordmerken "Prins Bernhardhoeve" en "PBH" door koper. Vorderingen afgewezen. Locatierecht (zie recent ook IEF 8293 (De Woeste Hoeve)  en IEF 8303 (Bellevue Dordrecht): “De naam is als zodanig te kwalificeren als een ouder recht van plaatselijk belang.” 

4.6.  Ook een beroep op art. 2.20 lid 1 sub d gaat niet op, nu PBhoeve Beheer een geldige reden heeft de naam te gebruiken en de Stichting het gebruik van de naam voor het gebouw ook nadrukkelijk heeft toegestaan. Indien en voorzover de Stichting probeert te stellen dat PBhoeve Beheer door het gebruik van die naam en door het gebruik van www.pbhoeve.nl, www.prinsbernardhoevezuidlaren.nl PBHoeve Events inbreuk maakt op de merkrechten van de Stichting, gaat deze stelling niet op. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is niet vast komen te staan dat door het gebruik van genoemde handels- en domeinnamen ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.7.  Voorts is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het beroep van PBhoeve Beheer en v.o.f. Jaarmarkt op een depot te kwader trouw c.q. misbruik van bevoegdheid in een bodemprocedure voldoende kans maakt. Daartoe neemt de voorzieningenrechter het volgende - in onderlinge samenhang beschouwd - in aanmerking. Allereerst is gebruik van de naam al ruim 50 jaar onlosmakelijk verbonden met het beurscomplex te Zuidlaren. Het onderdeel "hoeve" verwijst naar de plaats waar voorheen de Landbouwbeurs werd georganiseerd, namelijk daar waar voorheen een drietal hoeves stonden. Prins Bernhard werd beschermheer van het complex, waarna het complex de naam Prins Bernhardhoeve kreeg. De naam is als zodanig te kwalificeren als een ouder recht van plaatselijk belang.

4.8.  Ook is bij verkoop van het complex het gebruik van de naam niet verboden, terwijl het voor de hand had gelegen dit eveneens als een kwalitatieve verplichting in de koopovereenkomst/akte van levering op te nemen.

(…).

4.9.  De Stichting heeft het merkdepot niet meegedeeld, dit terwijl dit kort voor de verkoop heeft plaatsgevonden. De Stichting heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij de naam zelf feitelijk gebruikt of heeft gebruikt. Dit zou ook onlogisch zijn, omdat zij thans evenementen en beurzen in Leeuwarden organiseert, terwijl het publiek de naam Prins Bernhardhoeve associeert met het complex te Zuidlaren. De voorzieningenrechter houdt het er voorshands dan ook voor, dat het deponeren van de merken uitsluitend bedoeld is geweest om de opvolgende eigenaar van de Prins Berhardhoeve te beperken in het gebruik ervan (vgl. HvJEG, 11 juni 2009, nr. C-529/07).

4.10.  Het beroep van de Stichting op onrechtmatige daad gaat niet op nu zij volstrekt onvoldoende heeft onderbouwd dat PBhoeve Beheer de opgelegde kwalitatieve verplichtingen heeft overtreden. Bovendien zijn hieraan geen vorderingen verbonden.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 21 oktober 2009, HA ZA 09-2695, Schoonheidsinstituut Nefertete B.V. tegen V.O.F. Bogár

Vonnis in incident in bodem handelsnaamrechtelijk geschil (zie kg: Gerechtshof ’s-Gravenhage, 28 april 2009, IEF 7970).

Nefertete vordert in het incident een voorschot op de gevorderde schadevergoeding en proceskosten, stellende dat zij de uitkomst in hoofdzaak niet kan afwachten, nu zij door o.a. de kosten van het geschil in financiële moeilijkheden is gekomen. De vorderingen worden afgewezen. Er is onvoldoende zekerheid over de uitkomst van het geschil en de veroordeling in proceskosten in het kort geding was ‘geen voorlopige voorziening die thans is komen te vervallen’ en i.c. is er derhalve geen belang bij vordering tot betaling van die proceskosten.

4.4. De rechtbank is van oordeel dat, ook gelet op de gemotiveerde betwisting door Bogár, ten eerste niet voldoende aannemelijk is dat sprake is van de door Nefertete gestelde inbreuk, dan wel onrechtmatig handelen door Bogár om reeds thans in dit incident aan Nefertete enig bedrag toe te wijzen. De in het kader van het kort geding en de daarop volgende appelprocedure gevelde voorlopige oordelen van de voorzieningenrechter respectievelijk het hof zijn in deze bodemprocedure naar hun aard niet bindend. Ook overigens is de zaak naar het oordeel van de rechtbank niet van dien aard dat reeds nu voldoende aannemelijk is dat de vorderingen van Nefertete voor toewijzing in aanmerking zullen komen. Ten tweede oordeelt de rechtbank dat, als laatstgenoemde vraag bevestigend moet worden beantwoord, niet (voldoende) vaststaat wat de omvang van de schade is die mogelijk aan Bogár kan worden toegerekend. De rechtbank is daarmee van oordeel dat zowel de toewijsbaarheid van de vorderingen van Nefertete, als de hoogte van de eventueel toe te wijzen schadevergoeding niet in voldoende mate vaststaan om tot toewijzing van deze onderdelen van de incidentele vordering te kunnen komen. Bovendien bestaat gelet op de financiële positie van Nefertete een aanzienlijk restitutierisico.

4.5. Ten aanzien van de wel vaststaande kosten van de kortgedingprocedure is van belang dat – anders dan partijen lijken te veronderstellen – de veroordeling van Bogár in die proceskosten in het arrest van 28 april 2009 en de veroordeling tot terugbetaling van de proceskosten van de eerste instantie geen voorlopige voorziening is die thans is komen te vervallen. De verklaring van verval van de voorlopige voorzieningen die op 16 juni 2009 namens Bogár bij het Hof is ingediend heeft dan ook alleen gevolgen voor het bij wijze van voorlopige voorziening gegeven inbreukverbod, niet op de verschuldigdheid van proceskosten. Nefertete heeft met het arrest derhalve een executoriale titel gekregen die uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Zij heeft om die reden geen belang bij haar (immers reeds toegewezen) vordering tot betaling van die proceskosten. 

Lees het vonnis hier of hieronder:

Rechtbank Dordrecht, 29 oktober 2009, LJN: BK1517, Curator in het faillissement van Bellevue Dordrecht B.V. tegen Gasterhoon B.V.

Merkrecht. Handelsnaamrecht. Faillissement. Onrechtmatige daad. Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder. Na faillissement heeft curator t.b.v. failliet het merk 'Bellevue Dordrecht' geregistreerd. Aannemelijk is dat het recht op dit merk is vervallen, omdat het zonder geldige reden gedurende een onafgebroken tijdvak van 5 jaar niet is gebruikt. Faillissement is geen geldige reden

De gestelde inbreuk op de zich nog in de faillissementsboedel bevindende handelsnamen wordt niet aangenomen omdat niet aannemelijk is dat de onderneming van de gefailleerde vennootschap weer wordt opgestart. Handelsnaam is geen exclusief recht. Niet kan worden aangenomen dat in de bedoelde handelsnamen thans nog goodwill is geïncorporeerd. Het beroep op oneerlijke mededinging faalt eveneens. De omstandigheid dat het merk of de handelsnamen niet ten voordele van de boedel aan een derde kunnen worden overgedragen kan onder de gegeven omstandigheden gedaagden niet worden toegerekend.

Merkenrecht/non-usus: 4.3.  Niet in geschil is dat de onderneming van Bellevue Dordrecht B.V. na haar faillissement is gestaakt en dat het merk ‘Bellevue Dordrecht’ pas na dat faillissement is geregistreerd. De curator heeft tegenover de betwisting van GasteRhoon c.s. niet aannemelijk gemaakt dat nadien het merk is gebruikt bij activiteiten die er op waren gericht afzet voor de door het merk beschermde diensten te vinden of te behouden. Het publiceren van een website over de afwikkeling van de boedel en/of de geschiedenis van Hotel Bellevue onder de domeinnaam www.bellevuedordrecht.nl richt zich niet op het genereren van afzet voor diensten. Het kan ook niet, zoals de curator stelt, worden gezien als een advertentie voor de door het merk beschermde diensten omdat geen sprake is van een aanbod om die diensten te leveren. Pogingen van de curator om de activa van de gefailleerde vennootschap met het merk aan derden over te dragen, zouden – indien deze waren geslaagd – weliswaar tot gebruik van het merk voor het vinden van afzet van de door het merk beschermde diensten hebben kunnen leiden, maar kunnen op zichzelf niet als daarop gerichte handelingen worden gezien.

4.4.  Blijkens het door de curator overgelegde registratie uit het Merkenregister heeft de inschrijving van het merk ‘Bellevue Dordrecht’ plaatsgevonden op 11 oktober 2004. Op grond van het vorenstaande is aannemelijk dat nadien het merk ‘Bellevue Dordrecht’ gedurende een onafgebroken tijdvak van vijf jaren niet is gebruikt. Anders dan de curator heeft betoogd kan het faillissement van Bellevue Dordrecht B.V. niet worden aangemerkt als een geldige reden daarvoor. Daargelaten dat het faillissement reeds voor de inschrijving van het merk plaatsvond, is dat immers geen buiten de macht van de merkhouder liggende, niet tot zijn normale ondernemingsrisico behorende feit of omstandigheid.

(…)

Handelsnaamrecht:  4.10.  De door de gefailleerde vennootschap gevoerde handelsnamen zijn vermogensrechten en zijn als zodanig in het faillissement gevallen. Het recht om bij de afwikkeling van de boedel de handelsnamen te voeren en daarover te beschikken blijft ook tijdens het faillissement bestaan (vgl. HR 23-4-1931, NJ 1931, 1313). De door GasteRhoon c.s. aangevoerde omstandigheid dat de curator geen onderneming drijft, doet daar niet aan af.

4.11.  De tot een handelsnaam gerechtigde heeft niet, zoals de curator lijkt te stellen, een exclusief recht op het gebruik van de naam, maar is bevoegd om op de voet van art. 5 Hnw het gebruik door een ander van een gelijke of in geringe mate afwijkende handelsnaam te (doen) verbieden, indien bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is. Deze bevoegdheid behoudt de handelsnaamgerechtigde ook na staking van zijn onderneming en wel zolang als de vorenbedoelde verwarring te duchten is, hetgeen afhankelijk is van de omstandigheden van het geval (vgl. Hof ’s-Hertogenbosch 7-2-1979, BIE 1983, 49). Van deze verwarring tussen beide ondernemingen zal slechts sprake kunnen zijn indien de door de gefailleerde vennootschap gedreven onderneming weer opgestart wordt met gebruikmaking van de eerder gevoerde handelsnamen. GasteRhoon c.s. hebben gemotiveerd bestreden dat het laatste mogelijk is. Hieromtrent wordt het volgende overwogen.

4.12.  Ingevolge artikel 2 Hnw kan een handelsnaam slechts in verbinding met de onderneming die onder die naam werd gedreven worden overgedragen. Daarvoor is voldoende dat een relevant deel van de onderneming met de handelsnaam wordt overgedragen. Onder een relevant deel van de onderneming kan ook de – al dan niet in de handelsnaam belichaamde – goodwill worden verstaan. De curator beroept zich er op dat zich, naast schulden, in de boedel van de gefailleerde vennootschap nog goodwill bevindt, wat door GasteRhoon c.s. gemotiveerd is betwist.

4.13.  Volgens opgave van de curator zijn de bedrijfsinventaris en huurovereenkomst(en) van de door de gefailleerde vennootschap gedreven onderneming in 2004 aan een derde overgedragen. Niet gesteld is dat zich in de boedel andere rechten of zaken bevinden die van belang kunnen zijn voor de continuïteit van een hotel- of horecaonderneming. Met zijn beroep op de aanwezigheid van goodwill in de boedel van de gefailleerde vennootschap doelt de curator derhalve kennelijk op in de handelsnamen belichaamde goodwill. Hieruit volgt dat zich, naast de schulden en het merkrecht waarvan hiervoor is aangenomen dat het is vervallen, in de boedel van de gefailleerde vennootschap alleen nog de handelsnaam bevindt en dat roept de vraag op of daarmee niet reeds is gegeven dat niet kan worden voldaan aan het in artikel 2 Hnw neergelegde vereiste voor overdracht van de handelsnaam. Wat er ook zij van het antwoord op die vraag, de vordering stuit op het volgende af.

(…)

4.15.  Op grond van het vorenstaande kan de aanwezigheid van in de handelsnaam belichaamde goodwill in de boedel van de gefailleerde vennootschap niet worden aangenomen. Voor zover die goodwill heeft bestaan, is immers aannemelijk dat die slechts in combinatie met het gebruik van het complex aan de Boomstraat 37 te Dordrecht bestond. Het recht op het gebruik van dat complex, dat gedurende het 5½ jaar oude faillissement leeg heeft gestaan, bevindt zich echter niet in de boedel van de gefailleerde vennootschap en niet gesteld, laat staan voldoende aannemelijk gemaakt is, dat het mogelijk is dat dit recht in de boedel zal terugkeren. Vanwege de verwarring die kan ontstaan met de locatie van de onderneming is niet aannemelijk dat een derde die geen gebruik kan maken van het complex aan de Boomstraat 37 onder de voormelde omstandigheden is geïnteresseerd in overname van de handelsnamen van de gefailleerde vennootschap. Derhalve kan niet worden aangenomen dat in de bedoelde handelsnamen thans nog goodwill is geïncorporeerd en dat er een mogelijkheid bestaat dat de door de gefailleerde vennootschap gedreven onderneming weer wordt opgestart.

4.16.  Op grond van het vorenstaande is niet aannemelijk dat het gebruik van de domeinnaam www.bellevuegroothoofd.nl en de daaraan verbonden website bij het publiek tot een verwarring zal leiden als bedoeld in artikel 5 Hnw. De daarop gebaseerde vorderingen tot staking van het gebruik van deze domeinnaam en tot overdracht van de domeinnaam dienen daarom te worden afgewezen. Het beroep van de curator op artikel 5a Hnw faalt, nu hiervoor is aangenomen dat het merk ‘Bellevue Dordrecht’ is vervallen.

(…)

Onrechtmatig handelen:  4.18.  Het beroep van de curator op oneerlijke mededinging faalt, omdat op grond van het vorenstaande niet aannemelijk is dat ooit sprake zal zijn van mededinging tussen de ondernemingen die vanaf december 2009 in het complex aan de Boomstraat 37 zullen worden gedreven en de onderneming van de gefailleerde vennootschap. De omstandigheid dat het onwaarschijnlijk is dat de curator de handelsnamen en het merk ten voordele van de boedel nog aan een derde zal kunnen overdragen, kan gelet op hetgeen hiervoor is overwogen niet aan GasteRhoon c.s. worden toegerekend.

Lees het vonnis hier.