Trade marks are a synthesis of information in any form (…) but, when the connection between the name and the undertaking supplying the services or manufacturing goods under that designation is lost, the question arises whether it can be claimed that the message inherent in the mark is false and whether the person whose identity was assigned with it can contest its validity.

Those issues have been raised in proceedings which, interestingly, can be linked with a very well-known social event, the marriage of the Prince of Wales and Lady Diana Spencer. The splendour and ceremony surrounding the wedding left a profound imprint in the memory of a public captivated by the beauty of the bride, whose dress, of impressive proportions,  was designed by Mrs Emanuel, a fashion designer who, as a result of being entrusted with its creation, gained a prestigious reputation in her business activity.

Against the background of her popularity, she now opposes the registration, by an undertaking with which she has no connection, of a modification of the graphic trade mark Elizabeth Emanuel, which was her creation, and seeks revocation of the industrial property rights in respect of that mark, alleging that, since the links between it and her personally have been broken, the mark no longer reflects reality and is deceptive.

(…)  To complete the general civil-law background to incorporeal property rights, it is necessary, in view of the facts of the main proceedings, to make reference to the general principles applicable to this sector since, in the absence of any ground of nullity or voidability of the transaction by which the ownership is transferred (bad faith, violence or fraudulent application of the law), the principle of good faith prevails, which requires due performance of contracts (pacta sunt servanda) and applies to all the steps taken in order to achieve the purpose of the agreement.

Against that background, a person who sells rights of any nature and subsequently claims them back from a third party, on whatever grounds, is not acting in accordance with the principle bona fides semper praesumitur; such conduct evokes the maxim venire contrafactum proprium non valet, typifying the absence of good will. The logical approach is to accept the consequences of an act of free disposal, provided that there are no grounds such as to justify recovery of what was disposed of.

In short, there is nothing to prevent the transfer of rights in respect of trade marks; indeed, they are frequently transferred in commercial transactions, a fact which is generally known and so common in the world of commerce that, without doubt, it underlies Article 17 of Regulation No 40/94 and Article 21 of TRIPs.

(…)  as the United Kingdom points out in its observations, the Directive does not seek the annulment of trade marks when goods do not satisfy the expectations of the customer because a particular person has ceased to be involved in their creation or manufacture, or for any other reason. In reality, the public is aware that quality may vary for diverse reasons. Consequently, consideration of the concept of deception, as used in the provisions under review, must relate only to the abovementioned essential function..

(…) Therefore, the mere use of a sign, without substantial changes in the way it is communicated to the public, does not have any impact on the stimuli emanating from it, even where, as in this case, the person whose name was used as the trade mark retains no connection with the undertaking that exploits it. The customer’s conflicting perception, in the form of a continuing belief that that person is involved in the production process, inevitably derives from the replacement of one trade mark owner by another, but does not deserve to be classified as a case of deceit, in accordance with Article 12 of the Directive, and therefore the diminution of the presumed deceit with the passing of time, as referred to by the referring judicial authority, is irrelevant.

Account must also be taken here of the considerations set out in the paragraphs dealing with Article 3(1)(g) of the Directive, regarding the average consumer,  who is deemed to be aware of changes in the ownership of industrial property. In the circumstances, there is likewise no change to the essential function of the trade mark. However, in order to give a decision on such deception of the public as may have occurred, it is incumbent on the national court to weigh up the specific circumstances of the case, in order to verify the precise consequences of using the mark.

In view of the foregoing considerations, the mere use of a registered trade mark consisting of a proper name, transferred together with the goodwill with which it is associated, does not lead to deception of the kind referred to in Article 12(2)(b); it is the responsibility of the national judicial authority to consider the particular features of the case in evaluating the influence which the use of that mark may have had on the impression received by the public.

On the basis of the foregoing considerations, I am of the opinion that the Court of Justice should reply as follows to the questions submitted by the Person Appointed by the Lord Chancellor under section 76 of the Trade Marks Act 1984, through the High Court of Justice, by stating that:

(1)      Article 3(1)(g) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, must be interpreted as meaning that a sign comprising, at least partially, a proper name, assigned together with the goodwill of which it forms part, does not deceive the public, even if it evokes the mistaken impression that that person took part in the design and creation of the goods for which it is used.

(2)      In the same circumstances, the mere use of the registered mark does not deceive the public within the meaning of Article 12(2)(b) of the said directive. It is for the national judicial authority to consider the particular features of the case in evaluating the influence which the use of that mark may have had on the impression received by the public. Lees de conclusie hier.

ECM heeft allereerst gesteld dat zij sinds 2 juni 2005 exclusief rechthebbende is van het woord- / beeldmerk ECM. Volgens ECM is dan ook tussen partijen niet alleen sprake van een geschil betreffende handelsnaam - handelsnaam, maar ook betreffende handelsnaam - merknaam. Ten aanzien van het merkenrecht is de kantonrechter echter niet bevoegd. Het had volgens ECM dan ook voor de hand gelegen dat EBM onderhavige zaak bij de rechtbank / voorzieningenrechter aanhangig had gemaakt.

De kantonrechter overweegt allereerst ten aanzien van het beroep van verweerders op rechtsverwerking dat het enkele tijdsverloop - ECM is reeds gevestigd op 1 juli 1997 - onvoldoende redengevend is voor het aannemen van rechtsverwerking. ECM is weliswaar gedurende een aantal jaren gedoogd door EBM, maar dat maakt niet dat EBM het gerechtvaardigd vertrouwen zou hebben gewekt bij ECM dat zij akkoord zou gaan met het voeren door partijen van gelijkluidende handelsnamen bij een gewijzigde marktpositie van partijen. Tussen partijen is immers tot eind 2003 geen sprake geweest van een elkaar op de markt beconcurrerende positie.

Ten aanzien van de door verweerders in deze procedure genoemde jurisprudentie overweegt de rechtbank dat in die zaken een verjaringstermijn van twintig jaren speelde. Van een dergelijke verjaringstermijn is in deze zaak geen sprake.

Rest vervolgens de vraag of door het voeren van de jongere handelsnamen door verweerders met de letters ECM verwarring met de ondernemingen van verzoeksters is te duchten. De kantonrechter overweegt dienaangaande dat EBM voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat bij het publiek ten aanzien van partijen, bekend als respectievelijk EBM en ECM, naamsverwarring is te duchten en dat een dergelijke naamsverwarring bij (potentiële) klanten van partijen ook reeds heeft plaatsgevonden. Niet alleen wijken verweerders handelsnamen met de letters ECM slechts in geringe mate af van de handelsnamen van verzoeksters, partijen zijn bovendien gelijksoortige bedrijven die in dezelfde regio, op dezelfde markt actief zijn. Waarbij als bijkomende factor een rol speelt dat [vennoot 1 ECM] van ECM jarenlang het gezicht van EBM is geweest.

Dat sprake zou zijn geweest van het door ECM te kwader trouw voeren van genoemde handelsnamen kan in deze procedure niet worden vastgesteld en ligt vooralsnog niet voor de hand nu partijen in het tijdsbestek van 1997 tot eind 2003 hebben samengewerkt en partijen eind 2003 vooralsnog geen aanleiding hebben gezien om wijzigingen in hun handelsnamen aan te brengen. In de periode van 1997 tot eind 2003 waren partijen door hun samenwerkingsverband aan elkaar gekoppeld en konden zij zich bovendien van elkaar onderscheiden door hun niet (geheel) overeenkomende bedrijfsactiviteiten. Een eventuele naamsverwarring bij het publiek kon in dat tijdsbestek door partijen gemakkelijk worden recht getrokken, zonder voor partijen financieel nadelige gevolgen.

Doordat partijen hun samenwerking hebben verbroken en als concurrenten op de evenementenmarkt tegenover elkaar zijn komen te staan - ECM is door het gaan verrichten van beveiligingsactiviteiten een volwaardige concurrent van EBM geworden - dient aan de (te duchten) naamsverwarring tussen partijen een ander gewicht te worden toegekend. Door de ontstane concurrentiepositie is immers voor EBM van essentieel belang geworden dat zij zich naar buiten toe van ECM kan onderscheiden, waarbij zij niet langer het risico loopt om te worden geassocieerd met [vennoot 1 ECM].

Gelet op het vorenoverwogene komt het verzoek van verzoeksters van 4 november 2005 voor toewijzing in aanmerking, waarbij door de kantonrechter nog wordt overwogen dat de naamsverwarring tussen partijen, met name in het spraakgebruik, kan worden weggenomen door aan ECM een woord toe te voegen. Bijvoorbeeld: ECM-Hakra, ECM-Hakra group, ECM-Hakra Security, ECM-Hakra Advertising en ECM-Hakra Event Supply, h.o.d.n. ECM-Hakra. Verweerders lopen dan niet het risico hun inmiddels opgebouwde naamsbekendheid en eigen identiteit volledig kwijt te raken. In ieder geval wordt verweerders verboden om de handelsnamen ECM, ECM group, ECM Security, ECM Advertising en ECM Event Supply te voeren zonder een aan ECM gekoppeld woord, dan wel dienen verweerders hun handelsnamen volledig te wijzigen. Lees het vonnis hier.

Vraag 1: Wat is uw reactie op het bericht “Nederland doet zijn uitvinders vaak te kort”?

Antwoord op vraag 1: Met belangstelling heb ik kennis genomen van het proefschrift van de heer Rijlaarsdam en van het artikel in Trouw d.d. 20 december 2005. De heer Rijlaarsdam bepleit in zijn proefschrift versterking van de positie van de uitvinder in dienstverband.

De Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW) regelt in artikel 12 de rechtspositie van de werknemer-uitvinder, de onderzoeker-uitvinder en de eventuele aanspraak op een billijke vergoeding. De werknemer-uitvinder maakt in beginsel aanspraak op het octrooi, tenzij de aard van de dienstbetrekking meebrengt dat de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvraag betrekking heeft. Dan – zo staat in artikel 12, eerste lid ROW – komt de aanspraak toe aan de werkgever. Wel hebben werknemer-uitvinders in dat geval “recht op een billijke vergoeding wegens het gemis aan het octrooi voorzover het door hen genoten loon of enige andere toelage of bijzondere uitkering niet geacht kan worden een vergoeding wegens dit gemis te bevatten”. Van deze bepaling kan niet worden afgeweken, zo is bepaald in artikel 12, zevende lid, ROW. Op die manier heeft de wetgever de positie van de werknemer-uitvinder beschermd.

Op grond van artikel 83, tweede lid, ROW geldt dat vorderingen van de werknemeruitvinder tot vaststelling van een billijk bedrag wegens “het gemis aan octrooi” moeten worden gezien als vorderingen met betrekking tot een arbeidsovereenkomst. Het begrip “billijk” heeft welbewust een open karakter. Bij het toekennen van een billijke vergoeding is de nodige terughoudendheid te betrachten omdat natuurlijk iedere werknemer geacht wordt een relevante prestatie te leveren aan de organisatie waarbij hij in dienst is. Daarbij rest alleen de vraag in hoeverre het gerechtvaardigd is dat een werknemer-uitvinder een extra beloning zou toekomen. In de rechtspraak wordt uitgegaan van het algemene uitgangspunt van het arbeidsrecht dat het overeengekomen loon een vergoeding inhoudt voor alle overeengekomen prestaties, inclusief het verrichten van onderzoek dat tot een uitvinding kan leiden.

Overigens bepaalt artikel 12, derde lid, ROW dat - indien een uitvinding is gedaan door iemand die in dienst van een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling onderzoek verricht - de aanspraak op het octrooi toekomt aan de betrokken instelling, tenzij daarvan bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken, overeenkomstig het vijfde lid van artikel 12 ROW. Deze regeling is het gevolg van een amendement uit 1993 van de leden Witteveen- Hevinga (PvdA) en Van der Hoeven (CDA) (Kamerstukken II 1993/94, 22 604, nr. 22) dat toen met algemene stemmen is aangenomen (Handelingen II 1993/94, nr. 66, blz. 4908). Dit amendement is destijds voorgesteld omdat er binnen de universiteiten en het HBO geen uniforme regeling bestond en er in het geval van een uitvinding ad hoc werd gehandeld. Gedachte achter het amendement was dat – indien géén schriftelijke overeenkomst overeenkomstig het vijfde lid van artikel 12 ROW bestaat – er dan in ieder geval een wettelijke regeling voorhanden is.

Deze systematiek leidt er naar mijn mening toe dat in Nederland een stelsel bestaat waarbij werkgevers en werknemers gezamenlijk worden geacht een juridische balans te vinden bij het eventueel toekennen van een extra vergoeding aan de werknemer-uitvinder.

Vraag 2: Deelt u de stelling van de heer Rijlaarsdam dat het huidige Nederlandse systeem van eigendomsrechten op uitvindingen en octrooien onrechtvaardig en onproductief is. Zo nee, waarom niet.

Antwoord op vraag 2: De stelling van de heer Rijlaarsdam deel ik niet.
In de eerste plaats wordt de werknemer-uitvinder gewoonlijk door middel van zijn normale salaris beloond voor het doen van uitvindingen. Hij is hier tenslotte voor aangenomen. Verder hebben bedrijven en onderzoeksinstellingen door het beschikbaar stellen van een geschikte onderzoeksomgeving voorzien van de nodige apparatuur, hulpmiddelen, kennisvoorzieningen e.d. een bijdrage geleverd aan de prestatie van de werknemer-uitvinder resp. onderzoeker-uitvinder. Daarnaast bezitten ondernemingen en onderzoeksinstellingen over de nodige kennis, specialisten en financiële middelen om een uitvinding te exploiteren. Ook hierdoor kunnen de werknemer-uitvinders en de onderzoeker-uitvinders zich volledig op hun onderzoekswerkzaamheden richten. Het is dus naar mijn mening - mede in het licht van het Nederlandse systeem als beschreven in het antwoord op vraag 1 - rechtvaardig dat de werkgever het octrooirecht verkrijgt. Overigens merk ik nog op dat de uitvinder die géén aanspraak op het octrooi heeft, op grond van artikel 14 van de ROW het recht behoudt om in het octrooi als de uitvinder te 3 worden vermeld. Deze regeling is van dwingend recht: er kan dus niet bij overeenkomst van worden afgeweken. Dit recht is ook belangrijk voor de eigen marktwaarde van de werknemer-uitvinder en onderzoeker-uitvinder.

Vraag 3: Deelt u de mening dat het wenselijk is het Duitse voorbeeld van wetgeving met betrekking tot standaardvergoedingen voor de uitvinder in Nederland te introduceren aangezien het aantal uitvindingen per hoofd van de bevolking in Duitsland bijna twee maal zo groot is als in Nederland? Zo ja, per wanneer wilt u dit invoeren?

Antwoord op vraag 3: Ook ik ben voorstander van een systeem dat zoveel mogelijk innovatie stimuleert. Tegelijkertijd vind ik het niet wenselijk het Duitse voorbeeld ook in Nederland over te nemen. Onder verwijzing naar mijn antwoorden op de vragen 1 en 2 gaat het om een arbeidsrechtelijke aangelegenheid waarbij de ROW alleen aangeeft dat het de werkgever in beginsel vrij staat een extra beloning toe te staan aan de werknemer. Zo wordt tegenwoordig door een aantal universiteiten afgesproken dat de onderzoeker/uitvinder een deel van de opbrengsten van het octrooi krijgt.

Volgens de heer Rijlaarsdam heeft het hier ontbreken van een uitgebreid wettelijk geregeld beloningssysteem zoals het Duitse “Arbeitnehmererfindungsgesetz” een negatief effect op de motivatie van werknemers en op het innovatievermogen van de economie. De bewering van de heer Rijlaarsdam dat het Duitse Arbeitnehmererfindungsgesetz de reden van het relatief hoge aantal uitvindingen in Duitsland zou zijn, laat ik voor zijn rekening. Naar mijn mening zijn als factor veel belangrijker de aanzienlijk hogere R&Duitgaven in Duitsland. Overigens merk ik op dat Nederland in vergelijking met andere Europese landen – afgaand op aantallen octrooiaanvragen en –verleningen – helemaal geen gek figuur slaat. Integendeel, Nederland behoort in die vergelijking samen met Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland tot de vijf belangrijkste octrooilanden. De argumentatie die de heer Rijlaarsdam ontleent aan het Duitse Arbeitnehmererfindungsgesetz lijkt mij kortom onvoldoende om te overwegen een dergelijk systeem ook in Nederland te introduceren. Daarbij speelt ook een rol dat mij geen signalen bereiken waaruit ik zou kunnen concluderen dat werkgevers en werknemers op dit moment een probleem zien dat een oplossing zou behoeven.

(w.g.) mr. L.J. Brinkhorst Minister van Economische Zaken 

Lees gehele brief hier. Meer over de heer Rijlaarsdam hier.