Rechtspraak  

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2097 (WENDY'S International tegen gedaagde h.o.d.n. Wendy's)
Zie eerder Hof Den Haag [IEF 11161] en Rb. Middelburg [IEF 11161].
Merkenrecht. HR volgt conclusie A-G: Depot te kwader trouw. Art. 4 onder 5 en 6 BMW. Alle omstandigheden van het geval betrokken? Merk van algemene bekendheid? Verwerpen bewijsaanbod.

Geïntimeerde drijft sinds de zomer van 1988 twee ondernemingen, een snackbar en een croissanterie, onder de naam Wendy's. Beide ondernemingen zijn vernoemd naar de dochter van geïntimeerde, Wendy. Na het faillissement in 1986 van de vestiging in Rotterdam heeft Wendy's International haar merken niet meer in Nederland gebruikt. Wendy's heeft in 2000 succesvol de vervallenverklaring gevorderd bij de Rechtbank Middelburg. De Hoge Raad verwerpt het beroep met artikel 81 lid 1 RO.

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Wendy's International in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] begroot op € 380,34 aan verschotten en € 16.200,--, te vermeerderen met BTW, voor salaris.

Op andere blogs:
Charlotte's Law & Fine Prints (Wendy’s, een merk te kwader trouw?)

Rechtbank Den Haag 4 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:19147 (The Sun Company tegen Sol de Mallorca c.s.)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Huisstijl. Franchise. Executie. Cadeaubonnen. Reclameaanhangbord. Organische zoekresultaten. Online (telefoon)gidsen. KvK-inschrijving. Klantenpassen. Gevelkleurstelling. Tweemaal bevel overtreden. Sun is eigenaar van zonnestudio's in Den Haag, heeft een huisstijl ontwikkeld voor de inrichting hiervan, voert de handelsnaam 'The Sun Company' en heeft een beeldmerk. Sun heeft als licentiegever overeenkomsten gesloten met gedaagden tot gebruik van de handelsnaam, het merk en de huisstijl met een direct opeisbare boete van €250 bij overtreding. Middels zes eerdere Kort Gedingen, de bodemprocedure en het arrest wordt onder meer een inbreukverbod afgegeven, en worden beslagen gelegd en weer opgeheven [o.a. IEF2978, IEF2975, IEF6379, IEF10906].

Sun vordert een bedrag van 1 miljoen euro vanwege de in KG III opgelegde dwangsommen en veroordeling in proceskosten. De executierechter beoordeeld of de door de rechter verlangde prestatie waaraan de dwangsom als sanctie is verbonden, is verricht. De voorlopige voorziening is pas vervallen vanaf 31 augustus 2012 vanwege de door Sol de Mallorca gegeven verklaring. Deze verklaring heeft geen terugwerkende kracht, tot die datum blijven dwangsommen verbeurd.

Het verstrekken van cadeaubonnen met daarop het merk en de handelsnaam geldt als gebruik daarvan. Sol de Mallorca c.s. heeft diverse wijzigingen in de zonnestudio's doorgevoerd: Hoewel niet alle elementen die onderdeel uitmaken van de huisstijl vóór 8 juli 2006 integraal zijn verwijderd, is met de aanpassingen in de zonnestudio’s naar het oordeel van de rechtbank voldoende afstand genomen van de huisstijl. Er zijn geen dwangsommen verbeurd voor:

- door het gebruiken van zonnebanken met het 'Sun Company'-logo (dat was expliciet door de voorzieningenrechter overwogen),
- de gevel met kleurstelling is geen overtreding van de huisstijl,
- het verzoek tot wijziging in KvK-handelsregister is tijdig gedaan,
- dat de domeinnaamregistratie nog niet was opgeheven is onvoldoende om van handelsnaamgebruik uit te gaan
- opname in de Gouden Gids kan niet aan Sol worden verweten
- Sun stelt niet dat Sol de Mallorca c.s. onvoldoende heeft ondernomen om die vermeldingen uit online gidsen te laten verwijderen
- de organische zoekresultaten betreft informatie die derden online hebben gezet zonder betrokkenheid van Sol, althans op zoekresultaten waar Sol geen invloed op heeft
- het parkeren van een reclameaanhangwagen op een achterterrein kan niet worden gezien als merk of handelsnaamgebruik
- Het nog mogen gebruiken van klantenpassen door klanten na 8 juli 2006 valt niet onder het bevel.

Gelet op het voorgaande is de slotsom dat Sol tweemaal het bevel in KG vonnis III heeft overtreden. Daarmee heeft Sol naar het oordeel van de rechtbank een bedrag van € 20.000,- aan dwangsommen verbeurd.

In citaten:

Cadeaubonnen
Naar het oordeel van de rechtbank geldt het verstrekken van cadeaubonnen met daarop het merk en de handelsnaam als gebruik van merk en handelsnaam als bedoeld in KG vonnis III. (r.o. 4.21).

Huisstijl wijzigingen
Sol de Mallorca c.s. heeft diverse wijzigingen in de zonnestudio's doorgevoerd: Hoewel niet alle elementen die onderdeel uitmaken van de huisstijl vóór 8 juli 2006 integraal zijn verwijderd, is met de aanpassingen in de zonnestudio’s naar het oordeel van de rechtbank voldoende afstand genomen van de huisstijl (4.23).

Logo op zonnebanken
Aangezien de voorzieningenrechter expliciet heeft overwogen dat gebruik van zonnebanken voorzien van het 'Sun Company'-logo niet onrechtmatig is, zijn daarmee geen dwangsommen verbeurd (4.24).

Gevel met kleurstelling
Op een foto is slechts te zien dat de woorden studio en Sun staan, maar niet meer het merk of de handelsnaam. De kleurstelling op de voorgeven dient niet op zichzelf te worden beoordeeld, maar als onderdeel van de huisstijl. Door gebruik van lichtgeel en bordeauxrood is er geen sprake van overtreding van het bevel (r.o. 4.25).

KvK-inschrijving
Er is vóór 8 juli 2006 verzocht tot verwijderen van de handelsnaam uit het handelsregister van de KvK. Dat het niet tijdig is aangepast, is een verzuim dat niet aan Sol de Mallorca is te wijten (r.o. 4.26).

Websites
Het enkele feit dat de domeinnaamregistratie nog niet was opgeheven, is onvoldoende om te oordelen dat nog sprake was van het feitelijk voeren van de handelsnaam (4.27).

Gouden Gids
Tijdens de zitting heeft Sun nog aangevoerd dat recente navraag heeft geleerd dat wat de Gouden Gids betreft, Sol nog tot 28 juli 2006 wijzigingen had kunnen doorgeven en dat zij over een schriftelijke verklaring beschikt waaruit dit volgt. Gelet op het voorgaande is het Sol niet te verwijten dat in genoemde Gouden Gids en KPN telefoongids de handelsnaam nog is opgenomen. (4.28).

Online De Telefoongids en Nationale Telefoongids
Nu daar dus niet van is uit te gaan, is het niet (tijdig) laten wijzigen van de vermelding in die gidsen Sol naar het oordeel van de rechtbank niet te verwijten, terwijl Sun niet heeft gesteld dat Sol de Mallorca c.s. na op de betreffende meldingen te zijn geattendeerd, onvoldoende heeft ondernomen om die vermeldingen te laten verwijderen (4.29).

Natuurlijke zoekresultaten
Zoals onweersproken aangevoerd door Sol de Mallorca c.s. gaat het ook hier om informatie die derden online hebben gezet zonder betrokkenheid van Sol althans op zoekresultaten waar Sol geen invloed op heeft, terwijl Sun ook hier niet heeft gesteld dat Sol de Mallorca c.s. na op de betreffende meldingen te zijn geattendeerd, onvoldoende heeft ondernomen om die vermeldingen te laten verwijderen (4.30).

Reclameaanhangwagen
Sol de Mallorca c.s. heeft gemotiveerd betwist dat zij in de relevante periode gebruik heeft gemaakt van de reclameaanhangwagen met daarop het merk op de openbare weg en zij heeft gesteld dat deze reclamewagen steeds geparkeerd stond op een achterterrein bij haar bedrijfspand. De foto die Sun ter onderbouwing van haar stelling heeft overgelegd, dateert van 1 oktober 2006 zodat die niet kan dienen ter onderbouwing van een overtreding van het vonnis in de relevante periode (...) Het parkeren van een reclameaanhangwagen op een achterterrein kan gelet op voornoemde omstandigheden dan ook niet worden gezien als gebruik van het merk in het economisch verkeer dan wel van het voeren van de handelsnaam voor de onderneming. (4.31).

Klantenpassen
Voor zover klanten reeds zo’n klantenpas in hun bezit hadden voor 8 juli 2006 valt het nog mogen gebruiken van deze klantenpassen door klanten na 8 juli 2006 niet onder het bevel (4.32).

Lees hier de uitspraak:
HA ZA 12-969 (pdf)
ECLI:NL:RBDHA:2013:19147 (link)
ECLI:NL:RBDHA:2013:19147 (pdf)

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 16 juli 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:11317 (Ontknaap Service en Virgin Experience.)
Handelsnaamrecht. De voorzieningenrechter concludeert dat het gebruik van de namen Ontknaap Service, Virgin Experience en Interact Service niet kan worden gekwalificeerd als handelsnaamgebruik. De vordering, geënt op artikel 5 van de Hnw, stuit reeds hierop af.

Eiseres houdt zich bezig met de exploitatie van een “high-class” escortbureau middels de in het handelsregister ingeschreven handelsnamen Virgin Experience en Ontknaap Service. Gedaagde houdt zich bezig met dezelfde activiteiten onder de naam “Shy Guy (Ontknaping/Ontmaagding)”, in de Engelstalige versie van de website weergegeven als “Shy Guy (Virgin Experience)” en “Full life (Interact services)”.

Uit de overgelegde afschriften van haar website blijkt naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat eiseres de namen Ontknaap Service, Virgin Experience en Interact Service niet gebruikt ter aanduiding van haar onderneming, maar ter aanduiding en onderscheiding van de door haar verleende diensten. Eiseres heeft naar voren gebracht dat internetgebruikers die [eiseres] via Google zoeken, de woorden ‘Ontknaap Service’, ‘Virgin Experience’ of ‘Interact Service’ als zoektermen gebruiken. De voorzieningenrechter oordeelt dat uit het gebruik van die namen als zoektermen, noch het gegeven resultaat, handelsnaamgebruik kan worden afgeleid. Dat het publiek het gebruik van hoofdletters in de woorden Ontknaap Service, Virgin Experience en Interact Service zal opvatten als een aanwijzing dat sprake is van een handelsnaam, kan evenmin worden gevolgd.

De voorzieningenrechter concludeert dat het gebruik van de namen niet kan worden gekwalificeerd als handelsnaamgebruik. De vordering geënt op artikel 5 Hnw stuit hierop af.

4.2. De eerste vraag die in deze procedure voor ligt is of het gebruik door [eiseres] van de namen Ontknaap Service, Virgin Experience en Interact Service kan worden gekwalificeerd als handelsnaamgebruik.

4.5. Uit de door [eiseres] en [gedaagde] overgelegde afschriften van haar website blijkt naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat [eiseres] de namen Ontknaap Service, Virgin Experience en Interact Service niet gebruikt ter aanduiding van haar onderneming, maar ter aanduiding en onderscheiding van de door haar verleende diensten. Daartoe is van belang dat op de website www.[eiseres].com de naam van eiseres prominent aanwezig is. In de kop van de homepage staat in vetgedrukte letters “welkom bij [eiseres]”. Onder aan elke pagina van de website van [eiseres] wordt naast de kopjes “Quick Menu” “Voorwaarden” en “Contact” ook het kopje “[diensten]” vermeld. Onder dit kopje worden verschillende diensten genoemd, zoals “Girlfriend Experience”, “Pornstar Experience”, “Ontknaap Service” (op de Engelstalige website “Virgin Experience” geheten) en “Interact Service”. Bezoekers van de website kunnen doorklikken naar de webpagina’s waar de diensten nader worden omschreven en aangeboden. (...) Ten slotte wordt onder het kopje “Contact” op alle webpagina’s verwezen naar twee telefoonnummers, een postbusadres en een emailadres luidend: “Management@[eiseres].com”. Gelet op al deze omstandigheden is aannemelijk dat bij bezoekers van de website van [eiseres], alsmede de bezoekers van www.ontknaapservice.nl en www.virginexperience.nl de perceptie zal bestaan dat de onderneming handelende onder de naam [eiseres] escort diensten aanbeidt, waaronder de diensten met de naam Ontknaap Service, Virgin Experience en Interact Service. Dat [eiseres] in het kader van haar vergunning tot de hiervoor beschreven weergave van de website gehouden zou zijn, zo zij ter zitting heeft betoogd, doet hier niet aan af.

4.6. [eiseres] heeft met het door haar overgelegde persoverzicht en de overgelegde publicaties ook niet, althans onvoldoende, aannemelijk gemaakt dat zij haar onderneming mede drijft onder de namen Ontknaap Service, Virgin Experience en Interact Service.


4.7. [eiseres] heeft ter zitting nog het volgende naar voren gebracht. Internetgebruikers die [eiseres] via Google zoeken, gebruiken als zoekterm de woorden ‘Ontknaap Service’, ‘Virgin Experience’ of ‘Interact Service’. Daaruit blijkt volgens [eiseres] dat bij het publiek de perceptie bestaat dat die namen door haar als handelsnamen worden gebruikt. Ook uit het feit dat [eiseres] bovenaan bij de gevonden resultaten wordt vermeld, indien men op internet via Google zoekt op de woorden ‘Ontknaap Service’, ‘Virgin Experience’ of ‘Interact Service’, kan volgens [eiseres] worden afgeleid dat het publiek de perceptie zal hebben dat sprake is van handelsnamen van [eiseres]. De voorzieningenrechter volgt [eiseres] hierin niet, nu uit het gebruik van die namen als zoektermen, noch het gegeven resultaat, handelsnaamgebruik kan worden afgeleid.

4.8.
De stelling dat het publiek het gebruik van hoofdletters in de woorden Ontknaap Service, Virgin Experience en Interact Service zal opvatten als een aanwijzing dat sprake is van een handelsnaam, kan evenmin worden gevolgd. Gelet op het hiervoor overwogene is aannemelijk dat het publiek uit het gebruik van hoofdletters zal afleiden dat het gaat om namen van door [eiseres] aangeboden diensten.

4.9.
De voorzieningenrechter concludeert op grond van het voorgaande dat het gebruik van de namen Ontknaap Service, Virgin Experience en Interact Service door [eiseres] niet kan worden gekwalificeerd als handelsnaamgebruik.
De vordering, geënt op artikel 5 van de Hnw, stuit reeds hierop af. Dat [eiseres] de namen Ontknaap Service, Virgin Experience en Interact Service als eerste heeft bedacht, in gebruik heeft genomen en “in de markt heeft gezet” kan daar niet aan af doen. Al hetgeen partijen verder nog naar voren hebben gebracht, kan al dan ook buiten beschouwing blijven.

Op andere blogs: DomJur

Vzr. Rechtbank Overijssel 29 oktober 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:2733 (Soffimat tegen Tri-O-Gen B.V.)
Als randvermelding. Procesrecht. Dagvaarden onder handelsnaam in plaats van statutaire naam leidt niet tot niet-ontvankelijkheid. Nakoming distributieovereenkomst.

Soffimat beroept zich ten onrechte op niet-ontvankelijkheid van Triogen op grond, dat Triogen haar niet onder haar statutaire naam heeft gedagvaard. Triogen heeft "Société Française de Fournitures Pour Installations Maintenances Techniques S.A." gedagvaard onder haar handelsnaam, ‘Soffimat S.A.’. Het is vaste jurisprudentie, dat het dagvaarden van een gedaagde onder haar handelsnaam niet leidt tot niet-ontvankelijkheid. De voorzieningenrechter acht dit betoog juist gegrond en bekrachtigt het bij verstek gewezen vonnis.
[red. vervolguitspraak: De voorzieningenrechter is als Nederlandse rechter niet bevoegd om kennis te nemen van een geschil met betrekking tot de tenuitvoerlegging in van een rechterlijke beslissing in Frankrijk. Uitsluitend de Franse rechter heeft die bevoegdheid]

2.9. Dat Soffimat in het economisch verkeer onder die handelsnaam handelt, blijkt uit de Distributieovereenkomst, die op naam van Soffimat is gesteld, en voorts uit alle mails van en aan Soffimat, uit de koopovereenkomst op naam van Soffimat, en op een brief van Soffimat zelf. Op al die stukken staat de handelsnaam van Soffimat, en op geen van die stukken heeft Soffimat haar statutaire naam genoemd.

4.8. Triogen heeft op juiste gronden betoogd dat zij Soffimat mocht dagvaarden op haar handelsnaam. Zij hoefde de statutaire naam niet te gebruiken. De dagvaarding is geldig. Er is geen sprake van nietigheid of van niet-ontvankelijkheid van Triogen, omdat zij de verkeerde partij zou hebben gedagvaard.

4.9. Triogen heeft een juiste termijn van dagvaarding gehanteerd, zoals zij op goede gronden heeft toegelicht. Ook hier is geen sprake van nietigheid.

4.10. Triogen heeft het verweer van Soffimat, dat zij rauwelijks is gedagvaard zonder daaraan voorafgaand ‘minnelijk voortraject’, weerlegd als volgt. Zij heeft, alvorens tot dagvaarding over te gaan, wel degelijk geprobeerd om het geschil in der minne te regelen, ten eerste door middel van correspondentie, en vervolgens door in december 2012 Soffimat te bezoeken om te bezien of een regeling mogelijk was.

De voorzieningenrechter:
I.    Bekrachtigt het tussen partijen bij vonnis van 16 april 2013 bij verstek gewezen vonnis.
II.    Wijst de vorderingen in oppositie af.
III.    Constateert dat dit vonnis van 16 april 2013 is gericht tegen Soffimat S.A., zijnde de vennootschap naar Frans recht met de statutaire naam genaamd “Société Française de Fournitures Pour Installations Maintenances Techniques S.A.”.
IV.    Veroordeelt Soffimat in de kosten van deze procedure, aan de zijde van Triogen tot deze uitspraak begroot op nihil voor verschotten en op € 816,- voor salaris van haar advocaat.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 7 november 2013, KG ZA 13-1242 (Ekirana tegen An Info Systems c.s.)
Uitspraak ingezonden door Filip van Eeckhoutte, Van Eeckhoutte Advocatuur.
Autersrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnaam. Inschrijving KvK Eiser Ekirana drijft een webshop met de domeinnaam ekirana.nl en verkoopt hoofdzakelijk Indiase en Aziatische voedsel- en drankwaren, cosmetica en keukengereedschap. Ekirana stelt dat An Info c.s. inbreuk maakt op haar auteurs-, databanken en handelsnaamrechten. Dit doet zij door middel van de website www.masalaexpress.biz, de domeinnaam www.ekirana-nl.nl en de handelsnaam Ekirana.

Of er nog steeds inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten kan niet op grond van de in het geding aangebrachte stukken worden vastgesteld. Het is wel duidelijk dat er in het verleden sprake is geweest van dergelijke inbreuken. Er kan niet zonder meer vanuit worden gegaan dat An info c.s. zich van verdere inbreuken zal onthouden, het verbod wordt toegewezen. Een inbreuk op het databankenrecht van Ekirana is gesteld noch gebleken. Op het moment is er ook geen sprake van een handelsnaaminbreuk. De enkele inschrijving van Ekirana in het handelsregister en het gebruik van het woord 'Ekirana' in een webadres vormen geen inbreuk op het handelsnaamrecht. Uit het geheel van omstandigheden is alleen bij eiser de terechte vrees ontstaan dat het in de nabije toekomst wel tot een inbreuk op haar handelsnaamrecht zou komen. Daarom wordt ook dit verbod tot inbreuk toegewezen en moet de handelsnaam worden doorgehaald.

Beoordeling
4.4. Tussen partijen is evenwel niet in geschil dat in het verleden wel sprake is geweest van inbreuken op het auteursrecht van Eiser. Gezien de gebeurtenissen in de aanloop naar dit proces kan er niet zonder meer vanuit worden gegaan dat An Info c.s‚ zich daarvan in de toekomst zal onthouden. Om die reden zal het gevorderde gebod worden toegewezen.

4.5. Dat er sprake is (geweest) van een inbreuk op een aan Eiser toekomend databankenrecht is gesteld noch gebleken, zodat dat deel van de vordering zal worden afgewezen.

4.6. Wat betreft het handelsnaamrecht voert An Info c.s. aan dat een enkele inschrijving in het handelsregister geen inbreuk op het handelsnaamrecht vormt, evenmin als het gebruik Van het woord ‘ekirana’ in een webadres dat wordt gebruikt als doorlinkt naar een andere website. De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze stellingen op zichzelf juist zijn, maar dat uit het geheel van omstandigheden bij Eiser de terechte vrees is ontstaan dat het in de nabije toekomst wel tot een inbreuk op haar handelsnaamrecht zou komen. Het gevorderde gebod zal daarom worden toegewezen als hierna in het dictum te melden.

4.7. Gedaagde heeft een wijzigingsformulier overgelegd ter onderbouwing van zijn verweer dat hij de Kamer van Koophandel heeft verzocht de door hem geregistreerde handelsnaam ‘ekirana’ te wijzigen. Niet is echter gebleken dat de wijziging daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, terwijl de inschrijving naar het oordeel van de voorzieningenrechter onrechtmatig is jegens Eiser. Daarom zal de vordering die ertoe strekt dat de inschrijving wordt doorgehaald, zo nodig doordat dit vonnis in de plaats komt van de daartoe te verrichten handeling, worden toegewezen.

Rechtbank Oost-Brabant 30 oktober 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:6092 (Kroegentocht)
Ingezonden door Rens Jan Kramer, Boels Zanders.
Domeinnaam. Handelsnaam. Huisstijl door freelancer. Facebookpagina. O heeft het concept kroegentocht bedacht en ontwikkeld en de domeinnamen www.kroegentocht.net en www.kroegentocht.nl in zijn bezit. O heeft gezorgd voor een eigen website, logo, folders en ander promotiemateriaal. Voor het op de markt zetten van het concept heeft VBA hem financieel en met haar kennis ondersteund. De rol van VBA is steeds actiever geworden en VBA heeft kroegentocht.nl op haar naam in het handelsregister geregistreerd. O gaat stelt dat er inbreuk wordt gemaakt op haar intellectuele eigendomsrechten. Zij vordert ook teruggave van promotiemateriaal en gemaakte investeringen.

De rechtbank oordeelt dat de inschrijving van  de handelsnaam kroegentocht.nl niet onrechtmatig was. Voor de samenwerking tussen O en VBA, had VBA alleen de domeinnaam www.kroegntocht.nl laten registreren, wat niet betekent dat er in een optredend georganiseerd verband op commerciële wijze wordt deelgenomen aan het economisch verkeer. O heeft dus niet het (alleen)recht op de handelsnaam kroegentocht.nl en VBA handelt niet onrechtmatig.

Een idee als zodanig kan niet worden beschermd door enig recht van intellectuele eigendom. Alleen de concrete uitwerking van het idee is eventueel vatbaar voor bescherming. Er is in opdracht van O een huisstijl ontwikkeld, maar nu dit door een freelancer gebeurde is O geen rechthebbende op de huisstijl en dus ook geen sprake van inbreuk.

Het promotiemateriaal was al niet meer in handen van VBA en er was niks afsproken over te maken investeringen.
Alle vorderingen van O worden afgewezen. De rechtbank verklaart voor recht dat VBA geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van O en krijgt haar facebook-pagina weer terug.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
HA ZA 12-773 (pdf)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 15 oktober 2013, KG ZA 13-1120 SP/TF (Netmerk B.V. tegen Snobber B.V.)
Uitspraak ingezonden door Suzan Houben-Van Geldorp, Köster Advocaten N.V.
Handelsnaamrecht. Netmerk is opgericht door Fossick B.V. en Psychoville B.V. Psychoville is bestuurder van Search Kings geweest, maar inmiddels zijn alle banden tussen Netmerk/Psychoville en Search Kings verbroken. Snobber is een participatiemaatschappij en heeft het merk "Netmerk" en de domeinnaam www.netmerk.nl geregistreerd. Aanvankelijk werden de bezoekers van www.netmerk.nl doorgelinkt naar de website van Search Kings. Netmerk stelt dat Snobber inbreuk maakt op de handelsnaam Netmerk en vordert staking en overdracht van de domeinnaam www.netmerk.nl.

De rechtbank  wijst de vorderingen af, nu er geen sprake is van een handelsnaam, omdat Snobber niet onder de naam Netmerk of www.netmerk.nl op commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer. Het relevante  publiek, gezien de inhoud van de website, de aanduiding van www.netmerk.nl zal begrijpen als het internetadres van een website, en niet als de aanduiding van een onderneming.

Snobber heeft ook niet op andere wijze onrechtmatig gehandeld. De doorverwijzing naar Search Kings was tijdelijk en is al ruime tijd gestaakt. Snobber heeft met toepassing van het principe first filed, first served de domeinnaam rechtmatig verkregen. Het is niet aannemelijk dat Snobber het merk "Netmerk" heeft geregistreerd om Netmerk te dwarsbomen. Er is geen verwarringsgevaar, nu zij niet concurrerende producten aanbieden.

Beoordeling
4.2. Voorwaarde voor het aannemen van een handelsnaaminbreuk is allereerst dat het gebruik van de betreffende naam of domeinnaam door Snobber kan worden aangemerkt als het voeren van een handelsnaam. Daarvoor is bepalend of Snobber, rekening houdend met de perceptie van het relevante publiek, onder de naam Netwerk of www.netmerk.nl op commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer. Vooralsnog is niet aannemelijk geworden dat Snobber met het gebruik van de term Netmerk (al dan niet met de toevoeging. nl) op een commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer en dat er sprake is van handelsnaamgebruik als bedoeld in de Handelsnaamwet. Zoals Snobber heeft aangevoerd, kan er vooralsnog vanuit worden gegaan dat zij de term Netmerk(.nl) slechts gebruikt ter aanduiding van een door haar nog verder te ontwikkelen project, dat eerst in 2014 operationeel zal zijn. Aannemelijk is dat zij de domeinnaam www.netmerk.nl heeft geregistreerd om haar project Netmerk(.nl) een onafhankelijk platform te geven. Uit hetgeen op de website www.netmerk.nl is vermeld, weergegeven bij de feiten onder 2.10, blijkt dat Snobber een project genaamd Netmerk is gestart, dat beoogt een onafhankelijke index voor bedrijven aan te bieden waaruit kan worden afgeleid hoe correct of incorrect bepaalde merken zijn. Het project is volgens de website in ontwikkeling en bevindt zich thans in de testfase. De lancering van het project is volgens de website gepland medio 2014. Op grond van de inhoud van de website en hetgeen Snobber ter toelichting daarop heeft aangevoerd kan vooralsnog niet worden aangenomen dat Snobber een winstoogmerk heeft met dit project en dat er door haar commerciële diensten worden geleverd. Het enkele feit dat Snobber met het aanbieden van een index de interesse wil opwekken van bedrijven en haar kennis op dat terrein wil tonen is in dit verband onvoldoende. Overigens is gebleken dat het project nog in ontwikkeling is en dat de raadpleegfunctie nog niet actief is, zodat ook om die reden niet van bedrijfsmatig gebruik kan worden gesproken. Vooralsnog kan ook worden aangenomen dat het relevante publiek, gezien de inhoud van de website van Snobber, de aanduiding www.netmerk.nl zal begrijpen als het internetadres van een website, en niet als de aanduiding van een gelijknamige onderneming. Op de website wordt alleen een project met betrekking tot een te raadplegen index aangekondigd en worden niet direct waren of diensten aangeboden.

4.3. Reeds omdat niet aannemelijk is geworden dat Snobber onder de naam Netmerk(.nl) en de domeinnaam www.netmerk.nl op commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer, kan van een inbreuk op de handelsnaamrechten van Netmerk geen sprake zijn.

4.5. Voorop staat dat het doorlinken naar de website www.searchkings.nl al geruime tijd is gestaakt en het doorlinken reeds daarom thans niet meer als onrechtmatig kan worden aangemerkt. (...)

4.6. Evenmin is aannemelijk geworden dat Snobber te kwader trouw de domeinnaam [www.netmerk.nl] heeft laten registreren. (...)

4.7 (...) Hieruit kan dan ook niet worden afgeleid dat Snobber het woordmerk heeft geregistreerd om Netmerk dwars te zitten.

4.8. Netmerk heeft tot slot nog aangevoerd dat Snobber met het gebruik van de term Netmerk(nl) bewust verwarring heeft gecreëerd om potentiële klanten van Netmerk weg te lokken. Daarvan is vooralsnog onvoldoende gebleken. Netmerk houdt zich niet bezig met het beoordelen van merken op de wijze zoals Snobber dat voornemens is om te gaan doen. Uit de inhoud van haar website en uit haar statutaire doelomschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel volgt dat Netmerk zich richt op online marketing, waarbij het gaat om het aanbieden van commerciële diensten. Bij Snobber omvat het project Netmerk het aanbieden van een index zonder winstoogmerk. Het gaat derhalve niet om concurrerende producten zodat verwarringsgevaar vooralsnog niet aanwezig lijkt te zijn, Van onrechtmatig handelen door het gebruik van de term Netmerk(nl) voor haar project lijkt dan ook vooralsnog geen sprake te zijn.

HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1037 (eiser tegen Gemeente De Ronde Venen)
Handelsnaamwet. Rectificatie. Niet-bestaande vennootschap veroordeeld in proceskosten. Nadat de Gemeente had verzocht de B.V. niet-ontvankelijk te verklaren op de grond dat deze vennootschap niet bestaat, heeft de B.V. rectificatie gevraagd omdat zij in de inleidende dagvaarding abusievelijk als partij is genoemd. De Hoge Raad vernietigt de arresten van het gerechtshof te Amsterdam, wijst de reconventionele vordering af en veroordeelt de Gemeente in de cassatiekosten.

Ingevolge art. 4 lid 1 Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die in strijd met de waarheid de indruk wekt dat de onderneming rechtspersoonlijkheid bezit of een ander type rechtspersoonlijkheid dan de naam suggereert. Degene die schade lijdt door overtreding van art. 4 lid 1 Hnw, kan in beginsel krachtens art. 6:162 BW een vordering tot schadevergoeding instellen. Onder deze omstandigheden is er niet onrechtmatig gehandeld door de procedure op naam van de BV aanhangig te maken.

Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de Gemeente zich in die procedure heeft gesteld, dat zij toen een niet-ontvankelijkheidsverweer heeft gevoerd op de grond dat de B.V. niet bestond, dat de B.V. duidelijk heeft gemaakt dat sprake was van een vergissing en bedoeld was om eiser als partij te laten optreden, en dat de Gemeente vervolgens bezwaar heeft gemaakt tegen deze rectificatie van de partij-aanduiding. Onder deze omstandigheden biedt art. 4 lid 1 Hnw in verbinding met art. 6:162 BW geen grondslag voor de reconventionele vordering van de Gemeente tot vergoeding van de proceskosten van de eerste procedure.

(ii)    Nadat de Gemeente had verzocht de B.V. niet-ontvankelijk te verklaren op de grond dat deze vennootschap niet bestaat, heeft de B.V. rectificatie gevraagd omdat zij in de inleidende dagvaarding abusievelijk als partij is genoemd. De B.V. heeft aangevoerd dat de werkelijke naam is [eiser], tevens handelende onder de naam [A].

3.3

Onderdeel 2.3, dat is gericht tegen rov. 4.12 van het tussenarrest, is gegrond.

Ingevolge art. 4 lid 1 Handelsnaamwet (hierna: Hnw) is het verboden een handelsnaam te voeren die in strijd met de waarheid de indruk wekt dat de onderneming rechtspersoonlijkheid bezit of een ander type rechtspersoonlijkheid dan de naam suggereert. Degene die schade lijdt door overtreding van art. 4 lid 1 Hnw, kan in beginsel krachtens art. 6:162 BW een vordering tot – onder meer – schadevergoeding instellen.

In het onderhavige geval echter kan niet worden geoordeeld dat [eiser] onrechtmatig jegens de Gemeente heeft gehandeld door de eerste procedure aanhangig te maken op naam van de B.V. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de Gemeente zich in die procedure heeft gesteld, dat zij toen een niet-ontvankelijkheidsverweer heeft gevoerd op de grond dat de B.V. niet bestond, dat de B.V. duidelijk heeft gemaakt dat sprake was van een vergissing en bedoeld was als partij te laten optreden [eiser] h.o.d.n. [A], en dat de Gemeente vervolgens bezwaar heeft gemaakt tegen deze rectificatie van de partij-aanduiding. Onder deze omstandigheden biedt art. 4 lid 1 Hnw in verbinding met art. 6:162 BW geen grondslag voor de reconventionele vordering van de Gemeente tot vergoeding van de proceskosten van de eerste procedure.

Het hiervoor overwogene brengt mee dat de bestreden arresten niet in stand kunnen blijven voor zover zij betrekking hebben op de reconventionele vordering van de Gemeente ter zake van die proceskosten en dat de overige klachten van het middel geen behandeling behoeven.

Op andere blogs:
Cassatieblog (Procederen op naam van een niet-bestaande BV en vergoeding van proceskosten)

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 9 oktober 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:4715 (Pacific Island TraVEL B.V. tegen Bushman B.V.)
PIT houdt zich bezig met het aanbieden van, bemiddelen bij en organiseren van reizen naar onder meer Afrika en de Indische oceaan onder de handels- en merknaam 'Impala Tours' en gebruikt de domeinnaam www.impalatours.nl. Tussen PIT en Bushman is een licentieovereenkomst gesloten waarmee Bushman het recht op het gebruik en eigendom van de handels- en merknaam 'Impala Tours' krijgt voor de indirecte verkoop van reizen, er is een rapportageverplichting en een non-concurrentiebeding in opgenomen. Verder mag Bushman geen gebruik maken van de domeinnaam, het beeldmerk of de telefoonnummers van Impala Tours. Bij strijd met de overeenkomst verbeurt Bushman boetes en mag PIT de overeenkomst opzeggen. Nu Bushman een logo hanteert dat erg lijkt op dat van PIT, verscheidene domeinnamen met 'Impala Reizen' gebruikt en niet voldoet aan de overige bedingen, trekt PIT de licentie in.

De voorzieningenrechter oordeelt dat PIT de licentie rechtsgeldig mocht intrekken. Nu er geen licentieovereenkomst meer is hoeft PIT het merkgebruik van Bushman niet te gedogen. Er is sprake van verwarringsgevaar nu beiden reizen aanbieden in Afrika en de Indische oceaan. Bushman moet stoppen met het gebruik van het merk- en de handelsnaam en de domeinnamen overdragen. Verder moet Bushman een overzicht van alle aangegane inkoop- en verkoopverplichtingen aan PIT verstrekken en het non-concurrentiebeding nakomen. Ook moet zij de contractueel verbeurde dwangsommen betalen.

De beoordeling
5.21 Het voorgaande betekent dat PIT rechtsgeldig tot opzegging van de licentieovereenkomst is overgegaan. Dit heeft tot gevolg dat Bushman met ingang van 9 juli 2013 zich moest houden aan het non-concurrentiebeding van artikel 5.1 van de activa-overeenkomst, en dus met ingang van die datum niet betrokken mocht zijn bij het aanbieden en verkopen van reizen naar Afrika en de Indische oceaan, zowel voor de directe als de indirecte markt (behoudens de ‘timesharepunten-uitzondering’). Vaststaat dat Bushman niet tot staking van deze activiteiten is overgegaan, zodat de op staking daarvan gerichte vordering van PIT in beginsel toewijsbaar is. De voorzieningenrechter constateert wel dat door de opzegging de uitzondering op het non-concurrentiebeding met betrekking tot de timesharepunten niet is komen te vervallen, zodat dat onderdeel van het gevorderde bevel zal worden uitgezonderd.

5.23 De opzegging van de licentieovereenkomst betekent voorts dat Bushman met ingang van 9 juli 2013 geen gebruik meer mag maken van de handelsnaam “Impala Reizen”. Vast staat evenwel dat Bushman het gebruik van die handelsnaam heeft gecontinueerd. Daarmee heeft Bushman inbreuk gemaakt op het recht van PIT met betrekking tot de handelsnaam “Impala Tours”. De voorzieningenrechter volgt Bushman niet in haar stelling dat niet voldaan is aan het (door artikel 5 Handelsnaamwet gestelde) vereiste van gevaar voor verwarring, omdat partijen met de wijziging van de handelsnaam van “Impala Tours” in “Impala Reizen” dat gevaar voldoende zouden hebben ondervangen. De handelsnamen van partijen verschillen immers maar in geringe mate van elkaar. Het eerste (meest kenmerkende) deel “Impala” is hetzelfde, en het tweede deel is begripsmatig hetzelfde. Het publiek zal de Engelse term “Tours” niet anders begrijpen dan het Nederlandse woord “Reizen”. Aangezien beide partijen:
- de handelsnaam gebruiken voor het aanbieden van reizen naar dezelfde bestemmingen (Afrika en de Indische Oceaan),
- landelijk actief zijn en - via hun websites dezelfde markt bereiken (zowel reisbureaus als particulieren), acht de voorzieningenrechter het gevaar voor verwarring aannemelijk. Overigens wordt het bestaan van gevaar voor verwarring ook bevestigd door het feit dat Bushman regelmatig particulieren die geïnteresseerd waren in een reis die onder de naam “Impala Reizen” werd aangeboden, heeft verwezen naar PIT. Nu de licentieovereenkomst is geëindigd, hoeft PIT dit verwarringsgevaar niet meer voor lief te nemen. Het gevorderde bevel om gebruik van de handelsnaam “Impala Reizen” te staken en gestaakt te houden, zal dan ook worden toegewezen.

5.24. Ten aanzien van het beroep van PIT op haar merkrecht heeft Bushman alleen als verweer aangevoerd dat zij van PIT toestemming tot gebruik van het beeldmerk van PIT heeft verkregen in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE. Door het einde van de licentieovereenkomst is deze toestemming evenwel komen te vervallen, zodat dit verweer faalt. Voor zover het gaat om het woordmerk IMPALA van PIT, is dit door PIT gedeponeerd na het einde van de licentieovereenkomst, zodat de toestemming van PIT nooit betrekking heeft kunnen hebben op dit merk. Het gevorderde bevel om inbreuk op de merkrechten van PIT te staken en gestaakt te houden is dan ook voor toewijzing vatbaar.

5.25. Hetzelfde geldt voor het gevorderde bevel om de domeinnamen www.impalareizen.nl, www.impalareizen.org en www.impalareizen.info aan PIT over te dragen. Door het eindigen van de licentieovereenkomst handelt Bushman in strijd met de merk- en handelsnaamrechten van PIT en daarmee onrechtmatig door deze domeinnamen te blijven gebruiken. Tegenover het zwaarwegende belang van PIT tot handhaving van haar intellectueel eigendomsrecht staat geen rechtens te respecteren belang van Bushman bij het voortzetten van het gebruik van deze domeinnamen, zodat Bushman tot overdracht daarvan aan PIT moet overgaan.

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 26 april 2013 ECLI:NL:RBNHO:2013:3732 (Sushi-restaurants MANEKI tegen MISAKI)
Verzoeker drijft sinds 2002 een onderneming onder handelsnaam [red. MANEKI]. Het gaat om een "all-you-can-eat" sushi-restaurant. Sinds 1 januari 2012 voeren verweerders, op minder dan 200m afstand van verzoeker, een "all-you-can-eat" Chinees en Japans restaurant onder de naam [MISAKI]. Verzoeker vraagt verweerders te gebieden het gebruik van hun handelsnaam te staken of zodanig te wijzigen dat de lettergreep "ki"  er niet in voorkomt, deze niet begint met de letter "M" en een ander aantal dan drie lettergrepen bevat.

De voorzieningenrechter wijst de vordering toe, nu door gebruik van deze handelsnaam bij het publiek verwarring kan ontstaan. De restaurants zijn vlak bij elkaar gevestigd en bieden een "all-you-can-eatformule" aan met Japanse gerechten. Voor het gemiddelde publiek hebben de handelsnamen geen betekenis en zal men geleid worden door de klanken van de woorden en hun ritme. De twee handelsnamen bestaan uit drie lettergrepen en beide beginnen zij met de letter “M”. Zij  eindigen met de lettergreep “ki” en bevatten een lettergreep die eindigt met de letter “a”. De voorzieningenrechter wijst het verzoek toe, nu verweerders niet zelf bereid waren de naam te wijzigen [red. nu OIKA].

De beoordeling
7. De primair gevoerde formele verweren falen. Weliswaar dient een verzoekschrift krachtens artikel 6 lid 3 Hnw aan verweerders te worden betekend, hetgeen hier niet is gebeurd, maar verweerders zijn daardoor niet in hun belangen geschaad. Zij zijn immers in de procedure verschenen en hebben daarin verweer gevoerd. Dat het verzochte af zou wijken van hetgeen krachtens artikel 6 Hnw verzocht kan worden is, zo zal hierna blijken, niet het geval.

8. Dan de inhoudelijke beoordeling. Artikel 5 Hnw verbiedt een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Met verzoekers is de kantonrechter van oordeel dat bij het publiek verwarring is te duchten tussen de ondernemingen doordat de handelsnaam van verweerders slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van verzoekers. Hierbij is het volgende doorslaggevend. Zowel verzoekers als verweerders voeren een restaurant waarbij op basis van een “all-you-can-eatformule” Japanse gerechten gegeten kunnen worden. De restaurants zijn op minder dan tweehonderd meter van elkaar in de binnenstad van Hoorn gevestigd. Beide handelsnamen zijn Japanse woorden met drie lettergrepen. Voor het gemiddelde publiek in Hoorn zullen de beide namen geen specifieke betekenis hebben. De woorden zijn ook niet beschrijvend. Het (gemiddelde) publiek zal derhalve geleid worden door de klanken van de woorden en hun ritme. Daarbij is van belang dat de beide handelsnamen bestaan uit drie lettergrepen. Beide beginnen zij met de letter “M”, eindigen zij met de lettergreep “ki” en bevatten zij een lettergreep die eindigt met de letter “a”. Wellicht zal bij een deel van het publiek geen verwarring bestaan, maar dat neemt niet weg dat bij een (ander) deel van het publiek wel verwarringgevaar te duchten is. Hetgeen verweerders daar verder tegen hebben aangevoerd, doet daar niet aan af.

9. Verzoekers hebben belang bij hun verzoek, nu verweerders niet uit eigen beweging bereid zijn gebleken hun handelsnaam te wijzigen. De kantonrechter zal het verzoek van verzoekers dan ook toewijzen, in die zin dat verweerders de door hen gevoerde handelsnaam/-namen per 1 juni 2013 zodanig dienen te wijzigen dat deze niet begint of beginnen met de letter “M”, niet bestaat/bestaan uit drie lettergrepen en niet eindigt/eindigen met de letters “ki”. De te verbeuren dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

10. Als de in het ongelijk te stellen partij, dienen verweerders de proceskosten te dragen. Daarbij worden verweerders ook veroordeeld tot betaling van € 100,- aan nasalaris voor zover daadwerkelijk nakosten door verzoekers worden gemaakt.