Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Amsterdam 8 oktober 2020, IEF 19502; ECLI:NL:RBAMS:2020:4908 (IBTT tegen Dromenjager) Mededingingsrecht. Merkenrecht. Kort geding. IBTT is een onderneming die zich bezighoudt met het ontwerpen en produceren van pluche knuffels voor verschillende merken. Dromenjager is merkhouder van de Benelux en Europese woord- en beeldmerken Woezel & Pip. Zij verleent licenties aan verschillende partijen die Woezel & Pip producten op de markt brengen. Partijen hebben een licentieovereenkomst gesloten. Op basis van die overeenkomst wordt het IBTT verboden de producten via Kruidvat te verkopen. IBTT vordert primair Dromenjager te veroordelen de verkoop van de voorraad van IBTT aan Kruidvat toe te staan, aangezien de bepalingen uit de licentieovereenkomst waarop Dromenjager zich beroept in strijd zijn met artikel 101 VWEU en artikel 6 Mededingingswet. Partijen staan in een verticale verhouding tot elkaar. Uit de Groepsvrijstelling en de Richtsnoeren volgt dat indien sprake is van een ‘hardcore’ beperking de overeenkomst niet valt onder de Groepsvrijstelling. Op basis van het Expedia-arrest moet ervan worden uitgegaan dat een hardcore beperking moet worden aangemerkt als een merkbare beïnvloeding, waardoor de de minimis-mededeling niet van toepassing is. De bepalingen in de licentieovereenkomst zijn ‘hardcore’ beperkingen. Ook gaat het om beperkingen op de kring van klanten aan wie IBTT mag leveren. De conclusie is dan ook dat de bestreden licentievoorwaarden in strijd zijn met artikel 101 VWEU en derhalve nietig zijn. De verkoop van de knuffels aan Kruidvat is toegestaan.

Vzr. Rechtbank Den Haag 9 oktober 2020, IEF 19495, RB 3446; ECLI:NL:RBDHA:2020:10155 (Alpargatas tegen ASW & Ostoy) ­Merkenrecht. Kort geding. Alpargatas produceert teenslippers en is houdster van het Uniewoordmerk 'HAVAIANAS'. ASW exploiteert onder meer de Kruidvat. Ostoy verkoopt en levert producten aan de Kruidvat-winkels. ASW heeft in de Kruidvat-winkels teenslippers verkocht waarop de HAVAIANAS-merken zijn aangebracht en heeft daarvoor geadverteerd met gebruik van die merken. Alpargatas stelt dat ASW en Ostoy inbreuk op de HAVAIANAS-merken hebben gemaakt op grond van artikel 9 lid 2 sub a UMVo door het zonder toestemming van Alpargatas invoeren en/of verder verhandelen van van buiten de EER afkomstige teenslippers waarop de HAVAIANAS-merken zijn aangebracht. Het beroep op uitputting door ASW moet als onvoldoende onderbouwd worden verworpen, zodat voorshands sprake is van inbreuk op de merkenrechten van Alpargatas. Ten aanzien van Ostoy wordt eveneens geoordeeld dat zij door de invoer en verhandeling van de HAVAIANAS-slippers inbreuk heeft gepleegd. De verbodsvorderingen van Alpargatas worden derhalve toegewezen.

Rechtbank Amsterdam 30 september 2020, IEF 19492, C/13/668382 / HA ZA 19-689 (A tegen C) Omvangrijk geschil over bodembedekking van dierenhokken, dat mede betrekking heeft op het auteursrecht en het merkenrecht. Door de bodemrechter is nu geoordeeld dat er geen sprake is van auteursrechtinbreuk omdat de eisende partijen niet zelf over de auteursrechten beschikken en de registratie van de merken door de gedaagden niet te kwader trouw is. Eerder werd door de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam nog anders geoordeeld [IEF 18094]. Ook is een executiegeschil tussen partijen gepubliceerd [IEF 18433].

Parket bij de HR 28 augustus 2020, IEF 19487; ECLI:NL:PHR:2020:743 (Eiseres tegen CCC) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Zie eerder [IEF 18884] en [IEF 16780]. Eiseres en CCC zijn ondernemingen in touringcardiensten. Deze zaak ziet op een familiegeschil tussen kleinkinderen over het gebruik van de naam van eiseres voor busvervoer. In cassatie staat in het principaal beroep in de eerste plaats de vraag centraal of er sprake is van een “ouder recht van slechts plaatselijke betekenis” in de zin van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE. De A-G concludeert tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie EU over de Merkenrichtlijnpendant hiervan (art. 6 lid 2 Merkenrichtlijn 98/104/EEG) voor een geval als het onderhavige, waarin sprake is van voor-voorgebruik van de handelsnaam door de merkhouder. Volgens de A-G behoort een beroep op voorgebruik in de zin van deze bepaling door CCC anders dan het Haagse hof heeft gedaan, niet te worden gehonoreerd indien eiseres als merkhouder voor-voorgebruiker is. Die prejudiciële kwestie moet tot klaarheid komen, voordat principale onderdelen I en II  ten aanzien van art. 2.23 lid 2 BVIE definitief kunnen worden besproken. De overige klachten in het principaal beroep over rechtsverwerking en in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ziet de A-G (nog) niet slagen.

HvJ EU 8 oktober 2020, IEF 19470, IEFbe 3129; ECLI:EU:C:2020:813 (Aktiebolaget Östgötatrafiken) Merkenrecht. Östgötatrafiken heeft aanvragen voor ‘positiemerken’ gedaan bij het bureau voor intellectuele eigendom in Zweden voor de beschildering van verschillende voertuigen. Deze aanvragen zijn afgewezen, omdat ze elk onderscheidend vermogen misten. De Zweedse rechter heeft vervolgens prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU [IEF 18629] over de uitleg van artikel 3 lid 1 onder b van de Merkenrichtlijn. Volgens het HvJ EU moet deze bepaling aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen voor een teken dat bedoeld is om uitsluitend en systematisch te worden aangebracht op een groot deel van de bussen en treinen, ‘slechts’ rekening gehouden dient te worden met de perceptie van het relevante publiek. Anders dan bij vormmerken, hoeft voor de kleurpatronen op een bus of trein niet te worden nagegaan of het teken significant afwijkt van de norm of van wat in de de betrokken economische sector gangbaar is.

HvJ EU 16 september 2020, IEF 19453, IEFbe 3126; ECLI:EU:C:2020:714 (Edison tegen EUIPO) Merkenrecht. Edison heeft bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend voor het beeldmerk dat het woordelement EDISON bevat. Na de inschrijving heeft Edison het EUIPO verzocht om in te schrijven dat zij afstand doet van een deel van de waren van klasse 4 van de classificatie van Nice waarvoor het merk was ingeschreven. Edison stelde voor om de oorspronkelijk aangewezen waren van die klasse te herdefiniëren. Het EUIPO weigerde, omdat dit zou leiden tot uitbreiding van de lijst van waren waarop de inschrijving van het Uniebeeldmerk EDISON betrekking op had. Het Gerecht heeft het beroep van Edison verworpen. Edison betoogt dat het Gerecht de draagwijdte van de termen ‘verlichtingsstoffen’, ‘brandstoffen (waaronder motorbenzine)’ en ‘motorbrandstoffen’ in de zin van de achtste editie van de classificatie van Nice onjuist heeft beoordeeld, waardoor het ‘elektrische energie’ ten onrechte heeft uitgesloten van klasse 4 ervan. Volgens Edison heeft het Gerecht alleen de 'ontologische' kenmerken van elektrische energie in aanmerking genomen en is het voorbijgegaan aan de 'functionele' kenmerken ervan. De hogere voorziening wordt afgewezen.

Gerecht EU 23 september 2020, IEF 19447, IEFbe 3125; ECLI:EU:T:2020:433 (Bauer Radio tegen EUIPO) In 2013 deed de Weense Simon Weinstein bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag betreffende het woordteken MUSIKISS. In 2014 heeft Bauer Radio oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk, deze oppositie is gebaseerd op de oudere woord- en beeldmerken KISS, die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven. 
Ondanks de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, behoudt de zaak haar voorwerp. Er kon wel degelijk oppositie worden ingesteld op grond van de oudere KISS-merken tegen MUSIKISS. Het EUIPO en Weinstein voeren twee middelen van niet-ontvankelijkheid aan, ontleend aan artikel 66, lid 2, van verordening 2017/1001 en aan artikel 72, lid 4, van deze verordening. Deze middelen worden afgewezen.

Rechtbank Gelderland 16 september 2020, IEF 19429; ECLI:NL:RBGEL:2020:6445 (Binx Smartility tegen Bincx) Eiser Binx Smartility is een bedrijf dat zich richt op de utiliteitsbouw (de bouw van gebouwen zonder woonbestemming). Zij voert de handelsnaam Binx Smartility en is rechthebbende met betrekking tot het woordmerk BINX Smartility sinds 2017. Gedaagde Bincx is eveneens actief in de utiliteitsbouwsector en voert de handelsnaam Binx sinds 2018. Eiser vordert onder meer een verbod op het inbreuk maken op de handelsnaam BINX en het merk BINX Smartility. Er wordt geoordeeld dat Bincx inbreuk maakt op merk en handelsnaam BINX Smartility; bestuurdersaansprakelijkheid en winstafdracht worden afgewezen. Schadevergoeding en overdracht van de domeinnnaam www.binck.nl worden toegewezen. Nu vast is komen te staan dat Bincx inbreuk maakt op de rechten van Binx Smartility, is het gebruik van de domeinnaam onrechtmatig jegens Binx Smartility.

HvJ EU 17 september 2020, IEF 19427, IEFbe 3121; ECLI:EU:C:2020:722 (MESSI) Merkenrecht. Zie eerder [IEF 17657], [IEFbe 2560]. Uit het persbericht: Het HvJ EU verwerpt de beroepen van het EUIPO en een Spaanse vennootschap in de zaak MESSI. Het Gerecht vernietigde de beslissing van het EUIPO, omdat de bekendheid van de voetbalspeler Lionel Messi opweegt tegen de visuele en fonetische overeenstemming tussen zijn merk en het merk MASSI. In tegenstelling tot wat het EUIPO in beroep betoogt, heeft het Gerecht wel degelijk rekening gehouden met de opvattingen van het gehele relevante publiek. Daarnaast heeft het Gerecht, in tegenstelling tot wat de Spaanse vennootschap stelde, terecht geoordeeld dat de reputatie van Messi een relevante factor vormde voor het vaststellen van een conceptueel verschil tussen de tekens ‘Messi’ en ‘Massi’.

Hof ‘s Hertogenbosch 1 september 2020, IEF 19395; ECLI:NL:GHSHE:2020:2699 (Converse c.s. tegen curator Sporttrading c.s.) Zie eerder [IEF 13012], [IEF 17820]. Merkenrecht. Uitputting. In 2009 liet Converse c.s. beslag leggen op de voorraad van Converse-schoenen van Sporttrading c.s. De schoenen zouden illegaal worden verhandeld in Nederland. In eerste aanleg zijn de vorderingen tegen de curator van Sporttrading c.s. afgewezen, omdat de bewijslast ten aanzien van het uitputtingsverweer werd omgedraaid en Converse c.s. niet slaagde in het bewijs. Sporttrading, Sport Concept en Brandustry hebben gehandeld in Converse-schoenen en daarmee inbreuk gemaakt op het merkrenrecht van Converse. De bewijslast met betrekking tot de vermeende uitputting rust op grond van het Van Doren/Lifestyle-arrest op de curator.