Merkenrecht  

Hukla is houdster van het in Spanje ingeschreven nationale woordmerk MATRATZEN voor meubels e.d. (klasse 20). In 1996 heeft Matratzen Concord bij OHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving als gemeenschapsmerk van een woord- en beeldmerk dat met name het woord „Matratzen” bevat, voor verschillende waren van o.a. klasse 20.

Hukla heeft succesvol oppositie ingesteld tegen deze inschrijving (eerste oppositiezaak die het HvJ bereikte). Gelijktijdig met deze oppositieprocedure heeft Matratzen Concord bij de Spaanse rechter nietigverklaring van het nationale merk MATRATZEN gevorderd.

De verwijzende Spaanse rechter is van oordeel dat in de bij hem aanhangige zaak het Spaanse merk MATRATZEN de houder ervan de mogelijkheid geeft om de invoer van matrassen uit Duitstalige lidstaten te beperken en bijgevolg het vrije verkeer van goederen te belemmeren, maar vraagt zich af of een dergelijke beperking op grond van artikel 30 EG, vrij verkeer van goederen, kan worden gerechtvaardigd. De uit deze twijfel ontsproten prejudiciële vraag aan het HvJ luidt als volgt: 

„Kan de geldigheid van de inschrijving van een merk in een lidstaat een verkapte beperking van de handel tussen lidstaten opleveren wanneer dat merk in de taal van een andere lidstaat, die in de lidstaat van inschrijving niet wordt gesproken, elk onderscheidend vermogen mist of in de handel dient tot aanduiding van de waren waarop het betrekking heeft, dan wel van de soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of andere kenmerken van de waren, zoals het geval kan zijn met het Spaanse merk ‚MATRATZEN’ ter aanduiding van matrassen en aanverwante waren?”

Het Hof maakt er weinig woorden aan vuil:

Het is mogelijk dat wegens taalkundige, culturele, sociale en economische verschillen tussen de lidstaten een merk dat in een lidstaat onderscheidend vermogen mist of de betrokken waren of diensten beschrijft, in een andere lidstaat wel onderscheidend vermogen heeft of niet beschrijvend is. Bijgevolg verzet artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn zich niet ertegen dat een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, in een lidstaat als nationaal merk wordt ingeschreven, tenzij de betrokken kringen in de lidstaat waar de inschrijving is aangevraagd, in staat zijn om de betekenis van dat woord vast te stellen. Deze uitlegging van de richtlijn stemt overeen met het Verdrag, in het bijzonder met de artikelen 28 EG en 30 EG. Het Verdrag laat in het kader van de toepassing van het beginsel van het vrije verkeer van goederen de door de wetgeving van een lidstaat erkende rechten inzake intellectuele eigendom immers onverlet, maar beperkt het naar gelang van de omstandigheden alleen de uitoefening van deze rechten

Het beginsel van het vrije verkeer van goederen een lidstaat verbiedt niet om een teken dat in de taal van een andere lidstaat beschrijvend is voor de betrokken waren of diensten, in te schrijven als nationaal merk. Dit geldt ook wanneer het betrokken teken in de taal van een andere lidstaat dan de lidstaat van inschrijving geen onderscheidend vermogen zou hebben voor de in de inschrijvingsaanvraag bedoelde waren of diensten.

Daarenboven, zoals de advocaat-generaal in de punten 59 tot en met 64 van zijn conclusie heeft opgemerkt, verbiedt de inschrijving in een lidstaat van een merk als in het hoofdgeding aan de orde, de marktdeelnemers in deze lidstaat niet elk gebruik van het woord waaruit dit merk bestaat (‘A trade mark proprietor cannot therefore invoke his right under Article 5(1) to prevent a third party from referring to the mark for purely descriptive purposes where the reference cannot be interpreted as indicating the origin of the product. (…) Accordingly, even on the assumption that in the present case the mark MATRATZEN was validly registered in Spain, its owner will not be entitled to prevent the word Matratzen being used in contexts falling either outside Article 5(1) or within Article 6(1)(b), such as, for example, in a catalogue written in German to refer to mattresses.’).

Lees het arrest hier.

Het hof oordeelt dat de voorzieningenrechter in rechtbank Amsterdam wel degelijk bevoegd was, nu het hier een beweerde merkinbreuk betreft, gepleegd door het gebruik van domeinnamen, en de bij deze domeinnamen behorende websites in heel Nederland, dus ook in het arrondissement Amsterdam,  zijn te raadplegen. ‘Dat het gevolg hiervan is dat de weg wordt geopend voor ‘forum shopping’ maakt dit niet anders.’

Met betrekking tot de inbreuk stelt Bosch allereerst dat het woordmerk PON onvoldoende onderscheidend vermogen bezit, o.a. omdat het een familienaam is die alleen of in combinatie met ‘du’ regelmatig voorkomt. Het hof gaat hier niet in mee.

Pon is het dominerende en meest onderscheidende element van de domeinnamen. Naar het voorlopig oordeel van het hof is het niet aannemelijk dat de bedrijven niets met elkaar uitstaande hebben, zodat ervan moet worden uitgegaan dat Bosch ongerechtvaardigd voordeel trekt van het doorlinken.

Dat Pon haar merk pas een dag na de domeinnaamregistratie van Bosch heeft uitgebreid met de klassen 7 en 12 is volen het hof niet relevant, te minder nu Pon onweersproken heeft gesteld dat er sprake is van overlapping tussen deze nieuwe klassen en de klassen waarvoor het merk al was geregistreerd.  

Ook de stelling van Bosch dat er een geldige reden is voor het gebruik van de domeinnamen, omdat er sprake zou zijn van toekomstig gebruik van een vooralsnog geheim Pay On Need concept is onvoldoende is gesubstantieerd en baat Bosch niet.

Lees het arrest hier.

Dat het hof bescherming voor de 'reukstof' heeft aangenomen, is hier alleen louter taalkundig mee in tegenspraak. Het hof spreekt immers van 'de stof die als gevolg van haar samenstelling een bepaalde geur verspreidt' en volgens Verkade kan je in deze zin de nadruk net zo goed op 'bepaalde geur' leggen in plaats van op 'stof.' De geur is belichaamd in de reukstof of bepaalbaar via de reukstof in het flesje.

Maar, in dit geval is er echter geen sprake van inbreuk, althans van deugdelijk bewezen inbreuk. Verkade concludeert dat hofs oordeel omtrent de (te grote) mate van auteursrechtelijk relevante gelijkenis tussen het parfums uitsluitend is gebaseerd op het in opdracht van Lancôme opgestelde rapport, zonder zelfs een eigen zintuiglijk onderzoek te hebben gedaan met het rechterlijke reukorgaan. Het is de vraag of Kecofa voldoende in gelegenheid is geweest om een adequate reactie te formuleren op het rapport en het hof had hierop ambtshalve acht moeten slaan. Dat de advocaat van Kecofa heeft nagelaten protest aan te tekenen tegen de late indiening van het rapport doet daaraan niet af. Conclusie strekt derhalve tot vernietiging van het arrest van het Hof en verwijzing.

62 pagina’s lijkt veel, maar Verkade heeft ook deze keer weer een juridische page-turner afgeleverd. Droge feiten worden afgewisseld met juweeltjes als: 

“Bepaald niet ondenkbaar is de openbaarmaking van een parfum in de zin van art. 12 lid 1 onder 4: de ‘voorstelling in het openbaar’, die zich volgens art. 12 lid 4 reeds voordoet in besloten kring, tenzij die kring zich beperkt tot de (nader) besloten familie-, vrienden- of daaraan gelijk te stellen kring. Hier kunnen bijv. dameskappers mee te maken krijgen, die de behandeling van hun clientèle niet compleet vinden zonder een vleugje - eerlijk gekochte - Trésor. Een parfumeur als Lancôme zal daartegen misschien niet aanstonds willen optreden, maar wél als zij een bijv. een relatief lucratief contract kan afsluiten (en dan waarschijnlijk meteen voor alle Lancôme-parfums) met het Hilton-concern, waarbij de Hilton-coiffeurs daartoe het exclusieve recht krijgen.

Wie er ook mee te maken kunnen krijgen zijn dansschoolhouders, zaalverhuurders, en winkeliers die in hun bedrijfsruimten Trésor of een ander (eerlijk gekocht) parfum willen gebruikt om een aangename atmosfeer te scheppen: alles vanwege het (qua informele wetshistorie vooral voor Buma bedoelde) zo ruime wettelijke openbaarmakingsbegrip. Ik zeg niet dat het recht van de parfumeur-auteur beslist niet zo ver zou mogen gaan, maar ik wijs op de consequentie bij ongewijzigde toepassing en uitleg van deze openbaarmakingsbegrippen.

Aanzienlijke moeite krijg ik wel als iemand die bijv. Trésor gekocht heeft en dat wil laten merken inbreuk op het auteursrecht van de parfumeur pleegt, zodra hij dat parfum ook in besloten kring ruikbaar met zich draagt en (in de aan een muziekzaak ontleende woorden van de Hoge Raad) ‘er een beroeps- of bedrijfsbelang bij heeft dat ook anderen dan hij zelf’ het parfum kunnen ruiken. Ook al zal het ze wel vergeven worden: een stewardess en een receptioniste zitten dus parfumauteursrechtelijk fout; een lerares en een secretaresse zitten in de gevarenzone. Een gewone rechter niet, denk ik, maar de persrechter? Een luchtvaartmaatschappij die al haar stewardessen ‘standaard’ met Trésor uitgerust wil zien, zal in het bestaande auteursrechtelijk systeem niet alleen theoretisch maar allicht ook in de praktijk toestemmingsafhankelijk kunnen blijken.”

Lees de gehele conclusie hier.

De leden van de commissie wensen er op te wijzen, dat de voorgestelde vereenvoudigde omzettingsprocedure vergelijkbaar is met hetgeen aan de orde is in het thans bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Postwet en de Telecommunicatiewet ( 2003/04, 29 474). Over de aldaar aan de orde zijnde materie zal een plenair debat plaatsvinden in de Eerste Kamer op 14 maart aanstaande. Is de minister c.q. de staatssecretaris bereid het thans aan de orde zijnde voorstel tot verdragswijziging tevens in het bedoelde debat te betrekken?
 
Is de regering van mening, dat bij de voorgestelde verdragswijziging geen sprake is van toepasselijkheid van een van de uitzonderingen op parlementaire goedkeuring van verdragen, zoals deze zijn geformuleerd in artikel 7 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen (Wet van 7 juli 1994, Stb.94, 542)?
 
Is de minister c.q. de staatssecretaris – ervan uitgaande dat de parlementaire goedkeuring van het onderhavige voorstel toch zal worden verleend - bereid de toezegging om tijdig informatie aan de Staten-Generaal te verstrekken per “gedetailleerde brief” over de inhoud van in onderhandeling zijnde regelgeving, die tot verdragswijziging zal leiden, te formaliseren, zodat er momenten in de onderhandelingen worden vastgelegd, waarop deze informatieverstrekking plaatsvindt?

Vertrouwend dat de regering tijdig voor de openbare behandeling op bovenstaande opmerkingen en vragen zal hebben geantwoord, acht de commissie deze hiermee voldoende voorbereid.
 
Vastgesteld: 7 maart 2006.  De voorzitter van de commissie, Luijten.  De griffier van de commissie, Nieuwenhuizen

Wurde am Anfang die Wirklichkeit im Kleinen zugunsten einer ganz konkreten Zielgruppe, nämlich der Kinder, wiedergegeben, um ihnen, ihrer Größe angepasst, die Welt der Erwachsenen näher zu bringen, so hat sich mit der Zeit der Kreis der Empfänger erweitert, um auch den erwachsenen Sammler zu erfassen. Wahrscheinlich haben gerade die Sammler die Anforderungen an die Qualität der Nachbildung angehoben, indem sie gefordert haben, dass das Modell in höchstem Maße originalgetreu ist. Deshalb werden solche Artikel nicht mehr entworfen, ohne dass außer den charakteristischsten Merkmalen auch die kleinsten Details nachgebildet werden.

Die Kommission weist zutreffend darauf hin, dass der Hersteller derartiger Nachbildungen die Wünsche des Kunden nach einem zuverlässigen Abbild des Originals nur dann erfüllt, wenn ihm gestattet wird, alle Details bis ins Letzte zu beachten und z. B. auch in seine Kataloge Angaben zum Originalmodell aufzunehmen.

Die Automobilindustrie hat jedoch erst vor nicht allzu langer Zeit erkannt, welches wirtschaftliche Potenzial mit diesen Objekten im Hinblick auf das „Merchandising“ verbunden ist, und sie als Werbemittel, um die Treue der Kundschaft zu gewinnen, eingesetzt, wie Opel vorträgt und wie sich bei diesem Unternehmen daraus ergibt, dass sein Logo nach seinen eigenen Erklärungen bis 1990 für Spielzeug nicht geschützt war. Deshalb lässt sich kaum eine automatische Assoziation des Verkehrs zwischen dem Zeichen auf den Automobilen und dem Hersteller vorstellen.

Auch bestünde, wie die Kommission bemerkt, die Gefahr eines Monopols auf dem Modellmarkt, die sich aus einem äußerst strikten Verständnis der Tragweite des Untersagungsrechts ergibt, soweit ausschließlich die Lizenznehmer zur minuziösen Nachbildung der echten Kraftfahrzeuge berechtigt wären, wodurch die unternehmerische Freiheit der Wettbewerber in ungerechtfertigter Weise eingeschränkt würde.

Die Benutzungen außerhalb der eigentlichen Markenfunktion bilden, kurz zusammengefasst, eine offene Kategorie, die im Wege von Einzelfallentscheidungen nach und nach zu ergänzen ist, weshalb sie im Gegensatz zu den Fallgruppen des Artikels 6 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 nicht restriktiv ausgelegt werden müssen, da sie keine Ausnahmen sind, sondern Grenzen für die Geltendmachung des Untersagungsrechts darstellen.

In der vorliegenden Rechtssache gehört die Anbringung des „Opel-Blitz“-Logos auf dem Spielzeug aus zweierlei Gründen zu einer Benutzungsart, die nichts mit der Funktion der Marke zu tun hat.

Ich bin mit der Kommission der Ansicht, dass aus den dargelegten Erwägungen nicht hervorgeht, dass im Ausgangsrechtsstreit die Marke verletzt wird, was nur dann der Fall wäre, wenn der Verbraucher das Opel-Logo auf den Modellfahrzeugen Dritter mit dem auf den von Opel vermarkteten Modellfahrzeugen in Verbindung bringen würde. Dass der Verbraucher die Marke auf dem Spielzeug mit der auf dem Original angebrachten Marke in Verbindung bringt, ist jedenfalls die unausweichliche Folge der exakten Nachbildung, die angestrebt wird, um den Verkehr durch eine Anpassung an seine Wünsche für sich zu gewinnen.

Außerdem bin ich der Ansicht, dass das Modell und sein Vorbild nicht zur selben Warenkategorie gehören; es handelt sich also nicht um identische Waren im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 89/104.

Im Licht der angestellten Überlegungen schlage ich dem Gerichtshof vor, dem Landgericht Nürnberg-Fürth wie folgt zu antworten:

Die Benutzung eines eingetragenen Zeichens für Spielzeug stellt keine Benutzung als Marke im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken dar, wenn der Hersteller eines Spielmodellautos ein real existierendes Vorbildfahrzeug in verkleinertem Maßstab einschließlich der auf dem Vorbild angebrachten Marke des Markeninhabers nachbildet und in Verkehr bringt.

Falls der Gerichtshof hinsichtlich der ersten Frage diesen Standpunkt nicht teilt, schlage ich ihm vor, die zweite und die dritte Frage wie folgt zu beantworten:

2. Die in Ziffer 1 beschriebene Art der Benutzung der Marke ist eine Angabe über andere Merkmale des Modellfahrzeugs im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104.

3. In Fällen wie dem vorliegenden sind die vom Gerichtshof in den Urteilen Anheuser-Busch sowie Gillette Company und Gillette Group Finland aufgestellten Kriterien für die Beurteilung der Frage maßgebend, ob die Benutzung der Marke den anständigen Gepflogenheiten in Handel oder Gewerbe entspricht.

Bringt der Hersteller des Modellfahrzeugs auf der Verpackung und einem zur Benutzung des Spielzeugs erforderlichen Zubehörteil ein für den Verkehr als Eigenmarke erkennbares Zeichen sowie seine Unternehmensbezeichnung unter Nennung seines Firmensitzes an, so handelt er, vorbehaltlich der vom nationalen Gericht vorzunehmenden Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände, in einer Weise, die den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

Lees de conclusie hier.