Alle rechtspraak  

Na de oorlog zijn de zoons Robbert en Gerard de Graaff in de zaak gekomen. Vader Frits de Graaff had al snel in de gaten dat Gerard en Robbert samen bij elkaar laten werken niet zo’n goed plan was. Derhalve ging Gerard voor de productie en Robbert voor de verkoop in de winkel zorgen. Vanaf 1975 nam De Graaff (vader en beide zoons) de productie volledig zelf in handen.

Gerard nam in of omstreeks 1979 de sigarenfabriek van de erven Van der Brink te ‘s-Hertogenbosch over en produceerde daar voor eigen rekening (als eenmanszaak) het leeuwendeel van de inkoop van de winkel, wat neerkwam op 25% van zijn productie. Daarnaast leverde hij onder hetzelfde merk 75% van zijn productie ook rechtstreeks aan derden (exclusieve restaurants en de “betere” sigarenwinkels).

Gesteld noch gebleken is dat vader of broer Robbert daartegen bezwaar hebben gemaakt. Robbert bleef kennelijk in een vennootschap onder firma met vader Frits voor eigen rekening de winkel in Den Haag voeren, als altijd onder de naam “G. de Graaff” en met veelvuldig gebruik van het beeldmerk in de vorm van de bovenbeschreven dubbele ovaal.

Over deze vorm van informele familiale samenwerking zijn nimmer tussen betrokkenen formele afspraken vastgelegd. Gedurende korte tijd, in het begin van de zeventiger jaren, zou de firma, toen nog bestaande uit vader Frits en beide zoons, een merkinschrijving hebben gehad, maar zij heeft die laten verlopen.

In 1995 heeft broer Gerard de fabriek te s-Hertogenbosch verkocht aan Buenen. Daarbij heeft hij aan Buenen een onderhandse licentie voor het gebruik van het merk gegeven. Buenen bracht later de produktie over naar Arendonk (België). Overigens veranderde er met dit alles niets aan de gang van zaken: ook Buenen leverde een deel van zijn produktie aan Robbert voor diens winkel en een ander deel aan exclusieve derden. In 1996 overleed vader Frits. Gesteld noch gebleken is dat er bij de verdeling van diens nalatenschap iets omtrent merkrechten was geregeld. In 1999 liet Robbert het hiervoor beschreven beeld- en woordmerk met op de hoofdas het woord “Tobacconists” inschrijven bij het Benelux Merken Bureau.

Per 1 mei 2005 heeft Robbert de winkel met het door hem ingeschreven merk verkocht aan eiser, Van Horssen. Na die overname is tussen Van Horssen en Buenen onmin ontstaan over prijzen voor en kortingen op de produktie die Buenen voor de winkel te Den Haag vervaardigde. Buenen had aangekondigd niet meer aan Van Horssen te willen leveren. Ter zitting bleek dat Van Horssen naar aanleiding daarvan zijn inkoop elders had ondergebracht. Thans wil hij met een beroep op zijn ingeschreven merk ook een einde gemaakt zien aan de verkoop door Buenen van sigaren onder de naam en met het merk “De Graaff’.

Op grond van het voorgaande vordert Van Horssen een onmiddellijk ingaand verbod aan Buenen om sigaren onder het merk “De Graaff’ te verkopen

Beoordeling.

Gelijkenis: De rechter wil vooropstellen dat hij geen onderscheid zal maken tussen de twee versies van het merk, te weten: dat met op de hoofdas van de ellips het woord “Tobacconists” en dat met op de hoofdas de woorden “Heulstraat N° 27”, Beide vormen van het merk zijn zozeer op elkaar gelijkend, dat zij beschouwd moeten worden als verschijningsvormen van één en hetzelfde merk, waarbij de ene verschijningsvorm inbreuk maakt op een eventueel bestaand merkrecht op de andere verschijningsvorm.

Voorgebruik: Voorts moet vooropgesteld worden dat, hoewel merkbescherming thans, sedert 1januari 2004, uitsluitend kan worden ingeroepen door de deposant van een ingeschreven merk (art, 12 A BMW), toch aan de feitelijk voorgebruiker zekere rechten toekomen, meer in het bijzonder het recht om het merk geldig ter inschrijving te kunnen deponeren en, spiegelbeeldig, het recht om als belanghebbende de nietigheid in te roepen van een ingeschreven merk dat door een ander met voorbijgaan aan dat voorgebruik te kwader trouw is gedeponeerd (art. 1 4B jo. art. 4 sub 6 BMW). Dat deze “voorgebruiksrechten” vermogensrechten zijn, blijkt reeds uit hun overdraagbaarheid (BenGH 16-06-1995, UN AD 2360).

De rechter moet aannemen dat tot in de jaren ‘70 van de vorige eeuw deze aan het voorgebruik ontleende rechten toekwamen aan vader Frits. Gesteld noch gebleken is dat hij zijn merkrechten ooit formeel aan één van de broers Robbert of Gerard heeft overgedragen. Het gebruik door de broers berustte kennelijk op toestemming van vader Frits in het kader van de informele familiale samenwerking. En zolang vader de merkrechten niet formeel aan een rechtspersoon, vennootschap onder firma of één van de broers had overgedragen, moet aangenomen worden dat hij slechts het gebruiksrecht van het merk in de verschillende vormen van samenwerking had ingebracht en het beschikkingsrecht aan zichzelf had gehouden.

Toen vader Frits in 1996 overleed, maakten zijn aan het voorgebruik te ontlenen rechten deel uit van zijn nalatenschap en zouden deze moeten worden verdeeld. Gesteld noch gebleken is, dat die verdeling of toedeling aan één van de broers heeft plaatsgevonden. Het moet er daarom voor gehouden worden dat sedertdien de beide broers slechts gezamenlijk over de aan het feitelijk merkgebruik te ontlenen rechten konden beschikken, ook al was het ieder van hen toegestaan het merk als vanouds te gebruiken.

Dit betekent dat toen broer Gerard in 1995 de fabriek te ‘s-Hertogenbosch aan Buenen overdroeg, hij niet bevoegd was om daarbij zonder medewerking van vader Frits, die toen nog leefde, aan Buenen een licentie toe te zeggen, terwijl toen onder de Benelux-merkenwet een licentie slechts op een uitsluitend recht, dat is: een recht op een gedeponeerd merk, gevestigd kon worden (BMW-oud, art. 11).

Kwade trouw: Evenzo kan de deponering in 1999 door broer Robbert voor enkel zichzelf beschouwd worden als een depot te kwader trouw (BMW-oud, art. 4 sub 6), gelet op de aan het voorgebruik te ontlenen rechten die aan de beide broers gezamenlijk toekwamen alsook gelet op het feitelijk voorgebruik door broer Gerard en door Buenen.

Van belang is voorts dat het recht van belanghebbenden (zoals broer Gerard en Buenen) om zich op de nietigheid wegens depot te kwader trouw door Robbert te beroepen, niet is ingesteld binnen vijf jaren na het depot (BMW-oud èn nieuw, art. l4B sub 2). Dat betekent dat het ingeschreven recht niet langer op die grond vernietigd kan worden. Het betekent ook dat Van Horssen, die het recht op het merk bij overname van de winkel te Den Haag heeft meegekocht, thans uitsluitend rechthebbende op het merk is, zonder dat hij zich een licentie behoeft te laten welgevallen (BMW-nieuw, art. 11 C).

Het verweer van Buenen dat hij van die inschrijving door Robbert onkundig was en daarom niet in staat was tijdig de nietigheid ervan in te roepen, faalt. Buenen en Robbert wisten van elkaars gebruik van in wezen hetzelfde merk, maar Buenen heeft nagelaten om tijdig met betrekking tot de licentie waarvan hij zich bediende, van de in zijn ogen rechthebbende broer Gerard of van vader Frits en beide broers te verlangen dat deze(n) het merk mèt de licentie deed (deden) deponeren (BMW-oud art. 13) om vervolgens op grond van de daardoor in het leven geroepen wettelijke bescherming beider gebruik (door Buenen en door Robbert) te regelen.

De gevolgen van de omstandigheid dat Buenen de hem door enkel Gerard en dat nog slechts verbintenisrechtelijk gegeven “licentie” is gaan gebruiken zonder zich te verzekeren van de rechtsbescherming die de Benelux-Merkenwet hem had kunnen bieden, dienen voor zijn rekening te blijven.

Rechtsverwerking: Bij de behandeling ter zitting van deze zaak is genoegzaam aannemelijk geworden dat Robbert ook na zijn op 21 mei 1999 gedaan depot, het gebruik van het merk door Buenen als vanouds heeft gedoogd. Maar rechtsverwerking wegens gedogen (BMW-oud art. 1 4bis) vindt slechts plaats ten opzichte van een gedeponeerd merk.

Ook hier ontbeert Buenen rechtsbescherming omdat het merk waarvoor hij meende een licentie te hebben, niet was gedeponeerd.

Wel zijn er gerede aanwijzingen dat Van Horssen, toen hij per 1 mei 2005 de winkel aan de Heulstraat te Den Haag van Robbert overnam, wist dat Buenen onder het merk “De Graaff’ sigaren aan derden verkocht. Van Horssen’s zaak “Cuesta-Rey Cigar Shop” was immers al in maart 2005 zelf afnemer . Het is de vraag of die wetenschap van Van Horssen er niet aan in de weg staat om thans, nu er tussen hem en Buenen geschillen zijn ontstaan, het gebruik door Buenen van het merk betrekkelijk van de ene op de andere dag te verbieden. Het antwoord op die vraag vergt een onderzoek naar alle relevante omstandigheden en eerdere wetenschap van Van Horssen, waarvoor dit kort geding zich nier leent.

Het wel zeer rudimentair onderbouwde beroep van Buenen op de auteurswet en de handelsnaamwet, faalt eveneens. Het merk is niet aan de creatieve geest van Buenen ontsproten en diens gebruik van het woord “De Graaff’ als vorn van handelsnaam op zijn facturen, heeft naast de merkenrechtelijke kant van deze zaak geen zelfstandige betekenis. Het zal te zijner tijd met het merkgebruik beëindigd moeten worden.

Conclusie: De conclusie tot dusver is dat met een hoge mate van waarschijnlijkheid moet worden aangenomen dat de bodemrechter zal oordelen dat Robbert na zijn depot op 21 mei 1999 met ingang van 21 mei 2004 een niet langer aan nietigheid blootstaand uitsluitend recht op het merk heeft verkregen, dat hij per 1 mei 2005 heeft overgedragen aan Van Horssen, die thans rechthebbende is. Daarbij merkt de rechter nog op dat het merk “De Graaff ‘s-Gravenhage” zozeer verweven is met de reputatie van de winkel in Den Haag, dat gebruik voor sigaren afkomstig uit Arendonk, België licht misleidend zou kunnen worden geoordeeld (BMW-nieuw, art. 6bis lid 1 sub e).

Het door Buenen geclaimde woord-element “Tobacconist” wijst ook al op een winkel en niet op een fabriek (“Manufacturer”). Dat neemt niet weg dat de gang van zaken en de daarbij onmiskenbare elementen van gedogen zijdens de broers Robbert en Gerard in de afgelopen tien jaar, naar het oordeel van de bodemrechter met zich mee zouden kunnen brengen dat Buenen een redelijke termijn behoort te krijgen om het merk “De Graaff’ af te bouwen en een nieuw exclusief merk daarvoor in de plaats in de markt te zetten (dat is: als hij uit kostenoogpunt er niet de voorkeur aan zou geven om redelijke royalties voor een rechtsgeldige licentie te betalen).

Gesteld noch gebleken is dat een dergelijk afbouwend voortproduceren voor Van Horssen en de reputatie van de winkel in Den Haag schadelijk is: de kwaliteit van de door Buenen geproduceerde De Graaff-sigaren staat buiten kijf (en dient Buenen uiteraard te handhaven).

Op grond van het bovenstaande zal de rechter aan Buenen het gebruik van het merk verbieden met ingang 1 februari 2007, zijnde één jaar na de sommatie van 20 januari 2005 op grond van welke sommatie Buenen tot dezelfde conclusies had kannen komen als de rechter in dit vonnis deed.

Lees het vonnis hier.

4.6. Voor de vraag of sprake is van overeenstemming in de zin van art. 3 lid 2 sub B BMW, is de te hanteren maatstaf of de TOPPITS merken enerzijds en het TUB-ITS merk anderzijds, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die de betreffende merken maken, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren) verwarring wordt gewekt tussen de betreffende merken (directe verwarring), dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen Cofresco en het Beneluxmerk van Reynolds (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van die overeenstemmingsvraag dienen alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen. Bovendien moet meer acht worden geslagen op de overeenstemmende elementen dan op de verschillen. Bedoelde globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren. Zo kan een geringe(re) mate van soortgelijkheid van de betrokken waren worden gecompenseerd door een hoge(re) mate van overeenstemming tussen de merken. Ook dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van het aanvallende merk.

4.7. Er is (in hoge mate) sprake van auditieve gelijkenis, blijkend uit het hanteren van vier identieke letters T, I, T, S, gepositioneerd op dezelfde plaatsen, waarbij de woordklank in beide gevallen in aanzienlijke mate wordt bepaald door de scherpe T-T-S klanken en de B uit TUB-ITS hetzelfde klinkt als de twee P's uit TOPPITS. Voor de auditieve gelijkenis is het koppelteken uit TUB-ITS niet relevant. Ook visueel is er (in hoge mate) gelijkenis. Beide merken bestaan uit zeven tekens, waarvan er vier identiek zijn, terwijl bovendien de eerste en de laatste drie letters dezelfde zijn. Vergeleken bij die overeenstemmende kenmerken komt minder gewicht toe aan het afwijkende kenmerk van het koppelteken in het TUB-ITS merk. De eventuele begripsmatige minder duidelijke overeenstemming (voor zover niet beide merken voornamelijk als fantasieaanduiding worden opgevat, kan het in aanmerking komende publiek in de Benelux voor zover de Engelse taal machtig TUB-ITS mogelijk meer beschrijvend opvatten in de zin van "stop het erin", zoals Reynolds terecht heeft aangegeven) doet aan het vorenstaande onvoldoende af.

4.8. Ook aan het vereiste van dezelfde of soortgelijke waren is voldaan. De TUB-ITS inschrijving geldt voor waren in klasse 21 omschreven als "houders voor de huishouding of voor de keuken". Voor zover gehandhaafd is het TOPPITS merk met inschrijving 654183 onder meer ingeschreven voor waren in klasse 21 omschreven als "récipient pour le ménage et la cuisine (…) produits et objets pour le ménage et la cuisine en (…) matières plastiques (…), boîtes pour maintenir les aliments frais", zodat hier sprake is van dezelfde waren. Voor de overige gehandhaafde waren waarvoor de TOPPITS merken zijn ingeschreven is sprake van soortelijke waren, omdat huishoudfolie, plastic zakjes etc. (verpakkingswaren voor voedingsmiddelen en met name huishoudelijke en keukenbenodigdheden) minstgenomen complementair zijn aan verhoudbakjes ingeschreven in klasse 21 (TUB-ITS) in de zin van het Canon/Cannon arrest (HvJEG NJ 1999/393), zo deze al niet naar hun aard, bestemming en gebruik overeenstemmen in de zin van bedoeld arrest. De verschillende plaatsen waar de betreffende producten (plastic zakjes, bakpapier en folie enerzijds en vershoudbakjes anderzijds) in winkelketens als Blokker en Albert Heijn in de schappen zouden zijn te vinden, wordt – zo al juist – te dezen niet zodanig relevant geoordeeld dat om die reden geen sprake zou zijn van soortelijke waren, zoals Reynolds ten onrechte aanvoert. Daarbij is mede van belang de hiervoor geconstateerde hoge mate van overeenstemming tussen de betreffende merken in auditieve en visuele zin.

4.9. Met Cofresco is de rechtbank van oordeel dat sprake is van verwarringsgevaar. Gelet op het gebruik van de TOPPITS merken sinds in ieder geval 1985 (een betrekkelijk lange periode) en de onvoldoende gemotiveerd betwiste jaarlijkse omzet in België en Nederland van ongeveer zeven miljoen Euro in de periode 1999-2005, alsmede de reclamebestedingen betreffende deze merken, is sprake van een grote mate van onderscheidend vermogen van TOPPITS en een aanzienlijke mate van bekendheid daarvan bij de consument. Volgens eerder genoemd Canon/Cannon arrest is het verwarringsgevaar met name afhankelijk van de onderscheidingskracht en de bekendheid van het aanvallende merk, de mate van overeenstemming en de mate van soortgelijkheid (met compensatiemogelijkheid tussen geringere mate van soortgelijkheid en grotere mate van overeenstemming en vice versa). Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen TOPPITS en TUB-ITS en de deels identieke, voor het overige soortelijke waren van beide merken en het onderscheidend vermogen van de TOPPITS merken is sprake van direct, althans indirect verwarringsgevaar.

[…]

4.13. Aangezien het Beneluxmerk TUB-ITS al is doorgehaald inmiddels, zal weliswaar de in conventie sub iv) gevorderde nietigheid wegens lagere rangorde worden uitgesproken, maar niet de doorhaling daarvan worden gelast, ook al is de rechter daartoe ambtshalve gehouden op grond van art. 14D BMW. Dat geldt voor het normaaltypische geval dat het nietig te verklaren merk nog niet is doorgehaald.).

Lees het vonnis hier.

Bij de omstreden beslissing heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de oppositie afgewezen. De betrokken tekens stemmen in geringe mate overeen. Na een vergelijkend onderzoek van de distributiekanalen en van de bestemming en de aard van de betrokken waren heeft de kamer van beroep bovendien geconcludeerd dat de verschillen tussen de waren veel groter zijn dan de enkele gemeenschappelijke kenmerken ervan.

Zij heeft met name de stelling dat ,damesschoeisel’ en ,damestassen’ wegens de complementariteit ervan soortgelijke waren zijn, onderzocht en weerlegd. Volgens haar is er bijgevolg geen sprake van verwarringsgevaar. Het Gerecht heeft deze beslissing in stand gehouden. 

Het Hof buigt zich i.c. over het procesrecht, oordeelt dat het geen feitenrechter is en dat er geen procedurele fouten zijn gemaakt bij het afwijzen van niet coherent en begrijpelijk onderbouwde vorderingen en het geclaimde recht om te worden gehoord.

Lees het arrest hier.

Bekendheid van het merk op de betrokken markt

In casu heeft verzoekster drie bewijsstukken overgelegd tot staving van de bekendheid bij het publiek van haar oudere merken, te weten een prijslijst van 1994, een marktonderzoek van 1997 en een marktonderzoek van 1992. Wat in de eerste plaats de prijslijst betreft, zij eraan herinnerd dat het enkele overleggen van catalogi, zonder aanwijzingen of bewijzen voor het ronddelen ervan onder het publiek of de mate waarin zij eventueel zijn rondgedeeld, onvoldoende bewijs vormt voor het gebruik van een merk.

In casu wordt de bewijskracht van het marktonderzoek van 1997, zoals de kamer van beroep terecht opmerkt, verzwakt door het feit dat de bevraagde personen niet spontaan hebben geantwoord, omdat de vragenlijsten hun het betrokken teken en de waren aangaven. Aan deze constatering wordt geen afbreuk gedaan door het argument van verzoekster dat, enerzijds, de aanduiding van de betrokken waren nodig was om te voorkomen dat het publiek merken zou noemen van voor menselijke consumptie bestemde levensmiddelen, en, anderzijds, een opinieonderzoek zonder enige vermelding van het betrokken merk enkel bij zeer bekende merken („beroemde merken”) tot nuttige resultaten leidt (zie punt 27 supra). Het zou namelijk mogelijk zijn geweest om tegenover de bevraagde personen melding te maken van de betrokken waren zonder de merken VITAKRAFT te noemen, of hun een lijst te tonen van verschillende merken waaronder, met name, het betrokken oudere teken.

In deze omstandigheden heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te overwegen dat het onderzoek van 1997 op zichzelf niet volstond om bekendheid bij het publiek van de merken VITAKRAFT aan te tonen. Het Gerecht hoeft zich derhalve niet uit te spreken over het aanvullende argument van het BHIM en van interveniënte volgens hetwelk de bewijskracht van het onderzoek eveneens wordt verzwakt doordat het een periode bestrijkt die posterieur is aan de relevante datum. Zoals de kamer van beroep evenwel terecht heeft vastgesteld, wordt de bewijskracht van het onderzoek van 1992 verzwakt doordat dit bijna vier jaar vóór de indiening van de betrokken merkaanvraag is verricht.
Verwarringsgevaar

Niettegenstaande de elementen van overeenstemming, roept het verschil tussen de tweede gedeelten van de woorden, te weten de bestanddelen „kraft” en „coat”, een andere totaalindruk op. Derhalve heeft de kamer van beroep terecht vastgesteld dat in de totale visuele indruk de verschillen de overhand hebben op de elementen van overeenstemming.

Vanwege het verschil in uitspraak tussen de derde lettergreep van de woorden „vitakraft” en „vitacoat” moet, met de kamer van beroep, worden geconcludeerd dat er sprake is van aanzienlijke fonetische verschillen.

Op begripsmatig vlak ten slotte heeft de kamer van beroep terecht geconstateerd, dat in de oudere merken de samenstelling van het woord „vita”, dat samenhangt met het begrip „vitaliteit”, en het Duitse woord „kraft”, dat „kracht, vermogen” betekent, ertoe leidt dat de consument het woord „vitakraft” associeert met de eigenschap van versterking of herstel van gezondheid en vitaliteit, hoewel het woord als zodanig niet in de Duitse taal bestaat.

Ten slotte moet een duidelijk uitkomend begripsmatig verschil tussen de tekens worden vastgesteld, aangezien het woord „kraft” voor de Duitse consument een duidelijke en onmiddellijk te begrijpen betekenis heeft, terwijl het woord „coat” voor hem geen enkele betekenis heeft of hooguit als een Engels woord met een andere betekenis zal worden herkend. Een dergelijk begripsmatig verschil heft de visuele en fonetische overeenstemming van de betrokken tekens grotendeels op (zie in die zin arrest BASS, reeds aangehaald, punt 54). De aanwezigheid in de conflicterende tekens van het voorvoegsel „vita” brengt geen wijziging in deze beoordeling, omdat het zal worden opgevat als een voorvoegsel, zodat de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen op begripsmatig vlak grotendeels wordt bepaald door het tweede gedeelte van de tekens.

Gelet op het begripsmatige verschil tussen de betrokken tekens en de elementen van visueel en fonetisch verschil, heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd dat de tekens slechts een zeer geringe mate van overeenstemming vertonen, aangezien het begripsmatige verschil de elementen van fonetische en visuele overeenstemming grotendeels neutraliseert.

Lees hier meer.

23.   First, Article 98(1) of the Regulation is in mandatory terms. It states that where the defendant has infringed a Community trade mark, the court shall issue a prohibition order. That formulation reflects the fundamental right of a trade mark proprietor to prohibit infringement, enshrined in Article 9(1) of the Regulation. If a court finds that the defendant has infringed a Community trade mark, it must therefore as a general rule prohibit continued infringement. It follows that it is only by way of derogation from that general rule that a court may, where there are ‘special reasons’, not issue a prohibition order. The concept of ‘special reasons’ must therefore be interpreted narrowly.

24.   Second, the preamble to the Regulation states that ‘decisions regarding the validity and infringement of Community trade marks must have effect and cover the entire area of the Community, as this is the only way of preventing inconsistent decisions on the part of the courts and the Office and of ensuring that the unitary character of Community trade marks is not undermined’. As Nokia, the French Government and the Commission submit, a uniform interpretation of Article 98(1) is the sole way of achieving those aims. An assessment of the degree of risk that the infringement will continue, such as suggested by the Högsta domstolen, will necessarily lead to different results in different Member States. Since it is a fundamental principle that a Community mark should have the same protection throughout the Community, an assessment of risk alone can never constitute a ‘special reason’ entitling a national court not to order prohibition. There are, moreover, obvious practical difficulties in adducing evidence of the risk of future acts. If the likelihood of further infringement were a condition precedent of ordering prohibition, that would place trade mark owners at a disadvantage and risk undermining their exclusive right in their Community trade mark.

25.   It may be that in exceptional cases the degree of risk of further infringement is one of a number of circumstances which, taken as a whole, are indeed capable of constituting ‘special reasons’ within the meaning of Article 98(1). However, the national court’s question specifically concerns only the degree of risk of further infringement ‘irrespective of the other circumstances’.

26.   It is of course true, as Mr Wärdell submits, that one of the principal objectives of the Regulation is to promote the free movement of goods. It is however hard to see how the free movement of goods would be prejudiced by strong and uniform protection of Community trade marks against infringement. On the contrary, such protection requires that infringement should as a general rule be prohibited. The Regulation, moreover, explicitly links the objective of promoting the free movement of goods with provision for ‘Community trade marks to which uniform protection is given and which produce their effects throughout the entire area of the Community’.

27.   Finally, it must also be borne in mind that where, as here, the alleged infringement consists in affixing a sign which is identical to the Community mark to goods which are identical to those for which it is registered, protection of the Community mark is absolute. In such circumstances the derogation should in principle not apply at all. At the very most, it might perhaps apply where it is materially impossible for the defendant to repeat the infringement, for example (to borrow the illustrations given by Nokia) if the defendant is a company which has been wound up or if the mark in question has expired.

28.   I am accordingly of the view that the condition relating to special reasons in Article 98(1) of the Regulation is not satisfied if a court which finds that the defendant has infringed a Community trade mark refrains from issuing a specific prohibition of further infringement solely on the ground that it considers that the risk of further infringement is not obvious or is otherwise merely limited.

Lees het arrest hier.

En revanche, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 45 ci-dessus, le signe demandé sera perçu comme un tout indissociable, dont chaque partie, à savoir les mots « marco » et « rossi », contribue de manière égale au caractère distinctif et à l’impression d’ensemble du signe. Le mot « rossi » ne constitue pas, par conséquent, l’élément dominant du signe demandé.

(…) Il découle de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause et que le moyen de la requérante tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n’était, dès lors, pas fondé. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’influence éventuelle de la fréquence du nom « Rossi » en Italie sur l’appréciation du risque de confusion."

Lees het arrest hier.

Iets langer: Verzoekster is, op vordering van Fashion Box S.P.A., de merk- en auteursrechthouder van de Replay-tekens, veroordeeld tot het verstrekken van financiële gegevens ter vaststelling van schade, na merk- en auteursrecht inbreuk door verzoekster, op straffe van een dwangsom van maximaal € 25.000. Verzoekster doet een beroep op de schuldsaneringsregeling, omdat zij vanwege betalingsonmacht niet aan de veroordeling kan voldoen.
 
Verzoekster heeft ter terechtzitting verklaard dat het ontstaan van de vordering van Fashion Box haar niet kan worden verweten, omdat zij ten tijde van de inkoop van de kleding onbekend was met het merk Replay, en El Vita feitelijk werd gedreven door haar voormalige partner. De rechtbank wijst dat echter van de hand. Gelet op de algemene bekendheid van het merk Replay is niet aannemelijk dat verzoekster - toendertijd ondernemer in de modebranche - het merkteken van Replay niet kende. Nu de eenmanszaak voor rekening van verzoekster werd gedreven en bovendien ter terechtzitting is gebleken dat behoudens haar ex-partner, ook verzoekster kleding showde en verkocht aan klanten, moet zij aansprakelijk worden geacht voor de handel in imitatiekleding.
 
De rechtbank concludeert derhalve dat verzoekster aanzienlijke schulden heeft die zijn ontstaan uit onrechtmatige daad en dat verzoekster ten aanzien van het ontstaan daarvan niet te goeder trouw is geweest. Deze schulden zijn ontstaan binnen de in de jurisprudentie gehanteerde termijn van vijf jaar. Gelet daarop dient het verzoek thans te worden afgewezen.

Lees de beschikking hier.

Hij verklaart eveneens dat de „relevante feiten en omstandigheden” kunnen veranderen tussen het tijdstip waarop de merkenautoriteit beslist, en het tijdstip waarop de rechterlijke instantie het beroep tegen die beslissing afdoet.

De verwijzende rechter is er niet van overtuigd is dat de eerdere beslissing van het Benelux-Gerechtshof in de zaak Benelux-Merkenbureau/Vlaamse Toeristenbond verenigbaar is met de rechtspraak van het Hof, en dat deze twijfel aan de basis ligt van de verwijzing.

V: Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 van de merkenrichtlijn eist dat een merkenautoriteit haar conclusie voor elk van de waren en diensten waarvoor merkbescherming wordt gevraagd, afzonderlijk vermeldt in de beslissing(24) waarbij zij de inschrijving van een merk weigert op basis van een absolute weigeringsgrond.

A: Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, eist niet dat een merkenautoriteit die weigert een merk in te schrijven, in haar beslissing een afzonderlijke conclusie formuleert met betrekking tot elk van de individuele waren en diensten waarvoor om merkbescherming is verzocht. Het volstaat dat uit de beslissing blijkt waarom de inschrijving is geweigerd voor specifieke categorieën van waren en diensten.

V: Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 van de merkenrichtlijn aldus moet worden gelezen dat een rechterlijke instantie die kennis dient te nemen van een beroep tegen de beslissing van een merkenautoriteit waarbij de inschrijving van een merk is geweigerd, alleen de feiten en omstandigheden in aanmerking mag nemen die voorhanden waren op het tijdstip waarop de merkenautoriteit haar beslissing heeft genomen, dan wel of het deze rechterlijke instantie volgens dit artikel is toegestaan, feiten en omstandigheden in aanmerking te nemen die sinds deze beslissing zijn ontstaan. Met het eerste onderdeel van de derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het verenigbaar is met artikel 3 van de merkenrichtlijn dat nationale voorschriften een rechterlijke instantie die kennis dient te nemen van de beslissing van een merkenautoriteit, verbieden wijzigingen van de relevante feiten en omstandigheden in aanmerking te nemen.

A: Richtlijn 89/104 van de Raad laat het aan het nationale recht over om te bepalen of een rechterlijke instantie bij de toetsing van een beslissing van een merkenautoriteit houdende weigering van inschrijving van een merk, rekening mag houden met feiten en omstandigheden die niet bekend waren op het tijdstip waarop de merkenautoriteit haar beslissing heeft vastgesteld.

V: Met het tweede onderdeel van zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 van de merkenrichtlijn eraan in de weg staat dat nationale voorschriften een rechterlijke instantie verbieden bij de toetsing van de beslissing van een merkenautoriteit uitspraak te doen over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de waren en diensten afzonderlijk.

A: Richtlijn 89/104 van de Raad staat niet eraan in de weg dat nationale rechtsregels een rechterlijke instantie bij de toetsing van een dergelijke beslissing verbieden, ten eerste, rekening te houden met feiten en omstandigheden die niet bekend waren op het tijdstip waarop de merkenautoriteit haar beslissing heeft vastgesteld, en, ten tweede, uitspraak te doen over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de waren en diensten afzonderlijk, mits deze regels de aanvrager daadwerkelijk de mogelijkheid bieden, in zijn aanvraag bij de merkenautoriteit subsidiair te verzoeken om gedeeltelijke inschrijving (te weten inschrijving voor slechts enkele van de waren en/of diensten die door de primaire aanvraag worden gedekt).”

Lees de conclusie hier. Lees het tussenarrest van het Hof van Beroep Brussel hier.