Woord- en of beeldmerk  

HvJ EU 19 april 2012, zaak C-523/10 (Wintersteiger tegen Products 4U Sondermaschinenbau GmbH) - dossier

Prejudiciële vragen van het Oberster Gerichtshof, Oostenrijk.

Adwords, andere landcode-topniveaudomeinnamen en de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen.

Verkorte vraag: Volgens welke criteria moet worden bepaald of bij gebruik als AdWord van een merk van de staat van het gerecht op een website van een zoekmachine met een ander landcode-topniveaudomein dan dat van de staat van het gerecht, een bevoegdheid krachtens verordening Brussel I ontstaat?

Conclusie AG: Artikel 5 [Verordening Brussel I] dient aldus te worden uitgelegd dat, wanneer via het internet handelingen worden gesteld die een schending van een in een lidstaat ingeschreven nationaal merk kunnen vormen, de gerechten bevoegd zijn:
– van de lidstaat waar het merk is ingeschreven,
– en van de lidstaat waar de noodzakelijke middelen worden gebruikt om daadwerkelijk inbreuk te maken op een in een andere lidstaat ingeschreven merk.

Antwoord HvJ EU:
Artikel 5, punt 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat een geschil over een inbreuk op een in een lidstaat ingeschreven merk die zou bestaan in het gebruik door een adverteerder van een aan dat merk identiek trefwoord op de website van een zoekmachine die via een landgebonden topniveaudomeinnaam van een andere lidstaat opereert, aanhangig kan worden gemaakt bij de rechters van de lidstaat waar het merk is ingeschreven of bij de rechters van de lidstaat van de plaats waar de adverteerder is gevestigd.

Gehele vraagstelling: Moeten de woorden "plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen" in artikel 5, nr. 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 (hierna: "verordening Brussel I")1, wanneer van een in een andere lidstaat gevestigde persoon wordt beweerd dat hij inbreuk op een merk van de staat van het gerecht heeft gepleegd door gebruikmaking van een aan het merk gelijk trefwoord (AdWord) in een internetzoekmachine die haar diensten onder verschillende landcode-topniveaudomeinen aanbiedt, aldus worden uitgelegd:
1.1.    dat de bevoegdheid uitsluitend ontstaat wanneer het trefwoord wordt gebruikt op de website van de zoekmachine waarvan het topniveaudomein dat van de staat van het gerecht is;
1.2.    dat de bevoegdheid uitsluitend ontstaat wanneer de website van de zoekmachine waarop het trefwoord wordt gebruikt, in de staat van het gerecht kan worden geraadpleegd;
1.3.    dat voor de bevoegdheid vereist is dat naast de mogelijkheid om de website te raadplegen, aan andere eisen is voldaan?
2.    Indien de vraag onder punt 1.3 bevestigend wordt beantwoord:
Volgens welke criteria moet worden bepaald of bij gebruik als AdWord van een merk van de staat van het gerecht op een website van een zoekmachine met een ander landcode-topniveaudomein dan dat van de staat van het gerecht, een bevoegdheid krachtens artikel 5, nr. 3, van verordening Brussel I ontstaat?

Rechtbank Arnhem 4 april 2012, LJN BW2444 (ABN Amro Commercial Finance (ACF) tegen de curator Kinzo Trading)

Als randvermelding. In navolging van IEF 9954. Pandrecht en het merkenrecht in faillissement. De vordering van ACF om de curator te veroordelen haar een bedrag te betalen in verband met haar pandrecht op het merkenrecht kan niet worden toegewezen, nu de algemene faillissementskosten nog niet bekend zijn. Ook overigens bestaat geen grond voor het opleggen van de verplichting tot onmiddellijke betaling van dit bedrag. Deze vordering zal worden afgewezen. ACF wordt veroordeeld in de kosten.

2.12.  De curator heeft zich voorts bij akte na tussenvonnis op het standpunt gesteld dat Pools recht van toepassing is op de vordering van Kinzo Trading op de Poolse fiscus en dat dit met zich mee zou brengen dat de vordering niet verpandbaar is. Dit standpunt behoeft, gelet op het voorgaande, verder geen bespreking meer.

2.13.  Samengevat leidt het voorgaande en hetgeen reeds in het tussenvonnis van 29 juni 2011 is beslist tot de volgende conclusie. De vordering van ACF te verklaren voor recht dat ACF als pandhouder haar recht van voorrang op het door de curator geïnde bedrag van de Poolse fiscus behoudt, waarbij zij de omslag van de algemene faillissementskosten over het geïnde bedrag tegen zich zal moeten laten gelden, zal worden afgewezen. De vordering van ACF om de curator te veroordelen haar een bedrag te betalen in verband met haar pandrecht op het merkenrecht kan niet worden toegewezen, nu de algemene faillissementskosten nog niet bekend zijn. Ook overigens bestaat geen grond voor het opleggen van de verplichting tot onmiddellijke betaling van dit bedrag. Deze vordering zal worden afgewezen.

2.14.  ACF wordt in het ongelijk gesteld en dient daarom de proceskosten te betalen. Onder die kosten vallen ook de kosten van de legal opinion, zoals deze in opdracht van de curator is opgesteld. De curator heeft van die kosten echter slechts de offerte en niet de factuur in het geding gebracht en ook overigens niet vermeld wat de legal opinion daadwerkelijk heeft gekost. De rechtbank zal hem die gelegenheid niet meer geven, nu het op de weg van de curator lag om de kosten van de legal opinion reeds in zijn akte te vermelden en te onderbouwen. Deze kosten worden dus niet meegenomen in de hierna te melden kostenveroordeling.

Meervoudige strafkamer Rechtbank Zutphen 10 april 2012, LJN BW1489 (drugshandel en 2 jaar voor vervalste merkproducten)

Strafrecht en IE. Chemicaliën, drugs en vervalste merkproducten. Rechtspraak.nl: Vrijspraak voor de ten laste gelegde overtreding van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Niet duidelijk is wat in de reguliere handel en met name bij het bedrijf van verdachte gebruikelijke hoeveelheden zijn en bij welke hoeveelheid verdachte rekening had moeten houden met de mogelijkheid van een verdachte transactie. De rechtbank acht wel bewezen de ten laste gelegde voorbereidingshandelingen in het kader van de Opiumwet, het voorhanden hebben van middelen vermeld op lijst I van de Opiumwet en het in voorraad hebben en te koop aanbieden van waren die voorzien zijn van de handelsnaam van een ander of het merk waarop een ander recht heeft.

Dictum: Opzettelijk in voorraad hebben en te koop aanbieden van waren die zelf of op hun verpakking valselijk zijn voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft, meermalen gepleegd;
(...) * veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) jaar;

HR 10 april 2012, LJN BV8242 conclusie AG Hofstee (In vereniging kleding met beeldmerken in voorraad hebben in een oude sporthal, de man wenkte ons binnen)

illustratie link businessinsider

Strafrecht en IE, strafoplegging. Als uitgangspunt heeft te gelden dat de waardering van de factoren die voor de strafoplegging van belang zijn, ook aan de feitenrechter in hoger beroep is voorbehouden en dat diens oordeel daaromtrent geen nadere motivering behoeft, tenzij de opgelegde straf verbazing wekt. De strafmotivering van het Hof is niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. De Hoge Raad volgt de conclusie van de AG: De middelen kunnen echter niet tot cassatie leiden. Het arrest wordt zonder motivering ex artikel 81 RO afgedaan.

Anekdotisch: Binnen in het gebouwtje troffen wij, verbalisanten, een oude sporthal met daarin veel dozen. Vervolgens keken wij, verbalisanten, wat er in de dozen zat. Wij, verbalisanten, zagen merkkleding van onder andere "Replay", "Gucci", "Armani"(...) Ik, verbalisant [verbalisant 1], fietste langs de toegangsdeur van genoemd gebouwtje. Ik, verbalisant [verbalisant 1], keek via het glas van de toegangsdeur het gebouwtje binnen. In het halletje zag ik, verbalisant [verbalisant 1], een manspersoon staan. Vervolgens wenkte de man ons om binnen te kijken. Ik, verbalisant [verbalisant 1], vroeg de man naar zijn naam.

Hof: De verdachte heeft samen met een ander kort gezegd vervalste merkkleding in voorraad gehad. Door zijn handelswijze heeft de verdachte niet alleen de reputatie, exclusiviteit en werfkracht van de merken aangetast, maar ook het vertrouwen beschaamd dat gesteld moet kunnen worden in de juiste vermelding van de naam van de rechthebbenden van de merken van de kleding en andere waren. Ook heeft de verdachte hiermee de rechthebbenden financieel nadeel berokkend.

16. De Politierechter heeft verzoeker veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar en een werkstraf voor de duur van 180 uren, subsidiair 90 dagen hechtenis. Het Hof heeft daar dus een schepje bovenop gedaan. Deze verhoging zal mijns inziens echter niet tot cassatie behoeven te leiden. Als uitgangspunt heeft immers te gelden dat de waardering van de factoren die voor de strafoplegging van belang zijn, ook aan de feitenrechter in hoger beroep is voorbehouden en dat diens oordeel daaromtrent geen nadere motivering behoeft, tenzij de opgelegde straf verbazing wekt.(3)

17. Gezien de strafmotivering van het Hof, wekt de door het Hof opgelegde straf bij mij geen verbazing. Daarbij komt dat het Hof in het bijzonder heeft overwogen dat een hogere voorwaardelijke gevangenisstraf alsmede een hogere werkstraf thans een passende en geboden reactie vormt, gelet op de ernst van het feit en de zeer grote hoeveelheid kleding die de verdachte in voorraad had.

Vzr. Rechtbank Alkmaar 12 april 2012, KG ZA 12-69 (Daalimpex c.s. tegen Blankendaal c.s.)

Uitspraak ingezonden door Lars Bakers, Bingh advocaten.

Merkenrecht. Non-usus. Rechtsverwerking. Na verkoop van Daalimpex en de overdracht van het beeldmerk van Daalimpex aan Kloosbeheer is het opnieuw geregistreerd en hernieuwd. Blankendaal heeft in een vooraankondiging een logo gebruik dat nagenoeg overeenkomt met het logo van Daalimpex.

Door Blankendaal c.s. is onder meer aangevoerd dat Daalimpex c.s. het merk niet (meer) daadwerkelijk gebruiken in de markt, maar dat er slechts sprake is van symbolisch gebruik, zodat er grond zou zijn om het merk als vervallen te beschouwen wegens het ontbreken van normaal gebruik.

De voorzieningenrechter dat er nog altijd daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van het logo, bijvoorbeeld op de pui van haar gebouw. Het verschil tussen het gedeponeerde merk en het gebruikte teken is slechts van ondergeschikte aard. Te meer nu onweersproken is gesteld dat de overheersende bestanddelen van het logo al meer dan 15 jaar worden gebruikt, is er sprake van visuele gelijkenis.

Geldige reden?
Ja... Voorts is door Blankendaal aangevoerd dat zij een geldige reden hebben om het teken (naar de voorzieningenrechter begrijpt: het logo zoals bedoeld onder 2.13) te gebruiken omdat dit teken al vanaf 1997 bij hen in gebruik is, zodat er sprake is van een ouder gebruiksrecht. Deze vennootschap is immers de opvolger van het onderdeel van het Daalimpex-concern dat niet aan Eimskip was verkocht. Door Blankendaal c.s. is voldoende aannemelijk gemaakt dat zij vanaf 1997 gebruik gemaakt heeft van het teken en dit gebruik ook na de aandelenoverdracht met toestemming van de toenmalige merkhouder heeft voortgezet.

Neen... Dit ligt anders voor het gebruik van de tweede gedaagde, deze vennootschap is na faillissement opgericht en is pas in 2011 actief gebruik is gaan maken van het van het merk van Kloosbeheer afgeleide logo. Ten aanzien van het tweede logo wordt die geldige reden niet aangenomen, omdat het gebruik van dat logo pas is aangevangen nadat Kloosbeheer de merkrechten uit het faillissement had overgenomen.

Tot slot wordt een beroep gedaan op de rechtsverwerking, aangezien Blankendaal c.s. het logo al langere tijd gebruikt en dit gebruik bekend was bij Daalimpex. Dat beroep wordt verworpen, zie geciteerde rechtsoverweging. Blankendaal c.s. dienen het gebruik te staken, onder last van een dwangsom, maar de rechter compenseert de proceskosten.

Tteken [gedaagde 1]

4.10 Voorts is door [gedaagden] aangevoerd dat zij een geldige reden hebben om het teken (naar de voorzieningenrechter begrijpt: het logo zoals bedoeld onder 2.13) te gebruiken omdat dit teken al vanaf 1997 bij hen in gebruik is, zodat er sprake is van een ouder gebruiksrecht. Door Kloosbeheer is dit betwist, stellende dat [gedaagden] van het oudere gebruik onvoldoende bewijs heeft bijgebracht. De voorzieningenrechter overweegt hieromtrent als volgt.

4.11 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hebben [gedaagden] in deze procedure voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een ouder gebruik van het onder 2.13 bedoelde logo voor [gedaagde 1]. Deze vennootschap is immers de opvolger van het onderdeel van het Daalimpex-concern dat niet door [naam 2] aan Eimskip was verkocht. Door [gedaagde 1]is voldoende aannemelijk gemaakt dat zij vanaf 1997 gebruik gemaakt heeft van het teken en dit gebruik ook na de aandelenoverdracht met toestemming van de toenmalige merkhouder heeft voortgezet. [naam 2] maakte derhalve al te goeder trouw gebruik van het logo voordat het merk door Kloosbeheer in 2009 werd vernieuwd.

4.12 Die vraag ziet derhalve ook op de onderhavige situatie met betrekking tot [gedaagde 1]. Nu (gelet op de vraagstelling door de Hoge Raad) op dit punt door de Europese harmonisatie van het merkenrecht blijkbaar onduidelijkheid bestaat omtrent de reikwijdte van het begrip 'geldige reden', kan in het kader van dit kort geding niet zonder meer geoordeeld worden dat [gedaagde 1], van wie voldoende aannemelijk is geworden dat zij het teken al sinds 1997 te goeder trouw in gebruik heeft, inbreuk maakt op het merkenrecht van Kloosbeheer. Om die reden zal de vordering voor zover ingesteld tegen [gedaagde 1]die het logo zoals bedoeld onder 2.13 gebruikt, worden afgewezen.

Teken [gedaagde 2]

4.13 Dit ligt anders voor het gebruik van het hierboven onder 2.11 weergegeven teken door [gedaagde 2]. Deze vennootschap is pas opgericht in 2009, na het faillissement en op basis van de stukken is voldoende aannemelijk geworden dat deze vennootschap pas in 2011 actief gebruik is gaan maken van het van het merk van Kloosbeheer afgeleide logo. Gegevens van eerder gebruik door [gedaagde 2] van haar eigen logo zijn niet in het geding gebracht noch is eerder gebruik anderszins gebleken. Ten aanzien van deze vennootschap is er derhalve geen sprake van een ouder gebruiksrecht, voorzover [Gedaagden] c.s dat bedoeld heeft te betogen, zodat er geen geldige reden is voor het geclaimde gebruik. Het verweer van [gedaagden] voor zover het ziet op het gebruik van het onder 2.11 bedoelde logo wordt dan ook verworpen.

4.14. Door Blankendaal c.s. is nog aangevoerd dat zij de logo's al langere tijd gebruikt en dat Daalimpex met het gebruik van de logo's door Blankendaal c.s. bekend was, maar dit gebruik gedoogd heeft, zodat zij thans niet alsnog verweer kan voeren tegen dit gebruik. Nu er voor het gebruik van het door Blankendaal Trade gebruikte logo een geldige reden wordt aangenomen heeft Blankendaal c.s. voor dat logo geen belang meer bij dit verwer. Voor zover het ziet op het gedogen van het gebruik van het door Blankendaal Coldstore gebruikte logo, heeft Blankendaal c.s. onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij het "Coldstore logo" al langere tijd gebruikt en dat Daalimpex dat zou hebben gedoogd, integendeel. Door Kloosbeheer is gesteld dat zij pas door de vooraankondiging, zoals hiervoor onder 2.11 weergegeven, ermee bekend is geraakt dat ook Blankendaal Coldstores een  van haar beeldmerk afgeleid logo gebruikt, hetgeen verwarringsgevaar oplevert. Daarbij heeft zij benadrukt dat het verwarringsgevaar zich door de publiciteit rond de nieuwe loods van Blankendaal c.s. en de vooraankondiging ook reeds heeft verwezenlijkt, omdat er al door meerdere klanten is gevraagd of de beide bedrijven bij elkaar horen.

Lees het vonnis hier (grosse KG ZA 12-69, LJN BW2166).

Op andere blogs:
Nederlandsch Octrooibureau (Gelijke logo’s, maar toch geen merkinbreuk)

Rechtbank 's-Gravenhage 11 april 2012, HA ZA 11-1155 (Cepia en UDI - X en Sigma ev)

Quasi-executiegeschil. Bestuurdersaansprakelijkheid bij IE-inbreuk en schending vonnis. Merkenrecht. Auteursrecht. Cepia heeft een speelgoedlijn ontwikkeld (onder meer) bestaande uit interactieve pluchen speelgoedhamsters, die onder de naam Zhu Zhu Pets (hierna: de Zhu Zhu Pet hamsters) op de markt worden gebracht. Cepia is houdster van twee Gemeenschapsmerken, een Gemeenschapsmodel en auteursrechthebbende ten aanzien van (bepaalde aspecten van) de aanduiding en/of het uiterlijk van de Zhu Zhu Pet hamsters. UDI is als licentienemer van Cepia gerechtigd Zhu Zhu Pet hamsters in de Benelux op de markt te brengen en om de daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten te handhaven. In supermarktvestigingen van Dirk van den Broek worden door Sigma geleverde namaak Zhu Zhu Pet hamsters aangeboden.

In kort geding is tegen Sigma verstek verleend en volgt veroordeling. In de onderliggende bodemprocedure wordt uitvoerbaarheid bij voorraad gevraagd van het onderliggende vonnis. De vordering wordt tegen de bestuurder (x) wordt afgewezen. Sigma wordt veroordeeld om elke inbreuk te staken en gestaakt te houden met een uitgebreid dictum rondom de nevenvordering van het zelfstandig onderzoek door een onafhankelijke (forensische accountant).

4.7. Het enkele feit dat [X] als de voor Sigma handelende persoon inbreuk heeft gemaakt op de rechten van Cepia c.s. of geen of onvoldoende gevolg heeft gegeven aan hetgeen waartoe Sigma is veroordeeld in het vonnis van 19 november 2011, is onvoldoende voor het aannemen van aansprakelijkheid van [X].

Op andere blogs:
Speelgoedrecht (Aansprakelijkheid bestuurder voor inbreuk intellectuele eigendomsrechten door vennootschap)
Wieringa

Vzr. Rechtbank Amsterdam 6 april 2012, LJN BW1132 (Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest tegen Stichting Nederlands Symfonieorkest)

Uitspraak mede ingezonden door Marc de Boer, Boekx.

Rechtspraak.nl: Gedaagde (Nederlands Symfonieorkest) wordt veroordeeld om haar inbreuk op de merkrechten van eiseres (Nederlands Philharmonisch Orkest) met betrekking tot het gebruik van het teken NedSo te staken en gestaakt te houden. Voor het overige worden de vorderingen van eiseres afgewezen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat gedaagde met de volledige naam Nederlands Symfonieorkest geen inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van eiseres. Gedaagde kan het gebruik van de volledige naam evenmin worden verboden op grond van tussen partijen in 1996 gemaakte afspraken. Wel is de voorzieningenrechter van oordeel dat gedaagde met de afkorting NedSo op grond van artikel 20.2 lid 1 sub b BVIE inbreuk maakt op het merkrecht van eiseres. Met betrekking tot de afkorting geldt dat deze zodanig met het merk Nedpho van eiseres overeenstemt dat verwarring te duchten is. De vordering tegen het gebruik van de afkorting NedSo ligt derhalve voor toewijzing gereed.

Voor de vraag of uit de in dit verband overgelegde correspondentie kan worden begrepen dat tussen partijen was afgesproken dat gedaagde nimmer de naam Nederlands Symfonieorkest zou gaan gebruiken is een nader onderzoek naar de feiten nodig waarvoor een kort geding zich niet leent. Afbeelding: geneco.nl

2.2.  Eiseres is houdster van de volgende Benelux merkregistraties:

•  het woordmerk ‘NedPho’, met inschrijfnummer 0776698, van 17 augustus 2005, voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 41 voor onder meer ‘Magnetische gegevensdragers, reclame en het uitvoeren van muziek door een orkest’;

•  het woordmerk ‘NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST’, met inschrijfnummer 0157478, van 29 december 1987, voor waren en diensten in klasse 41 voor ‘het uitvoeren van muziek’.

3.1.  Eiseres vordert, samengevat, op straffe van dwangsommen gedaagde te gebieden:

Primair: om onmiddellijk na betekening van dit vonnis haar onrechtmatig handelen jegens eiseres te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen ieder gebruik van ‘NedSo’ en/of ‘Nederlands Symfonieorkest’ en ieder daarmee overeenstemmende uiting, en haar verplichtingen onder de met eiseres gemaakte afspraken na te komen.

Subsidiair: om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten en handelsnaamrechten van eiseres te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het gebruik van de domeinnaam www.nedso.nl, alsmede ieder ander gebruik van het teken ‘NedSo’ en/of ‘Nederlands Symfonie Orkest’ dan wel daarmee overeenstemmende tekens.

Eiseres heeft ten slotte gevorderd om gedaagde te veroordelen in de volledige proceskosten en om de termijn waarbinnen zij een bodemprocedure aanhangig zal dienen te maken te bepalen op zes maanden.

4.2.  Met betrekking tot het bevoegdheidsverweer overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Vaststaat dat, hoewel gedaagde is gevestigd in Enschede, zij in geheel Nederland en dus ook in Amsterdam, gebruik maakt van haar naam en afkorting. Het gestelde onrechtmatig handelen (vanwege het schenden van de gemaakte afspraken) en de gestelde inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten vindt dan ook onder meer in het arrondissement Amsterdam plaats. De voorzieningenrechter te Amsterdam is derhalve bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen.

4.4.  Gedaagde heeft met betrekking tot de door eiseres gestelde inbreuk op haar merkrecht allereerst aangevoerd dat de merken NedPho en Nederlands Philharmonisch Orkest als gevolg van hun beschrijvende karakter onderscheidend vermogen missen en daarom nietig zijn. Eiseres heeft dit bestreden en zich op het standpunt gesteld dat haar merknamen door inburgering alsnog onderscheidend vermogen hebben verkregen. Zij heeft ter onderbouwing van haar standpunt als productie 17 en verder stukken in het geding gebracht waaronder drukwerken, concertagenda’s en promotiemateriaal waaruit volgens haar blijkt dat haar merken bekende merken zijn (geworden) in de Benelux. Volgens eiseres heeft haar prominente rol binnen de Nederlandse muziekwereld, als hoofdbespeler van het internationaal beroemde Concertgebouw en als vast begeleidingsorkest van De Nederlandse Opera, haar bekendheid bezorgd die over de landsgrenzen heengaat. Gelet op dit gemotiveerde standpunt van eiseres kan voorshands niet worden uitgesloten dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat de merken van eiseres in de Benelux zijn ingeburgerd en een beroep op nietigheid van de merken niet zal slagen. In dit stadium wordt er dan ook vanuit gegaan dat er sprake is van twee geldige merken.

4.6. (..) Daarnaast is de voorzieningenrechter met gedaagde van oordeel dat de gemiddeld geïnformeerde consument van klassieke concerten ervan op de hoogte is dat een Philharmonisch- en Symfonieorkest vaak naast elkaar bestaan, hetgeen over de gehele wereld ook het geval is zoals blijkt uit de opsomming die gedaagde ter zitting heeft gegeven (waaronder Berliner Philharmoniker-Berliner Symphoniker, London Philharmonic Orchestra-London Symphony Orchestra en New York Philharmonic Orchestra-New York Symphony Orchestra). Ten slotte is in dit kader van belang dat gedaagde waar mogelijk als ondertitel van Nederlands Symfonieorkest ‘het orkest van het oosten’ gebruikt.

Van inbreuk op grond van artikel 2.20, lid 1 sub b BVIE is derhalve geen sprake.

4.7. (...) Zoals hiervoor onder 4.4 reeds is overwogen kan voorshands niet worden uitgesloten dat het merk Nederlands Philharmonisch Orkest bekendheid geniet in de Benelux, maar gedaagde heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een geldige reden voor het gebruik van de naam Nederlands Symfonieorkest heeft omdat zij de Engelse benaming reeds jaren in het buitenland gebruikt en onder deze naam ook cd’s op de Nederlands markt brengt. Daarnaast heeft gedaagde aannemelijk gemaakt dat de naam beter dan ‘het Orkest van het Oosten’ aansluit bij de ontwikkeling die zij thans doormaakt waaronder een uitbreiding van haar werkgebied. Verder heeft eiseres niet, althans onvoldoende, aannemelijk gemaakt dat met het gebruik van het teken Nederlands Symfonieorkest door gedaagde ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van eiseres.

Ook een inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE wordt derhalve niet aangenomen.

4.10.  Wel is de voorzieningenrechter van oordeel dat gedaagde met de afkorting NedSo op grond van artikel 20.2 lid 1 sub b BVIE inbreuk maakt op het merkrecht van eiseres.

Met betrekking tot deze afkorting geldt dat deze zodanig met het merk Nedpho van eiseres overeenstemt dat verwarring te duchten is. De vordering tegen het gebruik van de afkorting NedSo ligt derhalve voor toewijzing gereed.

Vzr. Rechtbank Breda 4 april 2012, LJN BW1041 (Pontifix BV tegen Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie)

Uitspraak mede ingezonden door Jan Smolders, Dohmen advocaten.

Algemeen dwangsommenrecht. Na IEF 10718 (Hof 's-Hertogenbosch): Hof is vooralsnog van oordeel dat de beroepspraktijk op commerciële wijze aan het rechtsverkeer heeft deelgenomen en dus in het kader van handelsnaamwet als onderneming kan worden aangemerkt. (Nader commentaar over het 'ondernemingsbegrip van de Hnw, IEF 10854).

In geschil: Tussen partijen is in geschil de executie van dwangsommen door gedaagden ten laste van Pontifix c.s.. Het verwijt houdt in dat inbreuk is gemaakt op het algemeen geformuleerde verbod. Dat daarvoor mogelijkheid bestaat volgt uit de woorden “met name” die voorafgaan aan de concretiseringen. Op grond van vaste rechtspraak betekent dit dat buiten twijfel dient te staan dat sprake is van een handelen als bedoeld in het verbod. Het vonnis verbiedt de "voortzetting".

Stellen / bewijzen: Gedaagden dragen de stelplicht en de bewijslast van de overtredingen; zij hebben niet gesteld dat eiser zelf informatie heeft verstrekt aan zoek-uw-bedrijf.nl en hierom voldoet zij niet aan de stelplicht. Het is niet aannemelijk gemaakt dat eiser is begonnen met informatieverstrekking met betrekking tot de bewuste namen en daarmee ook niets heeft voortgezet in de zin van het vonnis. De door gedaagden gelegde beslagen worden daarmee dus niet gerechtvaardigd en dat betekent dat deze worden opgeheven.

Proceskosten: het onderhavige executiegeschil over de tenuitvoerlegging van een verbod tot merkinbreuk valt onder het toepassingsgebied van de rechterlijke aanbeveling “Indicatietarieven in IE-zaken,”.

3.13. [gedaagden] dragen de stelplicht en bewijslast van overtredingen in een bodem executiegeschil. [gedaagden] hebben niet gesteld dat [eiser 2] zelf informatie heeft verstrekt of doen verstrekken aan “zoek-uw-bedrijf.nl”. Reeds hierom voldoen [gedaagden] niet aan hun stelplicht. Nu zij evenmin de stelling van Pontifix c.s. - dat zij in ieder geval geen informatie aan “zoek-uw-bedrijf.nl” hebben verstrekt - gemotiveerd hebben weer-sproken, dient het uitgangspunt in dit kort geding te zijn dat [eiser 2] dat ook niet heeft gedaan. Dat betekent dat niet aannemelijk is gemaakt dat [eiser 2] is begonnen met informatieverstrekking met betrekking tot de bewuste namen en daarmee dus ook niets heeft voortgezet in de zin van het vonnis. Uit het voorgaande volgt dat [gedaagden] onvoldoende feiten hebben gesteld die de nu gelegde beslagen rechtvaardigen. Dit betekent dat de vorderingen van Pontifix c.s. op de na te melden wijze zullen worden toegewezen.

3.14. De primaire vorderingen sub 1 en 2 zullen worden toegewezen. De vordering sub 3 is zonder belang en wordt afgewezen. De vordering sub 4 en de daaraan verbonden dwangsomveroordeling worden afgewezen. Een verbod om het vonnis te executeren is immers pas gerechtvaardigd als vast staat dat er geen overtreding meer zal kunnen worden vastgesteld. Dat is hier niet het geval. Op dit moment is slechts onbekend hoe “zoek-uw-bedrijf.nl” aan informatie kwam. Niet uitgesloten kan worden dat later alsnog zal blijken dat Pontifix c.s. daartoe hebben bijgedragen op een wijze die overtreding van het vonnis oplevert. De overige geschilpunten tussen partijen behoeven geen (nadere) bespreking en beslissing meer.

3.15. [gedaagden] zullen hoofdelijk, aldus dat bij betaling door de één de ander in zoverre, zal zijn bevrijd, als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proces-kosten. Pontifix c.s. hebben een kostenveroordeling gevraagd op basis van artikel 1019h Rv en daartoe een proceskostenoverzicht van hun advocaat in het geding gebracht. Nu het onderhavige geding - een executiegeschil over tenuitvoerlegging van een verbod tot merkinbreuk - valt onder het toepassingsgebied van de rechterlijke aanbeveling “Indicatietarieven in IE-zaken,”, zoals gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, zullen de gevorderde proceskosten conform het overgelegde proceskostenoverzicht tot een bedrag van EURO 9.406,75 worden toegewezen. Voorts zullen [gedaagden] worden veroordeeld in het door Pontifix c.s. verschuldigde griffierecht en de exploitkosten van de dagvaarding.

Hof 's-Gravenhage 3 april 2012, LJN BW0685 (Wendy's International Inc. tegen [gedaagde] h.o.d.n. Wendy's)

Uitspraak mede ingezonden door Thera Adam-van Straten, Leijnse Artz.

Intellectuele eigendom; merkenrecht. Algemeen bekend merk? Depot te kwader trouw? Belanghebbende bij vordering tot vervallenverklaring. Verwarringsgevaar/herkomstfunctie.

Geïntimeerde drijft sinds de zomer van 1988 twee ondernemingen, een snackbar en een croissanterie, onder de naam Wendy's. Beide ondernemingen zijn vernoemd naar de dochter van geïntimeerde, Wendy. Voorafgaand aan de inschrijving van de naam Wendy’s in het handelsregister is door de Kamer van Koophandel onderzoek gedaan naar vier namen op eventueel handelsnaamgebruik door Wendy's International. Wendy's International exploiteert een fastfood-keten. Na het faillissement in 1986 van de vestiging in Rotterdam heeft Wendy's International haar merken niet meer in Nederland gebruikt. Wendy's heeft in 2000 succesvol de vervallenverklaring gevorderd bij de Rechtbank Middelburg.

In hoger beroep bestrijdt Wendy's International de verwerping van haar stellingen dat haar merk in de Benelux ten tijde van het depot van geïntimeerde algemeen bekend was, dat geïntimeerde ten tijde van dat depot te kwader trouw was, dat deze geen belanghebbende is bij het inroepen van het vervallen zijn van haar oude merken en dat niet geïntimeerde, maar zijzelf de oudste rechten heeft op het merk en de handelsnaam Wendy's. Alle vorderingen worden afgewezen.

Wendy's International heeft drie jaren voorafgaand aan het depot door Wendy's het teken niet gebruikt. De stelling dat een merkenregisteronderzoek had moeten plaatsvinden baat haar niet, immers er volgt daaruit nog niet dat de derde het teken ook daadwerkelijk gebruikt. Uit het feit dat geïntimeerde zich bij de keuze heeft laten inspireren door Amerikaans gebruik, volgt niet dat hij op de hoogte moet zijn van gebruik van dat teken.

Bekend merk
9. Uit het voorgaande blijkt dat Wendy's International niet heeft aangetoond dat haar merk in 1995, ten tijde van het depot door [geïntimeerde], in de Benelux algemeen bekend was. Het hof gaat aan het bewijsaanbod, gedaan bij conclusie van dupliek, voorbij. In de eerste plaats houdt dat bewijsaanbod in dat haar merken in de Benelux algemeen bekend zijn, terwijl het erom gaat of dat in 1995 het geval was. Dat klemt te meer nu Wendy's International bij pleidooi voor het hof heeft aangegeven nader bewijs met betrekking tot de gestelde algemene bekendheid in (1988, respectievelijk) 1995, slechts te kunnen leveren door te komen met onderzoeken van na 1998. Ook anderszins heeft Wendy's International geen concrete feiten en omstandigheden aangevoerd en te bewijzen aangeboden waaruit – in weerwil van de hiervoor besproken verweren van [geïntimeerde] – zou kunnen worden afgeleid dat haar merk in 1995 ook in de Benelux algemeen bekend was. Grief I faalt derhalve.

Te kwader trouw bij depot merk?
14.  De twee in artikel 4 sub 6 BMW/2.4 sub f. BVIE genoemde voorbeelden doen zich in het onderhavige geval niet voor. Immers, vaststaat dat Wendy's International het teken Wendy’s in de drie jaar voorafgaand aan het depot van [geïntimeerde] niet heeft gebruikt in het Beneluxgebied, terwijl van een rechtstreekse betrekking, vereist in het geval van gebruik buiten dat gebied, geen sprake is. Voorts heeft het hof reeds geconcludeerd dat Wendy's International niet heeft aangetoond dat haar merken in (1988 of) 1995 algemeen bekend waren in de Benelux. Evenmin heeft zij aangetoond dat [geïntimeerde] anderszins bekend moet zijn geweest met het gebruik van het teken Wendy’s door Wendy’s International. Uit de omstandigheid dat Wendy’s International in België tot 1982 vestigingen heeft gehad en in Nederland één (Rotterdam), gedurende circa anderhalf jaar in 1985-1986, volgt dat niet. De stelling dat [geïntimeerde] een onderzoek had moeten verrichten in het merkenregister baat haar evenmin: voor zover een dergelijke verplichting (met het oog op het voorkomen van een depot te kwader trouw) al zou kunnen worden aangenomen, volgt daaruit nog niet dat de derde het teken ook daadwerkelijk gebruikt en dat verwarring zou kunnen ontstaan. Ook uit het feit dat [geïntimeerde] zich bij de keuze voor de naam “Wendy's” wat betreft de ’s heeft laten inspireren door Amerikaans gebruik volgt niet dat hij wel op de hoogte moet zijn geweest van gebruik van datzelfde teken door Wendy's International (en dat daardoor verwarring zou kunnen ontstaan). De keuze voor de naam Wendy is voorts, naar [geïntimeerde] onbestreden heeft gesteld, ingegeven door de omstandigheid dat zijn dochter zo heet. Ook de in rov. 11 onder e. en f. genoemde omstandigheden leiden niet tot bedoelde conclusie. Het door Wendy's International bij pleidooi gestelde oogmerk heeft zij evenmin aangetoond. De in dat verband door haar gestelde, in rov. 11 onder g. tot en met k. genoemde omstandigheden zijn door [geïntimeerde] afdoende weersproken, dan wel verklaard (zie rov. 12).

Is [geïntimeerde] belanghebbende bij vervallenverklaring van de oude merken van Wendy's International?
18.  Aan het slagen van de vordering tot vervallenverklaring van een merk kan niettemin in de weg staan dat de eiser door het instellen daarvan onbehoorlijk handelt jegens de merkhouder, c.q. misbruik maakt van zijn recht. Daartoe dienen dan wel bijzondere omstandigheden aanwezig te zijn. De door Wendy's International aangewezen omstandigheden zijn niet als zodanig aan te merken. (...)

19.  Het voorgaande leidt tot het uitgangspunt dat de oude merkrechten van Wendy's International zijn vervallen. Nu het hof het merkdepot van [geïntimeerde] geldig heeft geoordeeld staat daarmee vast dat [geïntimeerde] in de Benelux een ouder merkrecht heeft dan Wendy's International. 

Nieuwe merken Wendy's International nietig?
22.. Wat betreft het woordmerk Wendy’s is sprake van identieke tekens. (...) Het hof acht dit verschil niet zodanig dat dit zou meebrengen dat gebruik van het merk Wendy’s door Wendy's International geen afbreuk zou kunnen doen aan de herkomstfunctie van het merk van [geïntimeerde].

23.  Met betrekking tot de overige klassen waarvoor het woordmerk is gedeponeerd geldt dat Wendy's International niet, althans onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken dat deze, in het kader van de door Wendy's International en [geïntimeerde] gedreven horeca-ondernemingen, soortgelijk, althans complementair zijn aan de in klassen 29, 30 en 42 genoemde waren en diensten. Bij die overige klassen gaat het onder meer om, kort gezegd, drukwerk en verpakkingsmaterialen, kleding en schoeisel, voedingsmiddelen en dranken. Het hof acht voldoende aannemelijk dat gebruik van het merk Wendy’s op waren zoals verpakking, drukwerk en bedrijfskleding wel degelijk verwarring omtrent de herkomst van deze waren teweeg kan brengen.

24/25.  Met betrekking tot het beeldmerk van Wendy's International geldt het volgende. (...) Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen het beeldmerk van Wendy's International en het woordmerk van [geïntimeerde] en de gelijkheid van de waren en diensten, is naar ’s hofs oordeel verwarring te duchten, met name doordat het publiek kan menen dat door [geïntimeerde] enerzijds en Wendy's International anderzijds geleverde waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch met elkaar verbonden ondernemingen. Daaraan doet niet af dat het merk van [geïntimeerde] wellicht (anders dan lokaal) op dit moment geen grote bekendheid geniet, noch het gestelde verschil in karakter en uitstraling tussen de beide ondernemingen (zie rov. 22). Wat betreft de waren en diensten in de overige klassen gaat het om soortgelijke, complementaire waren (zie hiervoor, rov. 23). Gelet op hetgeen het hof in rov. 23, slot, heeft overwogen, is het hof van oordeel dat ook wat betreft deze waren verwarring te duchten is.

Lees het arrest hier (LJN BW0685, grosse hier).

Op andere blogs:
Nederlandsch Octrooibureau (Kan een bekend buitenlands merk een identiek Benelux merk en handelsnaam verbieden)

Gerecht EU 29 maart 2012, zaak T-242/11 (Kaltenbach & Voigt tegen BHIM)

Gemeenschapsmerkenrecht. De internationale inschrijving van het woordbeeldmerk "3D eXam" voor "dental X-ray examination in 3D" wordt geweigerd door de onderzoeker vanwege het beschrijvende karakter van het teken. Het beroep wordt door de kamer van beroep verworpen. De aangevoerde middelen: de oudere nationale inschrijvingen worden (ten onrechte) niet in aanmerking genomen. Het merk is niet louter beschrijvend en het heeft onderscheidend vermogen. Het relevante publiek herkent de commerciële herkomst van het teken.

Het Gerecht EU oordeelt dat de combinatie van "3D" en "eXam" voor de 3D weergave van röntgenfoto's voor een medische beoordeling, beschrijvend is. Het Gemeenschaps(merken)recht is een autonoom systeem en daarom - kort gezegd - doen de eerdere nationale registraties er niet toe. De klacht wordt afgewezen.

Beschrijvend karakter
31      Since the goods covered by the mark applied for are ‘X-ray apparatus for dental purposes’, it is clear that dentists confronted with such apparatus identified by the sign 3D eXam will assign to the word element ‘exam’ the meaning that it has in a medical context.

32      The applicant’s argument that several mental steps are required in order to grasp the message that ‘3D eXam’ refers to a three‑dimensional dental X-ray examination is not convincing. In that regard, it is sufficient to note that the descriptive nature of the sign applied for must be assessed in relation to specific goods rather than in the abstract.

33      Nor does the applicant’s argument that the sign applied for contains the capital letter ‘X’ affect the Board of Appeal’s conclusion. The Board of Appeal was right to observe that the capital letter ‘X’ only reinforces the descriptive nature of the sign by denoting the fact that the 3D examination is carried out through X‑rays.

Eerdere registraties in Duitsland, Japan en de VS:
44      It is sufficient to recall in that regard, as the Board of Appeal stated, that the Community trade mark regime is an autonomous legal system with its own objectives which are peculiar to it; it applies independently of any national system (Case T‑32/00 Messe München v OHIM (electronica) [2000] ECR II‑3829, paragraph 47; see, to that effect, judgment of 21 January 2009 in Case T‑399/06 giropay v OHIM (GIROPAY), not published in the ECR, paragraph 46). Accordingly, the registrability or protectability of a sign as a Community trade mark is to be assessed on the basis of the relevant Community legislation alone. Consequently, neither OHIM nor, as the case may be, the Courts of the European Union are bound by decisions adopted in a Member State, or a third country, finding a sign to be registrable as a national trade mark. That is so even if such a decision was adopted in a country belonging to the linguistic area in which the word mark in question originated (see, to that effect, Case T‑471/07 Wella v OHIM (TAME IT) [2009] ECR II‑377, paragraph 35).

Op andere blogs:
Marques.org (general court now in 3d Exam)

Gerecht EU 29 maart 2012, zaak T-417/09 (Poslovni Sistem Mercator tegen OHMI/Mercator Multihull)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het woordmerk MERCATOR STUDIOS houdster van de Sloveense en internationale beeldmerken MERCATOR en MERCATOR SLOVENSKA KOŠARICA tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, het beroep wordt verworpen. Het aangevoerde middel: De Kamer van beroep heeft de relevante factoren niet globaal beoordeeld, en de diensten zijn niet verschillend.

Het Gerecht EU geeft aan dat "computer programming" verbonden is aan alle aspecten van het leven en het bedrijfsleven. Omdat er geen identieke of soortgelijke diensten zijn, is er juist vastgesteld dat er geen verwarringsgevaar bestond tussen de merken: "it is very common, as the Board of Appeal rightly observes, for numerous services to involve the use of computers which must be programmed." De klacht wordt alsnog afgewezen.

24      The Board of Appeal held that the service of ‘computer programming’ was different from the services covered by the mark applied for. According to the Board of Appeal, the service of ‘computer programming’ ‘is the process of … writing, testing, debugging/troubleshooting, and maintaining the source code of computer programs’, whereas the services covered by the mark applied for did not involve the process of writing computer programs but dealt with the technical development of vehicles in the field of transportation. The Board of Appeal added that the mere fact that computers used to offer the services covered by the mark applied for needed to be programmed did not render the services in question similar, given that nearly all services involved the use of computers which needed to be programmed.

31      It is true, as the Opposition Division itself acknowledges without being contradicted by the Board of Appeal, that computer programming may be used as a tool for the purposes of research, design and development of means of transport. However, that fact is not in itself sufficient to conclude that the services in question are similar. Since computer programming relates to all areas of life and business activity, as has already been mentioned in paragraph 28 above, it is very common, as the Board of Appeal rightly observes, for numerous services to involve the use of computers which must be programmed.

32      Accordingly, since one of the essential conditions for applying Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, namely the identity or similarity of the services in question, has not been met, the Board of Appeal was right to conclude that there was no likelihood of confusion between the marks at issue.

Unfair advantage?
44      In the present case, the applicant submits, in essence, that there is sufficient evidence to conclude that the mark applied for will enable its proprietor to take unfair advantage of the distinctive character or the repute of the earlier marks, since there will be clear freeloading and exploitation of the famous mark Mercator. According to the applicant, it is clear from all the evidence filed that Mercator is a household name in Slovenia and that everyone associates it with the famous Mercator consumer goods retail stores. In addition, there is no doubt that, due to the large advertising and charity campaigns, together with the appearance of Mercator in the Slovenian media, everyone in Slovenia will mistakenly believe that the mark MERCATOR STUDIOS is linked with the owner of the famous Mercator retail stores.

45      It should be borne in mind that, although the proprietor of the earlier trade mark is not required to demonstrate actual and present injury to its mark for the purposes of Article 8(5) of Regulation No 207/2009, he must, however, prove that there is a serious risk that such an injury will occur in the future (see, by analogy, Case C‑252/07 Intel Corporation [2008] ECR I‑8823, paragraph 38).