Woord- en of beeldmerk  

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 30 maart 2012, KG ZA 12-175 (Dutch Gardens International tegen Dutch Garden World)

Uitspraak ingezonden door Paul de Groen, De Groen & Van Lint advocaten.

Merkenrecht. Bewijs voor-(voor-)gebruik. Langeveld handelde onder de naam Dutch Garden en verkocht aan consumenten via direct marketing en postorders. Langeveld was tot aan haar faillissement één van de vaste exporteurs van DGI. DGI richt zich in eerste instantie via dutchgardens.com tot de Amerikaanse markt. DGW houdt zich ook bezig met de handel in bloemen, bloembollen en aanverwante artikelen via internet (www.dutchgardenworld.com). Zij is houdster van een Benelux woord-beeldmerk Dutch Gardens en een internationale registratie.

DGI heeft een verpakking en een visitekaartje overlegd waaruit het gebruik door haar voorganger moet blijken. Het gebruik van een visitekaartje wordt evenwel onvoldoende geacht om te kunnen aannemen dat (de rechtsvoorganger van) DGI het woord/beeldmerk voorafgaand aan het gebruik door DGW van het teken ("Dutch Garden World") als normaal heeft gebruikt. Aldus volgt dat het beroep van DGI op voor-voorgebruik niet kan slagen. Nu DGI op het moment van depot wist dat DGW in de laatste drie jaren voorafgaand in de Benelux het Dutch Garden World logo heeft gebruikt, moet het door DGI verrichte depot te kwader trouw worden aangemerkt. Er bestaat een gerede kans dat het merkenrecht van DGI door een beroep op het depot te kwader trouw de bodemprocedure niet zal overleven. Ook de handelsnaamvordering wordt afgewezen, omdat van handelsnaamgebruik in tijd en omvang dermate beperkt gebruik is gemaakt dat zij in Nederland onvoldoende bekendheid heeft verworven om een succesvol beroep op artikel 5 Hnw te doen.

Gerecht EU 29 maart 2012, zaak T-547/10 (Omya AG tegen OHIM/Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het woordmerk CALCIMATT (kleurvullingen) de houdster van diverse (inter)nationale en gemeenschapswoordmerken CALCIPLAST, CALCILIT, CALCICELL en CALCILAN tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af. In beroep wordt deze beslissing vernietigd en wordt de aanvraag aldus afgewezen. Het aangevoerde middel: de merken zijn niet dermate overeenstemmend dat ze verward kunnen worden met de betrokken waren (Calciumcarbonaten en kleurstof). Het Gerecht EU: De klacht wordt afgewezen, het woordelement "Calci" verwijst naar Calciumverbindingen en het onderdeel "Matt" heeft de betekenis "geen glans" of "geen spiegeling". Daarom kan het merk wel worden verward met de betrokken waren.

32      Drittens ist, was den begrifflichen Vergleich angeht, festzustellen, dass die beiden einander gegenüberstehenden Marken den Bestandteil „Calci“ enthalten. Mit der Beschwerdekammer ist darauf hinzuweisen, dass sämtliche Waren, die im vorliegenden Fall betroffen sind, Calciumverbindungen, insbesondere Calciumkarbonat, umfassen oder als wesentlichen Bestandteil enthalten, so dass es naheliegt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise in der Europäischen Union, bei denen es sich um Fachkreise handelt, diesen Bestandteil als einen Hinweis auf das chemische Element Calcium oder eine seiner Verbindungen auffassen kann. Die übrigen Bestandteile „matt“ und „lan“ weisen keine semantische Ähnlichkeit auf und können somit zur Differenzierung der fraglichen Marken beitragen. Insoweit ist allerdings festzustellen, dass sich aus der angefochtenen Entscheidung ergibt, dass der Bestandteil „lan“ in keiner der Amtssprachen der Union eine Bedeutung hat, und dass andererseits der Bestandteil „matt“ in einer begrenzten Zahl der Sprachen der Union „ohne Glanz“ oder „nicht spiegelnd“ bedeutet, also beschreibend ist; diese Feststellungen werden von der Klägerin nicht bestritten.

Afbeelding: https://www.invurt.com

Gerecht EU 29 maart 2012, zaak T-41/09 (Hipp & Co KG tegen BHIM / Nestlé)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het woordmerk BEBIO (5, 29, 30, 32, vooral baby-voeding) de houdster van het internationaal woordmerk BEBA (kl. 5, 29 en 30) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie gedeeltelijk toe, het beroep wordt vervolgens verworpen. Als middel wordt aangevoerd dat de kamer van beroep ten onrechte verwarringsgevaar heeft vastgesteld. Het Gerecht EU stelt vast dat er verwarringsgevaar bestaat (onder verwijzing naar de PAGESJAUNES-uitspraak) omdat er voldaan moet worden aan de cumulatieve voorwaarden (onder verwijzing naar BRICO CENTER-uitspraak) en wijst de middelen af.

56      In any event, it should be noted that the finding of a weak distinctive character for the earlier trade mark does not preclude a finding of a likelihood of confusion in the present case. Although the distinctive character of the earlier mark must be taken into account when assessing the likelihood of confusion, it is only one factor among many involved in such assessment. Thus, even in a case involving an earlier mark of weak distinctive character, there may be a likelihood of confusion on account, in particular, of a similarity between the signs and between the goods or services covered (see Case T‑134/06 Xentral v OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) [2007] ECR II‑5213, paragraph 70 and the case-law cited). Even if the component ‘beb’ can be considered to be descriptive of the goods in question and, therefore, the earlier mark is itself considered to be weakly distinctive, the degree of similarity between the goods covered by the marks at issue and the degree of similarity between the marks themselves, considered cumulatively, are sufficiently high to justify the conclusion that there is a likelihood of confusion (see, to this effect, judgment of 28 June 2011 in Case T‑475/09 ATB Norte v OHIM – Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER), not published in the ECR, paragraph 64).

57      It follows from all of the foregoing that, in the circumstances of the present case, there is a likelihood of confusion between the marks at issue. Given that the goods concerned are similar, or indeed identical, and given the degree of similarity of the signs at issue, particularly from the conceptual point of view, the Board of Appeal rightly held that there was a likelihood of confusion between the marks at issue.

Gerecht EU 29 maart 2012, zaak  T-214/08 (Rehbein tegen BHIM / Martinho)

In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het beeldmerk Outburst de houdster van het Duitse woordmerk Outburst tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af en ook het beroep wordt verworpen. De aangevoerde middelen: er is wel sprake van normaal gebruik, ten onrechte is de onder ede afgelegde verklaring en het bijkomend bewijsmateriaal niet in aanmerking.

Het Gerecht EU vernietigt het beroep omdat er in het onderhavige geval  "geen extra bewijselementen [waren], maar de eerste en enige bewijzen inzake het gebruik".

47. In de onderhavige zaak heeft de kamer van beroep in de punten 27 tot en met 29 van de bestreden beslissing, op basis van de in de punten 41 tot en met 46 supra uiteengezette beginselen, geoordeeld dat zij niet over enige beoordelingsvrijheid beschikte op basis waarvan zij rekening kon houden met de door verzoekster voor het eerst voor haar overgelegde bewijzen, aangezien geen enkel nieuw element rechtvaardigde dat deze bewijzen te laat werden overgelegd.

53. Regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95 moet immers aldus worden uitgelegd dat niets er zich tegen verzet dat rekening wordt gehouden met aanvullende bewijsstukken die louter worden toegevoegd aan andere binnen de gestelde termijn overgelegde bewijsstukken, wanneer de initiële bewijzen niet irrelevant zijn, maar onvoldoende zijn geacht. Een dergelijke overweging, die bovengenoemde regel geenszins overbodig maakt, klemt te meer daar verzoekster de gestelde termijnen niet heeft misbruikt door bewust gebruik te maken van dilatoire tactieken of door kennelijk blijk te geven van nalatigheid, en de door haar overgelegde aanvullende bewijsstukken de aanwijzingen die reeds uit de binnen de gestelde termijn overgelegde verklaringen onder ede voortvloeien, enkel staven.

54      Een dergelijke uitlegging lijkt niet strijdig met de in punt 46 supra vermelde rechtspraak, waarin de aan de zaak ten grondslag liggende feiten verschillend waren. In de zaak die heeft geleid tot het arrest HIPOVITON, punt 24 supra, had de opposant binnen de gestelde termijn bewijsstukken overgelegd. Later had de merkaanvrager in zijn bij de kamer van beroep ingediende memorie nieuwe feiten en argumenten aangedragen. Het Gerecht heeft de kamer van beroep evenwel verweten de opposant niet te hebben verzocht een standpunt over deze memorie in te nemen en heeft geoordeeld dat de opposant de mogelijkheid was ontnomen te beoordelen of het nuttig was aanvullende bewijselementen aan te dragen. Het heeft daaraan toegevoegd dat de kamer van beroep bijgevolg niet alle relevante omstandigheden in aanmerking had kunnen nemen bij de beoordeling of het gebruik van het oudere merk als normaal kon worden aangemerkt en dat zij zich aldus op een onvolledige feitelijke grondslag had gebaseerd (arrest HIPOVITON, punt 24 supra, punten 54 en 58). In de zaak die heeft geleid tot het arrest CORPO livre, punt 42 supra, heeft het Gerecht, om te oordelen dat het BHIM met betrekking tot de inaanmerkingneming van de na de gestelde termijn overgelegde bewijzen geen beoordelingsvrijheid had, uitdrukkelijk vastgesteld dat deze bewijzen „geen extra bewijselementen [waren], maar de eerste en enige bewijzen [...] inzake het gebruik” van de oudere merken die in deze zaak werden overgelegd (arrest CORPO livre, punt 42 supra, punt 50).

Gerecht EU 29 maart 2012, zaak T-369/10 (You-Q tegen OHIM/Apple) - perscommuniqué

Apple Corps kan verhinderen dat een gemeenschapsbeeldmerk bestaande uit het woordelement „BEATLE” voor elektrische rolstoelen wordt ingeschreven Het is aannemelijk dat You-Q door het gebruik van dat merk een ongerechtvaardigd voordeel zou halen uit de bekendheid en de voortdurende aantrekkingskracht van de merken BEATLES en THE BEATLES van Apple Corps.

35 The existence of reputation must be established by reference to the public concerned by the earlier marks, namely the public at large, and not, contrary to the applicant’s assertion, by reference to the public concerned by the mark applied for, namely a specialist public, even if, in the circumstances of this case, as OHIM rightly stated at the hearing, those two sections of the public overlap, since the public at large also encompasses the specialist public. However, it should be borne in mind that the taking into consideration of the public concerned by the mark applied for occurs not in the context of the examination of reputation, but, as OHIM rightly observed, in the context of the examination of whether any unfair advantage has been taken of the distinctive character or reputation of the earlier marks. As is apparent from Intel Corporation, paragraph 33 above (paragraph 36), injury consisting of unfair advantage taken of the distinctive character or the repute of the earlier mark must be assessed by reference to average consumers of the goods or services for which the mark applied for is registered, who are reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, in so far as what is prohibited is the drawing of benefit from the earlier mark by the proprietor of the mark applied for.

36 Third, with respect to the strength of the reputation of the earlier marks, which the applicant disputes, the Court would point out that the material mentioned in paragraph 16 of the contested decision (namely the witness statement of Mr A., the figures from the record company EMI, the copies of the accounts mentioning the figures) highlights the importance of the sales of one of the Beatles’ albums which reached the top chart position in over 30 countries and more than 8 million copies of which were sold. Moreover, it is apparent from the contested decision that combined sales of sound records bearing the mark BEATLES amounted to 28.7 million between 1995 and 2004, figures which were supported by accounting documents in the file and whose veracity and authenticity have not been contested by the applicant. Furthermore, amongst the numerous articles from various international press bodies, the Daily Express article of 19 October 2002, which the Board of Appeal cites specifically in paragraph 16 of the contested decision, highlights the fact that the Beatles group is considered to be a group having an exceptional reputation stretching over more than 40 years.

37 In the light of all the material mentioned in paragraph 16 of the contested decision, and which is in OHIM’s file which was lodged before the Court, the Board of Appeal was therefore entitled to find that the earlier marks THE BEATLES and BEATLES have an enormous reputation for ‘sound records, video records, films’.

38 Moreover, the Board of Appeal was also entitled to find that the earlier marks have a reputation for merchandising products such as toys and games, on account, first, of the manufacture, under licence, of model London taxis and double-decker buses as well as yellow submarines bearing the earlier marks and, second, of the sales figures generated by those goods between 2000 and 2005, although that reputation is lesser than that acquired by the earlier marks for ‘sound records, video records, films’.

39 On the basis of that material, and without its being necessary to rule on the inadmissibility – raised by OHIM – of the applicant’s argument contesting not the reputation of the earlier marks, but their extent as determined by the Board of Appeal, the Court considers that the Board was entitled to infer from the abovementioned material that the earlier marks have a very substantial reputation.

Vzr. Rechtbank Zwolle-Lelystad 23 maart 2012, KZ ZA 12-37 (Lubbers Wonen tegen Koninklijke Auping) - LJN BW1035

Uitspraak ingezonden door Diederik Stols, Boekx advocaten.

Merkenrecht. Overgang naar een ander distributiestelsel. Opzegging. Auping zal worden geboden om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis, Lubbers een distributieovereenkomst aan te bieden van het type Select. Auping is gehouden de distributieovereenkomst na aanvaarding door Lubbers onverkort na te komen door het leveren van de collectie tegen de gebruikelijke margeafspraken.

4.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de overgang naar een ander distributiestelsel als zodanig een voldoende zwaarwegende belang kan zijn om een bestaande distributieovereenkomst te beëindigen, mits daarbij aan een aantal voorwaarden is voldaan. Auping heeft besloten over te gaan op een selectief distributiestelsel en heeft daarbij kwantitatieve eisen gesteld. Het stellen van dergelijke eisen is toegestaan, mits een en ander op objectieve criteria berust en niet door willekeur wordt gekenmerkt.

4.9. De voorzieningenrechter komt al met al tot de conclusie dat niet aannemelijk is geworden dat de door Auping aangevoerde opzeggingsgrond voldoende zwaarwegend is om tot beëindiging van de distributieovereenkomst te leiden.

Op andere blogs:
DeGier|Stam blog (Ik wil mijn distributienetwerk wijzigen. Mag ik in dat geval de overeenkomst met een distributeur beëindigen?)

Gerecht EU 27 maart 2012, T-420/10 (Armani tegen OHMI/Del Prete) - dossier

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het beeldmerk met woordelement "AJ Amici Junior" de houdster van het oudere Italiaans beeldmerk met woordelement "AJ Armani Jeans" en Italiaans woordmerk "ARMANI JUNIOR" tegen. De oppositie wordt toegewezen, vervolgens wordt het beroep toegewezen. Het aangevoerde middel: verwarringsgevaar tussen merken en de waren.

De kamer van beroep heeft een fout begaan in de beoordeling van de visuele overeenstemming. Het Gerecht EU vernietigt het beroep.

33      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la renommée d’une marque est un élément qui doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les signes ou entre les produits et les services est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion [arrêt du Tribunal du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, Rec. p. II‑4667, point 84]. En effet, la renommée d’une marque antérieure peut contribuer au caractère distinctif élevé de celle-ci et, dès lors, augmenter le risque de confusion entre cette marque et une marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 44].

34      Ainsi qu’il résulte du point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, tout en déclarant ne pas avoir examiné le matériel probatoire soumis par la requérante à cet égard, que le caractère distinctif élevé des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition est lié à l’élément « armani », qui constitue le principal élément de différenciation visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit. Toutefois, la chambre de recours n’a pas exposé sur quel fondement elle a pu arriver à cette conclusion. Or, un tel exposé était d’autant plus essentiel que, comme il résulte du même point de la décision attaquée, la requérante a fait valoir la renommée des marques invoquées à l’appui de l’opposition dans leur ensemble et non en tant qu’elles comportent le terme « armani ».

35      Dans ces conditions, et compte tenu de l’erreur constatée s’agissant du degré de similitude visuelle entre la marque demandée et la marque figurative antérieure, la décision attaquée doit être annulée.

Rechtbank Haarlem 15 februari 2012 (bij vervroeging), LJN BV9607 (Medec Benelux en Encomed tegen Medicare Uitgeest)

Merkenrecht. Te goeder trouw. Op normale wijze gebruikt. Wetenschap van gebruik.

Sinds 1994 is Medec Benelux opgericht als ten behoeve van de doorstart van het gefailleerde Medec Holland, waar A werkzaam was. Medec is ontwikkelaar en fabrikant van anesthesieapparatuur. In 1996 heeft A met zijn broer B Medicare opgericht voor onderhoud en verhandelen van anesthesieapparatuur. Door een niet tijdige verlenging is het beeldmerk van en met woordelement MEDEC zoals hiernaast (boven) vervallen. Medicare registreert het beeldmerk zoals hiernaast (onder).

Er volgt nietigverklaring en doorhaling van het Benelux merk. Op grond van artikel 2.4 sub f onder 1° BVIE wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een voorgebruiker binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend. Rechtbank concludeert dat aan alle voorwaarden van artikel 2.4 sub f onder 1° BVIE is voldaan, zodat gedaagde geen recht op het merk van eiseres heeft verkregen door de inschrijving van dat merk.

4.2.  Op grond van artikel 2.4 sub f onder 1° BVIE wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde (hierna: de voorgebruiker) binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend.
Tussen partijen is niet in geschil dat het door Medicare gedeponeerde beeldmerk in zeer hoge mate overeenstemt met de door Medec Benelux van Medec Holland overgenomen en thans vervallen beeldmerken voor dezelfde waren en diensten. Beantwoording behoeven derhalve slechts de vragen (1) of Medec c.s. het (beeld)merk Medec in de periode van drie jaar vóór 21 mei 2010 te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt in het Benelux-gebied, en (2) of Medicare van dit gebruik wist of behoorde te weten. De rechtbank overweegt te dien aanzien als volgt.

Te goeder trouw
4.4. Blijkens de door Medicare als productie overgelegde overeenkomst met de curator in het faillissement van Medec Holland heeft Medec Benelux in 1994 de volle en vrije onbezwaarde eigendom over de rechten op het gebruik van onder meer de merknaam Medec verkregen. Vast staat daarmee dat Medec Benelux die rechten eerder heeft verworven dan Medicare die op 21 mei 2010 heeft gedeponeerd. Daarmee is Medec Benelux bij ieder gebruik van dat merk voorafgaand aan het depot daarvan door Medicare te goeder trouw. Dat het merk in 2005 is vervallen, doet daaraan niet af, nu de aanwezigheid van goede trouw bij de voorgebruiker wordt voorondersteld (vgl. Benelux Gerechtshof 21 november 1983, NJ 1985, 333) en Medicare heeft gesteld noch aangetoond dat Medec Benelux niet te goeder trouw was.

Op normale wijze

4.5. Bij de beoordeling of van een merk een ‘normaal gebruik’ is gemaakt is onder meer van belang of het merk wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden (HvJ EG 11 maart 2003, NJ 2004, 339). Op grond van de in 4.3 bedoelde feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat deelname aan vakbeurzen en afbeelding van het merk op de geproduceerde c.q. gedistribueerde apparatuur en accessoires duidt op een reële commerciële exploitatie ervan, zodat de rechtbank van oordeel is dat Medec c.s. het merk op normale wijze heeft gebruikt.

Wetenschap van gebruik?
4.7. Maar zelfs als veronderstellenderwijs zou worden aangenomen dat Medicare daadwerkelijk niet wist van het voorgebruik van het door haar gedeponeerde merk Medec door Medec Benelux, dan had zij dit naar het oordeel van de rechtbank in ieder geval wel behoren te weten. Op het moment dat Medicare werd opgericht door één van de ex-werknemers van Medec Holland, beschikte Medec Benelux immers reeds over de – exclusieve – gebruiksrechten van het merk Medec, welk gebruik Medec Benelux op dat moment ook van het merk maakte en waarvan gesteld noch gebleken is dat zij dit gebruik in België ooit heeft gestaakt. Gezien de hoog specialistische branche waarin partijen opereren, moet het gebruik van het merk Medec door Medec Benelux in de belanghebbende kringen dan ook als algemeen bekend worden verondersteld, terwijl niet gebleken is van een discontinuïteit in de bedrijfsvoering van Medec Benelux op basis waarvan Medicare gerechtvaardigd zou hebben kunnen aannemen dat Medec Benelux niet langer actief is op de markt, althans dat zij het gebruik van het merk Medec zou hebben gestaakt in de Benelux. [red. accent]

Gerecht EU 23 maart 2012, zaak T-157/10 (Barilla tegen BHIM/Brauerei Schlösser)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het woordmerk ALIXIR houdster van ouder Duits woordmerk Elixeer tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie in haar geheel toe. Het beroep wordt verworpen. Aangevoerd middel: er is ten onrechte verwarringsgevaar vastgesteld.

De klacht wordt afgewezen, de kamer van beroep heeft geen fouten gemaakt: "the earlier mark does have a weak distinctive character because it can be differentiated, albeit only slightly, from the German word ‘Elixier’, which has a laudatory connotation as regards drinks." Er is wel sprake van onderscheidend vermogen.

24      In those circumstances, the Board of Appeal did not err in finding that the signs at issue have a low degree of visual similarity and a high degree of phonetic similarity.

25      As regards the conceptual comparison of the signs, it should be noted that – as the Board of Appeal observed – the phonetic similarity between the mark applied for and the German word ‘Elixier’ may lead the average consumer to associate that mark with the German word, just as he may associate it with the earlier mark for the reasons outlined in paragraph 22 above. That assessment does not mean that greater weight has been attributed to the phonetic aspect than the conceptual aspect; rather, it comes about as a result of taking into account the possible pronunciation of a word in order to determine the way in which it will be conceptually perceived by the relevant public or by a part of that public.

26      Consequently, the finding made by the Board of Appeal regarding similarity between the signs was not vitiated by error.

27      As regards the global assessment of the likelihood of confusion, the applicant’s argument, based on the weak distinctive character of the earlier mark, cannot be upheld. In that context, it should be noted that, although the distinctive character of the earlier mark must be taken into account for the purposes of assessing the likelihood of confusion, it is only one factor among others involved in that assessment. Accordingly, even in a case involving an earlier mark of weak distinctive character, there may be a likelihood of confusion on account, in particular, of a similarity between the signs and between the goods or services covered (see judgment of 16 September 2009 in Case T‑400/06 Zero Industry v OHIM – zero Germany (zerorh+), not published in the ECR, paragraph 74 and the case-law cited).

29      In the present case, it is appropriate to confirm the assessment made by the Board of Appeal to the effect that the earlier mark does have a weak distinctive character because it can be differentiated, albeit only slightly, from the German word ‘Elixier’, which has a laudatory connotation as regards drinks.

Commentaar in't kort van Frank Bouman, Inaday.

In navolging van BBIE serie maart 2012 [IEF 11069].

Merkenrecht. De uitspraak van MUSE vs TheMuze Tailormade [oppositienr. 2005547]  is geen wereldschokkende uitspraak, maar er wordt wel duidelijk aangegeven (in r.o. 50) dat er geen rekening mag worden gehouden met het feitelijk gebruik van de tekens. Zaken als marketing- en verkoopformules spelen geen rol in het kader van een oppositie. Immers, zij kunnen met de tijd wijzigen. Tot dusver verloopt er niets anders dan verwacht mocht worden.

Echter, in de eerdere uitspraak Charette vs Charette [oppositienr. 2004655] vindt er in dat kader iets heel anders plaats. Het geschil spitst zich toe op de soortgelijkheid tussen wijn en rum. Beide alcoholische dranken die onder andere bij een slijterij te koop zijn. In deze oppositie geeft het BBIE echter aan dat er wel degelijk rekening moet worden gehouden met het feit dat rum en wijn bij verschillende gelegenheden worden gedronken. Het BBIE is van mening dat wijn voornamelijk bij de maaltijd wordt gebruikt en dat dit niet voor rum geldt. Naar mijn mening gaat het BBIE een stap te ver en valt deze overweging (ver) buiten het bereik van een oppositieprocedure. Alsof wijn ook niet na de maaltijd zal worden gedronken, of rum niet als aperitief vlak na het dessert.

50. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie overweging 23) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren en diensten en de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).