Woord- en of beeldmerk  

Rechtbank Den Haag 19 juli 2019, IEF 18633; ECLI:NL:RBDHA:2019:7376 (Nirea tegen Z&P Expat) Handelsnaam. Merkenrecht. Boete. Spoedeisend belang. Nirea exploiteert een onderneming onder de handelsnaam Expatise. Nirea houdt in deze hoedanigheid enige merken. Z&P is ook een onderneming gaan drijven onder deze naam. Nirea heeft bij brief gesommeerd gebruik van deze merknaam te staken. Z&P heeft een onthoudingsverklaring ondertekend, maar gebruikt de term toch nog. Nirea vordert voor de rechter te gebieden gebruik van de handelsnaam te staken en verbeurde boetes te betalen. Dit eerste wordt afgewezen nu Nirea haar activiteiten heeft verhangen naar een andere vennootschap met dezelfde bestuurders, namelijk Z&P Advies. Wel is aannemelijk dat er spoedeisend belang is bij betaling van de boetes nu een faillissement dreigt voor Z&P.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 31 mei 2019, IEF 18496; RB 3317, ECLI:RBAMS:2019:3868 (La Prairie tegen Lidl) Reclamerecht. Merkenrecht. Vergelijkende reclame. La Prairie biedt huidverzorgingsproducten aan, en is in deze hoedanigheid houdster van het internationale woordmerk ‘La Prairie’. Lidl is een levensmiddelenbedrijf, en heeft gestunt met soortgelijke huidverzorgingsproducten, waarbij La Prairie herhaaldelijk werd aangehaald. La Prairie vordert nu elk gebruik van het merk door Lidl te verbieden, en elke vergelijking in de reclames te verbieden. Lidl slaagt er niet in aan te tonen dat de gegevens in haar reclame juist zijn, nu slechts deels dezelfde ingrediënten worden gebruikt, en de resultaten van het gebruik ook zullen verschillen, terwijl in de reclame de indruk wordt gewekt dat deze gelijk zullen zijn. Daarnaast heeft Lidl een sub c inbreuk gemaakt op de merkrechten van La Prairie, nu Lidl heeft geprofiteerd van de reputatie van dit merk. Lidl wordt veroordeeld gebruik van de term La Prairie te staken en eerder gebruik te rectificeren.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 25 april 2019, IEF 18433 (Pet Bedding tegen Joris No Smell) Merkenrecht. Partijen hebben samengewerkt op het gebied van zogenoemde 'bodembedekkers' voor (knaag)dierverblijven. Bij vonnis in kort geding (zie IEF 18094) heeft de voorzieningenrechter een aantal veroordelingen uitgesproken jegens eiser. Eiser eist nu het staken en gestaakt houden van tenuitvoerlegging van het eerdergenoemde vonnis in kort geding. In reconventie eist gedaagde het staken van het verhandelen van producten voorzien van het merkteken, en deze af te geven aan gedaagde. Daarnaast eist gedaagde in reconventie dat eiser rectificaties doet uitgaan, en een overzicht overlegt van geproduceerde en verkochte producten. Tot slot vordert gedaagde dat eiser geen uitlatingen meer zal doen waarin de merknaam ‘Joris No Smell’ gebruikt wordt. Het vonnis is niet correct nageleefd, waardoor dwangsommen zijn verbeurd. De vorderingen omtrent het gebruik van de afbeelding van de dierenfamilie worden toegewezen nu het verweer dat er sprake is geweest van voorgebruik niet kan slagen omdat de eerder gebruikte afbeeldingen qua vormgeving afwijkend zijn. De vordering tot afstaan van de producten wordt afgewezen, nu het niet om de producten maar enkel de verpakking gaat en ompakking mogelijk is. Er is onvoldoende grond de overige vorderingen toe te wijzen.

AG bij de Hoge Raad 29 maart 2019, IEF 18421; ECLI:NL:PHR:2019:433 (Capri Sun tegen Riha Wesergold) Merkenrecht. Techniekuitzondering art. 2.1 lid 2 BVIE (oud). Capri Sun brengt stazakjes (kinder)vruchtensap op de markt en is houdster van het Benelux driedimensionaal vormmerk. Het hof oordeelde [IEF 17379] met de rechtbank Amsterdam [IEF 14511] dat het vormmerk nietig is. Zijn de wezenlijke kenmerken van een vormmerk, dat betrekking heeft op een sta-zakje voor vruchtensap, zodanig technisch bepaald dat de inschrijving nietig is? De AG concludeert tot afwijzing van het cassatieberoep. Uitleg rechtsregels uit HvJ EG 18 juni 2002, ECLI:EU:C:2002:377, NJ 2003/481 (Philips/Remington) [IEF2853].

HvJ EU 11 april 2019, IEF 18390, IEFbe 2863; ECLI:EU:C:2019:317 (ÖKO-Test Verlag tegen Dr. Rudolf Liebe Nachf) Merkenrecht.

1) Artikel 9, lid 1, onder a) en b), [UniemerkenVo] en artikel 5, lid 1, onder a) en b) [Merkenrichtlijn] moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een individueel merk bestaande uit een testlabel zich op grond van die bepalingen niet ertegen kan verzetten dat een derde een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk aanbrengt op waren die noch dezelfde zijn als noch soortgelijk zijn aan de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven.

2) Artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een bekend individueel merk bestaande uit een testlabel zich op grond van die bepalingen ertegen kan verzetten dat een derde een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk aanbrengt op waren die noch dezelfde zijn als noch soortgelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven, indien is aangetoond dat deze derde daardoor ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk en de derde in dit geval niet heeft aangetoond dat er een „geldige reden” in de zin van die bepalingen is voor het aanbrengen van dat teken.

Vrz. Rechtbank Den Haag 10 april 2019, IEF 18392 (Sea You tegen Hotel de Ossewa) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiseres, Sea You, is op 1 januari 2015 opgericht en runt een restaurant aan de kust in Velsen-Noord. Voor 1 januari 2015 was de exploitatie van dit restaurant ondergebracht in Sea You B.V. In de exploitatie van het restaurant Sea You komt deze term herhaaldelijk voor. Tot 21 september was de voorganger van eiser houder van het woordmerk Sea You. De registratie is vervallen omdat deze niet tijdig is verlengd. Gedaagden zijn eigenaar van een hotel aan de kust in Noordwijk. Dit hotel is sinds het in eigendom overgaan op gedaagden in april 2015 de handelsnaam ‘Sea You Hotel Noordwijk’ gaan voeren. Eiseres vordert stelt dat dit een inbreuk is op haar merkrecht. De handelsnaam is niet beschrijvend van aard. De handelsnaam heeft dus onderscheidend vermogen. Er is geen verwarringsgevaar nu de ondernemingen op verschillende locaties verschillende diensten aanbieden. Er is geen sprake van een merkdepot te kwader trouw, nu enkel het weten van het bestaan van een eerder merk hier onvoldoende grond voor is. Verder is er ook geen sprake van onrechtmatig handelen. Eiseres moet als in het ongelijk gestelde partij de proceskosten vergoeden, haar vorderingen worden afgewezen.

HvJ EU 27 maart 2019, IEF 18351; IEFbe 2859; C‑578/17; ECLI:EU:C:2019:261 (Hartwall) Kleurmerk of beeldmerk – Grafische voorstelling van een merk in de vorm van een afbeelding. Naar aanleiding van een tussenbeslissing van het nationale bureau voor de intellectuele eigendom heeft Hartwall toegelicht dat zij verzocht om inschrijving van het litigieuze merk als „kleurmerk” en niet als beeldmerk. HvJ EU:

1)      Artikel 2 en artikel 3, lid 1, onder b), [Merkenrichtlijn] moeten aldus worden uitgelegd dat de door de aanvrager bij inschrijving aan een teken gegeven kwalificatie als „kleurmerk” of „beeldmerk” een van de relevante elementen vormt voor de beoordeling of dit teken een merk kan vormen in de zin van artikel 2 van deze richtlijn en of, in voorkomend geval, dit teken onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van deze richtlijn, maar dat deze kwalificatie de bevoegde merkenrechtelijke autoriteit niet ontheft van haar verplichting om over te gaan tot een concrete en globale analyse van het onderscheidend vermogen van het betrokken merk, hetgeen betekent dat die autoriteit de inschrijving van een teken als merk niet kan weigeren op de loutere grond dat dit teken geen onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt voor de geclaimde waren of diensten.

Rechtbank Gelderland 27 maart 2019, IEF 18345; IEFbe 2856; ECLI:NL:RBGEL:2019:1444 (Frito-Lay tegen Intersnack) Merkenrecht. Inbreuk. Frito-Lay is houder van het woordmerk TIJGERNOOTJES. Intersnack brengt Girafnootjes op de markt. Intersnack stelt dat TIJGERNOOTJES is verworden tot soortnaam, maar heeft dit onvoldoende onderbouwd. De nootjes zelf zijn een samengesteld merk (merk 2) dat zowel kleur- als vormelementen kent, maar hoeft niet te voldoen aan zowel de vereisten voor zuivere kleurmerken, als de vereisten voor zuivere vormmerken. Dit geldt niet voor alle samengestelde merken van Frito-Lay, uit een zwart-wit foto, zonder beschrijving valt niet af te leiden wat beschermd dient te worden. Het patroon van de noot is weliswaar onregelmatig, maar bevat voldoende karakteristieke, terugkerende elementen om herkenbaar te zijn voor het in aanmerking komende publiek. Daarnaast is er geen sprake van een technisch effect o.i.d. nu het merk enkel het patroon op de nootjes betreft. Er is onvoldoende overeenstemming tussen de het woordmerk TIJGERNOOTJES en Girafnootjes. Het uiterlijk van de nootjes stemt wel voldoende overeen om van inbreuk te spreken. Het gebruik van een afbeelding van de open noot is geen inbreuk nu dit een informatief doel dient. Geen slaafse nabootsing, wel merkinbreuk op het patroon van de nootjes.

Vzr. Rechtbank Den Haag 22 maart 2019, IEF 18341; ECLI:NL:RBDHA:2019:2820 (Solatube tegen gedaagde) Solatube is een producent van dachtlichtsystemen en houdt in deze hoedanigheid enige merkregistraties, o.a. het Uniewoordmerk SOLATUBE. Gedaagde is een eenmanszaak handelend in bouwmaterialen en aanverwante producten, en heeft de domeinnaam solatube-shop.nl geregistreerd. Als meest verstrekkende vordering vordert Solatube dat gedaagde de verkoop en verhandeling van Solatube daglichtsystemen en aanverwante producten voorzien van het merk SOLATUBE moet staken en gestaakt moet houden. Gedaagde verweert zich met een beroep op uitputting. Nu zij uitputting onvoldoende onderbouwt, wordt deze vordering toegewezen. Hierna komt de vraag of gebruik van de domeinnaam ook merkinbreuk oplevert aan bod. Dit is het geval nu de domeinnaam de indruk van een economische band opwekt. Gedaagde hoeft niet haar domeinnaam over te dragen aan SOLATUBE. Nu zij gebruik hiervan dient te staken, ontbreekt het spoedeisend belang bij deze vordering. Gedaagde wordt veroordeeld in de proceskosten.

Hof Den Haag 12 juni 2018, IEF 17779; IEFbe 2615 (The Dow Chemical Company tegen Ceves-Vergeer) MerkenrechtDow voert oppositie tegen (woord)merkdepot PolyBlue van Ceves op basis van haar kleurmerk en merk BLUE. De oppositie wordt afgewezen [oppositienr. 2011406] en in dit beroep is dat terecht. Er is slechts beperkte overeenstemming tussen PolyBlue en het oudere Kleurmerk, ondanks de identieke waren, gaat het om een professioneel publiek dat bouwmateriaal koopt met verhoogd aandachtsniveau. BLUE is slechts incidenteel en dus niet-normaal gebruikt, en het argument dat het Frans woord BLEU, waarbij alleen de letters 'E' en 'U' zijn omgewisseld en dat normaal gebruik opleverd, kan in het midden blijven. Het beroep wordt afgewezen.