Merkenrecht

IEF 15178

Gezocht: originele afschriften IE-Klassiekers

IE-Klassiekers op IE-Forum.nl worden veel geraadpleegd. Het zijn (meestal oudere)  uitspraken die een keerpunt hebben betekend in ons niche-rechtsgebied. Helaas zijn veel van deze uitspraken nog steeds niet altijd digitaal toegankelijk. Daarom doen we een beroep op uw hulp en uw digitale archief. Want van de volgende klassiekers hebben wij helaas nog geen afschrift  beschikbaar. Kunt u ons helpen aan de originele uitspraken? We horen het graag via: redactie@ie-forum.nl. Let op: (bewerkte) versies in (digitale) bladen of de NJ zijn geen originele afschriften:
Auteursrechten
HR 22 november 1985, NJ 1986, 158 (Columbia c.s./KTA II; Kabelpiraat II)

Handelsnaamrecht
HR 24 januari 1936, NJ 1936, 427 (Blitz)
HR 29 juni 1990 (Matrix/Sebastopol)
HR 19 september 1997, NJ 1998, 255/256; RvdW 1997, 174C (Gaswacht)

Reclamerecht
Hof Amsterdam 30 oktober 1981, NJ 1981, 422 (Boycot Outspan)
HR 15 januari 1999, NJ 1999, 665 (Proctor & Gamble/Kimberley Clark)
HR 13 maart 1951, NJ 1941, nr. 660 (Felix/Dogcakes, ook wel bekend als het Kattenbrood-arrest)

IEF 10734

Overzicht merkenrechtpraktijk HvJ EU

Dit overzicht zal het komende jaar dienst doen als living document met voor de praktijk relevante rechtspraak van het HvJ EU vanaf voorjaar 2010, inclusief conclusies en aanhangige prejudiciële vragen. Steeds als er arresten zijn gewezen, conclusies zijn genomen of verzoeken zijn neergelegd wordt dit overzicht bijgewerkt (in deze serie: auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht, octrooirecht en reclamerecht).

Inhoudsopgave
A. HvJ EU
B. Gerecht EU
C. Conclusies AG HvJ EU
D. Aanhangige prejudiciële vragen
E. Hogere voorziening (verzoek)
F. Verder in de pijplijn (vragen nog niet definitief gesteld)
G. Aanhangig bij het Gerecht EU

A. HvJ EU
1. HvJ EU 8 juli 2010, zaak C-558/08; IEF 8965 (Portakabin  tegen Primakabin)
Gebruik niet legitiem wanneer het onmogelijk of moeilijk is om te weten of de waren of diensten afkomstig zijn van de merkhouder of een ander.
2. HvJ EU 29 juli 2010, zaak C-214/09P; IEF 9021 (Anheuser-Busch Inc. tegen Budvar)
Bewijs van vernieuwing van de registratie was niet nodig
3. HvJ EU, 2 september 2010, zaak C-254/09P; IEF 9061 (Calvin Klein)
Letters CK zijn niet dominerend, kwade opzet door prominent gebruik speelt geen rol.
4. HVJ EU 14 september 2010, zaak C-48/09P; IEF 9083 (Lego tegen Mega Brands Inc.)
Lego-blokje kan geen vormmerk zijn; vorm van de waar is noodzakelijk om een technische uitkomst te krijgen
5. HvJ EU 22 december 2010, zaak C-120/08; IEF 9323 (Bayerischer Brauerbund tegen Bavaria)
Inschrijving valt tussen indiening en bekendmaking geografische oorsprongsbenaming, inwerkingtreding registratie telt (oude verordening)
6. HvJ EU 13 januari 2011, zaak C-92/10P; IEF 9344 (Media-Saturn)
Beeldmerk “slogan” Best Buy mist onderscheidend vermogen.
7. HvJ EU 29 maart 2011, zaak C-96/09P; IEF 9505 (Anheuser-Busch Inc tegen Budějovický Budvar)
Oppositie op basis van een ander teken en de beschermde oorsprongsbenaming.
8. HvJ EU 12 april 2011, zaak C-235/09; IEF 9546 (DHL tegen Chronopost)
(Dreigend) inbreukverbod op een gemeenschapsmerk sterkt zich uit tot het gehele grondgebied van de Europese Unie, in bepaalde gevallen beperkt.
9. HvJ EU 16 mei 2011, zaak C-429/10P;IEF 9811 (X Technology Swiss)
Merk is niet onderscheidend, omdat oranje vlakken samenvalt met het uiterlijk van de aangeduide waar (sokken)
10. HvJ EU 19 mei 2011, zaak C-308/10; IEF  9679 (Union Investment)
Discretionaire bevoegdheid bij de beoordeling of stukken te laat zijn ingediend
11. HvJ EU 16 juni 2011, zaak C-317/10P; IEF 9792 (Union Investmen/ UniCredito)
Associatie van voorvoegsel met een oudere merkenserie
12. HvJ EU 5 juli 2011, zaak C-263/09P; IEF 9885 (Elio Fiorucci)
Vordering tot nietigverklaring op grond van "recht op naam" volgens nationaal recht. Gerecht EU bevoegd OHIM te herzien.
13. HvJ EU 12 juli 2011, zaak C-324/09; IEF 9961 (l'Oréal e.a. tegen eBay e.a.)
Bepaalde vormen wederverkoop merkproducten op online marktplaats kwalificeren als merkinbreuk, aansprakelijkheid online marktplaatsen
14. HvJ EU 14 juli 2011, zaken C-4/10 en C-27/10; IEF 9945 (Bureau national interprofessionel du Cognac tegen Gust. Ranin Oy)
Geografische bescherming en merkenrecht: alleen als er echte cognac in zit.
15. HvJ EU,14 juli 2011, zaak C-46/10; IEF 9944 (Viking Gas tegen Kosan Gas)
De merkhouder van gasflessen kan zich in beginsel niet verzetten tegen het navullen van die flessen door derden.
16. HvJ EU 28 juli 2011, gevoegde zaken C-400/09 en C-207/10; IEF 10018 (Orifarm en Paranova tegen MSD)
Uitleg ompakkingsjurisprudentie
17. HvJ EU 22 september 2011, zaak C-482/09; IEF 10213 (Budvar tegen Anheuser-Busch)
Hof beantwoord vragen over gedoogbepaling merkenrichtlijn en eerlijk parallel gebruik van twee identieke merken en eerlijk parallel gebruik van twee identieke merken.
18. HvJ EU 30 september 2011 zaak C-541/10P, IEF 10368 (Quinta do Portal)
Hogere voorziening na T-369/09. Beschrijvende elementen aan het eind van merken is niet dominant en de combinatie van twee woorden is samen logisch en conceptueel voor het product
19. HvJ EU 10 november 2011, zaak C-88/11P; IEF 10465 (LG Electronics)
Hogere voorziening na T-497/09. In CTM registratie is de beschrijving is te lovend en een overdrijving van de werkelijke mogelijkheden.
20. HvJ EU 1 december 2011, zaken C-446/09 en C-495/09; IEF 10604 en IEF 10605 (Philips en Nokia)
Vervaardigingsfictie n.v.t. bij goederen in transit
21. HvJ EU 1 december 2011, zaak C-222/11; IEF 10730 (Longevity Health Products tegen  Performing Science LLC)
Vaklieden en lekenpubliek kennen het verschil tussen merk en chemische formule.
22. HvJ EU 15 december 2011, zaak C-119/10; IEF 10674 (Frisdranken Industrie Winters tegen Red Bull)
Diensten bestaande in het enkele afvullen van blikjes die van een als merk beschermd teken zijn voorzien, vormen geen gebruik van dit teken dat kan worden verboden.
23. HvJ EU 15 maart 2012, zaak C-90/11 en C-91/11, IEF 11047 (Strigl tegen DPMA en Securvita tegen Öko-Invest)
Over de nevenschikking van een beschrijvend woord en een niet-beschrijvende lettercombinatie die elkaars betekenis verduidelijken.
24. HvJ EU 19 april 2012, zaak C-523/10, IEF 11205 (Wintersteiger)
Rechterlijke bevoegdheidsvraag rondom Adwords: waar merk is ingeschreven of adverteerder is gevestigd
25. HvJ EU van 16 februari 2012, zaak C-100/11P; IEF 11290 (Rubinstein en L'Oreal tegen OHIM)
Nietigverklaring van de gemeenschapsmerken „BOTOLIST” en „BOTOCYL” op grond van bekend merk „BOTOX”.
26. HvJ EU 10 mei 2012, zaak C-368/10; IEF 11305 (EC tegen Koninkrijk der Nederlanden)
Een aanbestedende dienst moet niet naar bepaalde milieukeuren verwijzen, maar gedetailleerde specificaties gebruiken.
27. HvJ EU 24 mei 2012, zaak C-98/11P; IEF 11348 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli tegen OHIM)
Ontbreken onderscheidend vermogen. Weigering van een vormmerk op een chocoladehaas met rood halsbandje.
28. HvJ EU 24 mei 2012, zaak C-196/11 P, IEF 11349 (Formula One Licensing tegen OHIM)
Noch het BHIM noch het Gerecht is bevoegd om de geldigheid ter discussie te stellen van nationale merken.
29. HvJ EU 19 juni 2012, zaak C-307/10; IEF 11454 (CIPA, IP Translator)
De mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid die vereist is wat de omschrijving van de door een merk bestreken waren of diensten betreft.
30. HvJ EU 28 juni 2012, zaak C-306/11 P, IEF 11496 (XXXLutz Marken GmbH tegen OHIM)
Natura selection heeft een zwak onderscheidend vermogen, dominante deel van een woordbestanddeel.
31. HvJ EU 28 Juni 2012, zaak C-599/11 (Tofutown.com GmbH tegen Meica GmbH)
Tofu vs Curry (hogere voorziening)
32. Schriftelijke opmerkingen door de Europese Commissie in zaak C-2/12, IEF 11398 (Trianon Productie B.V. tegen Revillon Chocolatier Spa) 2 april 2012, D2722.
Een vorm kan wezenlijk waarde aan de betrokken waar geven, maar dit kan hooguit een nuttig beoordelingselement zijn.
33. HvJ EU 12 juli 2012, zaak C-311/11P; IEF 11575 (Smart Technologies)
Inzake de analyse en het onderscheidend vermogen.
34. HvJ EU 19 juli 2012, zaak C-376/11; IEF 11602 (Pie Optiek)
Lastgeving, persoon die slechts gemachtigd is om een domeinnaam te registreren, is "geen licentiehouder van oudere rechten"
35. HvJ EU 6 september 2012, zaak C-96/11P, IEF 11727 (Storck tegen OHIM)
Geen onderscheidend vermogen chocolademuis vormmerk, hogere voorziening afgewezen.
36. HvJ EU 6 september 2012, zaak C-327/11P, IEF 11728 (US Polo Association)
Inzake foutieve interpretatie en toepassing van de wet en het verwarringsgevaar.
37. HvJ EU 18 oktober 2012, zaak C-101/11P en , IEF 11890 (Neuman en Galdeano del Sel / Baena Grup, BHIM tegen Baena Grupo)
Begrip geïnformeerde gebruiker dient als een tussencategorie bij modellen en merkenrecht
38. HvJ EU 25 oktober 2012, zaak C-553/11, IEF 11926 (Bernhard Rintisch tegen Klaus Eder)
De omstandigheden waaronder een CTM gewoon wordt gebruikt.
39. HvJ EU 18 oktober 2012, zaak C-385/10, IEF 11887 (Elenca Srl tegen Ministero dell'Interno)
Voor de bouw bestemde producten automatisch de voorwaarde geldt dat deze producten het EG-merkteken dragen.
40. HvJ EU 18 oktober 2012, zaak C-101/11P en C-102/11P, IEF 11890 (Neuman en Galdeano del Sel / Baena Grup, BHIM tegen Baena Grupo)
Vordering tot nietigverklaring van een model wegens strijd met een ouder Gemeenschapsmerk. Gerecht oordeelt dat het latere model een andere algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker. Begrip geïnformeerde gebruiker dient als een tussencategorie. Geen verkeerde maatstaf: indirecte vergelijking ouder merk en jonger model.
41. HvJ EU 18 oktober 2012, zaak C-37/11, IEF 11904 (Commissie tegen Tsjechische Republiek)
"Smeerbare boter" mag niet onder de naam 'boter' de markt op.
42. HvJ EU 25 oktober 2012, zaak C-553/11, IEF 11926 (Rintisch tegen Eder)
Gebruik van een merk in een vorm die afwijkt van de registratie is toegestaan.
43. HvJ EU 19 december 2012, zaak C-149/11, IEF 12154 (Leno Merken B.V. tegen Hagelkruis Beheer B.V.)
Normaal gebruik van een gemeenschapsmerk moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten.
44. HvJ EU 22 januari 2012, zaak T-225/06 RENV, IEF 12253 (Budějovický Budvar/OHMI - Anheuser-Busch (BUD))
Het merk BUD kan worden geregistreerd als merk vanwege het onbeduidende gebruik in Frankrijk en Oostenrijk van de oorsprongsbenaming BUD.
45. HvJ EU 21 februari 2013, zaak C-561/11, IEF 12362 (Fédération Cynologique Internationale)
Optreden tegen derde, houder van jonger gemeenschapsmerk, zonder eerst een nietigverklaring.
46. HvJ EU 18 april 2013, zaak C-12/12, IEF 12574 (Colloseum Holding) - dossier
Normaal gebruik. Merk dat uitsluitend als element van samengesteld merk of samen met ander merk wordt gebruikt.
47. HvJ EU 11 juli 2013, zaak C-657/11, IEF 12849 (Belgian Electronic Sorting Technology) - dossier
In een situatie zoals die welke aan de orde is in het hoofdgeding, het gebruik van een domeinnaam en het gebruik van metatags in de metadata van een website onder het begrip „reclame” vallen zoals dit in deze bepalingen is gedefinieerd.
48. HvJ EU 18 juli 2013, zaak C-252/12, IEF 12883 (Specsavers tegen Healthcare) - dossier
Merk ingeschreven zonder kleur, maar gebruikt in een bepaalde kleur zodat die kleur bij een deel van het publiek met het merk geassocieerd is geraakt.
49. HvJ EU 19 september 2013, zaak C-661/11, IEF 13049 (Martin Y Paz Diffusion SA tegen David Depuydt) - dossier
Nationale regel die de merkhouder onrechtmatige uitoefening en misbruik van zijn recht verbiedt. Verbod op gebruik van het merk door de houder ten nadele van de derde.
50. HvJ EU 27 juni 2013, zaak C-320/12, IEF 12811 (Malaysia Dairy Industries tegen Ankenævnet for Patenter og Varemærker) - dossier
Nietigverklaring van de merkinschrijving van een plastic melkfles omdat de aanvrager het in het buitenland door een concurrent gebruikte oudere vergelijkbare merk kende.
51. HvJ EU 18 juli 2013, zaak C-621/11 P, IEF 12881 (New Yorker SHK Jeans/BHIM) - dossier
Normaal gebruik van het oudere merk. Inaanmerkingneming van extra bewijsmateriaal.
52. HvJ EU 16 januari 2014, zaak C-481/12, IEF 13462 (Juvelta) - dossier
Vrij verkeer van goederen verzet zich tegen nationaal edelmetalen waarborgmerk
53. HvJ EU 12 december 2013, zaaknr. C-445/12P, IEF 13335 (Rivella (BASKAYA)) - dossier
Eenheidsbeginsel van gemeenschapsmerk geldt niet absoluut.
54. HvJ EU 17 oktober 2013, zaak C-597/12P, IEF 13148 (Isdin/BHIM en Bial-Portela) - dossier
Weigeringsgrond motiveren voor elk van de groepen in een klasse.
55. HvJ EU 3 oktober 2013, zaak C-170/12, IEF 13101 (Pinckney tegen KDG Mediatech) - dossier
Bepaling van plaats waar schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen.
56. HvJ EU 3 oktober 2013, C-120/12P - dossier, C121/12P - dossier, C122/12P - dossier, IEF 13097 (Rintisch)
Precieze bewijsdocumenten voor instelling oppositie bekend geworden.
57. HvJ EU 19 september 2013, IEF 13049, zaak C-661/11 (Martin Y Paz Diffusion SA tegen David Depuydt)
Voor een lange periode gedeeld merkgebruik met een derde
58. HvJ EU 26 september 2013, zaak C-610/11P, IEF 13071 (Centrotherm Systemtechnik tegen BHIM en centrotherm Clean Solutions) - dossier
In aanmerking nemen bewijs is resultaat van objectieve en gemotiveerde uitoefening van beoordelingsvrijheid.
59. HvJ EU 26 september 2013, zaak C-609/11P, IEF 13070 (Centrotherm Systemtechnik tegen BHIM en centrotherm Clean Solutions) - dossier
Beroep procedure tot vervallenverklaring slaagt niet.
60. HvJ EU 3 oktober 2013, IEF 13097, C-120/12P
Precieze bewijsdocumenten ouder merk voor instelling oppositie bekend.
61. HvJ EU 17 oktober 2013, IEF 13148, zaak C-597/12P (Isdin/BHIM en Bial-Portela)
Weigeringsgrond motiveren voor elk van de groepen in een klasse.
62. HvJ EU 12 december 2013, IEF 13335 zaaknr. C-445/12P (Rivella (BASKAYA))
Eenheidsbeginsel van gemeenschapsmerk geldt niet absoluut
63. HvJ EU 16 januari 2014, IEF 13462, zaak C-481/12 (Juvelta)
Vrij verkeer van goederen verzet zich tegen nationaal edelmetalen waarborgmerk
64. HvJ EU 6 februari 2014, IEF 13513, zaak C-98/13 (Blomqvist tegen Rolex)
Bescherming op het ogenblik dat een in China gekocht goed op het grondgebied komt
65. HvJ EU 6 februari 2014, IEF 13512, zaak C-65/12 (Leidseplein beheer tegen Red Bull)
Gebruik te goeder trouw nog voordat het bekende merk is gedeponeerd
66. HvJ EU 13 februari 2014, IEF 13549, zaak C-31/13 P (Hongarije tegen Commissie)
Opname wijnnaam in E-Bacchus is geen appellabele maatregel
67. HvJ EU 6 maart 2014, IEF 13612, zaak C-409/12 (Backaldrin Österreich The Kornspitz Company)
Verwording tot soortnaam door nalaten verkopers te instrueren
68. HvJ EU 6 maart 2014, IEF 13616, gevoegde zaken C-337/12 P, C-338/12 P, C-339/12 P, C-340/12 P (Pi-Design e.a. / Yoshida Metal Industry)
Daadwerkelijk gebruik van geregistreerd vormmerk en technische uitkomst
69. HvJ EU 27 maart 2014, IEF 13693, zaak C-530/12P (BHIM tegen National Lottery Commission)
Over toegestaan ambtshalve onderzoek over het toepasselijk nationaal recht
70. HvJ EU 9 april 2014, IEF 13732, zaak C-583/12 (Sintax Trading)
Douaneautoriteiten kunnen op voorwaarde antipiraterijprocedure zelf inleiden
71. HvJ EU 8 mei 2014, IEF 13824, zaak C-591/12P (Bimbo/BHIM)
Onderdeel Doughnuts niet verwaarloosbaar in BIMBO DOUGHNUTS-merk
72. HvJ EU 8 mei 2014,  IEF 13836, zaak C-35/13 (ASSICA en Krafts Foods)
Geen communautaire bescherming niet-geregistreerde geografische benaming
73. HvJ EU 15 mei 2014, zaak C-97/12P, IEF 13849 (Vuitton Malletier / BHIM) - dossier
Toepassing van jurisprudentie 3D-vormmerken op 2D-representatie beeldmerk is toegestaan
74. HvJ EU 19 juni 2014, IEF 13958, gevoegde zaken C-217/13 en C-218/13 (Oberbank en Banco Santander)
HvJ EU: Inschrijving kleurmerk rood wanneer herkenningsgraad minstens 70 procent is
75. HvJ EU 10 juli 2014, IEF 14031, zaak C-421/13 (Apple winkelinrichting)
Winkelinrichting Apple flagship store is een merk
76. HvJ EU 10 juli 2014, IEF 14030, zaak C-420/13 (Netto Marken Discount)
Diensten bij elkaar brengen, is ook een dienst
77. HvJ EU 18 september 2014, IEF 14209, C-205/13 (Hauck tegen Stokke)
Tripp Trapp-kinderstoel en de aard van de waar
78. HvJ EU 20 november 2014, IEF 14393, C-581/13P (GOLDEN BALLS)
OHIM moet opnieuw oordelen over GOLDEN BALLS en BALLON D'OR

B. Gerecht EU
1. Gerecht EU 6 oktober 2011, zaak T-508/08, IEF 10300 (Bang & Olufsen)
Potloodvormige speaker geeft een wezenlijke waarde aan de waar (en kan geen merk zijn)
2. Vijf chocolade-arresten; IEF 9296
Gerecht EU 17 december 2010, zaak T-13/09 (August Storck)
Geen onderscheidend vermogen chocolademuis vormmerk (hogere voorziening, hierboven nr. A.34.).
Gerecht EU 17 december 2010, zaak T-336/08 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli I)
Gerecht EU 17 december 2010, zaak T-337/08 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli II)
Gerecht EU 17 december 2010, zaak T-346/08 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli III)
Gerecht EU 17 december 2010, zaak T-395/08 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli IV)
Geen onderscheidend vermogen vormmerk chocoladehaas met rood halsbandje / chocoladerendier / chocoladehaasrood bandje met belletje. Geen Unie-inburgering.
3. Gerecht EU 20 februari 2013, zaak T-224/11 en T-225/11, IEF 12361 (Caventa / OHMI - Anson's Herrenhaus (BERG)) en T-631/11 (Caventa / OHMI - Anson's Herrenhaus (B BERG))
De gelijkheid van het relevante publiek en de waren, waaronder sportkleding, leidt tot de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar.
4. Gerecht EU 20 februari 2-13 T-378/11, IEF 12361 (Langguth Erben / OHMI (MEDINET))
Van belang dat wanneer het oudere merk in kleur is geregistreerd, bij het vaststellen van gelijkheid met het basismerk, de aanvraag tot internationale inschrijving ook in kleur is.
5. Gerecht EU 21 februari 2013 T-427/11, IEF 12361 (Laboratoire Bioderma / OHMI - Cabinet Continental (BIODERMA))
Het het woordmerk "BIODERMA" heeft een beschrijvend karakter en onvoldoende onderscheidend vermogen voor waren en diensten in de klasse 5.
6. Gerecht EU 21 februari 2013, T-444/10, IEF 12361 (ESGE / OHMI - De'Longhi Benelux (KMIX))

C. Conclusies A-G HvJ EU
1.
2.
5.
6.
7.
8. Conclusie A-G 21 november 2013, zaak C-360/12, IEF 13271 (Coty Germany tegen First Note Perfumes) - dossier
Internationale bevoegdheid inzake namaak driedimensionaal merk.Geen bevoegdheid op basis van merkenverordening, wel op basis van de EEX-verordening. Uitlegging van artikel 93, lid 3, van Gemeenschapsmerkenverordening en artikel 5, lid 3, van EEX-verordening.

D. Aanhangige prejudiciële vragen
1. Vraag aan HvJ EU van 8 december 2011, zaak C-467/11, IEF 10487 (Audi/Volkswagen)
Hogere voorziening na T-318/09;  IEF 9897. Het beschrijvend karakter van TDI, fout ex 7(1)(c)?
2. Prejudiciële vragen HvJ EU 18 november 2013, zaak C-580/13, IEF 13461 (Coty Germany tegen Stadtsparkasse Magdeburg) - dossier
Over het bankgeheim en gegevensafgifte door banken bij merkvervalsing.
3. Prejudiciële vragen HvJ EU 10 oktober 2013, zaak C-535/13, IEF 13319 (Honda Giken Kogyo tegen Patmandi) - dossier
Over parallelimport van buiten de EER en internationale uitputting.
4. Prejudiciële vragen BGH 17 oktober 2013, I ZR 51/12, IEF 13221 (Davidoff Hot Water)
Vragen over het bankgeheim en gegevensafgifte door banken bij merkvervalsing.
5. Prejudiciële vragen gesteld HvJ EU 16 december 2013, IEF 13594, zaak C-20/14 (BGW Marketing- & Management-Service)
Over lettercombinaties en de toevoeging van beschrijvende woordcombinaties
6. Prejudiciële vragen aan HvJ EU 27 januari 2014, IEF 14078, zaak C-215/14 (Nestlé)
Over drie wezenlijke kenmerken van Kit Kat-vingers
7. Prejudiciële vragen door Hof van Beroep Brussel 17 maart 2014, IEF 13868 (Loutfi Management IP tegen AMJ Meatproducts en Halalsupply)
Over relevantie van uitspraak en betekenis van Arabische woorden in Gemeenschapsmerkenrecht
8. Prejudiciële vragen aan HvJ EU 18 maart 2014, IEF 13872, zaak C-125/14 (Iron & Smith tegen Unilever)
Volstaat bekend merk in één lidstaat?

E. Hogere voorziening (verzoek)
1. Dossier van HvJ EU 20 april 2011, zaak C-191/11P, hogere voorziening na Gerecht EU T-213/09 (Yorma/Norma)
Dominantie woordelement in een beeldmerk waarin een letter Y op drie lijnen die aan muzikale notenbalk doet denken en een sterk uitgesproken kleurgebruik heeft.
2. Dossier van HvJ EU 28 april 2011, zaak C-198/11, hogere voorziening na T-194/09 (Lan Airlines)
De perceptie van acroniem van het woordelement
3. Dossier van HvJ EU 20 juni 2011, zaak C-307/11P, hogere voorziening na T-202/09 (Deichmann)
Inzake het onderscheidend vermogen van een beeldmerk.
4. Dossier van HvJ EU 28 juni 2011, zaak C-328/11P; hogere voorziening na T-209/09, IEF 9606 (Alder tegen Halder)
Inzake de herziening van de claim voor een nietigheidsbesluit.
5. Dossier van HvJ EU 29 juni 2011, zaak C-334/11 P; hogere voorziening na T-466/08, IEF 9606 (Lancôme tegen Focus Magazine)
Inzake het tijdstip van registratie en verwarringsgevaar met een ouder CTM, 43(2) en (3) CTM Regulation.
6. Dossier van HvJ EU 6 juli 2011, zaak C-354/11, hogere voorziening na T-187/10; IEF 9640 (Emram tegen Gucci)
Inzake verwarringsgevaar, onjuiste toepassing van jurisprudentie en inbreuk gelijkheidsbeginsel
7. Dossier van HvJ EU 29 juli 2011, zaak C-406/11, hogere voorziening na T-145/08; IEF 9658 (Atlas Transport tegen Atlas Air)
Over inbreukcriteria en de registratie van een CTM, 20(7) Rules, en 59 en 60 CTM Regulation.
8. Dossier van HvJ EU 24 november 2011, zaak C-688/11P, hogere voorziening na T-290/09 (Omnicare/Astallas Pharma)
Over normaal gebruik en kostenloze diensten
9. Dossier van HvJ EU 24 november 2011, zaak C-582/11P, hogere voorziening na T-201/09, IEF 10203 (Rügen Fisch/Schwaaner Fischwaren)
Niet beschrijvend: Gemiddelde consument kent niet de Latijnse taal, noch zoölogische vakterm "Scomber"
10. Dossier van HvJ EU 19 december 2011, zaak C-649/11P, hogere voorziening na Gerecht EU T-421/10 (Vitivinícola Arousana/OHIM)
Motiveringsplicht niet nagekomen. Recht op eerlijk proces, artikel 6 EVRM.
11. Dossier van HvJ EU 11 januari 2012, zaak C-14/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-313/10, IEF 10464 (Shah en Shah tegen Three-N-Products Private)
Over het verschil dat "niet van dien aard is dat het de aandacht van de consument trekt"
12. Dossier van HvJ EU 26 januari 2012, zaak C-41/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-216/10, IEF 10540 (Monster Cable Products tegen OHIM/Live Nation)
Verzuim om rekening te houden met de "gemiddelde gespecialiseerde gebruiker in het Verenigd Koninkrijk"
13. Dossier van HvJ EU 16 januari 2012, zaak C-21/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-363/10, IEF 10500 (Abbott Laboratories tegen OHIM)
Vanwege het beschrijvende karakter van het teken RESTORE gezien het relevante publiek (gebruikers van medische en chirurgische instrumenten).
14. Dossier van HvJ EU 27 januari 2012, zaak C-42/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-434/10, IEF 10501 (Václav Hrbek tegen OHIM)
De begrippen 'global assessment' en 'overall impression'
15. Dossier van HvJ EU 30 november 2011, zaak C-611/11P, hogere voorziening na Gerecht EU T-174/10, IEF 10211 (Ara AG tegen OHIM/ Allrounder)
Inzake een A met twee hoornen, relevante publiek, vergelijking vd tekens en verwarringsgevaar.
16. Dossier van HvJ EU 6 december 2011, zaak C-624/11 P, hogere voorziening na Gerecht EU T-403/10, IEF 10239 (Brighton Collectibles tegen OHIM/Felmar)
Inzake een Geschäftsabzeichen, het ingediende bewijs en beslissing mbt nationaal recht inzake 'passing off'.
17. Dossier van HvJ EU 29 mei 2012, zaak C-266/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-227/09 (Majtcak tegen Feng Shen)
Uitleg van het begrip "kwader trouw" en selectieve beoordeling van het overlegde bewijs.
18. Dossier van HvJ EU 30 mei 2012, zaak C-268/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-288/08 (Cadila Healthcare tegen OHIM)
Vernietiging, het Gerecht heeft er geen rekening mee gehouden dat voor de verkoop van farmaceutische producten het optreden van vakmensen vereist is.
19. Dossier van HvJ EU in zaak C-346/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-546/10 (DMK Deutsches Milchkontor)
Merk dient te worden beoordeeld in de afwijkende schrijfwijze (in hoofdletters) en volgens Spaans taalgevoel is klemtoon op tweede lettergreep uitgesloten
20. Dossier van HvJ EU in zaak C-341/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-101/11 (Mizuno tegen BHIM)
Zwaartepunt van de merken ligt in hun grafische (G, +, pijlsymbool) en niet in hun fonetische verschijningsvorm
21. Dossier van HvJ EU in zaak C-357/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-580/10 (Wohlfahrt tegen BHIM)
Kindertraum - door een teleologische uitlegging wegnemen door te interpreteren in de zin van bepalingen uit het nationale merkenrecht.
22. Dossier van HvJ EU in zaak C-354/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-110/11 (ASA SP Z.O.O.)
FEMINATAL - onjuiste toepassing criterium gemiddelde consument, niet ernstig en grondig onderzoek.
23. Dossier van HvJ EU in zaak C-294/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-369/10 (You-Q)
o.a. Geen juiste toepassing INTEL-arrest
24. Dossier van HvJ EU in zaak C-379/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-557/10 (Arav/H.Eich)
Familienaam, niet voornaam, is het wezen van het merk en geringe waarde van een punt (in teken H.EICH)
25. Dossier van HvJ EU in zaak C-337/12P, C-338/12P, C-339/12P, C-340/12P hogere voorzieningen na o.a. Gerecht EU T-331/10 (PI-Design, Bodum e.a.)
Onjuiste toepassing artikel 7(1)(e)(iii)
26. Dossier van HvJ EU in zaak C-410/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-470/09 (Medi GmbH)
Over de registratie van 'medi' als merk
27. Dossier van HvJ EU in zaak C-383/12P, hogere voorziening na Gerecht EU T-570/10 [IEF 11342] (Environmental Manufacturing)
Over een jonger merk dat de identiteit van het oudere merk laat afbrokkelen en aan impact op publiek inboet.
28. Dossier van HvJ EU in zaak C-393/12P, hogere voorziening na Gerecht EU [IEF 11421] (Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/BHIM)
Inzake de weigering van de registratie van "Hellim" als merk (beschrijvend voor zachte kaas uit een Cypriotische regio)
29. Dossier van HvJ EU C-524/12 P, hogere voorziening na Gerecht EU [IEF 11779] (TeamBank/OHIM)
Duidelijk zichtbaar visueel verschil tussen beeldtekens "f@ir Credit" en "FERCREDIT".
30. Dossier van HvJ EU, zaak C-530/12P, hogere voorziening na Gerecht EU [IEF 11779(C)] (National Lottery Commission)
Schending van het recht van het BHIM om te worden gehoord, kennelijke en innerlijke tegenstrijdigheid.
31. Dossier van HvJ EU, zaak C-558/12P, hogere voorziening na Gerecht EU [IEF 11779(J)] (Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co KG, Lidl Stiftung)
Is het toegenomen onderscheidend vermogen voor de beslissing irrelevant?
32. Dossier van HvJ EU in zaak C-584/12P, hogere voorziening na Gerecht EU [IEF 11799 (D)] (El Corte Inglés tegen Pucci International)
Geen normaal gebruik wanneer een merk enkel op foto's voorkwam.
33. Dossier van HvJ EU in zaak C-582/12P, hogere voorziening na Gerecht EU [IEF 11799 (E)] (EL CORTES INGLES S.A.
Bewijs overlegging volledige en originele versie van brochures, tijdschriften of afschriften en overeenstemming met voor- en familienamen.
34. Dossier van HvJ EU, in zaak C-578/12P, hogere voorziening na Gerecht EU [IEF 11799 (F)], (EL CORTES INGLES S.A.)
Verwarring tussen "EMIDIO TUCCI" en "E. TUCCI" en het aangevraagde litigieuze gemeenschapsmerk "PUCCI".
35. Dossier van HvJ EU 8 februari in zaak C-70/13P, Hogere voorziening na Gerecht EU [IEF 12031 (B)] (Getty Images v OHIM) PHOTOS.COM mist het noodzakelijke minimale onderscheidend vermogen.
36. Dossier van HvJ EU in zaak C-608/12P, hogere voorziening na Gerecht EU [IEF 11852 (C)], (Greinwald tegen BHIM)
Conceptuele overeenstemming van de woorden STAR "foods" en STAR "snacks".
37. Dossier van HvJ EU, in zaak C-422/12P, hogere voorziening na Gerecht EU [IEF 11557] , (Industrias Alen tegen The Clorox Company)
Bestaan van co-existentieovereenkomsten en onjuiste vergelijking CLOROX en CLORALEX.

F. Verder in de pijplijn (vragen nog niet definitief gesteld)
In dit overzicht nog niet bekend.
Tipt u de redactie via redactie@ie-forum.nl

G. Aanhangig bij het Gerecht EU
In dit overzicht nog niet bekend.
Tipt u de redactie via redactie@ie-forum.nl

IEF 12156

IE-Klassiekers merkenrecht

BenGH 1 maart 1975, rolnr. A 74-1 (Claeryn/Klarein)
Gebruikmaking van een merk voor andere soort waren kan aan merkhouder schade toebrengen.

HvJ EG 22 juni 1976, zaak 119-75 (Terrapin/Terranova)
Merk verzet zich tegen invoer producten andere lidstaat die zijn voorzien van een benaming waarmee het merk en de handelsnaam verward kan worden.

BenGH 9 februari 1977, rolnr. A 76-1 (Centrafarm/Beecham)
Een kleurencombinatie kan dienen als teken om de waren van een onderneming te onderscheiden.

BenGH 9 maart 1977, rolnr. A 76-2 (Application de Gaz/Leeferink)
Dat een kleur (specifieke tint) is ingeburgerd als die kenmerkend is voor de producten van een bepaalde onderneming.

BenGH 1 juni 1978, rolnr. A 77-3 (Mönlycke-Schagen / Satoma; Mimosept Lady)|
Niet op zich zelf maar wel door de presentatie ervan tot verwarring omtrent de herkomst der waren.

BenGH 25 mei 1979, rolnr. A 78-1 (Verwerkings Industrie Vreeland/National Foods; Cow Brand I)
Geen terugwerkende kracht heropnemingsdepot binnen 3 jaar na geldigheidstermijn, in beginsel wel nietigheid van't depot dat een ander verricht.

BenGH 6 juli 1979, rolnr. A 78-2 (Pfizer / Meditex; Mecadox)
Bewijslast dat het merk wordt gebruikt voor waren, kan ook op merkhouder rusten.

BenGH 19 januari 1981, rolnr. A 80-3 (Ferrero / Ritter; Kinder)
Een woord dat verwijst naar de groep consumenten, waarvoor dat woord als merk wordt gebruikt, kan op zichzelf een merk zijn.

BenGH 27 januari 1981, rolnr. A 80-1 (Turmac / Reynolds; Winston/Whiston)
Omstandigheden behoren tot haar ondernemersrisico die het normaal gebruik van't merk onmogelijk maken.

BenGH 29 juni 1982, rolnr. A 81-5 (Hagens-Jacobs/Niemeyer)
Vervoerder wordt aangesproken door merkhouder, in casu had de merkhouder echter geen andere keus.

BenGH 5 oktober 1982, rolnr. A 81-4 (Wrigley/Benzon; Juicy Fruit)
Vanwege het zwakker het onderscheidend vermogen een merk, hoe meer het teken van dat merk moet lijken.

HR 17 december 1982, BIE 1983, 81 (Frico / Mineral and Softdrinks Enterprises)
Bottelen van producten in blikken waarop merk wordt geplaatst levert geen merkgebruik op

BenGH 2 februari 1983, rolnr. 82-1 (Research Specialties for Laboratories/Chrompack; Superox)
Handelsnaam zo gebruikt dat het publiek meent dat het gebruikt wordt ter onderscheidend vermogen, dan is sprake merkgebruik.

BenGH 20 mei 1983, rolnr. A 82-5 (Henri Jullien B.V. / Verschuere; Union)
De uitleg van" overeenstemmend" wanneer merk en teken zodanige gelijkenis vertonen, dat er sprake is van associatiegevaar.

HR 11 november 1983, BIE 1985, 9 (Wokkels)
Merk kan niet de vorm zijn dat de wezenlijke waarde van't product bepaalt.

BenGH 21 november 1983, rolnr. A 82-6 (National Foods/Verwerkingsindustrie Vreeland; Cow Brand II)
Voor goede trouw voorgebruiker is relevant, zijn kennis van't voor-gebruik van't gedeponeerde merk.

BenGH 23 december 1983, rolnr. A 83-4 (Unbas e.a./De Laet e.a.; Adidas driestrepenmotief)
Wanneer de vorm in belangrijke mate de marktwaarde van die waar bepaalt, dan bepaalt de vorm de wezenlijke waarde.

HR 13 januari 1984, BIE 1984, 81 (Kranendonk/Thilro;Pour Vous Madame)
Merkinbreuk omdat een deel van't publiek in de veronderstelling kan raken, dat die waren met elkaar te maken hebben.

BenGH 9 juli 1984, rolnr. A 82-2 (Dr. Nijs/Ciba-Geiby; Tanderil)
Ruime uitleg van "deelname aan het economisch verkeer" met een merk waarmee economische voordeel wordt beoogd.

BenGH 22 mei 1985, rolnr. A 83-1 (Level / N.V. International Metals; Lux/Lux-Talc)
Het vereiste dat door ander merkgebruik schade wordt toegebracht, rekening houdend met alle omstandigheden van't geval.

BenGH 25 september 1986, rolnr. A 85-1 (Everett Medical Products c.s./Van Weel c.s; Microvac)
Niet-vernieuwing van inschrijving brengt verval met zich, alsnog mogelijkheid voor deposant recht binnen drie jaar te herstellen.

BenGH 29 juni 1987, rolnr. A 86-1 (Kortman Redipro/Verenigde Zeepcentrales; Biotex)
Elk in geheel en in onderling verband auditief, visueel of begripsmatig zulke gelijkenis vertonen dat associatiegevaar is.

BenGH 7 november 1988, rolnr. A 87-5 (Hotel Alfa Louise/Alfa International Hotels; Alfa Louise)
Wie de oudste rechten op een dienstmerk heeft, dient te worden beslist volgens de rechten op dienstmerk zonder depot.

BenGH 7 november 1988, rolnr. A 87-3 (Omnisport/Bauweraerts; Omnisport)
Het verhandelen van een waar voorzien van eens anders merk, wordt beschouwd als gebruik van dat merk "voor waren".

BenGH 18 november 1988, rolnr. A 87-2 (Philip Morris/BAT)
Bescherming van een merk bij niet-gebruik van't merk slechts wanneer merkhouder dat niet kan worden aangerekend.

BenGH 14 april 1989, rolnr. A 87-8 (Superconfex/Burberrys I)
Vormen die wezenlijke waarde van de waar beinvloeden, beschermt de vrijheid concurrenten van deposant.

BenGH 26 juni 1989, rolnr. A 87-7 (Isover/Isoglass)
Dat een teken dat als "vertaling" moet worden beschouwd, als een overeenstemmend teken is aan te merken.

BenGH 10 december 1990, rolnr. A 89-8 (Kortman/Remo)
Territoriale bevoegdheid van de rechter volgens merkenrecht behoudens afwijkende overeenkomst, naar keuze van eiser.

BenGH 21 december 1990, rolnr. A 89-6 (Prince/Van Riel-Gijzen)
Vordering ongeoorloofde mededinging niet toegewezen, indien het uitsluitend een "inbreuk op een tekening of model" betreft.

HR 14 juni 1991, BIE 1993, 57 (Van Benten/NIvAK-NGA)
Voorsprong in concurrentiestrijd verkregen door gebruik misleidend merk is onrechtmatig jegens NGA en haar leden.

BenGH 16 december 1991, rolnr. A 90-4 (Burberrys II)
Uiterlijk als merk beschermd, vereist niet dat het publiek het uiterlijk beschouwt als een tot het publiek gericht teken.

BenGH 6 november 1992, rolnr. A 91-1 (Automotive Products/Valeo)
Revisiemerk in het verkeer brengen zonder de oorspronkelijke fabrieksmerken te verwijderen gebruik van eens anders merk.

BenGH 26 maart 1993, rolnr. A 92-3 (MB International/Mattel; Barbiepop II)
Merkenrecht belet niet dat de rechter een verbod oplegt van merkgebruik in de andere verdragsstaten.

BenGH 20 december 1993, rolnr. A 92-1 (Shell/Walhout-De Visser; Propagas en butagas)
Vullen van de gemerkte verpakking zonder toestemming merkhouder is gebruik in de zin van Benelux merkenrecht.

BenGH 20 december 1993, rolnr. A 92-5 (Daimler Benz/Haze)
Indruk dat het merk van ander wordt gebruikt om reclame te maken, is er sprake van gebruik zonder geldige reden.

BenGH 13 juni 1994, rolnr. A 92-6 (Wolf Oil/Century Oils)
Voor normaal gebruik van het merk is nodig dat gemerkt waren in het verkeer worden gebracht.

BenGH 13 juni 1994, rolnr. A 93-2 (Renault/Reynolds)
Staken van het inbreukmakend gebruik geldt voor de gehele Benelux

HR 28 oktober 1994, BIE 1995, 76 (Ursula Linden/Jeantex) (betere versie gewenst; tip?)
Uit Voorgebruik merk door Jeantex volgt niet dat Ursula Linden daarvan wetenschap "behoorde" te hebben

BenGH 13 december 1994, rolnr. A 93-3 (Motorest/Hody)
Bij verlies van onderscheidend vermogen van een merk, speelt het publiek beslissende rol voor verbod inbreukmakend gebruik.

BenGH 16 december 1994, rolnr. A 93-4 (Tetra Pak)
Recht op depot hangt af van de mogelijkheid bij inwerkingtreding protocol de bescherming in te roepen tegen een jonger teken.

BenGH 16 december 1994, rolnr. A 93-7 (Michelin/Michels)
Wetenschap "behoorde" te hebben; voorgebruik van merk.

BenGH 16 mei 1995, rolnr. A 94-1 (Polyglot)
Betekent niet zonder meer dat het depot niet kan gelden.

BenGH 16 juni 1995, rolnr. A 94-2 (Rivel Rijwiel/CVGV)
Merk door een met de deposant samenwerkende derde.

HR 15 december 1995, BIE 1996, 97 (Levi Strauss /Bacofa)
Tenzij ook anderen "lipjes" hebben gebruikt, zonder dat Levi redelijkerwijs het mogelijke gedaan heeft om te beletten.

HvJ EG 11 juli 1996, zaak C-427/93 (Paranova)
Aanvulling van verzetsrecht tegen verdere verhandeling van zijn product, de reputatie merkhouder niet aantast.

BenGH 19 december 1996, rolnr. A 95-3 (Perner/Pressman; Triomino)
De zorgvuldigheidsnorm als het gaat om een 'gewoon' depot minder streng dan een 'heropnemingsdepot'.

BenGH 20 december 1996, rolnr. A 95-2 (Europabank)
De gemiddelde consument moet een aanwijzing zien in het merk dat de waren van die onderneming afkomstig zijn.

HR 3 januari 1997, IEF 12156 klassiekers merkenrecht (Line Lite/Indoor)
Het gaat de beschrijvende term linelight te monopoliseren - Indoor te verhinderen de term linelight te gebruiken ter aanduiding van haar gelijksoortig product; inburgering is hierbij niet van belang.

HvJ EG 4 november 1997, zaak C-337/95 (Dior/Evora)
Vordering van houder van deze rechten om wederverkoper verbod op te leggen reclame te maken voor verdere verhandeling van product.

HvJ EG 11 november 1997, zaak C-251/95 (Puma/Sabel)
Criterium voor verwarringsgevaar.

HR 5 december 1997, IEF 12156 - klassiekers merkenrecht (Weel/Groeneveld; Route 66/Historic US 66)
Bescherming geografische oorsprong Route66.

BenGH 19 december 1997, rolnr. A 96-2 (Hartvormige gisttabletten)
Wanneer het teken zo gebruikelijk is geworden kan merk zijn bescherming verliezen.

HR 6 februari 1998, BIE 1998, 52 (BMW/Blok)
BMW heeft niet gesteld welk specifiek, van haar belang bij handhaving van haar merkrecht te onderscheiden, belang zij heeft bij handhaving - bij wijze van uitzondering - van dat auteursrecht. Nu de op merkrecht gegronde vordering is afgewezen, komt ook de vordering op grond van auteursrecht niet voor toewijzing in aanmerking.

HvJ EG 16 juli 1998, zaak C-355/96 (Silhouette/Hartlauer)
Wereldwijde merkenrechtelijk uitputting komt een einde.

HvJ EG 29 september 1998, zaak C-39/97 (Canon/Cannon)
De overeenstemming in merken leidt tot verwarringsgevaar over diensten afkomstig van de desbetreffende onderneming.

BenGH 16 december 1998, rolnr. A 95-4 (Dior/Evora)
Merk te midden van andere merken die ernstig afbreuk doen aan het imago van zijn merk.

HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97 (BMW/Deenik)
Indruk gewekt dat een commerciele band bestaat tussen de derde en de merkhouder is geen sprake van eerlijk gebruik.

HvJ EG 1 juli 1999, zaak C-173/98 (Sebago)
Toestemming betrekking op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd.

HvJ EG 4 mei 1999, zaak C-109/97 (Windsurfing Chiemsee)
Nadere aanwijzingen voor de aanvaardbaarheid van geografische aanduiding als merk.

HvJ EG 22 juni 1999, zaak C-342/97 (Lloyds/Loint's)
Moet gaan om gemiddeld geinformeerde, omzichtige, gewone cosument van de betrokken waren of diensten.

HvJ EG 14 september 1999, zaak C-375/97 (General Motors/Yplon; Chevy)
Wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. In het Beneluxgebied is het voldoende, dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van't desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn.

BenGH 6 december 1999, rolnr. A 98-1 (Kipling/GB Unic)
De exemplaren van merkhouder daadwerkelijk ter beschikking stellen van afnemer.

HvJ EG 22 juni 2000, zaak C-425/98 (Adidas/Marca)
het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat gebruik van't teken te verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van't merk zodanig is dat niet uitgesloten is, dat die associatie verwarring kan doen ontstaan.

BenGH 26 juni 2000, rolnr. A 98-2 (Melkunie/BBIE; Biomild)
Een nieuw woord dat is samengesteld uit twee bestanddelen die onderscheidend vermogen missen.

HR 6 oktober 2000, LJN AA7359 (Hermans Groep/Gillette Nederland)
De mogelijkheid van het gebruik van de mesjes Gilette maakt het onvermijdelijk dat Hermans Groep het merk Gilette noemt op de verpakking.

HR 8 december 2000, LJN AA8896 (Rover/Robelcocar)
Bescherming van reclamefunctie van het merk.

HR 23 februari 2001, LJN AB0221 (Chicken Tonight)
Onafhankelijk van de of het merk in de praktijk slechts gebruikt wordt voor die producten waarbij van misleiding geen sprake kan zijn.

HR 30 maart 2001, LJN AB0814 (Chien Pu Wan)
Geen nieuw onderzoek vereist door BMB bij opnieuw depot van een merknaam dat eerder is doorgehaald doordat de merknaam is verworden tot soortnaam.

HR 11 mei 2001, LJN AB1558 (Vredestein)
Een ongunstiger behandeling door een lidstaat van zijn eigen auteursrechthebbenden ten opzichte van buitenlandse auteursrechthebbenden, dan wel van werken van nationale oorsprong ten opzichte van werken van buitenlandse oorsprong, levert niet een door art. 18 VWEU verboden discriminatie op.

HvJ EG 20 september 2001, zaak C-383/99 (P&G/BHIM; Baby-dry)
Ondanks eventueel beschrijvende karakter, voldoende onderscheidend vermogen door ongebruikelijke woordstructuur.

HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-517/99 (Bravo)
Automatisch, of zelfs onbewust wordt het teken geassocieerd met de waar die het vertegenwoordigt.

HvJ EG 20 november 2001, zaak C-414/99 (Davidoff I)
De merkhouder moet ´met zekerheid´ afstand hebben gedaan van zijn recht.

BenGH 29 november 2001, rolnr. A 99-1 (Postkantoor)
Geen beroep op gelijkheidsbeginsel; bij toetsing beschrijvende merken spelen algemene rechtsbeginselen geen bepalende rol.

HR 30 november 2001, LJN AD3936 (Dreentegel II)
De vorm van't product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze‟ sprake kan zijn van een auteursrechtelijk beschermd werk.

HR 15 februari 2002, LJN AD6095 (Jack Daniel’s)
Het moet de merkhouder eenvoudiger worden gemaakt zijn schade als gevolg van inbreuk op zijn merk vergoed te krijgen door een systeem van winstafdracht - waarop aan de inbreukmaker een informatieplicht wordt opgelegd.

HR 5 april 2002, LJN AD8183 (Euromedica/Merck, Sharp & Dohme)
Speciale regels bij veroordelingenop straffe van een dwangsom.

HvJ EG 14 mei 2002, zaak C-2/00 (Hölterhoff/Freiesleben)
Omvang van uitsluitend recht van merkhouder.

BenGH 7 juni 2002, rolnr. A 98-5 (Adidas/Marca I)
Verbodsactie merkgebruik komt merkhouder toe, in kort geding dan wel in bodemprocedure.

HvJ EG 18 juni 2002, zaak C-299/99 (Philips/Remington)
Teken die uitsluitend aan de technische uitkomst valt toe te schrijven kan geen vormmerk zijn.

BenGH 24 juni 2002, rolnr. A 2000-01 (Integro/Interbuy)
Heel gauw mag rechtstreekse betrekking tussen deposant en gebruiker aangenomen.

HvJ EG 19 september 2002, zaak C-104/00 (DKV/BHIM; Companyline)
In casu gaat het om een woordmerk bestaande uit twee beschrijvende termen, zonder dat de combinatie van de twee termen een verbeeldingselement bevat dat de beschrijvende begripsinhoud overstijgt.

HvJ EG 12 november 2002, zaak C-206/01 (Arsenal/Reed)
Gesteld al dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, dient immers te worden vastgesteld dat in casu niet kan worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC.

HvJ EG 21 november 2002, zaak C-23/01 (Robeco/Robelco)
Artikel 5, lid 5, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (...), moet aldus worden uitgelegd dat een lidstaat, indien hij dit wil, onder de door hem vastgestelde voorwaarden een merk mag beschermen tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, wanneer door het gebruik van dit teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van't merk.

HvJ EG 12 december 2002, zaak C-273/00 (Sieckman)
Voor een merk is grafische weergave vereist, een geurmerk kan vooralsnog niet worden geregistreerd.

HvJ EG 9 januari 2003, zaak C-292/00 (Davidoff/Gofkid)
De artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (...), dienen aldus te worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de bevoegdheid laten om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het jongere merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit ingeschreven merk, bestemd is om te worden gebruikt of wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor bedoeld merk is ingeschreven.

BenGH 28 februari 2003, rolnr. A 2001-2 (Zoontjes/Kijlstra)
Toewijsbaarheid van een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van dat merk is.

HvJ EG 11 maart 2003, zaak C-40/01 (Ansul/Ajax)
Normaal gebruik is gebruik voor de waren of diensten met oog op commerciële afzet.

HvJ EG 20 maart 2003, zaak C-291/00 (Arthur & Felicie)
Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt.

HvJ EG 8 april 2003, zaak C-53/01 (Linde)
Voor vormmerken geldt geen strenger beoordelingscriterium, perceptie publiek bepaald onderscheidend vermogen.

HvJ EG 8 april 2003, zaak C-244/00 (Van Doren/Lifestyle)
Indien reëel gevaar bestaat dat markten worden afgeschermd kan de bewijslast bij de merkhouder komen te liggen.

HvJ EG 6 mei 2003, zaak C-104/01 (Libertel)
Een kleur kan voldoende zijn om onderscheidend vermogen aan te tonen.

HvJ EG 9 september 2003, zaak C-361/01 (Kik/OHIM)
Regeling van taalgebruik bij Bureau voor harmonisatie binnen interne markt .

HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-191/01P (Doublemint)
De inschrijving van een woord als merk moet op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-408/01 (Adidas/Fitnessworld)
Een lidstaat die gebruik maakt van de keuzemogelijkheid geboden door artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (...), moet de betrokken specifieke bescherming in geval van gebruik door een derde van een jonger merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven bekende merk, verlenen zowel voor niet-soortgelijke waren of diensten als voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven.

HvJ EG 27 november 2003, zaak C-283/01 (Shieldmark)
Een notenbalk vormt een deugdelijke grafische weergave van een klankmerk.

BenGH 15 december 2003, rolnr. A 02-2 (LangsVlaamse Wegen)
Merk louter beschrijvend heeft geen onderscheidend vermogen, weigering tot inschrijving.

HvJ EG 7 januari 2004, zaak C-100/02 (Gerri/Kerry)
Auditief verwarringsgevaar tussen herkomstaanduiding-merk niet bepalend, maar of er oneerlijke mededinging is t.o. merkhouder.

HvJ EG 27 januari 2004, zaak C-259/02 (La Mer/Goemar)
Gebruik dient commercieel doel, kan gebruik van het merk door één importeur volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik.

HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-363/99 (Postkantoor)
Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen.

HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-218/01 (Henkel)
Driedimensionaal merk gevormd door productverpakking, gemiddelde consument bepaald onderscheidend vermogen.

HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-265/00 (Campina/BMB)
Nieuw woord samengesteld uit bestanddelen die elk kenmerken van betrokken waren of diensten beschrijven.

HvJ EG 28 april 2004, zaak C-3/03 P (Matratzen)
'Matratzen’ kan in Spanje een geldig merk zijn, ook al is het in het Duits volledig beschrijvend voor de waar ‘matrassen.'

HvJ EG 29 april 2004, zaken C-456/01 P, C-457/01 P en C-468/01 P t/m C-472/01 P (Henkel en P&G /OHIM)
Tweekleurig en gekleurd gespikkeld afwasmachineblokje missen ieder onderscheidend vermogen als vorm merk.

HvJ EG 24 juni 2004, zaak C-49/02 (Heidelberger Bauchemie)
Tweekleurig afwasmachineblokje en gekleurd gespikkeld afwasmachineblokje missen ieder onderscheidend vermogen.

HvJ EG 24 juni 2004, zaak C-371/02 (Bostongurka)
De gewone vorm en contourloze nevenschikking van twee kleuren, voldoet niet aan de vereisten van nauwkeurigheid en duurzaamheid.

BenGH 25 juni 2004, rolnr. A 03-1 (Winner Taco)
Geen depot te kwader indien deposant voor-voorgebruiker is.

HvJ EG 16 september 2004, zaak C-329/02P (Sat.2)
Merken met een woord-cijferelement worden in de telecommunicatiesector vaak gebruikt, kunnen onderscheidend vermogen hebben.

HvJ EG 16 september 2004, zaak C-404/02 (Nichols)
Bij geslachtsnamen als merknaam worden dezelfde criteria gebruikt als bij andere woordmerken.

HvJ EG 7 oktober 2004, zaak C-136/02(Mag Instruments)
Ook mogelijk in gevallen van hoogwaardig industrieel ontwerp dat voldoende onderscheidend vermogen ontbreekt.

HvJ EG 21 oktober 2004, zaak C‑64/02P (Das Prinzip der Bequemlichkeit)
Bij beoordeling onderscheidend vermogen slagzinnen geleden zelfde maatstaven als bij woordmerken.

HvJ EG 30 november 2004, zaak C-16/03 (Peak Holding)
Niet geacht in de handel te zijn gebracht wanneer de merkhouder zijn merkvoorziene waren niet heeft kunnen verkopen.

BenGH 1 december 2004, rolnr. A 99-1 (KPN/BMB; Postkantoor)
Inschrijving die bestaat uit aanduiding van diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, is niet geoorloofd.

HR 28 januari 2005, BIE 2005, 81 (Nauta Dutilh/Lensen Advocaten; stip)
Afbeeldingen die van dien aard zijn dat zij niet als onderscheidingsteken zijn aan te merken, zoals een stip.

HvJ EG 17 maart 2005, zaak C-228/03 (Gillette)
Een derde die een merk gebruikt om de bestemming van het door hem in de handel gebrachte product aan te geven, betekent niet dat hij dit product voorstelt als een product met dezelfde kwaliteit of kenmerken.

HvJ EG 7 juli 2005, zaak C-353/03 (Nestlé/Mars)
Inburgering vormmerk door gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk

HvJ EG 7 juli 2005, zaak C-418/02 (Praktiker Bau)
Geen nadere specificatie nodig waar de merkinschrijving betrekking op heeft dan diensten zoals 'detaildiensten'.

HvJ EG 6 oktober 2005, zaak C-120/04 (Thomson Life)
Ondanks dat merk en teken niet in totaliteit overeenkomt, kan er toch sprake zijn van verwarringsgevaar.

HvJ EG 18 oktober 2005, zaak C-405/03 (Class/SKB)
Wezenlijk belang dat dezelfde wettelijke bescherming merkrecht wordt geboden.

BenGH 24 oktober 2005, rolnr. A 04-5 (Dior/Delhaize)
Onderneming buiten verdeelcircuit van merkhouder moet zich vergewissen geen inbreuk te maken op merkrecht.

HR 23 december 2005, LJN AU2850 (Sidoste/Bonnie Doon)
Wegens geen normaal merk gebruik; onvoldoende grond voor nietigheid van het merk.

HvJ EG 12 januari 2006, zaak C-361/04 (Picasso/Picaro)
Visuele en fonetische overeenstemming zorgt voor verwarringsgevaar.

HvJ EG 9 maart 2006, zaak C-421/04 (Matratzen Concord/Hukla)
Ook al is het beschrijvend in een andere taal, dan doet dit niet in alle gevallen afbreuk aan het onderscheidend vermogen.

HvJ EG 23 maart 2006, zaak C-206/04P (Sir/Zihr)
Alleen auditieve overeenstemming in dit geval onvoldoende om inbreuk aan te nemen

HvJ EG 30 maart 2006, zaak C-259/04 (Elizabeth Emanuel)
Merknaam van een natuurlijk persoon alleen geweigerd wanneer het tot misleiding publiek leidt.

HvJ EG 27 april 2006, zaak C-145/05 (Levi Strauss/Casucci)
Onderscheidend vermogen+ uitgaan van de opvatting van't in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het inbreukmakende gebruik is begonnen.

HvJ EG 11 mei 2006, zaak C-416/04P (Vitafruit)
Minimis regel is niet vereist.

HvJ EG 22 juni 2006, zaak C-24/05 (Werther's Original)
Een driedimensionaal merk kan, ook in combinatie met een woord- of beeldmerk, onderscheidend vermogen krijgen.

HvJ EG 7 september 2006, zaak C-108/05 (Europolis)
Voor het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van't merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren.

HvJ 20 september 2006 zaak C-371/06 (G-Start/Benetton)
Artikel 3, lid 1, sub e, betrekking heeft op bepaalde tekens die geen merk vormen en een eerste obstakel is dat de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, kan verhinderen, zodat reeds wanneer één van de in die bepaling vermelde gevallen zich voordoet, het teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar niet als merk kan worden ingeschreven.

HR 17 oktober 2006, LJN AW0484 (Canomatic)
Nabootsing in strafrechtelijk zin sluit aan bij het vereiste dat door grote gelijkenis verwarringsgevaar ontstaat.

HvJ EG 25 januari 2007, zaak C-48/05 (Opel/Autec)
Wanneer een merk met name voor auto’s is ingeschreven, vormen het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen geen gebruik van een aanduiding inzake een kenmerk van deze schaalmodellen, in de zin van artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104.

HvJ EG 25 januari 2007, zaak C-425/98 (Dyson)
Anders dan de aanvragen die hebben geleid tot de reeds aangehaalde arresten Sieckmann en Shield Mark, kan het voorwerp van de aanvraag in het hoofdgeding derhalve een veelheid aan verschillende verschijningsvormen aannemen en is het dus niet bepaald.

HR 16 februari 2007, LJN AY9707 (Adidas/Marca II)
Dient bij de bepaling van de beschermingsomvang ingeburgerd merk rekening te worden gehouden met het algemeen belang?

HvJ EG 19 april 2007, zaak C-273/05P (Celltech)
Beschrijvende aanduidingen voor waren of diensten afwijsbaar indien concurrentievoordeel kan ontstaan.

HvJ EG 12 juni 2007, zaak C-334/05P (Limonchelo)
De overeenstemming van merken wordt beoordeeld naar dominante bestanddeel, indien ander bestanddelen verwaarloosbaar.

HvJ EG 14 juni 2007, zaak C-246/05 (Armin Häupl/Lidl)
Prejudiciële beslissing over normaal gebruik van merk en het begrip “ datum waarop ‚de inschrijvingsperiode is voltooid’”

HvJ EG 11 augustus 2007, zaak C-17/06 (Céline)
Wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, kan dit derhalve niet worden aangemerkt als gebruik „voor [...] waren of diensten”

BenGH 11 februari 2008, rolnr. A 06-4 (Ondeo/Michel)
Inbreuk ter kwader trouw is alleen in gevallen van moedwillige/opzettelijke inbreuk.

HvJ EG 10 april 2008, zaak C-102/07(Adidas/Marca III)
Het gevaar van associatie is geen criterium voor het beoordelen van overeenstemmende merken.

HvJ EG 12 juni 2008, zaak C-533/06 (O2/Hutchinson)
Indien is voldaan aan alle in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn gestelde voorwaarden om het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, te verbieden, kan de vergelijkende reclame waarin gebruik wordt gemaakt van genoemd teken, echter onmogelijk voldoen aan de in artikel 3 bis, lid 1, sub d, van richtlijn 97/55, genoemde voorwaarde voor geoorloofdheid.

HvJ EG 27 november 2008, zaak C-252/07(Intel)
De omstandigheid dat het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, staat gelijk met het bestaan van een verband, in de zin van't reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, tussen de conflicterende merken.

HvJ EG 23 april 2009, zaak C-59/08 (Dior/Copad)
Verkoop van met merk voorziene waren aan discounters in strijd met bepaling van licentieovereenkomst, afbreuk aan reputatie van't merk.

HvJ EG 11 juni 2009, zaak C-529/07(Lindt/Hauswirth)
Relevante criteria voor beoordeling van ‚kwade trouw’ van aanvrager bij indiening van gemeenschapsmerkaanvraag.

HvJ EG 18 juni 2009, zaak C-487/07 (L'Oreal/Bellure)
Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van't bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van't merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.

HvJ EG 6 oktober 2009, zaak C-301/07(Pago/Tirolmilch)
Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de nationale rechter alle relevante omstandigheden van't geval in aanmerking te nemen, zoals, met name, het marktaandeel van't merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van't gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven

HR 20 november 2009, LJN BJ6999 (Lego/Mega Brands)
De behoefte aan standaardisatie (i.c. compabiliteit en uitwisselbaarheid) een kan rechtvaardigingsgrond zijn voor verwarringwekkend nabootsen en dit kan worden aangetoond met een marktonderzoek.

HvJ EU 23 maart 2010, zaak C-236/08 (Google Adwords)
Artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (...) en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 (...) moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk gerechtigd is een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

HvJ EU 8 juli 2010, zaak C-558/08 (Portakabin/Primakabin)
Artikel 6 van richtlijn 89/104 (...), moet aldus worden uitgelegd dat wanneer het gebruik door adverteerders van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken als zoekwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet kan worden verboden ingevolge artikel 5 van die richtlijn, deze adverteerders zich in het algemeen niet op de in dit artikel 6, lid 1, vermelde uitzondering kunnen beroepen om aan dat verbod te ontkomen.

HvJ EG 14 september 2010, zaak C-48/09P (Lego)
Uitsluiting van technische vormen in het merkenrecht in verband met LEGO-blokje.


Heeft u een afschrift van een 'klassieker' die nog niet digitaal beschikbaar is, of meent u dat een andere inhoudsindicatie treffender is, tipt u dan de redactie: redactie@ie-forum.nl. Leest u vooral ook het Overzicht merkenrechtpraktijk HvJ EU, een zogenaamd, continue bijgewerkt living document, over aanhangige procedures en de meer recente uitspraken, IEF 10734.

IEF 2858

Picasso/Picaro

HvJ EG 12 januari 2006, zaak C-361/04 (Erven Picasso tegen DaimlerChrysler; inzake Picasso/Picaro) - dossier
(verwarringsgevaar)

Artikel 8 lid 1 sub b Merkenverordening

Visuele en fonetische overeenstemming kan worden gecompenseerd door een nadrukkelijk begripsmatig verschil.

De erven Picasso maakten op basis van het woordmerk Picasso voor auto’s bezwaar tegen de inschrijving van het woordmerk Picaro door DaimlerChrysler, eveneens voor auto’s. Eerder verleenden de erven Picasso een licentie aan Citroën voor het voeren van het merk Picasso.

BIE 2006, p. 71 (act.) DJGV

De merken Picasso en Picaro stemmen visueel en fonetisch overeen. Begripsmatig is het woordteken Picasso bij het relevante publiek bijzonder goed bekend als de naam van de beroemde schilder Pablo Picasso. Het woordteken Picaro kan door Spaanstalige personen worden opgevat als de aanduiding van onder meer een personage uit de Spaanse literatuur, terwijl het geen semantische inhoud heeft voor het (overwegend) niet-Spaanstalige deel van het relevante publiek.

Dergelijke begripsmatige verschillen kunnen in bepaalde omstandigheden opwegen tegen de visuele en fonetische overeenkomsten tussen de betrokken tekens. Daartoe dient ten minste een van de twee betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis te hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen.

‘Zodra feitelijk is aangetoond dat de gemiddelde consument een bepaalde waar (i.c. auto’s)wegens de objectieve eigenschappen ervan pas na een bijzonder aandachtig onderzoek aankoopt, dient immers rechtens ermee rekening te worden gehouden dat hierdoor het gevaar van verwarring van de merken voor dergelijke waren kleiner kan worden op het beslissende moment waarop de consument tussen deze waren en merken kiest.’ (Ov. 40).

‘Bij voorrang [dient] rekening […] te worden gehouden met de bijzonder grote mate van oplettendheid waarvan de consumenten blijk geven bij de aankoop van een bepaalde categorie van waren.’ (Ov. 47).

IEF 2856

Shield Mark

HvJ EG 27 november 2003, zaak C-283/01 (Shield Mark tegen Joost Kist h.o.d.n. Memex; Für Elise) - dossier
KMVS-IE NL06_Page_15_Image_0001.png

(klankmerken)

Artikel 2 Merkenrichtlijn

Een notenbalk vormt een deugdelijke grafische weergave van een klankmerk. Een omschrijving of een onomatopee niet.

Shield Mark diende een aantal klankmerkaanvragen in bestaande uit de eerste negen tonen van Für Elise van Ludwig van Beethoven en het gekraai van een haan.

IER 2004/7

‘Artikel 2 [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat klanken als merk dienen te worden aangemerkt wanneer zij geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming van die van een andere onderneming te onderscheiden en vatbaar zijn voor grafische voorstelling.

Artikel 2 [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat een teken dat als zodanig niet visueel waarneembaar is, een merk kan vormen op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.

Wat een klank betreft, wordt niet aan deze voorwaarden voldaan wanneer het teken grafisch wordt voorgesteld door middel van een omschrijving in woorden, zoals de vermelding dat het teken bestaat in de noten die een bekend muziekstuk vormen of in het geluid van een dier, of slechts door middel van een onomatopee zonder nadere precisering dan wel door een opeenvolging van muzieknoten zonder nadere precisering.

Daarentegen wordt wel aan deze voorwaarden voldaan wanneer het teken wordt voorgesteld door middel van een in maten verdeelde notenbalk met daarop onder meer een sleutel, muzieknoten en rusten waarvan de vorm de relatieve waarde aangeeft, en eventueel alteraties.’ (Dictum).

IEF 10469

Flex/Flexi Air

HvJ EG 27 april 2006, zaak C-235/05 P (L’Oréal tegen OHIM/Revlon; inzake Flex/Flexi Air)

(verwarring)

Revlon stelde een oppositie in tegen het woordmerk ‘Flexi Air’ van L’Oreal voor haarverzorgingsproducten op grond van haar woordmerk ‘Flex’.

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 16 maart 2005, L'Oréal / BHIM (T-112/03) houdende verwerping van het door de aanvrager van het communautaire woordmerk "FLEXI AIR" voor waren van klasse 3 ingestelde beroep tot vernietiging van beslissing R 0396/2001-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 15 januari 2003 waarbij het beroep werd verworpen tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositieprocedure ingesteld door de houder van de nationale woordmerken "FLEX" voor waren van de klassen 3 en 34.

Het Gerecht van Eerste Aanleg oordeelde dat er gevaar voor verwarring bestond, ondanks het zwakke onderscheidend vermogen van het oudere merk.

Het HvJ EG bevestigde dat het moet gaan om een globale beoordeling van de totaalindrukken.

 
IEF 10479

Elizabeth Emanuel

HvJ EG 30 maart 2006, zaak C-259/04 (Elizabeth Emanuel tegen Continental Shelf 128; inzake Elizabeth Emanuel) - dossier

(merkweigering)

Merken die tot misleiding van publiek kunnen leiden ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van waren – Merk dat door merkhouder is overgedragen samen met onderneming die waren produceert waarmee merk wordt geassocieerd – Richtlijn 89/104/EEG

De inschrijving van een merk (red. beeld / woord Elizabeth Emanuel) dat overeenkomt met de naam van de (oorspronkelijke) ontwerpster en eerste producent van de kleding waarop dit merk is aangebracht, kan wegens deze bijzonderheid alleen niet worden geweigerd op grond dat dit merk tot misleiding van het publiek zou leiden in de zin van in artikel 3 lid 1 sub g, met name wanneer de clientèle die is verbonden aan het betrokken merk, dat voorheen onder een andere grafische vorm was ingeschreven, is overgedragen samen met de onderneming die de waren produceert waarop het merk betrekking heeft’.

 

 

‘Een merk dat overeenkomt met de naam van de ontwerper en eerste producent van de waren waarop dit merk is aangebracht, kan wegens deze bijzonderheid alleen niet vervallen worden verklaard op grond dat het het publiek zou misleiden in de zin van artikel 12, lid 2, sub b Merkenrichtlijn met name wanneer de aan het betrokken merk verbonden clientèle is overgedragen samen met de onderneming die de waren produceert waarop het merk betrekking heeft.’ (Dictum).

 

 
IEF 10470

Sir/Zirh

HvJ EG 23 maart 2006, zaak C-206/04 P (Mülhens tegen OHIM/Zirh; inzake Sir/Zirh) en dossier

(verwarring)

Hogere voorziening. Woordmerk Zirh maakt geen inbreuk op woordbeeldmerk Sir (zie afbeelding). Auditieve overeenstemming in dit geval onvoldoende om inbreuk aan te nemen.

‘Deze globale beoordeling houdt in dat auditieve overeenstemmingen tussen twee tekens kunnen worden geneutraliseerd door de begripsmatige en visuele verschillen daartussen, voorzover ten minste een van deze tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen.’ (Ov. 35, met verwijzing naar Picasso/Picaro).