Gymshark blokkeert inschrijving “Sharkys Gym” wegens verwarringsgevaar met GYMSHARK-merk

BOIP, 26 januari 2026, IEF23492, IEF-BE4195, N° 2020307, (Gymshark Limited tegen Sharkys Gym). In deze procedure staat Gymshark Limited tegenover Sharkys Gym. Laatstgenoemde had een Benelux-aanvraag ingediend voor een gecombineerd woord-/beeldmerk “SHARKYS GYM” voor sport- en fitnessdiensten in klasse 41. Gymshark stelde oppositie in op grond van drie oudere GYMSHARK-merken. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom beoordeelt de oppositie om proceseconomische redenen uitsluitend aan de hand van het woordmerk GYMSHARK. Centraal staat de vraag of sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.2ter lid 1 sub b BVIE. Het Bureau past de vaste globale beoordeling toe, waarbij alle relevante factoren in onderlinge samenhang worden gewogen, waaronder de mate van overeenstemming tussen de tekens, de soortgelijkheid van de diensten, het onderscheidend vermogen van het oudere merk en het relevante publiek. Daarbij wordt uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument, in dit geval het algemene publiek met een gemiddeld aandachtsniveau. Ten aanzien van de diensten stelt het Bureau vast dat de door Sharkys Gym aangevraagde sport- en fitnessdiensten in klasse 41 identiek dan wel sterk overeenstemmend zijn met de diensten waarvoor het woordmerk GYMSHARK is ingeschreven. Het gaat in beide gevallen om (onder meer) sport-, fitness- en trainingsdiensten. Het Bureau benadrukt daarbij dat deze vergelijking uitsluitend plaatsvindt op basis van de omschrijvingen in het register, zodat feitelijk gebruik – zoals het onderscheid tussen sportkleding en sportschooldiensten – buiten beschouwing blijft. Bij de vergelijking van de tekens staat de totaalindruk centraal, met bijzondere aandacht voor de onderscheidende en dominerende bestanddelen. Het woordmerk GYMSHARK zal door het relevante publiek worden opgevat als een samenstelling van “gym” en “shark”, waarbij “gym” beschrijvend is voor sportgerelateerde diensten en “shark” het meest onderscheidende element vormt. In het betwiste teken “SHARKYS GYM” geldt een vergelijkbare analyse: ook hier is “gym” beschrijvend, terwijl “sharkys” het meest onderscheidende woordelement is. Hoewel het teken daarnaast grafische elementen bevat, waaronder een gestileerde haaienkop en aanvullende tekst (“the leg day paradise”), zal het publiek zich met name richten op de prominente woordelementen.

Visueel en auditief stemmen de tekens volgens het Bureau in zekere mate overeen. Daarbij is van belang dat de bestanddelen “shark” en “gym” in beide tekens terugkeren, zij het in een andere volgorde en met een toevoeging (“-ys”). Begripsmatig is de overeenstemming duidelijker, nu beide tekens verwijzen naar een haai in een sport- of fitnesscontext. Deze begripsmatige nabijheid versterkt de totaalindruk van overeenstemming. Wat betreft het onderscheidend vermogen gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het woordmerk GYMSHARK. Hoewel Gymshark heeft aangevoerd dat het merk een aanzienlijke reputatie geniet en dit met stukken heeft onderbouwd, laat het Bureau in het midden of sprake is van een verhoogd onderscheidend vermogen, nu dit niet van invloed is op de uitkomst van de beoordeling. In de globale beoordeling van het verwarringsgevaar acht het Bureau doorslaggevend dat sprake is van een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming, van begripsmatige overeenstemming en van identieke dan wel sterk overeenstemmende diensten. Gelet op deze factoren en hun onderlinge samenhang bestaat het risico dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Het Bureau concludeert dat sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.2ter lid 1 sub b BVIE. Omdat de oppositie reeds op deze grond slaagt, wordt een inhoudelijke beoordeling van de overige ingeroepen merken achterwege gelaten. De oppositie wordt volledig toegewezen, de Benelux-aanvraag voor het merk SHARKYS GYM wordt geweigerd en Sharkys Gym wordt veroordeeld tot betaling van € 1.045 aan kosten aan Gymshark.

33. Het meest onderscheidende woordelement uit het ingeroepen merk, SHARK, komt volledig, maar op een andere plaats terug in het betwiste teken. Een verschil is dat in het betwiste teken de uitgang -YS achter dit woordelement is geplaatst. Ook het element GYM uit het ingeroepen merk komt, weliswaar op een andere plaats, terug in het betwiste teken. Een verschil is dat het betwiste teken, anders dan het ingeroepen merk, verschillende opvallende beeldelementen en ook nog de woordelementen “the leg day” en “paradise” bevat.

34. Gelet op het voorgaande zijn de tekens naar het oordeel van het Bureau in zekere mate visueel overeenstemmend.

35. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek naar het visuele aspect van het teken.10 Bij de auditieve vergelijking komt het volgens het Bureau in dit geval aan op de vergelijking tussen GYMSHARK en SHARKYS GYM. De woorden “the leg day” en “paradise” die in het betwiste teken in veel kleinere letters zijn weergegeven zullen naar het oordeel van het Bureau door het publiek niet worden uitgesproken, mede ook omdat de gemiddelde consument geneigd zal zijn het teken af te korten.

36. Ingeroepen merk 2 bestaat uit één woord van twee lettergrepen: GYM-SHARK. Het betwiste teken bestaat uit twee woorden van in totaal drie lettergrepen: SHAR-KYS GYM. Beide tekens zullen door het Benelux publiek in het Engels woorden uitgesproken. De uitspraak stemt in lengte en ritme in enige mate overeen. Hoewel de tekens niet op dezelfde wijze worden uitgesproken, komen in beide tekens de klanken GYM en SHARK terug.

37. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief in zekere mate overeenstemmen.

38. Naar het oordeel van het Bureau zal het Benelux publiek, dat een goede kennis heeft van de Engelse taal, SHARK en SHARKYS opvatten als (verwijzend naar een) ‘haai’. Beide tekens bevatten daarnaast het woordelement GYM dat het Benelux publiek zal opvatten als sport ofwel gym(nastiek).

39. De tekens stemmen daardoor begripsmatig overeen.

49. In dit geval is er sprake van een zekere visuele en auditieve overeenstemming en van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens. De betrokken diensten zijn identiek dan wel sterk overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dathet publiek kan menen dat de door ingeroepen merk 2 aangeduide diensten en de diensten van het betwiste teken, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

50. Op grond van het voorgaande komt Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat met ingeroepen merk 2.