Rechtspraak  

Conclusie AG HR 30 oktober 2015, IEF 15380; ECLI:NL:PHR:2015:2200 (Bayer Pharma tegen Sandoz)
Octrooirecht. Beschermingsomvang van Europese octrooien en equivalentie, art. 69 EOV en Protocol. Bereidingswijze van drospirenon (werkzame stof in een anticonceptiepil). Gebruik van organische verbinding TEMPO bij oxidatiestap en van een zwakke base bij waterafsplitsing. Equivalente maatregelen? Zie eerder IEF 13391 en IEF 12275. Advocaat-Generaal concludeert uitgebreid tot verwerping van het beroep. Bayer is houdster van EP0918791 en EP149840 voor werkwijzen voor de bereiding van drospirenon. De stof valt onder invloed van het zuur pTSA uiteen in DRSP en water, en is instabiel ten opzichte van dat zuur, maar ook onder invloed van andere zuren. Dat dit in de aanvragen op niet mis te verstane wijze wordt geopenbaard, maar niet in de octrooiconclusie is opgenomen, wordt er dus geen bescherming voor gezocht. De rechtszekerheid noopt tot een restrictieve uitleg van EP 840 en alleen het gebruik van pTSA wordt beschermd.

Subonderdelen richten zich tegen het oordeel dat de door Sandoz' leverancier gehanteerde werkwijze geen inbreuk maakt op EP 791 omdat het gebruik van TEMPO bij de oxidatiestap geen equivalente maatregel vormt ten opzichte van het in EP 791 genoemde gebruik van een rutheniumzout. Onderdeel 2 bestrijdt het oordeel over het uitgangspunt 'disclosed but not claimed is disclaimed', 2) het belang van art. 123 lid 2 EOV bij bepaling van de beschermingsomvang en 3) de kwestie van de afgesplitste aanvrage bij die bepaling.

3.1 Het principale cassatieberoep omvat drie onderdelen. De eerste twee zijn gericht tegen het oordeel van het hof dat er geen sprake is van inbreuk op EP 791 en EP 840. De derde houdt een veegkacht in.

Onderdeel l komt met drie subonderdelen op tegen het oordeel van het hof in rovo 4.2 tim 4.22 dat de door Sandoz' leverancier gehanteerde werkwijze geen inbreuk maakt op EP 791 omdat het gebruik van TEMPO bij de oxidatiestap geen equivalente maatregel vormt ten opzichte van het in EP 791 genoemde gebruik van een rutheniumzout. Het eoncentreert zich op 1) de maatstaf voor bescherming van equivalente varianten, 2) de peildatum van de kennis van de gemiddelde vakman bij het bepalen van de beschermingsomvang en de inbreuk en 3) de inachtneming van verscheidene gezichtspunten bij de inbreukvraag.

Onderdeel 2 bestrijdt in vijf subonderdelen 's hofs oordeel in rov. 5.2 tim 5.10 dat het gebruik van een zwakke base, te weten pyridine en water, bij de watereliminatiestap geen equivalente maatregel vormt ten opzichte van het gebruik van het zuur pTSA. Daarin wordt aangevoerd 1) het uitgangspunt disclosed but not claimed is disclaimed, 2) het belang van art. 123 lid 2 EOV bij bepaling van de beschermingsomvang en 3) de kwestie van de afgesplitste aanvrage bij die bepaling.

equivalentiemaatstaf
3.7 Dat is volgens mij wat het hof hier heeft gedaan, zonder zich vast te leggen op een specifieke test en onder hantering van de voorgeschreven Protocolaire maatstaf. In de bestreden rechtsoverwegingen zijn elementen te ontwaren van de hiervoor besproken equivalentiebenaderingen. De door het hof geformuleerde vraagstelling doet denken aan Formstein en de Catnic/Improver-test, in het bijzonder de derde Protocol-vraag. De aandacht voor het beoogde resultaat (oxidatie met selectiviteit en terugdringing van bepaalde bijproducten), de door de stoffen vervulde functie en de wijze waarop zij dat doen, doen denken aan de function-way-result test. In de overwegingen met betrekking tot de uiteenlopende moleculaire structuur van de stoffen, de verschillend verlopende oxidatiereacties en de mate waarin zij bijdragen aan het door het octrooi beoogde doel, weerklinkt de insubstantial differences toets. Je kunt het ook heel goed opvatten als een zoektocht naar de achter de bewoordingen van de conclusietekst liggende kern van de uitvinding, waarbij het Protocolaire midden wordt gepoogd te vinden om te bereiken dat sprake is van een redelijke bescherming voor Bayer, maar ook voldoende rechtszekerheid voor derden als Sandoz. Dit is allemaal het domein van de feitenrechter. Deze oordeelsvorming getuigt naar ik meen niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Het hof heeft volgens mij op een begrijpelijke en toereikend gemotiveerde wijze met equivalenten rekening gehouden binnen de hiervoor aangegeven kaders. Alle klachten van subonderdeel 1.1 stuiten hierop af. Globaler beschouwd lijken de klachten er materieel op neer te komen dat Bayer een zodanig ruime bescherming voorstaat, dat die aansluit bij de verlaten wezensleer. Dat verdient niet langer honorering in het stelsel van Protocolaire uitleg als aangegeven.

peildatum beoordeling inbreuk in equivalentiebereik
3.14 Subonderdeel 1.2 klaagt dat het hof bij het vaststellen van de beschermingsomvang van EP 791 in rovo 4.6-4.22 (en de vraag of de beschermingsomvang zich ook uitstrekt tot gebruik van TEMPO) ten onrechte uitsluitend de prioriteits- of verleningsdatum als peildatum voor de kennis van de gemiddelde vakman heeft gehanteerd. Volgens het subonderdeel is bij die beoordeling maatgevend althans mede bepalend wat de kennis van de gemiddelde vakman is ten tijde van de (voorbereidingen op) de gestelde inbreuk.

disclosed but not claimed is disclaimed
3.18 Onderdeel 2 keert zich met drie subonderdelen tegen het oordeel van het hof over de inbreuk op EP 840 in rov. 5.1 tim 5.11.

3.18 Onderdeel 2 keert zich met drie subonderdelen tegen het oordeel van het hof over de inbreuk op EP 840 in rov. 5.1 tim 5.11.

3.19 Subonderdeel 2.1.1 klaagt dat het hof in rovo 5.5 en 5.9 disclosed but not claimed is disclaimed onjuist heeft toegepast. Van "openbaring" (disclosure) kan alleen sprake zijn als die basis kan zijn voor een conclusie (in dit geval dus: van een basische waterafsplitsing). Althans, zo vervolgt subonderdeel 2.1.2, is sprake van onbegrijpelijkheid van het impliciete oordeel dat gebruik van basen als beschreven in EP 840 wel basis kan zijn voor een conclusie voor basische waterafsplitsing.

Volgens subonderdeel 2.1.3 geldt wat in onderdelen 2.1.1 en 2.1.2 is betoogd mutatis mutandis ook voor rovo 5.5 (slot) dat nu in de beschrijving in het algemeen zure waterafsplitsing wordt geopenbaard, maar alleen een specifiek zuur wordt geclaimd, de gemiddelde vakman het octrooi zo zal verstaan dat de aanvrager zich bewust tot dat specifieke zuur heeft willen beperken.

Daarbij verwijt subonderdeel 2.1.4 het hof over het hoofd te hebben gezien dat "de kern van de uitvinding van EP 840" watereliminatie als zelfstandige stap is met 5ß-OH-DRSP als uitgangsstof, zonder dat technische betekenis toekomt aan de specifieke stof waarmee die watereliminatie plaatsvindt en de aard van het octrooi met een "centraal geformuleerde conclusie" (die makkelijker te omzeilen zou zijn) en had het hof op deze gezichtspunten moeten reflecteren. Althans is volgens de klacht onbegrijpelijk dat de gemiddelde vakman zal aannemen dat alleen bescherming voor pTSA is gezocht, omdat basen en/of zuren in de beschrijving, maar niet in de conclusie voorkomen.

3.20 De rechtsklacht van subonderdeel 2.1.1 gaat uit van een te beperkte opvatting over het disclosure-Ieerstuk (over de toepassing als zodanig van dit leerstuk klaagt het middel niet). Daarvoor is niet vereist een basis in de zin van art. 123(2) EOV, zoals het subonderdeel aandraagt. Ook uit AGA/Occlutech en haar Duitse evenkniel'", waar het subonderdeel naar verwijst, volgt dit niet'?'. Wat volstaat is, dat de vakman voldoende concreet geleerd wordt dat er andere waterafsplitsingsmethoden zijn, die vervolgens niet worden geclaimd. Dat het hof dit voldoende concreet vindt en de gemiddelde vakman het octrooi zo zal begrijpen, dat Bayer haar claim bewust heeft willen beperken tot pTSA, is feitelijk en op zich niet onbegrijpelijk, want volgens mij deugdelijk gemotiveerd (daarop stranden subonderdelen 2.1.2 (dat overigens voortbouwt op de onjuiste, want te beperkte visie op het disclosureleerstuk dat zoëven werd verworpen) en het voortbouwende 2.1.3; deze klachten verliezen uit het oog dat Bayer zelf een afgesplitste aanvrage heeft of had lopen voor basische waterafsplitsing, wat het hof in rovo 5.8 fijntjes memoreert ter nadere bevestiging van zijn gegeven uitleg). Waar de kernklachten uit 2.1.1 en 2.1.4 eigenlijk op neerkomen, is dat het kenmerk pTSA wordt weggeïnterpreteerd, althans tot een verruiming leidt van "elk middel geschikt voor waterafsplitsing in een tweestapsproces". Dat lijkt mij niet kunnen, dat is te ruim en levert geen redelijke (want te ruime) bescherming op van de octrooihouder en schendt aan de andere kant de rechtszekerheid van derden, die niet bedacht hoefden te zijn bij deze conclusie op een beschermingsomvang van om het even welke waterafsplitsingswijze binnen dat tweestapsproces. Het lijkt een beetje op een toevlucht van Bayer tot de oude leer van het wezen uit PhilipslTasseron en we hebben gezien dat dat op deze manier niet meer thuishoort in het moderne Europese octrooirecht'P'. Het hof maakt in deze kwestie een volgens mij een passabele Protocolaire afweging ten detrimente van Bayer. De zaak hangt wat dit betreft op het feitelijke oordeel van het hof dat "op niet mis te verstane wijze wordt geopenbaard". Voor het verwijt in klacht 2.1.4 dat het hof de overwegingen van de rechtbank in de bodernzaak niet in aanmerking heeft genomen, biedt het arrest geen grondslag. Het hof heeft deze gezichtspunten impliciet meegewogen. Het hof was niet gehouden om een en ander te expliciteren. Aan de feitenrechter wordt in dit verband een grote mate van vrijheid gelaten. Ik verwijs naar de op overeenkomstige gronden betoogde verwerping van subonderdeel 1.3. Ook hier tracht Bayer het pTSA kenmerk in wezen weg te interpreteren of te veralgemeniseren tot welke waterafsplitsing in een zweistufiges Verfahren dan ook en dat gaat als gezegd niet. Hierop strandt ook de veegklacht 2.1.5, waarmee subonderdeel 2.1 tevergeefs is voorgesteld.

3.25 Deze goede Nederlandse estoppel-regel (vaste rechtspraak, vgl. nadien nog AGA/Occlutech en Abbot/Medinol) komt erop neer dat een derde (zoals Sandoz) die wegens octrooi-inbreuk wordt aangesproken zich voor een bepaalde uitleg van het octrooi altijd op het openbare deel van het verleningsdossier mag beroepen. Het voorkomt dat men alsnog via equivalentie kan claimen wat in de verleningsfase op geldigheidsbezwaren is afgeketst; antiangorakat. Duitsland wil er niet aan, zo hebben we gezien en Engeland eigenlijk ook niet, maar daar begint het beeld te wankelen sinds Actavis v Lilly, ook al lijkt dat voorlopig in hoger beroep weer te zijn teruggedraaid.

Rechtbank Den Haag 28 oktober 2015, IEF 15371; ECLI:NL:RBDHA:2015:12320 (ZTE Netherlands tegen Vringo Infrastructure)
Uitspraak ingezonden door Ruprecht Hermans, Richard Ebbink, Gaëlle Béquet en Jan Pot, Brinkhof. Octrooirecht. ZTE ontwerpt, vervaardigt en distribueert telecommunicatieproducten. De zaak betreft de geldigheid van Vringo's octrooi EP1186119 "method for transmitting a sequence of symbols", dat volgens Vringo standaard essentieel is voor de UMTS standaard. De rechtbank komt tot het oordeel dat het octrooi niet inventief is. Twee documenten vormen samen de closest prior art. De omstandigheid dat Vringo wijst dat er publicaties van voor de prioriteitsdatum zijn, doet daaraan onvoldoende af omdat in die publicaties de a-coëfficiënt niet wordt genoemd. Het volgens Vringo onderkende probleem in het document kan de rechtbank niet plaatsen want ook dit was al een gegeven in de concept standaard. De uitvinding ligt niet in het onderkennen van het probleem, dit blijkt uit een mailwisseling in de standaardiseringsgroep. Het ligt niet in de rede dat de werkgroep voorstellen zal doen om de standaard aan te passen, indien dit door hen niet als een serieus probleem zou zijn gezien. Er is dus geen sprake van een probleemuitvinding. Er was sprake van twee voor de hand liggende oplossingen en de keuze voor één van die twee was niet inventief. Te minder omdat niet is betoogd dat de ene oplossing voordelen biedt boven de andere.   

4.11. Omdat een partieel verzendingspatroon een voorwaarde is ('wanneer') in conclusie1, passeert de rechtbank het verweer van Vringo dat er geen grond is om TSGRl#5(99)677 (waarin dat partieel verzendingspatroon wordt geopenbaard) te combineren met TS 25.211 V22.1.0. In \ TSGR1#5(99)677 is het voornemen geuit om TS 25.211 V2.1.0 te wijzigen door toepassing van een partieel verzendingspatroon in de (concept) UMTS standaard. Er werd immers aangegeven dat van 16 naar 15 slots per frame moest worden gegaan, terwijl het verzendpatroon in de concept standaard (zie figuur 17 hiervoor) 1,2 was. De vakman zou die documenten op de prioriteitsdatum derhalve in samenhang lezen en uitgaan van een partieel verzendingspatroon bij toepassing van TSTD. Juist voor die situatie beoogt het octrooi een oplossing te bieden.

4.12. Vringo heeft in dit kader aangevoerd dat in wezen sprake is van een probleemuitvinding. Dat heeft zij evenwel in deze procedure onvoldoende duidelijk weten te maken. Zij wijst daarbij op een reeks van problemen en omstandigheden, waarvan echter een aanzienlijk aantal eerst op het pleidooi uit de doeken is gedaan terwijl evenzovele argumenten slechts daarvoor in een nogal lastig te volgen verklaring van dhr. Moulsley8 (te) kort zijn aangestipt. In het octrooi en de conclusie van antwoord zijn deze 'puzzelstukjes' (zoals Vringo ze bij pleidooi noemde) niet beschreven als gezamenlijke veroorzakers van een probleem. Bovendien overtuigen deze argumenten - voor zover begrijpelijk - niet. (...)

4.17. Voor de oplossing van het hiervoor genoemde probleem heeft ZTE terecht gewezen op het bestaan van in wezen twee mogelijkheden (hieronder afgebeeld), die voor de vakman beide voor de hand liggend zijn (...).

4.18. In de eerste oplossing begint frame 2 eveneens bij antenne 1, ondanks dat frame 1 eindigt bij antenne 1. Dit is de oplossing van het octrooi. In de tweede oplossing wordt de antenna hopping (het alternerend verzendpatroon) doorgezet met de melding dat elk oneven frame begint bij antenne 1 en elk even frame bij antenne 2. Dit is de oplossing die aanvankelijk in de werkgroep werd voorgesteld. Beide oplossingen liggen voor de vakman voor de hand, zo heeft ZTE afdoende toegelicht. De keuze voor één van deze voor de hand liggende oplossingen is niet inventief.

4.19. De door partijen ingeschakelde deskundigen hebben gediscussieerd over de vraag of de door de Technische Kamer van Beroep geopperde andere oplossingen voor het probleem11 reëel zijn. Zoals ter zitting reeds benoemd, is opvallend dat er door de deskundige van Vringo niets wordt gezegd over de suggestie van de TKB om een adaptief filter te gebruiken (r.o. 3.11.1 van T0573/06, weergegeven in r.o. 2.6 hiervoor) als hij in paragraaf 27 van zijn verklaring die suggesties bespreekt. Een zinvolle oplossing lijkt dit dan ook niet. Voor wat betreft de andere suggesties (om het patroon aan te passen zodanig dat er geen partieel patroon ontstaat of het niet verzenden van symbolen in het laatste tijdslot) heeft ZTE onder verwijzing naar haar deskundigen voldoende overtuigend aangevoerd dat deze minder voor de hand liggen en verlies van efficiëntie opleveren. Anders gezegd, de rechtbank is er voldoende van overtuigd geraakt dat voornoemde twee oplossingen de "natuurlijke" en (eerst) voor de hand liggende oplossingen zijn om het probleem van het octrooi te redresseren. Een keuze tussen die twee is niet inventief, te minder omdat niet is betoogd dat de ene oplossing voordelen biedt boven de andere. Beide hebben ook logische nadelen: als de oneven frames met de ene antenne
beginnen en de even met de andere, moet de UE gesignaleerd worden of het een oneven of even frame betreft; bij de oplossing van het octrooi is er verlies van transmissie diversiteit efficiency, vooral als het signaal van bijvoorbeeld antenne één verloren gaat. Als er twee oplossingen zijn die even voor de hand liggend zijn, is - anders dan Vringo heeft betoogd - een pointer naar de één of de ander niet nodig.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Op andere blogs:
PatLit

HvJ EU 6 oktober 2015; IEF 15311; C-471/14; ECLI:EU:C:2015:659 (Seattle Genetics )
ABC voor medische producten. Het hof verklaart voor recht:
1)      Artikel 13, lid 1, van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen moet aldus worden uitgelegd dat het begrip „datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de [Europese Unie]” wordt bepaald door het Unierecht.
2)      Artikel 13, lid 1, van verordening nr. 469/2009 moet aldus worden uitgelegd dat de „datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de [Unie]” in de zin van die bepaling de datum is waarop van het besluit tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen, ter kennis is gebracht aan de adressaat ervan.

Gestelde vragen:
1)      Wordt de datum van de eerste [VHB] in de [Unie] als bedoeld in artikel 13, lid 1, van verordening nr. 469/2009 door het [Unie]recht bepaald of verwijst deze bepaling naar de datum waarop de vergunning volgens het recht van de betrokken lidstaat van kracht wordt?

2)      Indien het Hof van Justitie van de Europese Unie voor recht verklaart dat de in de eerste vraag bedoelde datum door het [Unie]recht wordt bepaald, welke datum moet dan in aanmerking worden genomen: die waarop de vergunning is afgegeven of die waarop de kennisgeving heeft plaatsgevonden?

Conclusie AG HvJ EU 10 september 2015, IEF 15242; zaak C-471/14; ECLI:EU:C:2015:590 (Seattle Genetics)
ABC voor medische producten. Conclusie (vrij vertaald uit het Duits): Het begrip tijdstip van eerste autorisatie voor het in het verkeer brengen in de Gemeenschap uit artikel 13 par 1 Vo over ABC voor medische producten is een autonoom unierechtelijk begrip. Het tijdstip uit artikel 13 par 1 Vo is het tijdstip van de mededeling van de goedkeuringsbeschikking die datum aan de geadresseerden.

Conclusie (Duits):

1.       Der Begriff „Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft“ in Art. 13 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel ist ein autonomer Begriff des Unionsrechts.

2.       Art. 13 Abs. 1 der Verordnung Nr. 469/2009 ist dahin auszulegen, dass der „Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft“ derjenige der Mitteilung des Genehmigungsbeschlusses an seinen Adressaten ist.

Gestelde prejudiële vragen [IEF 14402]:

1. Wordt de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap als bedoeld in artikel 13, lid 1, van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, door het gemeenschapsrecht bepaald of verwijst deze regeling naar de datum waarop de vergunning volgens het recht van de respectieve lidstaat van kracht wordt?

 

2. Indien het Hof van Justitie van de Europese Unie bevestigt dat de in de eerste vraag bedoelde datum door het gemeenschapsrecht wordt bepaald, welke datum moet dan in aanmerking worden genomen: die waarop de vergunning is afgegeven of die waarop de kennisgeving heeft plaatsgevonden?

 

Advies Octrooicentrum NL 10 juli 2015, IEF 15228 (Wilk van der Sande tegen Plantlab inzake octrooi NL2002091)
Octrooirecht. Plantlab is rechthebbende van NL2002091 voor een "Systeem en werkwijze voor het telen van een gewas in een althans ten dele geconditioneerde omgeving". Wilk van der Sande verzoekt om een advies ex 84 Row 1995 en betwist de geldigheid van het octrooi en het hulpverzoek wegens gebrek aan nawerkbaarheid en ontbreken van nieuwheid en inventiviteit. Er zijn geen nawerkbaarheidsbezwaren ten aanzien van het octrooi en het hulpverzoek. Bij een letterlijke benadering van vereiste temperatuurverschil tussen omgeving en blad zijn bepaalde conclusies niet nieuw en bij doelgerichte benadering zijn bepaalde conclusies niet nieuw en andere niet inventief.

5.2 Nieuwheid en inventiviteit
)(...)Het verschil tussen de benaderingen komt voort uit een verschillende uitleg van de grootte van het in de conclusies vereiste
temperatuurverschil tussen blad en omgeving:
· De eerste uitleg is een letterlijke benadering en gaat ervan uit dat, nu de conclusies en de beschrijving geen uitsluitsel geven over de vereiste grootte van het temperatuurverschil, ieder temperatuurverschil tussen blad en omgeving, hoe klein ook, voldoet.
· De tweede uitleg is een doelgerichte benadering en gaat uit van de aanname dat de vakman die het octrooi leest, begrijpt dat het temperatuurverschil een significant verschil moet zijn om het beoogde effect op het telen van een gewas te bereiken.(...)

5.2.1.2. Inventiviteit van het octrooi
Vooruitlopend op de beoordeling van de inventiviteit van het octrooi op basis van de doelgerichte benadering waarin een significant temperatuurverschil tussen blad en omgeving wordt vereist, waaruit zal blijken dat de conclusies 1 t/m 7 en 9 t/m 10 niet inventief zijn, wordt de beoordeling van de inventiviteit van het octrooi op basis van de letterlijke benadering waarin ieder temperatuurverschil voldoet hier weggelaten.

6. Het advies van Octrooicentrum Nederland
Het advies van Octrooicentrum Nederland luidt op grond van vorenstaande:
- dat de aangevoerde nawerkbaarheidsbezwaren ten aanzien van het octrooi en het hulpverzoek geen doel treffen;
- dat bij een letterlijke benadering van het in de conclusies vereiste temperatuurverschil tussen omgeving en blad:
   · de conclusies 1, 4, 6, 8, 11 en 12 van het octrooi niet nieuw zijn;
   · de conclusies 1 en 4 van het hulpverzoek niet nieuw zijn;
- dat bij een doelgerichte benadering van het in de conclusies vereiste temperatuurverschil tussen omgeving en blad:
   · de conclusie 8, 11 en 12 van het octrooi niet nieuw zijn;
   · de conclusies 1-7, 9 en 10 van het octrooi niet inventief zijn;
   · de conclusies 1-8 van het hulpverzoek niet inventief zijn;
- dat de aangevoerde bezwaren ten aanzien van toegevoegde materie in het hulpverzoek geen doel treffen.

Rechtbank Den Haag 26 augustus 2015, IEF 15199 (Hymmen Industrieanlagen tegen Teijin Aramid)
Uitspraak ingezonden door Rien Broekstra, Ruprecht Hermans en Richard Ebbink, Brinkhof. Octrooirecht. Hymmen eist het Nederlandse deel van Teijin's octrooi EP2307180B1 op en de corresponderende buitenlandse delen en internationale aanvragen. De rechtbank wijst de vorderingen van Hymmen af, omdat niet is gebleken van ontlening door Teijin. Artikel 60 EOV geeft Hymmen ook geen aanspraak op de andere conclusies van het Nederlandse deel van EP 180. Aangezien de vorderingen ten aanzien van het Nederlandse deel van EP 180 zullen worden afgewezen, zal de rechtbank de vorderingen ook afwijzen voor zover die zien op de niet-Nederlandse delen van EP 180 en de internationale aanvragen.

4. De beoordeling.
4.21. De slotsom van het voorgaande is dat artikel 60 EOV Hymmen ook geen aanspraak geeft op de andere conclusies van het Nederlandse deel van EP 180.
4.23. De kenmerken in de hiervoor besproken onderconclusies van het octrooi zijn volgens Hymmen zelf algemeen bekend, bekend uit het Hymmen-boek, gebaseerd op 'good engineering practice'of arbitrair. Daarom kan daarvan niet gezegd worden dat de onderliggende informatie van die conclusies of de aan die conclusies ten grondslag liggende documenten vertrouwelijk zijn of gedurende de samenwerking tussen partijen bekend en beschikbaar zijn gemaakt door een van de partijen, zoals (punt 4. van) de samenwerkingsovereenkomst voor het voorbehouden zijn van het aanvragen van octrooi aan een van de partijen vereist.
4.24. Nu de vorderingen ten aanzien van het Nederlandse deel van EP180 zullen worden afgewezen, zal de rechtbank ook de vorderingen afwijzen voor zover die zien op de niet-Nederlandse delen van EP180 en de internationale aanvragen. 

Vzr. Rechtbank Den Haag 14 augustus 2015, IEF 15181; ECLI:NL:RBDHA:2015:9655 (Coloplast tegen Medical4You)
Uitspraak mede ingezonden door Paul Reeskamp en Marijn van der Wal, Klos Morel Vos & Reeskamp. Europees octrooirecht. Katheters. Coloplast vordert inbreukverbod op EP1145729 voor een Gebruiksklaar urinekathetersamenstel. Er is een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat de gewijzigde conclusie in een bodemprocedure of in het (inmiddels ingestelde) beroep tegen de beslissing van de Oppositie Afdeling wordt vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit. Dat twee opeenvolgende stappen nodig zijn om tot de geclaimde uitvinding te komen, staat in casu aan het verwerpen van uitvinderswerkzaamheid niet in de weg. De vorderingen worden afgewezen.

4.14. Naar voorlopig oordeel bestaat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat conclusie 1 van EP 729 zoals gewijzigd in stand gehouden, in een bodemprocedure of in het (inmiddels ingestelde) beroep tegen de beslissing van de Oppositie Afdeling wordt vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit. De voorzieningenrechter wijkt hiermee af van het recente oordeel van de Oppositie Afdeling (vgl. 2.4.), waarop hierna wordt ingegaan.

4.28. Dat er twee opeenvolgende stappen nodig zijn om tot de geclaimde uitvinding te komen, staat aan het verwerpen van uitvinderswerkzaamheid niet in de weg. Het is vaste rechtspraak van de Technische kamers van Beroep van het EOB dat het nemen van opeenvolgende niet-inventieve stappen, zoals in casu, evenmin inventiviteit oplevert.6 Bovendien volgt als gezegd na de ene stap (het nat verpakken van de katheter) zonder meer dat maatregelen worden getroffen aan de verpakking om uitdroging te voorkomen (tweede stap).

4.30. Ten slotte heeft Coloplast nog betoogd dat er op de relevante prioriteitsdatum de nodige vooroordelen bestonden ten aanzien van het gedurende langere tijd aan een vloeistof blootstellen van (de coating van) een hydrofiele urinekatheter (vgl. paragraaf 5.47 van haar pleitnota). Hier wijst Medical4You er echter terecht op dat Coloplast dan in het mes valt van de nawerkbaarheidsbezwaren die Medical4You tegen de geldigheid van EP 729 heeft aangedragen, waaronder de stelling dat het octrooi niets leert over het voorzien in een hydrofiele coating die zijn eigenschappen behoudt ook na langdurige blootstelling aan vocht en evenmin over hoe nat verpakte katheters gesteriliseerd moeten worden. Volgens Medical4You zijn die problemen pas opgelost in het zogenaamde ‘sterilisatie’- octrooi (vgl. 2.13.). Met Coloplast wordt aangenomen dat de vakman geen enkele moeite zal hebben met het verkrijgen van een kathetersamenstel volgens gewijzigde conclusie 1 van EP 729 reeds omdat een specifieke coatingstabiliteit niet door die conclusie wordt vereist evenmin als de wijze van sterilisatie. De keerzijde van diezelfde medaille is dan wel dat het octrooi eventuele problemen dienaangaande niet oplost en bijgevolg deze ook geen gewicht in de schaal kunnen leggen voor de contribution to the art van EP 729 en niet bijdragen aan de beweerde inventiviteit van het octrooi.

4.31. De slotsom is dat conclusie 1 van EP 729 zoals gewijzigd in stand gehouden naar voorlopig oordeel nietig is omdat een inventieve stap ontbreekt.

4.29. Coloplast heeft nog aangevoerd dat er verschillende mogelijkheden zijn om de katheter nat te verpakken, zoals het meeleveren van de vloeistof in een afzonderlijk zakje in de verpakking, zodat het niet volgens haar niet voor de hand ligt om een hydrofiele katheter op de in EP 729 geclaimde wijze ‘nat’ te verpakken. Dit verweer wordt voorshands verworpen. Terecht heeft Medical4You erop gewezen dat andere uitvoeringsvarianten alle als een oplossing van het gestelde probleem moeten worden beschouwd. Een willekeurige keuze uit alternatieven verleent geen inventiviteit.

Rechtbank Den Haag 15 juli 2015, IEF 15136; ECLI:NL:RBDHA:2015:8311 (Inno Nautic tegen Cuckoo)
Schadestaatprocedure. Begroting schade ten gevolge van niet-nakoming verplichting tot op naam van eiser stellen octrooi. Schadepost (a) - de schade bestaande uit gederfde positieve contractwaarde van de licentieovereenkomst - wordt toegewezen. De concept licentie-overeenkomst tussen Inno Nautic en Vetus omschreven de royalties in drie tranches een bedrag van €150.000. De overige schadeposten - kosten herstelprocedures, verlies van de mogelijkheid tot verkrijgen van octrooibescherming in andere landen, schade als gevolg van het faillissement van Inno Nautic en kosten voor de schadebegroting - worden afgewezen.

2.9. Inno Nautic en Vetus hebben vervolgens op 15 maart 2007 een overeenkomst gesloten (met als opschrift "Intentieverklaring", hierna ook LoI genoemd). Onder 1. daarvan wordt gerefereerd aan NL 030 van Inno Nautic en onder 2. en 3. wordt aangegeven dat Vetus voornemens is wereldwijd exclusief licentieneemster te worden voor de nautische markt voor een initiële looptijd van 10 jaar. Volgens 4. diende Vetus de kosten te dragen van fabricage van een aantal certificeerbare prototypes, alsmede opvolgende certificering van de pop-up tank door ECB. In 5. wordt overeengekomen dat Vetus € 60.000,- betaalt à fonds perdu als bijdrage in al gedane ontwikkelingskosten, vóór ondertekening van de overeenkomst te voldoen, hetgeen ook is nagekomen (op 28 februari 2007 (…)). Daarnaast komen partijen in 5. en 7. overeen dat Vetus na verkrijging van CE-certificering op basis van ISO-normering voor de betreffende tank en overdracht van het technische dossier en tevens een productierichtprijs van € 150,- per tank van 150 liter in de offerte voor productie vastgelegd zou zijn, aan haar als voorschot op te betalen licentievergoedingen gehouden is nog eens een forfaitair bedrag van € 150.000,- te voldoen. Vervolgens is nader overeengekomen (…) dat Vetus de helft van dat bedrag in twee gedeelten van € 37.500,- zou voldoen na respectievelijke CE-certificering en overdracht van het technische dossier.

4.15. Met het voorgaande behoeven de overige weren van Cuckoo op dit punt geen beoordeling meer. De rechtbank begroot de schade bestaande uit gederfde positieve contractwaarde van de licentieovereenkomst gelet op het voorgaande op € 150.000,-.

4.28. Het voorgaande leidt ertoe dat Cuckoo zal worden veroordeeld tot betaling aan INH van (€ 150.000,- minus € 37.299,- is) € 112.701,- aan schadevergoeding, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 16 mei 2007.

HvJ EU 16 juli 2105, IEF 15127; C-170/13; ECLI:EU:C:2015:477 (Huawei tegen ZTE) - persbericht
Octrooirecht. Onderneming houdster van een standaard-essentieel octrooi, die zich jegens een standaardisatieorganisatie de verbintenis is aangegaan aan derden licenties te verlenen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden, genoemd ‚FRAND’(‚fair, reasonable and non-discriminatory’)-voorwaarden – Misbruik van machtspositie – Beroepen wegens inbreuk – Vordering tot staken – Vordering tot terugroeping van producten – Vordering tot verstrekking van boekhoudkundige gegevens uit het verleden (toegestaan) – Vordering tot schadevergoeding – Verplichtingen van de houder van het standaard-essentieel octrooi. Het hof verklaart voor recht:

1)      Artikel 102 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een octrooi dat essentieel is voor een door een standaardisatieorganisatie opgestelde standaard, die jegens deze standaardisatieorganisatie de onherroepelijke verbintenis is aangegaan om aan derden een licentie te verlenen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden, genoemd „FRAND”(„fair, reasonable and non-discriminatory”)-voorwaarden, geen misbruik van zijn machtspositie in de zin van dat artikel maakt door een beroep wegens inbreuk in te stellen strekkende tot staking van de inbreuk op zijn octrooi of tot terugroeping van de producten voor de vervaardiging waarvan gebruik is gemaakt van dit octrooi, wanneer:

–        hij vóór de instelling van dat beroep, enerzijds, de vermeende inbreukmaker in kennis heeft gesteld van de inbreuk die hem wordt verweten, met vermelding van dat octrooi en met precisering van de wijze waarop daarop inbreuk is gemaakt, en anderzijds, nadat de vermeende inbreukmaker te kennen heeft gegeven dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder FRAND-voorwaarden, deze inbreukmaker een concreet en schriftelijk aanbod van een licentie onder dergelijke voorwaarden heeft gedaan en daarbij met de name de royalty en de wijze van berekening daarvan nader heeft aangegeven, en
–        die inbreukmaker het betrokken octrooi blijft gebruiken en niet met bekwame spoed overeenkomstig de handelsgebruiken en te goeder trouw gevolg geeft aan dit aanbod, hetgeen dient te worden uitgemaakt aan de hand van objectieve elementen en inhoudt dat er geen sprake is van vertragingstactiek.

2)      Artikel 102 VWEU aldus moeten worden uitgelegd dat het, in omstandigheden als aan de orde in het hoofdgeding, een onderneming met een machtspositie die houdster is van een octrooi dat essentieel is voor een door een standaardisatieorganisatie opgestelde standaard, waarvoor zij jegens deze standaardisatieorganisatie de verbintenis is aangegaan licenties te verlenen onder FRAND-voorwaarden, niet verboden is tegen degene die inbreuk zou hebben gemaakt op haar octrooi, een beroep wegens inbreuk in te stellen strekkende tot het verstrekken van boekhoudkundige gegevens over de in het verleden verrichte handelingen van exploitatie van dit octrooi of tot schadevergoeding voor deze handelingen.

Gestelde vragen [IEF 12519]:

1)      Maakt de houder van een [SEO] die aan een standaardisatieorganisatie heeft verklaard bereid te zijn aan derden een licentie te verlenen onder [FRAND-voorwaarden], misbruik van zijn machtspositie wanneer hij tegen een inbreukmaker een voordering tot staken instelt, hoewel die inbreukmaker zich bereid heeft verklaard te onderhandelen over een dergelijke licentie,
of
is er pas sprake van misbruik van machtspositie wanneer de inbreukmaker de octrooihouder een aanvaardbaar onvoorwaardelijk voorstel voor het sluiten van een licentieovereenkomst heeft gedaan dat de octrooihouder niet kan afwijzen zonder de inbreukmaker op onbillijke wijze te belemmeren of zonder het non-discriminatiebeginsel te schenden, en de inbreukmaker, vooruitlopend op de te verlenen licentie, voor reeds gemaakt gebruik de krachtens die overeenkomst op hem rustende verplichtingen nakomt?

2)      Voor het geval dat misbruik van machtspositie reeds als gevolg van de bereidheid van de inbreukmaker tot onderhandelen dient te worden aangenomen:
Stelt artikel 102 VWEU bijzondere kwalitatieve en/of temporele eisen aan de bereidheid tot onderhandelen? Kan een dergelijke bereidheid al worden aangenomen wanneer de inbreukmaker louter in algemene bewoordingen (mondeling) heeft verklaard bereid te zijn te onderhandelen, of moet de inbreukmaker al aan het onderhandelen zijn en bijvoorbeeld al de concrete voorwaarden hebben vermeld waaronder hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten?

3)      Indien er slechts sprake is van misbruik van machtspositie wanneer een aanvaardbaar en onvoorwaardelijk voorstel voor het sluiten van een licentieovereenkomst is overgelegd:
Stelt artikel 102 VWEU bijzondere kwalitatieve en/of temporele eisen aan dit voorstel? Moet het voorstel alle bepalingen bevatten die gewoonlijk in licentieovereenkomsten op het betrokken technische gebied worden opgenomen? In het bijzonder, kan het voorstel afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat het betrokken octrooi daadwerkelijk wordt gebruikt en/of geldig blijkt te zijn?

4)      Indien er slechts sprake is van misbruik van machtspositie wanneer de inbreukmaker de verplichtingen nakomt die voor hem voortvloeien uit de te verlenen licentie:
Stelt artikel 102 VWEU bijzondere eisen met betrekking tot de handelingen die de inbreukmaker verricht ter nakoming van die verplichtingen? Is de inbreukmaker gehouden, een overzicht van de reeds verrichte exploitatiehandelingen te verstrekken en/of royalty’s te betalen? Kan een verplichting tot betaling van royalty’s in voorkomend geval ook worden nagekomen door middel van het stellen van een zekerheid?

5)      Gelden de voorwaarden waaronder misbruik van machtspositie door de houder van een [SEO] dient te worden aangenomen, ook voor het instellen van andere vorderingen wegens inbreuk (verstrekking van boekhoudkundige gegevens, terugroeping van de producten, schadevergoeding)?

Op andere blogs:
Dirkzwager

Rechtbank Den Haag 15 juli 2015, IEF 15120; ECLI:NL:RBDHA:2015:8197 (Resolution tegen Shionogi c.s.)
Octrooirecht. ABC. Afstandsleer. Shionogi is farmaceutische onderneming en houdster van ABC 300125 voor 'Rosuvastatinum, desgewenst in de vorm van een niet-toxisch farmaceutisch aanvaardbaar zout, in het bijzonder het calciumzout', voorheen houdster van EP471 'Pyrimidinederivaten als HMG-CoA-reductase-inhibitoren’. Resolution vordert met succes de partiële nietigheid van het octrooi en ABC vanwege toegevoegde materie; voor zover de bescherming ervan zich uitstrekt over andere producten dan in EP 471 genoemde niet-toxische farmaceutisch aanvaardbare zouten van rosuvastatine.

3.2. Aan haar vorderingen legt Resolution ten grondslag - kort gezegd - dat de conclusies 1 en 2 van het Nederlandse deel van EP 471, alsmede de daarvan afhankelijke conclusies, op grond van artikel 75 lid 1 sub c Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW) niet verleend hadden mogen worden voor zover deze meer omvatten dan rosuvastatine calcium en/of rosuvastatine natrium vanwege toegevoegde materie, zodat het ABC op grond van artikel 15 lid 1 sub c Verordening EG nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (hierna: beschermingscertificaatVo) partieel nietig is nu na verval van het basisoctrooi nietigheidsgronden bestaan die een beperking gerechtvaardigd zouden hebben. Voorts legt Resolution aan haar vorderingen ten grondslag dat zij met de voorgenomen verhandeling van rosuvastatine zink in Nederland - ook indien het ABC (geheel) geldig wordt geacht - geen inbreuk zal maken op het ABC.

4.19 (...) De vakman mag aannemen dat de keuze voor de in paragraaf [0007] geopenbaarde zouten een bewuste keuze is geweest van de octrooihouder, bijvoorbeeld vanwege de uitkomsten van een zoutenonderzoek, en dat de octrooihouder in zoverre dus afstand heeft gedaan van andere zouten die mogelijk zouden kunnen worden toegepast. Andere zouten zal hij om deze reden dan ook niet aanmerken als (geschikte) equivalenten die onder de beschermingsomvang van de geclaimde uitvinding vallen, ook al ziet hij in dat het rosuvastatine-anion uiteindelijk verantwoordelijk is voor het blokkeren van de HMG-CoA reductase.

slotsom
4.34. Uit het vorenstaande volgt dat rosuvastatine-zinkzout niet onder conclusie 1 van EP 471 en de daarvan afhankelijke conclusies kan worden geacht te hebben gevallen. Ingevolge artikel 4 BeschermingscertificaatVo geldt dit derhalve ook voor het op grond van het basisoctrooi verleende ABC. Van (dreigende) inbreuk op het ABC is dan ook geen sprake.

De rechtbank
5.1. verklaart nietig het beschermingscertificaat met nummer 300125 voor zover de bescherming ervan zich uitstrekt over andere producten dan de in paragraaf [0007] van EP 471 genoemde niet-toxische farmaceutisch aanvaardbare zouten van rosuvastatine, te weten die waarin het kation bestaat uit een alkalimetaalion, een aardalkalimetaalion of een ammoniumion;

5.2. verklaart voor recht dat Resolution (en/of haar klanten) geen inbreuk maakt/maken op de rechten van Shionogi onder beschermingscertificaat met nummer 300125 door rosuvastatine zink in Nederland te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of (verder) te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben;

Op andere blogs:
Kluwer Patent Blog